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Última revisión
21/04/2022
Sentencia CIVIL Nº 278/2022, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 65/2019 de 31 de Marzo de 2022
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Tiempo de lectura: 79 min
Orden: Civil
Fecha: 31 de Marzo de 2022
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SANCHO GARGALLO, IGNACIO
Nº de sentencia: 278/2022
Núm. Cendoj: 28079110012022100249
Núm. Ecli: ES:TS:2022:1244
Núm. Roj: STS 1244:2022
Encabezamiento
Fecha de sentencia: 31/03/2022
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 65/2019
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 23/03/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: RSJ
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 65/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Excmos. Sres.
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 31 de marzo de 2022.
Esta Sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona. Es parte recurrente las entidades Atotech Deutschland GmbH, Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A., representadas por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección letrada de Cristina Duch Fonoll e Itziar Osinaga Lozano; y las entidades Coventya S.A.S. y Coventya Technologies S.L., representadas por la procuradora Rosa Sorribes Calle y bajo la dirección letrada de David Pillisé Urquiza y Juan Carlos Quero Navarro.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Antecedentes
'1.- Las compañías demandadas Atotech Deutschland GmbH y Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A. han violado los derechos de explotación en exclusiva que corresponden a las actoras Coventya S.A.S. y Coventya Technologies S.L. sobre la patente europea EP 1702090, validada y publicada en España con la referencia ES 2290783.
'2.- Las compañías demandadas Atotech Deutschland GmbH y Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A. deben cesar en toda introducción, fabricación o explotación en España de la tecnología protegida por la patente europea EP 1702090.
'3.- Las compañías demandadas Atotech Deutschland GmbH y Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A. deben destruir todas las instalaciones en su poder que reproduzcan la tecnología protegida por la patente europea EP 1702090, incluyendo los medios o productos específicamente destinados a su explotación
'4.- Las compañías demandadas Atotech Deutschland GmbH y Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A. deben indemnizar solidariamente a la actora Coventya S.A.S. por los gastos de investigación incurridos para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial, en cuantía de 23.312 euros.
'5.- La compañía demandada Atotech Deutschland GMBH debe indemnizar a la compañía actora Coventya S.A.S. por su enriquecimiento injusto derivado de la explotación no consentida de la tecnología protegida por la patente europea EP 1702090, cuya cuantificación deberá realizarse de conformidad con las bases de cálculo concretadas en las páginas 30 a 34 del presente escrito.
'6.- La compañía demandada Atotech España S.A.U. debe indemnizar a la actora Coventya Technologies S.L. por la ganancia dejada de obtener, o lucro cesante, sufrido por la misma como consecuencia de la explotación no consentida de la tecnología protegida por la patente europea EP 1702090, cuya cuantificación debe realizarse de conformidad con las bases de cálculo concretadas en las páginas 32 a 34 del escrito.
'7.- La compañía demandada Ingalcinc S.A. debe indemnizar a las compañías actoras Coventya S.A.S. y Coventya Technologies S.L. por el enriquecimiento injusto derivado de la explotación no consentida de la tecnología protegida por la patente europea EP 1702090, cuya cuantificación deberá realizarse de conformidad con las bases de cálculo concretadas en las páginas 33 y 34 del escrito.
'8.- Las compañías demandadas Atotech Deutschland GmbH y Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A. deben comunicar fehacientemente a sus clientes la sentencia remitiendo copia de la misma. Adicionalmente, tanto en el Boletín informativo 'Newsletter', como el apartado de noticias editado en el sitio web
'9.- Las compañías demandadas Atotech Deutschland GmbH y Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A. deben ser condenadas al pago de las costas procesales'.
'por la que se desestime íntegramente la demanda interpuesta de adverso, y se condene a las actoras al pago de las costas'.
'por la que se desestime íntegramente la demanda interpuesta de adverso, y se condene a las actoras al pago de las costas'.
'Fallo: Desestimamos la demanda principal interpuesta por la representación procesal de Coventya S.A.S. y Coventya Technologies S.L. frente a las entidades Atotech Deutschland GmbH y Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A., absolviendo a los demandados de las pretensiones de la actora, sin condena en costas, debiendo abonar cada parte las causadas a su instancia, y las comunes por mitad'.
'Fallamos; Desestimamos el recurso de apelación de Ingalcinc, S.A., Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH, sin hacer imposición de las costas, al apreciar la concurrencia de dudas de hecho.
'Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Coventya, S.A.S. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona de fecha 24 de marzo de 2017, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos. En su lugar, con estimación sustancial de la demanda de Coventya, S.A.S. y Coventya Technologies, S.L., hacemos los siguientes pronunciamientos:
'a) Declaramos que Ingalcinc, S.A., Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH han violado los derechos de explotación exclusiva que corresponden a la referida demandante sobre la patente EP 1 702 090, validada en España como ES 2 290 783.
'b) Condenamos a las referidas demandadas a cesar en los actos de infracción, y concretamente en la introducción, fabricación o explotación en España de la tecnología protegida por la referida patente.
'c) Condenamos a las referidas demandadas a destruir todas las instalaciones que tengan en su poder con la tecnología protegida, salvo que ya hubiera resultado previamente.
'd) Condenamos a Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH solidariamente a resarcir a Coventya, S.A.S. con la suma de 23.312 euros.
'e) Condenamos a Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH solidariamente a resarcir a Coventya, S.A.S. por los daños y perjuicios derivados de la infracción, daños que no podemos determinar en este momento y que consisten en la regalía hipotética, con un importe mínimo anual de 20.000 euros y un máximo que se determinará de acuerdo con las bases que hemos fijado en el fundamento jurídico octavo.
'f) Condenamos a Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH solidariamente a comunicar la sentencia a sus propios clientes, tanto a través del boletín informativo 'Newsletter' como a través de su propia página web (www.atotech.com), en el apartado de noticias, con una reseña de la sentencia de extensión no inferior a los 500 caracteres en idiomas español e inglés.
'g) Condenamos a Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH al pago de las costas procesales correspondientes a la primera instancia.
'Se desestima en todo lo demás la demanda.
'No hacemos imposición a la recurrente Coventya de las costas de su recurso'.
'A petición de Ingalcinc, S.A., Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH, procede rectificar la sentencia de fecha 26 de julio de 2018 en el sentido de modificar el pronunciamiento de condena efectuado en el apartado e/ en el sentido de limitar esta condena a Atotech Deutschland GmBH. No accedemos a las peticiones de aclaración.
'A petición de Coventya Technologies, S.L. y Coventya S.A.S. procede rectificar la sentencia en el sentido de considerar como parte recurrente a ambas demandantes y complementar la sentencia en el sentido de incluir en el fallo, como apartado h/ la condena a Atotech España, S.A.U. a indemnizar a Coventya Technologies, S.L. por el lucro cesante que se le ha causado como consecuencia de la infracción, indemnización que se determinará en la fase de ejecución a partir de las bases a las que se ha hecho referencia en el fundamento jurídico quinto de la presente resolución'.
Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:
'1º) Infracción del art. 214.1LEC, que establece el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales después de firmadas.
'2º) Infracción del art. 214.3LEC en relación con las limitadas potestades de rectificación de errores materiales o aritméticos del órgano judicial.
'3º) Infracción del art. 461 en relación con el art. 231 LEC.
'4º) Infracción del art. 218.2LEC por falta de motivación al atribuir a Coventya Technologies la condición de parte recurrente.
'5º) Infracción del art. 218.2LEC por falta de motivación de la estimación de la pretensión relativa al lucro cesante esgrimida por Coventya Technologies.
'6º) Infracción del art. 218.1LEC, por incurrir la sentencia en incongruencia extra petita, al pronunciarse sobre pretensiones que quedaron fuera del debate en la segunda instancia.
'7º) Infracción del art. 218.1LEC por incurrir la sentencia en incongruencia interna tras el dictado del auto de complemento, pues si bien la sentencia rechazó inicialmente la pretensión relativa al lucro cesante esgrimida por Coventya Technologies, tras el auto de complemento la estimó.
'8º) Infracción del art. 218.1LEC por incurrir la sentencia en incongruencia interna tras el dictado del auto de complemento, pues ambos entran en contradicción en relación con la clase de productos que deben considerarse a efectos del cálculo de los daños y perjuicios como consecuencia de la considerada infracción de la Patente.
'9º) Infracción del art. 219.2LEC al acordarse en la sentencia, tras el auto de complemento, diferir al trámite de ejecución de sentencia
'10º) Infracción del art. 215.2LEC en la medida en que la sentencia no sanciona la falta de denuncia del defecto de incongruencia omisiva en el que incurrió la sentencia de primera instancia en relación con la característica D4 ('sobretensión') de la reivindicación primera de la Patente.
'11º) Infracción de los arts. 144.1 LEC y 24 CE al valorar la Sentencia un medio de prueba (documento) aportado por las actoras redactado en francés y expresamente impugnado por este motivo.
'12º) Infracción de los arts. 326 LEC y 24CE en la medida en que la sentencia realiza una interpretación irracional e ilógica de la prueba documental aportada en relación con la característica D2 de la reivindicación primera de la Patente ('dimensión de los poros').
'13º) Infracción de los arts. 348 LEC y 24CE en la medida en que la Sentencia realiza una interpretación irracional e ilógica de la prueba documental aportada en relación con la característica D3 de la reivindicación primera de la Patente ('test violeta').
'14º) Infracción del art. 218.1LEC por incurrir la Sentencia en incongruencia
'15º) Infracción de los arts. 326 y 316.2 LEC y 24 CE en la medida en que la sentencia realiza una interpretación irracional e ilógica de la prueba documental y el interrogatorio de parte practicados en relación con el presupuesto fáctico del que la sentencia hace derivar la procedencia de los daños
'16º) Infracción de los arts. 326 LEC y 24CE en la medida en que la sentencia realiza una interpretación arbitraria e irracional de la prueba documental en relación con la acreditación de los gastos de investigación reclamados por Coventya SAS y Coventya Technologies'.
Los motivos del recurso de casación fueron:
'1º) Infracción del artículo 60.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ('LP'), del art. 69.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 ('CPE') y del art. 1 de su Protocolo Interpretativo (BOE 24/9/1988).
'2º) Vulneración de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida, en concreto, en sus sentencias 339/2005, de 28 de abril, 146/2008, de 13 de febrero y 263/2017, de 3 de mayo dictadas en aplicación del artículo 66.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes'.
El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:
'1º) Infracción del art. 24 CE'.
Los motivos del recurso de casación fueron:
'1º) Infracción del artículo 64.1 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 3 de mayo de 2017 y de 31 de mayo de 2011.
'2º) Infracción del artículo 64.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
'3º) Infracción del artículo 64.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes'.
'Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación de Atotech Deutschland GmbH, Atotech España, S.A.U., e Ingalcinc, S.L., contra la sentencia n.º 550/2018, de 26 de julio, posteriormente rectificada y complementada mediante Auto de 26 de octubre de 2018, dictados por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 816/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 131/2014, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona'.
'Haber lugar al complemento del auto de 3 de marzo de 2021 en el siguiente sentido:
'1º) El antecedente de hecho primero queda redactado de la siguiente forma: 'Las representaciones procesales de Atotech Deutschland GmbH, Atotech España, S.A.U., e Ingalcinc, S.L., de un lado, y de Coventya, S.A.S., y Coventya Technologies, S.L., de otro, presentaron sendos escritos formulando recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 550/2018, de 26 de julio, posteriormente rectificada y complementada mediante auto de 26 de octubre de 2018, dictados por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 816/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 131/2014, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona'.
'2º) El antecedente de hecho tercero queda redactado de la siguiente forma: 'El procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro presentó escrito, en nombre y representación de procesal de Atotech Deutschland GmbH, Atotech España, S.A.U., e Ingalcinc, S.L., personándose en concepto de parte recurrente/recurrida. Por su parte, la procuradora D.ª Rosa Sorribes Calle, presentó escrito, en nombre y representación de Coventya, S.A.S., y Coventya Technologies, S.L., personándose en concepto de parte recurrente/recurrida'.
'3º) El antecedente de hecho cuarto queda redactado de la siguiente forma: 'Las partes recurrentes constituyeron los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial'.
'4º) El fundamento de derecho primero queda redactado de la siguiente forma: 'Procede admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos, respectivamente, por las representaciones procesales de Atotech Deutschland GmbH, Atotech España, S.A.U., e Ingalcinc, S.L., y de Coventya S.A.S., y Coventya Technologies, S.L., ya que puede entenderse, con las limitaciones que implica el carácter provisorio de la fase de admisión, que concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la sentencia'.
'5º) La parte dispositiva queda redactada de la siguiente forma: '1.º Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos, respectivamente, por las representaciones de Atotech Deutschland GmbH, Atotech España, S.A.U., e Ingalcinc, S.L., y de Coventya, S.A.S., y Coventya Technologies, S.L., contra la sentencia n.º 550/2018, de 26 de julio, posteriormente rectificada y complementada mediante auto de 26 de octubre de 2018, dictados por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 816/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 131/2014, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Barcelona'.
Fundamentos
Coventya, S.A.S. es titular de la patente europea EP 1.702.090, validada en España con el número ES 2290783 (en adelante, ES'783). Coventya Technologies S.L. es licenciataria de la patente.
La patente ES'783 tiene una primera reivindicación independiente de producto, del siguiente tenor literal:
'Instalación para depósito electrolítico de zinc o de aleaciones de zinc como mínimo con otro metal escogido entre el hierro, cobalto, níquel, y manganeso sobre una pieza, comprendiendo:
'a) Una cuba (64) subdividida por un separador (70) en un compartimento catódico y un compartimento anódico
'b) La pieza está sumergida en un catolito acuoso (16) de pH alcalino contenido en el compartimento catódico y comprendiendo iones zincato y eventualmente iones del otro metal distinto al zinc, y
'c) Un anolito acuoso (28) de pH alcalino, contenido en el compartimento anódico y rodeando un ánodo (30) de metal insoluble en el anolito (28) caracterizada porque
'd) el separador (26) está realizado en un material de poros abiertos y supera las tres pruebas siguientes:
'1. Los diámetros de los poros tienen una dimensión comprendida entre 10 nm y 50 µm.
'2. Se sumerge en una cuba conteniendo una solución acuosa NaOH de 120 g/L, el separador a comprobar de manera que delimita en la cuba dos compartimentos, se vierte en uno de ellos 20 mL/L de una solución coloreada en violeta a 8% en peso de níquel comprendiendo en peso:
' - 36,2% de sulfato de níquel hexahidratado.
' - 15% de tetraetilenpentamina.
' - resto hasta 100% de agua:
'un día después la solución del compartimento que no ha recibido la solución coloreada no está coloreada en violeta, y
'3. Proporciona una sobretensión inferior a cinco voltios'
No es controvertido que, según reseña la sentencia de primera instancia, esta invención protege una instalación para depósito electrolítico de zinc o de aleaciones de zinc como mínimo con otro metal escogido entre el hierro, cobalto, níquel, y manganeso sobre una pieza, que comprende:
'a) Una cuba (64) subdividida por un separador (70) en un compartimento catódico y un compartimento anódico
'b) La pieza está sumergida en un catolito acuoso (16) de pH alcalino contenido en el compartimento catódico y comprendiendo iones zincato y eventualmente iones del otro metal distinto al zinc, y
'c) Un anolito acuoso (28) de pH alcalino, contenido en el compartimento anódico y rodeando un ánodo (30) de metal insoluble en el anolito (28)'
Y está caracterizada por cuatro elementos, sobre cuya concurrencia versa la contradicción en este pleito:
'
'
'
' - 36,2% de sulfato de níquel hexahidratado.
' - 15% de tetraetilenpentamina.
' - resto hasta 100% de agua:
' un día después la solución del compartimento que no ha recibido la solución coloreada no está coloreada en violeta, y
'
Las demandadas niegan que su producto incorpore los elementos caracterizadores de la invención:
'D1, pues el separador no estaría realizado en un material de poros abiertos, sino de fibras tejidas y entrecruzadas.
'D2, pues los diámetros de los poros no tendrían una dimensión comprendida entre 10 nanómetros y 50 micrómetros.
'D3, pues, aplicado el test Violeta en la forma reivindicada en la patente, un día después la solución del compartimento que no ha recibido la solución coloreada sí está coloreada en violeta, esto es, es permeable al níquel frente a lo especificado en la patente.
'Y D4, ya que ni proporciona una sobretensión inferior a cinco voltios'.
Para llegar a esta conclusión, después de exponer en qué consiste la patente e identificar los cuatro elementos caracterizadores, que deberían concurrir en la instalación de la demandada para poder concluir que se infringe la patente, y al analizar la concurrencia de estos elementos caracterizadores, el juzgado llega a las siguientes conclusiones.
Respecto de D1 (el separador está realizado en un material de poros abiertos):
'aun pudiendo concurrir dudas sobre el alcance de la característica técnica analizada, lo cierto es que la literalidad de la expresión 'material de poros abiertos' colisiona con la amplitud terminológica que existe en la Descripción, en la que se alude a una 'pared porosa'. Si nos ceñimos al tenor literal de la reivindicación, alcanzamos la conclusión recogida en el inicial dictamen pericial de AIMME, esto es, que la estructura porosa de la membrana de las demandadas, creada a partir de fibras superpuestas y entrecruzadas (hecho no discutido por ninguna de las partes) no constituye ni equivale
Respecto de D2 (Los diámetros de los poros tienen una dimensión comprendida entre 10 nm y 50 µm)
'La falta de prueba pericial efectiva sobre dicho requisito no permite concluir que el producto sometido a análisis reúna o no dicho requisito, si bien la patente que sirve de sustento a la membrana Microdyn Nadir sí incurriría, a la vista de las dimensiones que reivindica, en dicho ámbito de protección'.
Y respecto de D3 (el denominado test violeta):
'A fin de valorar si la membrana de las demandadas supera o no el denominado 'Test Violeta' comprendido en la característica D3 de la patente de autos, conviene tomar en consideración que cinco ensayos realizados por tres laboratorios diferentes de reconocido prestigio concluyen que tras veinticuatro horas existió migración de níquel, esto es, coloración violeta, de lo que se infiere que dicha membrana no infringe la patente de autos.
'Ahora bien, es cierto que en el dictamen de AIMME los peritos judiciales constataron que dicha característica sí concurría en la membrana de Ingalcinc. La explicación a tal discrepancia puede hallarse en el folio nº 9 del dictamen de Galbaian (folio 1.181 de las actuaciones), en el que la Sra. Daniela argumenta 'la manipulación de la membrana desde la instalación de Ingalcinc desde su desmontaje hasta y durante el ensayo de la misma es muy crítica, pudiendo verse afectadas las propiedades de la membrana fácilmente si dicha manipulación no se lleva a cabo de manera adecuada. Es probable que todo esto pudiera alterar los resultados del Test violeta'.
'Esta Sección de Patentes concluye que a la vista de los resultados ofrecidos por tres laboratorios distintos, de reputado prestigio, en orden a verificar si la membrana de las demandadas supera o no el 'Test Violeta', la conclusión debe ser que el producto examinado no reproduce la característica D3 de la patente de autos. Aun cuando el informe de AIMME sea el único que confirma la concurrencia de dicha característica técnica, no es posible descartar la existencia de alguna incidencia durante el proceso de manipulación y transporte de la membrana que alterara el ensayo efectuado, en la medida en que la membrana fue extraída de las instalaciones de Ingalcinc y transportada hasta Valencia, en un proceso sumamente complejo, tal y como refleja el propio dictamen pericial judicial.
'Mayor confusión generan los tres dictámenes periciales aportados en el acto de la audiencia previa por Coventya, de los que se colegiría que la membrana Microdyn Nadir 150 sí reproduce el test violeta, al impedir la migración de níquel desde el catolito hasta el anolito. Se trata del dictamen de CETIM (documento nº 31), D. Alfredo (documento nº 34), y la propia Fraunhofer (documento nº 35), siendo ciertamente surrealista que este último centro haya elaborado dos dictámenes distintos que,
'La cuestión esencial para resolver este entramado de ensayos y pruebas se halla en el dictamen ampliatorio de Galbaian, en el que la profesora Daniela enumera hasta tres diferencias relevantes en relación a la configuración del test violeta según la patente de autos y la ejecución de las pruebas en los tres informes citados.
'Así, la primera diferencia es que la solución utilizada en los test referidos carece de la típica coloración violeta a la que alude la característica D2 de la R1 de la patente de autos. En definitiva, la solución comprendida en el compartimento catolito de los dictámenes acompañados como documentos nº 31, 34 y 35 es azul y no violeta (ver fotografías de la página 3).
'La segunda diferencia es que las concentraciones utilizadas para dichos nuevos tests no son las que reivindica la R1 de la patente de autos (específicamente Tabla I página 7, en relación al ensayo del Profesor Alfredo adjunto como documento nº 34).
'La última diferencia es que las muestras de color que resultan de los nuevos test de Coventya denotan cierta coloración del anolito, existiendo migración de níquel, siquiera sea parcial (figura 8 del documento Fraunhofer y figura 9 del documento Alfredo).
'A lo anterior procede añadir que la membrana Microdyn Nadir 150 es hidrófila, de polietersulfona (documento nº 30 adjunto por Coventya), de forma que el experto en la materia sabe
'No existiendo prueba suficiente acerca de la concurrencia de dicha característica técnica en el producto titularidad de las demandadas, no es posible apreciar infracción, procediendo la desestimación de la demanda, y absolución de las demandadas de los pedimentos de la actora'.
La Audiencia discrepa del análisis y las conclusiones realizadas por el juzgado y entiende que sí se dan los elementos caracterizadores en la instalación de las demandadas.
En cuanto a la estructura porosa de la membrana (D1), razona lo siguiente:
'21. En nuestra opinión, discrepante de la que expresa la resolución recurrida, cuando R1 se refiere a un separador que esté realizado con un material de poros abiertos no ha querido afirmar que la característica de 'poros abiertos' la tenga que ostentar el material primario de que esté compuesto el separador, como podría resultar de una interpretación literal de esa mención sino que también se ha querido referir a otros supuestos en los que 'el material' que compone el separador, usando ahora el término en un sentido un poco más amplio, que no solo comprenda materiales primarios sino también otros 'materiales compuestos', ofrezcan al separador la característica de la porosidad.
'22. Rechazamos la interpretación que ha acogido la resolución recurrida porque nos parece que más que literal es 'literalista', esto es, ha restringido el sentido que al término hubiera dado el experto en la materia, que creemos que entendería que la expresión 'material' de la reivindicación tanto incluiría materiales primarios como otros compuestos.
'23. La descripción creemos que no hace otra cosa que confirmar esa interpretación cuando se refiere a las múltiples formas a través de las cuales conseguir membranas porosas, que incluyen supuestos en los que se utilizan materiales primarios que en sí mismo presentan porosidad como otras en las que la porosidad se consigue con la forma de confección o tejido del material. En nuestra interpretación, la descripción no es en este sentido equívoca sino que creemos que es bien ilustrativa y no deja lugar para la duda y así creemos que lo acabó aceptando el Sr. Carmelo, de AIMME, quien durante el juicio precisó que una cosa es que la membrana, el separador, sea una estructura de poros abiertos y otra cosa que el material que la conforma sea un material de poros abiertos. En nuestra interpretación, lo que describe R1 abarca igualmente ambos conceptos. Puede que la interpretación hecha del concepto de 'material de poros abiertos' pueda ser conceptualmente más purista, esto es, más apegada a un concepto científico pero, en cambio, no creemos que se acomode bien a lo que la patente describe, por cuanto lleva a cabo un reduccionismo indebido del ámbito de protección definido por esta característica.
'24. Nuestra interpretación creemos que no se aparta del sentido objetivo que es preciso utilizar al interpretar las reivindicaciones sino que creemos que se acomoda bien al sentido que los términos de la reivindicación tendría para el experto en la materia que partiría de la dificultad de dotar de contenido a ese concepto de 'material de poros abiertos' y acudiría antes a la propia descripción para dotarlo de contenido que a los libros de ciencia. De la descripción deduciría, creemos que sin esfuerzo, que la porosidad la está refiriendo R1 tanto a la membrana o separador como al material de que está compuesta'.
Sobre la dimensión de los poros (D2), razona lo siguiente:
'28. Creemos que tiene razón la recurrente. No existe necesidad de practicar una prueba pericial para medir el tamaño del poro cuando el mismo podía resultar probado por medios probatorios menos costosos, como es el caso de los propios catálogos del fabricante de la membrana y cuando el rango de esas medidas está claramente dentro de la característica en examen.
'29. Es cierto que el catálogo no hace referencia a la medida en micrómetros (µm) sino que lo hace en Kilodaltons (KDa) (folio 1605), esto es, en una unidad de peso en lugar de en una unidad de medida. Ahora bien, eso no resulta un inconveniente especialmente severo si se tiene en cuenta que en el propio catálogo (folio 1608) podemos encontrar que se indica que 150 kDa, peso correspondiente a la membrana NADIR UP150, corresponden a un tamaño de poro de 0,04 µm. Aunque es cierto que esa equivalencia no se hace en el catálogo respecto de la membrana NADIR UP150 sino respecto a otra del mismo fabricante (BIO-CEL), creemos que ello no invalida la equivalencia, particularmente cuando la composición de una y otra es del mismo material (PES).
'30. El perito de la actora Sr. Justa también confirmó durante el juicio que esa equivalencia es correcta, por más que pueda no ser exacta sino aproximada. Que no se produzca exactitud en la medida no es relevante porque la medida está muy claramente dentro del ámbito que define la característica en examen (10 nm y 50 µm), ya que 1 nm equivale a 0,001 µm. Por tanto, el margen de la medida del poro es muy amplio tanto por debajo como por arriba, lo que determina que no tenga relevancia alguna una posible inexactitud en la equivalencia que establece el catálogo del fabricante.
'31. También creemos que queda confirmada esa apreciación probatoria por hechos de la propia demandada que resultan del acta de la vista de oposición a la concesión de la patente. El hecho de que tal acta, que figura redactada en francés (folios 1833 y ss, al tomo IV), no fuera traducida creemos que resulta irrelevante cuando ni la parte demandada ni tampoco el juzgado pusieron oportunamente de manifiesto el defecto procesal para permitir su subsanación. Esa falta de denuncia de la irregularidad determina que no haya existido indefensión y priva de relevancia al referido defecto, lo que nos permite valorar ese medio de prueba. De esa actuación de parte se deriva que la membrana utilizada en los test era el mismo modelo de su instalación Ingalcinc y que cumplía el requisito del tamaño de poro de la patente de la actora pues así lo afirmó la propia Atotech'.
Respecto del test violeta (D3) argumenta lo siguiente:
'40. Creemos que, como punto de partida, es muy relevante el test efectuado por AIMME, perito de designación judicial, que evidencia que la instalación cumple el denominado 'test violeta'. Los resultados de ese análisis no creemos que puedan considerarse invalidados por la circunstancia puesta de manifiesto por la pericial de la demandada, esto es, el riesgo de que la manipulación de la membrana haya podido afectar a sus propiedades. La pericial de la demandada afirma que ello podría ocurrir en el caso de que la manipulación no se hubiera llevado a cabo de la forma adecuada, de manera que invalidar los resultados presupone tanto como imputar a esa pericial de designación judicial una incapacidad para manipular de forma adecuada la membrana, lo que supone tanto como cuestionar su profesionalidad. Estimamos que no basta con introducir un factor abstracto de duda (una simple especulación) para invalidar los resultados de ese informe pericial, que creemos que es el más relevante porque es el único que se ha llevado a cabo sobre elementos de la propia instalación de la parte demandante.
'41. A ello debemos añadir que, si bien la demandada ha aportado diversos informes que arrojan conclusiones favorables a su postura, esto es, que la membrana no impide el paso a partículas de níquel, la actora ha aportado otros ensayos de fechas posteriores que acreditan resultados que entran en contradicción con ello y que acreditan que la membrana impide durante un lapso temporal de 24 h. el paso del níquel. No tenemos ninguna razón que nos permita dudar sobre el rigor y la profesionalidad de quienes han realizado estos análisis (un catedrático de la Universitat de Barcelona, la entidad Fraunhofer IPA y CETIM). Y a ello debemos añadir que, mientras en estos análisis han sido las propias entidades quienes se han provisto del material, en los realizados a instancia de la demandada ha sido esta quien se los facilitó. Por tanto, esa sola circunstancia creemos que determina que los resultados deban considerarse más fiables en el caso de los análisis encargados por la actora que en el de los encargados por la parte demandada. Y, puestos a especular, nada impide que también se puedan atribuir a la parte demandada posibles manipulaciones de la membrana antes de su entrega a los laboratorios de análisis, como ha sugerido la parte actora.
'42. Aunque la ampliación a la pericial inicial de la Sra. Daniela ha pretendido cuestionar la fiabilidad de tales análisis con argumentos tales como el color de la solución utilizada, que se afirma que no es violeta sino azul, no creemos que el informe CETIM se haya apartado de las reivindicaciones de la patente, como sugiere la Sra. Daniela. El tono azul intenso de la coloración coincide sustancialmente con la coloración del preparado del informe Gaiker, elaborado a instancia de la demandada, que se describe en el propio informe como 'azulado-violeta' y que en las reproducciones fotográficas que se hacen en el informe más parece azul que violeta (puede verse en página 862, tomo II). A ello debemos añadir que la observación no serviría respecto del informe Fraunhofer, pues en el mismo puede apreciarse mejor el tono violeta (aunque también con tendencia al azul). Tampoco podemos descartar que, al menos en parte, el tono más o menos azulado pueda ser consecuencia de la impresión fotográfica, pues así lo apreciamos cuando analizamos unas mismas fotografías en la reproducción del informe Galbaian y en los informes originales. En el informe Galbaian la sensación es de un azul más claro, lo que evidencia que no resulta fácil trasladar fotográficamente el verdadero color del preparado. Por ello creemos que más que a ese dato debe estarse al rigor de los técnicos encargados del análisis. Y no tenemos ninguna razón que nos haga dudar de él en ninguno de los casos.
'43. El hecho de que la membrana utilizada sea la misma que la usada por la demandada en su instalación no entendemos cómo puede desmerecer la prueba. Y tampoco que se haya añadido TEPA (
'44. En suma, debemos también discrepar en este punto de la resolución recurrida y concluir que está acreditado que la instalación de la demandada también cumple con esta característica de la invención de la parte actora'.
Y en cuanto a la sobre tensión (D4), razona lo siguiente:
'48. No podemos compartir el punto de vista que expresa la parte demandada al contestar al recurso. En realidad, no se está ante una omisión de la resolución recurrida que determine incongruencia sino ante la simple omisión de un
'49. Por lo demás, es cierto lo que afirma el recurso respecto a que no existe propiamente controversia sobre este punto, al menos controversia que pueda considerarse que tiene sustancia propia. Por consiguiente, debemos considerar acreditado que la instalación de la demandada infringe todas las características de la invención que la actora tiene registrada, lo que nos ha de llevar a estimar la demanda frente a las tres demandadas'.
Una vez apreciada y declarada la infracción, entra a examinar las pretensiones indemnizatorias.
En primer lugar, advierte que Coventya Technologies, S.L. no ha recurrido en apelación por lo que desatiende sus pretensiones y se centra en las de la otra demandante, Coventya S.A.S.
Luego, excluye de la condena indemnizatoria a Ingalcinc, S.A., con el siguiente razonamiento:
'Creemos que el alcance de la acción de resarcimiento no debe alcanzar a Ingalcinc, quien está acreditado que era cliente de Coventya y de Atotech y que quedó atrapada en el seno de un conflicto entre esas dos compañías. Cada una de esas compañías le ofrecía garantías razonables de que la tecnología que le ofrecía era propia e Ingalcinc no era razonable que hiciera un mayor esfuerzo de indagación, particularmente cuando las actoras no la requirieron advirtiéndole de forma expresa del riesgo de infracción de sus derechos. Frente a Ingalcinc, la primera actuación de tutela de los derechos de las actoras se produjo con las diligencias preliminares de comprobación, diligencias que no evidenciaron que se produjera infracción. Por tanto, Ingalcinc, que hubo de sufrir tales diligencias en primera persona, pudo seguir confiando a partir de las mismas en que su instalación no era infractora de los derechos de Coventya porque así lo indicaba la pericial practicada en aquel procedimiento'.
Y, finalmente, condena a Atotech España, S.A.U. y Atotech Deutschland GmBH solidariamente a resarcir a Coventya, S.A.S. lo siguiente: por los gastos de investigación, 23.312 euros; por los daños y perjuicios derivados de la infracción, la suma que se determine en ejecución de sentencia, que consistirá en un regalía hipotética de un importe mínimo anual de 20.000 euros y un máximo que se determinará con arreglo a las bases fijadas en la sentencia. También condena a estas dos demandadas 'a comunicar la sentencia a sus propios clientes, tanto a través del boletín informativo 'Newsletter' como a través de su propia página web (www.atotech.com), en el apartado de noticias, con una reseña de la sentencia de extensión no inferior a los 500 caracteres en idiomas español e inglés'.
Por una parte, modifica el pronunciamiento de condena del apartado e) (daños y perjuicios derivados de la infracción) y limita la condena a Atotech Deutschland GmBH, porque únicamente se había pedido la condena respecto de esta demandada.
Por otra, advierte el error de no haber considerado recurrente a Coventya Technologies, S.L. y estima su pretensión de que se condene a Atotech España, S.A.U. a indemnizarle por el lucro cesante que se la ha causado como consecuencia de la infracción, que se determinará en ejecución de sentencia.
El
El
Procede desestimar estos tres motivos por las razones que exponemos a continuación.
En nuestro caso, dictada la sentencia de apelación y dentro del plazo previsto en el art. 215.2LEC, Coventya S.A.S. y Coventya Technologies, S.L. solicitaron el complemento de la sentencia, para que se pronunciara sobre las pretensiones que afectaban a Coventya Technologies, S.L. La sentencia de apelación expresamente había dejado de pronunciarse sobre esos pronunciamientos porque entendía que Coventya Technologies, S.L. no era 'parte recurrente'.
Coventya Technologies, S.L., en cuanto licenciataria de la patente, interpuso la demanda que dio inicio al presente procedimiento, junto con Coventya S.A.S., y, para el caso en que se apreciara la infracción de la patente, solicitaba pronunciamientos de condena que le afectaban directamente a ella. La sentencia de primera instancia que desestimó la demanda, sin imposición de costas, fue recurrida por Coventya S.A.S., en cuanto que en el escrito de interposición del recurso solo aparecía esta entidad como recurrente. No obstante, con ocasión del recurso de apelación de las demandadas, la demandante Coventya Technologies, S.L. impugnó la sentencia en el mismo sentido en que Coventya S.A.S. la había apelado.
Respecto del recurso de apelación formulado por las demandadas, no podía negarse a Coventya Technologies la condición de parte apelada y, en cuanto que no había formulado previamente recurso de apelación, estaba perfectamente legitimada para impugnar la sentencia de conformidad con el art. 461LEC, aunque lo fuera en el mismo sentido en que la codemandante Coventya S.A.S. había apelado la sentencia, razón por la cual debe desestimarse el motivo tercero.
El auto de la Audiencia, sin perjuicio de la imprecisión terminológica por el empleo del verbo 'rectificar', que sólo en este caso debe entenderse en el sentido de modificar la sentencia para completarla con los pronunciamientos omitidos, da respuesta a la solicitud de complemento en el sentido permitido por el art. 215 LEC: ante la existencia de varios pronunciamientos solicitados y omitidos por la sentencia, se pronuncia sobre ellos y en ese sentido complementa la sentencia. Es por ello por lo que no se infringe el art. 214LEC denunciado en los motivos primero y segundo.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
El auto de complemento no incurre en falta de motivación, a la vista de cómo ha sido interpretada esta exigencia por la jurisprudencia de esta sala.
Hemos declarado en otras ocasiones que 'deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la
El auto de complemento da respuesta en el razonamiento jurídico cuarto a por qué debía reconocerse a Coventya Technologies la condición de parte recurrente, al explicar que 'el hecho de que no recurriera inicialmente no le impide adherirse al recurso en la ventana que de nuevo le abría el recurso de la adversa'.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
'Con carácter general, venimos considerando que 'el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el
Además, las sentencias de apelación se encuentran afectadas por las exigencias derivadas de la determinación de lo que es objeto del recurso, conforme a lo previsto en el art. 465.5LEC. Este precepto dispone lo siguiente:
'El auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el art. 461'.
Esto es, el tribunal de apelación ha de resolver sólo las cuestiones controvertidas en el recurso de apelación y, en su caso, en la impugnación del recurso, en cuanto que las partes pueden haberse conformado con alguno de los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia y haber ceñido la controversia en apelación a unas determinadas cuestiones.
En este caso, la incongruencia
El
Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.
Hay que partir de la base de que la sentencia fue complementada con el posterior auto, que de conformidad con lo argumentado en el apartado 8 y 9 del razonamiento jurídico quinto, añade a los pronunciamientos de condena, la indemnización a favor de Coventya Technologies por la ganancia dejada de obtener como consecuencia de la infracción.
Este pronunciamiento no entra en contradicción con el fallo de la sentencia que omite una condena a indemnizar el lucro cesante de Coventya S.A.S., sobre la base de lo argumentado en el apartado 71 de la sentencia. Estos dos pronunciamientos, la condena a indemnizar el lucro cesante sufrido por Coventya Technologies y la no condena a indemnizar el lucro cesante de Coventya S.A.S., no son incompatibles entre sí, pues, desde esta perspectiva de la incongruencia interna, cabe conceder una indemnización por lucro cesante a la licenciataria de la patente que la explota en España y denegárselo a la titular de la patente, al margen de su procedencia jurídica, que no puede discutirse bajo la denuncia de incongruencia interna.
Y, también a los efectos de la incongruencia interna, en la medida en que la sentencia no estimó la indemnización del lucro cesante a favor de la titular de la patente, por haber optado por la regalía hipotética, resulta irrelevante que el auto de complemento, al reconocer la indemnización de la ganancia dejada de obtener a favor de la licenciataria de la patente, tenga en cuenta los 'productos recurrentes'.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
La sentencia recurrida, al argumentar la concurrencia de la característica D2 (tamaño de los poros) en la realización cuestionada, afirma lo siguiente:
'31. También creemos que queda confirmada esa apreciación probatoria por hechos de la propia demandada que resultan del acta de la vista de oposición a la concesión de la patente. El hecho de que tal acta, que figura redactada en francés (folios 1833 y ss, al tomo IV), no fuera traducida creemos que resulta irrelevante cuando ni la parte demandada ni tampoco el juzgado pusieron oportunamente de manifiesto el defecto procesal para permitir su subsanación. Esa falta de denuncia de la irregularidad determina que no haya existido indefensión, y priva de relevancia al referido defecto, lo que nos permite valorar ese medio de prueba. De esa actuación de parte se deriva que la membrana utilizada en los test era el mismo modelo de su instalación Ingalcinc y que cumplía el requisito del tamaño de poro de la patente de la actora pues así lo afirmó la propia Atotech'.
El recurrente, además de denunciar la infracción legal ( art. 144LEC), advierte que no es cierto que no hubiera sido puesto de manifiesto el defecto de traducción. Los ahora recurrentes impugnaron estos documentos por defecto de traducción, mediante un escrito de 27 de marzo de 2015, impugnación que fue unida a los autos.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
La norma infringida es el art. 144.1LEC, según el cual:
'1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo'.
No se discute que el acta de la comparecencia de la demandada en el procedimiento de oposición a la concesión de la patente está redactada en francés y no consta su traducción al castellano. Pero la contravención legal que podría suponer la admisión de este documento no lleva aparejada necesariamente la nulidad de la sentencia. Sólo si se constata que el empleo del documento no traducido ha ocasionado indefensión, cabría estimar el motivo.
El recurso no identifica en qué ha consistido la indefensión, ni consiguientemente la razona. La indefensión se hubiera podido provocar si el documento por sí hubiera sido decisivo para apreciar la infracción. Es cierto que, en cuanto era necesario que la realización cuestionada incorporara todos los elementos de la invención (R1), bastaría que faltara alguno de los elementos caracterizadores controvertidos (D1, D2, D3 y D4) para que no se produjera la infracción.
La mención al acta en francés no traducida lo ha sido en la justificación de la concurrencia del elemento D2 (Los diámetros de los poros tienen una dimensión comprendida entre 10 nm y 50 µm), pero no es determinante, en cuanto que esta mención contenida en el apartado 31, lo es a mayor abundamiento de lo explicado en los apartados 28 a 30:
'28. (...) No existe necesidad de practicar una prueba pericial para medir el tamaño del poro cuando el mismo podía resultar probado por medios probatorios menos costosos, como es el caso de los propios catálogos del fabricante de la membrana y cuando el rango de esas medidas está claramente dentro de la característica en examen.
'29. Es cierto que el catálogo no hace referencia a la medida en micrómetros (µm) sino que lo hace en Kilodaltons (KDa) (folio 1605), esto es, en una unidad de peso en lugar de en una unidad de medida. Ahora bien, eso no resulta un inconveniente especialmente severo si se tiene en cuenta que en el propio catálogo (folio 1608) podemos encontrar que se indica que 150 kDa, peso correspondiente a la membrana NADIR UP150, corresponden a un tamaño de poro de 0,04 µm. Aunque es cierto que esa equivalencia no se hace en el catálogo respecto de la membrana NADIR UP150 sino respecto a otra del mismo fabricante (BIO-CEL), creemos que ello no invalida la equivalencia, particularmente cuando la composición de una y otra es del mismo material (PES).
'30. El perito de la actora Sr. Justa también confirmó durante el juicio que esa equivalencia es correcta, por más que pueda no ser exacta sino aproximada. Que no se produzca exactitud en la medida no es relevante porque la medida está muy claramente dentro del ámbito que define la característica en examen (10 nm y 50 µm), ya que 1 nm equivale a 0,001 µm. Por tanto, el margen de la medida del poro es muy amplio tanto por debajo como por arriba, lo que determina que no tenga relevancia alguna una posible inexactitud en la equivalencia que establece el catálogo del fabricante.
En consecuencia, en la medida en que no consta la reseñada indefensión, procede desestimar el motivo.
El motivo
Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.
Para analizar la procedencia de esta impugnación de la valoración de la prueba, al amparo del ordinal 4º del art. 469.1LEC, hemos de partir de la jurisprudencia que al respecto se encuentra, entre otras resoluciones, en la Sentencia 334/2016, de 20 mayo:
'(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero ), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados'.
Al margen de que sería cuestionable si la valoración de la prueba encierra una valoración jurídica o una valoración sobre la concurrencia de unos determinados hechos, pues la conclusión alcanzada con esa valoración es la que los elementos caracterizadores D2 y D3 se dan en la realización cuestionada, en cualquier caso esta valoración no es arbitraria ni incurre en un error notorio. No es arbitraria, pues se explican las pruebas de las que se extrae la conclusión y por qué, sin que resulte absurda esta explicación. Podría resultar discutible, pero no es ilógica ni tampoco se advierte que haya incurrido en un error notorio, que tendría que ser algo muy claro y evidente por sí mismo.
'Coventya SAS renunció en el juicio a la base variable de la regalía hipotética, como consta acreditado en las grabaciones. Obviando esta esencial circunstancia, la sentencia se pronuncia sobre la misma, otorgándola. Además -y sin perjuicio, naturalmente, de lo anterior- la Sentencia concede a Coventya SAS el 5% de las ventas, aunque con una regalía mínimo de 20.000 euros, lo que nunca aquella solicitó'.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
En el desarrollo del motivo, se señala el párrafo de la sentencia recurrida en la que se contraría esta valoración errónea (apartado 61):
'Podría admitirse en este caso, con base en dicha doctrina, un perjuicio 'ex re ipsa', como consecuencia indefectible del acto infractor, ya que está probado que la demandada Atotech suministró a Ingalcinc una instalación infractora cuando entre la referida codemandada y las actoras del presente proceso (Coventya) existían negociaciones dirigidas a que fuera la referida parte actora quien hiciera el suministro. Por tanto, la existencia de daño creemos que se encuentra ínsita en la naturaleza de la infracción y que no requiere una especial prueba'.
El recurrente advierte que este 'hecho es solo el resultado de una ilógica interpretación de la prueba: la única evidencia documental aportada por las actoras de contactos con Ingalcinc (que no propiamente negociaciones tendentes a la compra, como irracionalmente deduce a Sentencia) son los documentos 8 y 9 de la demanda: el primero es una 'declaración escrita del consejero delegado de Coventya Technologies y de un empleado de la compañía, que (...) 'magnifica interesadamente' ciertos contactos habidos entre las dos partes, por cuanto Coventya deseaba ofrecer su producto a Ingalcinc, pero la realidad Ingalcinc nunca estuvo interesada en adquirir dicho producto'; y el segundo 'constituye una supuesta 'oferta comercial' de Coventya Technologies a Ingalcinc, de marzo de 2012, es decir, seis meses posterior a que Atotech instalara su membrana en Ingalcinc y más de un año después de que se hiciera por Coventya e Ingalcinc una visita a una empresa vasca que ya tenía instalada la tecnología de la primera. Oferta comercial que (...) el Sr. Saturnino (legal representante de Ingalcinc) manifestó no haber recibido jamás'.
El motivo
'(...) la sentencia condena a Atotech y Atotech España a abonar a Coventya SAS ciertos gastos que se afirman relativos a las diligencias de investigación (juzgándolos acreditados) cuando (i) no consta una sola evidencia de que las facturas acompañadas como documento 26 de la demanda hayan sido pagadas; y (ii) Coventya SAS sólo es destinataria de una de las siete facturas acompañadas (por importe de 676 euros). Irregularidad que provoca indefensión material a esta parte, en la medida en que la Sala concede -en base a dicha prueba documental, irracionalmente valorada- la indemnización por gastos de investigación reclamada'.
Procede desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.
Para que el tribunal pueda estimar el motivo, la valoración de la prueba, además de ir encaminada a la determinación de hechos, ha de ser arbitraria o incurrir en un error grave evidente, que apenas exija explicación pues se advierte de la simple exposición de lo ocurrido. En este contexto, no cabe revisar la valoración de la prueba realizada por el tribunal de apelación como si se tratara de una nueva instancia.
El
Por su parte, el motivo décimo sexto impugna la valoración de la prueba documental relativa a los gastos de investigación reclamados por las demandantes, al amparo del art. 66 LP, de 'interpretación arbitraria e irracional'. Como es sabido, el art. 66.1 LP 1986 expresamente incluye dentro de los daños y perjuicios susceptibles de indemnización como consecuencia de la infracción de la patente, 'los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial'. Para acreditar estos gastos de investigación, principalmente ocasionados por las diligencias de comprobación, los demandantes aportaron una documentación, cuya valoración es la que impugnan los demandados. Pero el mero hecho de que en estos documentos se advierta que los gastos no fueron satisfechos por la demandante, sino por una sociedad a ella vinculada, ni que conste el pago efectivo de esos costes así como su repercusión a la demandante, no permite calificar de arbitraria e irracional la valoración del tribunal que entiende acreditado la existencia del coste o gasto de investigación. A los meros efectos de resolver este motivo de infracción procesal, concluir de la documentación aportada que las diligencias de comprobación generaron unos costes, cifrados en 23.312 euros, fundamentalmente de abogados y procuradores, no es absurdo e ilógico, que es lo único que permitiría estimar el motivo.
El
En el desarrollo del motivo se explicitan qué cuestiones se habían objetado en la contestación en la demanda, que la sentencia no entra a valorar:
'i) si Atotech España fue o no requerida previamente por Coventya SAS, conforme a lo dispuesto en el art. 64 LP; ii) la invocada falta de acreditación del daño; iii) la importante cuestión de la duplicidad -contraria al artículo 66.2 LP- de la reclamación de tres -ahora reducidos a dos, puesto que no se concedió la indemnización por enriquecimiento injusto reclamada a Ingalcinc- de los cuatro conceptos indemnizatorios reclamados, argumento que la Sentencia había inicialmente acogido (apartado 71); iv) la procedencia de incluir en la reclamación conceptos ajenos al derecho de exclusiva, en particular, los llamados '
Procede estimar ambos motivos por las razones que exponemos a continuación.
El análisis, propiamente dicho, queda reducido a lo siguiente:
'8. La petición se concreta en dos apartados:
'a) Lucro cesante derivado de productos recurrentes, concepto por el que se solicita la suma de 3.088,74 € mensuales, equivalentes a 1,35 € mensuales por kilo producido diario considerando una media de 3.000 kilos diarios.
'b) Lucro cesante de productos no recurrentes: 37.925,13 euros, que corresponden al importe no vendido de los productos necesarios para la puesta en marcha de la instalación.
'La propia demanda afirma que para determinar la cifra total de lucro cesante será preciso conocer el volumen total de ventas efectuado por Atotech España tanto a Ingalcinc como a otros posibles clientes a los que haya suministrado la tecnología infractora de la patente.
'9. En suma, a pesar de que la demanda fija bases para la cuantificación del lucro, las mismas son insuficientes para determinarlo, de forma que debe quedar para la fase de ejecución, momento en el que asimismo deberá entrarse en las demás cuestiones opuestas en la contestación por la parte demandada'.
La simple lectura de estos dos apartados permite advertir los dos defectos que se denuncian: la falta de motivación y la indebida remisión para ejecución de sentencia de la resolución de cuestiones debían ser resueltas en la sentencia o, en este caso, en el auto de complemento.
'El Tribunal Constitucional ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión ( SSTC 108/2001, de 23 de abril , y 68/2011, de 16 de mayo ).
'De este modo, 'deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla' ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo , y 736/2013, de 3 de diciembre)'.
El auto de complemento estima la pretensión indemnizatoria por el lucro cesante sufrido por Coventya Technologies, al incluir en el fallo un apartado h/ con el siguiente contenido: 'la condena a Atotech España S.A.U. a indemnizar a Coventya Technologies por el lucro cesante que se le ha causado como consecuencia de la infracción, indemnización que se determinará en la fase de ejecución a partir de las bases a las que se ha hecho referencia en el fundamento jurídico quinto de la presente resolución'. Pero omite la razón de la decisión, pues no razona su procedencia, ni mucho menos analiza y resuelve las objeciones que a esta pretensión había planteado la demandada.
El apartado 8 se limita a dejar constancia de en qué consistía la petición de indemnización por lucro cesante, tanto el derivado de productos recurrentes como el derivado de productos no recurrentes. Y deja constancia de que la propia demanda afirma que para esta determinación es preciso conocer el volumen total de ventas efectuadas por Atotech España, tanto a Ingalcinc como a otros posibles clientes a los que se haya suministrado la tecnología infractora de la patente.
El apartado 9, después de afirmar que las bases para la cuantificación del lucro cesante fijadas en la demanda son insuficientes, deja su determinación para la fase de ejecución de sentencia, 'momento en el que asimismo deberá entrarse en las demás cuestiones opuestas en la contestación por la parte demandada'.
Esta argumentación es claramente insuficiente, no muestra la
Es cierto que esta sala, en la sentencia 993/2011, de 16 de enero de 2012, después de reseñar lo dispuesto en el art. 209.4º LEC '(la sentencia) también determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 219 de esta Ley'), y el art. 219LEC, que prohíbe las sentencias con reserva de liquidación, y solo admite la remisión a ejecución cuando la liquidación consista en una sencilla operación aritmética, ha entendido que el contenido de estos preceptos debía ser matizado:
'El propio art. 210.4º se refiere a 'en su caso' y en cuanto a la disposición sobre sentencias con reserva de liquidación (ex art. 219) ya dice la E. de M. de la LEC 'que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible', lo que no cabe identificar de modo absoluto con los supuestos de sencilla operación aritmética.
'Es cierto que el legislador procesal del 2000 establece, de forma bastante oscura, un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, de modo que las regulaciones que prevé se circunscriben, aparte supuestos que la propia LEC señala (como los de liquidación de daños y perjuicios de los arts. 40.7, 533.3 y 534.1, párr. 2º), a eventos que surjan o se deriven de la propia ejecución. Con tal criterio se trató de superar la problemática que se planteaba con anterioridad en la aplicación del art. 360LEC 1881, precepto de contenido tan correcto como defectuosamente aplicado. De conformidad con el mismo, la realidad o existencia del daño (salvo 'in re ipsa'), las bases y la cuantía debían acreditarse necesariamente en el proceso declarativo, si bien podía suceder que las bases o la cuantificación, no fuera posible fijarlas, y entonces cabía diferirlas para ejecución de sentencia. Esto nunca era aplicable a la realidad o existencia del daño, pues incluso en caso de imposibilidad de acreditarlo, la falta de prueba acarreaba la desestimación de la pretensión correspondiente. Sucedía en la práctica que el temor a no obtener un pronunciamiento favorable en sede de costas, si la sentencia no accedía a la indemnización reclamada, retraía a los demandantes en la fijación de una suma indemnizatoria, y ello ocurría incluso a pesar de que en alguna medida se trató de solventar con la doctrina denominada de la 'estimación sustancial', y, por otra parte, por razones de desidia probatoria de las partes durante el proceso, y de comodidad de las resoluciones judiciales que no motivaban si había habido o no posibilidad de probar en el periodo correspondiente, se terminó por imponer la rutina de remitir la cuantificación a ejecución de sentencia. Con tal actitud se generó un incremento litigioso al insertarse en el proceso de ejecución un incidente (nuevo proceso) declarativo sobre el daño con el consiguiente aumento del coste -tiempo y gastos- y derroche de energías sociales. Para corregir la situación se entendió, con sana intención, que había que exigir la cuantificación dentro del proceso declarativo y a ello responden los preceptos procesales que se examinan. La normativa, como regla general, es saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva (...) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda que, dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso anterior (...); o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución (...), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en Sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso (...)'.
Pero el presente caso no tiene cabida en esta interpretación flexible de la exigencia contenida en los arts. 209 en relación con el art. 219LEC, pues lo remitido a la fase de ejecución supera la cuantificación de la indemnización y afecta a objeciones formuladas por los demandados que guardan relación incluso con la procedencia de la indemnización, tal y como las reseña el recurrente en el desarrollo del motivo (reseñadas en el apartado 19).
En consecuencia, el tribunal de apelación deberá subsanar los defectos apreciados: la motivación de la estimación de la indemnización por lucro cesante sufrido por Coventya Technologies como consecuencia de la infracción de la patente ES 2290783; y la resolución de las cuestiones planteadas por las demandadas en relación con la procedencia de esa indemnización y, en la medida de lo posible, las relativas a las bases de la cuantificación.
Consecuencia de los anterior, no es necesario resolver el resto de los recursos.
Estimado el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por las entidades Atotech Deutschland GmbH, Atotech España S.A.U. e Ingalcinc S.A., no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2LEC), con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 8.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Fallo
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.