Sentencia Civil Nº 28/2011, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 558/2010 de 26 de Enero de 2011

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 558 (C 22 ) 10.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 1057 / 09.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

Apelante/s: AREAS DE SERVICIO ARAGONESAS S.L.

Procurador/es: CARMEN VIDAL MAESTRE

Letrado/s: ENRIQUE MANRESA MEDINA

Apelado/s: AREAS S.A.

Procurador/es : ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO

Letrado/s: DAVID PELLISE URQUIZA

SENTENCIA NÚM. 28/11

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiséis de enero del año dos mil once.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por AREAS DE SERVICIO ARAGONESAS, SL, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª CARMEN VIDAL MAESTRE, con la dirección del Letrado D. ENRIQUE MANRESA MEDINA; siendo la parte apelada AREAS, SA, representada por el Procurador D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección del Letrado D. DAVID PELLISE URQUIZA.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 17 de junio del 2010, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por ÁREAS SA contra ÁREAS DE SERVICIO ARAGONESAS, SL debo declarar: 1º) que la demandada ha violado los derechos de exclusiva que corresponden a ÁREAS, SA como titular de la marca comunitaria nº 1.823.608 ÁREAS y de la marca española nº 1.994.643 ÁREAS y 2º) la nulidad de la marca española 2.715.165 registrada a favor de la demandada y debo condenar a la demandada a: 1º) abstenerse de utilizar el signo ÁREA en la forma indicada en el apartado 6 de la sentencia aplicado a la prestación de servicios de restauración así como a la oferta de estos servicios o para publicitarlos y a 2º) retirar del mercado el material publicitario o de uso comercial que tenga en uso en el que figure el signo AREAS en la forma indicada en el apartado 6 de la sentencia

Las costas judiciales se imponen a la demandada

Firme esta sentencia se ordenará a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a cancelar el registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 12 / 1 / 2011, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio.-

1. Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de una marca comunitaria (mixta, n.º 1.823.608, en que destaca la palabra "Areas", registrada el 22 de enero del 2003 para servicios de las clases 35, 37 y 42) y una marca española (denominativa, "áreas" n.º 1.994.643, registrada el 5 de noviembre de 1996 para servicios de la clase 42), una acción de nulidad de una marca nacional titularidad de la demandada (marca n.º 2.715.165, mixta, en que aparece igualmente la palabra "áreas", y debajo, en letra más pequeña "de servicio aragonesas, SL"), y una acción por infracción de las referidas marcas, la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la íntegra estimación de aquélla.

En primer término, y ella ha sido una de las cuestiones más arduamente debatidas en la instancia, desestimó la excepción de falta de uso de las marcas de la actora, que fue opuesta en la contestación a la demanda, con invocación de los arts. 95.3 del Reglamento de Marca Comunitaria y art. 41.2 LM .

Respecto a la acción de nulidad de la marca española, basada en causa relativa (artículo 52.1 , en relación con el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas del año 2001, registro de un signo similar para productos idénticos, con riesgo de confusión), se estima la demanda en tanto se dan los presupuestos para ello: identidad aplicativa de los servicios (que no ha sido objeto de debate), semejanza de los signos enfrentados (considerando como elemento dominante la palabra "áreas", que consta en los dos, con una evidente identidad sonora, conceptual y casi gráfica entre las marcas prioritarias y la impugnada, registrada con posterioridad) y la existencia de riesgo de confusión. Los efectos de la nulidad son los efectos ex tunc, previstos en el art. 54 LM .

En lo concerniente a la acción por infracción de la marca comunitaria y de la marca española, se estiman igualmente en tanto al ser declarada la nulidad de la marca, el registro no fue nunca válido y no ha producido efecto legal alguno, entre ellos el ius utendi invocado por el demandado.

2. Recurre la sentencia la otrora parte demandante, articulando cuatro motivos de impugnación: reitera la excepción de falta de uso de las marcas de la demandante, niega infracción marcaria, niega que exista causa de nulidad relativa y discrepa de la condena en costas.

Hemos de señalar con carácter previo que, aunque el Reglamento núm. 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, que entró en vigor el 13 de abril de 2009, habida cuenta de la fecha en la que ocurrieron los hechos, el litigio sigue rigiéndose ratione temporis por el Reglamento núm. 40/94 (RMC).

SEGUNDO. Sobre la acción de nulidad relativa de la marca española n.º 2.715.165, por concurrir riesgo de confusión, fundada en el artículo 52.1 , en relación con el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas .-

3. La solicitud de declaración de nulidad de esta marca se basa en el art. 52.1 LM, que bajo la rúbrica " Causas de nulidad relativa ", establece que " El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 " y en el art. 6.1 .b, que dispone que " No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ".

4. Como hemos dicho, esta acción ha sido estimada en la instancia en tanto se ha razonado, con suma corrección, que concurrían sobradamente los presupuestos legales para ello: identidad aplicativa de los servicios (que no ha sido objeto de debate), semejanza de los signos enfrentados (considerando como elemento dominante la palabra "áreas", que consta en los dos, con una evidente identidad sonora, conceptual y casi gráfica entre las marcas prioritarias y la impugnada, registrada con posterioridad) y la existencia de riesgo de confusión.

5. La apelante considera, con suma brevedad, que la marca de la demandante es "débil" y que el análisis comparativo de los signos pone de manifiesto que son dispares gráficamente y que no causarían confusión en un consumidor medio.

El motivo se desestima.

6. Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto "Matrix - DediegoMatrix" ( sentencia de 18 de marzo del 2010 ), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso del ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: " Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales ."

7. Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

De un lado, hemos de comparar, los signos: marca comunitaria denominativa y española de la demandante, con la palabra "áreas"; marca española mixta, de la demandada, igualmente con la palabra "áreas", en letras grandes, superpuestas a "de servicio Aragonesas, SL", en pequeño. Es obvio que en la comparación de estos signos prima el aspecto gramático y fonético, quedando redelegado el elemento gráfico o visual a un segundo plano. En ambas marcas hay un nexo común, que es el término "áreas". Como ya dijo la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1986 , han de ser tenidas en cuenta "... en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca discutida es susceptible de originar confusión en el tráfico ".

8. La similitud entre las marcas enfrentadas es palmaria, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1.-) La Sentencia del anteriormente denominado Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008 (T 287/06 ) declara: " Es, además, jurisprudencia reiterada que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si dicho componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando éste puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (véase la sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 46, y la jurisprudencia que se menciona). "

En nuestro caso, estimamos que el término "áreas" es el elemento dominante de los dos signos.

2.-) En la anteriormente citada Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008 , al referirse al riesgo de confusión respecto de una familia o serie de marcas, señala: " Por lo que respecta a la alegación de la demandante relativa a que sus marcas anteriores constituyen una «familia de marcas» o una «serie de marcas», que puede agravar el riesgo de confusión con la marca solicitada, procede recordar que tal hipótesis fue reconocida en la sentencia BAINBRIDGE, antes citada, y confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (BAINBRIDGE), C-234/06 P, Rec. p. I-7333.

80 Según dicha jurisprudencia, puede considerarse que existe una «serie» o una «familia» de marcas, especialmente, bien cuando esas marcas anteriores reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 123). En efecto, en tal supuesto, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 124). En presencia de una «familia» o una «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa «familia» o esa «serie» de marcas (sentencia Il Ponte Finanziaria, antes citada, apartado 63).

81 No obstante, según la jurisprudencia antes citada, el riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, las marcas anteriores que formen parte de la «familia» o de la «serie» deben estar presentes en el mercado. En segundo lugar, la marca solicitada no sólo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarse con ésta. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartados 125 a 127). "

9. De otra parte, la identidad o similitud de los productos designados por las marcas en conflicto no se ha cuestionado en el litigio.

10. Por último, la interdependencia que debe darse entre los elementos anteriores permite que gran similitud de los signos en conflicto y la identidad de los servicios marcados con ellos, al entender de este Tribunal, compartiendo el criterio de la resolución recurrida, un evidente riesgo de confusión, pues la generalidad del público puede creer, erróneamente, que los servicios designados con la marca "áreas" de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los servicios designados por las marcas de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen.

En conclusión, debemos confirmar la sentencia recurrida, en este extremo.

TERCERO. De la infracción marcaria por parte de la demandada.-

11. La tesis de la sentencia recurrida, una vez declarada la nulidad de la marca española registrada por la sociedad demandada, es que uno de los efectos de dicha nulidad, de conformidad con el art. 54.1 LM , es que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la Ley; de ahí que la utilización de la marca registrada, ahora declarada judicialmente nula, haya producido infracción de la marca anterior.

12. Se combate ese razonamiento por la apelante invocando la jurisprudencia existente acerca de los efectos que, con relación a la infracción de la marca ajena, se ha sentado cuando los actos infractores encontraban sustento en el registro de otra marca, alegando que no existe violación marcaria cuando se usa un signo que ha sido debidamente registrado, aún cuando después se declare su nulidad. Refiere la apelante la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero del 2007 y de 23 de mayo de 1991 . Se insiste, pues, en que mientras que no se declare la nulidad de un registro, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, así como que las medidas que se contemplan en el art. 41 LM (que lo son para cuando el derecho de marca "sea lesionado") no pueden ser adoptadas al amparo de la acción de nulidad del art. 51 .

13. El motivo ha de ser estimado. Este Tribunal, sobre la cuestión que ahora nos ocupa, y reiterando la posición ya establecida en anteriores resoluciones, se alinea con la tesis mantenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero del 2007 , cuyos preclaros fundamentos se reproducen a continuación, pues sirven como sustento jurídico para el decaimiento de las acciones de infracción deducidas en la demanda. Dicha sentencia razona que "... esta Sala ha venido perfilando la protección que al titular de la marca le confiere la Ley a través de las diversas acciones, que se recogían bajo las rúbricas de nulidad y caducidad en el Título V y bajo la de "acciones por violación del derecho de marca" en el Capítulo II del Título IV, todos ellos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable al caso que nos ocupa. El artículo 31 permite que el titular de una marca registrada ejercite las acciones que señala el artículo 35 frente a los terceros que utilicen en el tráfico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, y el artículo 36 contempla la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios sufridos frente a quienes realicen un acto de violación de la marca registrada y hayan sido advertidos fehacientemente, en los términos del artículo 37 , o se hallen incursos en culpa o negligencia, siempre que se trate de actos de violación producidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción (artículo 38.4 ).

La cuestión se centra en la determinación de si es posible que la violación de la marca que dé lugar a indemnización incluya la realizada por quienes son también titulares de marca inscrita, una vez que haya sido declarada la nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actúa. Y, por tanto, si entre los terceros a los que se refiere el artículo 35 se han de incluir quienes actúan a partir de una marca registrada que es finalmente anulada, y en relación con actos anteriores a la declaración de nulidad. La respuesta que se obtiene del artículo 50.1 Ley 32/1988 podría hacer pensar, dado su tenor literal, que ha sido calificado a veces por la doctrina y por la jurisprudencia como drástico, que la actuación de quien se presenta en el tráfico como titular de una marca registrada declarada nula no puede ser amparado por la justificación de hallarse ejercitando su derecho, según el antiguo aforismo qui suo iure utitur neminem laedit, pues - dice el precepto - "la declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título IV, Capítulo Primero, de la presente Ley..."

Sin embargo, una interpretación sistemática, que ha de tener en cuenta los limitados efectos que a la retroacción se señalan en el mismo precepto, artículo 50.2 , así como la referencia puntual del primer inciso a la "indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe ", ha llevado a la jurisprudencia de esta Sala a la conclusión de que, en los supuestos de nulidad del registro de la marca, los daños y perjuicios - dentro del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta - sólo son reclamables cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca después anulada. Y así, la Sentencia de 22 de septiembre de 1999 exigía en concreto la mala fe y señalaba que "no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre". Las Sentencias de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 habían señalado que cuando la empresa se había limitado a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio "qui suo iure utitur neminem laedit", ya que no cabe considerar como tercero en el artículo 31 a quien está protegido por el Registro. No se ha postulado ni, en consecuencia, obtenido, un pronunciamiento sobre la mala fe de la demandada, lo que hubiera abierto paso a la indemnización de daños y perjuicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.2 , en los supuestos de actuaciones llevadas a cabo por titular registral de marca que finalmente es anulada, en este caso por hallarse incursa en el supuesto del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 ".

14. Las SSTS de 23 de mayo de 1994 y de 6 de marzo de 1995 declaran: " ahora bien, en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo con el art. 30, inc. 1º de la Ley de Marcas , al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio "qui iure suo utitur, nenimem laedit", puesto que como se dice en el art. 31 , las acciones del art. 35 se podrán ejercitar "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante....", siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el Registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral ."

15. Como tiene establecido este Tribunal de Marca Comunitaria en la muy reciente sentencia de 18 de marzo del 2010 (conocida como Asunto "Matrix"), hemos de plantearnos si es posible deducir una acción de infracción dirigida contra la demandada cuando el servicio por ella prestado se encontraba amparado en el registro de una marca nacional. Ya dijimos en nuestra Sentencia de 23 de enero de 2009 algo en lo que nos reiteramos: no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos de la actora " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ") .

16. Con ello, seguíamos el criterio de nuestra Sentencia de 10 de marzo de 2008 , en la que dijimos que no puede calificarse como acto de infracción " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ). "

17. En la sentencia de 4 de febrero del 2008 (Asunto "Piquadro ") ya expusimos que "...el art. 2.1 LM expresamente dispone que la titularidad del derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado y, desde entonces, al titular de la marca registrada se le reconoce un conjunto de derechos, con una dimensión positiva de uso exclusivo de la marca (art. 34.1 LM ), y con una dimensión negativa de impedir a terceros su uso y el de signos que ocasionen confusión al público (art. 34.2 LM ).

El titular de la marca registrada (...) mientras la tenga registrada está legitimado para usarla en el tráfico económico, para aplicarla a los productos para los cuales la tiene reconocida, (...). Mientras no conste, y no lo ha sido, que el empleo del signo (...) lo ha sido en forma distinta a la registrada, provocando por ello la confusión con el signo de las actoras, no puede ser imputado a las demandadas un acto de violación de la marca comunitaria de aquéllas".

18. Así pues, la única posibilidad de que pueda estimarse la acción de infracción es que la mercantil demandada hubiera utilizado un signo que no se correspondiera con el que registró como marca nacional. Ha de tenerse en consideración que el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas señala que tendrá la consideración de uso legítimo de la marca registrada siempre que se emplee la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.

En nuestro caso, consta que: a) la demandada es titular de la marca española a que nos venimos refiriendo; b) se ofrecieron en el mercado los servicios para los cuales fue registrada, una vez el signo accedió a la OEPM; c) en ningún momento siquiear se ha alegado que el signo utilizado para identificar los servicios ofrecidos en el mercado por la demandada difiera en elementos que alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual fue registrado.

19. Así las cosas, el derecho de uso exclusivo de la demandada a utilizar la marca en el mercado, reconocido en el artículo 34.1 de la Ley de Marcas , impide que pueda prosperar la acción de infracción de la marca comunitaria y nacional de la actora ni que tampoco puedan acogerse las consecuencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas , anudadas a la violación de la marca comunitaria (en virtud de la remisión que realizan los artículos 14 y 98.2 RMC) y de la marca nacional. Ahora bien, que la nulidad no pueda producir los dos efectos a que se condena en la sentencia de instancia, a consecuencia de dicha nulidad y de la infracción (efectos que son la obligación de la demandada de abstenerse de utilizar el signo ÁREAS en la forma indicada en el apartado sexto de la sentencia, aplicado a la prestación de los servicios de restauración, así como a la oferta de esos servicios o para publicitarlos, y obligación de retirar del mercado el material publicitario o de uso comercial que tenga en uso en el que figure el signo ÁREAS en la forma indicada en el apartado sexto de la sentencia), no ha de impedir que, siendo consecuencia de la declaración de nulidad relativa la ineficacia ex tunc (como declara el artículo 54.1 de la Ley de Marcas , es decir, el registro de la marca nunca fue válido de tal manera que ni el registro ni la solicitud que lo originó nunca produjeron ningún efecto) dicha ineficacia necesariamente haya de proyectarse no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, según la teoría general de la nulidad de los actos jurídicos, con lo que los dos efectos antes referidos (obligación de no uso del signo y retirada de productos y material marcado con el mismo) se antojan de todo punto necesarios para asegurar la plena efectividad de dicha declaración de nulidad, en tanto habrán de impedir la realización de actos y el mantenimiento de situaciones de hecho que, al no estar ya amparados por título alguno, serían susceptibles de engendrar violación de la marca de la demandante.

CUARTO. De la excepción de falta de uso de la marca de la actora para servicios de restauración.-

20. La referida excepción de falta de uso está prevista, tanto en el artículo 41.2 (como reacción frente a una acción de infracción, lo que, en el caso que nos ocupa, y al no haber existido infracción, carece ya de relevancia) cuanto en el artículo 52.3 LM (como respuesta frente a una acción de nulidad relativa), como una facultad otorgada al demandado, cuando el demandante sea titular de una marca que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, de exigirle la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. La consecuencia de la excepción es que la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

21. La Sentencia de instancia consideró suficientemente acreditado el uso de la marca para los servicios de restauración.

Compartimos plenamente el criterio de la resolución recurrida. De la abundante prueba documental aportada por la actora (alguna de la cual, es cierto, tan solo revela el uso de la marca en un ámbito meramente interno, organizativo, de la sociedad demandante), el uso de la marca para la distinción de los servicios de restauración queda más que sobradamente acreditado con la página web www.areas.es , en que aparece dicha marca, asociada al resto de marcas que la sociedad gestiona para la prestación de los servicios concretos de restauración, según su concreta naturaleza, así como por el suplemento de la revista RESTAURACIÓN NEWS, publicado en el año 2008, y dedicado a la mercantil demandante, en el que se relatan las excelencias del grupo en orden, entre otros extremos, a los servicios de restauración que proporciona a sus clientes.

Sin necesidad de mayores disquisiciones, este motivo de recurso será desestimado.

QUINTO.-

22. En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2 , que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC ., cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad.

SEXTO.-

23. De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SÉPTIMO.-

24. De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de AREAS DE SERVICIO ARAGONESAS, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 17 de junio del 2010, en los autos de juicio ordinario n.º 1057 / 09, debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente en el sentido de que la estimación de la demanda interpuesta en su contra por AREAS, SA ha de ser parcialmente estimada, dejando sin efecto el apartado primero de la parte declarativa del fallo de dicha resolución, declaratorio de la violación de marca nacional y comunitaria, y manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer en ninguna de las instancias expreso pronunciamiento sobre costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.