Sentencia Civil Nº 28/2015, Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 2, Rec 677/2013 de 04 de Febrero de 2015

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

MADRID

SENTENCIA [nº00028/2015]

En Madrid, a cuatro de febrero de dos mil quince.

Vistos y oídos por Dº Andrés Sánchez Magro, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil nº 2 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario seguidos bajo el número 677/13, a instancia de Dª Candelaria , ostentando su representación la procuradora Dª Pilar Segura Sanagustín y su defensa técnica el letrado Dº Carlos Talegón Sanz, contra RADIO TAXI TRES CANTOS S.L., ostentando su representación el procurador Dº Ignacio Batllo Ripoll, y su defensa técnica el letrado Dº José A. Díez Herrera, sobre marcas, y resultando los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.-Por la procuradora Dª Pilar Segura Sanagustín se interpuso escrito formulando demanda de juicio ordinario contra RADIO TAXI TRES CANTOS S.L., que, conforme a las normas de reparto de asuntos civiles fue turnada a este Juzgado. En el señalado escrito inicial, tras señalar hechos y fundamentos jurídicos que estimaba aplicables, y adjuntando documentación que estimó oportuna para prueba de lo manifestado se solicitaba se dictare Sentencia estimatoria, según es de ver en el cuerpo de su suplico.

SEGUNDO.-La demanda fue admitida a trámite por Decreto de fecha quince de octubre de dos mil trece y se confirió traslado de la misma a la parte demandada con emplazamiento por veinte días, para comparecer y contestar. En resolución posterior se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a Audiencia Previa, que se celebró en sede judicial en el día señalado, cinco de marzo de dos mil catorce, según lo establecido para esta clase de procedimiento, con asistencia de las partes, audiencia que se documentó en soporte audiovisual con el resultado que consta en autos y en la que, ratificándose las partes en sus planteamientos, se señaló para celebrar juicio. El acto de juicio, con asistencia de las partes, se desarrolló el día señalado, nueve de abril de dos mil catorce, y se documentó asimismo en soporte audiovisual, con el resultado que consta en autos, quedando vistos para sentencia.

TERCERO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones y formalidades legales excepto referentes al cumplimiento de ciertos plazos procesales, debido a la carga de trabajo que pesa sobre este órgano judicial.

Fundamentos

PRIMERO.-Dª. Candelaria , demanda en estos autos a la mercantil RADIO TAXI TRES CANTOS, S.L., con fundamento en la Ley de Marcas y la Ley de Competencia desleal, ejercitando las acciones declarativa de deslealtad, de cesación y prohibición de uso, de remoción de efectos producidos por competencia desleal, de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto.

Señala la actora que es titular de la marca nacional denominada 'RADIO-TAXI COLMENAR VIEJO' como número de marca 3046277/0, con fecha de solicitud de 27 de septiembre de 2012, concedida con fecha de efectos de la propia solicitud, en resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 22 de enero de 2013. Señala también que la demandada solicitó el registro de la marca RADIO TAXI TRES CANTOS COLMENAR VIEJO, la cual fue denegada por la Oficina de Patentes y Marcas en el expediente de solicitud NUM000 .

Indica la actora que la demandada se publicita a través de medios e propaganda y marketing con la citada denominación señalada en la solicitud de marca denegada, lo que crea confusión en el consumidor, por tratarse de una denominación similar y coincidente.

La demandada señala que no se usa la denominación señalada por la actora, sino que únicamente se publicita un servicio de Radio Taxi que se presta en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. Al respecto, defiende que la inclusión de tales denominaciones geográficas no pueden ser impedidas por cuanto las mismas no son apropiables por nadie, cuando lo que se hace es prestar un servicio de taxi por vehículos licenciatarios del Ayuntamiento de Madrid.

SEGUNDO.-La actora en los presentes autos solicita protección de la marca de su titularidad, por entender que los actos de la demandada son de los actos previstos en el art. 41 de la Ley de Marcas y por cuanto se trata de actos que violan su derecho. Lo que ocurre que tales actos de protección no pueden hacerse efectivos contra una marca de la demandada que colisione con la de la actora, por cuanto la solicitada por la demandada fue denegada por la Oficina de Patentes y Marcas en el expediente de solicitud NUM000 . En este sentido, tiene declarado nuestra Audiencia Provincial, que cuando se ejercita una acción fundada en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal, sólo procederá entrar en el análisis de la acción fundada en esta segunda Ley cuando la acción fundada en la Ley de Marcas no haya obtenido la protección suficiente para la actora. Así, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) señala en su sentencia de 2 de diciembre de 2011 (AC20111642) que :

En la demanda se invocaba, además de la vigente Ley 17/2001 (RCL 2001, 3001), de Marcas , la Ley 3/1991 (RCL 1991, 71)de Competencia Desleal . Sin embargo, lo cierto es que el suplico de la misma no perseguía obtener ningún efecto práctico distinto al que ha conseguido la demandante merced a la acción marcaria que ha prosperado. Por otro lado, la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71 )sólo debería entrar en juego, en aras al principio de consunción (en virtud del cual prevalece la norma especial que ofrece una protección más intensa), como protección complementaria si la normativa marcaria no hubiera ofrecido suficiente amparo al interés esgrimido por la parte actora. Precisamente la tipificación por el legislador, tras la Ley 17/2001 , de la solicitud del registro de mala fe como causa de nulidad absoluta de aquél ha supuesto que se superase la polémica que había suscitado la ausencia de previsión expresa al respecto en la precedente Ley 32/1988 ( RCL 1988, 2267 )y que había llevado a pensar que en los casos en que se efectuase un registro de mala fe de un signo que no estuviese ya registrado en España había de recurrirse a la Ley de Competencia Desleal para reaccionar contra lo que podría considerarse como actuaciones de obstaculización (al amparo de la cláusula general de dicho cuerpo legal - artículo 5, según la nomenclatura anterior a la reforma por Ley 29/2009 ( RCL 2009, 2633 )- que repele los actos contrarios a la buena fe). Es por ello que al poderse obtener en este caso satisfacción por la vigente normativa marcaria resultaba innecesario que se invocase además la tutela por vía de la Ley de Competencia Desleal, por lo que eludiremos un debate a propósito de esta materia que consideramos de todo punto inane.

Es este el supuesto en el que nos encontramos, en el que la demandada, a pesar de haber sido denegada por la Oficina de Marcas el registro de la solicitada, sigue utilizando la denominación pretendida, como forma distintiva del servicio que presta.

Analizando la prueba existente en los presentes autos, advertimos que la demandada se publicita en distintos medios bajo la denominación 'Radio Taxi Tres Cantos Colmenar Viejo', tanto en Internet, como en pegatinas en sus vehículos, en calendarios, imanes o pegatinas que se colocan en las paradas de taxis. Ello no es negado en modo alguno por la demandada, señalando que se trata tan solo de publicidad del servicio prestado.

Lo que ocurre es que ello no se ajusta a la realidad de los hechos, como se obtiene del análisis del documento nº 6 de los aportados con la demanda. En el mismo la denominación 'Radio Taxi Tres Cantos Colmenar Viejo', no se usa como indicativo del servicio prestado, sino que se utiliza para diferenciar la empresa que presta el servicio, como si de una denominación se tratara. Así, se indica: ' Radio Taxi Tres Cantos y Colmenar Viejo es una empresa....' Se evidencia que se presenta ante el mercado con tal denominación.

Pues bien, tal uso indebido de esa denominación colisiona con la marca de la actora. Como se advierte de la declaración del testigo que depuso en el acto del juicio, cuya sinceridad en sus manifestaciones encontramos fuera de toda duda, el uso de tal denominación por la demandada provoca error en el usuario. Como señaló D. Onesimo , en la parada en la que él solicita el servicio de taxi había diferentes taxis unos denominados Colmenar Viejo y otros Tres Cantos Colmenar Viejo. No había reparado nunca en tal hecho hasta que un día cogió un taxi viendo que la bajada de bandera venía con 8 euros y pico. A raíz de ese detalle, se dio cuenta de que le cobraban más unos taxis que otros. A partir de entonces se fijó en que los nombres de los taxis diferían unos de otros y le comentaron que había dos empresas, optando a partir de entonces por coger siempre el taxi de Colmenar Viejo.

No es en modo alguno válida la justificación de la actora, que señala que tienen derecho al uso de la pegatina distintiva, por tratarse de un servicio que se presta en toda la comunidad. Si ello es así, no se entiende por qué pone solo dos nombres, lo adecuado sería señalar que se trata de un Radio Taxi que presta servicios en la Comunidad de Madrid.

Pues bien, como tiene señalado el Tribunal Supremo, procede estimar la acción basada en competencia desleal cuando el aprovechamiento indebido de la reputación de otro perjudica tanto a un empresario, en este caso la actora, como a un consumidor. Así lo ha indicado en sentencia dictada en fecha 14 de julio de 2013 (RJ20034634). La misma señala que:

Que en la patología vulneradora de la normativa vigente, puede ocurrir que se atente al 'prius' de la tutela, o se perjudique al empresario o por el comportamiento concurrente objetivamente contrario a la buena fe art. 5, o por el aprovechamiento indebido por otro, de su reputación o esfuerzo -art. 6-1 de la Ley y, asimismo, que se atente el 'posterius' de esa tutela, o sea, se perjudique al consumidor cuando a resultas de ese ilícito, se le confunda con la actividad, las prestaciones o al establecimiento ajenos o sobre la procedencia de la prestación o producto consumido en los términos de la, entre otras, Sentencia de 17-10-2002 ( RJ 2002, 8766), -art. 6-; y cabe que no exista esa dualidad en el daño producido tanto para el empresario como para el consumidor, y que sólo afecta o se perjudique a uno de ellos, sobre todo, en el caso de concurrencia desleal o aprovechamiento del esfuerzo ajeno -tutela del empresario- y, entonces, claro es, esa conducta, asimismo, subsumible en el ilícito no puede quedar inmune, que es lo que, al parecer, ha acontecido con el criterio de la recurrida, que sólo contempla la inexistencia de la imitación confundidora o confusoria y se olvida de la concurrencial y, por ende exonera de responsabilidad a los autores codemandados, lo que, obvio es, no se acepta.

La consideración de desleal de la conducta de la demandada determina la estimación de la demanda, determinándose las consecuencias económicas de la infracción en ejecución de sentencia, como señaló la actora en el acto del juicio.

TERCERO.-La estimación de las pretensiones de la demanda, conlleva la imperativa condena en costas de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC .

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que se estima la demanda formulada Dª. Candelaria , declarando que el uso efectuado por la mercantil RADIO TAXI TRES CANTOS, S.L., de la denominación 'RADIO TAXI TRES CANTOS COLMENAR VIEJO' es incompatible con el legítimo uso por la actora de la marca registrada RADIO-TAXI COLMENAR VIEJO, de que es titular, constituyendo dicho uso un acto de competencia desleal, condenando a la demandada a cesar en el uso de tal denominación, así como a la retirada de la publicidad y marketing en los que se incluya la misma.

Se condena igualmente a la demandada a la indemnización por daños y perjuicios que se determine en ejecución de sentencia, en función del 1 % del importe de la cifra de negocio obtenida por la demandada desde la fecha 27 de septiembre de 2012 hasta su efectiva cesación en el uso.

Se imponen las costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, al no ser firme, podrán interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, Sección 28ª, en el plazo de veinte días a contar desde la notificación.

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la Cuenta de Depósitos y consignaciones de este Órgano, el depósito correspondiente, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia Gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad local u Organismo Autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Sr Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.