Sentencia Civil Nº 284/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 747/2007 de 16 de Julio de 2008

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE

BARCELONA

SECCIÓN Decimoquinta

ROLLO Nº 747/2007-3ª

PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 588/2006

JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA

S E N T E N C I A Nº 284/2008

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO

Dª ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona, a dieciseis de julio de dos mil ocho.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento ordinario, número 588/2006 seguidos por el Juzgado Mercantil 2 Barcelona, a instancia de BRANDY MASCARÓ, S.L., contra ALSISAR, S.L.; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en los mismos el día 29 de mayo de 2007, por el/la Juez del expresado Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que DESESTIMANDO íntegramente la demanda interpuesta por DON FEDERICO BARBA SOPEÑA, Procurador de los Tribunales y de BRANDY MASCARÓ S.L., contra ALSISAR DANIEL FONT BERKHEMER, debo absolver y absuelvo libremente a la parte demandada, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales.".

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló día y hora para la vista oral el día 27 de febrero de 2008 a las 9'45 horas.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia.

VISTO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ELENA BOET SERRA.

Fundamentos

PRIMERO: La sentencia de primera instancia desestima íntegramente las acciones de infracción marcaria y de competencia desleal ejercitadas por la parte actora, "BRANDY MASCARÓ, S.L." contra la mercantil "ALSISAR, S.L.", por estimar que esas mismas acciones ya fueron ejercitadas en otro procedimiento civil precedente, que concluyó con sentencia firme del Tribunal Supremo, sustentándose sobre los mismos hechos que se invocan en la demanda rectora del proceso de que trae causa el presente recurso, y sin que quepa aducir el argumento de la marca notoria y la incidencia de la nueva Ley de Marcas para excluir la eficacia de cosa juzgada de la sentencia recaída en el otro procedimiento civil; por cuanto de acreditarse la supuesta notoriedad de la marca, cuya infracción se denuncia, no cambiaría el análisis comparativo entre los signos distintivos en pugna ("MASCARÓ"/ "SOGAS MASCARÓ") dado que, la notoriedad de la marca no impone un mayor rigor al analizar la semejanza entre las marcas enfrentadas.

La parte actora se alza contra el pronunciamiento a quo alegando las siguientes razones procesales y sustanciales: primera, la sentencia apelada no ha resuelto sobre el fondo, estimando la excepción de cosa juzgada alegada, lo que implica una modificación del auto de fecha 10 de abril por el que se desestimaba la excepción de cosa juzgada alegada por la demandada; segunda, no se cumplen los presupuestos de la cosa juzgada al concurrir una situación fáctica y jurídica nueva: la notoriedad alcanzada por la marca y la protección reforzada que la nueva Ley de marcas confiere a la marca notoria.

La parte demandada se opone al recurso de apelación e interesa la confirmación de la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: Las circunstancias fácticas incontrovertidas o acreditadas en autos relevantes para la resolución del recurso de apelación son las siguientes:

1º.-La parte actora-apelante,"BRANDY MASCARÓ, S.L.", es titular registral desde el año 2003 (por transferencia de D. Ramón a la sociedad actora en concepto de aportación social) de la marca denominativa "MASCARÓ" para productos de la clase 33 del Nomenclátor internacional y, también, es titular registral de otras marcas denominativas y mixtas que incluyen la denominación MASCARÓ y del nombre comercial denominativo "MASCARO". La actora comercializa, a través de la mercantil "ANTONIO MASCARÓ S.L.", vinos, licores, cavas y brandys bajo sus distintas marcas registradas que incorporan el elemento denominativo "MASCARÓ" (conforme resulta del documento número 6 de la demanda).

2º.-La parte demandada, "ALSISAR, S.L.", elabora, embotella y comercializa bebidas alcohólicas consistentes en vinos, cavas y licores diversos bajo la marca no registrada "SOGAS MASCARÓ". La entidad demandada realiza la comercialización referida en conexión empresarial con la sociedad del mismo grupo "JM SOGAS MASCARÓ, S.L., antes denominada "SARDÀ & MASCARÓ S.A.", y de la que fueron socios fundadores los Srs. Jose Augusto y Gaspar , este último ya fallecido, y siendo socio actual el Sr. Jose Augusto .

3º.-En 1991 el titular registral de las marcas "MASCARÓ", D. Ramón formuló (junto con BODEGAS J. SARDA, S.A.", titular de otros signos litigiosos en ese procedimiento), ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Barcelona, demanda por infracción marcária y competencia desleal -además de otras pretensiones- contra la sociedad "SARDA & MASCARÓ" y contra las personas de Jose Augusto y Gaspar (documento núm. 18 de la demanda).

La demanda denunciaba la utilización por los demandados de la marca no registrada "SOGAS MASCARÓ" (además del nombre comercial "SARDA & MASCARÓ" y la marca "SARDA & MASCARÓ) para distinguir botellas de cava y botellas de vino lo que, a juicio de la actora, constituía una infracción de su derecho de propiedad industrial sobre la marca registrada "MASCARÓ" y, además, un acto de competencia desleal por aprovecharse indebidamente de la reputación ajena. Invocaba la demanda la necesidad de tener en cuenta a la hora de valorar los hechos denunciados y de cuantificar la indemnización que la marca "MASCARÓ" tenía el carácter de notoria y era "uno de los símbolos de Vilafranca del Penedés, en donde se elaboran los productos "MASCARÓ" (al folio 333; y al folio 339 con el siguiente tenor literal "En el presente caso, hay evidente culpa por parte de los infractores, como lo demuestra (...) y el carácter de las marcas y nombre comercial violado, renombrados y notoriamente conocidos, que exigen extremar la diligencia en el uso de los signos distintivos de la empresa y de los productos propios" (...). "En cuanto al artículo 38 , intenta cuantificar la indemnización de los daños y perjuicios, advirtiendo que comprende no sólo las perdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener (...) teniendo siempre en cuenta, la notoriedad y prestigio de la marca o nombre comercial violados".

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 2000 (documento núm. 20 de la demanda) puso fin al procedimiento iniciado por la referida demanda, desestimando la acción de infracción marcária y de competencia desleal, con confirmación de la sentencia de segunda instancia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 15 de septiembre de 1995 (documento núm. 7 de la contestación a la demanda).

La sentencia del Tribunal Supremo, respecto a la acción marcaria, confirma el pronunciamiento de la sentencia de segunda instancia que destaca el efecto diferenciador que supone la introducción del elemento "SOGAS" al declarar que "difuminado el riesgo de confusión de la marca con uno de los elementos que la integran, su utilización sin disgregación de sus diversos componentes, no permite concluir la existencia de un riesgo de asociación sobre el origen del producto"; y respecto a la acción de competencia desleal concluye: "Añade el motivo la infracción de los artículos 2 y 3 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y pone el acento en que la resolución impugnada no entra a valorar el comportamiento adverso como competencia desleal, pareciendo referirse el motivo a una especie de incongruencia infra petita, pero olvida la parte impugnante que tampoco lo hizo la sentencia de primer grado, pese a estimar la demanda, y tal fallo fue consentido por la ahora recurrente. Mas, en todo caso, la sentencia de la Audiencia Provincial declara con valor de hecho probado y que no ha sido combatido adecuadamente en esta vía, que no generan confusión ambas denominaciones de las marcas "MASCARÓ" de la actora y "SOGAS MASCARÓ" de la demandada y al no haberse declarado contraria a la buena fe tal actividad, no pueden estimarse infringidos los referidos preceptos de la Ley 3/1991 ."

TERCERO: En el procedimiento del que trae causa el presente recurso el titular registral de la marca "MASCARÓ", la mercantil "BRANDY MASCARÓ, S.L.", ejercita acciones marcárias y de competencia desleal contra quienes utilizan en el mercado la marca no registrada "SOGAS MASCARÓ" para distinguir vinos y cavas. De lo que se sigue que la demanda rectora de este procedimiento ejercita las mismas acciones y las sustenta en los mismos hechos que fueron objeto de enjuiciamiento en el procedimiento judicial iniciado en 1991 y finalizado por sentencia firme del Tribunal Supremo. Además, y como muy bien señal el Magistrado a quo, el hecho de que formalmente no coincidan los litigantes no excluye la fuerza vinculante de la cosa juzgada, tanto en su vertiente negativa o excluyente, que determina la preclusión de todo ulterior juicio sobre el mismo objeto, como en la positiva o prejudicial, que produce la imposibilidad de decidir de manera distinta del fallo precedente, cuando, como acontece en el presente caso, las partes traen causa de quienes litigaron en el primero de los pleitos.

Aduce la demandada que no se cumplen los presupuestos de la cosa juzgada al concurrir una situación fáctica y jurídica nueva: la notoriedad alcanzada por la marca y la protección reforzada que la nueva Ley de marcas confiere a la marca notoria.

Lo que subyace a la pretensión actora es un nuevo enjuiciamiento de la misma controversia, que ya fue objeto de juicio y de resolución firme, bajo la nueva Ley de marcas. A lo que debe objetarse que un nuevo régimen jurídico no justifica una nueva revisión de lo que ya ha sido objeto de pronunciamiento judicial firme salvo que venga motivado por la concurrencia de hechos nuevos que impliquen un cambio sustancial de las circunstancias que alteren el objeto de la controversia.

El instituto de la cosa juzgada, consagrado por doctrina y jurisprudencia, que toma sus orígenes desde la más pura tradición romanista recogida por MODESTINO en Digesto 42.1.1: res iudicata dicitur quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, viene instituido por un doble efecto, aunque obedece a una misma finalidad: el llamado efecto negativo, o non bis in idem, que impide un nuevo enjuiciamiento respecto de lo que ya ha sido objeto de pronunciamiento judicial previo, y el llamado efecto positivo, o vinculación del tribunal de un juicio posterior para que respete lo ya resuelto cuando en el nuevo juicio aparezca como antecedente lógico de lo que en él se discute algo ya decidido en el juicio precedente.

La sentencia apelada rechazó en sede de audiencia previa la excepción de cosa juzgada, en cuanto al efecto negativo, alegada por la demandada, basándose en la apreciación de un hecho nuevo (la notoriedad de las marcas) no enjuiciado en la anterior controversia, así como la aplicación de la nueva normativa al respecto por imperativo de la Ley 17/2001 de Marcas . Sin embargo, con buen criterio, el tribunal a quo no descartó la aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada en relación a la sentencia dictada entre las mismas partes y por los mismos hechos por el Tribunal Supremo de fecha 21 noviembre 2000, cuya apreciación debía efectuarse en sentencia sobre el fondo, como así efectivamente ha sucedido.

En cuanto al extremo concerniente al efecto positivo de la cosa juzgada, o vinculación a lo ya resuelto en otro juicio anterior cuando esto tenga carácter prejudicial con el objeto de la segunda controversia, no puede alterarse la conclusión alcanzada en el primer pronunciamiento, y por lo tanto, el efecto vinculante o prejudicial debe desplegar toda su fuerza impidiendo ahora un pronunciamiento distinto del ya alcanzado en cuanto al tema referente a la notoriedad de la marca.

En el supuesto de enjuiciamiento la invocada notoriedad como hecho nuevo debe rechazarse por cuanto la notoriedad de la marca "MASCARÓ" ya fue invocada en la primera demanda (según se expone en el fundamento de derecho segundo). La notoriedad de la marca no es, pues, una circunstancia nueva, no acreditándose en autos un cambio sustancial de las circunstancias que alteren lo que fue objeto de controversia en el procedimiento anterior. El objeto litigioso en el procedimiento anterior y en el presente lo constituye la controversia entre signos distintivos (marca "MASCARÓ" y marca "SOGAS MASCARÓ") tal y como son usados en el mercado.

Por último y respecto al extremo concerniente a la competencia desleal, conforme a la doctrina de la cosa juzgada señalada en el artículo 222.1 LEC ésta excluye un ulterior juicio cuyo objeto sea idéntico al del juicio en que aquella se produjo, dándose también la coincidencia en cuanto a la persona de los litigantes, por cuanto, como ya se ha dicho, las partes de este segundo enjuiciamiento traen causa de quienes litigaron en el primero de los pleitos. Concurre en el presente supuesto, y respecto al extremo indicado de la acción de competencia desleal, la figura del llamado por doctrina y jurisprudencia efecto negativo de la cosa juzgada, también conocido bajo el brocardo non bis in idem, y que comporta el efecto de impedir la prosecución del segundo juicio ya que la materia que éste integra ha sido ya objeto de un pronunciamiento judicial, que, dotado de firmeza, vincula a las partes en todo su contenido como si de ley se tratase. Ese efecto negativo o non bis in idem significa que la sentencia del segundo proceso no tiene por qué tener el mismo pronunciamiento que la ya dictada, sino que debe impedir enjuiciar dos veces lo mismo, impidiendo un segundo juicio sobre lo mismo. La excepción de cosa juzgada, prevista en el artículo 416.1,2 LEC , como excepción procesal, permite su alegación como cuestión previa por la parte que la invoca, y en caso de ser apreciada, como concurren en el presente caso, impedir la prosecución del juicio

Es por ello, que debe desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la sentencia de primera instancia.

CUARTO: Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.1 de la LEC .

Fallo

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "BRANDY MASCARÓ, S.L." contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona con fecha 29 de mayo de 2007 , en autos de los que dimana el presente Rollo, que CONFIRMAMOS, con imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta segunda instancia.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Barcelona, en la misma fecha. En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.