Sentencia Civil Nº 285/2003, Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2, Rec 350/2000 de 25 de Marzo de 0020

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 285

Presidente

D. JOSE FRANCISCO COBO SAENZ

Magistrados

D. RICARDO GONZALEZ GONZALEZ

DÑA BLANCA GESTO ALONSO

En Pamplona/Iruña, a 14 de octubre de 2003.

La Audiencia Provincial. Sección Nº 2, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 350/2000, derivado de los autos de Menor cuantía nº 522/1999, del Juzgado de Primera Instancia Nº Cuatro de Pamplona/Iruña; siendo parte apelante, D. Silvio y BIJOYA, S.A., representados por el Procurador D. SANTOS JULIO LASPIUR GARCÍA y asistidos por el Letrado D. JOSE J. IRIBARREN; parte apelada, INTERNACIONAL DE RELOJERIA, representada por el

Procurador SR. ANGEL ECHAURI y representada por el Letrado SR. PEREZ; MONTRES LONGINES FRANCILLON, S.A. Y OMEGA S.A., THE SWATCH GROUP, S.A., representados por el Procurador SR. GONZALEZ OTEIZA y defendidos por el Letrado D. ALBERTO BOSCH DOFFERT; y la ASOCIACION DE JOYEROS, RELOJEROS, PLATEROS Y BISUTEROS DE NAVARRA ., representados por el Procurador D MIGUEL GONZÁLEZ OTEIZA y defendidos por el Letrado D. ALBERTO BOSCH DOFFERT .

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra.Dª BLANCA GESTO ALONSO.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 17 de octubre de 2000, el referido Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Pamplona/Iruña dictó Sentencia en el Juicio de Menor cuantía nº 522/1999, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Que debo desestimar las excepciones de defecto formal en el modo de proponer la demanda, litisconsorcio pasivo necesario, prescripción y caducidad e igualmente debo desestimar y desestimo la demanda principal interpuesta por BIJOYA S.A. y D. Silvio contra INTERNACIONAL DE RELOJERIA S.A., THE SWATCH GROUP (ESPAÑA) S.A., MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A., OMEGA, S.A. y contra la ASOCIACION DE JOYEROS, RELOJEROS Y PLATEROS DE NAVARRA condenando en costas a la actora. Y estimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por THE SWATCH GROUP (ESPAÑA) S.A., MONTRES LONGINES FRACILLON S.A. y OMEGA S.A. contra BIJOYA,

S.A., debo declarar y declaro que MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A. y OMEGA S.A. como propietarias de las marcas 465.986 y 464.898 Omega y gráfico y de las marcas 298.063 y 465.131 Longines y gráfico tienen el derecho exclusivo y excluyente para su utilización.

En consecuencia debo condenar y condeno a BIJOYA, S.A. por la comercialización de relojes con las marcas Longines y Omega a indemnizar a la demandada reconviniente en los daños y perjuicios que acredite en ejecución de sentencia por dicha comercialización. Todo ello con expresa condena en costas a la demandante reconvenida."

TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de la parte demandante, Silvio y BIJOYA, S.A..

CUARTO.- La parte apelada, INTERNACIONAL DE RELOJERIA, MONTRES LONGINES FRANCILLON, S.A., THE SWATCH GROUP, S.A. y OMEGA S.A. y ASOCIACION DE JOYEROS, RELOJEROS, PLATEROS Y BISUTEROS.., evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo reparto, correspondieron a la Audiencia Provincial. Sección Nº 2 en donde se formó el Recurso de apelación nº 350/2000, señalándose el día 30 de julio de 2003 para su deliberación y fallo, habiéndose observado las prescripciones legales, con excepción del plazo para dictar sentencia, ante la complejidad de su redacción.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia, después de desestimar las excepciones de defecto formal en el modo de proponer la demanda, litisconsorcio pasivo necesario, prescripción y caducidad, desestima asimismo la demanda principal interpuesta por BIJOYA, S.A. y D. Silvio contra INTERNACIONAL DE RELOJERIA S.A. (INTERSA), THE SWATCH GROUP ESPAÑA S.A., MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A., OMEGA S.A. y ASOCIACION DE JOYEROS, RELOJEROS Y PLATEROS DE NAVARA, por entender que

no cabe atribuir a los demandados conducta alguna antijurídica ni culpable, e impone las costas a la actora. Asimismo estima íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por THE SWATCH GROUP (ESPAÑA) S.A., MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A. y OMEGA S.A. contra BIJOYA S.A., declarando que tanto Longines como Omega son propietarias de sus marcas y tienen derecho exclusivo y excluyente para su utilización y condenando a BIJOYA S.A. que ha comercializado indebidamente relojes de esas marcas, a indemnizar a las demandadas reconvinientes en los daños y perjuicios que aquéllas acrediten en ejecución de sentencia por dicha comercialización con expresa condena en costas a la demandante-reconvenida.

Contra la citada sentencia se alza en apelación la representación procesal de BIJOYA S.A. y D. Silvio , aduciendo de modo general que la actuación de los demandados fabricantes al interponer la denuncia fue de mala fe, con engaño inicial; puntualizando que en el caso de OMEGA, admitió como habitual la práctica de transformación de relojes con su maquinaria en España hasta el año 1989, firmando luego un convenio con los fabricantes españoles por lo que se les permitía transformarlos hasta 1991,

momento en que se regularizaría la situación, comerciándolos a través de los representantes de Omega; por lo tanto, entre 1989 y 1991, se podrían seguir fabricando y en consecuencia, vendiendo.

En el caso de Longines no existe convenio y la firma consentía y propiciaba la misma transformación que Omega.

A su vez INTERSA, a través de su representante el Sr. Romeo se benefició del mercado de relojes joya, pues él mismo traía los relojes y aquí ( en Pamplona) los transformaba. Dicho representante engaña en sus declaraciones a Policía y Juez, pues oculta la verdad, que no es otra que el mismo participa en ese mercado. Asi, la denuncia se produce con abuso de derecho y ausencia de buena fe, pretendiendo conscientemente causar un perjuicio sin que sea el actor quien tiene que acreditar la mala fe, pues es quien ha causado el daño el que ha de demostrar que ha actuado de buena fe. Así, no se entiende cómo, en contra de lo manifestado en las sentencias penales originadas por la denuncia contra BIJOYA S.A., la juez "a quo" llega a la conclusión de que el que ha actuado dolosamente es el demandante, ahora apelante, cuando éste es por el contrario víctima de la falsificación.

En segundo lugar manifiesta que la actuación de la Asociación de Joyeros de Navarra es también culposa, pues sus miembros también vendían relojes joya, y la nota de prensa contra BIJOYA ha dañado el prestigio de ésta.

En cuanto a la reconvención, la representación del demandante reconvenido señala en primer lugar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, pues aquélla se dirige al comerciante detallista y no a las fabricantes, que son quienes venden a aquél el producto. De modo subsidiario se aviene a la petición o mandato de no seguir comercializando los relojes objeto de la litis, pero no admite que se le obligue a indemnizar, pues conforme al artículo 38 de la Ley de Marcas que establece los baremos de la indemnización, no se sabe lo que vale

una licencia de uso de las marcas de los relojes, ni se aporta prueba al respecto, que permita cuantificar los perjuicios, supuesto que los hubiese, pues el reconvenido-demandante estaba legitimado para vender esos relojes.

Por su parte la Asociación de Joyeros de Navarra se opone al recurso aduciendo los argumentos que estima oportunos para su pretensión, solicitando la confirmación de la sentencia en lo que a su parte atañe.

Otro tanto hace la representación procesal de Longines-Omega respecto a la desestimación del recurso en lo que a ellos les afecta.

En cuanto a la reconvención dirigida contra los demandantes, manifiesta en primer lugar que la excepción de falta de litisconsorcio por aquéllos planteada, ha sido resuelta por el juzgador de instancia en su fundamento de derecho tercero: la mayoría de los relojes intervenidos carecían de punzones, por lo que no puede saberse quiénes eran los fabricantes.

Señala en segundo lugar que BIJOYA carecía de autorización para comercializar los relojes; en éstos la transformación debe entenderse como falsificación en términos civiles. Además, entre los relojes intervenidos, conforme al informe pericial, unos eran falsos, pues su maquinaria no era auténtica, y otros estaban fabricados por fabricantes no suscriptores del convenio a que antes se ha hecho referencia, convenio que, por otra parte, era conocido por BIJOYA. Se ha producido, por tanto, una violación de derechos de propiedad industrial, en concreto, del artículo 30 de la Ley de Marcas y Patentes, de la que es responsable la demandante-reconvenida, pues ha puesto a la venta relojes Omega y Longines falsos.

En este sentido solicita la confirmación de la sentencia y la imposición de costas del recurso al demandante-reconvenido, ahora apelante.

Asimismo se opone al recurso INTERNACIONAL DE RELOJERIA S.A., alegando que la apelante no tiene derecho alguno en el que amparar su recurso, que por aquel entonces INTERSA era distribuidor en exclusiva de la marca Longines y que formuló la denuncia después de comprobar que el Sr. Ernesto , representante del Sr. Silvio vendía relojes falsos.

SEGUNDO.- El núcleo en que se sustentan todas las peticiones de la demanda consiste simplemente en la supuesta actuación de mala fe por parte de los demandados al interponer la denuncia que dio origen al proceso penal en el que el propio demandante fue absuelto, primero en primera instancia, y luego en apelación. De dicho proceso y de los episodios que en

aquél se dieron y que se recogen en autos, derivaron todas las consecuencias económicas y de índole personal o empresarial, - descrédito del demandante, desprestigio de la empresa -, de que ahora se pretende el debido resarcimiento.

A juicio del demandante, ahora apelante, el engaño inicial consistió en la ocultación por parte Sr. Romeo , representante de INTERSA, del hecho de que él mismo participaba en el mercado de relojes-joya, con las marcas Omega y Longines. Sin embargo, nada se ha probado sobre dicho particular, y aunque fuera plausible que así sucediera, con independencia de los motivos que le movieran a actuar denunciando al Sr. Silvio , el hecho es que la policía, a raíz de la denuncia, requisó una gran cantidad de relojes que, de los informes periciales, resultaron ser falsos.

Así, sin que por otra parte el presunto autor del engaño fuese a su vez denunciado por el Sr. Silvio , tal parece que más bien nos encontramos ante una respuesta muy poco flexible a un cambio de política de mercado de Omega y Longines, por parte de BIJOYA y su representante el Sr. Silvio ;

cambio de política amparada además por el derecho que a aquéllas les confiere la Ley de Marcas, y auspiciada por una práctica general del mercado que de los numerosos antecedentes aportados a los autos se antoja bastante turbia, rozando en ocasiones una actividad que se podría mostrar como ilícita.

Prueba de ello es el curso que en su momento siguió la propia denuncia contra el Sr. Silvio : se instruyó la causa, pues se apreciaron indicios de delito, pero no ya por el denunciante sino por el Ministerio Fiscal, por el Juez instructor y luego en la sentencia de instancia y en la de apelación.

Es importante destacar que, en ambos casos, se constató la falsificación, pues así se calificó a la transformación de los relojes joya, si bien no se consideró suficientemente probado que pudiese serle imputada al denunciado Sr. Silvio , pues existía la duda razonable de que se hubiera limitado a montar las piezas fabricadas por otras personas que no figuraban

en la denuncia. Todo ello acontecía en el ámbito penal, por lo que el Sr. Silvio fue absuelto. Pero subsistía el hecho incontrovertible de que se había producido una trasgresión de la Ley de Marcas durante un período en que las ahora demandadas, Longines y Omega, se esforzaban en reconducir el mercado a unas condiciones en que pudiesen lícitamente atajar una situación que les perjudicaba tanto en lo económico como en su propio prestigio de marcas reconocidas en el mercado. Y de modo claro, BIJOYA era una de las empresas que comercializaban relojes en clara trasgresión a la Ley de Marcas que amparaba a los poseedores de las dos citadas. Así pues, no puede apreciarse mala fe en la denuncia; y el perjuicio que de aquélla se deriva y que ha dado lugar a esta demanda, no es más que la consecuencia de una actuación ilícita cierta, aunque en su momento aquélla no presentase sujeto definido en el ámbito penal.

Procediendo todas las pretensiones de la demanda civil de esa actuación de mala fe que no se ha justificado en absoluto, no queda más opción que declararlas carentes de contenido, desestimando aquélla en todo lo que tiene relación con la presunta responsabilidad de INTERSA, THE SWATCH GROUP (ESPAÑA) S.A., LONGINES Y OMEGA, pues la doctrina jurisprudencial exige para el resarcimiento del daño causado por actuaciones procesales que aquél se derive de una conducta dolosa o culposa de quien lo causó que, como se ha dicho, no ha quedado demostrada.

De ahí que no proceda el resarcimiento por los daños causados por la conducta procesal de las demandadas (Cfr. SST.S de 23 de noviembre de 1984, RJ5624 y de 5 de diciembre de 1980, RJ4738, en la que se citan otras de similar contenido).

TERCERO.- Asimismo es reputada como de mala fe y con abuso del derecho la actuación de la Asociación de Joyeros, Relojeros, y Plateros de Navarra, en clara infracción del artículo 7 del Código Civil y de la Ley 17 del Fuero Nuevo de Navarra, al publicar una nota

de prensa haciendo referencia al "taller pirata de fabricación de relojes de oro falsos, sito en la joyería BIJOYA S.A., calle Tudela nº 17", solicitando la colaboración de clientes y público, con el fin de denunciar a la asociación cualquier irregularidad que pudiera producirse, y manifestando que la asociación sólo puede responder de aquellos establecimientos que pertenecen a la misma.

La noticia en que se basa la nota de prensa es cierta; la calificación de "pirata" proviene del diario EGIN. Las irregularidades a que se refiere, y para la que pide la colaboración pública deben afectar a otras joyerías, pues es evidente que el público estaría ya advertido respecto a BIJOYA que, por otra parte, no pertenece a dicha asociación.

Frente al supuestamente dañado prestigio profesional de BIJOYA a raíz del comunicado de prensa, se alza también el prestigio de la parte del gremio representado por la asociación: así, puede interpretarse tal comunicado como un intento de salvaguardar dicho prestigio, al menos en lo relativo a sus asociados, pues es evidente que el público en general desconoce quién pertenece o deja de pertenecer a una asociación gremial de este tipo. De la nota parece desprenderse que el negocio ilícito podría encontrarse fuera de sus miembros, pero nada se dice de ello, sino que simplemente solicita se denuncie "cualquier irregularidad", lo que podría incluso afectar a sus propios miembros, como por otra parte señala el propio demandante respecto a dos de ellos, con los que empleó tácticas similares a las que él mismo sufrió; con la diferencia de que el demandante que dice haber constatado la misma irregularidad que le atribuyeron al denunciarle, no llevó a cabo similar denuncia y por la misma vía contra aquéllos miembros.

El mismo hecho del empleo por su parte de tácticas para desenmascarar a presuntos, digamos, emuladores de su ilícita actividad, denota una vez más un turbio panorama mercantil, en el que una misma actuación puede ser reputada como de mala fe o perfectamente válida, según la posición activa o pasiva que se tenga en aquélla.

Así pues, en este caso, más parece que la Asociación de Joyeros, Relojeros y Plateros de Navarra ha actuado en defensa de los intereses de sus miembros para proteger su prestigio profesional, que movido por una presunta intención de perjudicar a BIJOYA, pues nada ha podido aportar al perjuicio que no hubiera sido ya provocado por la aparición de la noticia en la prensa, con las expresiones por ésta empleadas que, si resultaron lesivas para el demandante hubo de

dirigirse contra quien las profirió y no contra quien simplemente se hizo eco de ellas. Expresiones que, por otra parte, con mayor o menor acierto de estilo, reflejaron en su momento el episodio de la denuncia y sus efectos.

CUARTO.- Por lo que a la demanda reconvencional se refiere, entrando en primer lugar a resolver la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, cabe señalar que dicha excepción ya ha sido alegada en la contestación a la demanda reconvencional y resuelta con acierto en la sentencia de instancia, en la que aquí se aborda de modo general en el fundamento jurídico segundo el tratamiento jurisprudencial de la referida excepción, y se aplica de manera particularizada al presente supuesto en el fundamento jurídico tercero, mediante unos razonamientos que la Sala comparte y hace suyos, bastando con remitirse a ellos para rechazar la excepción y evitar así inútiles reiteraciones.

En segundo lugar, habiendo admitido la parte el reconocimiento del derecho exclusivo y excluyente de las demandadas, ahora reconvinientes, respecto a la utilización de sus marcas, resta por analizar la condena a BIJOYA S.A. a indemnizar a Longines y Omega por la comercialización de relojes con sus marcas.

Los propios reconvinientes marcan el criterio con el que ha de establecerse dicha indemnización, una vez establecido que se ha producido la infracción del artículo 31 de la Ley de Marcas por parte del reconvenido: se hará en la cifra que se establezca, bien en el período de prueba, o en fase de ejecución de sentencia, de acuerdo con los parámetros que para dicha indemnización se determina en el artículo 38 de la Ley de Marcas, apartado c), que no son otros que " el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".

Cabe observar de la anterior exposición que los actores ante la ausencia de concreción de los perjuicios causados por la utilización de la marca por parte de los demandados, optan por fijar las bases sobre las cuales los perjuicios deben ser determinados.

En todo caso, la indefinición acerca de los perjuicios causados es total, pues los actores reconvinientes no han desplegado una mínima actividad probatoria ni en cuanto a la realidad efectiva de los perjuicios ni siquiera en cuanto a lo que definen como las bases para su cuantificación, pues tampoco se ha acreditado el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización correcta (artículo 38.c.), y habida cuenta que tanto Longines como Omega constituyen nombres comerciales de amplia difusión, que por lo visto en los autos un buen número de joyeros y relojeros comercializan con o sin licencia, y en tal caso, ocurre como en éste, que la cuestión acaba en los Tribunales, parece razonable que cuando menos se hubiera realizado

una actividad probatoria en el sentido de cuantificar dicha licencia, ofreciendo así al juzgador un criterio indemnizatorio concreto.

En tal sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha encargado de precisar que si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios: no puede condenarse a un resarcimiento de los mismos si éstos no se han probado (Cfr. entre otras SST.S 6 de marzo de 1995, 21 de mayo de 1994, 21 de abril de 1992), precisando la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1994, que ni siquiera la advertencia fehaciente al obligado para que cese en el uso de la marca - situación que en este caso ni se dio - le releva de la necesaria actividad procesal de aportación de pruebas concluyentes y decisivas, tanto de la realidad de efectivos perjuicios como de culpa.

La aplicación de la anterior doctrina al presente supuesto conduce a la desestimación de la demanda reconvencional en cuanto a la petición indemnizatoria, pues no se ha practicado prueba alguna tendente a acreditar y determinar los daños y perjuicios que se reclaman, ni siquiera se ha acreditado el precio de la licencia que se establecía como base o criterio para determinar el resarcimiento de los perjuicios causados por las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca, a causa de la violación de su derecho (artículo 38 Ley de Marcas, 32/1998).

Debiendo añadirse que conforme a la dicción del artículo 360.2 LEC/1881 y la jurisprudencia que lo interpreta, lo único que excepcionalmente cabe dejar para la ejecución de sentencia es la cuantificación; en ningún caso la determinación de daños y perjuicios (Cfr. SST.S de 25 de mayo de 1993, 12 de noviembre 1993 y 21 de mayo de 1994, entre otras).

QUINTO.- Dado que la demanda reconvencional se estima sólo parcialmente, no deben imponerse especialmente a ninguna de las partes las costas procesales causadas por la interposición de la misma, artículo 523 LEC/1881.

Sin que procesa verificar especial imposición acerca de las costas procesales causadas por la interposición del presente recurso de apelación, dada la estimación parcial del mismo, artículo 398 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación al que el presente Rollo se contrae, interpuesto por el Procurador D. SANTOS JULIO LASPIUR GARCÍA, en nombre y representación de D. Silvio Y BIJOYA, S.A., contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2000, dictada por la Ilma Sra Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Pamplona/Iruña, en los autos de Menor cuantía nº 522/1999, debemos revocar y revocamos parcialmente la citada resolución, en el exclusivo sentido de estimar sólo en parte la demanda reconvencional interpuesta por THE SWATCH GROUP (ESPAÑA) S.A., MONTRES LONGINES FRACILLON S.A. y OMEGA S.A. contra D. Silvio y BIJOYA S.A., y en consecuencia, debemos absolver y absolvemos a los referidos demandantes/reconvenidos de la indemnización de daños y perjuicios solicitada en aquélla por la comercialización de los relojes con la marca Longines y Omega, debiendo confirmar los restantes pronunciamientos de la sentencia de instancia.

Sin verificar especial imposición acerca de las costas causadas por la demanda reconvencional.

Sin expresa imposición de costas en esta segunda instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y, con testimonio de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia.

Líbrese por el Sr. Secretario testimonio de la presente resolución que se dejará en el rollo correspondiente, llevando la original al libro de Sentencias civiles de esta Sección.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que en el día de la fecha me ha sido entregada la anterior resolución debidamente firmada, para su notificación a las partes y archivo del original. Doy fe, en Pamplona a 14 de octubre de 2003.