Encabezamiento
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 220/2015
SENTENCIA Nº 287/16
En Alicante, a 22 de diciembre de 2016.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 220/2015, en el que es parte demandante la entidad mercantil Alent Ltd. (en adelante, ALENT), representada por el Procurador de los Tribunales don Vicente Miralles Morera y asistida por los Letrados don Ignacio Valdelomar (vista y audiencia previa) y don Daniel Gabarre; y parte demandada don Julio y la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L. (en adelante, PTRD), ambos representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Castro Diéguez y asistidos por los Letrados doña Loreto Martínez Barón (audiencia previa) y don Pedro Beltrán Gamir; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE TITULARIDAD DE DERECHOS DE MARCA, ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO, ACCIÓN DECLARATIVA DE COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN DECLARATIVA DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN DE CESACIÓN Y DE ABSTENCIÓN, ACCIÓN DE REMOCIÓN Y ACCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, dicto la presente sentencia.
Antecedentes
PRIMERO.-El día 13 de marzo de 2015, el Procurador de los Tribunales don Viccente Miralles Morera, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra don Julio y PTRD.
SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de don Julio y PTRD mediante escrito presentado en este Juzgado el día 12 de junio de 2015.
El día 11 de enero de 2016 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta el día 14 de junio de 2016 como día para la celebración de la vista. Llegado el día de la vista, en ésta se practicaron los siguientes medios de prueba:
a) Interrogatorio del legal representante de ALENT, que al no comparecer al acto de la vista, dio lugar a que la asistencia letrada de la parte demandada solicitara que se le tuviera por confeso en una serie de hechos que consta en la grabación (si ALENT ha utilizado la marca, si ALENT no ha presentado documentación relativa al uso, si ALENT ha autorizado el uso de la marca, si los actos denunciados en la demanda han sido autorizados, y si conoce que PTRD utiliza la marca con autorización de ALENT).
b) Testifical de don Jose Francisco , gestor de la marca para ALENT.
c) Testifical de don Amadeo , representante de 'PROTEC' en España.
TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
Fundamentos
PRIMERO.-Delimitación del objeto de la controversia.
A)Breve exposición de los hechos de la demanda.
1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013 , entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:
a)De la marca 'PROTEC':
1.- La asistencia letrada de la parte demandante explica que, a través de la marca 'PROTEC', bajo un sistema de franquicias y licencias por todo el mundo, se prestan servicios a profesionales del buceo, facilitando principalmente conocimientos esenciales relativos a cómo bucear de forma segura y adecuada orientada para instructores y monitores de buceo, pautas comunes para impartir cursos de buceo, así como la acreditación y cualificación oficial necesaria para todo esto.
2.- 'PROTEC' comenzó como una organización sin ánimo de lucro a finales de los años noventa. Debido al crecimiento internacional de 'PROTEC', se hizo necesario una estrategia de comercialización profesional y la necesidad de recursos financieros, a través de la búsqueda de inversores, a cuyo fin se constituyó ALENT, u otras entidades mercantiles como Phoenix o KMJ Ltd. (documentos nº 1 a 3 de la demanda).
3.- ALENT funciona a través de dos páginas web oficiales: 'www.protecdive.com' y 'www.protecdive.international.com'.
b)De la protección de la marca 'PROTEC': ALENT es titular de las siguientes marcas:
1.-Marca de los Estados Unidos nº 75.409.287 'PROTEC' (documento nº 4 de la demanda): solicitada el día 2 de julio de 1997 y concedida el día 17 de septiembre de 1997 para las clases 9 ('Equipos de buceo, compuestos esencialmente por aparatos de buceo, botellas de buceo, equipos de circulación, reguladores respiratorios, ordenadores de buceo, vatímetros y manómetros, máscaras de buceo, bolsas ajustadas, trajes de buceo, guantes y calzado de buceo, cables de seguridad, boyas de señalización, salvamento y socorro, chalecos de salvamento/tarado, sistemas de control del empuje ascensional') y 16 ('Productos de imprenta incluyendo libros, revistas, revistas ilustradas, publicaciones periódicas, tablas de buceo, carteles, fotografías, material didáctico y de enseñanza, publicaciones relativas al buceo y la oceanografía, documentos originales, carnets, etiquetas, distintivos para coser y distintivos para pegar').
2.-Marca alemana nº 39.730.565 'PROTEC' (documento nº 5 de la demanda): solicitada el día 2 de julio de 1997 y concedida el día 17 de septiembre de 1997 para las clases 9 ('Equipos de buceo, compuestos esencialmente por aparatos de buceo, botellas de buceo, equipos de circulación, reguladores respiratorios, ordenadores de buceo, vatímetros y manómetros, máscaras de buceo, bolsas ajustadas, trajes de buceo, guantes y calzado de buceo, cables de seguridad, boyas de señalización, salvamento y socorro, chalecos de salvamento/tarado, sistemas de control del empuje ascensional') y 16 ('Productos de imprenta incluyendo libros, revistas, revistas ilustradas, publicaciones periódicas, tablas de buceo, carteles, fotografías, material didáctico y de enseñanza, publicaciones relativas al buceo y la oceanografía, documentos originales, carnets, etiquetas, distintivos para coser y distintivos para pegar').
3.-Marca de la Unión Europea nº 711.846 'PROTEC' (figurativa) (documento nº 6 de la demanda): solicitada el día 24 de diciembre de 1997 y concedida el día 26 de julio de 2000 para las clases 9 ('Equipos de buceo, compuestos esencialmente por aparatos de buceo, botellas de buceo, equipos de circulación, reguladores respiratorios, ordenadores de buceo, vatímetros y manómetros, máscaras de buceo, bolsas ajustadas, trajes de buceo, guantes y calzado de buceo, cables de seguridad, boyas de señalización, salvamento y socorro, chalecos de salvamento/tarado, sistemas de control del empuje ascensional'), 16 ('Productos de imprenta incluyendo libros, revistas, revistas ilustradas, publicaciones periódicas, tablas de buceo, carteles, fotografías, material didáctico y de enseñanza, publicaciones relativas al buceo y la oceanografía, documentos originales, carnets, etiquetas, distintivos para coser y distintivos para pegar') y 41 ('Formación, en particular clases de buceo, clases y mantenimiento en los sectores de las actividades sobre y dentro del agua, así como de buceo con y sin equipo respiratorio, organización de actividades de buceo y concursos de buceo, realización de exámenes de buceo, formación de buzos y monitores de submarinismo, alquiler de equipos de buceo, organización, realización y gestión de excursiones de buceo'), con la siguiente representación gráfica:
c)Don Julio y su relación con 'PROTEC':
1.- En el mes de enero del año 2011, para la implantación en España de la marca 'PROTEC', a través de don Jose Francisco , gerente y creador del concepto de negocio 'PROTEC', ésta concedió a la entidad mercantil Palas Buceo, S.L., de la que don Julio era administrador (documento nº 7 de la demanda) e instructor de 'PROTEC' desde antes del mes de febrero del año 2010, la autorización para la prestación de los servicios y distribución de los certificados 'PROTEC' en España, así como para efectuar ante las autoridades españolas las gestiones necesarias para el reconocimiento oficial de dichos certificados (certificados de instructor de buceo).
2.- En el poder/autorización otorgado a la entidad mercantil Palas Buceo, S.L. (documento nº 8 de la demanda) se señala lo siguiente:
'PALAS BUCEO S.L. sólo podrá utilizar el logo y nombre PROTEC dentro del marco de este poder PODER BUCEO SL reconoce que con la aceptación del derecho de uso que le fue concedido en este poder no tendrá derechos ulteriores sobre el nombre y logo mencionados. Esta autorización expirará automáticamente con la finalización del presente acuerdo, cualquier que sea su causa.
Todas las actividades de la empresa PALAS BUCEO S.L. relacionadas con ello cláusula (1 y 2) las ejercerá por su propia cuenta y responsabilidad, riesgo y costo PALAS BUCEO S.L. no adquirirá a través del presente poder ningún tipo de derecho de propiedad ni de autor en PROTEC.'
3.- Es decir, en ningún caso se autorizaba a don Julio , a título personal, ni a ninguna otra sociedad, llevar a cabo actuaciones en nombre de la marca 'PROTEC'.
4.- En el mes de enero del año 2013, con motivo de una reestructuración internacional del grupo PROTEC, y a través de la entidad mercantil del grupo, KMJ Ltd Belize & Partners, se regularizó la situación con don Julio y se firmó un nuevo acuerdo para la representación de la marca 'PROTEC' en España, con una duración de 1 año, es decir, hasta el día 31 de diciembre de 2013 (documento nº 9 de la demanda), sin que en ningún caso don Julio tuviera autorización para registra a su nombre y/o a través de sociedades interpuestas ningún tipo de registro marcario, nombre de dominio y/o similar bajo el nombre 'PROTEC'. Es más, la asistencia letrada de la parte demandante concluye que de los términos y espíritu general del acuerdo se desprende claramente la necesidad de que los socios/licenciados de 'PROTEC', en este caso don Julio , tienen la obligación de informar a la dirección general (PROTEC Headquarters) de todas sus actuaciones relacionadas bajo la marca 'PROTEC'.
d)Finalización de las relaciones de don Julio como representante de la marca 'PROTEC' en España:
1.- La asistencia letrada de la parte demandante recuerda que una de las obligaciones de los franquiciados/licenciados de 'PROTEC' es el tener que reportar e informar a la dirección (PROTEC Headquarters) de todas las actuaciones que se estén llevando a cabo bajo la marca, así como enviar periódicamente un listado con los datos de las personas (buceadores) a los que se les ha expedido la tarjeta oficial de 'PROTEC', una vez recibido los correspondientes cursos.
2.- La asistencia letrada de la parte demandante recuerda que la dirección general de 'PROTEC' no estaba satisfecha con el trabajo que don Julio estaba llevando a cabo en España, donde el número de tarjetas/certificados oficiales bajo la marca 'PROTEC' descendió, así como se detectaron una serie de manipulaciones por parte de don Julio a la hora de emitir los citados certificados 'PROTEC' y de dirigirse a los clientes manifestando que él es el único titular de la marca 'PROTEC' en España y que la página oficial de la marca 'PROTEC' es www.protecdive.es. Lo anterior motivó que la dirección general de 'PROTEC' decidió retirar a don Julio la condición de representante en España de la marca 'PROTEC' y prescindir de sus servicios (documento nº 10 de la demanda). Asimismo, 'PROTEC' envió una serie de comunicaciones a sus clientes y a la Generalitat de Catalunya, informando de lo anterior y facilitando los nombres de los nuevos representantes en España de la marca 'PROTEC' (la entidad mercantil Barge & Boat Services, S.L., don Pedro Enrique y don Amadeo ), como lo demuestran los documentos nº 11 y 12 de la demanda.
e) Actuaciones no autorizadas y desleales de don Julio :
1.- Tras la finalización de las relaciones comerciales entre 'PROTEC' y don Julio , la primera detectó que las gestiones que en su día le fueron encomendadas para solicitar en nombre de la entidad mercantil Palas Buceo, S.L. las autorizaciones necesarias para la homologación de los certificados de buceo 'PROTEC' en realidad no se habían efectuado bajo dicho nombre, sino que las mismas habían sido tramitadas a nombre de PTRD, de la que la administradora parecía ser la mujer/pareja de don Julio (documentos nº 13 y 14 de la demanda). También descubrió que don Julio , a través de PTRD, había solicitado y registrado en España, sin la debida autorización, el registro de la marca española nº 3506030 'PROTEC PROFESSIONAL TECHNICAL DIVING' (mixta), marca solicitada el día 8 de abril de 2014 (mismo día en que don Julio quedó desautorizado como representante oficial de la marca 'PROTEC' en España) y concedida el día 16 de junio de 2014 para la clase 41 (servicios de educación, formación de entretenimiento, actividades deportivas y culturales), con la siguiente representación gráfica (documento nº 15 de la demanda):
2.- La asistencia letrada de la parte demandante también expone que su defendida descubrió que don Julio había solicitado a su nombre toda una serie de nombres de dominio configurados bajo la marca 'PROTEC' (documentos nº 16 a 19 de la demanda): (i) 'protecdive-international.com' (solicitado el día 13 de octubre de 2014); (ii) 'protecdive-international.net' (solicitado el día 13 de octubre de 2014); (iii) 'protecdive-international.org' (solicitado el día 13 de octubre de 2014); y (iv) 'protecdive.es' (solicitado el día 18 de febrero de 2010). Y tras la queja de multitud de clientes, la entidad demandante descubrió también que don Julio operaba activamente bajo el nombre de dominio 'www.protecdive.es', arrogándose la titularidad de la marca 'PROTEC' y anunciando, en forma de advertencia, que la única entidad legitimada para ofrecer servicios y certificado de la marca 'PROTEC' es PTRD, a la que unilateralmente se denomina 'PROTEC ESPAÑA' (documento nº 20 de la demanda). El formato de esta página web ha sido recientemente modificada, si bien se sigue anunciando la marca 'PROTEC' como titularidad exclusiva y excluyente para España, así como la publicidad del cambio del nombre para la homologación de los certificados de buceo, por la Generalitat de Catalunya, que ha pasado a ser representado directamente por don Julio (documento nº 21 de la demanda). También, con la intención de dar la imagen falsa de visión internacional de sus servicios y aprovecharse del buen nombre de la marca 'PROTEC', a nivel internacional, don Julio opera a través de la página web 'www.protecdive-international.com' (documento nº 22 de la demanda). Es más, el posicionamiento del signo 'PROTEC' por parte de los demandados, en los principales buscadores en Internet, entre ellos 'GOOGLE', es cada vez mayor, apareciendo en la mayoría de las ocasiones y de forma solapada junto con las páginas oficiales y legítimas de la marca 'PROTEC' de ALENT (documento nº 23 de la demanda).
f)Antecedentes de don Julio y su 'fama' en el mundo del buceo:
1.- La asistencia letrada de la parte demandante defiende que su defendida no es la única víctima de la conducta de don Julio , ya que una búsqueda en los principales foros de Internet para comprobar este extremo. Así, el foro de buceo 'www.forobuceo.com' (documentos nº 24 a 28 de la demanda) muestra que la Agencia de Buceo Internacional IANTD tuvo que publicar un comunicado para informar a los practicantes del buceo que la agencia de buceo bajo el nombre 'CEMAS' utilizada por el demandado y el nombre de dominio 'www.cemas.es', no tenían nada q ue ver ni ninguna relación con la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas 'CMAS' o el nombre de dominio 'www.cmas.org', que tiene registrada la marca 'CMAS' por todo el mundo.
2.- Es más, don Julio también utilizó la marca 'PROTEC' en la página web 'www.cemas.es'.
g) Consecuencias de la actuación de don Julio : la asistencia letrada de la parte demandante defiende que el uso indebido y no autorizado que los demandados están efectuando de la marca 'PROTEC' no sólo está generando la duda y la confusión en el mundo del buceo, con el consiguiente perjuicio a la marca 'PROTEC' de ALENT y a sus representantes en España, don Amadeo , don Pedro Enrique y la entidad mercantil Barge & Boat Service, S.L., sino que además se están produciendo daños colaterales que están generando situaciones absolutamente esperpénticas impulsadas todas ellas por don Julio . Así, don Amadeo y la entidad mercantil Barge & Boat Service, S.L. ha recibido una notificación del Juzgado de Instrucción nº 6 de Valladolid, con motivo de una denuncia interpuesta por don Jesús Carlos , pero impulsada y orquestada por don Julio , denunciando una presunta estafa en relación al uso de la marca 'PROTEC' por parte de los indicados sujetos (documento nº 29 a 31 de la demanda), que en definitiva obedeció a un malentendido.
h)Reclamación extrajudicial: la asistencia letrada de la parte demandante recuerda que, en un intento de solucionar el conflicto de manera amistosa, su defendida remitió a los demandados una carta burofax el día 7 de octubre de 2014, requiriendo a éstos para que, entre otros extremos, se cesara en el uso del signo 'PROTEC' y se renunciase al registro de la marca española nº 3.506.030 'PROTEC PROFESSIONAL TECHNICAL DIVING' (documento nº 32 de la demanda), que fue recibida por los demandados el día 8 de octubre de 2014, sin que contestaran al requerimiento (documento nº 33 de la demanda). Al mismo tiempo, la entidad demandante tuvo que enviar un comunicado en inglés y en español a toda su red comercial y de clientes, tratando de tranquilizarles e informarles acerca de que el verdadero y legítimo titular de la marca 'PROTEC' a nivel europeo incluida España era el grupo PROTEC, entre ellos ALENT (documento nº 34 de la demanda).
B)Acciones ejercitadas por la parte demandante.
2.En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:
a)Acción declarativa de titularidad de derechos de exclusiva: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare 'Que la actora ALENT LTD es la única que ostenta el derecho exclusivo en la Unión Europea, incluida España, sobre la marca comunitaria 711846 'PROTEC'.'
b)Acción declarativa de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare 'Que el Sr. Julio y la sociedad PROFESSIONAL TECHNICAL & RECREATIONAL DIVING S.L., con las actuaciones denunciadas en la demanda, han vulnerado los derechos de propiedad industrial de la marca comunitaria 711846 'PROTEC' de ALENT LTD.'
c)Acción declarativa de nulidad de registro marcario: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia contenga los siguientes pronunciamientos declarativos:
1.- 'Que la marca española 3.506.030 'PROTEC Professional Technical Divig' de la demandada PROFESSIONAL TECHNICAL & RECREATIONAL DIVING S.L. fue solicitada de mala fe y, en consecuencia se debe declarar sunulidad absolutaal amparo de lo previsto en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre de Marcas.'
2.- 'Subsidiariamente, y para el supuesto de que no se estimara la declaración de nulidad absoluta, se declare lanulidad relativade la marca española 3.506.030 'PROTEC Professional Technical Diving' de la demandada PROFESSIONAL TECHNICAL & RECREATIONAL DIVING S.L., al no incurrir la misma en las prohibiciones registrales relativascon respecto a la marca comunitaria 711846 'PROTEC' de ALENT LTD, conforme establece el artículo 52 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre de Marcas, en relación con el artículo 6.1.b) y /o 10 del citado cuerpo legal .'
d)Acción declarativa de actos de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare 'Que Sr. Julio y la sociedad PROFESSIONAL TECHNICAL & RECREATIONAL DIVING S.L., con sus conductas, han cometido actos de competencia desleal reprochables al amparo de la Ley 3/1.991 de 10 Enero de Competencia Desleal.'
e)Acción de condena a la cesación: la parte demandante solicita que se condene a la parte demandada:
1.- '(...) a cesar en el uso del signo 'PROTEC' y/o cualquier otro similar a éste, para distinguir servicios y/o productos relacionados con el mundo del buceo, en cualquiera de los términos previstos en el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria .'
2.- '(...) a cesar y dejar inoperante los nombres de dominio y páginas web(i)protecdive.es,(ii)protecdive-international.com,(iii)protecdive-international.net,(iv)protecdive-international.org, y/o cualquier otro, incluidas redes sociales (Facebook, etc), que pudiera ostentar usando la marca 'PROTEC', ordenando igualmente, a través de las diligencias que fueran necesarias, la cancelación de los citados nombres de dominio.'
3.- 'Ordene, a través de las diligencias que fueran necesarias a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y a costa de los demandados, la cancelación del registro de la marca española 3.506.030 'PROTEC professional Technical Diving.'
4.- '(...) a cesar en los actos de competencia desleal denunciados en la demanda.'
5.- '(...) a una indemnización, multa coercitiva, de 600 € por día transcurrido hasta que se produzca la cesación de la violación de marca.'
f)Acción de condena a la notificación de la sentencia: en concreto, la parte demandante interesa que esta sentencia contenga el siguiente pronunciamiento de condena: 'Orden, a través de las diligencias que fueren necesarias, y a costa de los demandados, la notificación de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, a la ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICO PESQUERA DE CATALUNYA (ECNPC), organismo dependiente de la GENERALITAT DE CATALUNYA.'
C)Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda de la entidad demandada.
3.La asistencia letrada de la entidad demandada alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia absolutoria respecto de su defendida:
a)Falta de legitimación activa de ALENT: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que su defendido nunca ha tenido relación comercial con ALENT, sin que se haya aportado en la demanda ningún documento que justifique esta relación ni forma directa ni de forma indirecta.
b)PTRD: la asistencia letrada de la parte demandada recuerda que su defendida tiene registrada la marca 'ProTec' en España (documento nº 1 de la contestación a la demanda), marca en el que aparece el término 'PROTEC', la actividad que coincide con el nombre de la sociedad y con la actividad a la que se dedica. Niega que PTRD utilice la marca figurativa, con un dibujo concreto, de la parte demandante. Además, recuerda que ALENT pudo oponerse a la marca española durante el proceso de tramitación administrativa y no lo hizo, siendo que las marcas en conflictos son diferentes y no generan confusión y que el demandado es el único que de verdad utiliza la marca para la actividad para la que está registrada.
c)PROTEC:
1.- La asistencia letrada de la parte demandada recuerda que PROTEC inició su actividad en México a mediados del año 1980 como una asociación de buceadores técnicos. Se trata de una asociación privada que actuaba con certificados emitidos por la conocida asociación IANTD y otros sin certificación conocida alguna. El objetivo de PROTEC era la explotación de los Cenotes y la formación de nuevos buceadores técnicos para que pudieran participar en estas labores, sin que nunca tuviera ánimo de lucro. Esto fue así hasta que unos alemanes y estadounidenses se separaron del grupo y empezaron a vender cursos de buceo adoptando el mismo nombre para formar y certificar en sus países a otros nuevos buceadores, en que crearon un grupo de empresas que actuaban con ánimo de lucro. En ese momento, también en México se constituyó un centro de buceo ProTec para la formación de buceadores, que sigue existiendo en la actualidad, aunque los propietarios no son los mismos. En conclusión, el nombre 'PROTEC' solo es conocido por los antiguos y recientes buceadores formados bajo esa denominación, siendo desconocido internacionalmente.
2.- La asistencia letrada de la parte demandada defiende que en el año 2009, en Europa, la pésima gestión de los 'alemanes', liderada por don Imanol , enturbió el nombre 'PROTEC', lo que motivó que muchos repudieran ese nomrbe, como el directos en España, Egipto, Seychelles, Argentina, Bolivia y Turquía. Por este motivo, para recuperar los antiguos valores de PROTEC, un grupo de antiguos buceadores identificados bajo ese nombre se asociaron y repudiaron a los que ahora aparecen como representantes de ALENT. La nueva sede a la asociación, 'INTERNATIONAL de PROTEC PROFESSIONAL TECHNICAL DIVING' está en Bolivia, con oficinas de representación en Argentina para América, en España para Europa y Seychelles para África y Asia. De esta forma, durante mucho tiempo, son tres los dibujos que coexisten en el mercado mundial (página 3 de la contestación a la demanda).
d)Falta de uso de la marca: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que ALENT no tiene ninguna relación con el buceo o con actividades subacuáticas, ya que se trata de una empresa de informática. Así, argumenta que no se acredita que don Jose Francisco sea gerente y creador de PROTEC ni que se identifica a éste como el representante de ALENT. En ningún momento se dice que PROTEC sea una marca registrada en Europa, ni ALENT aparece como la propietaria de 'PROTEC' o que ésta haya concedido algún poder o derecho a don Jose Francisco . Así, defiende que nadie de los asociados y colaboradores de 'PROTEC' tenía conocimiento de que ALENT era propietario de 'PROTEC' y que esta marca estaba registrada.
e)Falta de mala fe en el registro: la asistencia letrada de la parte demandada defiende que PTRD no ha tenido nunca relación con ALENT, sino que se ha limitado a hacer pagos a don Niko Denhe y Phoenix por el registro de buceadores (tasa que se imponía por registrar el nuevo buceador). En este sentido, insiste en que la entidad demandante no se dedica al buceo ni ha usado la marca. Así, al buscar la marca 'PROTEC PROFESSIONAL DIVING', don Julio no encontró ningún registro, salvo en Alemania y Estados Unidos. Por esta razón, solicitó la marca nacional sin que hubiera oposición, y no imitando el dibujo de las marcas alemana y americana, ya que: (i) el signo de PTRD es ractangular y no triangular; (ii) el signo de PTRD utiliza tonos grises y negro, y no azul, blanco y rojo; (iii) aparece dibujado 'PROTEC PROFESSIONAL TECHNICAL DIVING' y no 'PROTEC'; y (iv) la marca de la demandada es una marca mixta con un dibujo claramente diferente al del demandante, y el demandante ha registrado sólo el dibujo y no el nombre 'PROTEC', por lo que no tiene ningún derecho sobre el nombre 'PROTEC', que además es utilizado por un millar de productos o servicios. En este sentido, la asistencia letrada de la parte demandada defiende que la mala fe únicamente se puede predicar respecto de ALENT, ya que: (i) ALENT resulta inactiva desde el año 2011, y en el año 2015 vuelve a aparecer como activa para poder presentar la demanda; (ii) ALENT nunca aparece como propietaria en ninguno de los documentos; (iii) ningún documento utilizado como supuesto contrato acredita la marca registrada 'PROTEC' y la ubicación de la empresa titular o concesionaria; (iv) bajo el nombre 'PROTEC' se ha cobrado un dinero sin justificación comercial u otro contrato que justifique el traspaso monetario, ya que las cuentas donde se ha ingresado no tenían relación alguna con ALENT o PROTEC; y (v) en muchísimos casos, como el de don Julio , se hace un ingreso de unos 330,00 euros en la cuenta de don Imanol sin que éste le proporcione el material pactado o sin que éste devuelva la cantidad pagada.
D)Delimitación del objeto de la controversia.
4.La extensa exposición fáctica anterior nos lleva a que el objeto de la controversia no puede ser otro que la determinación de si concurre o no la falta de legitimación activa de ALENT, así como la concurrencia de los presupuestos de las acciones declarativa de titularida de marca, declarativa de infracción marcaria, declarativa de nulidad del registro marcario, declarativa de actos de competencia desleal, de condena a cesar y abstenerse, y de condena a la notificación de la sentencia, acciones todas ellas ejercitadas en la demanda.
SEGUNDO.-Falta de legitimación activa de ALENT.
5.La asistencia letrada de la parte demandada fundamenta la excepción material de falta de legitimación activa de ALENT, con fundamento en la falta de relaciones comerciales entre ALENT y don Julio , así como en la falta de uso de la marca 'PROTEC'. La excepción, por inconsistente, no puede prosperar, ya que constando el registro de la marca que sirve de fundamento a la demanda a nombre de ALENT (documento nº 6 de la demanda), ésta queda automáticamente legitimada para el ejercicio de las acciones de la demanda, al versar sobre el uso por la parte demandada de una marca registrada, supuestamente de mala fe o con nulidad relativa, o de nombres de dominio, idénticos o confundibles con la marca de ALENT. Podría discutirse si la parte demandante tiene legitimación para el ejercicio de la acción declarativa de competencia desleal, debiendo afirmarse que la tiene desde el momento en el que se discute quienes son los verdaderos agentes oficiales de PROTEC.
6.Por otro lado, esta sentencia no puede entrar a analizar las alusiones a la falta de uso por parte de ALENT de la marca registrada, por cuanto que no se ha deducido esta pretensión adecuadamente mediante excepción o reconvención de caducidad por falta de uso. Por tanto, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (en adelante, RMUE), las marcas registradas se presumen válidas y legitiman a su titular para ejercitar las acciones de defensa de su derecho de exclusiva, mientras que no se oponga excepción o reconvención de nulidad del registro o caducidad por falta de uso, debiéndolo hacer en la forma prevenida en el citado artículo. Así, la sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea (en adelante, TMUE) de España de 5 de octubre de 2015 recuerda que 'Cuando la apelante expresa 'pero Inspiration no sabemos a qué producto se refiere' parece denunciar la falta de uso en el mercado de la marca de la actora. Sin embargo, el artículo 99.1 RMC declara la presunción de validez de la marca comunitaria salvo que su validez se impugne mediante demanda de reconvención de caducidad o de nulidad. En nuestro caso, no se ha articulado demanda reconvencional dirigida a declarar la caducidad por falta de uso (artículo 51.1.a RMC) ni siquiera tampoco mediante la excepción referida en el artículo 99.3 RMC'. Es decir, para que sea válida la excepción de caducidad por falta de uso, conforme a la redacción del artículo 99.3 del RMUE, es preciso que el demandado 'alegue que la marca de la Unión puede caducar por falta de uso efectivo en el momento en el que se interpuso la acción', y en el caso presente tenemos que la parte demandada sí que alega que ALENT no puede ejercitar las acciones deducidas en la demanda porque su derecho marcario ha caducado por falta de uso efectivo de la marca registrada, no simplemente porque ALENT no explota o utiliza la marca registrada porque no se dedica a las actividades subacuáticas propias de 'PROTEC', sino que ALENT podría haber perdido su derecho de exclusiva por falta de uso de la marca registrada. Una cosa es que ALENT no pueda ejercitar ninguna acción con fundamento en la idea de 'PROTEC', ya que las ideas son libres y no pueden ser objeto de protección, conforme a la normativa de propiedad intelectual, y otra muy distinta que el titular de una marca registrada no pueda ejercitar las acciones puestas a su disposición para proteger su registro, y al mismo tiempo ejercitar el 'ius prohibendi' propio de su derecho de exclusiva, lo que obliga, en el caso de que se oponga la caducidad por falta de uso, cosa que se ha hecho conforme indica el artículo 99.3 del RMUE.
7. El régimen jurídico de la obligación del titular de una marca de proceder al uso efectivo y real de ésta para distinguir los productos y/o servicios para los que está registrada ha sido tratado por distintas resoluciones judiciales:
a) STS de 2 de septiembre de 2015 :
'El art. 39.1 LM impone al titular de la marca el deber de hacer un uso de ella real y efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada. Entre las sanciones legales previstas para el caso de falta de uso de la marca se encuentra su caducidad. Así el art. 55.1.c) LM prescribe que « se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro : (...) c) Cuando no hubiera sido usada conforme al art. 39 de esta Ley (...).» Ejercitada la acción de caducidad de la marca, el art. 58 LM impone a su titular la carga de « demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso (...)».
A estos efectos, el art. 39.2.a) LM dispone que « tendrá la consideración de uso: a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada».
El art. 39 LM es una trasposición del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y su contenido se corresponde, a su vez, con el del art. 15 del Reglamento CE 40/1994, de 23 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria.'
b)STMUE de España de 19 de junio de 2015:
'Es cierto que el Tribunal de Justicia ha redirigido la interpretación del concepto 'uso efectivo' a partir del concepto 'distintividad' y de función esencial de la marca, completando con ellos el contenido del 'uso' a que se refiere el artículo15-1 RMC, señalando en relación a ello que
'... ha de considerarse que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro en el sentido del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento '.
Así se afirma en la STJUE de 18 de abril de 2013, asunto C-12/12 , que contiene además las consideraciones que a continuación transcribimos sobre la apreciación de uso tanto cuando tiene lugar de forma independiente de la marca como cuando tiene lugar como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta que es la situación a la que se refiere la apelante.
'... la adquisición de carácter distintivo puede resultar bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. En ambos casos, basta con que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada (sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C 353/03, Rec. p. I 6135, apartado 30)....Por consiguiente, con independencia de si el uso concierne a un signo como parte de una marca registrada o en combinación con ésta, el requisito esencial es que, como consecuencia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una empresa determinada....como se desprende de los apartados 27 a 30 de la sentencia Nestlé, antes citada, con carácter general, el concepto de «uso» de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta.'.'
c)SJMUE nº 1 de España de 11 de julio de 2014:
'La tesis de las demandadas es que las marcas de la actora han caducado por falta de uso real y efectivo en el mercado, como se deduce del art 15 RMC que establece que '1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.'
Antes de su análisis debe dejarse constancia de las marcas comunitarias invocadas en la demanda, que son las siguientes (doc nº 3 y 4)
- nº 1094325 I FIT (denominativa), solicitada el 4 Marzo 1999, concedida el 3 Julio 2000 para, entre otros, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases (clase 28)
- nº 3617115 iFIT (gráfica), solicitada el 16 Enero 2004 y concedida el 3 Marzo 2006 para, entre otros, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases, máquinas de fitness y ejercicio físico (clase 28) y educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, servicios educativos, en concreto formación personal de comportamiento en materia de salud y del fitness (clase 41)
Debe dejarse sentado, como ya se dijo en su día en la audiencia previa, que la caducidad se reduce a los productos y servicios invocadas por la actora en su demanda, por ser los únicos alegados en este litigio como fundamento de la pretensión de la actora, y por ende los únicos que pueden ser atacados vía reconvencional por conexión ( art 406LEC y 95 RMC), sin que sea cauce para enjuiciar la caducidad de los restantes servicios y productos, al residenciarse en la OAMI su control directo Aclarado el ámbito de la reconvención, uno de los deberes que tiene el titular de la marca, ya contemplado en el CUP, es usarla de manera efectiva, sancionándose en caso contrario con la caducidad ( art 51.1 a [anterior 50.1 a] y 15 del RMC , art 39 y 55 LM ), y que además de poder ejercitarse como acción (en el caso de marcas comunitarias directa ante la OAMI o reconvencional ante el Tribunal de Marcas) puede alegarse como excepción meramente defensiva ( art 99.3 RMC [anterior 95.3 ] y art 41.2 LM ) Como ha dicho este Juzgado (sentencia de 4 de noviembre de 2009, asunto LEVI?S, entre otras) el concepto de 'uso efectivo' para evitar la sanción dicha no aparece definido en ni en la Directiva de Marcas de 1988 ni el RMC. Se trata, pues, de un concepto indeterminado, que al ser de procedencia comunitaria hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, especialmente, la que dimana de las sentencias dictadas en los casos Ansul v Ajax, de 11-3- 2003, que dice ''..., procede considerar que el 'uso efectivo' es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia De ello se desprende que un 'uso efectivo' de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca''. Doctrina que reitera en la de 11 May. 2006. Asunto: C-416/2004, VITAFRUIT y se aprecia también en el TPICE y asi, entre otras, en la Sentencia de 12 diciembre 2002 KabushikiKaishaFernandes/OHMI - R. J. Harrison, debiéndose usar la marca tal y como fue registrada o en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada. Requisito éste que se recoge en el artículo 15, apartado 2, letra a) del RMC y art 39LM que a su vez se inspira en el artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión de París y que contempla, según la doctrina y jurisprudencia europea, la posibilidad de modificar la forma de la marca con el fin de ajustarla a las nuevas tendencias del mercado, pero siempre que la modificación no altere los elementos que conforman el carácter distintivo de la marca registrada.
Por ultimo, también es relevante traer a colación los criterios previstos en la Regla 22 del Reglamento CE num 2868/95, de 13 d diciembre de 1995, de Ejecución del RMC, que bajo al rubrica 'Prueba del uso 'reza' 2. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.
3. La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, «listas de precios», catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento' ya que si bien dirigido a la OAMI, aporta pautas interpretativas validas también en sede judicial en vía reconvencional, ya que la unidad del sistema así lo demanda Con estas premisas legales y jurisprudenciales debemos analizar la prueba propuesta por la titular de la marca comunitaria cuestionada, a quien le corresponde la prueba del uso en el periodo pertinente, que abarca desde el 28 de octubre de 28 de octubre de 2008 al 28 de octubre de 2013, fecha de interposición de la demanda reconvencional, como se deduce del art 51.1 a) y 55.1 RMC (S TM Español de 6 de julio 2012), al carecer de apoyo normativo la tesis alternativa expuesta en la reconvención, que además carece de rigor cuando ya en la oposición administrativa a la marca nacional se aportaba por IFIT prueba del uso.'
8.Vista la doctrina anterior, en el caso de que interpretáramos que la excepción de caducidad por falta de uso ha sido deducida en los términos del artículo 99.3 del RMUE, hemos de concluir que dicha excepción no debe prosperar. En primer lugar, por cuanto que la parte demandada hace afirmaciones que no acredita documentalmente, como que ALENT es una entidad informática, o que no ha hecho uso de la marca para la actividad de buceo, fundando la prueba de la procedencia de la estimación de la excepción en la activación de la 'ficta confessio', que como señala la doctrina mayoritaria ( STS de 22 de octubre de 2014 ), únicamente puede activarse cuando el hecho sobre el que se iba a interrogar a la parte ausente es relevante y no existe otra forma más adecuada de llegar a la acreditación del hecho discutido, evitando de esta manera que la actitud obstruccionista de la parte ausente juegue en su beneficio. En este sentido, la citada STS argumenta:
'La 'ficta admissio' [admisión ficticia] prevista en los arts. 304 y 307 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se configura, en consonancia con la doctrina jurisprudencial sobre la ' ficta confessio ' [confesión ficticia] sentada durante la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, como una facultad discrecional del juez, de uso tradicionalmente muy limitado.
Es una facultad del tribunal, no una regla de aplicación obligatoria, y precisa de la existencia de hechos relevantes para la decisión del litigio respecto de los que el interrogatorio de parte sea un medio adecuado de prueba.
Pero esas características no suponen que su uso por el Juez, bien para aplicarla, bien para denegar su aplicación, pueda ser arbitrario. Cuando no hay otras pruebas adecuadas para acreditar los hechos relevantes del litigio que son objeto de controversia, tal ausencia de pruebas no se debe a la desidia del litigante que propuso la prueba de interrogatorio de parte, y la prueba de interrogatorio de parte sea adecuada para acreditar los hechos de que se trate, la institución de la 'ficta admissio' del art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se revela como idónea para considerar acreditados tales hechos, por la naturaleza de los mismos y la intervención personal que en ellos tuvo la parte cuyo interrogatorio ha sido solicitado. En tales casos, al haber quedado los hechos sin prueba, o al menos sin prueba concluyente, la facultad del art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de ser aplicada, prudente y razonablemente de modo que lleguen a considerarse acreditadas tesis absurdas o difícilmente creíbles. De no ser así, el juego de los principios de la carga de la prueba contenidos en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil beneficiaría a la parte que con su postura obstaculizadora de la práctica de la prueba, al no haber comparecido para ser interrogada, ha impedido que el interrogatorio pueda ser realizado.
Se trata de evitar que la falta de prueba de ciertos hechos por culpa de la postura obstruccionista de una de las partes le beneficie por la aplicación de las reglas de la carga de la prueba. Para ello se recurre a la ficción de una admisión tácita de tales hechos por la parte que no acudió al interrogatorio al que fue citada, lo que ha de engarzarse con la jurisprudencia, de origen constitucional, relativa a la obligación de colaboración de las partes en cuyo poder se encuentran las fuentes de la prueba, que se inició con la STC 7/1994, de 17 de enero .'
9.Pero es que en el caso anterior, y a tenor de las preguntas consignadas a instancia de la asistencia letrada de la parte demandada en el acto de la vista, podemos llegar a la conclusión de que los hechos que se pretendían acreditar a través del interrogatorio del legal representante de la entidad demandante, ausente en el acto de la vista, podían acreditarse a través de documental de fácil acceso para la parte demanda. Así, que ALENT es una empresa dedica a la informática, y no a las actividades de buceo, es algo que podía acreditarse bien mediante la presentación de la hoja registral de esta entidad, bien mediante un estudio en Internet de las actividades de ALENT; que el uso de la marca y los actos discutidos en la demanda eran actos debidamente autorizados podía acreditarse mediante la presentación de la documentación acreditativa de la autorización, y si no se contaba con el meritado documento, mediante el requerimiento a la persona que tuviera ese documento en su poder; y que don Jose Francisco aparenta ser el único propietario y creador de 'PROTEC' puede ser acreditado con algo más sólido que la lectura, bajo la sana crítica, del documento nº 9 o del documento nº 10 de la demanda, máxime cuando consta , mediante la testifical de don Jose Francisco , que éste fue el creador y registrador original de la marca 'PROTEC', contando todavía con la autorización para la utilización de los logos.
10.Por otro lado, incumbe a la parte demandante acreditar el uso efectivo y real de la marca registrada durante el plazo de los 5 años siguientes a la fecha del registro. Esta prueba podemos encontrarla en los documentos nº 11 y 12 de la demanda, el primero copia del comunicado enviado a la Generalitat de Catalunya, informando del cambio de representante en España de 'PROTEC'; y el segundo, copia del comunicado de 7 de abril de 2014 cursado por 'PROTEC' en España informando de que el demandado y su equipo han dejado de ser representantes de 'PROTEC'. Se afirma que 'PROTEC' es una idea, o que don Jose Francisco indicó a los demandados que 'PROTEC' era una idea, pero esta afirmación queda desmentida no sólo por la declaración testifical de la persona indicada, que en el acto de la vista aseguró que 'PROTEC' no es más que un grupo de entidades mercantiles autorizadas para utilizar el distintivo 'PROTEC', sino también por los documentos nº 7 a 10 de la demanda, que al ser criticados con arreglo a las reglas de la sana crítica respecto de la presunta autorización a don Julio para utilizar el distintivo 'PROTEC' o ser autorizados del grupo 'PROTEC', o de la autoridad de don Jose Francisco para otorgar o denegar la mentada autorización, pero no discutir la existencia de una autorización del grupo 'PROTEC' al demandado, no esconde que la parte demandada no critica su autenticidad, y que denotan la existencia de una autorización del grupo 'PROTEC' al demandado, lo que justificaría que la concesión de la autorización a un tercero, implica que éste está autorizado a otorgar certificados con dicho nombre o que puede actuar en España ofreciendo servicios de buceo.
11.En este sentido, es de resaltar que no es sino hasta que se produce la ruptura de las relaciones entre el grupo 'PROTEC' y la entidad mercantil a través de la cual actuaba don Julio , la entidad mercantil Palas Buceo, S.L., en el mes de abril del año 2014, en el que se designan como terceros que actuaran por el titular de la marca, distintos del demandado, a la entidad mercantil Barge & Boat Services, S.L., don Pedro Enrique y don Amadeo , que no podía exigirse a la entidad demandante el uso efectivo y real de la marca, ya que, al actuar a través de terceros representantes y hacerlo a través de don Julio , como representante en España de 'PROTEC' hasta el año 2014, sería tanto como reconocer que don Julio no estaba autorizado a usar la marca registrada hasta que cesaron las relaciones comerciales, o lo que es lo mismo, que la parte demandada se contradecía en sus propios actos reconociendo la autoridad y legitimación de don Jose Francisco o de don Imanol en los correos electrónicos adjuntos como documento nº 10 de la demanda, o respetando el acuerdo del documento nº 9 de la demanda a que se refieren los mencionados correos electrónicos, y luego defender que no existía ninguna relación comercial que le uniese al grupo 'PROTEC'. Sería tanto como actuar en contra de sus propios actos. Pero es que si admitimos que ALENT actúa a través de representantes en España autorizados a utilizar la marca registrada por ella, y lo hizo a través de la entidad mercantil Palas Buceo, S.L. hasta el año 2014, toda la discusión de si el demandante ha usado real y efectivamente la marca a los efectos de perder su derecho de exclusiva por caducida, se vuelve inerte, pues no habría pasado más de 5 años desde el año 2014, y en consecuencia, no entraría en juego la caducidad por falta de uso. Lo anterior nos lleva a desestimar la excepción procesal de falta de legitimación activa de ALENT, así como a estimar la acción declarativa de titularidad marcaria de ésta.
TERCERO.-Acción declarativa de la infracción marcaria.
12.Como he señalado, la segunda acción ejercitada por la parte demandante es la acción declarativa de infracción marcaria, sobre la base de que el uso inconsentido por el demandado de un signo idéntico o confundible con el registro de la parte demandante en la oferta de sus servicios así como en los nombres de dominio, supone una infracción de los derechos de exclusiva derivados del citado signo distintivo descrito en letra b) del parágrafo 1 de esta sentencia. La infracción se valora desde el punto de vista de la prohibición de identidad que regulan los artículos 9.2.a) del RMUE y 34.2.a) de la LM , que habilita al titular de una marca de la Unión Europea para prohibir el uso por un tercero, sin el consentimiento de su titular, de un signo idéntico para productos o servicios idénticos. Asimismo, invoca el juego de los artículos 9.2.b) del RMUE y 34.2.c) de la LM para desplegar la protección de la marca mediante la interdicción motivada por el riesgo de confusión.
A)Uso por la parte demandada de signos idénticos o confundibles con el registro de ALENT.
13.Conviene, en primer lugar, entrar a enjuiciar la objeción de la parte demandada relativa a la falta de identidad entre los signos en conflicto, por ser la marca registrada de la parte demandante una marca figurativa y la de la entidad demandada una marca mixta. Así, entiende la asistencia letrada de la parte demandada que la comparación debe efectuarse entre el elemento gráfico de la marca conflictiva y la marca figurativa de ALENT, en cuyo caso se podrá comprobar que, al no copiar la parte demandada el dibujo de la marca de la parte demandante, no existe ni identidad ni semejanza. Esta postura debe analizarse a la luz de la doctrina jurisprudencial, que en la STS de 9 de mayo de 2016 indica:
'd) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.
e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa (sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre).
f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros (STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).'
14.En este sentido, debemos comenzar el análisis con la marca figurativa registrada de la parte demandante. De conformidad con la doctrina expuesta, toda marca figurativa tiene un elemento gráfico y otro conceptual, debiendo primar el conceptual cuando la comparación gráfica no sea suficiente. Y en el caso presente, tenemos que el elemento gráfico de la marca de la parte demandante no es más que un banderín triangular en el que destaca el término 'ProTec' escrito en letras tridimensionales. Es decir, la fuerza distintiva del gráfico, compuesto por un banderín triangular y unas letras tridimensionales, no puede afirmarse que sea intensa, siendo el elemento preponderante el de las letras que recogen el concepto de 'PROTEC', es decir, toda la fuerza distintiva del signo figurativo reside en el concepto, que no es más que un término denominativo.
15.Por otro lado, el signo registrado por PTRD es una marca mixta, en el que el elemento predominante es el denominativo, salvo que se acredite que el componente denominativo es una palabra genérica, o forme parte de un número relativamente elevado de marcas pertenecientes a terceros. En este sentido, puede afirmarse que la marca de la parte demandada tiene un componente denominativo en donde la palabra dominante o más significativa es 'PROTEC', ya que 'PROFESSIONAL TECHNICAL DIVING' hace referencia al tipo de actividad a que se dedica PTRD. Por otro lado, si bien es cierto que 'PROTEC' es término común en los componentes denominativos de multitud de marcas, como insinúa la asistencia letrada de la parte demandada, ésta únicamente ha demostrado que en la clase 41 para el que están registrados los signos en conflicto, únicamente tenemos el signo 'PROTECSARDINIA', signo cuyo registro no está acreditado. Es decir, no existe una prueba cumplida de que el término 'PROTEC' es un término común, utilizado por los signos distintivos, para designar servicios de la clase 41. El valor probatorio de los listados de marcas a los efectos del carácter distintivo de un signo ha sido tratado por nuestro TMUE de España, que en su sentencia de 11 de junio de 2010 estableció como criterio el siguiente: 'no basta con aportar un simple listado sino que se exige un esfuerzo añadido como es el de comprobar en cada una de las marcas su vigencia, su forma, el concreto producto que designa y su efectiva utilización en el mercado'. Y dado que este esfuerzo añadido no se ha hecho, es por lo que podemos afirmar que el elemento preponderante de la marca de la parte demandada es el denominativo 'PROTEC', que a su vez puede compararse con el término conceptual 'PROTEC' de la marca de la parte demandante, referido a la actividad del buceo, e identificado con certificados autorizantes de la formación en dicha actividad.
16.Aquí, por tanto, esevidente la doble identidad de signo y aplicativa (ambos signos están registrados para la clase 41 e identifican servicios de formación en la actividad del buceo) en la denominación social, las páginas web y ofertas de los demandados, por lo que lo único que permitiría excluir la infracción es la existencia de consentimiento del titular marcario, que como ya he argumentado en el fundamento de derecho anterior, no consta que haya sido concedido por ALENT.
B)Nombres de dominio.
17.La doctrina de nuestros Tribunales defiende la posibilidad de extender la protección marcaria a los nombres de dominio. En este sentido,la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.1.b) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (en adelante, RMUE) es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. Así, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que 'Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada'. Y en este mismo sentido, la STS de 9 de mayo de 2016 recuerda:
' En cuanto al uso del nombre de dominio 'dyasl', como es sabido, no es un signo distintivo, sino que, desde un punto de vista empresarial, es una dirección identificable desde cualquier ordenador y que es única y diferenciable en la Red. En este sentido, la OMPI define el nombre de dominio como la dirección fácilmente comprensible para el usuario de un ordenador, normalmente en forma sencilla de recordar o identificar.
No obstante lo cual, los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio pueden surgir cuando exista coincidencia entre una denominación registrada como marca y un nombre de dominio . En este caso, el conflicto vendría constituido por la coincidencia de los términos 'dya' (marca denominativa de la actora), si bien en el caso del nombre de dominio no aparecen únicamente las tres letras que forman la denominación, sino que se añaden las letras 'sl', que a juicio de la Audiencia, introducen un elemento diferenciador que disipa la posibilidad de confusión, ya que no existe ni identidad denominativa, ni gráfica, ni fonética. Además, como indica, para acceder a la página de la demandada no basta con introducir las letras 'dya', sino el conjunto 'dyasl', por lo que no hay confusión posible. Criterio interpretativo que resulta razonable y que no vulnera ninguna norma legal.'
18.La doctrina anterior nos lleva a la conclusión de que cabe apreciar infracción marcaria en la utilización de un nombre de dominio, cuando concurren 2 elementos: (i) que exista identidad o similitud entre una denominación registrada como marca y el nombre de dominio; y (ii) esa identidad o similitud es tal que produce un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios que identifica la marca y a los que se refiera la página web identificada por el nombre de dominio. Dicho esto, es importante tener presente que los términos de comparación han de ser los denominativos de los signos en conflicto, por lo que si la marca fuera figurativa, es decir, no denominativa, y no fuera ésta notoria, hábil, por tanto, para extender la protección de la marca más allá del principio de especialidad, no podría afirmarse la existencia de la infracción marcaria, por cuanto que no sería posible comprobar la concurrencia del primer elemento. No obstante, ya he sostenido antes que, en el caso de la marca de la parte demandante, es el elemento denominativo, constituido por el término 'PROTEC' el plenamente conceptual de la marca registrada, y además el dotado de carácter distintivo, frente a un elemento gráfico de escasa fuerza distintiva. En este sentido, la STMUE de España de 6 de febrero de 2014: 'Comencemos contrastando las marcas registradas y el producto que se dice infractor. La comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que los que ha de confrontarse es el signo registrado y el signo utilizado por la demandada.'
B.1)Identidad o similitud de signos.
19.En consecuencia, los términos de comparación, para efectuar el juicio de confusión, es el del signo, tal y como está registrado, y la parte denominativa del nombre de dominio. Y en el caso presente, dado que el término 'PROTEC' de la marca de la parte demandante es el término conceptual propiamente significativo del signo registrado, tal y como he argumentado antes, es posible establecer dicha comparación. Es en este aspecto de comparación de partes denominativas en el que tenemos que tener presente el análisis efectuado por la STS de 9 de mayo de 2016 :
'a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99 , (asunto Postkaantoor), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear 'una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos'. Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C- 265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild).
b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior (STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma (STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life).'
20.La doctrina anterior, aplicable al caso presente, nos lleva a que la comparación se produzca entre término conceptual simple ('PROTEC') y unos nombres de dominio con una parte denominativa compleja ('protecdive.es', 'protecdive- international.com', 'protecdive-international.net' y 'protecdive-international.org'), lo que obliga a entender que estamos ante una marca similar a la de la parte demandante, cuando el elemento dominante del signo compuesto sea idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior. Y en el caso presente puede afirmarse que el elemento dominante de los nombres de dominio utilizados por la parte demandada es el término 'protec', ya que el resto de los elementos de los nombres de dominio son términos genéricos que designan una actividad ('dive', bucear en inglés) y un ámbito de extensión ('international', internacional en inglés). En consecuencia, puede afirmarse que concurre el primero de los elementos para afirmar la existencia de la infracción marcaria.
B.2)Riesgo de confusión.
21.La protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE al titular de una marca de la Unión Europea, independientemente de que sea o no notoria, es la de que éste puede prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a la marca nacional registrada para productos o servicios idénticos o similares para los que está registrada la citada marca, siempre que entre ésta y los signos discutidos exista un riesgo de confusión, que incluya el riesgo de asociación. Ahora bien, el análisis del riesgo de confusión debe efectuarse teniendo presente que dicho concepto jurídico indeterminado ha quedado perfectamente delimitado por el TJUE, y condensado en la SSTS de 28 de junio de 2013 y de 11 de marzo de 2014 :
'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].
iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].
iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' (STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).
v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).'
22.El análisis de los hechos nos determina que existe el riesgo de confusión exigido para considerar que los nombres de dominio utilizados por la parte demandada infrinjan los derechos de exclusiva de la parte demandante. Asi:
a) Si bien es cierto que el análisis de los signos en conflicto debe efectuarse de manera global, sin descomponer cada uno de sus elementos y analizarlos de forma aislada, lo cierto es que en el caso presente nos encontramos con que el término dominante de los nombres de dominio es precisamente el término conceptual más significativo de la marca figurativa registrada 'PROTEC', siendo que el resto de los elementos de los nombres de dominio son precisamente mención genérica de la activdad o servicio que prestan los titulares del nombre de dominio, y de la extensión de su actividad. Es decir, lo específico de los nombres de dominio de la parte demandada es la referencia a la marca de la parte demandante.
b) La referencia en las páginas web de la parte demandada a las que reconducen los nombres de dominio discutidos, al carácter de agente autorizado de 'PROTEC', es hábil para inducir al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a pensar que la entidad demandada está unida a la entidad demandante por una licencia de autorización o contrato similar, contrato que figura resuelto en autos, y por tanto relación empresarial actual entre la parte demandante y PTRD no ha quedado acreditada.
c) La anterior relación comercial existente entre ALENT, como titular de la marca de la Unión Europea registrada, y don Julio , como representante de la entidad mercantil Palas Buceo, S.L., en el que consta la autorización de la primera para el uso de su marca al segundo, puede dar lugar a que se haya generado un vínculo en la mente del consumidor medio, normalemente informado y razonablemente atento y perspicaz, respecto de las relaciones comerciales entre las partes, que si no es desmentido, o al menos es informado de la ruptura de estas relaciones, puede dar lugar a pensar que siguen manteniéndose en el tiempo, y que el demandado cuenta con la citada autorización.
23.En consecuencia, la concurrencia de los elementos señalados son los que inhabilitan a la parte demandada para persistir en la utilización de los nombres de dominio objeto de estudio en este procedimiento, por lo que procede estimar la acción declarativa de infracción marcaria en este punto. Este razonamiento también nos lleva a la consideración de infractora de la conducta de don Julio , al ofrecer, a través de la entidad que representa, servicios de buceo identificados con la marca 'PROTEC', después de la resolución de su relación comercial con el grupo 'PROTEC' y al seguir presentándose como agente autorizado del grupo 'PROTEC' (incluso discute la titularidad de la marca, la legitimación de ALENT), por cuanto que constituye uno de los elementos tenidos en cuenta para estimar la acción declarativa de infracción marcaria respecto de los nombres de dominio. La utilización de una marca ajena posterior a la resolución del contrato o de la relación comercial que autorizaba a una entidad no titular de la marca al meritado uso, se ha considerado por el TJUE como un acto de infracción marcaria, como recuerda la STMUE de España de 30 de septiembre de 2015: 'En cuarto lugar, a partir del día de la resolución del contrato de licencia, 4 de abril de 2012, ya no tenían ningún derecho las licenciatarias para seguir utilizando ni la marca comunitaria ni los diseños por lo que al seguir fabricando y ofreciendo en el mercado los cactus se ha producido una infracción de los derechos de exclusiva de las actoras. A estos efectos, hemos de tener presente la STJUE de 19 de septiembre de 2013 (asunto C-661/11 ; Martin Y Paz Diffusion, SA/David Depuydt, Fabriek van Marroquinerie Gauquie NV) donde ante una cuestión prejudicial que, en esencia, planteaba si el artículo 5 de la Directiva 89/104 se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que, a partir de cierto momento, pretende prohibir tal uso, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero. La contestación del Tribunal de Justicia es afirmativa al decir: ' El artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero. 'En consecuencia, una vez instada la resolución por la licenciante, el uso posterior de la marca y de los diseños por las demandadas constituye una conducta infractora de los derechos de exclusiva de las actoras y surtirán los efectos previstos en el artículo 41 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) y 53 LPJDI'.'
24.Por tanto, procede la estimación íntegra de la acción declarativa de infracción marcaria.
CUARTO.-Acción declarativa de nulidad.
25.La parte demandante entiende que existen tres motivos para declarar la nulidad de la marca española nº 3.506.030: (i) por contravenir lo dispuesto en el artículo 10 de la LM ; (ii) por contravenir lo dispuesto en el artículo 6.1.a) de la LM ; y (iii) por haberse solicitado de mala fe, al amparo del artículo 51.1.b) de la LM . Veamos las razones esgrimidas en cada caso.
a)Por haberse efectuado el registro de la marca del demandado de mala fe, al amparo del artículo 51 de la LM .
26.El artículo 51.1.b) de la LM señala que es causa de nulidad absoluta de la marca registrada, 'Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de malafe'. Lamala fe del registro de la marca de la parte demandada puede extraerse, como afirma la asistencia letrada de la parte demandante, de los indicios existentes en autos que nos indican que la finalidad del registro no fue tanto identificar el origen empresarial de los productos del demandado, como lograr aprovecharse de la calidad, prestigio e imagen de marca de la parte demandante, y conseguir de esta forma un enriquecimiento ilícito. Estos indicios son los siguientes:
1.- El demandado conocía perfectamente la marca 'PROTEC' de ALENT, como sin duda puede deducirse de la anterior relación mantenida con el grupo 'PROTEC' y la autorización concedida para la utilización de la marca de la parte demandante.
2.- La parte demandada solicitó el registro de la marca española que luego tuvo asignado el número 3.506.030, pocos días después de que se desautorizara a don Julio , y en consecuencia a cualquier sociedad vinculada a él, entre ellas PTRD, a cesar en su condición de representante en España de la marca 'PROTEC'.
3.- Pese a las circunstancias anteriores, PTRD, a través de su representante, el demandado, procedió al registro de la marca española nº 3.506.030, y no sólo esto, sino también a anunciar en el sector (documentos aportados en la audiencia previa) que la citada marca es la única en España que ostenta el derecho exclusivo y excluyente sobre el término 'PROTEC'.
4.- En consecuencia, la única finalidad que puede atribuirse al registro en cuestión, pese a que conocía que el signo a registrar era idéntico o muy parecido al registrado por la parte demandante, y respecto de servicios que no estaba autorizado a ofertar con ese signo, era el de aprovecharse de la imagen de marca 'PROTEC' para emprender un nuevo proyecto, en el que se ahorraran los costes de lograr esa imagen de marca y la penetración en el mercado de los representantes de la entidad demandante.
27.Por tanto, procede estimar la acción declarativa de nulidad también por esta razón.
b)Por contravención del artículo 6.1.b) de la LM .
28.La parte demandante, al amparo de los artículos 6.1 b) de la LM , ejercita una acción declarativa de nulidad de la marca española nº 3.506.030, registrada por el demandado, con fundamento en el riesgo de confusión entre los signos en conflicto o la práctica identidad de éstos. La protección otorgada por el artículo 9.1.b) del RMUE al titular de una marca de la Unión Europea, independientemente de que sea o no notoria, es la de que éste puede prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a la marca comunitaria registrada para productos o servicios idénticos o similares para los que está registrada la citada marca, siempre que entre ésta y el signo discutido exista un riesgo de confusión, que incluya el riesgo de asociación.
29.En el caso presente, efectuado el juicio de similitud de los signos en el fundamento de derecho anterior, podemos afirmar que concurre también el riesgo de confusión, en su modalidad de asociación de los demandados con ALENT, al presentador como agentes autorizados del grupo 'PROTEC'. No obstante, dado que se ha estimado la pretensión principal, no es preciso entrar en la pretensión subsidiaria, por lo que sirva este excurso como argumentoobiter dicta.
QUINTO.-Acción declarativa de actos de competencia desleal.
A)El principio de complementariedad relativa.
30.La parte demandante, respecto de la conducta de la entidad demandada consistente en utilizar de forma indebida la marca de la parte demandante y la creación hacia el exterior de la idea de que es un agente autorizado del grupo 'PROTEC', interesa la declaración de que tales actos constituyen actos de engaño, de confusión, de denigración, de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, así como contrario a la buena fe, prohibidos por los artículos 4 , 5 , 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD). La relación entre las acciones de infracción marcaria y las acciones de competencia desleal se mueven en círculos concéntricos, en los que puede avistarse supuestos en los que ambos ámbitos de protección se solapan, en los que la protección marcaria es prioritaria, pero también supuestos en los que ambos ámbitos de protección juegan de manera autónoma. Este juego de ámbitos se ha denominado en la jurisprudencia como 'principio de complementariedad relativa'. Así lo expone la STS de 11 de marzo de 2014 :
'La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.
Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.
En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional- y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.
Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.
El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').
Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.
En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.'
B)Análisis de la complementariedad de las acciones ejercitadas.
31.Por tanto, hemos de analizar cuál es el sustrato fáctico y el fundamento jurídico de la acción de competencia desleal ejercitada, para, de esta forma, comprobar si ambas acciones, la de infracción marcaria y la de competencia desleal, actúan de forma complementaria, o por el contrario, de forma incompatible. Así, si leemos los hechos y fundamentos de derecho de la demanda, veremos que la parte demandante invoca los siguientes actos de competencia desleal:
a)La conducta del artículo 4 de la LCD , por cuanto que la parte demandada ha llevado a cabo actos contrarios a la diligencia profesional, alterando con esto el comportamiento económico de los consumidores. En concreto, la asistencia letrada de la parte demandante argumenta que don Julio , a través de PTRD, solicitó ante las autoridades de la Generalitat de Catalunya la homologación para expedir los certificados de buceo 'PROTEC'.
b)La conducta del artículo 5 de la LCD , por cuanto que la parte demandada ha llevado a cabo actos de engaño y ha publicitado información falsa. En concreto, la asistencia letrada de la parte demandante argumenta que los demandados han efectuado manifestaciones falsas en su página web, aptas para generar la duda y la confusión en el grupo de consumidores al que las mismas van dirigidas.
c)La conducta del artículo 6 de la LCD , por cuanto que la parte demandada ha generado con su conducta confusión entre las prestaciones ofrecidas por ellos y las de ALENT.
d)La conducta del artículo 9 de la LCD , por cuanto que don Julio ha invitado e impulsado a terceros a presentar denuncias contra los legales representantes y agentes autorizados de la marca 'PROTEC' en España. El tono denigrante del documento nº 31 de la demanda es una muestra de esta conducta.
e)La conducta del artículo 12 de la LCD : por cuanto que la parte demandada se ha aprovechado del esfuerzo y nombre de ALENT en el mundo del buceo, al haber sido en su día agentes autorizados de las prestaciones oficiales de 'PROTEC'. La asistencia letrada de la parte demandante señala que los demandados han utilizado el nombre 'PROTEC' arrogándose la titularidad exclusiva de la prestación bajo dicho nombre, aprovechándose de esta manera de las prestaciones de ALENT y de la condición de agente oficial que le fue concedida en su día a don Julio . Además, don Julio se está dirigiendo a los clientes de 'PROTEC' ofreciendo sus servicios como representante autorizado, que no lo es, y ofreciendo algunos de sus servicios gratis y/o por precios a los que ALENT no puede competir
32.De estas conductas, únicamente pueden considerarse complementarias todas ellas menos la referida en primer y último lugar, ya que hacen referencia a la forma en que es comercializado el servicio de buceo de la entidad demandada y a su forma de presentación y ofrecimiento ante terceros, y no a la comercialización de servicios infractores de derechos de exclusiva. Otra cosa es la conducta del artículo 6 de la LCD , en la que mediante el registro de mala fe de un signo confundible con la marca registrada de la parte demandante, unido al inicio o la continuación de las actividades de venta demerchandisingy ofrecimiento a terceros, esto denota que los demandados han tratado de aprovecharse del esfuerzo inversor de la entidad demandante para lograr una fuerte implantación en el mercado y gozar de una notable imagen de marca, así como ha intentado generar en el público pertinente la idea de que se trata de un agente autorizado de la entidad demandante, circunstancias que hacen que los actos puedan revestir carácteres desleales, y que por tanto, deba combatirse en esta sentencia. La conducta a enjuiciar es precisamente la invocada también por la parte demandante respecto de los actos del artículo 9 de la LCD . También debe analizarse el mensaje o información incorrecta contenida en la página web controlada por el demandado relativa a que éste actúa como agente autorizado de 'PROTEC', cuando dicha información incorrecta o falsa puede incitar a modificar el comportamiento económico del consumidor. Por último, debemos analizar si las informaciones contenidas en el documento nº 31 de la demanda, así como la incitación a la presentación de denuncias, constituye un acto de denigración.
33.En cambio, la conducta descrita por la asistencia letrada de la parte demandante, y que acabamos de exponer, no puede imbuirse en el parámetro general del artículo 4 de la LCD por cuanto que, tal y como está descrita, constituye el supuesto de hecho de los actos de confusión del artículo 6 de la LCD , y en consecuencia, ya está previsto su estudio en un tipo específico. La STMUE de España de 15 de enero de 2016 recuerda que 'no puede comprenderse las diversas conductas descritas por el demandante bajo el parámetro de la cláusula general del artículo 4 LCD cuando la conducta descrita se ha valorado bajo el prisma de tres específicas conductas desleales, confusión, engaño y aprovechamiento de la reputación ajena, siendo así que el que no cumpla con los requisitos que esos tipos exigen para ser desleal no permite acudir, de modo subsidiario, a la fórmula general del artículo 4 LCD pues el análisis del primero incluye el análisis de ésta'.
C)Conducta del artículo 6 de la LCD .
C.1)Ámbito de análisis del artículo 6 de la LCD .
34.El ámbito de aplicación del artículo 6 de la LCD fue estudiado por la STMUE de España de 15 de enero de 2016:
'Primero, porque la conducta que tipifica el artículo 6 LCD sanciona el atentado a las funciones dadas a lo signos distintivos en el tráfico económico a través del uso falsario o incorrecto de un signo por quien no le pertenece, alterando frente al consumidor, el conocimiento que de la función de origen se atribuye en el mercado a dicho signo,
Segundo, porque dicho análisis no puede hacerse en un sentido marcario sino en un sentido fáctico, es decir, en tanto aquél signo, que pudiera no tener las características para ser marca, cumple por cualquier razón aquella función de identificar la identidad o características de la actividad desarrollada por un agente económico, sus prestaciones o establecimientos; examen que no debe abordarse necesariamente desde los parámetros del sistema de marcas. Así, la STS de 17 de octubre de 2012 , recogida en la Sentencia de 11 de mayo de 2014, señala para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal que '...el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados.' .'
35.A su vez, la STS de 11 de marzo de 2014 señala:
'Actos de confusión y no de imitación. Es claro que la conducta que se denuncia en la demanda como constitutiva de competencia desleal es el empleo de una forma de presentación en la comercialización de la ginebra Goa que induce a confusión por su semejanza con la forma de presentación de la ginebra Bombay Sapphire. Conforme a la doctrina de esta Sala, no estaríamos ante un supuesto prohibido por el art. 11.2 LCD , porque no se trata de un acto de imitación de la prestación, sino ante un supuesto prohibido por el art. 6 LCD , por tratarse de la forma en que se presenta el producto. Como recuerda la Sentencia 792/2011, de 16 de noviembre, con cita de sentencias anteriores, 'los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos (Sentencias de 11 de mayo de 2004; 7 de julio de 2006; 30 de mayo, 12 de junio, 17 de julio y 10 de octubre de 2007; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008; 15 de enero, 10 y 25 de febrero, 30 de junio y 7 de julio de 2009; 4 de marzo y 23 de julio de 2010; 11 de febrero de 2011)'.
En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD , resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que 'el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento.'
C.2)Análisis del caso concreto.
36.En el caso presente, puede afirmarse la concurrencia de los elementos desgranados por la jurisprudencia para estimar la concurrencia de la conducta regulada en el artículo 6 de la LCD . Así:
a) Se está produciendo una utilización inconsentida de los signos de la entidad demandante en el nombre comercial utilizado por el demandado, en los servicios que ofrece en las páginas web que controla y en su actividad diaria. Es más, dado que se presenta al exterior como agente autorizado de la entidad demandante, esta conducta, enjuiciable conforme al artículo 5 de la LCD , es apta también para generar en el consumidor la consideración de que existe un vínculo o conexión de los demandados con ALENT, impresión reforzada por la utilización inconsentida de las marcas de ésta en su página web.
b) Los demandados, con la conducta descrita, se aprovechan del esfuerzo inversor de la entidad demandante para promocionar su imagen de marca, y de esta forma, presenta falsariamente los servicios que ofrece como autorizados por la entidad demandante, creando de esta manera confusión en el público pertinente.
c) Dado que la comparación se produce con la imagen de los demandados asociada a las marcas en conflicto, y el demandado fue una persona autorizada en el pasado para utilizar la marca de la parte demandante, esta situación resulta idónea para generar confusión en los futuros demandantes de los servicios prestados por el demandado.
d) La solicitud de homologación dirigida por el demandado a las autoridades de la Generalitat de Catalunya, es apta para generar en estas autoridades la sensación de que los demandados son agentes autorizados a prestar los servicios de buceo bajo la marca 'PROTEC', y por lo tanto tras la concesión de la autorización, la sanción de que éstos efectivamente son los agentes autorizados de 'PROTEC'.
37.En consecuencia, procede la estimación de la acción de competencia desleal respecto de la conducta definida en el artículo 6 de la LCD .
D)Conducta del artículo 5 de la LCD .
D.1)Ámbito de aplicación del artículo 5 de la LCD .
38.Respecto de la conducta contenida en el artículo 5 de la LCD , conviene recordar el contenido de la STS de 16 de abril de 2015 :
'38. Además, con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 4, de la Directiva serán desleales y estarán prohibidas, en particular, las prácticas comerciales que sean engañosas.
39. Según se desprende del propio tenor literal del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, en particular sobre las características principales del bien o servicio (tal como la asistencia posventa), sobre el precio o su modo de fijación, o sobre los derechos del consumidor, y que le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado.
40. Pues bien, debe estimarse que, tal y como se infiere de la resolución de remisión, en una situación como la que es objeto del litigio principal se dan todos los elementos enumerados en la referida disposición, puesto que dicha situación se caracteriza por la circunstancia de que el consumidor, tras presentar una solicitud para hacer uso de su derecho a extinguir el contrato de servicios que había celebrado con el comerciante, recibió de éste una información errónea acerca de la duración de la relación que vinculaba a ambas partes, así como por el hecho de que el error cometido por la empresa impidió al consumidor elegir con pleno conocimiento de causa y generó, por lo demás, gastos adicionales para él.
41. A este respecto, debe precisarse que la circunstancia de que la actuación del comerciante de que se trata sólo se produjese una única vez y afectase a un solo consumidor carece de toda pertinencia en este contexto.
42. En realidad, ni las definiciones dadas en el artículo 2, letras c) y d), en el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales ni la propia Directiva considerada en su conjunto contienen indicios que apunten a que la acción u omisión por parte del comerciante haya de revestir un carácter repetido o deba afectar a más de un consumidor.
43. Si, además, se tiene en cuenta el interés de protección del consumidor que fundamenta dicha Directiva, no puede interpretarse que esas disposiciones impongan requisitos de esa índole cuando ni siquiera los enuncian de forma explícita (véase, en este sentido, la sentencia CHS Tour Services, C-435/11 , EU:C:2013:574 , apartado 41).
44. Por otra parte, la tesis defendida por UPC, según la cual una conducta aislada por parte de un comerciante, que sólo haya afectado a un único consumidor, no puede considerarse constitutiva de una «práctica» en el sentido de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, podría conllevar serios inconvenientes.
45. En primer término, la Directiva no fija ningún umbral, ni de frecuencia ni de número de consumidores afectados, a partir del cual una acción o una omisión quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva, de forma que la tesis defendida por UPC no es compatible con el principio de seguridad jurídica.
46. En segundo término, esa tesis implicaría que corresponde al consumidor determinar que otros particulares han resultado perjudicados por el mismo operador, cuando, en la práctica, esa prueba es muy difícil de establecer.
47. Además, carece igualmente de toda pertinencia el carácter presuntamente no intencional de una actuación como la que es objeto del litigio principal.
48. De hecho, el artículo 11 de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales dispone expresamente que la aplicación de las medidas tomadas por los Estados miembros para luchar contra tales prácticas es independiente tanto de que se pruebe una intención, cuando no una negligencia, por parte del comerciante como de que se demuestre una pérdida o un perjuicio real sufrido por el consumidor.
49. En todo caso, como se desprende del uso de «puede», el artículo 6 de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales es de carácter esencialmente preventivo, de modo que, a efectos de la aplicación de este artículo, basta con que el comerciante haya comunicado una información objetivamente errónea, que pueda influir desfavorablemente en la decisión del consumidor sobre una transacción.
50. Pues bien, en el caso de autos, resulta meridiano que, de no haberse producido el error de fecha cometido por UPC, el consumidor que contrató con esta sociedad no hubiera procedido a resolver su contrato con efectos desde el 10 de febrero de 2011, cuando la fecha pertinente era el 10 de enero de 2011 y cuando el lapso de tiempo transcurrido entre esas dos fechas le suponía un gasto adicional. Además, como se ha señalado en el apartado 48 de la presente sentencia y por analogía con lo declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Purely Creative y otros ( C-428/11 , EU:C:2012:651 , apartado 57), a este respecto es irrelevante que el gasto adicional impuesto al consumidor sea insignificante.
51. La anterior interpretación viene corroborada por el hecho de que permite asegurar la plena eficacia de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, al garantizar que, de acuerdo con el imperativo de alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores, enunciado principalmente en el artículo 1 de dicha Directiva, las prácticas comerciales desleales se combatan con medios eficaces «en interés de los consumidores», según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, párrafo primero, de la propia Directiva. Como se desprende de los considerandos 7, 8, 11, 13 y 14 de la misma Directiva, ésta establece una prohibición general de las prácticas comerciales desleales que distorsionan el comportamiento económico de los consumidores (véase la sentencia Trento Sviluppo y Centrale Adriatica, C-281/12 , EU:C:2013:859 , apartado 32).
52. Por ello, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales han sido concebidas esencialmente desde el punto de vista del consumidor en cuanto destinatario y víctima de prácticas comerciales desleales (véase la sentencia Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12 , EU:C:2013:634 , apartado 36 y jurisprudencia citada).
53. El objetivo que persigue la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, consistente en proteger plenamente a los consumidores contra prácticas de esta naturaleza, se basa en la circunstancia de que, frente a un comerciante, el consumidor se encuentra en una posición de inferioridad, particularmente en lo que al nivel de información se refiere, por cuanto debe considerársele económicamente más débil y jurídicamente menos experimentado que la otra parte contratante (véase la sentencia Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12 , EU:C:2013:634 , apartado 35).
54. A la luz de las anteriores observaciones, debe considerarse que carece de pertinencia la alegación de UPC según la cual, en el caso de autos, el consumidor hubiera podido conseguir por sí mismo la información correcta.'
D.2)Análisis del caso concreto.
39.Lo primero que debe destacarse es que la conducta del artículo 5 de la LDC , como la anterior del artículo 6 de la LDC , y en base a la doctrina jurisprudencial extractada, es ajena a cualquier idea de buena o mala fe, o de producción de engaño efectivo, bastando la mera potencialidad de un mensaje falso para motivar la modificación del comportamiento económico de un consumidor sobre alguno de los aspectos o extremos a que se refiere el artículo 5 de la LDC , entre las que se encuentran los previstos en los apartados c) ('La asistencia postventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones'), d) ('El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o el servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta') o g) ('La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad o su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido').
40.Y en el caso presente, puede afirmarse la presencia de los elementos del artículo 5 de la LDC :
a) El demandado se presenta al exterior mediante un mensaje o información falsa, cual es que es el agente autorizado de 'PROTEC', e incluso que es el titular en exclusiva de la marca 'PROTEC' para España. Es decir, un consumidor medio puede resultar engañado con esta planoplia de signos y expresiones, y considerar seriamente que el demandado es un agente autorizado de la entidad demandante, o que al menos tiene una conexión con ALENT o una aprobación de ésta. O lo que es peor, que los demandados son los titulares de la marca 'PROTEC' para España.
b) El mensaje o información falsa es apto o hábil para mover al consumidor a modificar su comportamiento económico y proceder a solocitar los servicios de buceo o invertir en el negocio, ya que la apariencia de un registro nacional, acompañado del uso natural por el demandado de los signos registrados de la entidad demandante, puede causar la impresión en el consumidor de que el demandado trabaja para la entidad demandante, y en consecuencia, que tiene la autorización o la aprobación de ésta para actuar en el mercado español.
c) El comportamiento económico del consumidor o del inversor puede afectar a los extremos del apartado c) (al pensar que es un agente autoridad de 'PROTEC', puede pensar que es responsable del servicio de buceo en España, o que conoce quien puede prestar este servicio o el de reclamaciones), d) (al pensar que está ante alguien que actúa por conexión o autorización de 'PROTEC') o g) (al pensar que está autorizado a utilizar el signo distintivo de ALENT).
E)Conducta del artículo 9 de la LCD .
E.1)Ámbito de aplicación del artículo 9 de la LCD .
41. Respecto de la conducta contenida en el artículo 5 de la LCD , conviene recordar el contenido de la STS de 26 de octubre de 2010 :
'El artículo 9 de la Ley 3/1.991 describe como desleal la realización o la difusión de manifestaciones sobre la actividad de un participante en el mercado y sobre sus prestaciones, establecimiento o relaciones mercantiles, siempre que resulten aptas para menoscabar el crédito del mismo en aquel ámbito y no sean verdaderas, exactas y pertinentes.
I. El menoscabo del crédito constituye una modalidad de denigración que no tiene necesariamente que coincidir con los contornos de la lesión del honor, aunque es cierto que el concepto de éste es muy amplio y depende, en cada caso, de las normas, valores e ideas sociales vigentes en el momento de que se trate; así como que con su protección, se pretende dar amparo a la buena reputación, frente a expresiones o mensajes que hagan desmerecer en la consideración ajena, por ir en descrédito o menosprecio - sentencias del Tribunal Constitucional 180/1.999, de 11 de octubre , 52/2.002, de 25 de febrero , 216/2.006, de 3 de julio , y 51/2.008, de 14 de abril , entre otras-, aunque sea en sobre la esfera profesional de la persona - sentencias de 24 de abril y 19 de junio de 1.989 - y ésta tenga la condición de jurídica - sentencias del Tribunal Constitucional 139/1.995, de 26 de septiembre , y 183/1.995 , de 11 de diciembre -.
El artículo 9 de la Ley 3/1.991 trata de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico. Pero no tiene como última finalidad dar protección a dicho crédito, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado.
Realmente la buena reputación de los agentes económicos se protege en la Ley 3/1.991 - ante manifestaciones falsas, inexactas o impertinentes -, porque por esa vía se da amparo a un adecuado desenvolvimiento de la institución de la competencia. Se trata, en definitiva, de impedir que las leyes de la oferta y la demanda resulten influidas por un acto injustificado de obstaculización del competidor o por una decisión del consumidor deficientemente formada.
No obstante, el que el supuesto de hecho descrito en el artículo 9 deba construirse en cada caso teniendo en cuenta, además del contenido de la norma, la específica función que la misma cumple - como ha entendido en su sentencia el Tribunal de apelación -, no implica que, cuando el derecho de un participante en el mercado a un tratamiento exacto, veraz y pertinente de su reputación concurra con el de un tercero a informar o a expresarse libremente, no deba ser valorada esa concurrencia de normas para determinar cuál de aquellos derechos es, a la vista de las circunstancias el más digno de protección, conforme a las reglas rectoras de cada uno y, al fin, las conocidas como técnicas de ponderación y proporcionalidad.
II. La recurrente se ha referido, básicamente, en el motivo a determinados aspectos del régimen jurídico del derecho a informar libremente, conforme al que, como titular de éste, afirma debía haber sido enjuiciada su conducta - así, sostiene que la veracidad de la noticia tiene que ser medida en función de los esfuerzos que son exigibles a un informador en una sociedad democrática y que ninguna influencia en la valoración objetiva de la exactitud puede atribuirse a su condición de competidora de El Derecho Editores, SA en la producción de base de datos de jurisprudencia...-.
Sin embargo, el apuntado planteamiento no excluye atender - de modo congruente - a los criterios de valoración que ofrece el propio artículo 9, a la luz de su relatada función. No hay que olvidar que, entre las normas infringidas, la recurrente también mencionó en el encabezamiento del motivo aquella de la Ley 3/1.991 ni que la fundamentación del mismo contiene referencias a la sustancial significación que, en el conjunto del relato de hechos noticiables, tuvieron los que se han considerado ciertos, así como a la escasa importancia de los que no resultaron verdaderos. Dichos argumentos son perfectamente adaptables y útiles en la interpretación de la repetida norma reguladora del sistema concurrencial.
III. También, hemos de señalar, como ya hicimos en la sentencia de 22 de marzo de 2.007, que la determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los Tribunales que conocen del conflicto en las instancias y que la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación.
Pertenece al primer ámbito la afirmación, contenida en la sentencia de apelación, de que el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid no estableció ' en momento alguno que el aprovechamiento de las bases de datos de Aranzadi por parte de El Derecho tuviera como finalidad ganar el concurso de suministro de las bases de datos del Consejo General del Poder Judicial'.
Pertenece al segundo, partiendo siempre del referido dato fáctico, la valoración de la veracidad de la noticia publicada en el diario Expansión, de conformidad con los criterios con los que el artículo 9 ha de ser aplicado para que cumpla su función protectora del correcto funcionamiento del mercado. Esto es, la valoración del texto en consideración al entendimiento de los destinatarios de la noticia y a la repercusión de la misma en el crédito de que es merecedor El Derecho Editores, SA como partícipe en la actividad concurrencial.
En conclusión, no hay que excluir de la órbita del artículo 9 de la Ley 3/1.991 la posibilidad de una veracidad sustancial o relativa de la manifestación de que se trate ni de una inexactitud que resulte inocua para el crédito en el mercado del afectado, como consecuencia de la significación que, en su conjunto, le puedan dar los destinatarios.'
E.2)Análisis del caso concreto.
42.Sin necesidad de entrar en el análisis de las coductas denunciadas como denigratorias, lo cierto es que no puede apreciarse la concurrencia del artículo 9 de la LCD , pese a que la conducta denunciada pueda revestir tintes incluso de denuncia falsa, ya que no se ha aportado prueba alguna de que las citadas conductas son hábiles para alterar el correcto funcionamiento del mercado. Dicho de otro modo, las conductas denunciadas se mueven en el ámbito interno de las relaciones entre las partes, y e documento nº 31 de la demanda lo que denota es precisamente que un tercero pagó los servicios a la parte demandante, sin que se haya acreditado que haya terceros que han dejado de solicitar permisos o certificados a los nuevos representantes de 'PROTEC', tras la emisión de las expresiones degrinatorias. En consecuencia, no acreditándose el elemento finalista del artículo 9 de la LCD , no cabe apreciar la concurrencia de esta conducta.
SEXTO.-Acción de cesación, de abstención y de remoción.
43.El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de condena a la cesación y a la abstención, mientras que el artículo 41.c) de la LM recoge la acción de condena a la remoción de los efectos derivados de la infracción marcaria. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación, de abstención y de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que 'La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, de abstención y de remoción ejercitada por la parte demandante.
44. Para garantizar la cesación de la conducta, cabe condenar a la entidad demandada a la multa coercitiva fijada en el artículo 44 de la LM , en una cuantía de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la cesación, por ser la cuantía la inferior que se puede solicitar y estar sujeto este Juzgado al principio de rogación.
SÉPTIMO.-Acción de condena a la notificación de la sentencia.
45.Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la notificación de la sentencia procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012 :
'Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, '(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'.'
46.Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.
47.En ningún caso, debe imponerse esta medida como 'escarmiento', reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate.
48.En el caso presente, lo cierto es que consta acreditado que los demandados se han presentado al público objetivo de los servicios prestados por los legales representantes de ALENT como agente autorizado de ésta, así como que ha solicitado a las autoridades catalanas la homologación de los cursos bajo la premisa de que son los agentes autorizados de 'PROTEC'. Esta creencia se combate eficazmente mediante la notificación de la sentencia.
OCTAVO.-Costas procesales.
49.De conformidad con el artículo 394 de la LEC , en caso de estimación sustancial de la demanda (ya que únicamente se ha desestimado alguno de los actos de competencia desleal, siendo que la mayoría de éstos no se han estimado por estar dentro del ámbito de protección de la marca registrada de la parte demandante), se impondrán las costas procesales a la parte demandada, sin que existan serias dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.
Visto lo anterior,
Fallo
Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Vicente Miralles Morera, en nombre y representación de la entidad mercantil Alent Ltd, contra don Julio y la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L. debo:
1) DECLARAR Y DECLARO:
1.1. Que la entidad mercantil Alent Ltd es la única que ostenta el derecho exclusivo en la Unión Europea, incluida España, sobre la marca de la Unión Europea nº 711.846.
1.2. Que don Julio y la entidad mercantil Professional & Recreational Diving, S.L., con las actuaciones denunciadas en la demanda, han vulnerado los derechos de propiedad industrial derivados de la marca de la Unión Europea nº 711.846 'PROTEC', titularidad de la entidad mercantil Alent Ltd.
1.3. Que la marca española nº 3.506.030 'PROTEC PROFESSIONAL TECHNICAL DIVING', titularidad de la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L., fue solicitada de mala fe, y en consecuencia, debo DECLARAR Y DECLARO su nulidad absoluta al amparo de lo previsto en el artículo 51.1.b) de la LM .
1.4. Que don Julio y la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L., con sus conductas, han cometido actos de engaños del artículo 5 de la LCD y de confusión del artículo 6 de la LCD .
2) En consecuencia, debo:
2.1. CONDENAR Y CONDENO a don Julio y a la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L. aestar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.2. CONDENAR Y ORDENAR a don Julio y a la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L. a cesar en el uso del signo 'PROTEC' y/o cualquier otro similar a éste, para distinguir servicios y/o productos relacionados con el mundo del buceo, en cualquiera de los términos previstos del artículo 9.2 del RMUE.
2.3. CONDENAR Y ORDENAR a don Julio y a la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L. a cesar y dejar inoperante los nombres de dominio y páginas web: (i) 'protecdive.es'; (ii) 'protecdive- international.com'; (iii) 'protecdive-international.net'; (iv) 'protecdive-international.org'; y/o cualquier otro, incluida redes sociales (Facebook, etc.) que pudiera ostentar usando la marca 'PROTEC', ordenando, igualmente, la cancelación de los citados nombres de dominio.
2.4. ORDENAR Y ORDENO, a costa de don Julio y de la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L., la cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, del registro de la marca española nº 3.506.030 'PROTEC PROFESSIONAL TECHNICAL DIVING'.
2.5. CONDENAR Y ORDENAR a don Julio y a la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L.a cesar en los actos de competencia desleal de los artículos 5 y 6 de la LCD contemplados en la presente sentencia.
2.5. ORDENAR Y ORDENO, a costa de don Julio y de la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L., la notificación de esta sentencia a la Escola de Capacitació Nautico Pesquera de Catalunya (ECNPC), organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya.
2.6. CONDENAR Y CONDENO a don Julio y a la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L. a abonar una multa coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación de la violación de la marca.
Todo esto con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don Julio y la entidad mercantil Professional Technical & Recreational Diving, S.L.
Firme que sea la sentencia, líbrense los oportunos mandamientos y oficios para hacer efectivos los pronunciamientos de condena contenidos en esta sentencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Leandro Blanco García Lomas, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, de lo que como Letrada al Servicio de la Administración de Justicia certifico.
