Sentencia Civil Nº 288/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 552/2010 de 07 de Octubre de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00288/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN: 552/10.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 317/05.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte apelante: "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA"

Procurador: Don José Antonio Pérez Casado.

Letrado: Don Juan Ignacio Salcedo Espinosa.

Parte apelada: "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L."

Procurador: Don Emilio Martínez Benítez.

Letrado: Don Antonio Montesinos Villegas.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

SENTENCIA Nº 288/2011

En Madrid, a siete de octubre de dos mil once.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 552/2010, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de enero de 2010, dictada en el juicio ordinario núm. 317/05 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la mercantil "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA"; y, como apelada, la entidad "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L.", ambas representadas y defendidas por los profesionales antes reseñados.

Antecedentes

PRIMERO.- La entidad "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L." formuló demanda contra la mercantil "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA", doña Sara y don Victorino , por la que solicitaba que:

". se declare que la Sociedad demandada "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO, LDA", DOÑA Sara , así como DON Victorino , han incurrido en deslealtad, y condene a dichas demandadas a cesar en los actos de deslealtad, cesando para ello en la venta o distribución en territorio español de los productos "ELKA SUSPENSIÓN, INC.","DUNCAN RACING INTERNACIONAL", "ATV FOUR PLAY", "ELDEBROCK", "POWER MADD" Y "ROLL DESIGN", condenando igualmente a dichos demandados a pagar a mi representada, la demandante, daños y perjuicios a fijar sobre la base de los beneficios normales, es decir, sin descuentos, de las operaciones efectuadas en territorio español por los demandados, dejando para un pleito posterior los problemas de liquidación de cantidades, con expresa imposición de costas a los demandados."

SEGUNDO.- Tras los trámites oportunos, con fecha 20 de enero de 2010, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que estimando la demanda, debo declarar y declaro, que la sociedad demandada "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO, LDA", ha incurrido en deslealtad, y condeno a dicha demandada a cesar en dichos actos, cesando en la venta y distribución en territorio español de los productos "ELKA SUSPENSIÓN, INC.", "DUNCAN RACING INTERNACIONAL", "ATV FOUR PLAY", "ELDEBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN", condenando a abonar la indemnización de daños y perjuicios a fijar sobre la base de los beneficios normales sin descuentos, de las operaciones realizadas por los demandados en España, con condena en costas a la demandada."

Por auto dictado con fecha 8 de marzo de 2010 se rectificó la parte dispositiva de la anterior sentencia en el sentido de que: ". debe incluirse a los dos codemandados allanados Dª Sara y Dº Victorino , como partes condenadas en lo fallado, pero sin que proceda imposición de costas a los mismos.".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte demandante. Admitido el recurso de apelación por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 6 de octubre de 2011.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- En la demanda origen de las presentes actuaciones la parte actora alega, en esencia, que desde el 24 de julio de 2003 es distribuidora exclusiva en España de los amortiguadores comercializados bajo el signo "ELKA", fabricados por la sociedad canadiense "ELKA SUSPENSIÓN, INC", habiendo introducido y dado a conocer en España dichos amortiguadores mediante la correspondiente inversión publicitaria y comercial para el desarrollo de la representación en exclusiva concedida por la entidad fabricante de los productos, reprochando a la codemandada, la entidad portuguesa "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA", haber invadido el territorio español para vender en él los productos "ELKA", así como otros productos de los que también se afirma tener la representación en exclusiva ("DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN"), teniendo, además, registradas en España todas estas denominaciones como nombres comerciales (aunque en la demanda con muy escaso rigor y patente confusión conceptual se alude en ocasiones a su registro como marcas). La demanda también se dirige contra doña Sara que explota en Canarias un establecimiento bajo el rótulo "SPEEDFREAK CANARIAS" en el que se venden dichos productos, a la que se considera colaboradora de la sociedad portuguesa, y contra don Victorino por "dedicarse a colocar" en el mercado español amortiguadores "ELKA" utilizando el nombre comercial "ELKA".

Con base en los hechos descritos, la actora imputaba a los demandados los ilícitos concurrenciales de explotación de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal ) y venta a pérdida (artículo 17.2.c de la Ley de Competencia Desleal ) -aunque respecto de este ilícito ni siquiera se intuye con qué fundamento fáctico-, ejercitando las acciones declarativa, de cesación e indemnizatoria, si bien respecto de ésta con reserva de la liquidación de los concretos daños y perjuicios a un pleito posterior sobre la base de "los beneficios normales, es decir, sin descuentos, de las operaciones efectuadas en territorio español por los demandados".

Declarada inicialmente en rebeldía la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" al no personarse dentro del término del emplazamiento y allanados los codemandados, la sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda al apreciar que los hechos alegados por la demandante, que considera probados, constituían un ilícito concurrencial del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal sin más argumentación jurídica sobre los presupuestos del ilícito apreciado que la de considerar acreditadas las circunstancias expuestas en el escrito de demanda "en cuanto al aprovechamiento indebido y la deslealtad, art.12 LCD ."

Frente a la sentencia se alza exclusivamente la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" que rechaza tanto la concurrencia de los actos desleales que se le imputan como la infracción del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal , consintiendo la sentencia los codemandados, coherentemente con el allanamiento en su día formulado, por lo que el objeto del recurso se circunscribe a los pronunciamientos efectuados contra la demandada apelante, debiendo quedar incólumes los relativos a los codemandados allanados cualquiera que sea la suerte del recurso interpuesto por la entidad codemandada.

Dada la modificación operada en la Ley de Competencia Desleal por la Ley de 30 de diciembre de 2009 , se precisa que todas las citas legales se harán a la redacción anterior a la citada reforma, incluida la numeración, al resultar aplicable al supuesto de autos por razones temporales, en tanto que era la vigente al tiempo de la ejecución de los actos desleales que se imputan a los demandados.

SEGUNDO.- La adecuada resolución del presente recurso de apelación exige tener en cuenta los siguientes hechos que se estiman probados:

1. No es discutido por las partes que la entidad canadiense "ELKA SUSPENSIÓN, INC" fabrica amortiguadores para quad (vehículo especial de cuatro ruedas similar a una motocicleta) y ATV (acrónimo de las palabras inglesas All Terrain Vehicle) que comercializa en distintos países a través de los correspondientes distribuidores bajo el signo "ELKA".

2. La entidad demandante, desde el 24 de julio de 2003, es la distribuidora en exclusiva para España de los amortiguadores "ELKA" fabricados por la entidad "ELKA SUSPENSIÓN, INC" (documento nº 1 de la demanda).

3. No es discutido que al tiempo de la interposición de la demanda, el 26 de julio de 2005, la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" era la distribuidora en Portugal de la entidad "ELKA SUSPENSIÓN, INC" para la comercialización de los amortiguadores "ELKA".

4. No consta que, al tiempo de la interposición de la demanda, la demandante fuera distribuidora en exclusiva en España de productos o accesorios para quad o ATV marcados con los signos "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN".

5. Durante los años 2004 y 2005 la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" vendió, introduciéndolos en el mercado español, productos originales bajo los signos "ELKA" y "DUNCAN", tal y como resulta de la prueba pericial practicada en la que se partía de las declaraciones trimestrales de transmisiones intracomunitarias y operaciones asimiladas efectuadas con clientes españoles.

6. La entidad demandante solicitó para sí el día 18 de enero de 2005 el registro del nombre comercial denominativo "ELKA SUSPENSIÓN" en clase 35ª para la actividad de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, sin que se hubiera concedido al tiempo de la presentación de la demanda, tal y como resulta del documento nº 2 acompañado a la misma. El nombre comercial solicitado por la demandante fue finalmente registrado a favor de la entidad "ELKA SUSPENSIÓN, INC" (folio 266), siendo publicada la concesión el 1 de marzo de 2006, en virtud de cesión de la solicitud efectuada por el demandante como cabe deducir del documento aportado en la audiencia previa por la entidad demandante de fecha 25 de octubre de 2005 que consiste en una defectuosa solicitud de transferencia luego, evidentemente, subsanada (folio 244).

7. La entidad demandante solicitó el registro como nombre comercial de las denominaciones "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWERMADD" y "ROLL DESIGN", correspondientes a productos marcados con tales signos por terceros, siendo concedidas por resoluciones de 9 de junio de 2005, todas ellas para distinguir en clase 35ª las actividades de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (documentos nº 15 a 19 de la demanda).

TERCERO.- El demandante parte de una muy personal concepción del Derecho de la competencia y, en particular, de la competencia desleal, además de incurrir en graves imprecisiones conceptuales en materia de signos distintivos, lo que le lleva a sostener la imputación como acto desleal de explotación de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal ) lo que considera como una invasión de su exclusiva en la distribución en España de determinados productos, pretendiendo convertir las normas tuitivas de la competencia y de la leal competencia en un instrumento para impedirla, asegurándose de este modo una situación de monopolio en la distribución en España de determinados productos, con olvido además del principio de la libre circulación de mercancías en la Unión Económica Europea (artículo 28 y ss del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y, en su caso, del agotamiento del derecho de marca (artículo 36 de la Ley de Marcas ), todo ello sin perjuicio de que, quizás, el demandante esté registrando en España como nombres comerciales signos registrados por terceros en otros Estados miembros del Convenio de París o de la Organización Mundial de Comercio para los productos que distribuye el demandante bajo tales marcas, cuestión que no es objeto de la presente resolución.

Apreciado por la sentencia apelada el ilícito del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal , la sala debe analizar si concurre o no tal ilícito a la luz de los hechos que se imputan a la demandada apelante, sin que aquélla se haya pronunciado sobre la imputación de la venta a pérdida del artículo 17.2 c) de la Ley de Competencia Desleal que tampoco parece que se haya mantenido en la oposición al recurso de apelación. En todo caso, se desconocen los hechos en los que el propio demandante funda tal ilícito al no haber considerado oportuno precisarlos en la demanda y, en todo caso, no existe prueba alguna de los hechos que integran dicho acto de competencia desleal. Esto es, no se ha acreditado que las ventas que realiza la entidad demandada lo sean bajo coste de adquisición y menos aún que ello responda a una estrategia encaminada a eliminar a la demandante como competidora.

Centrándonos ya en el examen del ilícito del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal , conviene recordar que dicho precepto bajo la rúbrica de "explotación de la reputación ajena", establece lo siguiente: "Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares".

A la vista de su aparente proximidad con los ilícitos concurrenciales de los artículos 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación) resulta imprescindible delimitar el ámbito objetivo de aplicación de cada uno de ellos.

El criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 , de un lado, y el artículo 11, de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y la presentación de los productos o servicios y en el segundo las creaciones materiales, esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias de este tribunal de 28 de junio de 2007 y 12 de junio de 2008 , entre otras.

Como precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 23 julio 2010 : "El artículo 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal protege el correcto funcionamiento del mercado al amparar al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputación adquirida en aquel por sus creaciones formales y de la que indebidamente otro se aprovecha. Propiamente, dispone la norma que es desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional obtenida por otro en el mercado.

I. Tiene por objeto este tipo, al igual que sucede con el del artículo 6 de la misma Ley - silenciado en el recurso -, las creaciones referidas, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en el mercado.

La conducta mediante la cual se genera el aprovechamiento puede tener cualquier contenido. Basta, en definitiva, con que produzca el efecto referido.".

Delimitado así el ilícito concurrencial alegado en la demanda y apreciado en la sentencia apelada, el recurso de apelación debe ser estimado en tanto que la conducta imputada a la demandada apelante: la venta en España de amortiguadores originales marca "ELKA" adquiridos por la demandada en Portugal a su fabricante, no constituye un acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena, reputación que, además, en todo caso, sería predicable, respecto de tales productos, del fabricante que no del demandante cuya exclusiva de comercialización en España no puede hacerla valer frente terceros ajenos al contrato y sin perjuicio de la valoración que dicha exclusiva pudiera merecer, en su caso, desde el punto de vista del Derecho de la competencia (artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

En todo caso, como precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2010 , el aprovechamiento de la reputación ajena que integra el ilícito del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal , debe ser indebido y se considera indebido el aprovechamiento: "cuando es evitable y sin justificación", lo que no es posible afirmar en el supuesto de autos cuando el demandado se limita a vender productos con idéntico origen empresarial que la demandante y lícitamente marcados por su fabricante.

Por lo demás, respecto de los productos marca "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN", ni siquiera consta que el actor, al interponer la demanda, tuviera en España su distribución en exclusiva.

La inconsistencia del planteamiento efectuado por la parte actora, ahora apelada, y su defectuoso entendimiento de las normas reguladoras de la actividad concurrencial se pone de manifiesto si reparamos en que la prueba pericial ha revelado un hecho silenciado en la demanda cual es que: parte de las ventas realizadas en el mercado español por la entidad portuguesa lo han sido a la propia demandante que ha adquirido productos marca "ELKA" y "DUNCAN" a la demandada para su venta en España, resultando tan absurdo el planteamiento de considerar desleales las ventas realizadas por la demandada a la propia parte actora que ésta, en el escrito de oposición al recurso de apelación, afirma ahora que sus compras son ventas efectuadas en Portugal a un cliente español y que no merecen reproche de deslealtad, lo que, de admitirse, sería entonces igualmente predicable de todas y cada una de las ventas acreditadas mediante la prueba pericial a pesar de que de la misma resulta que, en realidad, son transmisiones intracomunitarias,

Por otra parte, no se ha acreditado que la demandada apelante tenga delegación alguna es España, ni siquiera por medio de la codemandada doña Sara que gira en el tráfico como "SPEEDFREAK CANARIAS" que, como la actora, compra a la codemandada productos marca "ELKA" y "DUNCAN" para venderlos en España, sin que su allanamiento perjudique a la codemandada ni puede deducirse vinculación alguna entre ambas por el uso del nombre "SPEEDFREAK" si tenemos en cuenta, por ejemplo, que éste también fue registrado como nombre comercial por la propia demandante, sin perjuicio de la licitud de esta última conducta que, por cierto, ya ha sido enjuiciada por este tribunal (sentencia de fecha 18 de marzo de 2011 ).

Por último, sin perjuicio del reproche que pueda merecer que el demandante, sistemáticamente, registre en España como nombres comerciales signos, al menos, previamente utilizados por los correspondientes fabricantes para marcar sus productos, lo cierto es que si considera que la comercialización en España de productos originales marcados por sus fabricantes con los signos "ELKA SUSPENSIÓN", "DUNCAN RACING INTERNATIONAL", "ATV FOUR PLAY", "EDELBROCK", "POWER MADD" y "ROLL DESIGN" consistentes en piezas, repuestos y accesorios para quad y ATV vulnera el derecho de exclusiva conferido por el registro de los correlativos nombres comerciales a favor del actor para distinguir la actividad de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, deberá ejercitar las acciones que considere oportunas fundadas en su derecho de exclusiva, recordando que respecto del nombre comercial "ELKA SUSPENSIÓN", al tiempo de la presentación de la demanda, sólo existía la mera solicitud de registro y que, finalmente, fue registrado a nombre de la sociedad canadiense fabricante de los productos "ELKA".

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 señala que: ". la Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla ( S. 1 de abril de 2.004 ) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión ( S. 20 de mayo de 2.008 )". En similar sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011 recuerda que: "La Ley 3/1.991 no tiene, sin embargo, por misión directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado - sentencia de 4 de marzo de 2.010 -. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda -por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos- ha de ser la segunda la aplicable."

CUARTO.- En materia de costas, la estimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con desestimación de la demanda determina, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la condena a la parte actora al pago de las costas ocasionadas a la demandada apelante en primera instancia.

Por otra parte, al estimarse el recurso de apelación interpuesto por la demandada, no procede condenar al pago de las costas originadas por el mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por el procurador don José Antonio Pérez Casado en nombre y representación de la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA" contra la sentencia dictada con fecha 20 de enero de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en el juicio ordinario nº 317/2005 del que este rollo dimana.

2.- Revocar parcialmente dicha resolución en cuanto a los pronunciamientos efectuados en la misma contra la entidad apelante y, en su lugar, desestimamos la demanda formulada por el procurador don Emilio Martínez Benítez en nombre y representación de la mercantil "V.C.K. ACCESORIOS Y SUSPENSIONES, S.L." en tanto que formulada contra la entidad "SPEEDFREAK ARTIGOS DE DESPORTO LDA", a la que absolvemos de todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas en primera instancia a dicha demandada, manteniéndose los pronunciamiento efectuados contra los codemandados DOÑA Sara y DON Victorino .

3.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.