Sentencia Civil Nº 292/2011, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 48/2011 de 21 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento : JUICIO ORDINARIO núm. 48/2011

Parte demandante: HÚKAM MOBILIARIO SL

Procurador: JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ

Abogado: MONICA DEL CORRAL ALARCON

Parte demandada: UTICA DEL MUEBLE SL

Procurador: CRISTINA TORREGROSA GISBERT

Abogado : CARLOS GARCIA MANRIQUE y GARCIA DA SILVA

SENTENCIA núm. 292/11

En Alicante, a 21 de Diciembre de 2011

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 48/2011 promovidos a instancia de HÚKAM MOBILIARIO SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a.JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. MONICA DEL CORRAL ALARCON contra UTICA DEL MUEBLE SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a.CRISTINA TORREGROSA GISBERT y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a CARLOS GARCIA MANRIQUE Y GARCIA DA SILVA, sobre infracción de dibujo y modelo comunitario y demanda reconvencional formulada por la segunda contra la primera en solicitud de nulidad de modelo comunitario

Antecedentes

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara Sentencia" declarando :

1° ) Que la infracción por parte del de UTICA DEL MUEBLES S.L del derecho de exclusiva que ostenta mi representada sobre los diseños comunitarios nºs. 1736661-0001, 1736687-0003 y 1736687-0001

2º) Que la fabricación y comercialización por parte de UTICA DEL MUEBLE S.L de los muebles identificados en el cuerpo del presente son constitutivos de un acto de competencia desleal al amparo del artículo 11 de la Ley de competencia desleal .

CONDENANDO:

1º.- A cesar en la fabricación y venta de los muebles y tiradores que infringen los diseños comunitarios de mi representada nºs...1736661-0001, 1736687-0003 y 1736687-0001 , así como a cesar en la promoción, ofrecimiento y distribución de los mismos.

2º.- A retirar del mercado todos los muebles y tiradores que infringen los modelos comunitarios nºs 1736661-0001, 1736687-0003 y 1736687-0001 , de los catálogos en los que se incluyen los mismos, la publicidad y del camión expositor.

3º.- A destruir, a costa de UTICA DEL MUEBLES S.L, ante notario todos los productos infractores.

4º.- A la publicación de la Sentencia a su costa en los periódicos nacionales EL PAIS y EL MUNDO"

Segundo.- Que admitida a trámite,se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal , compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró aplicables y formulo reconvención en reclamación de la nulidad de los modelos comunitarios números 001736661-0001, 001736687-0003 y 001736687- 001 por falta de novedad y de carácter singular, ordenando la cancelación del mismo en la OAMI

Tercero.- De dicha reconvención se dio traslado a la actora, que en tiempo y forma presentó escrito de contestación en el que, tras las alegaciones que estimó pertinentes , interesaba su desestimación

Cuarto .- Precluido el trámite de contestación a la demanda reconvencional, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo , y se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental y pericial que se admitieron, señalándose la celebración del juicio

Quinto - El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes, y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para Sentencia

Sexto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos , excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación ascendiendo a más de 290 el número de Sentencias dictadas en 2011 hasta la presente resolución

Fundamentos

Primero:Planteamiento.

1. La actora HUKAM MOBILIARIO SL formula demanda contra UTIKA DEL MUEBLE SL por considerar que la comercialización por está de una serie de muebles identificados como colección Córdoba supone una infracción de los Derechos exclusivos que ostenta sobre los modelos comunitarios num 001736661-0001, 001736687-0003 y 001736687- 001 consistente en un tirador y dos muebles, comercializados como serie Paris , con invocación de los arts 19.1, 88.2 y 3 del reglamento (CE ) número 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y los arts 52 y 53 de la Ley 20/2003, de 7 de Julio de Protección Jurídica el Diseño Industrial ( en lo sucesivo LDI)

2. Además invoca la protección por considerar tales actos como constitutivos de actos de competencia desleal por imitación, con alegación del art 11 y 32 de la Ley de Competencia Desleal

3. Frente a ello los motivos defensivos por los que se solicita la absolución la demandada son los siguientes: a) los muebles de la colección Córdoba causan una impresión general distinta; b) la excepción de preuso, con invocación del art 22 RDMC y c) inexistencia de imitación desleal

4. Asimismo se formula reconvención por considerar que los modelos comunitarios registrados de la actora nulos por carecer de novedad y singularidad , que es el supuesto del art 25.1b) del RDMC aplicable iura novit curia no obstante la ausencia de cita por la parte. Reconvención que debe ser la primeramente estudiada, pues, de estimarse , devendría carente de sustento la demanda principal, por aplicación del art 26 RDMC, regulador de los efectos de la nulidad del modelo o dibujo comunitario

5. Una precisión previa debe realizarse respecto del objeto procesal, y es que al no haberse impetrado en la demanda, que es el momento procesal hábil al efecto ( art 399, 412 , 414, 426 y 433.3 LEC ) no puede ser objeto de pronunciamiento judicial (por exigencias del art 218LEC y art 24 CE que consagra el Derecho a un proceso con todas las garantías, sin indefensión) la tutela que el RDMC otorga a los modelos comunitarios por el periodo previo al del registro, como modelos no registrados, ya que es perfectamente posible que un mismo diseño -en la terminología del legislador español- sea desde su divulgación "dibujo o modelo no registrado " y después, se convierta en diseño registrado comunitario, si ello tiene lugar antes de los 12 meses , tratándose de de una protección sucesiva, no acumulada (Otero Lastres)

Segundo.- Los modelos comunitarios de la actora

6. La actora es titular de los siguientes modelos comunitarios registrados (Doc 2, 3 y 4 de la demanda, certificaciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior)

- nº 1736661-0001 para producto denominado "Tirador para muebles" solicitado el 27/07/2010 y concedido el 16/08/2010, cuya representación es la siguiente

- nº 1736687-0003 para producto denominado " mueble multifunción " solicitado el 27/07/2010 y concedido el 6/09/2010, cuya representación es la siguiente

- nº 1736687-0001 para producto denominado " mueble multifunción " solicitado el 27/07/2010 y concedido el 6/09/2010, cuya representación es la siguiente

7. Ninguno de ellos reivindica prioridad y fueron presentados como colección de muebles "PARIS" en la Feria Internacional del Mueble de Valencia celebrada en el mes de septiembre de 2009 (no controvertido y documento nº 6 de la demanda)

Tercero.- La causa de nulidad del art 25.1.b) del RDMC por falta de novedad y carácter singular

8. El requisito de la novedad, que junto al carácter singular se configuran en el artículo 4 RDMC como requisitos de protección , se describen en los artículos 5 y 6. Como ya se ha dicho por este juzgado (entre otras, Sentencia de 26/2/2008) la novedad y singularidad se establecen con un parámetro objetivo y la tacha de nulidad exige o implica realizar: i) un juicio comparativo entre el modelo o dibujo que se pretende proteger con aquellos que han sido ya divulgados y ii) concluir si existe anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalles irrelevantes (novedad) o que produce en los usuarios informado la misma impresión general (carácter singular); juicio comparativo que en este caso al no reivindicarse prioridad es la fecha de la solicitud ( art 5.1b) y 6.1.b), es decir el 27/07/2010, y no la fecha de su divulgación en la feria de septiembre de 2009, como se pretende en la contestación a la reconvención, ya que esa fecha es relevante para los modelos comunitarios no registrados , cuya protección aquí no se ha instado, como ya se ha dicho, c orrespondiendo al que solicita la nulidad aportar la prueba de esas anterioridades que destruyan la novedad ( art 217 L.E.C. ), sobre todo cuando se presume su validez (art. 85.1RDMC).

8. En el caso presente la anterioridad invocada son unos muebles ofertados por la entidad MUEBLES MONRABLA CHIRIVELLA SL como colección SELENE comercializados ya en diciembre de 2008 y en la temporada 2009/10, y objeto de presentación en la Feria Habitat Valencia de septiembre de 2009

9. La divulgación de esta anterioridad se acredita con las facturas de ventas de dic 2008 y pag webs de MUEBLES MONRABLA CHIRIVELLA SL (doc nº 6 a 8 de la contestación) y aclaraciones en el acto del juicio del legal representante de dicha SL, tratándose de actos de tal naturaleza que es razonable esperar que el modelo ha llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea ( art 7)

10. Anterioridad que no parece discutirse , siendo cuestión distinta la dificultad para el juicio comparativo por el mayor o menor detalle de las fotografías que figuran en los dictámenes periciales e impresiones de web, únicas con las que se cuenta al no haberse aportado los productos en los que se han plasmado los diseños , debiendo la parte que tiene la carga de la prueba asumir las consecuencias de ello, sobre todo cuando los dictámenes periciales se limitan en buena parte a afirmaciones genéricas o de orden jurídica, que son por ello prescindibles, sin detallar, sobre todo el aportado como doc nº 9 de la contestación, cuales son las razones para alcanzar las conclusiones limitándose a una comparativa fotográfica de los productos , con acotaciones en alguno de los casos

10. Tales limitaciones son manifiestas en el caso del Modelo comunitario nº1736661-0001 consistente en un "Tirador para muebles" ya que la visión de la anterioridad invocada (en adelante SELENE) no es precisa en la documentación e informe aportado en la reconvención, y siendo la más detallada la que figura en el informe aportado en la contestación. Del material probatorio se desprende:

- que el modelo comunitario y el SELENE (la anterioridad) son ambos tiradores cuadrados que forman un hueco en su parte central, sin que conste distintas dimensiones o proporciones , presentando los lados del cuadrado externo unos calados al tener en su interior espacios vacíos

- los espacios vacíos en los lados del cuadrado o marco externo en el modelo registrado no son continuos, sino que hay una separación al existir en las cuatro esquinas una zona cubierta; mientras en la parte Superior e inferior se conforman dos espacios vacíos seguidos en forma de prisma rectangular con ángulo abierto, el espacio vacío de las partes laterales esta cortado en su mitad, lo que provoca que sean cuatro las zonas vacías, terminadas en ángulo agudo en uno de los casos

- el tirador SELENE las partes Superior e inferior del cuadrado externo tienen una región abierta continua, que se introduce un poco hacia los lados laterales , formando una figura en forma de corchete en posición horizontal con ocho lados, sin que en los laterales haya espacio vacío, a salvo del indicado

11. Aunque la reconviniente de forma conjunta habla de ausencia de novedad y singularidad, respecto de lo primero , se aprecian diferencias evidentes entre los tiradores, como las apuntadas en el apartado anterior (distinta configuración de los espacios vacíos que hay en el cuadrado externo) que impiden hablar de identidad entre uno y otro objeto , pues no son insignificantes

12. En cuanto a la singularidad, es decir, si la impresión general es o no distinta a la anterioridad invocada para un usuario informado, hay que tener en cuenta que éste no aparece definido en ningún texto legal, indicando al respecto la Exposición de Motivos de Ley 20/2003 que " que habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto", por lo que en caso que nos ocupa viene determinado por ese consumidor cualificado de mobiliario, que en palabras del Tribunal de Marcas "... no es el consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes ( artículo 9 de la Ley de Patentes ) ni, añadimos nosotros , a los integrantes de los círculos especializados del sector y que posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño " (Sentencia de 23 de julio de 2008), añadiendo que no hay obstáculo alguno en que se efectúe esa valoración por el Juzgador,en tanto el Tribunal General de la Unión Europea en la Sentencia de 18 de marzo de 2010 aclara que " no es un fabricante ni un vendedor de los productos a los que deben incorporarse o aplicarse los dibujos o modelos controvertidos. " y en posterior de 22 de junio de 2010 indica que " En lo que respecta a la interpretación del concepto de usuario informado, procede considerar que la calidad de«usuario» implica que la persona concernida utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto ", señalando la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010 que el usuario informado no necesariamente ha de coincidir con el destinatario final; idea que se reitera en la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 14 de junio de 2011.

13. Pero no es un usuario o consumidor medio. Como dice la STGUE de 18 de marzo de 2010 " El usuario informado está dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto de que se trata que se hayan hecho públicos en la fecha de la presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo impugnado o, en su caso , en la fecha de la prioridad reivindicada " y en la posterior de 22 de junio de 2010 aclara que "... el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos". Idea que se reitera en la Sentencia del TGUE de 6 de octubre de 2011 (en el caso de un modelo comunitario que representa un reductor mecánico de velocidad) al decir que no es necesario que el usuario informado esté altamente informado " pues si bien es cierto que el usuario informado no es el consumidor medio al que no se exige ningún conocimiento específico, tampoco es el experto con amplios conocimientos técnicos" (conclusiones del abogado General Sr. Mengozzi en el asunto PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P), consideraciones que han sido refrendadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la reciente Sentencia de 20 de octubre de 2011 al conocer del recurso de casación frente a la Sentencia del TGUE de 18 de marzo de 2010 (asunto "tazos") en el que se dice que el concepto de «usuario informado» constituye "un concepto intermedio entre el de «consumidor medio» , aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal , ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate"

14. En esa labor de cotejo o comprobación entre diseños que se encomienda a este usuario informado hay que tener en cuenta que las siguientes consideraciones:

1º) en ese juicio el usuario informado no se trata de comprobar elemento por elemento sino de valorar, si apreciado en su totalidad o sintéticamente , un diseño crea en su ánimo una sensación distinta , de tal manera que se manifieste como algo diferente a las anterioridades invocadas, sin que se imponga un elevado grado de diferenciación, por lo que basta con el suficiente para poder discriminar uno y otro, llamando la atención que ni en el Reglamento ni en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (art 5 y 9 ) se concrete ese grado y que en la tramitación de estos textos se eliminó el adverbio " notablemente " que cualificaba la diferencia, por lo que es claro que no se exige que ese grado de diferencia sea grande, sino que basta que exista algún grado, pero en todo caso suficiente para poder discriminar uno y otro diseño

2º) el cotejo de diseños en principio ha de ser directo, frente al sistema de marcas. La propia naturaleza del concepto de usuario informado supone que "cuando sea posible , éste llevará a cabo una comparación directa entre los dibujos o modelos en cuestión " como dice la Sentencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2011 . Sin embargo, añade que "no puede excluirse que tal comparación sea imposible o infrecuente en el sector considerado, por circunstancias específicas o por las características de los objetos que los dibujos o modelos de que se trata representan". Por lo tanto es posible apreciar la impresión general producida por los dibujos o modelos en conflicto sin partir de la premisa de que el usuario informado procede en todo caso a una comparación directa entre ellos, pues no hay previsión normativa que limite la evaluación de los eventuales modelos o dibujos a una comparación directa, si bien no parece trasladable con carácter general la doctrina "del recuerdo impreciso o imperfecto" propia del Derecho de marcas

3º) el usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales (resolución de la División de Anulación de la OAMI de 27 de abril de 2004) que a aquellas semejanzas que vienen definidos por esa estructura base, sin que sea indiferente a la hora de realizar esta valoración global la relación del diseño con el producto al que se aplica o vaya a aplicarse, como se desprende del Considerando 14 del RMDC (Sentencia del Juzgado de Marcas Comunitario num Uno, de 4 de enero de 2007 , asunto Tous contra Vilplasgo) .

Así lo consagra el Tribunal General en la Sentencia citada del 10 de marzo de 2010 al decir " en la medida en que las semejanzas entre los dibujos o modelos controvertidos se refieren a características comunes, ...., tales similitudes revestirán sólo poca importancia en la impresión general producida por esos dibujos o modelos en el usuario informado" añadiendo la Sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2011 que " que la impresión general que un dibujo o modelo produce en el usuario informado debe determinarse necesariamente teniendo en cuenta también el modo en que se utiliza el producto de que se trate "

4º) Finalmente, el usuario informado debe ponderar el grado de libertad del autor al desarrollar el modelo o dibujo, y de que manera las soluciones formales vienen impuestas o limitadas por la técnica o tendencias , a valorar según el sector industrial al que pertenece el diseño y sus características propias, como indica el Considerando 14 del RDMC 6/2002 citado (y la EM de la ley española 20/2003, tributaria del Derecho comunitario), de manera que cuanto más limitada es la libertad del diseñador menor es el nivel de exigencia de la diferencia, porque ésta es más difícil de conseguir y viceversa: a mayor libertad de creación, mayor ha de ser la divergencia con lo ya existente para afirmar que la impresión es distinta.

En este sentido la Sentencia del Tribunal General de 10 de marzo de 2010 señala " que el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto , o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate" añadiendo "Otrosí, cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo impugnado, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general distinta en el usuario informado " .

6º) por último la comparativa o cotejo debe realizarse entre la anterioridad o el modelo de la demandada y el modelo comunitario tal y como está registrado, ya que el ámbito de protección del diseño registrado debe calibrase con arreglo a la representación gráfica que figura en la OAMI , sin que sean objeto de protección trasladable a este modelo características ajenas a esa representación (Sentencia de este Juzgado de 26/12/2005, asunto Panini España S.A. contra Kellogg?s España S.L y el Tribunal de Marca Comunitaria en Sentencia de 25/4/2006 en el mismo asunto y posterior de 23 de julio de 2008, asunto Sillerias Alacuas), siendo ajena a esta comparativa elementos extraños al diseño como la marca , ya que el modelo y dibujo se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, siendo el bien jurídico protegido" el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial " como dice la Exposición de Motivos de la ley española (Sentencia de este Juzgado de 4 de enero de 2007,asunto S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL vs VILLPLASGO SA y Auto del Tribunal de marcas de 11/4/2006, asunto Festina Lotus vs Grupo Munreco) . Y por iguales razones carece de sentido en esta sede las comparativas acerca de precios, embalajes, funcionalidades o capacidades técnicas de los objetos ajenos a su forma externa

15. Con arreglo a estas pautas , ese usuario de mobiliario dotado de ese plus de información apreciará que el modelo comunitario cuestionado sí produce un impacto visual distinto, pues conocedor de la existencia de tiradores cuadrados que forman un hueco en su parte central, centrará su atención en los calados o espacios vacíos que hay en el marco cuadrado, y estas son divergentes, dando lugar a figuras distintas en número y configuración, con una disimilar impresión por ser más liviana en un caso que en otro, por lo que no procede estimar la nulidad, sobre todo cuando no consta limitada el margen de libertad creativa en este ámbito

16. Con iguales parámetros debemos examinar los modelos de muebles registrados nº 1736687 variantes 0001 y 0003 remarcando que tratándose de modelos comunitarios su ámbito de protección derivado de su novedad y singularidad debe ponderarse atendiendo a la representación que figura en la OAMI, siendo carga del titular del modelo comunitario registrado efectuar dicha representación gráfica con los requisitos previstos en el art 4 RE , según el cual su calidad permitirá distinguir claramente los pormenores de la cosa objeto de protección , para lo cual puede servirse de hasta siete perspectivas e incluso de perspectivas detalladas de partes a escala aumentada o de colores, por lo que debe asumir el riesgo que conlleva que la representación presentada no sea lo suficientemente expresiva de las características que pretende proteger. Así en las Directrices de Examen de la OAMI se recuerda que " Redunde en interés y es responsabilidad del solicitante presentar una representación idónea que incluya un número suficiente de perspectivas para especificar todas las características del dibujo o modelo cuya protección se solicita. El examinador no comprobara si el dibujo o modelo podría tener otras características que no se reflejen en las perspectivas presentadas"( 11.4) y en la Resolución de la División de Anulación de 27/04/04 no se toma en consideración el material empleado invocado por el titular de una silla "ya que la reproducción gráfica del modelo ...no indica ningún material en concreto.." . Asi lo ha dicho este Juzgado en Sentencia de 26/12/2005, asunto Panini España S.A. contra Kellogg?s España S.L) y el Tribunal de Marca Comunitaria en Sentencia de 25/4/2006 en el mismo asunto, lo cual es especialmente relevante en el caso presente habida cuenta de que solo figura una vista de los muebles en la OAMI , sin especial detalle y que los peritos son poco claros a la hora de precisar qué a que han atendido para elaborar sus dictámenes

17. En el caso de la mesita de noche modelo nº 1736687 variante 0003 , y con las dificultades antes expuestas por la escasa concreción del material fotográfico aportado, siendo ambas figuras de forma prismática, con frontal con líneas rectas en molduras y tirador cuadrado centrado, se aprecian las siguientes diferencias:

i) la anterioridad invocada o modelo SELENE tiene una moldura o ranura en su parte Superior que marca una diferencia entre la superficie Superior del mueble respecto del resto del conjunto; en cambio , el modelo comunitario se presente como un todo sin solución de continuidad

ii) el modelo SELENE se apoya en una base o zócalo diferenciada por ranura, en tanto que el modelo comunitario se apoya en dos pies

iii) las molduras del frontal en el modelo SELENE aparecen planas, en tanto que en el modelo comunitario resultan biselados por tener corte oblicuo , presentándose como un cuerpo cúbico con rehundidos progresivos desde el marco frontal hacia los cajones, si bien con dificultades en su percepción por ausencia de precisión

18. Aún sin acudir a las molduras del frontal, las restantes diferencias no solo permiten afirmar,sin genero de duda, la novedad por ausencia de identidad, sino que también se puede concluir que ese usuario de mobiliario informado apreciará en el modelo comunitario un impacto visual distinto , por las diferencias es su parte superior e inferior, que se separan del resto del conjunto en el modelo SELENE frente al modelo comunitario, que aparece más compacto; impresión divergente que se agudiza si se atiende a la diferencia de planos en las molduras frontales

19. Examen anterior que vale para el caso de la variante 0001 del modelo nº 1736687 consistente en una cómoda y que se da por reproducido para evitar inútiles reiteraciones por lo que , en definitiva, las divergencias concurrentes son de entidad tal que permiten afirmar que los modelos registrados sí incrementan el patrimonio de las formas respeto de la anterioridad invocada, ya que la sensación que provocan es distinta, y por ende desestimar la demanda reconvencional formulada

Cuarto.- El Derecho de preuso

20. Alterando el orden de exposición de la contestación a la demanda se analizar en primer lugar la excepción de preuso invocada al amparo del art 22 RDMC, que opera como límite del ius prohibendi consagrado en el art 19 RDMC, y al que se refiere el Considerando 23 según el cual cualquier tercero que pueda demostrar que ha comenzado a utilizar de buena fe , incluso en el comercio, en la Comunidad, o ha hecho preparativos sustanciales y efectivos para ello, un dibujo o modelo comprendido en el ámbito de protección del dibujo o modelo comunitario registrado, que no haya sido copiado por este último, tendrá Derecho a una explotación limitada de dicho dibujo o modelo.

21. Se trata de una institución prevista ya para las patentes ( art 54 de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo , de Patentes ) y que busca armonizar la prioridad registral con algunas situaciones extrarregistrales previas, fundamentada en razones de equidad, para preservar los Derechos de terceros de buena fe que han anticipado su actuación, evitándose el efecto bloqueo en el mercado que se deriva del ius prohibendi del titular del dibujo o modelo registrado ex post.

22. Aún en la hipótesis de que el tirador y muebles de UTICA causen la misma impresión de los modelos comunitarios registrados de la actora, y por ende estén incluidos en su ámbito de la protección, la demandante no puede impedir su uso si concurren los siguientes requisitos: a) que demuestre la demandada haber comenzado a utilizarlos de buena fe en la comunidad -o haber efectuado preparativos serios y efectivos para ello-, antes de la fecha de presentación de la solicitud (al no reivindicarse prioridad), es decir , antes del 27 de julio de 2010, y b) que dicho tirador y muebles no sean copia, y con arreglo a un interpretación sistemática con el art 19.2 RDMC se entenderá que no hay tal cuando el diseño sea " resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular"

23. En el caso presente consta:

i) la utilización de los diseños por ÚTICA DEL MUEBLE, S.L en fechas previas a la solicitud registral, con ventas en marzo y mayo de 2010 ( doc nº 5)

ii) que sus preparativos serios y efectivos se remontan a finales de 2009, según factura de diciembre en la que constan pagares pagaderos en noviembre (doc nº4) correspondientes a los trabajos de los prototipos de los muebles de la colección CORDOBA encargados por la demandada

iii) que los modelos en conflicto presentan diferencias:

- respecto de los tiradores , mientras en el modelo comunitario de la actora los espacios vacíos en la parte Superior e inferior del cuadrado conforman dos espacios vacíos seguidos en forma de prisma rectangular con ángulo abierto, el espacio vacío de las partes laterales esta cortado en su mitad, lo que provoca que sean cuatro las zonas vacías, terminadas en ángulo agudo en uno de los casos, en el caso del tirante de UTICA ( según figura en su catálogo, doc nº 10 de la demanda) las cuatro partes del cuadrado externo son iguales , con una región abierta cortada en su mitad formando ocho subzonas o vacíos rectangulares simétricas

-respecto de los muebles, mientras los modelos comunitarios se apoya en dos pies , los de UTICA ( doc nº 10 de la demanda) se apoyan directamente, con un rehundido o ranura que lo separa del resto del conjunto, presentándose los modelos registrados como un cuerpo cúbico con rehundidos progresivos desde el marco frontal hacia los cajones, en tanto que los mueble de UTICA combina un primer resalte exterior con rehundido posterior

24. A la vista de estos antecedentes, y aun cuando la actora expusiera los muebles de la Colección PARIS en la Feria del Mueble de Valencia de septiembre de 2009, los muebles y tiradores de UTICA no puede afirmarse que sean una copia de los de la actora y que su actuación sea de mala fe , sino que la misma enmarcaría en la tendencia de mercado de tiradores cuadrados con calados y mesitas/cómodas compactas con rehundidos, que es la que sigue también Monrabal Chirivella, y por ende de buena fe , no cuestionándose los gastos sufragados en prototipos

25. Por tanto concurren los presupuestos que autorizan a continuar su uso previo por la demandada, y por ende la desestimación de la demanda, que exime de analizar la hipótesis de la que parte la demanda, esto es, que los muebles y tirador de UTICA no producen distinta impresión para el usuario informado que los modelos registrados

Quinto.- La tutela concurrencial

26. Procede analizar ahora la denuncia de los ilícitos concurrenciales desde la óptica y alcance exclusivamente nacional frente a la extensión comunitaria anterior, pero siempre sin perder de vista la aplicación preferente del RDMC respecto de la normativa de competencia desleal , ya que como dice la S.T.S. de 15/12/2008 la LCD no está llamada a duplicar la protección que otorgan las Leyes que regulan Derechos de exclusiva sino que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2006, y 17 de julio de 2007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2004) funcionando ante la inexistencia de unos Derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente Derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2008). Tesis seguida por el Tribunal de Marca Comunitaria, en Sentencia de 25 de abril de 2006 y la más reciente de 5 de febrero de 2008 que habla del principio de especialidad o prioridad normativa

27. Dado que , en esencia, el comportamiento concurrencial imputado es el mismo que ya ha sido analizado , la respuesta debe ser absolutoria poniendo de manifiesto que si se invoca el art 11.2 y 3 LCD es porque se entiende por la misma actora que no tiene Derecho de exclusiva a su favor derivado de un título de propiedad industrial, ya que dicho precepto entra en juego en caso de inexistencia de Derecho de exclusiva ( art 11.1), pues dicho art 11.2 y 3 LCD debe analizarse a partir del principio básico consagrado en el artículo 11.1:«la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un Derecho de exclusiva reconocido por la Ley» . Por tanto si lo que se afirma es que se ha infringido un Derecho de exclusiva (el que le otorga por el RDMC) el cauce normativo no es el art 11LCD sino el del texto regulador de ese Derecho de exclusiva, en este caso la el RDMC, o en palabras de la AP de Alicante" ...el artículo 11 está pensado para reprimir actos desleales consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un Derecho de exclusiva. Existiendo, debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate"

28. En todo caso y por agotar la respuesta judicial y no se tache de incongruente, respecto del art 11.2 LCD en el que más centra la actora baste con traer a colación la exégesis del mismo contenida en la Sentencia del T.S. de 15 de diciembre de 2008 según la cual " a) Que la apreciación de la deslealtad sancionada en la norma debe ser objeto de interpretación restrictiva ( SS. 13 de mayo 2002 y 30 de mayo de 2007 ) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general , sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad ( art. 11.1 LCD ) que se halla integrado en el de libre competencia ( S. 17 de julio de 2007 ); b) Para la apreciación del ilícito competencia del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, se requiere que confluyan tres requisitos positivos, y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa; c) El primer requisito positivo es la existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos ( S. 17 de julio de 2007 ); d) El segundo requisito hace referencia al objeto de protección , que suscita la diferencia de la figura típica del art. 6 LCD . La doctrina de esta Sala viene entendiendo que el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 , 7 de julio y 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2007 ; 5 de febrero de 2008 ; aunque por la doctrina se ha apuntado la posibilidad de que en algún supuesto excepcional se solapen los preceptos; e) El tercer requisito de índole positiva consiste en la exigencia de "idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación". El riesgo de asociación debe entenderse ( S. 17 de julio de 2007 ) en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos. Dice la reciente Sentencia de 12 de junio de 2007 que "es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius"), y, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo , el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación , o no se para en los pequeños detalles , y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y coherente". Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2007 que el conflicto debe resolverse desde la perspectiva del consumidor medio y con una visión de conjunto sintética ( SS. 17 de octubre de 2000 , 21 de junio y 22 de noviembre de 2006 ), lo que armoniza con la normativa de la Directiva 2005/29 / C.E. sobre prácticas comerciales desleales que, en su art. 5.2 .b) , toma como referencia el consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o al miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo de consumidores ( S. 17 de julio de 2007 ); f) El primer requisito de índole negativa -de exclusión del ilícito- es que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un Derecho de exclusiva reconocido por la Ley, y el segundo requisito negativo que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD " recordando la previa STS de 30 de mayo de 2007 que " En cuanto a la comparación determinante del juicio de imitación, la sentencia de 21 de junio de 2006 , además de puntualizar muy rotundamente que dicho juicio está reservado al juez por muy costosos que sean los informes de mercadotecnia aportados por las partes, indicó lo siguiente acerca del sujeto de referencia para efectuar ese mismo juicio: "J) Todo ello está en coherencia con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su Sentencia de 16 de julio de 1998 (asunto C-210/96 ), sobre publicidad engañosa , al tomar en consideración la expectativa que se producía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y declarar que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales la apreciación de si una mención publicitaria produce un efecto engañoso, no excluyendo que el Juez nacional pueda evacuar un informe pericial o encargar un sondeo de opinión pero también, desde luego , sin obligarle a ello. K) La reciente Directiva 2005/29 / CE sobre prácticas comerciales desleales toma como referencia, en su artículo 5.2 b ), al consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o al miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo de consumidores."

29. Aunque se diese por buena la hipótesis de la actora de que la demandada ha puesto en el mercado productos idéntico a los suyos (cuestión discutible por las divergencias apuntadas ) ello no es suficiente para estimar que existe un ilícito del art 11 de la Ley de Competencia Desleal, ya que como dice la SAP de Barcelona de 14/1/2003 " En los apartados 2 y 3 del propio precepto es donde se define la imitación que constituye ilícito concurrencial, que no es cualquier imitación sino únicamente la que cumple los requisitos especificados en esas dos normas.

La imitación de una prestación o iniciativa empresarial protegida con un Derecho de exclusiva, como en el caso ocurre, es cierto que no puede considerarse lícita , al amparo de lo que se establece en el art. 11.1 LCD , porque expresamente se excluye ese supuesto. No obstante, ello no significa que necesariamente se convierta en un acto de imitación ilícito. Puede ser un acto contrario al ordenamiento jurídico (concretamente, a las normas sobre propiedad industrial) , y por ello no merecedor de protección, pero para que merezca la protección que le dispensa la Ley de Competencia desleal en el art. 11 es preciso que concurran los requisitos establecidos en el apartado 2 "

30. Por su parte la SAP de Madrid, sección 28ª, 22 de enero de 2010 enseña que "...son tres clases de comportamientos los que pueden generar un ilícito concurrencial según lo previsto al núm. 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal : 1) la imitación con riesgo de asociación por parte de los consumidores (que evoque en éstos una procedencia empresarial ajena , en concreto, la de la prestación imitada); 2) la imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena (se trata de conductas parasitarias en las que el imitador aprovecha para sí el prestigio alcanzado por el producto original, pero no necesariamente para invadir el mercado propio de éste último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto creando una demanda específica que reconoce que la imitación no es la prestación original, pero que, sin embargo , conoce su prestigio y fama, consiguiendo merced a ello colocar en el mercado el producto de imitación); y 3) la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (aquélla en la que los costes de producción de la prestación original que el imitador elude sean sustanciales en relación con la integridad del producto, de tal suerte que el ahorro de costes para el imitador puede considerarse considerable, que es singularmente apreciable en aquellos casos en que la reproducción de las prestaciones originales se logra mediante el empleo de medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste o en los que se provoca en el titular de la prestación original dificultades de amortización de la propia inversión).

Es cierto que toda conducta imitativa comporta en alguna medida el riesgo de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada en el mercado o del esfuerzo ajeno, y para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar el ilícito concurrencial del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena , de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica , tal como se indica en el párrafo segundo del núm. 2 del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad)"

31. Sobre estos requisitos el AAP de Barcelona de 30/9/2005 dice que se requiere " la apreciación de una singularidad competitiva en la prestación imitada , por razón de sus características o cualidades intrínsecas , que la diferencian de las demás prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento". Y de igual modo la SAP de Madrid (Sección 28ª) de 26 de julio de 2011 recuerda que "el examen comparativo que debe realizarse para determinar el extremo que nos ocupa no puede quedar reducido a un simple juego de diferencias/semejanzas. Como antes señalamos, lo verdaderamente determinante es si existe o no coincidencia en aquellos elementos o características que confieren a la prestación que se dice imitada "singularidad competitiva" o "peculiariedad concurrencial" , entendiendo por tales aquellos rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza ( Sentencias de esta Sala de 11 de enero de 2007 y 22 de enero de 2010 ), esto es, con eficacia individualizadora en el sector de que se trate"

32. En el supuesto presente no hay prueba alguna fehaciente que permita afirmar que los productos de la actora tengan singularidad competitiva cuando ni siquiera se concreta y detalla qué elementos confieren esa singularidad , desconociéndose qué porcentaje representa en el mercado relevante y por ende su implantación en el mismo, sin que se haya adverado que los elementos definidores de esa prestación sean específicos de la actora

33. Por otra parte , la imitación que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajeno (art 11.2) requiere la singularidad competitiva y la previa implantación en el mercado de la prestación imitada, en grado tal que sea reputada (AAP de Barcelona de 30/9/2005),por lo que vale lo dicho ut supra para descartar su aplicación al caso presente

34. Para finalizar menos prueba hay de imitación sistemática cuando se limita a dos muebles y a un accesorio

Quinto.- Costas

35.Las costas derivadas de la demanda se imponen a la parte demandante y las derivadas de la reconvención a la actora reconvencional ( art 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debo desestimar la demanda interpuesta por HÚKAM MOBILIARIO SL contra UTICA DEL MUEBLE SL absolviendo a ésta de las pretensiones contra ellas formuladas , con imposición de las costas a la actora

Que debo desestimar la demanda reconvencional interpuesta por UTICA DEL MUEBLE SL contra HÚKAM MOBILIARIO SL sobre nulidad de los modelos comunitarios registrados nº números nºs...1736661-0001, 1736687-0003 y 1736687-0001, con imposición de las costas a la actora reconvencional

Firme esta Resolución, líbrese mandamiento a la OAMI en caso de haberse comunicado a dicha Oficina la presentación de la reconvención

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( artículos 451 y 452 de la L.E.C. y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre).

Así , por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION: A la presente Resolución se le ha dado la publicidad prevista en la Constitución y las leyes. Doy fe