Sentencia Civil Nº 293/2005, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 366/2003 de 21 de Junio de 2005

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO nº 366/2003-1ª

JUICIO ORDINARIO nº 772/2001

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA nº. 20 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.

Ilmos. Sres. Magistrados

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

En Barcelona a veintiuno de Junio de dos mil cinco.

Vistos en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 772/2001 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, a instancia de CARREFOUR SOCIETÈ ANONYME (o CARREFOUR S.A.) y SUPERMERCADOS CHAMPION S.A., representadas por el Procurador D. Federico Barba Sopeña y asistidas del Letrado Dª. Sofía Martínez Almeida, contra D. Luis Miguel, D. Bernardo, SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. ISLAS VÍRGENES y GRUPO CARREFOUR S.A. ISLAS VÍRGENES, representados por el Procurador D. Juan Bautista Bohigues Cloquell y bajo la dirección del Letrado Dª. Dolors Montserrat Montserrat, que penden ante esta Sala por virtud de sendos recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de las dos partes contra la Sentencia dictada por dicho Juzgado el día 19 de febrero de 2003.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador d elos Tribunales D. Federico Barba Sopeña en nombre y representación de CARREFOUR S.A. y SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. contra D. Luis Miguel, D. Bernardo, SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. ISLAS VÍRGENES y GRUPO CARREFOUR S.A. ISLAS VÍRGENES, procede:

1. Declarar:

a) Que el uso que la demandada Supermercados Champion S.A. de Islas Vírgenes hace de la denominación "champion.es", "championcasa.com", "championcasa.net", "champion casa.org", "championcasa.biz", "grupochampion.biz" y "grupochampion.com", como nombres de dominio de internet, constituye una infracción de los registros de marca "Champion", titularidad de Carrefour S.A., y una infracción del nombre comercial "Supermercados Champion", de Supermercados Champion S.A., así como un acto de competencia desleal frente a las mismas.

b) Que el uso que la demandada Grupo Carrefour S.A. de las Islas Vírgenes hace de las denominaciones "carrefourcasa.com", "carrefourcasa.net", "carrefourcasa.org", "viajescarrefour.biz", "clubcarrefour.biz", "carrefourocio.biz", "carrefourvinos.com", "carrefourmultimedia.biz", carrefourjuguetes.com", "carrefourcasa.biz", "grupocarrefour.biz", "carrefourdirect.biz", "carrefourdeportes.com", "carrefourentradas.com", "carrefourjuguetes.biz", "carrefourinformática.com", como nombres de dominio de internet, constituye una infracción de los registros de marca "Carrefour", titularidad de carrefour S.A., así como un acto de competencia desleal frente a las mismas, y en el caso de la denominación "denuestratierra.biz" un acto de competencia desleal.

c) Que el uso que las demandadas Supermercados Champion S.A. y Grupo Carrefour S.A., ambas de las Islas Vírgenes, hacen de las denominaciones "Supermercados Champion", "Grupo Carrefour", "supermercadoschampion", "carrefour", "De nuestra tierra", "viajes carrefour", "club carrefour", "carrefour ocio", "carrefour vinos", "carrefour multimedia", "carrefour juguetes", "championcasa", "carrefour Entradas", "carrefour Informática", "carrefour Direct", "grupocarrefour", "carrefourcasa", "carrefourinformática", "carrefourmultimedia", "championcasa", "grupochampion", "carrefourdirecto", "carrefourjuguetes", "carrefourvinos", "carrefourdeportes", "carrefourocio", "carrefourviajes", "carrefourentradas" y "denuestratierra", constituyen una infracción de los registros de marca "Champion" y del nombre comercial "Supermercados Champion" y de los registros de marca "Carrefour", titularidad de las actoras Carrefour S.A. y Supermercados Champion S.A., así como un acto de competencia desleal frente a las mismas.

d) Que los demandados Bernardo y Luis Miguel son responsables a título individual de los actos de infracción de marca y nombre comercial y de competencia desleal referidos.

2. Condenar a Supermercados Champion S.A. de Islas Vírgenes, Grupo Carrefour S.A. de Islas Vírgenes, Bernardo y Luis Miguel, a: a) estar y pasar por las anteriores declaraciones; b) cesar d einmediato y abstenerse en el futuro de cualquier forma de utilización de las dneominaciones objeto del presente pleito referidas en el apartado 1 del fallo de esta resolución; c) retirar del tráfico económico e internet todos aquellos documentos de publicidad o negocio, páginas web, materiales o productos de cualquier clase, en los que se hayan materializado los actos de infracción de los derechos de marca y nombre comercial titularidad de las actoras, y de competencia desleal, referidos a las denominaciones de autos, indicadas en el apartado 1 de esta resolución. D) Cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de utilizar los nombres de dominio de internet objeto de este pleito, a que se refiere el apartado 1 de esta resolución. e) Cancelar el registro de los nombres de dominio de autos. f) Cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de utilizar las denominaciones sociales referidas en el apartado 1 del fallo de esta sentencia, para ejercer actividades en territorio español. g) Indemnizar a las demandantes en la cantidad de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros). h) Publicar la presente resolución mediante la inserción de los correspondientes anuncios en dos diarios de los de mayor circulación, en Madrid y Barcelona.

3. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

Fue aclarada por Auto de 7 de marzo de 2003 en el sentido de añadir a las denominaciones a que alude el fundamento jurídico séptimo, apartado 1.c, y a las que menciona el apartado 1.c del fallo, la denominación "CHAMPION", así como en el sentido de aclarar que donde el fallo dice "indemnizar a las demandantes en la cantidad de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros), debe decir "indemnizar a cada una de las demandantes en la cantidad de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros).

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de ambas partes, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentándose respectivos escritos de oposición al contrario.

TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para a vista, que se celebró el pasado 7 de abril.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. La Sentencia de primera instancia estimó las acciones por violación de los signos registrados CARREFOUR y CHAMPION (como marcas internacionales con protección en España y también, la segunda, como marca española) y por competencia desleal que ejercitaron Carrefour Société Anonyme (Carrefour S.A.) y Supermercados Champion S.A. frente a Supermercados Champion S.A. y Grupo Carrefour S.A., sociedades ambas constituídas en las Islas Vírgenes (sin ninguna vinculación con las actoras), responsabilizando así mismo a título personal a D. Luis Miguel y a D. Bernardo de los actos infractores y haciendo extensiva a ellos la condena indemnizatoria por aplicación de la doctrina del levantamiento del velo.

El comportamiento ilícito que se imputaba a los demandados, vulnerador de los derechos de exclusiva marcarios y constitutivo de competencia desleal, fue el registro como nombres de dominio en Internet de las denominaciones "carrefourcasa.com" y "champion.es", así como de otros muchos (relacionados en el fallo de la Sentencia, que se ha transcrito con anterioridad) que incluyen los términos "carrefour" y "champion", como páginas web (insertando links y también como keywords), a través de las cuales ofertan productos y servicios en la red.

Apreció la Sra. Magistrada, con criterio que ahora hemos de ratificar sin albergar duda alguna (como señalábamaos en el Auto relativo a las medidas cautelares, de fecha 14 de febrero de 2003), que la utilización, con tales fines, de esos dominios genera riesgo de confusión en los consumidores sobre la verdadera procedencia de los productos y servicios ("confundirá al mismo -al consumidor- porque asociará dichas denominaciones con las compañías actoras y perjudica a éstas en la medida en que infringe el derecho de todo empresario a que sus productos o su actividad se diferencie claramente de sus competidores..."), lo que, unido al renombre de las marcas de las actoras, que explotan en España los hipermercados y supermercados Carrefour y Champion, así como a la mala fe apreciada en la actuación de los demandados (por constituir en un paraíso fiscal las referidas sociedades con denominación coincidente con otras de gran prestigio, eludiendo de esta forma la aplicación del ordenamiento nacional -que hubiera impedido su constitución con esas denominaciones-, para a continuación operar en España ofertando productos y servicios en páginas web con esos nombres de dominio), determinó la estimación de las acciones de cesación y de retirada del tráfico de todos los materiales, documentos, páginas web y productos de cualquier clase en los que se haya materializado la infracción, así como la cancelación de los nombres de dominio y la condena a indemnizar a cada una de las actoras la cantidad de 150.000 euros en concepto de daño moral, por "el desprestigio comercial y desmerecimiento en la reputación industrial de la empresa afectada".

SEGUNDO. Los hechos, acreditados en autos, que delimitan la controversia fueron pormenorizadamente recogidos en el fundamento primero de la Sentencia apelada, al cual nos remitimos, si bien sintetizamos a continuación, a efectos de ilustrar la resolución de la alzada, el relato fáctico relevante.

I) La compañía francesa Carrefour S.A. es titular de las siguientes marcas internacionales, con protección en España: nº. 663.302, CHAMPION y gráfico, con prioridad de 30 de octubre de 1996 (para productos de las clases 2, 3, 6, 11, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33 y 35, también para determinados productos y servicios de las clases 8, 12, 28, 36, 41 y 42); nº. 222.246, CHAMPION y gráfico, con prioridad de 27 de julio de 1959 (para determinados productos de las clases 7, 8, 9, 11 y 21); nº. 243.499-A, CHAMPION, con prioridad de 24 de mayo de 1961 (para productos de la clase 29); nº. 351.147, CARREFOUR, con prioridad de 2 de octubre de 1968 (para productos de las clases 1 a 34); nº. 353.849, CARREFOUR, con prioridad de 27 de septiembre de 1969 (para servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42); y de las marcas españolas 12.418(4) y 12.418[B1](4), CHAMPION, con prioridad de 2 de enero de 1906 (para productos comprendidos en la clase 33 del Nomenclátor Internacional).

II) El 9 de junio de 2000 se constituye en las Islas Vírgenes la sociedad Grupo Carrefour S.A. y el día 18 del mismo mes y año, también en ese territorio, la sociedad Supermercados Champion S.A.

Hemos de concluir que tales sociedades han sido constituidas por los demandados Sres. BernardoLuis Miguel (por no haber sido negado de forma expresa o tácita, y ante la ausencia de prueba alguna -que no proporciona el Registro de las Islas Vírgenes- facilitada por los demandados en punto a la identidad de los constituyentes).

El 4 de julio de 2000 D. Bernardo otorga acta de manifestaciones ante Notario español en la que afirma ser apoderado de ambas compañías, domiciliadas en Road Town, Tortola (Islas Vírgenes) y "dedicadas a la venta de prendas de vestir, distribución y alimentación", expresando que es voluntad de sendas compañías vender sus productos en España, que a tal efecto nombra como representante suyo en nuestro país a D. Luis Miguel (cuyo domicilio se fija en la calle Balmes nº. 62, 4ª, de Barcelona) y que van a crear un establecimiento permanente en España. (f. 1019 y 1032).

Simultáneamente, el 29 de junio y el 5 de julio de 2000, esas sociedades presentan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sendas solicitudes de registro de las marcas GRUPO CARREFOUR y CHAMPION, a las que las actoras formulan oposición, siendo finalmente denegadas.

Pero el 7 de julio del mismo año D. Bernardo, en representación de Supermercados Champion S.A. (de las Islas Vírgenes) obtiene el registro del nombre de dominio "champion.es", y más tarde, el 21 de febrero de 2001, en representación de Grupo Carrefour S.A. de las Islas Vírgenes, obtiene el registro del nombre de dominio "carrefourcasa.com" (f. 1120 y 1121, siendo hechos incontrovertidos). Así mismo, el 10 de julio de 2000 había solicitado el nombre de dominio "carrefour.es", que fue denegado por colisión con la marca Carrefour.

A continuación obtienen multitud de nombres de dominio que incluyen los términos "carrefour" y "champion" (a título de ejemplo, "championcasa.com", "championcasa.net", "championcasa.org", "championcasa.biz", "grupochampion.biz", "carrefourcasa.net", "carrefourcasa.org", "viajescarrefour.biz", "clubcarrefour.biz", "carrefourocio.biz", "carrefourvinos.com", "carrefourmultimedia.biz","carrefourjuguetes.com", etc).

III) Con anterioridad a 1999 la compañía francesa Carrefour S.A. operaba en España explotando negocios de hipermercado con el signo Pryca, y la también francesa Promodés Société Anonyme lo hacía por medio de los hipermercados Continente, supermercados Champion y autoservicios Día.

Ya en 1999 (con anterioridad a la constitución de las sociedades demandadas) los medios de prensa nacionales recogían la noticia de la fusión entre Carrefour y Promodés y el designio del grupo resultante de adoptar el signo Carrefour para distinguir la cadena de hipermercados en España. De este modo, operada ya la fusión y aprobada por la Comisión Europea en enero de 2000 y por el Gobierno español en mayo del mismo año, a partir de este último mes se inicia el proceso de unificación de la imagen corporativa del nuevo grupo, cambiando los signos identificativos de sus establecimientos, actividad, productos y servicios por el de Carrefour (Continente y Pryca pasaron a llamarse Carrefour).

Así resulta de la profusa documentación aportada con la demanda, pero también de la que han aportado los propios demandados. En efecto, el documento número 2 de la contestación ("Carrefour en España", artículo en la red) expresa, además de las vicisitudes mencionadas, que en el primer semestre de 2000 fueron abiertos los centros Carrefour en Parque Astur (Asturias) y La Maquinista (en Barcelona) ya con la nueva enseña, y que el 2 de mayo de ese año, 2000, comenzó la unificación de la imagen corporativa en el formato hipermercado en una treintena de centros (f. 950 y ss), efectuando el grupo Carrefour una inversión de 18 millones de euros (f. 960) y completándose el proceso de cambio de enseña en septiembre de 2000 (f. 950), época en que se lanza una campaña publicitaria en todos los medios a nivel nacional con una inversión de seis millones euros (f. 951 y 960).

Por su parte, desde 1998 (tras la compra de Simago S.A. por Continente, del grupo Promodés), estaba implantada en el mercado español la cadena de Supermercados Champion, que continuaron con ese signo tras la referida fusión. En septiembre de 1999 Continente explotaba 67 supermercados Champion en España y en marzo de 2000 eran ya 71 (entre otros, documentos 32 y 33 de la demanda).

Tras la fusión, el grupo de distribución Carrefour actúa en España por medio de Centros Comerciales Carrefour S.A., participada por la matriz Carrefour S.A., y ha pasado a ser el mayor distribuidor europeo y el segundo mundial, siendo además el grupo de distribución más internacional, con presencia en 27 países.

Además, el grupo Carrefour desarrolla negocios complementarios a la distribución de productos de alimentación, como gasolineras, ópticas, agencias de viajes, restaurantes, autocentros, servicios financieros, comercio electrónico y seguros (como resulta de los documentos 1 y 2 aportados por los propios demandados, f. 944-945), y también opera por Internet (f. 946 y 1016).

IV. Los demandados han configurado la página web "champion.es" insertando en ella links con numerosos nombres de dominio que incluyen los términos "carrefour" y "champion", aparentando la imagen corporativa del grupo Carrefour (al f. 1672 obra impresión de la página en la que aparece el texto "El portal de Grupo Carrefour S.A."), que se logra encabezando la web con las denominaciones "Supermercados Champion" y "Grupo Carrefour S.A." (f. 143), ofertando en ella productos alimenticios, informáticos, tarjetas de supermercado Champion y una amplia gama de servicios (entre otros, f. 148 y ss y 1116 y ss.).

En dicha web aparece como dirección de Supermercados Champion S.A. (la empresa titular de ese dominio) la de la calle Balmes nº. 62, 4ª planta, de Barcelona, y se incluye un icono de verificación que ofrece un certificado de verificación (haciendo constar que la empresa verificadora ha comprobado la identidad de la empresa y el derecho a utilizar el nombre de dominio) emitido por una sociedad, B2B Group S.A., cuyo domicilio es el de la calle Balmes antes indicado, habiendo registrado la página web de dicha empresa verificadora D. Luis Miguel (documentos 42 y 50).

V. Si bien no es determinante para la resolución del litigio sí es dato elocuente (de la estrategia concurrencial de los demandados) que D. Bernardo, actuando en representación de una compañía denominada American Nike S.A., constituída en las Islas Vírgenes, con domicilio en Road Town, Tortola, y declarando como domicilio en España el de la calle Balmes nº. 62, 4º, solicitó ante la OEPM el registro de la marca AMERICAN NIKE (nº. 2.323.220), que fue denegado (documentos 57 y 58, también f. 2242); también la sociedad OPENCOR S.A. y el nombre de dominio Opencor.Infor (f. 559 y 224); así como BBVA NETPLUS S.A. (f. 2245); y con posterioridad a la contestación de la demanda han constituido, igualmente en las Islas Vírgenes, Carrefour Online S.A. y Champion Online S.A., el 10 de abril de 2002 (f. 2248 y 2249, hechos que no han sido negados por los demandados).

TERCERO. Alterando el orden de los motivos de apelación esgrimidos por los demandados, diremos ahora, inmediatamente después de ese relato fáctico acreditado e incontrovertido, que descubrir la mala fe de los demandados Sres. BernardoLuis Miguel, en cuanto artífices de las sociedades demandadas y promotores de esa operativa concurrencial, no requiere ningún alarde de perspicacia, ni esfuerzo deductivo o argumentativo alguno.

Acudir al territorio de soberanía de un paraíso fiscal para constituir dos sociedades que no podrían haber constituido, con esa denominación, en España, por ser coincidente con otras preexistentes e integradoras de signos distintivos notoriamente conocidos, incluso renombrados (como evidencia la profusa documental obrante en autos, incluyendo la aportada por los demandados), con el designio de operar en España por Internet ofertando productos y servicios con nombres de dominio coincidentes con esos signos distintivos renombrados (con los que ya venían distinguiéndose en nuestro país cadenas de hipermercados y supermercados, así como productos y servicios), obstaculizando de esa forma la implantación y desenvolvimiento comercial del grupo Carrefour (anunciada ya en 1999) y los ya implantados establecimientos Champion, no responde sino a una estrategia contraria desde luego a la buena fe que debe regir la concurrencia en el mercado, e infractora de derechos de exclusiva ajenos.

CUARTO. En su primer motivo de recurso alegan los demandados que la Sentencia no ha resuelto "aspectos esenciales de la cuestión", concretamente relativos a la falta de legitimación activa de Carrefour S.A. para el ejercicio de acciones en defensa de sus marcas.

En la contestación se opuso la falta de legitimación activa porque Carrefour S.A., titular de las marcas, no ha usado en España la marca Carrefour, sino que lo ha hecho, y desde noviembre de 2000, Centros Comerciales Carrefour S.A. (que, recordemos, es sociedad participada por la matriz Carrefour S.A.). El mismo argumento aplicaba a la marca Champion, por ser explotada no por la titular sino por Supermercados Champion S.A. (que, también perteneciente al grupo Carrefour, está participada al 100% por Centros Comerciales Carrefour S.A., y es parte actora).

La Sentencia dio adecuada respuesta a la cuestión en el Fundamento primero, al que nos remitimos, sin dejar de advertir que (a) para el ejercicio de las acciones por violación de marca está legitimado su titular (art. 35 de la Ley de Marcas 32/1988 y art. 124.2 de la Ley de Patentes, por remisión del art. 40 de la primera); (b) la marca Carrefour ha sido usada en España con el consentimiento de la titular por otra empresa del grupo (Centros Comerciales Carrefour S.A., que tras la fusión fue quien asumió en nuestro país la explotación de los negocios Carrefour), y la marca Champion es explotada, naturalmente con el consentimiento de la titular, por la co-actora Supermercados Champion S.A.

Por lo demás, está probado en autos que el cambio de enseña de los hipermercados Continente y Pryca, pasando a denominarse Carrefour, se inició en mayo de 2000 y se completó en septiembre de ese mismo año, existiendo, por otra parte, los supermercados Champion en nuestro país, por lo menos, desde 1998 (en septiembre de 1999 existían 67 establecimientos Champion).

Replica el recurso que lo que la Sentencia no tiene en cuenta es la caducidad del registro de la marca Carrefour por su no uso por el titular ni por la compañía que explota dicha marca en España, de conformidad con los artículos 4 y 53.a) de la Ley de Marcas de 1988.

Pero la Sentencia razona y acepta el uso real y efectivo de tales marcas en España en el penúltimo párrafo del Fundamento primero. No obstante, lo verdaderamente relevante es que la parte demandada no ejercitó la acción de caducidad prevista por el art. 53.a) y 56 de la Ley de Marcas de aplicación, sino que tan sólo fue alegado el no uso por la titular como fundamento de la excepción de falta de legitimación activa.

QUINTO. Sobre el carácter renombrado de las marcas Carrefour y Champion, que se niega en el segundo motivo de apelación, nos remitimos al Fundamento segundo de la Sentencia apelada, en el que se razona esa cualidad a partir de la documental obrante en autos.

Podríamos añadir que ese carácter es relevante (además de factor indicativo de la mala fe de los demandados) a la hora de juzgar sobre el mayor nivel de protección que merecen las marcas de general conocimiento por todos los sectores del mercado, concretamente (como indica la Sra. Magistrada) para reconocer su protección con independencia del principio de especialidad. Pero siquiera hace falta porque entre los productos y servicios que la parte demandada oferta bajo los signos Grupo Carrefour y Supermercados Champion y aquellos otros para los cuales se han concedido las marcas de la actora existe suficiente similitud, cuando no coincidencia. De hecho, en la página 19 de su contestación (f. 916) la parte demandada admite que los productos y servicios que individualizan las marcas Champion y Carrefour y las actividades, productos o servicios en relación con los que la demandada utiliza su nombre guardan una cierta similitud, habida cuenta que mis principales intentan dedicarse al comercio minorista por internet, mientras que los demandantes se dedican al comercio minorista tradicional, mediante tiendas de mediana o gran superficie...

La diferencia, según el hilo argumental de la defensa y del recurso, no está propiamente en la diversidad de productos y servicios (los que designan las marcas registradas y los que ofertan las demandadas bajo esos signos y nombres de dominio), sino, en su tesis, en el canal de distribución, ya que las sociedades demandadas operan en Internet, que es canal de distribución diferente. Y esa circunstancia es lo que, vuelve a reiterar el recurso, aleja el riesgo de confusión.

A esa artificiosa construcción argumental dio correcta respuesta la Sentencia apelada en el último párrafo del Fundamento segundo, tras advertir que el grupo Carrefour (el auténtico) también opera por internet.

De aceptar hasta las últimas consecuencias la tesis que se propone resultaría la inmunidad de quien mediante páginas web y nombres de dominio coincidentes con marcas registradas (sean o no renombradas o notorias, o meramente usadas) oferta productos y servicios idénticos o similares a los distinguidos por esos signos prioritarios, o susceptibles de crear confusión en los consumidores sobre su verdadera procedencia, con lo que Internet se situaría al margen del Derecho, fuera del alcance del ius prohibendi marcario y de la represión por la norma concurrencial. No es así, desde luego, y ya lo explica la Sentencia apelada.

El dominio en Internet (decíamos en nuestra Sentencia de 23 de abril de 2001, aunto Nexus), en cuanto sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, permitiendo que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos (nombre comercial o rótulo), y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos o escaparates, cumplen en el Cibermercado las mismas funciones que las marcas en el mercado clásico, dando lugar a las cibermarcas (tanto las normas por las que se rige el ES-NIC para la concesión de dominios regulares de segundo nivel del Top Level Domain "es", como la O.M. del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000, singularmente su artículo 7, evidencian la posibilidad de utilizar los dominios como marcas en el espacio virtual).

Y los dominios usados como cibermarcas en el mercado virtual obviamente pueden infringir el derecho de exclusiva que otorga la marca, que no excluye ninguna modalidad de comercio ni, en concreto, el Cibermercado (así lo manifestábamos también en nuestro Auto de 14 de febrero de 2003, resolviendo la apelación de las medidas cautelares).

Sobre el palmario riesgo de confusión no nos extenderemos por ser cuestión acertadamente tratada en el Fundamento segundo de la Sentencia.

SEXTO. Se insiste en el recurso en que el uso por las demandadas de tales signos está amparado por el art. 33.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, por limitarse a usar su denominación social de buena fe.

La norma excluye el ius prohibendi del titular de la marca (frente al signo coincidente o confundible) cuando el tercero se limite a utilizar en el mercado "su nombre completo y domicilio", pero siempre que lo haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, de acuerdo con lo que prevé el artículo 6.1 de la primera Directiva.

Este último precepto, sin embargo, fue objeto de interpretación en la Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión de la CE, incluida en el Acta del Consejo con ocasión de la adopción de la primera Directiva de 21 de diciembre de 1988, en el sentido de que los términos "su nombre" sólo son aplicables a las personas físicas.

Pero lo más relevante es que el uso de buena fe por los demandados es por completo descartable, siendo apreciable además un uso a título de marca (cibermarca), por lo que el amparo que pudiere otorgar la norma se desvanece.

SÉPTIMO. Sobre los actos de competencia desleal, que el recurso niega, hemos de remitirnos a lo sustancial del razonamiento de la Sentencia apelada, si bien concretaremos que los ilícitos concurenciales deben enmarcarse en el artículo 6 (actos de confusión originada por signos distintivos, externos o de presentación) y en el artículo 12, aparte del artículo 5 en cuanto al proceder de los demandados constituyendo sociedades con denominación social idéntica a las que, a la sazón, eran notoriamente conocidas en España, y registrando como nombres de dominio signos denominativos coincidentes con las marcas registradas ajenas.

OCTAVO. El siguiente motivo del recurso rechaza la aplicabilidad al caso de la doctrina del levantamiento del velo, invocada en la demanda y aceptada por la Sentencia para responsabilizar a título personal a los Sres. BernardoLuis Miguel por los actos ilícitos apreciados y hacer extensiva a ellos la condena indemnizatoria.

La jurisprudencia ha acudido a la referida técnica para desconocer la prevalencia de la personalidad jurídica que se ha creado si con ella se comete un fraude de Ley o se perjudican derechos de terceros.

Responde, en definitiva, la doctrina del levantamiento del velo a una reacción frente a ciertos supuestos de deformación del instituto de la persona jurídica, en los que se utiliza el mismo al servicio de intereses formal y aparentemente protegidos pero, en la realidad de las cosas, no susceptibles de serlo. En concreto, permite a los jueces una investigación en el interior de las sociedades, para descubrir su realidad y dar el tratamiento adecuado a lo que no siendo admisible jurídicamente, aquellas oculten. De ahí que, cuando se utiliza con fines distintos de los que el ordenamiento le atribuye, no sólo la protección del orden público económico, sino también la proscripción del fraude de Ley (art. 6.4 CC) y el principio de buena fe (art. 7.1 CC), como informadores de todo el ordenamiento, autorizan a desconocer la apariencia creada y así aplicar la norma que a través de ellas se pretendía eludir.

Asumimos en este extremo cuanto se razona en el Fundamento sexto de la Sentencia apelada. D. Bernardo declara un domicilio personal en Florida (USA) y D. Luis Miguel en España. Las sociedades demandadas son constituídas en las Islas Vírgenes y su domicilio radica en ese territorio. Su "establecimiento permanente en España" se anuncia sito en la calle Balmes nº. 62, 4ª planta, donde ya el emplazamiento fue negativo. Nada más constituirse anuncian ambas sociedades, por medio de D. Bernardo, su intención de desarrollar su actividad de venta de productos y prestación de servicios en España, lo que así llevan a cabo seguidamente en el cibermercado. Las denominaciones y signos distintivos elegidos, ya se ha dicho, son coincidentes con otros de conocimiento notorio y generalizado en el mercado español, en el que las demandadas intervienen sin reparo alguno anunciando sus productos y servicios como procedentes de Grupo Carrefour S.A. y Supermercados Champion S.A.

Cierto aparece que la constitución en España de unas sociedades con esas denominaciones difícilmente se hubiera logrado, por impedirlo los artículos 406 y 407 del Reglamento del Registro Mercantil y art. 2.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De otro lado, no hay constancia de desembolso alguno realizado por los socios constituyentes para integrar el capital social, y tampoco del desarrollo de actividad alguna por dichas sociedades como no sea la consistente en usurpar y defraudar los derechos de exclusiva ajenos.

Esos entes societarios aparecen, por todo ello, como meros instrumentos de fraude en manos de sus creadores, que constituyen las sociedades en un paraiso fiscal para eludir los obstáculos o impedimentos que a su existencia opondría la aplicación de la Ley española, a la que debían sujetarse por regir en el territorio donde tenían vocación de actuar, y donde de hecho actúan, respondiendo su existencia, en definitiva, al único designio de subsistir con tales denominaciones, buscando en ellas un amparo para la infracción de las marcas ajenas y la obstaculización de la actividad y desenvolvimiento de empresas de prestigio.

NOVENO. La condena indemnizatoria se combate por los demandados por la sola razón de no existir infracción marcaria, lo que nos releva de argumentos justificativos de su procedencia, como no sea la constatación de la infracción de los derechos de exclusiva ajenos, según ha quedado expuesto.

DÉCIMO. El recurso de la actora aboga por la imposición de costas a los demandados por apreciar que la estimación de la demanda ha sido sustancial y habida cuenta de la temeridad de los demandados.

La estimación parcial vino motivada por el rechazo de un concepto indemnizatorio, interesado en la demanda como lucro cesante de acuerdo con el criterio de cuantificación consistente en la ganancia obtenida por los infractores a consecuencia de la violación marcaria.

La documentación contable aportada por quien fue abogado de las demandadas no permitió a la Sra. Magistrada (así lo expone en el Fundamento séptimo) apreciar la existencia "de posibles beneficios por parte de los demandados, siendo así que no se propuso (...) la correspondiente prueba pericial contable a fin de demostrar la concurrencia o no de tales daños...".

Tan sólo fue aportada la contabilidad de una de las sociedades demandadas y la actora admite que de los libros aportados correspondientes a Supermercados Champion S.A. (de las Islas Vírgenes) resulta la existencia de pérdidas.

Con todo, no nos queda claro si la Sentencia rechazó ese concepto indemnizatorio por no haber probado la actora la existencia de un lucro cesante (tampoco rechazó expresamente la existencia de un perjuicio ex re ipsa, derivado como consecuencia lógica e indefectible del acto infractor) o si lo hizo por no haberse demostrado la existencia de una ganancia obtenida por las sociedades infractoras (esto es, por no haber quedado cuantificada, conforme al criterio elegido, la indemnización procedente), pareciendo más bien que vinculaba la demostración del lucro cesante a que las demandadas hubieran obtenido beneficios con su actividad.

No obstante, bajo el concepto de "daño moral", concretamente por el desprestigio comercial causado a las actoras y el desmerecimiento de su reputación, la Sentencia concedió la cantidad total de 300.000 euros.

En la súplica de la demanda se pedía, en fin, la condena de los demandados, genéricamente, a indemnizar los daños y perjucios ocasionados, a cuantificar en período de probatorio. Bien es cierto que luego se cuantificó por la actora una suma interesada en concepto de "daño moral", pero a efectos indicativos.

Ha señalado la STS de 12-7-1999 que "en el espacio de la imposición de costas, para la aplicación del principio general del vencimiento expresado en el párrafo primero del citado artículo 523, ha de considerarse que la adecuación o ajuste del fallo a lo pedido ha de ser sustancial y no literal, pues, si se entendiera que la desviación de aspectos sólo accesorios debería excluir dicha condena, esta posición quebrantaría la equidad, al establecer el abono de una porción de las mismas a quien fue obligado a seguir un proceso para defender su propio derecho", criterio que es aplicable al art. 394 de la vigente LEC

En atención a esa pauta interpretativa apreciamos una estimación sustancial de la demanda, toda vez que la Sentencia, en definitiva, estima la acción indemnizatoria, reconociendo la existencia de daños y perjuicios que cuantifica en 300.000 euros, aunque lo haya sido por el concepto de daño causado a la imagen de la marca (mejor, por la dilución de la marca) que a la postre no es sino resarcimiento por un previsible o razonable daño patrimonial y que la Ley configura como factor a tener en cuenta para fijar la procedente indemnización por daños y perjucios (el art. 37.3 dispone que para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca).

De otro lado, no hallamos dificultad para calificar de temeraria la conducta procesal de los demandados por obligar a la actora a promover el litigio (tras haber sido requeridas extrajudicialmente) y a defender su derecho a lo largo del mismo para contrarrestar unas alegaciones defensivas que, desde un inicio, se mostraban ausentes de fundamento serio.

DECIMO PRIMERO. No se hará imposición de costas respecto del recurso que se estima, siendo de cargo de los demandados las causadas por el recurso que se desestima.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Luis Miguel, D. Bernardo, SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. ISLAS VÍRGENES y GRUPO CARREFOUR S.A. ISLAS VÍRGENES contra la Sentencia dictada en fecha 19 de febrero de 2003 en autos de los que dimana este Rollo, con imposición de costas a los apelantes con declaración de temeridad, y estimar el formulado por la representación procesal de CARREFOUR SOCIETÈ ANONYME (o CARREFOUR S.A.) y SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. contra la misma Sentencia, que revocamos en cuanto no impone a ninguna de las partes las costas del litigio, acordando en su lugar imponer las costas de la primera instancia a dichos demandados, con declaración de temeridad.

Sin imposición de costas respecto del recurso que se estima.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.