Sentencia Civil Nº 30/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 677/2011 de 26 de Enero de 2012

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 677 ( C- 23 ) 11.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 1130 / 09.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 30/12

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiseis de enero del año dos mil doce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ALTER ENTORN, SA, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª PATRICIA CORELLA CAMPELLO, con la dirección del Letrado D. ORIOL CASALS MADRID; siendo la parte apelada EM RESEARCH ORGANIZATION INC., representada por la Procuradora D.ª ENCARNACIÓN GARCÍA LORENTE, con la dirección de a Letrada D.ª SONIA GARCÍA BALLARÍN.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 19 de abril del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "que estimando parcialmente la demanda interpuesta por EM RESEARCH ORGANIZATION INC. contra ALTER ENTORN SL debo declarar y declaro:

1º) la nulidad del registro de marca española nº 2.859.038 titularidad de la demandada

2º) que el uso del signo EM con gráfico reproducido en el apartado 7 que efectúa la demandada en el tráfico económico para productos destinados a potenciar y/o regular el crecimiento de las plantas constituye infracción de las marcas de las actoras

Y debo condenar y condeno a la demandada:

1º) A estar y pasar por la anterior declaración

2. A cesar en el uso del signo indicado y de forma específica del nombres de dominio www.em-espana.es en el territorio de la Unión Europea

3. A retirar del tráfico económico los productos en los que aparezca el signo distintivo indicado

4. A destruir el material anterior en los términos del apartado 40 , en caos de no procederse a la supresión u ocultamiento del signo por cualquier medio irreversible.".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 14 / 12 / 11, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto, la extensión de los escritos de interposición del recurso y de oposición, y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.-

1. Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de tres marcas comunitarias, sendas acciones de infracción de dichas marcas y de nulidad de una marca nacional registrada por la demandada (por haberlo sido de mala fe), la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la parcial estimación de aquélla.

2. Con relación a la nulidad de la marca nacional registrada por la mercantil demandada, por haber sido registrada de mala fe ( art. 51.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en adelante, LM), se declara dicha nulidad al entender, sobre la base de los antecedentes fácticos que se detallan en el fundamento de derecho tercero de dicha resolución, que, en el momento del registro, aquélla era plenamente consciente, por haber sido distribuidora de los productos signados con las marcas de la demandante, de que el signo de ésta ya se venía utilizando en el tráfico mercantil y que no se encontraba ya autorizada para usarlo tras la ruptura de la relación de distribución.

3. En lo que respecta a la infracción de las marcas comunitarias de la demandante, se estima tan solo respecto de dos de los comportamientos denunciados por la actora: la comercialización, sin su autorización, de productos de igual clase que los de la actora, mediante un signo que genera confusión, y el uso de un dominio en Internet para la comercialización de los mismos. Consecuentemente con esta declaración de infracción marcaria, la sentencia determina los diferentes efectos inherentes a ella.

4. La otrora demandante consiente el fallo estimatorio parcial de su demanda.

La demandada interpone recurso de apelación, articulado en una serie de motivos, que serán analizados en los siguientes fundamentos de esta resolución.

Se abordarán los distintos motivos de recurso siguiendo el propio orden de la resolución recurrida.

SEGUNDO. La nulidad de la marca nacional por mala fe.-

5. El art. 51.1.b) LM dispone que " El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe ". Como indica la Exposición de Motivos de la LM, " la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe ", y es por ello por lo que el artículo 51 dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La sentencia recurrida declara la nulidad del registro marcario en atención al conocimiento que la demandada tenía de las marcas titularidad de la actora, por haber distribuido los productos signados con ellas.

6. No está de más, antes de seguir adelante, y de descender a las particularidades del caso que nos ocupa, hacer una breve reseña de las resoluciones en que este Tribunal Español de Marca Comunitaria (con aplicación de la doctrina jurisprudencial elaborada al respecto por la Sala Primera del Tribunal Supremo) ha abordado el tema de la mala fe en el momento de la solicitud de registro, como presupuesto de la acción de nulidad, pues, aún referida alguna de ellas a marcas comunitarias, contienen razonamientos perfectamente extrapolables al supuesto ante el que nos encontramos.

7. En la sentencia dictada en el conocido asunto PIQUADRO, de 4 de febrero del 2008 , este Tribunal no compartió el criterio del magistrado de instancia (que consideró, a la vista de las "extraordinarias identidades concurrentes" entre la marca registrada y la de los demandantes, que el demandado la conocía y optó deliberadamente por su registro), ya que afirmamos que " el simple conocimiento de que el signo está registrado como marca comunitaria, y viene siendo usado en España para la distinción de ciertos productos no puede, per se, constituir mala fe, cuando el registro de ese signo idéntico se ha solicitado, y obtenido, para productos y servicios, en principio, no idénticos ni similares. Por tanto, la mera identidad del signo con el anterior registrado no es suficiente, por sí sola, para determinar la existencia de mala fe en el momento del registro" .

8. En la sentencia de 23 de enero del 2009 razonábamos (con criterio mantenido en la posterior sentencia de 4 de febrero del 2009 ) que "Ya dijimos en nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2007 que la mala fe, a tenor de la dicción literal del artículo 51.1.b LM debe valorarse en el momento de la solicitud de la marca sin que quepa apreciar una mala fe sobrevenida en su concreto uso.

9. De igual modo, tampoco está de más hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt ) sobre cuestión prejudicial planteada con relación a la interpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE ) nº 40/94, sobre la marca comunitaria, (que prevé la declaración de nulidad de una marca comunitaria, bien por la OAMI, bien por los tribunales de marca comunitaria, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe). En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntaba cuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 . Las partes mantuvieron al respecto posturas contradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditada cuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido en al menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otra parte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión; otra parte, que basta que el solicitante haya tenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puede dar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Para la Comisión de las Comunidades europeas, no constituyen elementos pertinentes el hecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que pueda dar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dicha utilización ni tampoco el hecho que dicho tercero haya obtenido un derecho adquirido sobre el signo que utiliza. La respuesta del Tribunal de Justicia fue la siguiente: el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

10. La buena fe, así lo establece la STS de 29 de enero de 2004 , " es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos, como recogieron las sentencias de esta sala de 20 de noviembre de 1985 , 7 de mayo de 1993 y 8 de junio de 1994 , pero aunque como concepto jurídico es de libre apreciación por los Tribunales, debe presumirse la buena fe en tanto no sea declarada judicialmente ( Sentencias de 5 de julio de 1985 , 15 de febrero de 1991 y 12 de marzo de 1992 )". Más que en sentido subjetivo, la ignorancia del solicitante, la buena fe alude al estándar ético del artículo 7 del Código Civil . Es coherente con ello el hecho de que, según el artículo 59 de la LM , la legitimación activa en estos casos sea muy amplia, pues se atribuye a quien acredite la concurrencia de un interés legítimo, lo que no ocurre en la nulidad relativa, para cuya declaración la LM legitima a los titulares de los derechos vulnerados ".

11. En definitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil . El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994 , que " no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas "

La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han reseñado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición. En todos estos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente, caracterizada por la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titular del signo con el solicitante que obtiene su registro.

12. Volviendo al caso que ahora se nos presenta, los antecedentes tomados en cuenta por el juzgador de instancia son sumamente reveladores de la mala fe de la demandada.

En la contestación a la demanda se reconoce, sin ambages, que CHUJO, SL (licenciatario de la actora en España y autorizada por ésta para la distribución de los productos signados con las marcas registradas) y el representante de la demandada firmaron un contrato, el 11 de julio del 2005, en cuya virtud éste distribuiría dichos productos en España y Andorra. A principios del 2007, el contrato se concertó ya directamente entre CHUJO, SL y ALTER ENTORN, SL, habiéndose producido pedidos de esos productos hasta junio del 2008. Se sigue alegando que, por considerar que CHUJO, SL abusaba de su condición dominante de proveedor, se entiende que "en verano de 2008 mi cliente contactase el fabricante MULTIKRAFT para cambiar de suministrador de los productos EMRO".

El día 12 de enero del 2009, la demandada solicita la marca nacional que ahora nos ocupa, que fue registrada el 8 de junio de dicho año.

Esta marca presenta una gran similitud con las tres marcas registradas con anterioridad por la actora. Dos de ellas tienen la siguiente representación gráfica:

La tercera es denominativa: EM · 1

La marca nacional registrada por la demandada tiene la siguiente representación gráfica:

Aún cuando la mala fe en el registro no exige que la marca registrada sea idéntica o similar a la anterior (realmente, no es siquiera preciso que haya una marca anterior registrada para que el registro pueda ser de mala fe), qué duda cabe, la similitud entre la registrada y otras anteriores es también un elemento a tomar en consideración para afirmar la mala fe en el momento del registro. En el caso que nos ocupa, es asímismo revelador de la mala fe la introducción de la palabra "españa", pues induce a pensar que el distribuidor de los productos signados con las marcas de la demandante (y que, no se olvide, ya ha dado por resuelta su relación comercial con la licenciataria de ésta) se encuentra autorizado para operar en el mercado español.

Tenemos, pues, que la empresa que comercializaba los productos de la demandante en España, tras desvincularse de ella, registra un signo similar que contiene el elemento dominante de las marcas registradas titularidad de aquélla.

Llama la atención, por último, el argumento que la demandada utiliza (folio 80 del procedimiento) para justificar el registro de dicha marca: "... mi mandante se ha limitado a registrar los signos que ya venía utilizando en el mercado con conocimiento de la actora y sus colaboradores en España desde 2006, signos que, por otro lado, solamente comparten el uso de la expresión descriptiva EM, siendo por lo demás completamente diferentes ". El argumento, por si solo, determina la mala fe del solicitante del registro de la marca, pues es tanto como afirmar que por la mera utilización de los signos de la demandante ("utilización" en tanto distribuidora de los productos marcados con ellos) existe ya un "derecho", permítase la expresión, al registro, una vez resuelta la relación de distribución que ligaba a ambas empresas. Existió, indudablemente, un ánimo predatorio de las marcas de la demandante, que se concretó en la solicitud y registro de una marca similar con aquélla.

El motivo impugnatorio será, pues, desestimado.

TERCERO. De la infracción marcaria por parte de la demandada.-

13. La sentencia recurrida considera la existencia de infracción marcaria, de conformidad con el art. 9.1 RMC, al haberse producido un uso (no controvertido) de un signo confusorio con las marcas de la actora, ya que el registro de la marca ha sido declarado nulo, lo que implica que dicho registro no fue nunca válido. Los actos de infracción que se consideran realizados son dos: comercialización de productos de igual clase que los de la actora, mediante el signo registrado como marca nacional (que la sentencia anula) y comercialización de esos productos a través del dominio en internet www.em-espana.es.

14. La tesis de la sentencia recurrida, una vez declarada la nulidad de la marca española registrada por la sociedad demandada, es que uno de los efectos de dicha nulidad, de conformidad con el art. 54.1 LM , es que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la Ley; de ahí que la utilización de la marca registrada en la forma antedicha, ahora declarada judicialmente nula, haya producido infracción de la marca anterior.

15. La apelante pretende, genéricamente, que se declare la inexistencia de infracción marcaria, alegando que ha venido haciendo uso de su marca y del dominio de Internet y poniendo el énfasis que los signos enfrentados no son confundibles.

16. La pretensión de la apelante, en el sentido de que no existe infracción de marca con los actos antes reseñados, permite abordar la cuestión de si tal infracción existe cuando viene de la mano del uso de una marca registrada. El tema que se suscita es si existe infracción de la marca ajena cuando los actos infractores encontraban sustento en el registro de otra marca; es decir, si mientras no se declare la nulidad de un registro, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico.

Este Tribunal, sobre la cuestión que ahora nos ocupa, y reiterando la posición ya establecida en anteriores resoluciones, se alinea con la tesis mantenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero del 2007 , cuyos preclaros fundamentos se reproducen a continuación, pues sirven como sustento jurídico para el decaimiento de las acciones de infracción deducidas en la demanda. Dicha sentencia razona que "... esta Sala ha venido perfilando la protección que al titular de la marca le confiere la Ley a través de las diversas acciones, que se recogían bajo las rúbricas de nulidad y caducidad en el Título V y bajo la de "acciones por violación del derecho de marca" en el Capítulo II del Título IV, todos ellos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable al caso que nos ocupa. El artículo 31 permite que el titular de una marca registrada ejercite las acciones que señala el artículo 35 frente a los terceros que utilicen en el tráfico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, y el artículo 36 contempla la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios sufridos frente a quienes realicen un acto de violación de la marca registrada y hayan sido advertidos fehacientemente, en los términos del artículo 37 , o se hallen incursos en culpa o negligencia, siempre que se trate de actos de violación producidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción (artículo 38.4 ).

La cuestión se centra en la determinación de si es posible que la violación de la marca que dé lugar a indemnización incluya la realizada por quienes son también titulares de marca inscrita, una vez que haya sido declarada la nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actúa. Y, por tanto, si entre los terceros a los que se refiere el artículo 35 se han de incluir quienes actúan a partir de una marca registrada que es finalmente anulada, y en relación con actos anteriores a la declaración de nulidad. La respuesta que se obtiene del artículo 50.1 Ley 32/1988 podría hacer pensar, dado su tenor literal, que ha sido calificado a veces por la doctrina y por la jurisprudencia como drástico, que la actuación de quien se presenta en el tráfico como titular de una marca registrada declarada nula no puede ser amparado por la justificación de hallarse ejercitando su derecho, según el antiguo aforismo qui suo iure utitur neminem laedit, pues - dice el precepto - "la declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título IV, Capítulo Primero, de la presente Ley..."

Sin embargo, una interpretación sistemática, que ha de tener en cuenta los limitados efectos que a la retroacción se señalan en el mismo precepto, artículo 50.2, así como la referencia puntual del primer inciso a la "indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe ", ha llevado a la jurisprudencia de esta Sala a la conclusión de que, en los supuestos de nulidad del registro de la marca, los daños y perjuicios - dentro del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta - sólo son reclamables cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca después anulada. Y así, la Sentencia de 22 de septiembre de 1999 exigía en concreto la mala fe y señalaba que "no se puede acusar de mala fe a una empresa que se limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial, razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre". Las Sentencias de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 habían señalado que cuando la empresa se había limitado a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio "qui suo iure utitur neminem laedit", ya que no cabe considerar como tercero en el artículo 31 a quien está protegido por el Registro. No se ha postulado ni, en consecuencia, obtenido, un pronunciamiento sobre la mala fe de la demandada, lo que hubiera abierto paso a la indemnización de daños y perjuicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.2 , en los supuestos de actuaciones llevadas a cabo por titular registral de marca que finalmente es anulada, en este caso por hallarse incursa en el supuesto del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 ".

Las SSTS de 23 de mayo de 1994 y de 6 de marzo de 1995 declaran: " ahora bien, en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo con el art. 30, inc. 1º de la Ley de Marcas , al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio "qui iure suo utitur, nenimem laedit", puesto que como se dice en el art. 31, las acciones del art. 35 se podrán ejercitar "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante....", siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el Registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral ."

Como tiene establecido este Tribunal de Marca Comunitaria en la reciente sentencia de 18 de marzo del 2010 (conocida como Asunto "Matrix"), hemos de plantearnos si es posible deducir una acción de infracción dirigida contra la demandada cuando el servicio por ella prestado se encontraba amparado en el registro de una marca nacional. Ya dijimos en nuestra Sentencia de 23 de enero de 2009 algo en lo que nos reiteramos: no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos de la actora " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ") .

Con ello, seguíamos el criterio de nuestra Sentencia de 10 de marzo de 2008 , en la que dijimos que no puede calificarse como acto de infracción " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ). "

En la sentencia de 4 de febrero del 2008 (Asunto "Piquadro ") ya expusimos que "...el art. 2.1 LM expresamente dispone que la titularidad del derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado y, desde entonces, al titular de la marca registrada se le reconoce un conjunto de derechos, con una dimensión positiva de uso exclusivo de la marca ( art. 34.1 LM ), y con una dimensión negativa de impedir a terceros su uso y el de signos que ocasionen confusión al público ( art. 34.2 LM ).

El titular de la marca registrada (...) mientras la tenga registrada está legitimado para usarla en el tráfico económico, para aplicarla a los productos para los cuales la tiene reconocida, (...). Mientras no conste, y no lo ha sido, que el empleo del signo (...) lo ha sido en forma distinta a la registrada, provocando por ello la confusión con el signo de las actoras, no puede ser imputado a las demandadas un acto de violación de la marca comunitaria de aquéllas".

En nuestra sentencia de 23 de enero 2009 , recordando la de 10 de marzo de 2008 , decíamos que no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi del titular de la marca " la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 )." Así pues, la única posibilidad de que pueda estimarse la acción de infracción de la marca comunitaria es que las mercantiles demandadas utilicen un signo que no se corresponda con el que está registrado como marca nacional. Ha de tenerse en consideración que el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas señala que tendrá la consideración de uso legítimo de la marca registrada siempre que se emplee la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada. En nuestro caso, las mercantiles demandadas comercializan productos en los que destaca el signo xxx y los que el término yyy aparece con un tamaño sensiblemente inferior. Este uso concreto por las demandadas, con independencia del tipo de letra utilizado y con independencia de la supuesta intención de imitar las marcas registradas por la actora, se encuentra dentro del ámbito del uso que permite el artículo 39.2.a LM desde el momento en que no altera de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se registró pues el término que más destaca (xxx) es el más distintivo o identificador. En conclusión, no puede estimarse la acción de infracción de las marcas comunitarias registradas a favor de "Gabrielle Studio Inc ".

Así pues, la única posibilidad de que pueda estimarse la acción de infracción es que la mercantil demandada hubiera utilizado un signo que no se correspondiera con el que registró como marca nacional. Ha de tenerse en consideración que el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas señala que tendrá la consideración de uso legítimo de la marca registrada siempre que se emplee la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.

17. En nuestro caso, consta que: a) la demandada es titular de la marca española a que nos venimos refiriendo y cuya nulidad se ha declarado; b) se ofrecieron en el mercado (también por Internet, en la página antes referida) los productos para los cuales fue registrada, una vez el signo accedió a la OEPM; c) en ningún momento siquiera se ha alegado que el signo utilizado para identificar los servicios ofrecidos en el mercado por la demandada difiera en elementos que alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual fue registrado.

18. Así las cosas, el derecho de uso exclusivo de la demandada a utilizar la marca en el mercado, reconocido en el artículo 34.1 de la Ley de Marcas , impide que pueda prosperar la acción de infracción de las marcas comunitarias de la actora, ni que tampoco puedan acogerse las consecuencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas , anudadas a la violación de la misma.

19. Ahora bien, que la infracción no pueda producir los tres efectos a que se condena en la sentencia de instancia (efectos que son la cesación en el uso del signo registrado y, de forma específica, del nombre de dominio mencionado; la retirada del tráfico económico de los productos en que aparezca dicho signo distintivo y la destrucción del material, en los términos indicados en el ordinal 40 de la sentencia), no ha de impedir que, siendo consecuencia de la declaración de nulidad relativa la ineficacia ex tunc (como declara el artículo 54.1 de la Ley de Marcas , es decir, el registro de la marca nunca fue válido de tal manera que ni el registro ni la solicitud que lo originó nunca produjeron ningún efecto) dicha ineficacia necesariamente haya de proyectarse no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, según la teoría general de la nulidad de los actos jurídicos, con lo que los efectos antes referidos se antojan de todo punto necesarios para asegurar la plena efectividad de dicha declaración de nulidad, en tanto habrán de impedir la realización de actos y el mantenimiento de situaciones de hecho que, al no estar ya amparados por título alguno, serían susceptibles de engendrar violación de las marcas de la demandante.

CUARTO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.2, y dada la estimación parcial de la demanda, no se impondrán a ninguna de las partes.

QUINTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SEXTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de ALTER ENTORN, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 19 de abril del 2011, en los autos de juicio ordinario n.º 1130 / 09, debemos revocar yrevocamos dicha resolución únicamente en el sentido de dejar sin efecto el apartado segundo de la parte declarativa del fallo de dicha resolución, declaratorio de la violación de las marcas de la demandante EM RESEARCH ORGANIZATION INC, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer en ninguna de las instancias expreso pronunciamiento sobre costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.