Sentencia CIVIL Nº 304/2018, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 205/2018 de 16 de Julio de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
RECURSO DE APELACIÓN Nº 205/2018
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 951/2014
PONENTE SRA. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO
S E N T E N C I A Nº 304
ILTMOS/A. SRES/A.
PRESIDENTE
D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES
MAGISTRADO/A
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO Granada a 16 de julio de 2018.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 205/2018, en los
autos de juicio ordinario nº 951/2014, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de
demanda de Nespoli Group S.P.A. y Rulo Pluma, S.A., representadas por la procuradora doña Mónica
Navarro-Rubio Troisfontaines y defendidos por el letrado don José Luis López Gutiérrez; contra don Jose
Francisco , representado por la procuradora doña Yolanda Reinoso Mochón y defendido por el letrado don
Blas Jesús Imbroda Ortiz.

Antecedentes

PRIMERO: Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 24 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Se estima parcialmente la demanda formulada por Dñª. Mónica Navarro Rubio Troisfontaines, en nombre y representación de Nespoli group SPA y Rulo Pluma SA, contra D. Jose Francisco . En consecuencia, declaro que la marca española nº 2.984.137 'Bravo Brico' es nula por haber sido solicitada de mala fe así como por resultar incompatible con la marca prioritaria nº 2.680.339 'Bravo Spray', registrada a nombre de Nespoli group SPA, e inducir a su confusión y/o asociación. Asimismo, condeno a D. Jose Francisco a la cesación inmediata y/o a la prohibición de uso en el futuro de cualquier signo o expresión confundible o asociable con la marca prioritaria de Nespoli group SPA, así como a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice dicho distintivo. Finalmente, condeno a D. Jose Francisco al pago de una indemnización 600 € por día de retraso en el supuesto de que, una vez firme la sentencia condenatoria a la cesación, use o continúe usando los signos impugnados. El día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Se desestiman el resto de pretensiones formuladas en la demanda. Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.'

SEGUNDO: Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso a dicho recurso, impugnando asimismo la resolución recurrida. Una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado 13 de marzo de 2018 y formado rollo, por providencia de 4 de abril de 2018 se señaló para votación y fallo el día 12 de julio de 2018, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

Fundamentos

PRIMERO: El procedimiento se inicia con la demanda presentada por Nespoli Group, S.P.A., y Rulo Pluma, S.A., frente a don Jose Francisco , ejercitando de manera acumulada las siguientes acciones: 1.- La acción de nulidad absoluta con fundamento en el art. 51.1, b), de la LM de la marca nº 2.984.137 'Bravo Brico' (con gráfico), registrada en la clase 16, al solicitarse de mala fe.

2.- La acción de nulidad relativa con fundamento en el art. 52 LM de nuevo de la marca nº 2.984.137 'Bravo Brico' (con gráfico) y de la marca nº 2.714.079 'Bravo&Brico' (con gráfico), registrada en la clase 16, por peligro de asociación o confusión con la marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' (mixta), registrada en la clase 16 y titularidad de Nespoli.

3.- Acciones de competencia desleal con fundamento en los arts. 6, 11, 12 y 21 LCD.

Y que don Jose Francisco fuera condenado a cesar de manera inmediata en el uso del vocablo 'Bravo' o cualquier otro signo que se asocie o confunda con la marca prioritaria y retire del tráfico económico todos los elementos en que se materialice dicho distintivo, bajo pena de multa; al cese inmediato y abstenerse en el futuro en la solicitud de nuevos signos distintivos que incorporen el término 'Bravo' para distinguir cualquier producto y servicio relacionado con el sector del bricolaje y la pintura; a cesar en los actos de competencia desleal eliminando de sus señas de identidad de sus productos (etiquetas y demás material comercial) los códigos de barras, Ecoembes que pertenecen a Rulo Pluma, S.A.; y condena al pago de las costas.

La sentencia dictada en primera instancia estima parcialmente la demanda y declara la nulidad absoluta y relativa de la marca nº 2.984.137 'Bravo Brico' (con gráfico), registrada en la clase 16 a favor de don Jose Francisco , condenándole al cese inmediato y la prohibición de uso en el futuro de cualquier signo o expresión confundible o asociable con la marca prioritaria de Nespoli, así como a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice dicho distintivo y al pago de 600 euros al día como indemnización, para el caso de que, firme la sentencia, continúe usando los signos impugnados; y frente a dicha resolución la parte actora interpone recurso de apelación al desestimarse la acción de nulidad relativa de la marca nº 2.714.079 'Bravo & Brico' (con gráfico), por peligro de asociación o confusión con la marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' (mixta) y desestimar las acciones de competencia desleal por prescripción; y don Jose Francisco , recurre la sentencia por la vía de la impugnación al estimarse la nulidad absoluta y relativa de la marca nº 2.984.137 'Bravo Brico'

SEGUNDO: Con el ejercicio de las acciones sobre competencia desleal que se ejercitan en la demanda se pretende que Jose Francisco sea condenado a que elimine los códigos de barra y el código Ecoembes que ha incorporado a los rodillos de pintura que distribuye, por pertenecer estos códigos a Rulo Pluma, S.A., pues de la prueba practicada en el procedimiento, en concreto, de las fotografías de los rodillos para pintar que fueron requisados en las diligencias penales llevadas por el Juzgado de Guardia de Melilla (doc. 9) y con la intervención de la Guardia Civil, se puede comprobar que los productos que vende el Sr. Jose Francisco son tan idénticos a los rodillos de los actores que incluso reproducen su código de barras y el código Ecoembes; circunstancias que, por otro lado, no ha sido discutida de contrario.

Las acciones de competencia desleal han sido desestimadas en primera instancia al prosperar la excepción perentoria de prescripción, pues cuando se presentó la demanda ya había transcurrido el plazo del año previsto en el art. 35 de la LCD, computando como día inicial el 13 de enero de 2012 en que se acordó el sobreseimiento de las diligencias penales, mientras que la demanda se presentó el 30 de mayo de 2014, criterio que, efectivamente, no se ajustaría a la jurisprudencia del TS recogida en la sentencia nº 871/2009 de 21 de enero de 2010, en relación a la determinación del día inicial del cómputo para el ejercicio de las acciones de competencia desleal, ni tampoco con la redacción actual del art. 35 de la LCD: 'El criterio de esta Sala no era pacífico.... Esta situación dio lugar a que las resoluciones de las Audiencias Provinciales mantengan una jurisprudencia contradictoria, y a la evidente necesidad, por consiguiente, de adoptar un criterio unificador. De ahí que se sometieran diversos asuntos al Pleno de la Sala que en su reunión de 17 de diciembre de 2.009 adoptó la decisión de aplicar la segunda orientación interpretativa, que se estima la más adecuada a la doctrina de la realización y a la naturaleza de los actos continuados y permanentes, y es, además, la que cuenta con un mayor apoyo doctrinal. En periodo de redacción de esta resolución se ha dictado la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, (BOE 31 de diciembre ), que modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, estableciendo que 'las acciones de competencia desleal previstas en el art. 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta', inciso este último que otorga un respaldo a la postura adoptada mayoritariamente por la Sala.

Como consecuencia de lo expuesto procede estimar el único motivo del recurso de casación y anular la Sentencia recurrida, recogiendo como doctrina jurisprudencial la de que 'cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones prevista en el art. 21 LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita'.

No sólo esta doctrina jurisprudencial avala la postura de la parte actora, pues es un hecho no discutido que el demandado ha continuado vendiendo los rodillos de pintura prácticamente idénticos al producto que venden las actoras, utilizando incluso el código de barras y el de Ecoembes, a pesar de la denuncia penal y de la interposición de este procedimiento, lo que haría que las acciones de competencia desleal no estuvieran prescritas, de conformidad con el criterio jurisprudencial antes recogido; en todo caso, entendemos que sería de aplicación la nueva redacción del art. 35 LCD que prevé que las acciones no prescriben hasta el transcurso de los tres años desde el momento de la finalización de la conducta, por lo que tampoco podría prosperar la excepción perentoria de prescripción, al ser un hecho acreditado que al día de hoy, como así explicó el testigo en el acto del juicio y se deduce de la incomparecencia del demandado para la práctica del interrogatorio de parte, su conducta infractora no ha finalizado.

Al estar acreditado con la prueba practicada, en concreto, con las fotografías de los productos que distribuye el demandado en las que se puede apreciar que los rodillos para pintura son una copia prácticamente idéntica al rodillo de los actores, reproduciendo incluso el código de barras y el código Ecoembes necesario para el control de residuos y eliminación de envases con el fin de proteger el medio ambiente, las acciones de competencia desleal deben prosperar y condenar al demandado a que cese en estos actos, eliminando de sus productos los códigos de barras y el código Ecoembes que pertenecen a Rulo Pluma, S.A., todo ello de conformidad con el art. 11 de la LCD, al encontrarnos ante un supuesto de imitación.



TERCERO: La acción de nulidad relativa de la marca nº 2.714.079 'Bravo&Brico' (con gráfico), registrada a favor del demandado en la clase 16, por peligro de asociación o confusión con la marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' (mixta), registrada en la clase 16 y titularidad de Nespoli, se fundamenta en el art.

52 de la LM, en relación con el art. 6.1 b), que establece que el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación 'por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

La sentencia dictada en primera instancia desestima esta acción de nulidad de la marca nº 2.714.079 'Bravo & Brico' al considerar que de su confrontación con la marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' (mixta) titularidad de la actora, se comprueba que: a.- No coinciden los productos para los que fueron registradas, pues si bien ambas lo fueron para productos de la clase 16 y para pinceles, llega a la conclusión que los pinceles de la marca nº 2.714.079 'Bravo&Brico' serían los que utilizan los artistas para pintar cuadros o elementos similares, mientras que los pinceles a los que se refiere la marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' serían los que se utilizan en la construcción y las obras.

b.- Del visionado conjunto de ambas marcas deduce notables diferencias, pues en la marca nº 2.714.079 'Bravo & Brico' no hay una representación gráfica, ningún elemento destaca sobre los demás, no coincide ni la tipología de las letras utilizadas en la marca de Nespoli, ni su color ni la ubicación de las palabras dentro de la representación gráfica.

La parte actora mantiene que, en realidad, sí concurren los requisitos previstos en el art. 6.1 b) de la LM para que la acción de nulidad relativa deba prosperar, al existir una semejanza de tal calibre entre la marca de su titularidad -solicitada el 17 de noviembre de 2005- y la del demandado -solicitada el 29 de mayo de 2006-, que puede provocar riesgo de confusión incluido el de asociación en el mercado.

Y una nueva valoración de la prueba en esta segundad instancia nos lleva a concluir que si bien analizando en su conjunto ambas marcas efectivamente, en principio, podríamos concluir que no existe riesgo de confusión en el consumidor medio, pues la marca de la entidad actora 'Bravo Spray' está integrada por un diseño muy característico donde las letras tienen un determinado trazado redondeado, la palabra 'Bravo' perfilada como un todo y se emplean los colores azul, blanco y rojo que provoca que el diseño quede más definido; esta impresión inicial, frente a la marca 'Bravo & Brico' mucho más sencilla en su diseño y configuración, no nos debe hacer a perder la perspectiva y su finalidad a la hora de valorar el riesgo de confusión y asociación.

Como decimos, la marca titularidad del demandado en su configuración es mucho más sencilla que la marca 'Bravo Spray', de hecho está formada por dos palabras sin ningún elemento que les otorgue algún tipo de identidad propia, simplemente en la parte superior se sitúa la palabra 'Bravo' y en la parte inferior la palabra 'Brico', separadas por el signo '&'.

Esta falta de elementos concretos que identifiquen la marca de don Jose Francisco no debe ser casualidad, teniendo en cuenta que estas mismas palabras son las que integran la marca nº 2.984.137 'Bravo Brico' registrada el 19 de mayo de 2011 en una clara imitación de la marca titularidad del actor. Y esta falta de elementos concretos que identifiquen la marca nº 2.714.079 'Bravo & Brico' no nos debe llevar a concluir que no existe identidad o semejanza con la marca prioritaria 'Bravo Spray' por el hecho de que esta segunda marca sí los tenga, pasando por alto los elementos que la integran en relación con la marca anterior que tenía registrada a su favor Nespoli, análisis que nos lleva a concluir que sí existe un riesgo de confusión o asociación en el público y, en consecuencia, a estimar la acción de nulidad ante la semejanzas que apreciamos tanto en la marca propiamente dicha como en los productos que designan.

Para llegar a esta conclusión hay que tener en cuenta que la marca nº 2.714.079 utiliza como primer elemento identificativo el término 'Bravo', que es idéntico al que emplea la marca prioritaria nº 2.984.137; la palabra 'Bravo' está situada en primer lugar, en la parte superior del diseño, lo que también coincide exactamente con el diseño de la marca de la actora; no ha explicado el demandado de qué forma se le ocurrió utilizar el término de fantasía 'Bravo' cuando solicitó el registro de la marca para identificar, entre otros productos, los pinceles, dado que dicho término no tiene ninguna evocación con los mismos y la segunda palabra 'Brico' como es un término general que evoca al bricolaje, trae como consecuencia que el único elementos identificativo, el elemento dominante, sea el primero que coincide exactamente con la marca de la actora.

Además consideramos que sí existe identidad en los productos, de hecho, no consta que el demandado haya utilizado la marca registrada a su favor para identificar pinceles de los que usan los artistas para pintar cuadros y los únicos productos que le fueron retirados del mercado por la Guardia Civil fueron rodillos de obra, que utilizaban una marca en la que aparecía la palabra 'Bravo' y 'Brico', como su marca, pero con un diseño que copia la marca de la actora. Es decir, el Sr. Jose Francisco venía utilizando su marca nº 2.714.079 'Bravo & Brico' para vender rodillos de obra, tal y como reconoció en la declaración prestada ante la Guardia Civil el 10 de febrero de 2010 (fol. 158), sin que conste que la hubiera utilizado alguna vez para distribuir pinceles para cuadros.

En consecuencia, consideramos que la acción de nulidad de la marca nº 2.714.079 'Bravo&Brico' (con gráfico), debe prosperar al concluir que existe riesgo de asociación o confusión con la marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' (mixta) titularidad de Nespoli, por ser semejante a una marca anterior y por ser similares los productos que designan, lo que provoca que exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.



CUARTO: Por la vía de la impugnación don Jose Francisco recurre la sentencia por declarar la nulidad de su marca nº 2.984.137 'Bravo Brico' (con gráfico), con fundamento en los arts. 51 b) y 34.1, b) de la LM, al considerar que incurre en error en la valoración de la prueba al no existir ni la mala fe que se le imputa ni riesgo de confusión con la marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' (mixta), titularidad de Nespoli.

El recurso que plantea el Sr. Jose Francisco no puede prosperar al resultar acreditado que solicitó el registro de la marca nº 2.984.137 'Bravo Brico' (con gráfico), con evidente mala fe y, en todo caso, infringiendo el derecho marcario prioritario del que es titular Nespoli Group, SPA, al copiar sin ningún disimulo su marca nº 2.680.339 'Bravo Spray' y que conocía perfectamente no solo porque la venia copiando desde hacía varios años al vender rodillos para pintar identificados con la marca titularidad de la entidad actora, sino porque precisamente este uso ilícito había provocado la incoación de unas diligencias penales en su contra, donde se acordó el precinto e inmovilización de más de 100.000 rodillos y mangos de pintar mediante la intervención del Juzgado de Guardia de Melilla y la Guarda Civil, actuación que se realizó el 10 de febrero de 2011 (fol. 14) y fue a raíz de esta imputación penal y con la finalidad de evitar su responsabilidad criminal, cuanto solicitó el 19 de mayo de 2011 el registro de la marca 'Bravo Brico', con la misma configuración y para los mismo productos que la marca 'Bravo Spray', lo que provoca su nulidad, tal y como se ha acordado en primera instancia, cuyos argumentos y valoración de la prueba hacemos nuestros en esta segunda instancia.



QUINTO: En cuanto a las costas de primera y segunda instancia serán de aplicación los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY,

Fallo

Estimamos el recurso de apelación presentado por Nespoli Group, S.P.A., y Rulo Pluma, S.A., y revocamos parcialmente la sentencia de 24 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada en el juicio ordinario nº 951/2014 y estimando la demanda: 1.- Además de confirmar la declaración de nulidad absoluta de la marca nº 2.984.137 'Bravo Brico' (con gráfico), declaramos la nulidad de la marca nº 2.714.079 'Bravo&Brico' (con gráfico) y se libraran mandamientos a la OEPM ordenando la cancelación de las mismas.

2.- Declaramos que la reproducción del código de barras y del código Ecoembes titularidad de Rulo Pluma, S.A., y que el demandado utiliza en sus productos constituye un acto de competencia desleal.

Condenamos a don Jose Francisco : 3.- Además de a cesar de manera inmediata y/o a la prohibición de uso en el futuro de cualquier signo o expresión confundible o asociable con la marca prioritaria de Nespoli Group, SPA, así como a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice dicho distintivo y a pagar la indemnización de 600 euros diarios en los términos fijados en la sentencia dictada en primera instancia.

4.- A cesar en los actos de competencia desleal eliminando en sus productos los códigos de barras y el código Ecoembes que pertenecen a Rulo Pluma, S.A.

5.- Condenamos al demandado al pago de las costas ocasionadas en primera instancia, sin hacer condena al pago de las costas del recurso de apelación y la devolución del depósito constituido.

Desestimamos la impugnación planteada por don Jose Francisco , condenándole al pago de las costas ocasionadas en esta segunda instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, a interponer ante este Tribunal en el plazo de VEINTEDÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.