Sentencia Civil Nº 305/2014, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 14/2013 de 31 de Octubre de 2014

Encabezamiento

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0000272

Recurso de Apelación 14/2013

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 677/2009

Apelante: EDICIONES DEL LABERINTO, SL

PROCURADOR D./Dña. GEMA FERNANDEZ-BLANCO SAN MIGUEL

LETRADO D./Dña. LUIS LLEDÓ RUÍZ

Apelado: LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO S.L.

PROCURADOR D./Dña. DOLORES TEJERO GARCIA-TEJERO

LETRADO D./Dña. ISIDRO DÍAZ DE BUSTAMANTE Y TERMINEL

SENTENCIA Nº 305/2014

En Madrid, a 31 de octubre de 2014.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 14/2013, los autos del procedimiento nº 677/2009, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, siendo objeto del mismo el ejercicio de acciones en materia de propiedad industrial (marcas) y de competencia desleal.

Han actuado en representación y defensa de las partes en esta segunda instancia, la procuradora Dª. Gema Fernández Blanco San Miguel y el letrado D. Luis Lledó Ruiz por EDICIONES DEL LABERINTO SL, como apelante, y la procuradora Dª. María Dolores Tejero García-Tejero y el letrado D. Isidro Díaz de Bustamante por LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL, como apelada.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 5 de octubre de 2009 por la representación de EDICIONES DEL LABERINTO SL contra LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

'a)Declare que la utilización por parte de la mercantil demandada de su denominación social como nombre comercial, constituyen actos de competencia desleal previstos en los arts 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

b)Condene a la demandada a la cesar los actos de uso de la denominación social 'LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L.' como nombre comercial y, en particular, cualquier otro nombre comercial que incluya en una u otra forma la expresión LABERINTO prohibiendo su repetición en el futuro.

c)Condene a la mercantil demandada a cambiar su denominación social por otra en que no aparezca el vocablo 'LABERINTO'.

d)Condene a la mercantil demandada al pago de las costas del presente procedimiento.

O subsidiariamente, y para el solo caso de que la petición principal no sea estimada,

(a)Declare que la inclusión del término 'LABERINTO' en la denominación social y en el nombre comercial de la mercantil demanda constituye una violación de la normativa marcaria.

(b)Condene a LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L. a modificar su denominación social eliminando de la misma el vocablo 'LABERINTO', modificación que, de no producirse, deberá ser ejecutada a su costa librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil.

(c)Condene a LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO a cesar de utilizar como Nombre Comercial cualquier denominación que incluya el vocablo 'LABERINTO'.

(d)Condene a LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO a pagar en concepto de indemnización una cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, fijándose en ejecución de sentencia el importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar.

(e)Condene a 'LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO' a satisfacer en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados.

(f)Condene a la mercantil demandada al pago de las costas del presente procedimiento.

O subsidiariamente, y para el solo caso de que ninguno de los dos pedimentos anteriores sea estimado,

a)Declare la identidad de las denominaciones sociales 'EDICIONES DEL LABERINTO, S.L.' y 'LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L.'

b)Condene a 'LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO, S.L.' a cambiar su denominación social por otra que no incluya el vocablo 'LABERINTO', librándose testimonio de dicha sentencia, para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, remitiendo al Registro Mercantil Central los datos correspondientes a la misma para su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

c)Condene a la mercantil demandada al pago de las costas del presente procedimiento'.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid dictó sentencia, con fecha 27 de marzo de 2012 , cuyo fallo era el siguiente:

'Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por EDICIONES DEL LABERINTO SL contra LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL, con expresa imposición de costas a la parte actora.'.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de EDICIONES DEL LABERINTO SL se interpuso recurso de apelación que fue admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma.

La contraparte, LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL, se opuso al recurso.

La remisión de los autos a este tribunal, en cuyo registro tuvieron entrada con fecha 16 de enero de 2013, dio lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido su tramitación con arreglo a lo correspondiente a su clase.

CUARTO.- La deliberación del asunto por parte de los señores magistrados integrantes de esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid se celebró con fecha 30 de octubre de 2014.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La demandante, EDICIONES DEL LABERINTO SL, es una sociedad constituida en el año 1989, que opera en el sector editorial español. La misma ha venido usando en el tráfico mercantil la expresión 'LABERINTO' a modo de nombre comercial. Por su parte, el 6 de octubre de 2004 se constituyó la sociedad LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL que también opera en el mismo sector. A su vez, con posterioridad a ello, la actora, EDICIONES DEL LABERINTO SL, solicitó el 19 de junio de 2007, ante la OEPM, el registro como marca mixta, en la clase 41 (para servicios de editorial y otros) de la expresión 'LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO', con los colores verde y amarillo, que le fue concedida el 26 de junio de 2008.

EDICIONES DEL LABERINTO SL decidió presentar, en octubre de 2009, demanda contra LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL con el objetivo de conseguir que esta última no pudiera seguir usando el vocablo 'LABERINTO' ni en el contenido de su denominación social ni tampoco pueda emplearla como nombre comercial. Para ello ha acumulado en su demanda, si bien de modo eventual o subsidiario, el ejercicio de acciones de tres tipos: 1) por competencia desleal (concretada en esta apelación en la comisión de actos de confusión del artículo 6 de la LCD ); 2) por infracción marcaria (significadamente por la del nombre comercial 'LABERINTO', si bien aderezado con claras alusiones a la titularidad de la marca 'LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO'); y 3º) por incompatibilidad entre las denominaciones sociales EDICIONES DEL LABERINTO SL y LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL.

La falta de éxito en sus pretensiones, visto el resultado de la primera instancia, han determinado a la actora a presentar recurso de apelación para seguir defendiéndolas. En su escrito de recurso reprocha al juez de lo mercantil el haber incurrido en desacierto en la aplicación de las tres normativas invocadas (la de competencia desleal, la marcaria y la societaria) y en la valoración de la prueba aportada a las actuaciones.

Entendemos que un correcto enfoque del debate suscitado obliga a efectuar una exposición de los problemas jurídicos suscitados por la parte recurrente por un orden distinto al que nos presenta en sus escritos expositivos. Es por ello que vamos a proceder a reordenar, a meros efectos de su estudio sistemático, el tratamiento de las diversas acciones que ejercitó en su demanda, sin perjuicio de que no olvidaríamos, de resultar preciso (caso de éxito de alguna de ellas), la preferencia que la parte actora mostró en su momento en cuanto a su ejercicio.

SEGUNDO.- La demandante ejercitó acciones al amparo de los artículos 2 de la LSA , 2 de la LSRL y 406 a 408 del RRM para exigir el cambio de denominación social de las demandadas.

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de julio de 2008 , a propósito de las previsiones de los artículos 2.2 LSRL y 2.2 LSA («[n]o se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente»), 406 RRM ( «Prohibición de denominaciones que induzcan a error»), 407 RRM ( «Prohibición de identidad») y 408.1.2) RRM («Concepto de identidad») ha señalado que 'Los preceptos de la LSRL y del RRM han sido interpretados por la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés no solamente de las sociedades afectadas, sino de todos quienes participan en el tráfico mercantil. Su infracción está sujeta a la sanción de nulidad establecida con carácter genérico para el incumplimiento de los preceptos legales imperativos y prohibitivos en el artículo 6.3 CC y para las cláusulas contractuales contrarias a la ley, a la moral o al orden público en el artículo 1255 CC . //La STS de 22 de julio de 1993, rec. 2816/1990 , es especialmente destacada como fundamento del recurso interpuesto. Cita las SSTS de 27 de mayo de 1949 y de 29 de octubre de 1949 , y declara que la prohibición de la homonimia o adopción de una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente es constante en nuestro Derecho, desde el CCom (art. 152 , párrafo último), pasando por la LSA 1951 ( art. 2 II), hasta la LSA ( art. 2.2 ), la literalidad de cuyos preceptos no permite dudar de su carácter imperativo y prohibitivo, de manera que tiene que debe aplicarse el art. 4 CC y, después de la modificación del título preliminar llevada a cabo por la Ley 3/1973, el artículo 6 CC , que priva de toda protección y eficacia al acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra preexistente, y que la nulidad de tal acto es absoluta y carente de eficacia, y puede declararse no sólo a instancia de parte, sino también de oficio.// Se refieren también a esta doctrina jurisprudencial otras sentencias posteriores, entre las cuales cabe citar las SSTS 21 de julio de 1994, rec. 2912/1990 ; 21 de octubre de 1994 ; 31 de diciembre de 1996, rec. 1060/1993 ; 25 de marzo de 2003, rec. 2518/1997 ; 15 de abril de 2003 , y 16 de mayo de 2003, rec. 2697/1997 . En alguna de ellas se pone de manifiesto que, cuando se examina si concurre identidad entre denominaciones sociales, no se trata de apreciar elementos que puedan llevar a confusión en el mercado, cuyas consecuencias sólo podrían valorarse y corregirse en el ámbito protector de la propiedad industrial y la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para distinguir a la persona jurídica de cualquier otra. '

Ahora bien, precisamente, si tenemos en cuenta, en toda su dimensión, las enseñanzas de la referida sentencia, de la misma también se extrae que la homonimia que exige el artículo 408 del RRM no debe examinarse valorando 'si entre ambas denominaciones sociales puede existir posibilidad de confusión o de asociación desde la perspectiva del consumidor medio, sino únicamente de si tienen un valor suficientemente identificador desde la perspectiva del uso semántico y sintáctico del lenguaje suficiente para la protección del interés general ligado al tráfico mercantil'. Es por ello que no deberá ser apreciada cuando quepa apreciar 'un efecto suficientemente diferenciador para distinguir el nombre de una y de otra sociedad'.

Pues bien, en nuestra opinión, al acometer la valoración jurídica que ello implica, las distinciones entre el nombre social EDICIONES DEL LABERINTO y la denominación social LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO resultan apreciables, pues la primera parte de ambas designaciones es divergente, goza de significado propio y en modo alguno puede ser considerada como una expresión meramente accesoria o de escasa relevancia. Debe tenerse presente que si la comparación lo ha de ser en puros términos lingüísticos, y no de análisis de riesgo de confusión, como señala el Tribunal Supremo que debe hacerse en este ámbito, cabe apreciar una diferenciación entre el nombre de la actora y el de la demandada que es más que suficiente para que puedan coexistir en el tráfico mercantil sin que peligre con ello el fin que inspira la previsión normativa de los preceptos antes señalados.

TERCERO.- En lo que atañe al problema relativo al ámbito de la infracción marcaria, hemos de señalar que cuando los tribunales han ordenado el cambio de una denominación social por colisión con un derecho marcario siempre lo han hecho sobre el presupuesto de que la marca fuese anterior a la asignación del nombre social (que al fin y al cabo, en el caso de las entidades mercantiles, que son con las que suele surgir la fricción, figuran en un registro público). La doctrina jurisprudencial (entre otras, las sentencias de la Sala 1ª del TS de 24 de julio de 1.992 - TITAN ; de 16 de julio de 1.985 - DOMESTOS ; de 10 de julio de 2.000, PANADERIA DE AZALDEGUI ; de 21 de noviembre 2.000 -MASCARÓ ; de 27 de marzo 2.003 -CEMEX ; de 20 febrero 2.006 - IKUSI ; de 18 de mayo de 2006- FREIXE ; y de 4 de julio de 2008 ) que reconoce la facultad del titular de una marca o nombre comercial de reclamar la modificación de la denominación social, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial (si bien el cambio que puede ser impuesto debería limitarse al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad), parte siempre de la condición de prioritarios de la marca o nombre comercial y de la posterioridad de la denominación social. La jurisprudencia ha resuelto los conflictos suscitados a ese respecto atendiendo al principio de prioridad, haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo.

Esto no ocurriría en la medida en que la marca de la actora ('BIBLIOTECA DEL LABERINTO') se solicitó el 19 de junio de 2007 y la constitución de la sociedad con la denominación LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO es muy anterior a esa fecha (el 6 de octubre de 2004), en concreto, prácticamente tres años antes.

Tampoco cabría aducir, como se pretende por la demandante-apelante, que en realidad la invocación de la protección marcaria lo sería por la infracción del nombre comercial 'LABERINTO', pues la actora carece de registro sobre el mismo, por lo que no puede oponer la titularidad de un derecho de exclusiva a este respecto ( artículo 90 de la Ley 17/2001 ). La acción de violación del nombre comercial sólo puede esgrimirla aquél que sea titular del correspondiente registro sobre el mismo. El que accione invocando el uso de un nombre comercial que no esté registrado no podrá aducir en su favor la protección prevista en la legislación marcaria ante eventuales infracciones contra dicho signo (sin perjuicio de que pueda tener otros derechos en lo que respecta a presentación de oposiciones frente a solicitudes de nuevos registros o en sede de acciones de nulidad relativa contra otros signos registrados - en este sentido, las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20 de enero 2009 y de 13 de Abril del 2012 , donde incluso se planteaba el problema a propósito de los derechos que prevé el Convenio de 20 de marzo de 1883 de la Unión de París), sino que tendrá que acudir a la tutela que le pueda dispensar, cuando ello resulte procedente, la Ley de Competencia Desleal.

CUARTO.- Resta, por lo tanto, el análisis del problema desde el punto de vista de la acción por competencia desleal que también se ha ejercitado en la demanda. El planteamiento de la actora es el siguiente: debe reconocerse, al menos, que supondría un ilícito concurrencial, por la confusión que ello genera, que el signo 'LABERINTO' que ella estaría usando en la práctica a modo de nombre comercial, aunque no lo tenga registrado como tal, sea también utilizado en el tráfico mercantil por la parte demandante (no sólo como denominación social sino también como nombre comercial para una actividad del mismo tipo). El ilícito alegado por la parte recurrente es el tipificado en el artículo 6 de la LCD . Como los agentes que operan en el tráfico mercantil estarían considerando vinculadas a ambas entidades debería ordenarse a la demandada que cesase en el uso de su denominación social como si de un nombre comercial se tratase.

Tal planteamiento se enfrenta a importantes óbices. En primer lugar, la afirmación de que la demandada utiliza el signo 'LABERINTO' como nombre comercial resulta susceptible de polémica. Somos conscientes de que, aun siendo conceptos diferentes, a veces pueden presentarse fricciones en el tráfico mercantil, según el modo en que se usen, como consecuencia del empleo, en la práctica, de la denominación social (cuya finalidad sería la de identificar al empresario en el tráfico jurídico y permitirle ser sujeto de derechos y de obligaciones) y del nombre comercial (con el que se identificarían a la empresa en el tráfico económico). Sin embargo, nos parece reseñable que en el presente caso, en el que además nos hallamos ahora en sede de análisis de un posible ilícito concurrencial (y no ante un mero problema de compatibilidad entre signos distintivos), la demandada, LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL, no ha hecho un uso, ya fuese separado o bien de modo resaltado o destacado de alguna manera (ni por el tipo o tamaño de letra ni por colorido, etc), del propio término 'LABERINTO' que pudiera hacer patente su empleo a modo de signo distintivo. Por el contrario, sólo hemos podido constatar el uso de la propia denominación social LA BIBLIOTECA DEL LABERINTO SL, de modo completo, en el seno de sus propias publicaciones (libros, catálogo). La afirmación de la actora de que además se estaría usando a modo de nombre comercial presenta, cuando menos, un cierto margen para la discusión.

En segundo término, compartimos además la conclusión del juzgador de que no se habría cumplido adecuadamente la carga probatoria que incumbiría a la demandante (conforme a la previsión del nº 2 del artículo 217 de la LEC , ya que el nº 4 no sería aplicable al caso) de demostrar que en la práctica estuviese materializándose en el tráfico mercantil la realización de un comportamiento que resultase idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos (singularmente para producir el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia de la prestación), que es lo tipificado como ilícito concurrencial en el artículo 6 de la LCD , precepto éste que es el alegado en esta segunda instancia por la recurrente. El material probatorio aportado por la parte demandante al respecto en modo alguno resulta concluyente. El correo de la Oficina de Depósito Legal reclamando a la actora el depósito de unas obras ajenas no se refiere a ninguna actuación con influencia en el mercado, sino que no rebasa el ámbito de una mera incidencia de carácter administrativo, anecdótica en lo que aquí interesa. El pedido de una librería italiana que afectaría, en lo que aquí interesa, a un solo libro no resulta, por sí mismo, un dato suficientemente relevador. El certificado emitido por la mercantil PUBLIDISA sobre la producción de publicaciones en 2007 y 2008 que contendría también, en lo que aquí respecta, un solo libro que no sería de la demandante, vuelve a ser algo poco revelador de una incidencia mínimamente significativa en el mercado del asunto que aquí nos ocupa. La consulta realizada en la página web de 'La casa del libro' por parte de la actora no resulta una prueba relevante cuando el criterio de búsqueda empleado los es por nombres de editoriales y es sabido que las litigantes comparten en su razón social el vocablo 'LABERINTO'. Y, por último, el intercambio de un correo electrónico con el Director General del Libro, de contenido casi más personal que de otra índole, tampoco resulta un medio probatorio demasiado elocuente sobre la incidencia real que hubiera podido estar teniendo en el seno del mercado lo que aquí es objeto de litigio.

La LCD no tiene por misión directa proteger al titular de los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, sino ser instrumento de ordenación de conductas en el mercado (como recuerdan las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010 y de 9 de diciembre de 2010 y resulta del artículo 2 de la LCD ); en concreto, en su artículo 6 se sancionan las conductas susceptibles de crear en el consumidor una imagen distorsionada que pueda incidir en su comportamiento económico. Por lo tanto, en el campo de la competencia desleal resultaría imprescindible, para poder imputar a alguien la comisión de ilícitos concurrenciales de esa índole, que se hubiese presentado ante este tribunal un soporte fáctico, debidamente respaldado con pruebas, que demostrase una cierta materialización en el seno del tráfico mercantil de la aducida confusión y de su real trascendencia. El padecimiento de incidencias aisladas y sin clara relación con la actividad desplegada precisamente en el seno del mercado (sin potencialidad, por lo tanto, para interferir en el libre juego de la oferta y la demanda) no constituyen respaldo suficiente para las pretensiones de la actora. El juicio que ha de realizarse en sede de competencia desleal no puede contentarse con un examen de ámbito normativo (más propio de los derechos de exclusiva) que contraste, por un lado, la posible identidad o semejanza entre signos, por otro, y la que pueda darse entre las prestaciones, el establecimiento o las actividades de los contendientes, sino que además es preciso que trascienda al plano fáctico y se pueda además constatar que hubiese mediado en el mercado una efectiva materialización del riesgo de confusión. La parte demandante-apelante no ha conseguido dotar de contenido a esta exigencia.

QUINTO.- A tenor de las precedentes consideraciones entendemos que lo fallado en la resolución de la primera instancia fue acertado, lo que acarrea que sea rechazada la apelación contra aquélla planteada. La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte apelante de las costas ocasionadas con su apelación, tal como se deriva del nº 1 del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de EDICIONES DEL LABERINTO SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid en el seno del proceso nº 677/2009. E imponemos a la mencionada parte recurrente las costas correspondientes a esta segunda instancia del proceso.

Contra la presente sentencia tienen las partes la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.