Sentencia Civil Nº 309/2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 93/2008 de 19 de Diciembre de 2008

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00309/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 93/08

Materia: Marcas. Competencia desleal. Resolución contractual

Órgano judicial de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid.

Autos de origen: Proceso núm. 1414/2003

Parte recurrente: YA.COM INTERNET FACTORY S.A., actualmente FRANCE TELECOM ESPAÑA INTERNET SERVICE PROVIDER, S.A.U.

Parte recurrida: D. Lázaro

SENTENCIA NÚM. 309

En Madrid, a 19 de diciembre de 2008.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 93/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2007 dictada en el proceso núm. 1414/2003 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante la entidad "YA.COM INTERNET FACTORY SA" (actualmente "FRANCE TELECOM ESPAÑA INTERNET SERVICE PROVIDER, S.A.U"), representada por el Procurador D. Javier Zabala Falco y defendida por el Letrado D. José Miguel Fatás Monforte, siendo apelado D. Lázaro , representado por el Procurador D. Agustín Sanz Arroyo y defendido por la Letrada Dª. Emilia Zaballos Pulido.

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena, que expresa el parecer del tribunal

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 19 de diciembre de 2003 por la representación de D. Lázaro contra YA.COM INTERNET FACTORY SA, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"..se dicte en su día sentencia declarando: 1.- Declarar la nulidad del registro de la Marca Comunitaria número 1.493.394, por ser una marca con notoriedad anterior a la registrada.

2.- Declarar la nulidad del registro de la Marca Nacional número 2.515.165, al ser incompatible con la Marca RAPPEL, por ser una marca con notoriedad anterior a la registrada.

3.- Declarar que el uso por parte de la demandada de su Marca Nacional 2.515.165 y de la Marca Comunitaria 1.493.394, constituyen un acto de competencia desleal por confusión.

4.- Declarar que el uso que la demandada hace en sus marcas de la expresión RAPPEL junto al vocablo WEB, constituyen un acto de competencia desleal por engaño.

5.- Condenar a la demandada a cesar en el uso de las marca número 1.493.394 y número 2.515.165 y a remover los efectos de dicho uso mediante la retirada de la expresión RAPPEL en toda su publicidad, incluido el portal de internet.

6.- Declarar resuelto el contrato vigente entre YACOM y Don Lázaro , condenando a la entidad demandada al pago de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS 73.623,98 por cada uno de los meses transcurridos desde septiembre de 2.002 hasta la fecha en que se dicte sentencia firme de resolución judicial, resultando al día de la fecha la suma de UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CENTIMOS.

7.- Condenar a la entidad demandada a indemnizar a DON Lázaro con la suma a que ascienda el 50% de la cantidad reclamada en concepto de mensualidades impagadas desde la fecha de impago (a partir de octubre de 2.002) hasta el día en que se dicte sentencia firme de resolución contractual, ascendiendo al día de la fecha a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 552.179,85 a fin de resarcir los daños y perjuicios causados, así como al pago de los intereses que hasta la fecha se devenguen.

8.- La publicación de la sentencia a costa de la entidad demandada en tres periódicos de ámbito nacional, dado el alcance que hoy tiene Internet en nuestra sociedad.

9.- Condenar a la demandada a pagar las costas del presente procedimiento, por su mala fe, y temeridad, con el fin de obtener un enriquecimiento injusto a costa de otra persona que honradamente vive de su trabajo".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid. dictó sentencia, con fecha 20 de julio de 2007 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que ESTIMANDO SUSTANCIALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Sanz Arroyo en nombre y representación de D. Lázaro contra YA.COM INTERNET FACTORY SA, representada por el procurador Sr. Zabala Falco, debo DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD del registro de la marca comunitaria nº 1.493.394 por ser una marca de notoriedad anterior la registrada y de la marca Nacional nº 2515165 ambas por ser incompatibles con la Marca RAPPEL, que el uso por parte de la demandada de dichas marcas constituye un acto de competencia desleal, debo declarar y declaro que el uso que la demandada hace en sus marcas de la expresión RAPPEL junto con el vocablo web constituye un acto de competencia desleal por engaño condenando a la parte demandada a cesar en el uso de dichas marcas mediante la retirada de la expresión RAPPEL en toda su publicidad incluido el portal de internet. Declarar resuelto el contrato que vinculaba a las partes de fecha 24 de septiembre de 1999, condenando a la parte demandada a abonar al actor la cantidad de 5º4.850,15, y en concepto de indemnización de daños y perjuicios la mitad de dicha cantidad. Que debo condenar y condeno a la entidad demandada a publicar el fallo de la presente resolución a su costa en tres periódicos de ámbito nacional una vez firme la presente, con expresa condena en costas a la parte demandada".

Se dictó auto de rectificación con fecha 10 de septiembre de 2007 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "SE RECTIFICA la SENTENCIA, de 20 de julio de 2007 , en el sentido de que donde se dice «condenando a la parte demandada a abonar al actor la cantidad de 5º4.850,15», debe decir «condenando a la parte demandada a abonar al actora la cantidad de 504.805.15 euros».

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de YA.COM INTERNET FACTORY SA (actualmente FRANCE TELECOM ESPAÑA INTERNET SERVICE PROVIDER, S.A.U), se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado Juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, siendo señalada la deliberación, votación y fallo del recurso el día 18 de diciembre de 2008.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El demandante, D. Lázaro , actuando en nombre propio, interpuso demanda de juicio ordinario contra la entidad "YA.COM INTERNET FACTORY, S.A." (en lo sucesivo, YACOM), ejercitando varias acciones. En concreto, ejercitaba en primer lugar acciones de nulidad de la marca comunitaria "Rappelweb.com" y de la marca nacional "Rappelweb" de las que era titular YACOM, una acción declarativa de competencia desleal por confusión y por engaño de la conducta de la demandada consistente en el uso de tales marcas comunitarias y del uso en las mismas de la expresión Rappel junto al vocablo Web, una acción cesatoria del uso de dichas marcas y de remoción de los efectos de tal uso mediante la retirada de la expresión Rappel de su publicidad, una acción de resolución del "contrato vigente entre YACOM y Don Lázaro , condenando a la entidad demandada al pago de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS 73.623,98 por cada uno de los meses transcurridos desde septiembre de 2.002 hasta la fecha en que se dicte sentencia firme de resolución judicial, resultando al día de la fecha la suma de UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CENTIMOS", una acción de indemnización "a DON Lázaro con la suma a que ascienda el 50% de la cantidad reclamada en concepto de mensualidades impagadas desde la fecha de impago (a partir de octubre de 2.002) hasta el día en que se dicte sentencia firme de resolución contractual, ascendiendo al día de la fecha a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 552.179,85 a fin de resarcir los daños y perjuicios causados, así como al pago de los intereses que hasta la fecha se devenguen", y finalmente una acción de publicación de la sentencia en tres periódicos de ámbito nacional.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia estimó "sustancialmente" la demanda al acordar que "debo DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD del registro de la marca comunitaria nº 1.493.394 por ser una marca de notoriedad anterior la registrada y de la marca Nacional nº 2515165 ambas por ser incompatibles con la Marca RAPPEL, que el uso por parte de la demandada de dichas marcas constituye un acto de competencia desleal, debo declarar y declaro que el uso que la demandada hace en sus marcas de la expresión RAPPEL junto con el vocablo web constituye un acto de competencia desleal por engaño condenando a la parte demandada a cesar en el uso de dichas marcas mediante la retirada de la expresión RAPPEL en toda su publicidad incluido el portal de Internet. Declarar resuelto el contrato que vinculaba a las partes de fecha 24 de septiembre de 1999, condenando a la parte demandada a abonar al actor la cantidad de 504.850,15, y en concepto de indemnización de daños y perjuicios la mitad de dicha cantidad. Que debo condenar y condeno a la entidad demandada a publicar el fallo de la presente resolución a su costa en tres periódicos de ámbito nacional una vez firme la presente, con expresa condena en costas a la parte demandada".

La sentencia ha sido recurrida por la parte demandada, si bien no ha sido impugnado el pronunciamiento anulatorio de la marca nacional y de la marca comunitaria de las que es titular YACOM, razón por la cual no procede entrar a analizar tales pronunciamientos (art. 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), por más perplejidad que le cause a esta Sala el hecho de que la nulidad no haya sido declarada por el órgano jurisdiccional como consecuencia del ejercicio de una demanda reconvencional respecto de una acción por violación de la marca comunitaria, sino como consecuencia del ejercicio de una demanda principal encaminada a obtener tal declaración de nulidad, en contra de lo previsto en los arts. 51 y 52 del Reglamento (CE) núm. 40/1994, de 20 diciembre 1993 , que regula la marca comunitaria.

SEGUNDO.- El primer motivo del recurso se refiere a que la sentencia no ha estimado la alegación de YACOM de que D. Lázaro carecía de legitimación activa para ejercitar la acción contractual y reclamar el pago de las cantidades pendientes.

La Sala considera correcto este motivo de impugnación. La demanda no ha distinguido entre la personalidad jurídica de D. Lázaro y la de la sociedad "NOVESNOVAYES, S.L." (en lo sucesivo, NOVESNOVAYES), y no ha matizado entre la legitimación necesaria para el ejercicio de las distintas acciones, sean de competencia desleal, sean marcarias, o sean las derivadas del contrato de 24 de septiembre de 1999. Y la sentencia ha errado al considerar que la tesis de la demandada de que el citado contrato estaba extinguido no le permite negar legitimación "ad causam" a D. Lázaro para el ejercicio de las acciones derivadas del citado contrato, error que se acentúa cuando la sentencia no admite la citada extinción del contrato por expiración de su duración y declara resuelto el contrato (lo que implica que el mismo no se había extinguido) y condena a YACOM al pago de los pagos mensuales que habrían sido dejadas de abonar por YACOM.

TERCERO.- La legitimación «ad causam» consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. Reiteradas Sentencias del Tribunal Supremo, entre las que cabe señalar la de 28 de diciembre de 2001 , hacen especial hincapié en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en este sentido, regula en su artículo 10 la denominada condición de parte procesal legítima, en cuya virtud "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso"; del que se desprende que la legitimación no es más que la titularidad jurídica, activa o pasiva, de la relación jurídica que constituya el objeto del pleito.

La legitimación no constituye, como la capacidad para ser parte o la capacidad procesal, un presupuesto del derecho al proceso, sino un presupuesto de la acción. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2007 recuerda que no cabe confundir

"la falta de legitimación como impeditiva de cualquier consideración sobre el fondo del asunto con la falta de acción (falta de legitimación «ad causam») que tiene que ver con el fondo del asunto aunque en puridad sea preliminar al fondo y pueda ser apreciada de oficio (SSTS 20-7-04, 20-10-03, 16-5-03, 10-10-02, 15-10-02, 4-7-01 y 3-7-00 ). Como señala la sentencia de 28 de febrero de 2002 (recurso núm. 3109/96 ), dicha legitimación "consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar" y exige "una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido", según las SSTS 31-3-97y 28-12-01 que se citan en la misma"

CUARTO.- Sentado lo anterior, para ejercitar la acción exigiendo el pago de las cantidades mensuales pactadas en el contrato a cargo de YACOM y la resolución del contrato por los incumplimientos imputables a YACOM, es necesario ser la parte del contrato que tenía derecho a percibir la remuneración prevista en el contrato a cargo de YACOM como contraprestación de los derechos que ésta adquiría en virtud del contrato, fundamentalmente la cesión del nombre y la imagen de D. Lázaro que, a su vez, éste había cedido a la sociedad NOVESNOVAYES, que es quien las cedía a YACOM. No sólo se preveía en el contrato que los pagos habían de realizarse por YACOM a NOVESNOVAYES, sino que expresamente se preveía que D. Lázaro renunciaba a la percepción de cualquier cantidad que pudiere corresponderle por el desarrollo y ejecución del contrato.

Un análisis del contrato revela que el sinalagma se establecía entre YACOM y NOVESNOVAYES. Era YACOM quien se obligaba a pagar el precio convenido a NOVESNOVAYES y NOVESNOVAYES quien cedía a YACOM los derechos de imagen que le había cedido D. Lázaro . Es cierto que D. Lázaro asumía algunas obligaciones directamente respecto de YACOM (fundamentalmente, realizar los trabajos especificados en el anexo 1 del contrato y participar en la promoción del servicio de Internet en cuestión), pero a cambio no adquiría ningún derecho a recibir prestación alguna de YACOM como consecuencia del contrato, pues las prestaciones que ésta había de realizar (el pago del precio) lo eran respecto de NOVESNOVAYES. No podía existir, pues, ningún incumplimiento del contrato por parte de YACOM respecto de D. Lázaro , y concretamente el incumplimiento de la obligación de pago que se alega en la demanda, que legitime a éste para ejercitar las acciones de resolución del contrato y exigencia de las cantidades adeudadas.

Como consecuencia de lo anterior, D. Lázaro carece de legitimación para exigir de YACOM el pago de las mensualidades que se alega están pendientes de abonar por haberse prorrogado tácitamente el contrato y también carece de acción para exigir la resolución del contrato por incumplimiento del mismo por parte de YACOM, puesto que quien únicamente está legitimado para ello, en razón a la posición que ocupa en el contrato, es la sociedad NOVESNOVAYES.

Las alegaciones que se realizan por la apelada en su escrito de posición no son estimables. Que el legal representante de NOVESNOVALLES fuera el Sr. Lázaro no otorga a éste legitimación para accionar en su propio nombre y derecho, y no en nombre y representación de NOVESNOVALLES, y no puede confundirse, como hace la apelada, la actuación de D. Lázaro como legal representante de NOVESNOVALLES en la concertación del contrato, que otorga legitimación a ésta para accionar, con una actuación en nombre propio que le otorgaría legitimación a él pero que no tuvo lugar. Y respecto de la legitimación para el ejercicio de las acciones de competencia desleal por actos de confusión y engaño, son cuestiones completamente ajenas a la legitimación derivada del contrato de 24 de septiembre de 1999.

En definitiva, D. Lázaro , como persona física, carece de legitimación "ad causam" para reclamar el abono de los pagos mensuales supuestamente dejados de abonar como consecuencia de la tácita prórroga del contrato de 24 de septiembre de 1999 y para pretender la resolución de dicho contrato por incumplimiento de la contraparte, puesto que quien ostenta según el contrato una posición jurídica apta para realizar dichas peticiones es la sociedad NOVESNOVAYES, que no ha ejercitado dicha acción contractual puesto que D. Lázaro , pese a ser representante legal de dicha entidad (o al menos lo era cuando se suscribió el contrato), ha actuado en el proceso en nombre propio.

Por tanto, han de ser desestimadas las pretensiones formuladas en la demanda en base al contrato de 24 de septiembre de 1999, concretamente las contenidas en el apartado 6 de la demanda, por lo que han de ser revocados los pronunciamientos estimatorios de la misma, concretamente el que declara resuelto el contrato de 24 de septiembre de 1999 y condena a YACOM al pago de 504.850,15 euros.

La estimación de este motivo de impugnación hace innecesario entrar a analizar el segundo motivo, que se formuló con carácter subsidiario respecto del primero.

QUINTO.- El tercer motivo del recurso se refiere a la estimación en la sentencia de las acciones declarativas de actos de competencia desleal ejercitadas en la demanda. Aunque en el desarrollo del motivo, como veremos, la recurrente parece referirse a que solamente se ha condenado por la realización de un acto desleal de engaño, el análisis de la sentencia (concretamente, la consideración conjunta del fallo de la misma con su fundamentación jurídica, concretamente el último párrafo del fundamento de derecho segundo, en el que se afirma que el uso por YACOM de las marcas anuladas crea confusión con la actividad del demandante y cita expresamente el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal como infringido) y su contrastación con la demanda, que la sentencia afirma estimar sustancialmente, lleva a la conclusión de que la sentencia ha estimado la acción declarativa y cesatoria de competencia desleal en base a los arts. 6 y 7 de la Ley de Competencia Desleal . De hecho, la recurrente lo admite expresamente en determinados pasajes de su recurso (por ejemplo, página 8 del escrito de interposición del recurso, f. 1124), aunque cuando desarrolla el motivo del recurso se centra primordialmente en negar la existencia de un acto de engaño.

La parte apelada no ha hecho mención siquiera a este motivo de recurso. En su demanda, aunque las alegaciones no eran claras, alegaba que el uso por la demandada de la denominación Rappel como constitutivas de las marcas Rappelweb y Rappelweb.com, cuya nulidad solicitaba, producían confusión sobre quien prestaba los servicios en dicha página web y era constitutiva de publicidad engañosa.

La Sala considera que el error a que puede inducirse a los consumidores por la utilización de signos que pueden confundirse con los de otro participante en el mercado, provocando la confusión de los consumidores sobre el origen de dichos servicios, no puede encuadrarse simultáneamente en el art. 6 y el art. 7 de la Ley de Competencia Desleal, puesto que uno y otro precepto tipifican como desleales conductas diferentes, como también era incorrecta la invocación indistinta que en la demanda se hacía de los artículos 6 y 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en relación a los actos de confusión.

La conducta descrita en la demanda y que ha de considerarse determinada como cierta tanto por la admisión hecha en la contestación a la demanda como por la prueba practicada, consistente en la utilización de los signos "Rappelweb" y "Rappelweb.com", no puede considerarse encuadrada en el art. 7 de la Ley de Competencia Desleal por cuanto que si la práctica susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige sobre la naturaleza y características del servicio en que consiste la página web en cuestión es que el signo utilizado para identificarlo puede inducir a error a los consumidores sobre la procedencia empresarial de la prestación, tal conducta encuentra su acomodo en los actos de confusión y no en los actos de engaño.

En cuanto a los actos de confusión, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 , de un lado, y el artículo 11 , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Como ha declarado esta Sala en sentencias de 28 de junio de 2007 y 12 de junio de 2008 , entre otras, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae la conducta son los signos distintivos y las prestaciones en el segundo. En idéntico sentido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 3 de diciembre de 2003 , al indicar que los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal se refieren a creaciones formales y el artículo 11 a las creaciones materiales, de forma que en aquéllos la confusión o explotación de la reputación derivan de los medios de identificación empleados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos, de su establecimiento o de sus prestaciones, es decir, recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos, que generan confusión o implican un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Por el contrario, los actos de imitación confusoria, con aprovechamiento de la reputación ajena o con aprovechamiento del esfuerzo ajeno recaen sobre la misma prestación o iniciativa empresarial, es decir, sobre las creaciones materiales.

Sentado lo anterior, la cuestión estriba en determinar si la conducta de la demandada puede encuadrarse en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal .

La Sala considera, en primer lugar, que las marcas nacional y comunitaria cuya declaración de nulidad ha consentido YACOM fueron registradas por ésta de mala fe. Es evidente que la utilización de la denominación "Rappel" junto con términos genéricos como "web" o "web.com", relativos a la prestación de servicios por internet, por quien en virtud de contrato sólo tenía una cesión temporal de la imagen y los servicios de quien es conocido por el público como " Bigotes ", y para servicios de la naturaleza de los que eran prestados por el citado " Bigotes " (futurología, astrología y similares) constituye un registro de marca de mala fe, conducta de mala fe que se confirma por la utilización de tales signos marcarios cuando finaliza el contrato suscrito entre NOVESNOVAYES, a quien D. Lázaro tenía cedidos sus derechos de imagen, y YACOM.

La doctrina general según la cual si un operador económico realiza alguna de las actividades previstas en el art. 34.2 de la Ley de Marcas amparado por una marca no puede considerarse ilícita en tanto no se declare la nulidad de la marca bajo la que realiza su actividad (conforme al viejo principio "qui iure suo utitur, menime laedit") quiebra cuando la marca de cobertura de la actuación del demandado ha sido solicitada de mala fe, por cuanto que expresamente el art. 54.2 de la Ley de Marcas de 2001 , aplicable en virtud de lo dispuesto en su disposición transitoria segunda (aunque igual régimen se contenía en el anterior art. 50.2 de la Ley de Marcas de 1988 ) prevé la posibilidad de condenar al titular de la marca declarada nula cuando haya actuado de mala fe al pago de una indemnización, lo que sólo puede tener sentido porque la marca registrada de mala fe haya sido utilizada como cobertura para infringir una marca prioritaria u otros derechos de terceros, y así lo ha entendido esta Sala en sus sentencias de 11 de marzo, 12 de junio y 26 de septiembre de 2008 .

Pues bien, la utilización por YACOM de los signos marcarios "Rappelweb" y "Rappelweb.com" una vez que, terminado el contrato suscrito con NOVESNOVAYES, carecía de los derechos de utilización de la imagen de D. Lázaro , " Bigotes ", y una vez que éste dejaba de suministrarle los "trabajos" comprometidos en el anexo 1 del contrato sobre horóscopo, adivinaciones, carta astral, recetas mágicas, etc, ha de considerarse como un acto desleal del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal , puesto que la utilización de ese signo era objetivamente apto para inducir a los consumidores a error sobre la procedencia de los servicios prestados en dicha página web, asociándolos con D. Lázaro cuando éste ya no tenía nada que ver con los servicios prestados en dicha página web y sin que el hecho de tener registradas tales marcas legitime su conducta al tratarse, como se ha dicho, de registros realizados de mala fe.

En cuanto a la pretendida falta de prueba sobre que los usuarios hayan sido inducidos a error por la utilización de signos que incluyen la expresión " Bigotes ", la tipificación que el art. 6 realiza de los actos de confusión no exige la confusión real y efectiva de los consumidores, sino la "idoneidad" para crear confusión, el "riesgo de asociación". Lo que es preciso probar, pues, no es la realidad del error confusorio sino su potencialidad objetiva, la existencia de circunstancias que, objetivamente consideradas, pueden inducir a la confusión o asociación. La utilización del término " Bigotes " en los signos que identifican la página web sobre futurología, astrología, etc de YACOM es suficiente para determinar la aptitud de tales signos para inducir a confusión, incluida la asociación, a los potenciales consumidores.

Por lo expuesto, no procede estimar este motivo del recurso, salvo en la eliminación de la expresión "por engaño" tras la declaración de la conducta de utilización de las marcas con la expresión " Bigotes " como constitutivas de un acto de competencia desleal.

SEXTO.- El último motivo del recurso se refiere a la condena a una indemnización de daños y perjuicios por importe de "la mitad de dicha cantidad" (la mitad de 504.850,15 euros, correspondiente a los pagos mensuales devengados desde septiembre de 2002). Según la recurrente, la sentencia concede dicha indemnización "por los daños y perjuicios ocasionados en la reputación del actor", sin justificaciones adicionales que justifiquen la procedencia y cuantía de dicha indemnización, y en la demanda tampoco se contenían las alegaciones que permitieran combatir a la demandada la procedencia y cuantía de tal indemnización, y en todo caso no podría corresponder al supuesto incumplimiento contractual.

El apelado no ha realizado en su escrito de oposición ninguna alegación para desvirtuar este motivo de apelación.

El motivo del recurso ha de ser estimado. La lectura de la demanda impide a la Sala conocer qué daños y perjuicios se solicita sean indemnizados, en base a qué criterios jurídicos y por qué en la cuantía solicitada.

La única mención (aparte de la contenida en el suplico de la demanda, que es donde se cuantifica la indemnización en "el 50% de la cantidad reclamada en concepto de mensualidades impagadas") que se hace en la demanda a la indemnización lo es en el hecho 13º de la demanda, en el que se afirma: "Que YACOM ha seguido haciendo uso de los servicios prestados por mi mandante, sin cumplir con su obligación de pago establecida. Que dicho incumplimiento tiene su origen en la mala fe de la entidad demandada. Por ello, y en virtud de la conducta adoptada por parte de YACOM, nos vemos obligados a solicitar la resolución del contrato, sin perjuicio del resarcimiento de daños causados a mi representado, así como el abono de todos y cada uno de las mensualidades pendientes de pago (sic). Que YACOM incumplió el contrato vigente entre las partes, no procediendo al pago de los servicios realizados por mi mandante. Pero es que además ha seguido utilizando la información facilitada en beneficio propio, sin remunerar por ello a Don Lázaro , y como se ha reiterado, utilizando la imagen y el nombre de mi representado, durante gran parte del tiempo, y luego sustituyendo su imagen y parte del contenido (manteniendo el nombre) por otros videntes y trabajos de terceras personas que nada tienen que ver con Bigotes , implicando graves perjuicios para mi representado. Por ello, procede la resolución del contrato firmado entre YACOM y Don Lázaro , así como la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados, y el abono de las mensualidades pactadas e impagadas hasta la fecha de resolución judicial del citado contrato, y desde la fecha de impago".

De lo transcrito resulta que el fundamento que la demanda parece atribuir a la indemnización de daños y perjuicios que se solicita es el incumplimiento del contrato de 24 de septiembre de 1999, asociándolo con la solicitud de resolución contractual y pago de las mensualidades que se afirman están pendientes de pago. Pero además de que una solicitud de este tipo exige una mínima determinación de cuáles son los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento contractual y cuáles los criterios utilizados para cuantificar la indemnización que se solicita, todo lo cual falta en la demanda, la legitimación "ad causam" para realizar tal reclamación no correspondería en ningún caso a D. Lázaro sino, como ya se ha razonado en relación a la solicitud de resolución contractual y abono de las mensualidades supuestamente impagadas, a la sociedad NOVESNOVAYES, sin que sea admisible la falta de diferenciación que en la demanda se hace entre la actuación de D. Lázaro en nombre propio y como legal representante de la sociedad NOVESNOVAYES, como si fuera lo mismo una que otra cosa.

Sentado lo cual, y aunque la Sala no comparte las afirmaciones del recurso sobre que no ha existido un acto de competencia desleal y que las marcas anuladas no fueron registradas de mala fe, la petición de indemnización no se anudó en la demanda a tales actuaciones, ni tampoco se hizo referencia alguna a criterios indemnizatorios relacionados con la legislación marcaria o sobre competencia desleal.

La sentencia vincula la indemnización concedida con los daños y perjuicios causados a la reputación del actor, pero no se razona mínimamente cuales han sido tales daños y tales "perjuicios" en la reputación, ni qué criterios se utilizan para cuantificar la indemnización, como no sea la acrítica aceptación de la petición del demandante. Tampoco en la demanda se justificaba mínimamente que la reputación del demandante hubiera resultado perjudicada (por ejemplo, porque los servicios ofrecidos en la página web indebidamente marcada con su signo eran de peor calidad que los ofertados por él, cuestión que por otra parte se presenta como harto problemática en los "servicios" de futurología, astrología, etc) ni se razonaba en modo alguno la cuantificación de la indemnización solicitada.

Por todo lo cual, el motivo de recurso ha de ser estimado, y revocado el pronunciamiento condenatorio al pago de la indemnización.

SÉPTIMO.- La estimación parcial del recurso de apelación determina, en materia de costas, que: 1º) no procede hacer expresa imposición de las derivadas de la primera instancia, al ser la estimación parcial y no haber litigado ninguna de las partes con temeridad, según se establece en el núm. 2 del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; y 2º) no procede efectuar expresa imposición de las derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que prevé que no se condenará en las costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de YACOM INTERNET FACTORY SA actualmente (FRANCE TELECOM ESPAÑA INTERNET SERVICE PROVIDER, S.A.U) contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Madrid ., en el procedimiento núm. 1414/2003 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida en el extremo relativo a los pronunciamientos sobre conceptuación del acto de competencia desleal como de engaño, la resolución del contrato de 24 de septiembre de 1999, la condena al pago de 504.850,15 euros por mensualidades pendientes y al pago de la indemnización de daños y perjuicios, y en su lugar acordamos:

2.1.- Declarar que el uso por la demandada de las marcas anuladas, conteniendo la expresión " Bigotes " es un acto de competencia desleal.

2.2.- Desestimar las solicitudes de que se declare resuelto el contrato de 24 de septiembre de 1999, que se condene a la demandada a pagar al demandante las mensualidades transcurridas desde octubre de 2002, inclusive, y que se condene a la demandada a pagar al demandante una cantidad que ascienda a la mitad del importe de dichas mensualidades como indemnización de daños y perjuicios.

2.3.- Declarar no haber lugar a hacer expresa imposición de las costas de primera instancia.

3.- Confirmamos los demás pronunciamientos de la resolución recurrida.

4.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.