Sentencia Civil Nº 313/2013, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 181/2013 de 12 de Julio de 2013

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 181-C21/13

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 976/11

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 313/13

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a doce de julio de dos mil trece.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios ha visto los autos de Juicio Ordinario número 976/11, sobre infracción de marca comunitaria, marca española, diseño industrial español y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, MONTEXTIL ARTÍCULOS TEXTILES, S.L. (en lo sucesivo, MONTEXTIL), representada por el Procurador Don Juan Teodomiro Navarrete Ruiz, con la dirección del Letrado Don Francisco Alarcón Botella y; como apelada- impugnante, la parte actora, MERY Y CELIM, S.A. y ROBEST, S.L., representadas por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección de la Letrada Doña Elisabet Alier Benages.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos de Juicio Ordinario número 976/11 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha once de diciembre de dos mil doce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles MER Y CELM, S.A. Y ROBEST, S.L. Contra la mercantil MONTEXTIL, S.L. y en consecuencia condeno a MONTEXTIL, S.L. En los siguientes términos:

- A cesar de inmediato, directa o indirectamente, en la fabricación, importación, uso y explotación de una fregona lila como la protegida por los derechos de propiedad industrial de las demandantes y cualquiera confundible con ésta;

- A abonar a las actoras, en concepto de reparación de los daños y perjuicios , la cantidad que se determine en periodo de prueba y/o de ejecución de sentencia, según la opción que realice la demandante entre los beneficios dejados de obtener o los ilícitamente conseguidos por la demandada en los términos y con las bases fijadas en esta sentencia;

- A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, a que se retiren del tráfico económico las fregonas lila objeto del procedimiento y cualquier material publicitario, catálogo u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y diseño, incluida la página web de la demandada;

- A la destrucción, a su costa, de las fregonas lilas objeto del presente procedimiento que estén en su posesión y las que hayan sido retiradas del mercado;

- A la publicación, a su costa, de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en dos revistas del sector.

- A pagar a los actores una indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600 €) por día transcurrido, hasta que se produzca la efectiva cesación;

- A pagar las costas del procedimiento.'

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado del mismo a la adversa quien presentó el escrito de oposición y de impugnación de la Sentencia. De la impugnación se dio traslado a la apelante principal quien presentó un escrito en el que interesaba su desestimación. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 181-C21/13, en el que se señaló la deliberación, votación y fallo para el día nueve de julio, en el que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.-Pretensiones deducidas en la demanda.

MERY Y CELIM, S.L. es titular de la marca comunitaria número 6.895.651, figurativa, solicitada el día 7 de mayo de 2008, reivindicando la antigüedad de la marca española número 2.684.864 del 14 de diciembre de 2005 y el color lila, concedida el día 16 de enero de 2009, para productos de la clase número 21, cuya representación gráfica es la siguiente:
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MERY Y CELIM, S.L. es también titular de la marca española número 2.684.864, gráfica, solicitada el día 14 de mayo de 2005, reivindicando el color lila, concedida el día 29 de mayo de 2006, para productos de la clase número 21, cuya representación gráfica es la siguiente:
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ROBEST, S.L. es titular del diseño industrial español número 502523-01, solicitado el día 12 de diciembre de 2005 y concedido el día 14 de diciembre de 2006, cuyas cinco variantes se reproducen a continuación:
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Ambas demandantes denuncian que MONTEXTIL fabrica y comercializa desde noviembre de 2010 una fregona lila de microfibra denominada LAGIS que actualmente figura en la página web de la demandada con la siguiente presentación
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articulando para su protección de forma acumulada las siguientes acciones: 1.-) una acción de infracción de sus marcas, fundada en los artículos 34.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM) y en el artículo 9.1 del Reglamento núm. 207/2009, del Consejo , de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria (RMC); 2.-) una acción de infracción del diseño industrial español, fundada en los artículos 45 y 47 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) y; 3.-) una acción por la comisión de actos de competencia desleal fundada en los artículos 4 , 6 , 11 y 20 de la Ley de Competencia Desleal .

A tal fin, las actoras interesan frente a MONTEXTIL: 1.-) la declaración de la comisión de conductas constitutivas de competencia desleal; 2.-) la condena a la cesación en la fabricación, importación, uso y explotación de la fregona; 3.-) la condena a abonar las actoras, en concepto de reparación de los daños y perjuicios sufridos, la cantidad que se determine en periodo de prueba y/o de ejecución sobre las bases fijadas en la demanda; 4.-) la condena a retirar del tráfico económico las fregonas lilas objeto del presente procedimiento y cualquier material publicitario, catálogo u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los derechos de propiedad industrial, incluida la página web; 5.-) la condena a la destrucción de las fregonas lilas que estén en su posesión y las que hayan sido retiradas del mercado; 6.-) la condena a la publicación a su costa de la Sentencia que recaiga en el presente procedimiento en dos revistas del sector y en su propia página web en un tiempo no inferior a un mes; 7.-) la condena a pagar una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción; 8.-) la condena al pago de las costas del proceso.

SEGUNDO.- Pronunciamientos de la Sentencia recurrida y pretensiones impugnatorias de las partes.

La Sentencia de instancia, tras acoger la acción de infracción de diseño industrial español y rechazar la acción de infracción de marcas y sin entrar a examinar la comisión de las conductas constitutivas de competencia desleal, estimó sustancialmente las pretensiones de condena deducidas en la demanda.

Frente a la misma se ha alzado la parte demandada a través del cauce de la apelación principal, quien alega: 1.-) infracción de los artículos 10 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; 2.-) infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por falta de exhaustividad y de congruencia; 3.-) error en la valoración de la prueba que permite concluir que no se ha producido la infracción del diseño industrial.

También se han alzado frente a la Sentencia de instancia las actoras mediante la vía de la impugnación al interesar también la estimación de la acción de la infracción de las marcas.

Con carácter principal examinaremos las conductas infractoras imputables a MONTEXTIL pues la demandada interesa la declaración de inexistencia de la infracción del diseño industrial y, por el contrario, la actora interesa la ampliación respecto de la declaración de la infracción de sus marcas.

No procede efectuar ningún pronunciamiento sobre la posible comisión de los ilícitos concurrenciales denunciados en la demanda pues no habiendo entrado la Sentencia de instancia a pronunciarse sobre los mismos, la parte actora se ha aquietado por lo que ha devenido firme en esta alzada.

Por último, examinaremos las dos alegaciones de naturaleza procesal opuestas por la demandada en su recurso de apelación.

Con carácter previo, se rechaza la petición de inadmisión de las fotografías incorporadas al escrito de interposición del recurso de apelación principal que se interesa por las actoras en el primer otrosí de su escrito de oposición al amparo del artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque no son más que las mismas fotografías que ya constan incorporadas al informe pericial acompañado a la contestación pero, en lugar de ser en blanco y negro, ahora son a color.

TERCERO.- La infracción del modelo industrial español número 502523-01.

La Sentencia de instancia declara la existencia de la infracción porque las diferencias que presentan el diseño registrado por ROBEST, S.L. y la fregona fabricada y comercializada por MONTEXTIL son poco relevantes y producen idéntica impresión general.

Los presupuestos de la infracción del diseño industrial español se contienen en el artículo 47 LPJDI al delimitar su ámbito de protección, a saber: 1.-) el usuario informado; 2.-) el grado de libertad del autor; 3.-) producir la fregona de la demandada la misma impresión general que el diseño industrial español registrado por ROBEST, S.L.

En primer lugar, el 'usuario informado' constituye el referente subjetivo de la singularidad del diseño que necesariamente ha de predeterminarse al proceso comparativo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 20 de octubre de 2011 señala, desde un punto de vista negativo, que: 'no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar', y en la misma línea añade que 'tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto.' A continuación, especifica: 'De este modo, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos' y, además destaca: 'De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.'

Si éste es el concepto y cualidades que la jurisprudencia atribuye al usuario informado, habremos de señalar que en nuestro caso reúne esta condición el consumidor adquirente de fregonas que tiene capacidad para diferenciar los distintos modelos existentes en el mercado como, por ejemplo, el encargo de compras de una empresa de limpieza.

En segundo lugar, hemos de definir cuáles son los parámetros que delimitan el ámbito del grado de libertad del autor. Así, la STG de 18 de marzo de 2010 señala que: 'A este respecto, debe señalarse que el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.'

De otro lado, resulta muy ilustrativa la referencia que al grado de libertad del auto se contiene en el apartado IV de la Exposición de Motivos de la LPJDI donde se dice: 'Por otra parte, la referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época. La preocupación por garantizar una protección efectiva pero sin bloquear la creación independiente de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración de la norma comunitaria que ha inspirado la presente regulación.'

En nuestro caso, el grado de libertad del autor está muy limitado porque si examinamos las fregonas aportadas con la documentación de la demanda todas ellas se caracterizan por estar compuestas por dos elementos: de un lado, el cuerpo formado por hilos bien de algodón, bien de microfibra o por tiras de fibra y; de otro lado, el casquillo situado en la parte superior del cuerpo que sirve para sujetar los hilos y como base para anclar el palo o mango que facilitará el uso de la fregona.

Si el cuerpo formado por hilos está generalizado desde que fue inventada la fregona y viene determinado por su función técnica al tener por finalidad absorber el agua del cubo para extenderla después sobre la superficie a limpiar, este elemento no puede contribuir a producir la misma impresión general porque es un elemento común a todas las fregonas.

El casquillo sí que presenta diferencias a la vista del reportaje fotográfico aportado con el informe pericial de la demandada porque el casquillo correspondiente a la fregona de la actora tiene forma de tubo cilíndrico cortado hacia la zona del cuerpo y con encaje hexagonal en la parte opuesta para recibir el mango; por el contrario, el casquillo de la fregona fabricada y comercializada por la demandada tiene forma de casquete hacia la zona del cuerpo y un encaje cilíndrico con rosca universal hembra en la parte opuesta para recibir el mango y además presenta dos alojamientos cilíndricos exteriores, diametralmente opuestos que reciben las puntas de las grapas de sujeción del cuerpo.

La consecuencia que el ámbito de libertad del autor provoca sobre la apreciación de la diferencia en la impresión general entre el modelo registrado y la forma incorporada al producto infractor viene definida en la STG de 13 de noviembre de 2012: 'En consecuencia, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados. Por lo tanto, cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados. De este modo, un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos comparados entre los que no existan diferencias significativas causan la misma impresión general en los usuarios informados (sentencia Motor de combustión interna, citada en el apartado 44 anterior, apartado 33).'

Al haber concluido que en nuestro caso se limitaba el grado de libertad del autor al estar condicionado por los elementos comunes característicos de la generalidad de las fregonas, cualquier diferencia como es la forma del casquillo que existe entre los modelos comparados producirá una impresión general distinta perceptible por el usuario informado antes identificado.

El hecho de que el color (lila o violeta) sea similar en ambos objetos de comparación no es determinante desde el punto de vista de protección de los diseños porque en la documentación aportada consta la oferta de fregonas con distintos colores (amarillos, blancos, azules, cuadros, etc) y porque al usuario informado ya definido le resultan más relevantes las diferencias notables observadas en el casquillo.

En conclusión, acogemos el recurso de apelación de MONTEXTIL en este particular al desestimar la acción de infracción del diseño industrial español número 502523-01.

CUARTO.- La infracción de la marca comunitaria número 6.895.651 y la marca española número 2.684.864.

La Sentencia de instancia excluye la infracción por riesgo de confusión de ambas marcas porque se trata de una marca gráfica bidimensional y, no tridimensional, de tal manera que el objeto de protección es la fotografía 'de una fregona lila abierta como forma de identificación del producto y del origen empresarial pero que en modo alguno es el propio producto con determinadas formas y colores el que queda protegido por los derechos exclusivos del signo.'

En la impugnación deducida por las actoras se rechaza este planteamiento al considerar que la marca refleja el producto con su principal rasgo característico que es su color lila lo que le ha dado su carácter distintivo respecto de sus productos competidores.

En primer lugar, hemos de señalar que tanto el artículo 4.2.d) LM como el artículo 4 RMC relacionan la 'forma del producto' como uno de los signos susceptibles de ser considerados marcas.

Los apartados 4 y 5 del artículo 4 del Reglamento para la ejecución de la LM señala, a los efectos de la reproducción de la marca: ' 4. Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 2. Si la reproducción no mostrara suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción escrita de la misma.

5. Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hará mención de ello en la solicitud y se indicarán los colores que figuren en la marca. La reproducción prevista en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca.'

En muy parecidos términos se refieren los apartados 4 y 5 de la regla 3 del Reglamento por el que se establecen normas de ejecución del RMC.

Hemos de partir, pues, de la posibilidad de que el objeto del registro sea la misma forma del producto y que su forma de reproducción consista en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional.

En segundo lugar, no existe obstáculo alguno para que un signo constituido exclusivamente por la forma del producto pueda constituir una marca española o comunitaria siempre que se cumplan con los requisitos de la distintividad y de la representación gráfica y, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los criterios de valoración del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma misma del producto no son distintos de los que se aplican a otras categorías de marcas ( STJUE de 8 de abril de 2003 en los asuntos acumulados C-53/01 , C-54/01 y C-55/01 Linde AG, Winward Industries Inc.y Rado Uhren AG contra Deutsches Patent ('LINDE') Rec 2003p.I-3161).

La primera de las cuestiones planteadas se centró en si para apreciar el carácter distintivo, en el sentido del artículo 3.1.b) de la Directiva, de una marca tridimensional constituida por la forma del producto, debía aplicarse un criterio más estricto que el que se utiliza para otros tipos de marca.

La apreciación del Tribunal que de manera sintética se desprende de los epígrafes 37 a 49 de la Sentencia es la siguiente: Los signos tridimensionales pueden, en principio, constituir una marca a condición de que cumplan los requisitos de la representación gráfica y siempre que estos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se haya solicitado su registro, y por otro, debe tenerse en cuenta la percepción de los interesados, que son los consumidores de esa categoría de productos o servicios, y que se presume que es un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales no son distintos de los aplicables a otras clases de marcas, si bien se ha de tener en cuenta las prohibiciones establecidas en el artículo 3.1.e) de la Directiva que enumera las causas específicas de denegación de estos signos.

Sin embargo no es menos cierto que el carácter distintivo de una marca constituida por la forma de un producto puede resultar más difícil de acreditar que el de una marca denominativa o figurativa y que la distintividad puede obtenerse debido al uso que se haga de ellas y ser registradas como marcas sobre la base del artículo 3, apartado 3 de la Directiva conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 18 de junio de 2002 , Philips,Convenio Colectivo de Empresa de MIGUEL A. PEREZ GONZALEZ/99, Rec.p. I- 5475, en los apartados 31, 35, 63 y 73. No deben aplicarse criterios más severos a las marcas de forma de los productos que los que se aplican a las otras modalidades de marcas.

En conclusión, ningún obstáculo existe para que la marca consista en la forma del producto con un color determinado siempre y cuando esta forma y color les dote de distintividad al informar de su origen empresarial respecto de productos idénticos o similares de sus competidores.

En tercer lugar, los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión ( artículos 9.1.b RMC y 34.2.b LM ) vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, han de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.'

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores pero sin olvidar que el objeto de protección de la acción de infracción son las marcas tal y como figuran registradas sin que podamos utilizar elementos extrarregistrales como el concreto uso que se hace en el mercado.

1.-) De un lado, hemos de comparar los signosidentificados en los registros de la marca comunitaria y nacional de MERY Y CELIM, S.L., más arriba reproducidos, con la fregona fabricada y comercializada por MONTEXTIL.

En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. El público destinatario de los productos de la actora y de la demandada son idénticos, esto es, el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) pues no estamos en presencia de productos de consumo excepcional que exijan al consumidor una muy especial atención en el momento de su adquisición.

En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual:

El plano fonético o literario en una marca caracterizada por la forma del producto y por un color determinado carece de relevancia pues el elemento denominativo está completamente ausente.

El plano gráfico o visual en nuestro caso reviste una excepcional importancia y, así se comprueba que la marca de la actora se caracteriza por el recambio de una fregona cuyo cuerpo está formado por hilos de microfibra de color lila y por un casquillo de plástico de color lila más intenso. Iguales características formales y cromáticas presenta el recambio de MONTEXTIL.

Podría pensarse que las diferencias que presentan el elemento del casquillo y que hemos destacado al examinar la infracción del diseño industrial español los harían distintos. Sin embargo, el consumidor medio (no, el usuario informado) normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, por lo que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. En nuestro caso, el consumidor medio destacará más la similitud cromática de los dos elementos que componen el recambio que las diferencias que presenta el sistema de sujeción del casquillo porque es la imagen del conjunto la que viene a retener en su memoria.

Desde el punto de vista conceptual, la idea que pretende destacar la marca de la actora es la especialidad cromática del recambio de fregona caracterizada por el uso del color lila como elemento distintivo respecto de sus competidores.

2.-) La comparación de los productosnos permite concluir que estamos en presencia de productos idénticos al referirse a recambios de fregona en ambos casos.

3.-) Debe valorarse también el elemento de la distintividadde la marca de la actora. Desde el punto de vista intrínseco, la utilización del color lila del recambio de la fregona es un elemento característico que no lo exige ni lo sugiere el producto y era completamente novedoso en el mercado al tiempo de su lanzamiento, por lo que puede atribuírsele un elevado el grado de distintividad. Además, esta distintividad también se infiere del elevado grado de conocimiento por parte del público en general habida cuenta de su volumen de ventas (documentos números 21 a 23 de la demanda), de la duración de su uso (más de siete años), de la intensidad y alcance geográfico de su uso (documentos números 24 a 35 de la demanda) y de su notoriedad según el certificado expedido por la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona en fecha 29 de febrero de 2012 donde se declara que 'la marca 'FREGONA LILA MARCA MERY' goza de notoriedad dentro del sector del mantenimiento y el funcionamiento del hogar.' Significa, pues, que a mayor distintividad de la marca de la actora mayor es el riesgo de confusión.

En conclusión, ha de estimarse la acción de infracción de las marcas nacional y comunitaria de MERY Y CELIM, S.L. lo que equivale a la estimación de la impugnación deducida.

Los efectos que se refieren en la Sentencia de instancia como consecuencia de la infracción del diseño nacional han de mantenerse pues son prácticamente coincidentes con los enumerados en el artículo 41 LM tanto para las marcas nacionales como para las marcas comunitarias en virtud de la remisión contenida en los artículos 14, 101 y 102 RMC, los cuales no han sido objeto de especial impugnación por ninguna de las partes.

QUINTO.- Las alegaciones de naturaleza procesal del recurso de apelación principal deducido por la demandada MONTEXTIL.

En primer lugar, denuncia la apelante que la Sentencia de instancia no se ha apercibido de que las dos mercantiles actoras no son titulares de todos los derechos de propiedad industrial invocados en la demanda pues MERY Y CELIM, S.L. es la única titular de las marcas española y comunitaria y ROBEST, S.L. es la única titular del diseño industrial español lo que, necesariamente, ha de repercutir en la estimación o desestimación de las acciones deducidas por cada una de ellas así como en el pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia.

Se acoge el recurso de apelación en este particular porque la Sentencia de instancia declara que estima la demanda interpuesta por ambas mercantiles sin apercibirse de que cada una de las dos mercantiles actoras es titular de unos concretos derechos de propiedad industrial. Al acoger únicamente la acción de infracción del diseño industrial español y al rechazar la acción de infracción de las marcas debió estimar la demanda interpuesta por ROBEST, S.L. y desestimar la demanda interpuesta por MERY Y CELIM, S.L. Ahora bien, como consecuencia de la presente Sentencia lo procedente, al acoger únicamente la acción de infracción de las marcas, es la estimación de la demanda interpuesto por MERY Y CELIM, S.L. y la desestimación de la demanda interpuesta por ROBEST, S.L., dejando para más adelante la repercusión de este pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia.

En segundo lugar, denuncia la apelante principal la falta de exhaustividad y de congruencia de la Sentencia recurrida porque en la súplica de la demanda solo se interesa la declaración de actos de competencia desleal y, sin embargo, tras excluir el examen de los ilícitos concurrenciales, la Sentencia condena por la infracción de diseño industrial, situación que se seguiría manteniendo tras la presente resolución que solo estima la acción de infracción de marcas.

Se rechaza esta alegación porque: i) de la propia fundamentación jurídica de la demanda se desprende con suficiente claridad que el fundamento jurídico de su pretensión es la infracción de las marcas española y comunitaria, la infracción del diseño industrial español y la comisión de ilícitos concurrenciales; ii) si en la súplica de la demanda se incluye únicamente la pretensión declarativa de la comisión de actos de competencia desleal obedece a una interpretación muy literal de los artículos 41 LM, 53 LPJDI y 32.1.1 LCD pues en las dos primeros preceptos no se incluye la acción declarativa de la infracción bien sea de la marca bien sea del diseño industrial español mientras que sí lo hace la LCD al referirse a la acción declarativa de la deslealtad; iii) en las restantes peticiones de condena contenidas en la súplica de la demanda se hace referencia constante a la infracción bien de las marcas bien del diseño; iv) las referencias que en el Fallo se contienen a la violación indistinta de la marca y del diseño deberán rectificarse en el sentido de referirse únicamente a la infracción de la marca.

SEXTO.- Las costas causadas en la instancia.

Al estimarse sustancialmente la demanda interpuesta por MERY Y CELIM, S.L. procede imponer a la demandada las costas causadas en la instancia a aquélla de conformidad con el criterio objetivo del vencimiento previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

A pesar de la desestimación de la acción de infracción del diseño industrial español deducida únicamente por la demandante ROBEST, S.L. no procede imponer a ésta las costas causadas en la instancia a la demandada porque se aprecian serias dudas de hecho y de Derecho al haber dado mayor importancia para la desestimación de aquella acción a las diferencias que presentan los casquillos objeto de comparación que a la identidad cromática.

SÉPTIMO.- Las costas causadas en esta alzada.

Al haber estimado en parte el recurso de apelación principal y al haber estimado la impugnación no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada según dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

OCTAVO.- Destino de los depósitos constituidos para la interposición del recurso de apelación principal y de la impugnación.

Se acuerda la devolución de los respectivos depósitos constituidos por ambas partes al haberse acogido en todo o en parte las pretensiones impugnatorias según indica la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS:Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por MONTEXTIL ARTÍCULOS TEXTILES, S.L. y con estimación de la impugnación deducida por MERY Y CELIM, S.L. y ROBEST, S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 2 de fecha once de diciembre de dos mil doce, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOSla mencionada resolución y en su lugar,

1.-) que estimando sustancialmente la demanda promovida por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de MERY Y CELIM, S.L., contra MONTEXTIL ARTÍCULOS TEXTILES, S.L.,

a) debemos declarar y declaramos la infracción de las marcas española número 6.895.651 y comunitaria número 2.684.864 como consecuencia de la fabricación y comercialización por MONTEXTIL ARTÍCULOS TEXTILES, S.L. de la fregona controvertida;

b) debemos condenar y condenamos a MONTEXTIL ARTÍCULOS INDUSTRIALES, S.L. a:

i) cesar de inmediato, directa o indirectamente, en la fabricación, importación, uso y explotación de una fregona lila como la protegida por las marcas de las actoras;

ii) abonar a MERY Y CELIM, S.L., en concepto de reparación de daños y perjuicios, la cantidad que se determine en ejecución de Sentencia con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurídico quinto de la Sentencia de instancia;

iii) adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, a que se retiren del tráfico económico las fregonas lila objeto del procedimiento y cualquier material publicitario, catálogos u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca, incluida la página web de la demandada;

iv) la destrucción, a su costa, de las fregonas lila objeto de este procedimiento que estén en su posesión y las que hayan sido retiradas del mercado;

v) la publicación, a su costa, de la presente Sentencia en dos revistas del sector;

vi) pagar a MERY Y CELIM, S.L. una indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600,00.- €) por día transcurrido hasta que se produzca la efectiva cesación;

vii) pagar las costas causadas en la instancia a MERY Y CELIM, S.L.

2.-) que desestimando la demanda promovida por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de ROBEST, S.L., contra MONTEXTIL ARTÍCULOS TEXTILES, S.L., fundada en la infracción del diseño industrial español número 502523-01 debemos de absolver y absolvemos a ésta de todas las pretensiones deducidas en su contra, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes sobre las costas causadas en la instancia;

3.-) no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada;

4.-) se devolverán a todas las partes los depósitos constituidos para la interposición del recurso de apelación y para la impugnación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales compuestos de un tomo y un archivador que contiene los documentos números 5 y 38 de la demanda consistentes en dos fregonas, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-