Sentencia CIVIL Nº 315/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1589/2018 de 13 de Marzo de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001589/2018
K
SENTENCIA NÚM.: 315/19
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
PURIFICACION MARTORELL ZULUETA
LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
En Valencia, a 13-03-2019.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el
Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON, el presente rollo de apelación número
001589/2018, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000760/2015, promovidos ante el JUZGADO
DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a GANDIA BLASCO SA,
representado por el Procurador de los Tribunales don/ña RICARDO MANUEL MARTIN PEREZ, y de otra,
como apelado a RAMON ESTEVE ESTUDIO DE AQUITECTURA SL, representado por el Procurador de los
Tribunales don/ña MARIA JOSE CERVERA GARCIA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por
GANDIA BLASCO SA.

Antecedentes

PRIMERO .-La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 19-02-2018 , contiene el siguiente FALLO: 'Que estimando como estimo parcialmente la demanda inicial promovida por el Procurador Sra. Cervera Garcia en la representacion que ostenta de su mandante RAMON ESTEVE ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. contra la entidad mercantil GANDIA BLASCO S.A., se adoptan los siguientes acuerdos: 1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la actividad de la demandada consistente en la produccion y comercializacion de la tumbona 'Saler' y 'Atlantic', y de todos sus complementos, es constitutiva de competencia desleal, respecto a las disenadas por la actora 'Na Xenema' y 'Cool'.

2.- Se declara ajustada a Derecho la resolucion contractual operada el 22 de diciembre de 2014 por la actora, por causa de incumplimiento imputable de la parte demandada.

3.- En su virtud, se condena a la demandada a estar y pasar por tales anteriores declaraciones y en particular a: a) Cesar en la fabricacion y comercializacion de los modelos disenados por la actora y de aquellos que constituyen competencia desleal (Saler y Atlantic) y a destruir a su costa todos los que tenga en stock.

b) A la publicacion a su costa de la presente sentencia, en extracto, en dos diarios de gran tirada de ambito nacional.

c) Al pago de la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS (46.722.- euros), mas los intereses legales de la misma desde la fecha de esta sentencia y hasta el completo pago.

3.-Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales.'

SEGUNDO .-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por GANDIA BLASCO SA, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. -Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- Planteamiento Por la representación procesal de Gandía Blasco, S.A. se interpone recurso de apelación contra la Sentencia de 19 de febrero de 2018 del Juzgado Mercantil núm. 1 de Valencia por la que se estima parcialmente la demanda promovida por Ramón Esteve Estudio de Arquitectura, S.L. contra la parte recurrente (en ejercicio de la acción de actos de competencia desleal al amparo de los arts. 6 , 11 y 12 LCD y resolución de contrato).

La sentencia estima parcialmente la demanda sin imposición de costas y resuelve cada una de las acciones planteadas por la parte actora.

Comienza resolviendo la petición consistente en que se declare ajustada a derecho la resolución contractual llevada a cabo el 22 de diciembre de 2014, cuyo fundamento es el incumplimiento de la parte demandada. Considera acreditado que la resolución se instó por conducto fehaciente ex art. 1124 CC cumpliendo todos los requisitos previstos en dicho precepto porque ha habido incumplimiento radical de la parte demandada. Cifra dicho incumplimiento en la desatención de la obligación dineraria en los plazos establecidos y la falta de respeto a los pactos alcanzados en el acuerdo extrajudicial de 2 de julio de 2010, así como el lanzamiento de una nueva colección que coincide con la colección Saler pero que tiene distinto nombre.

Desestima la petición de declaración de nulidad de la cláusula de retribución del contrato de 1 de julio de 2007.

Respecto la acción de competencia desleal, aprecia cometida la conducta vulneradora con base en la cláusula general del art. 5 LCD . Razona que la colección Atlantic es la misma colección Saler con otro nombre y que se hizo para su ulterior desarrollo sin tener que abonar los royalties a la actora, comportamiento que mantuvo hasta la intimación que recibió de la actora el 24 de junio de 2013.

Por todo lo expuesto estima la demanda y condena al pago de la indemnización (30.522 euros derivados del acuerdo extrajudicial de 2 de julio de 2010, 15.118 euros por los royalties debidos del modelo Saler y 1.082 euros de los royalties debido por el modelo Atlantic) y a la publicación de la sentencia.

Contra dicha sentencia se alza la representación procesal de la parte demandada invocando múltiples motivos: Error más que relevante de la sentencia por la declaración que la producción y comercialización de la colección de muebles 'Saler' es constitutiva de competencia desleal. En el acto de conclusiones, en el juicio ordinario, la parte actora renunció a dicha pretensión. Interpretación del acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010. Incongruencia extrapetita de la sentencia.

Impugnación de la declaración que la producción y comercialización de la colección de muebles 'Atlantic' es constitutiva de competencia desleal respecto de las diseñadas por la actora. Niega que cambiara el nombre de Saler por Atlantic porque son exactamente los mismos muebles con los mismos tamaños y formas y la misma estructura; es falso que dejara de abonar los royalties por la fabricación de los muebles Atlantic; no se concreta el precepto de la Ley de Competencia Desleal que integraría el supuesto ilícito. No existe pronunciamiento judicial ni extrajudicial anterior que declarara infracción contractual ni competencial por la fabricación de los muebles Saler porque el juicio ordinario de 2009 concluyó por el acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010. En dicho acuerdo no se cuestionó la autoría y pertenencia de los muebles Saler a Gandía Blasco porque es una creación propia. La actora tuvo conocimiento de la fabricación de Atlantic porque la propia Gandía Blasco se lo refirió verbalmente y por escrito el 13 de enero de 2015. Cuando se recibió el requerimiento resolutorio de 22 de diciembre de 2014 hacía un año que ya no se fabricaba la colección Atlantic.

La demandada le ha informado de las ventas de dicha colección y ha abonado los royalties. Inconcreción de los actos de competencia desleal y en ningún caso se produce dicha infracción por la comercialización de muebles Saler bajo la denominación de muebles Atlantic. No se le puede condenar a cesar en la fabricación y comercialización de una colección que ya no fabrica ni comercializa.

Niega que en el acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010 se reconociera que Saler era un plagio de la colección Na Xemena del actor y tampoco Atlantic es una copia de la colección Cool del actor. No se deben comparar únicamente las tumbonas porque las colecciones se componen de muchos muebles. Las características de las tumbonas se reproducen en otras muchas y no se ha demandado a otras empresas.

Niega que el modelo Atlantic genere confusión ni riesgo de asociación ex art. 6 LCD , que suponga una imitación desleal ex art. 11 LCD y tampoco supondría una explotación de reputación ajena ex art. 12 LCD .

Valoración probatoria de la colección Atlantic en el acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010. La creación de esta colección no vulnera dicho acuerdo porque es idéntica a la colección Saler y ambas están embebidas en dicho acuerdo, que no le prohibía cambiar la denominación ni el material de las tablillas. A ello añade que desde el principio abonó los oportunos royalties por dicha creación de acuerdo con dicho acuerdo transaccional.

Impugnación de la declaración de resolución del contrato de 22 de diciembre de 2014. La sentencia considera ajustada a derecho la resolución porque el demandado no atendió los plazos de la obligación dineraria, pero no concreta cuáles cuando ha abonado periódicamente los royalties y la deuda de 75.000 euros pactada en el acuerdo de 2 de julio de 2010 no estuvo enumerada como causa resolutoria en dicho requerimiento. Considera que el impago de los royalties reclamados (30.522 euros) se debió a un cambio en la persona encargada de las liquidaciones sin intención incumplidora y se ha allanado a dicha cantidad. En todo caso, el impago de los 75.000 euros nunca fue reclamado y hubo pagos posteriores que bien podría haber imputado a dicha deuda. Niega que actuara con mala fe en la cuantificación de los royalties, pues el propio perito de la parte actora reconoció que los precios de venta son ciertos y correctos.

Niega que se incumpliera la obligación de permitir la revisión de la documentación y la resistencia a entregarla a la actora para poder comprobar la veracidad de los royalties abonados.

Por todo ello solicita la estimación del recurso y la desestimación de los pronunciamientos condenatorios de la sentencia, salvo los que ha habido allanamiento.

La representación de Ramón Esteve Estudio de Arquitectura S.L. se opuso al recurso de apelación por las razones que constan en el escrito unido a las actuaciones (folio 302 tomo II y los sucesivos).

La competencia desleal, en virtud de los arts. 6 , 11 y 12 LCD , deriva de la producción y comercialización de la colección Atlantic, como consta en la notificación resolutoria de 22 de diciembre de 2014, pues suponía la vulneración del acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010. Si Saler y Atlantic fueran la misma colección no se habría buscado distinta denominación, en los catálogos no tendrían distintos apartados y referencias, no tienen las mismas dimensiones (distinto metraje del respaldo) ni los mismos materiales (introducción del material nowood ) y nunca se habría presentado y promocionado como una colección nueva. Se trata de un plagio de los diseños Na Xemena y Cool, objeto de contrato en 2007 y de acuerdo transaccional el 2 de julio de 2010.

A continuación expone la interpretación del acuerdo transaccional: reconocimiento que la colección Saler era un plagio de la colección Na Xemena, asunción de obligaciones publicitarias y pecuniarias y el pago de royalties de 75.000 euros durante tres años; aplicación exclusiva a la colección Saler sin extensión a ninguna otra. No hubo notificación sobre la creación de la nueva colección Atlantic y mediante burofax de 24 de junio de 2013 le requirió el cese inmediato de tal actividad y el incumplimiento detectado, sin obtener respuesta.

La condena de cese de producción y comercialización de la colección Saler le alcanza porque, aunque su comercialización no fuera causa de resolución, una vez resueltos el contrato y el acuerdo transaccional le afecta tal resolución.

La resolución fue ajustada a derecho porque se había impagado el royalty mínimo asegurado de 75.000 en dos de los tres ejercicios acordados en el acuerdo transaccional y ello no es un mero cumplimiento defectuoso y no se ha dado explicación alguna; así como que se le impidió ejercer los derechos de supervisión y control reconocidos en el acuerdo transaccional, como acredita con los documentos aportados, e incluso el perito judicial necesitó auxilio judicial para llevar a cabo su informe. Todas las justificaciones llevadas a cabo en la contestación son extemporáneas porque nunca se contestó el requerimiento extrajudicial de resolución contractual e incluso se han allanado a abonar parte de las cantidades reclamadas.

Por todo ello solicita la desestimación del recurso con imposición de costas a la parte recurrente

SEGUNDO .- Delimitación de los hechos probados en este procedimiento.

1.- La parte actora, Ramón Esteve Estudio de Arquitectura, S.L. y la parte demandada, Gandía Blasco, S.A. tienen relaciones desde el 20 de enero de 1997, en que firmaron un contrato de arrendamiento de servicios profesionales por el que Gandía Blasco encomendaba entonces a Pio , persona física, en su condición de 'diseñador', la elaboración de una colección para mobiliario y textiles. Dicho contrato tenía un plazo de 10 años de duración (cláusula quinta).

En fecha 1 de julio de 2007 las dos sociedades firmaron un contrato de encargo de diseño y cesión de derechos de explotación para una colección de productos de mobiliario y textil. Dicho contrato tenía una duración indefinida.

En el cumplimiento de dicho contrato surgieron discrepancias por el lanzamiento de la colección Saler y la parte actora interpuso demanda que dio lugar al juicio ordinario 1132/2009 tramitado ante el Juzgado Mercantil núm. 1 de Valencia. Dicho procedimiento concluyó con un acuerdo transaccional de las partes firmado el 2 de julio de 2010, que fijó el nuevo marco contractual de sus relaciones.

En un momento posterior, la empresa demandada lanzó una nueva colección de mobiliario de exterior, denominada Atlantic, de líneas muy similares a las tumbonas Saler, Na Xemena y Cool. La tumbona Atlantic está fabricada con un material novedoso, nowood , que no usa la tumbona Saler y sus dimensiones son distintas, de forma que la tumbona Atlantic resulta más grande.

Ante estos hechos, la parte actora dirigió un burofax a la empresa demandada en fecha 24 de junio de 2013 denunciando el incumplimiento del acuerdo transaccional por la fabricación y comercialización de la nueva colección Atlantic e instándole a ponerse en contacto para el pago de los oportunos royalties.

Ha sido un hecho acreditado que la empresa demandada abonó royalties por las ventas de Atlantic.

No estando conforme con los royalties abonados por la empresa demandada, la parte actora dirigió requerimiento reclamando la verificación de las ventas por experto contable y solicitando determinada documentación en concreto en fecha 17 de octubre de 2013 (doc. 11 de la demanda, folio 218 y ss.).

Posteriormente dichas reclamaciones se efectuaron vía mail, como consta en la documentación adjunta al informe pericial aportada como doc. 13 de la demanda, así como en los docs. 12 y 14 a 17 de la demanda. Se dirigió nuevo burofax en fecha 5 de marzo de 2014 (doc. 18 de la demanda, folios 285 y ss.).La parte actora consideró incumplidos dichos requerimientos en fecha 12 de junio de 2014 (doc. 20 de la demanda). La relación contractual de las partes fue empeorando, considerando uno que no se le entregaba toda la información y documentación necesaria para ejercer su facultad de control y supervisión, y considerando otra que a través de la empresa Vondom la parte actora incurría en competencia desleal.

Finalmente la parte actora en fecha 22 de diciembre de 2014 dirigió requerimiento de resolución extrajudicial del contrato de 1 de julio de 2007 y posterior acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010 (doc.

27 de la demanda, folios 337 y ss.). Se denuncian los siguientes incumplimientos: ' Haberproducido de manera reiterada mobiliario que de forma clara bebía de los diseños de mi representada, en claro perjuicio de la misma, tal y como ocurrió en su día con la colección Saler, y tras el Acuerdo Transaccional de 2/07/2010, de nuevo ha vuelto a ocurrir, con la colección Atlantic .' ' Las liquidaciones practicadas por su parte han sido manipuladas o alteradas en beneficio de Gandía Blasco, S.A. ' ' Ocultar y no facilitar información de carácter técnico y especialmente contable relativa a la producción y comercialización de los productos objeto el diseño, necesaria para verificar las liquidaciones, situación que considera comienza el 24 de diciembre de 2013 '.

Dicho burofax tuvo contestación por otro burofax de fecha 13 de enero de 2015 (doc. 29 de la demanda, folios 345 y ss.), negando los incumplimientos imputados. A su vez fue contestado por la parte actora por burofax de fecha 21 de enero de 2015 (doc. 30 de la demanda, folios 349 y ss.), a su vez contestado por burofaxes de 28 de enero de 2015 (doc. 31 de la demanda, folios 353 y ss.) y de 17 de febrero de 2015 (doc.

32 de la demanda, folios 366 y ss.).

2.- De este íter cronológico resultan tres hechos determinantes.

En primer lugar, al tiempo de producirse los hechos que dan lugar a la interposición de la presente demanda (entre 2 de julio de 2010 y 22 de diciembre de 2014) las relaciones jurídicas entre las partes estaban reguladas por contratos, libremente consentidos y firmados por ambas, el 1 de julio de 2007 (doc. 2 de la demanda) y el 2 de julio de 2010 (doc. 7 de la demanda). Ello excluye cualquier infracción constitutiva de competencia desleal.

Es decir, si hubo un comportamiento de la parte demandada que vulnerara los contratos vigentes entre las partes (1 de julio de 2007 y 2 de julio de 2010) no puede ser constitutivo, además, de competencia desleal.

De hecho, observamos que el primer motivo por el que se insta la resolución contractual en el burofax de 22 de diciembre de 2014, reproducido su contenido en los párrafos superiores, es por la producción y comercialización de la tumbona Atlantic. Pues bien, dicha conducta no puede ser, a la vez, constitutiva de incumplimiento contractual y competencia desleal. Y, existiendo relaciones contractuales entre las partes, queda excluida la infracción de competencia desleal.

Igualmente, en el propio informe pericial aportado por la parte actora como doc. 4 uno de los objetos de la pericia es determinar las ' consecuencias de la ruptura por resolución contractual entre Ramón Esteve Estudio de Arquitectura SLP y Gandía Blasco, S.A. en la futura comercialización de las colecciones diseñadas por Pio ' (folio 95).

Ello supone la estimación parcial del recurso de apelación, pues en este argumento no compartimos los razonamientos del juez a quo.

3.- La documentación aportada acredita que, más allá de las declaraciones de las partes o de los testigos, la tumbona Atlantic -único objeto de la demanda- no es idéntica a la tumbona Saler. Así, en los docs.

21, 22 (folio 319) y 25 (folio 326) de la demanda la parte demandada reconoce que abona royalties por ambas tumbonas, que coexisten en el mercado en el año 2012, que coexisten en sus catálogos -también aportados al procedimiento (doc. 16 de la contestación, catálogo de 2012- con distinta referencia y publicitados como tumbonas distintas.

Puede ser que internamente para la empresa demandada, para su director general, los representantes, los comerciales, etc. de la demandada, las tumbonas Saler y Atlantic fueron lo mismo, pero no se publicitó con tal carácter. Son dos colecciones distintas que, en sus catálogos, tienen distinta referencia. No existe dato alguno que permita inferir, de la publicidad de la empresa demandada, que Saler y Atlantic tienen relación alguna, como tampoco Na Xemena o Cool. Fue una colección nueva con su propia sustantividad.

Y, de hecho, de forma objetiva, no podemos compartir que estamos ante dos tumbonas idénticas, exactamente iguales, cuando tienen distinto material y distintas dimensiones. Dos objetos son idénticos cuando todas sus características son iguales; pero si el material de fabricación es distinto y, precisamente, esta característica se anuncia como hecho singular, dicha afirmación decae. Y esta es precisamente la conclusión que se obtiene, entre otras, del informe pericial de la parte actora (doc. 8 de la demanda, folios 203 y 207).

La parte demandada no ha aportado ningún medio de prueba que acredite que son exactamente lo mismo, pues tienen distintos materiales de fabricación y distintas dimensiones, y no se publicitaron como una evolución o una continuación de la colección Saler. Es más, se ha acreditado que en la publicidad la colección Atlantic se lanzó como algo novedoso principalmente por el material empleado nowood, y en ningún medio se expresó que tuviera si quiera relación con la tumbona Saler. Cosa distinta es que dicho modelo de tumbona no tuviera éxito en el mercado y la empresa decidiera no continuar su fabricación y comercialización, continuando únicamente con la colección Saler ( en el catálogo de 2014, doc. 17 bis de la contestación ya no aparece la colección Atlantic).

La parte demandada consideró innovador el empleo del material nowood y para ello lanzó la primera colección que lo utilizaba, Atlantic, como algo distinto y novedoso. No puede pretender, en el procedimiento, desdecirse de lo anterior y presentar la colección Atlantic y Saler como mobiliario idéntico.

Por otro lado, la parte ha aludido a razones comerciales y empresariales en el cambio de denominación.

Ni se han expuesto y acreditado cuáles serían esas razones (descenso de ventas, problemas de imagen, transición hacia el nuevo material, etc.) ni existe tal cambio de denominación cuando ambas tumbonas coexisten en el mismo catálogo. Y más aún cuando Atlantic ha dejado de comercializarse y Saler continúa en el mercado.

Por último, la parte demandada ha manifestado que dejaron de producir dicho modelo un año antes del requerimiento dirigido por la parte actora en fecha 24 de junio de 2013. Si bien la parte actora no ha aportado prueba que desvirtúe esta afirmación, lo cierto es que en el catálogo de 2012 aparece la colección y en el catálogo de 2014 no, por lo que damos por acreditado que dejaron de comercializarse en 2013.

4.- En el presente procedimiento la parte actora no ha acreditado ser titular de ningún derecho de propiedad intelectual que le confiera derechos de exclusiva sobre las tumbonas controvertidas.

No nos encontramos ante un problema de titularidades de diseños industriales ni ante infracciones de los derechos del titular de tales diseños.

Insistimos, pues, que estamos en sede de relaciones contractuales y sus eventuales incumplimientos y resoluciones extrajudiciales.

5.- En el recurso, como primer motivo, se dice que la sentencia incurre en incongruencia porque condena también por la fabricación y comercialización de la tumbona Saler, cuando en el trámite de conclusiones la parte actora dejó claro que había sido un error y que el objeto del procedimiento se refiere a la tumbona Atlantic.

Si bien la parte debió denunciar este error material a través del cauce del art. 215 LEC , lo cierto es que el único objeto del procedimiento ha sido la fabricación y comercialización de la tumbona Atlantic y que dicha conducta supone infracción del acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010.

Ello supone la estimación de este motivo, que es un mero error material, pues ningún pronunciamiento condenatorio ha determinado.



TERCERO.- Objeto del proceso: resolución extrajudicial de 22 de diciembre de 2014 por incumplimiento de contrato.

Visto que en la primera instancia se desestimó una de las dos pretensiones y que en el FJ anterior se ha desestimado la primera, el único objeto del proceso que queda es la pretensión de que se declare ajustada a derecho la resolución contractual operada por burofax el 22 de diciembre de 2014.

Para ello hemos de comparar el contenido de los contratos con el contenido del requerimiento de resolución contractual y la realidad de las conductas denunciadas en el mismo.

1.- Contenido del acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010 (folios187 y ss. tomo I).

En la cláusula segunda se afirma que ' la colección modelo 'Na Xemena' formada por la tumbona y sus complementos (mesas altas y bajas, sillas, sofás, etc.), se distingue por la suma de las características técnicas, materiales y soluciones constructivas y de composición que se exponen (...)'. Igualmente se detalla que la colección de mobiliario ' Cool ' se distingue ' por la suma de las características técnicas, materiales y soluciones constructivas y de composición que se exponen (..)' y se afirma que ambas tienen ' una singularidad e identidad propias , diferenciándolas de otras colecciones que comercializa Gandía Blasco, S.A., que también participan de algunas de tales características '.

La controversia surge porque Gandía Blasco lanzó una nueva colección, Saler, en 2007 y la comercializó en 2008, que ' a juicio del Sr. Pio , acoge y reproduce los matices y elementos esenciales y básicos que han caracterizado las colecciones NA XEMENA y COOL, a lo largo de los últimos años ' y en consecuencia fijan un nuevo marco regulador.

En la cláusula primera se reconocen al ' diseñador ' derechos publicitarios o de promoción y de carácter económico por la ' empresa ' ' a los efectos de adjudicar contraprestaciones ante la creación y comercialización de la colección el Saler '. En los derechos económicos se diferencia un primer apartado como ' garantía de ingresos mínimos por Royalties ' de 75.000 euros en los próximos 3 años; y en el apartado segundo se fijan las bases para el cálculo de los royalties ' sobre las ventas de la colección Saler '.

Los contratos han de interpretarse, en primer lugar, por su tenor literal ( art. 1281 CC ). Conforme este criterio hermenéutico podemos hacer dos afirmaciones: se reconoce singularidad propia a las colecciones Cool y Na Xenema -ninguna relevancia tiene, pues, que en este procedimiento y ahora pretenda la parte demandada negar tal singularidad- y el acuerdo transaccional deriva de la creación de la colección Saler y sólo a dicha colección alcanza. Los derechos del diseñador derivan de dicha creación y los royalties se fijan en función de las ventas de la colección Saler únicamente, no de otra.

Se acordó que ' Trimestralmente, la empresa comunicará de forma fehaciente al diseñador, la cantidad de volumen neto de venta de la colección Saler realizada en ese periodo y los royalties que le corresponden a este último. Desde tal comunicación, el diseñador podrá en el plazo de 15 días, por el mismo o por el experto contable que designe al efecto y a su propia costa, comprobar tal dato, solicitando la comprobación de la documentación que estime pertinente para tal fin, obligándose la empresa a aportar la documentación que se le solicite, en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de solicitud ' (... ) ' En el caso de que la empresa, no aportara la documentación solicitada, se acuerda una penalización del duplo de la cantidad de royalties que hubiera comunicado sin perjuicio del derecho a solicitar el diseñador la aportación efectiva de la documentación que acredite tal liquidación, por aquellos medios que en derecho proceda, prevaleciendo de otra parte, el resultado de la liquidación definitiva en caso de que esta fuere superior a la liquidación indicada '.

El procedimiento de cuantificación de los royalties consiste en una autoliquidación que trimestralmente abonará la empresa demandada, teniendo la sociedad actora una facultad de comprobación y verificación, pudiendo reclamar a tal fin la documentación que estime pertinente para su verificación personalmente o por experto contable.

Se mantuvo, por remisión, la vigencia de los acuerdos plasmados en el contrato de 1 de julio de 2007, y en concreto se reprodujo expresamente: ' La empresa se compromete a: No producir Y/O COMERCIALIZAR, directamente o a través de terceras personas físicas o jurídicas vinculadas a aquella, piezas o colecciones de diseños propios o de terceros que por su similitud, pudieran ser confundidos o asociados al con el DISEÑO NA XENEMA O COOL .

No obstante, si el Sr. Pio aprecia o considera que alguna pieza o colección que diseñe, fabrique y comercialice LA EMPRESA o tercera persona física o jurídica vinculada a aquella, supone un desarrollo de NA XEMENA O COOL hasta el punto de considerar que debe reconocérsele un porcentaje de royalties sobre el mismo, lo pondrá de inmediato en conocimiento de la EMPRESA, con el fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre el asunto '.

Se acuerdan dos obligaciones muy concretas para la empresa: no puede fabricar ni comercializar piezas ni colecciones similares a Na Xemena o Cool que pudieran inducir a confusión o asociación y, en caso que el actor estimara que se ha realizado tal conducta, podría exigir royalties sobre dichas piezas o colecciones.

Visto que para la parte demandada Saler y Atlantic son lo mismo, y en el FJ anterior hemos afirmado que sólo se diferencian en el material y las dimensiones, podemos concluir que la creación de la tumbona Atlantic supone una infracción de las obligaciones pactadas.

No es cierto, como afirma la parte demandada, que dicho acuerdo transaccional le autorizara para crear colecciones iguales que Saler o que no tuviera por objeto únicamente la producción y comercialización de la colección Saler. Dicho acuerdo transaccional trae causa de la creación de la colección Saler y a dicha colección únicamente se ceden los derechos de explotación, en los términos empleados por las partes.

En consecuencia, la colección Atlantic -con más razón sin previa comunicación a la parte actora- supone una infracción de dicho acuerdo, y ello aunque se abonaran royalties.

El hecho que se abonen los royalties ya supone un reconocimiento de la similitud que guarda Atlantic con Na Xenema y Cool.

El hecho que se abonen royalties por Saler y Atlantic supone un reconocimiento que las dos colecciones coexistieron y que son algo distinto; La facultad de reclamar royalties por la creación de piezas o colecciones similares es del 'diseñador' y no de la 'empresa'. La empresa no comunicó al 'diseñador' la creación de Atlantic para intentar llegar a un acuerdo sobre el pago de royalties, sino que la parte actora dirigió burofax el 24 de junio de 2013 (folio 214) denunciando que había tenido conocimiento de la creación de la colección Atlantic, que ello suponía infracción del acuerdo y que se pusiera en contacto para el abono de los royalties por las ventas ya realizadas.

Dicho requerimiento se ajusta al tenor del acuerdo transaccional de 2 de julio de 2010. Y esta infracción no se subsana porque durante 2012 se abonaran los oportunos royalties de Atlantic.

La propia parte apelante reconoce que comunicó por escrito el 13 de enero de 2015 (doc. 29 de la contestación) la colección Atlantic, es decir, después de la resolución extrajudicial de 22 de diciembre de 2014 y dos años después que cesara en su producción y comercialización, según sus propias manifestaciones.

Concluimos que la parte demandada incumplió el acuerdo transaccional por lo menos por la creación y comercialización de la tumbona Atlantic. Ahora se trata de determinar si dicha conducta fue denunciada como causa de resolución en el burofax de 22 de diciembre de 2014, extremo que afirma la parte actora y niega la parte demandada.

2.- En el requerimiento extrajudicial de 22 de diciembre de 2014 ya reproducido anteriormente, el primer motivo de incumplimiento denunciado consiste en ' haber producido de manera reiterada mobiliario que de forma clara bebía de los diseños de mi representada, en claro perjuicio de la misma, tal y como ocurrió en su día con la colección Saler, y tras el Acuerdo Transaccional de 2/07/2010, de nuevo ha vuelto a ocurrir, con la colección Atlantic .' Si hemos afirmado que Saler y Atlantic son distintas colecciones -aunque muy similares-; si es cierto que Saler es muy similar a Na Xenema y Cool; si es cierto que Atlantic es muy similar a Na Xenema y Cool; si es cierto que el acuerdo transaccional sólo permitía la comercialización de la colección Saler; si es cierto que el acuerdo transaccional prohibía a la empresa la creación de cualquier colección o pieza que fuera similar a Na Xenema o Cool; si es cierto que la colección Atlantic suponía una infracción de dicha prohibición y no fue comunicada a la parte actora sino que éste lo denunció por burofax de 24 de junio de 2013; y si es cierto que dicho incumplimiento es la primera causa de resolución extrajudicial invocada en el burofax de 22 de diciembre de 2014, podemos afirmar que la resolución extrajudicial resulta ajustada a Derecho.

Basta con que exista un incumplimiento grave y reiterado de la parte demandada para que resulte justificada la resolución extrajudicial, sin que sea necesario que concurran cumulativamente los distintos incumplimientos (hasta 3) denunciados en el burofax.

En consecuencia, estimamos que la resolución extrajudicial de 22 de diciembre de 2014 es ajustada a derecho.

Sin embargo, en aras a la exhaustividad y dado que han sido hechos controvertidos en el procedimiento, nos referiremos someramente a los otros dos incumplimientos invocados.

El siguiente incumplimiento se refiere a ' Las liquidaciones practicadas por su parte han sido manipuladas o alteradas en beneficio de Gandía Blasco, S.A. '. No consideramos acreditado que hubiera mala fe o manipulación intencionada por parte de Gandía Blasco, aunque ciertamente se produjo una importante discrepancia entre las liquidaciones que debieron llevarse a cabo y las que fueron abonadas, pues incluso la parte demandada se ha allanado a abonar en concepto de indemnización el importe de 15.118 euros por la colección Saler y 1.082 euros por la colección Atlantic. En consecuencia, incumplimiento sí hubo aunque no se hiciera con una voluntad obstativa.

El impago de la garantía mínima de royalties de 75.000 euros en tres años no se adujo como incumplimiento determinante de la resolución extrajudicial de 22 de diciembre de 2014, como afirma la parte demandada, aunque ha resultado acreditado que no fue abonado en su plazo y la parte demandada se ha allanado a abonar 30.522 euros por tal concepto.

El último incumplimiento, referido a ' Ocultar y no facilitar información de carácter técnico y especialmente contable relativa a la producción y comercialización de los productos objeto el diseño, necesaria para verificar las liquidaciones, situación que considera comienza el 24 de diciembre de 2013 ' guarda relación con el anterior incumplimiento analizado. Ha quedado acreditado que la parte actora reclamó reiteradamente desde diciembre de 2013 hasta la resolución extrajudicial información y documentación para ejercitar sus facultades de verificación y supervisión de las liquidaciones trimestrales presentadas. También ha quedado acreditado que la parte demandada respondió sistemáticamente a todas las peticiones, si bien la parte actora nunca se tuvo por satisfecha.

Igual que ocurre en el caso anterior, hubo una voluntad de cumplimiento de la parte demandada, pero ciertamente era necesaria una facultad de supervisión y verificación cuando por las ventas de Saler se habían dejado de ingresar liquidaciones por importe de 15.118 euros y sólo mediante la sentencia recurrida, aunque sea en virtud de un allanamiento de la parte demandada, ha sido posible el reconocimiento y pago de dicha indemnización.

En consecuencia, se confirma la estimación de la segunda pretensión de la demanda, lo que significa que se estima parcialmente el recurso.



CUARTO.- Costas Estimado parcialmente el recurso de apelación no se hace imposición de las costas causadas en la alzada, de acuerdo con el art. 398 LEC en relación con el art. 394 LEC .

Ello con la devolución del depósito constituido para recurrir de acuerdo con la DA 15ª LOPJ .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Gandía Blasco, S.A. contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado titular del Juzgado Mercantil núm. 1 de Valencia en fecha de 19 de febrero de 2018 , recaída en el Juicio Ordinario 760/2015, que REVOCAMOS EN PARTE.

Desestimamos la pretensión declarativa de que se declare que la actividad de la demandada consistente en la producción y comercialización de la tumbona Atlantic (ya la tumbona Saler, que se hizo constar en la sentencia por error material) y de todos sus complementos es constitutiva de competencia desleal respecto a las diseñadas por la actora Na Xenema y Cool.

Confirmamos el resto de pronunciamientos acordados en el fallo de la sentencia apelada.

Ello sin expresa condena en costas en la segunda instancia y se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.