Sentencia CIVIL Nº 319/2016, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 7, Rec 206/2016 de 22 de Diciembre de 2016

Encabezamiento

JUZGADO MERCANTIL

NUMERO 7

BARCELONA

Procedimiento Nº 206/16

SENTENCIA nº 319/16

En Barcelona a 22 de diciembre de dos mil dieciséis

Vistos por mí, D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de esta Ciudad, los autos del juicio ordinario Nº 266/16, seguidos a instancia de NILED S.A.E. representada por D. Ignacio de Anzizu Pigem Procurador de los Tribunales y defendida por la Letrada D. Anna Cassayas Autó, contra SOFAMEL S.L., representado por D. Procurador de los Tibunales D. Carlos Montero Reiter y defendida por el Letrado D. Jorge Grau Nora.

Antecedentes

PRIMERO.- La demandante, representada por el Procurador D. Ignacio de Anzizu Pigem, formuló demanda de juicio ordinario sobre competencia desleal contra SOFAMEL S.L., alegó los fundamentos de derecho que estimó oportunos y terminó solicitando del Juzgado que se dictase sentencia de conformidad con sus pretensiones.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y se emplazó a la demandada para que en el plazo de veinte días contestara a la misma por escrito apercibiéndole de que, de no hacerlo así, se declararía su situación procesal de rebeldía; la demandada compareció para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones de la actora, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de esta última.

TERCERO.- Citados los litigantes al acto de la audiencia previa que tuvo lugar el día 23 de mayo de 2016 en el mismo comparecieron la parte actora y la parte demandada y se celebró con el resultado que consta en el acta y en la reproducción audiovisual.

CUARTO.- La práctica de las pruebas admitidas tuvo lugar en el juicio celebrado en fecha 14 de julio de 2016 con el resultado que consta en el acta y en la reproducción audiovisual. Finalizado el acto de juicio quedaron los autos para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia habida cuenta el volumen de entrada y complejidad de los asuntos de este Juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante NILED S.A.E. relata en la demanda, como hechos jurídicamente relevantes que fundamentan su pretensión, los siguientes:

a) NILED es una sociedad conocida en el sector eléctrico por sus sistemas de conexión, anclaje y fijación para instalaciones de redes de distribución.

b) Desde el año 2003 viene realizando una tarea de investigación, diseño y comercialización de terminales conectores para terminaciones de baja tensión (Terminal TTP).

c) En el año 2011 se alcanzaron los perfeccionamientos buscados del terminal que se comercializa en la actualidad, que desde 2009 ha supuesto una inversión de 539.777,87 euros. Se trata de un producto pionero en el mercado y ha obtenido las correspondientes homologaciones de las compañías eléctricas.

d) El terminal TTP de la actora tuvo un gran éxito comercial desde el año 2013. La sociedad RIDELIN, perteneciente al mismo grupo de empresas que la actora ha solicitado una Patente Europea, que se halla en trámite.

e) En el mercado de conectores, las empresas competidoras suelen diferenciar sus productos en atención a específicas características de forma o configuración.

f) La empresa SOFALEM compite en el mercado con la actora y comercializa un conector (Terminal TTGA) que constituye una copia servil del producto de la actora.

g) El producto de la demandada utiliza la misma presentación y los mismos elementos accesorios que el producto de la actora, como son los aros de identificación y la tuerca de fijación del terminal a la instalación. También reproduce parcialmente el folleto de instrucciones de instalación.

Sobre la base de estos hechos, resumidamente expuestos ejercita una acción, en aplicación a los arts. 11 y 32 de la Ley de Competencia Desleal por la que pretende que se declare las conductas desleales que se indican en la demanda y se condene a la parte demandada el cese en la fabricación y comercialización del terminal TTGA y otros que constituyan una imitación de los terminales TTP de la actora y se le condene a indemnizar los daños y perjuicios causados que se reclamarán en un procedimiento posterior.

La parte demandada alega, en síntesis, como cuestiones relevantes jurídicamente:

a) Los conectores terminales de la demandante, terminal TTP, no gozan de carácter novedoso y como consecuencia no gozan de singularidad competitiva.

b) En concreto, la parte actora reivindica ante la Oficina Europea de Patentes una patente española sobre su terminal TTP cuya falta de validez por falta de novedad ha puesto de relieve la OEP, de tal manera que la solicitante RIDELIN se ha visto obligada a modificar por completo la primera reivindicación de la solicitud de la patente europea.

c) La parte actora no acredita suficientemente la novedad de su producto, careciendo de validez a estos efectos, el documento aportado con la demanda, ni la inversión económica que se indica realizada para la investigación y diseño de su producto, así como tampoco las cifras de ventas de su producto, ni, por tanto, su éxito comercial.

d) SOFIMEL también ha realizado inversiones, proyectos, ensayos y controles técnicos de su Terminal TTGA y ha obtenido las correspondientes homologaciones.

e) El producto de SOFIMEL fue incorporado en su catálogo en el año 2015.

f) No puede existir un riesgo de asociación entre los productos dada la propia naturaleza y finalidad de los productos atractivos por su función y no por su forma, la necesaria homologación de los mismos por las compañías eléctricas para su comercialización y el carácter especializado del consumidor.

SEGUNDO.- Hechos probados. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente estipula que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, de tal modo que la parte actora ha de probar normalmente los hechos constitutivos de su derecho y la parte demandada los extintivos ( SSTS de 26 de junio de 1974 , 16 de diciembre de 1985 y 19 de diciembre de 1989 ).

En el supuesto enjuiciado han resultado acreditados los siguientes hechos que se estiman no controvertidos, a la vista de las alegaciones de las partes sobre la base de la prueba documental aportada y no contradicha:

a) NILED es una sociedad conocida en el sector eléctrico por sus sistemas de conexión, anclaje y fijación para instalaciones de redes de distribución.

b) Desde el año 2003 viene realizando una tarea de investigación, diseño y comercialización de terminales conectores para terminaciones de baja tensión (Terminal TTP).

c) En el año 2011 se alcanzaron los perfeccionamientos buscados del terminal que se comercializa en la actualidad y respecto del que se indica que se ha realizado la conducta desleal:

d) La empresa SOFAMEL compite en el mercado con la actora y comercializa un conector (Terminal TTGA).

e) NILED es titular de la patente española ES 33 sobre este producto y la sociedad RIDELIN, perteneciente al mismo grupo que la actora, ha iniciado una solicitud de patente europea EP 78 en el marco de la cual se ha emitido un informe de búsqueda que revela falta de novedad.

TERCERO.- Actos de imitación (art. 11).

3.1. Siguiendo la STS 30 de diciembre de 2010 , el art. 11 LCD proclama el principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, integrado dentro del principio de libre competencia, aunque admite las siguientes excepciones: (i) 'que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11.1 LCD ); (ii) que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ( art. 11.2 LCD ); o (iii) que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado ( art. 11.3 LTD)'. De tal forma que la apreciación de la deslealtad sancionada en el art. 11 LCD debe ser objeto de interpretación restrictiva ( SSTS de 13 de mayo 2002 , 30 de mayo de 2007 y 13 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2006 ).

3.2. Nos situamos, pues en este caso, en el ámbito de las excepciones del art. 11.2 LCD . Para la apreciación del ilícito competencial del art. 11.2 LCD , en la modalidad de imitación confusoria, aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, que no se discuten en este caso, la jurisprudencia exige la confluencia de tres requisitos positivos y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa doctrina contenida, entre otras, en la STS 15 de diciembre de 2008 ).

3.3. Los tres requisitos positivos son: i) La existencia de una 'imitación', la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o sucesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos ( SSTS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 ); y ii) la imitación debe serlo de creaciones materiales (técnicas,, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, las características propias de éstos..., y no de las formas de presentación ( SSTS de 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 , 1 de julio y 23 de noviembre de 2005 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ); y iii) la idoneidad de esta imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, constituyendo la asociación 'la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza' [ SSTS de 11 de marzo de 2004 y 7 de julio de 2009 ]. Los dos requisitos negativos son 'que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley' y que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD ' [ STS 15 de diciembre de 2008 ].

3.4. Respecto del primero de los requisitos positivos, que es la existencia de una imitación o copia de los elementos esenciales del producto imitado, es necesario valorar si concurre el elemento o requisitos positivo denominado 'singularidad competitiva' y además una suficiente implantación en el mercado.

3.5. Tales requisitos concurren cuando la prestación, el producto imitado, en este caso el llamado Terminal TTF de NILED, incorpora rasgos diferenciales que lo distingan suficientemente de otros productos o servicios de igual naturaleza, y además un asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación original objeto de imitación. Y sea precisamente por la concurrencia de estos rasgos diferenciables por la que el consumidor asocie la prestación imitadora con la imitada, induciéndole a creer que procede del mismo empresario o de empresas vinculadas por algún tipo de concierto económico que autorice a una de ellas a aproximarse o a copiar esos rasgos singulares presentes en la prestación de la otra ( SAP Barcelona de 15 de septiembre del 2011 , entre otras).

3.6. Pues bien, en este caso, la valoración conjunta del resultado de las pruebas de dictamen pericial aportadas por ambas partes, el elaborado por el Sr. Camilo (doc. 21 de la demanda) y el realizado por el Sr. Baltasar (doc. 18 de la contestación) permite concluir que el conector Terminal TTF de NILED carece de la suficiente singularidad competitiva para poder apreciar que la conducta de la demandada sea desleal al amparo del art. 11.2 de la LCD .

3.7. Así, en primer lugar, de ambos dictámenes periciales se puede inferir que los elementos característicos del conector TTP de NILED son, en su conjunto:

-La forma tubular del conector.

-Una primera funda que rodea exteriormente el cuerpo del conector (elemento intermedio).

-Una segunda funda a modo de centrador que se puede girar manualmente respecto del elemento intermedio.

-Unos anillos de colores para la identificación de las fases eléctricas.

Tales elementos que caracterizan el producto de la actora ya se encontraban difundidos en el mercado de tal manera que no se pueda decir que sean elementos que distingan, que individualicen el producto de la actora.

La forma del conector 'desnudo', sin los anteriores elementos no se considera, a la vista del escrito de demanda, un elemento que se alegue como singular o característico del producto de la actora. Si bien, en todo caso, el anexo 5 del dictamen pericial del Sr. Baltasar ya pone de manifiesto que esa forma se encontraba divulgada en el mercado desde 2007 en un documento técnico de AENOR.

3.9. En cuanto a las dos fundas que recubren el conector a que se ha hecho referencia, se considera que no es un elemento que singularice e individualice el producto de la actora y los distinga de los restantes productos de su género en tanto que el informe de búsqueda europea que se aporta a las actuaciones (doc. 16 bis de la contestación) pone de relieve que estos elementos, incluidos en la reivindicación de la solicitud de patente no cumple el requisito de la novedad porque la patente francesa FR 2 947 672 A1, revela su objeto, comparte precisamente los dos elementos más característicos del Terminal TTP que son el elemento intermedio tubular a modo de funda.

3.9. No obstante lo anterior, el hecho de que desde la óptica del derecho de patente, el producto pueda carecer de novedad, no implica que carezca de singularidad competitiva a los efectos del art. 11, puesto que desde la óptica de la competencia desleal resulte necesario comparar los elementos singulares de los productos no desde un punto de vista formal (tal y como han sido reivindicados en una patente o solicitud de patente) sino desde el punto de vista de cómo se están utilizando en el mercado y cómo son los productos del mismo género que están utilizando los competidores. En todo caso, aunque el análisis del requisito de novedad formal no es determinante, es un elemento que se ha de tener en cuenta para apreciar la singularidad competitiva.

3.10. Por ello, además de que existía una patente francesa con reivindicaciones que han supuesto una objeción al requisito de la novedad para la solicitud de patente europea del conector terminal TTP de la actora, se ha de tener en consideración que la llamada norma IBERDROLA de octubre de 2010 aportada como anexo 3 al dictamen pericial del Sr. Baltasar , recoge en la página 5 la mención de que las terminaciones aisladas han de cumplir con determinada norma y representa la siguiente figura a título orientativo:

De la misma manera cabe valorar la Norma UNE de 2010 aportada como anexo 4 al dictamen pericial del Sr. Baltasar que recoge en su página 3 una figura parecida.

Ambas figuras, recogidas en documentación anteriores a 2011 son ciertamente muy parecidas al producto de la actora.

3.11. Esta representación permite valorar que, como de una manera significada resultó el Sr. Baltasar en el acto de juicio, aunque se trate de un dibujo orientativo, no obligatorio, dentro de una norma técnica de unos de los principales destinatarios del producto y no constituya un diseño, sin embargo 'divulga', expresión que en términos de competencia desleal y de valoración del art. 11 implica una importante disminución de la posible singularidad competitiva del producto de la actora.

3.12. Con ello se debe introducir aquí otro elemento que se ha de tener en cuenta que es el destinatario de los productos de ambas partes litigantes, que son consumidores muy especializados en la materia, pues por su naturaleza, los productos van destinados a conexiones eléctricas que escapan del gran mercado del consumidor medio. Y tratándose de destinatarios tan especializados, son precisamente los documentos técnicos de alguno de estos destinatarios los que recogen buena parte de los elementos que para la parte demandante singularizan su producto.

3.13. Finalmente, respecto de los anillos de colores, se puede concluir, siguiendo las valoraciones del dictamen del Sr. Baltasar (pág. 8) que se trata de una solución técnica muy generalizada con la simple y conocida utilización de colores para identificar los conductos y fases eléctricas.

3.14. En consecuencia, dada la ausencia de singularidad competitiva del producto de la actora, no puede darse aplicación al art. 11.2. respecto de la conducta de la demandada.

3.15. La invocación del art. 4 de la LCD no viene acompañada de las necesarias bases fácticas y jurídicas distintas, como tipo autónomo de deslealtad, a las tenidas en cuenta para enjuiciar la conducta desde la óptica del art. 11.2 de la LCD , de modo que tampoco cabe apreciar su aplicación al presente caso.

CUARTO.- Costas.- Teniendo en cuenta que la demanda ha resultado desestimada, procede imponer al demandante el pago de las costas causadas en aplicación de lo previsto en el párrafo primero del art. 394.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación del caso.

Fallo

Que DESESTIMO la demanda formulada por D. Ignacio de Anzizu Pigem, en nombre y representación de NILED S.A.E., y ABSUELVO a SOFAMEL S.L. de la totalidad de las pretensiones formuladas en su nombre y ello con la expresa imposición a la parte demandante de las costas procesales causadas.

Notifíquese esta sentencia las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante este Juzgado, por escrito y con la firma de Letrado, para su resolución por la Audiencia Provincial.

Para la impugnación de esta resolución será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitida a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta del Expediente de este Juzgado abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 5080/0000/00/número de autos/año, indicando en el campo concepto del resguardo de ingresos que se trata de un 'Recurso' código 02 Civil-Apelación (50€). La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso ( disposición adicional 15.ª de la LOPJ ). Las instrucciones completas para la realización del ingreso constan en la página oficial del Ministerio de Justicia: www.mju.es

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en este instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída ha sido la presente resolución en audiencia pública por el Sr. Juez que la firma en el día de su fecha, doy fe.