Sentencia CIVIL Nº 321/2018, Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 2, Rec 163/2016 de 20 de Diciembre de 2018

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

MURCIA

SENTENCIA: 00321/2018

Procedimiento: Ordinario núm. 163/2016

S E N T E N C I A Nº 321/2018

En Murcia, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos por mí, D. Javier Quintana Aranda, Magistrado-Juez de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2016, a instancia de Top Queens, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Campo Martínez y con la asistencia letrada del Sr. Romero López, frente a Queens Jeunesse Doree Franquiciadoras, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Navas Carrillo y con la asistencia letrada Sr. Donoso Romero, sobre marcas.

Antecedentes

PRIMERO: Por la Procuradora de los Tribuanles Sra. Campo Martínez, en la representación que tiene acreditada en autos, demanda de juicio ordinario para protección de marca registrada.

Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada a fin de que en el plazo de 20 días compareciera en autos y contestara a aquélla, lo que fue verificado en legal forma como consta en autos, oponiéndose al fondo e interesando, tras alegar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, la desestimación de la demanda.

Por medio de Otro sí la demandada presentó reconvención.

De la reconvención se dio traslado a la parte actora con el resultado obrante en autos.

SEGUNDO: Convocadas las partes a la celebración de la Audiencia Previa a que se refieren los artículos 414 y siguientes de la LEC , se celebró la misma el día 9 de octubre de 2017 y tras ello se señaló el acto del juicio que tuvo lugar el 25 de junio de 2018, practicándose la prueba propuesta por las partes y declarada pertinente, realizándose posteriormente las alegaciones y conclusiones que estimaron oportunas, todo ello conforme consta en el soporte informático grabado y en el acta levantada al efecto, quedando las actuaciones pendientes de la recepción de pericial contable.

TERCERO: En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales, salvo el plazo de dictado de sentencia por la carga de trabajo del Juzgado objeto de refuerzo y por la complejidad de la causa.

Fundamentos

PRIMERO. ACCIONES EJERCITADAS Y OBJETO DE LITIGIO.

El día 14 de abril de 2016 la Procuradora de los Tribunales Sra. Campo Martínez, actuando en nombre y representación de Top Queens, S.L. (en adelante Top Queens), interpuso demanda de juicio ordinario por infracción de marca y competencia desleal, contra Queens JeunesseDoree Franquicias, S.L. (en adelante Queens JD).

Interesa que se dicte sentencia por la cual se declare:

1. Que los actos llevados a cabo por la demandada, consistentes en la explotación comercial de la denominación 'Queens' para productos y servicios en las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor constituyen actos de infracción de los derechos que derivan a favor de la actora, de la inscripción de su marca número 3.065.315 'Top Queens Couture'.

2. Que los actos referidos en el apartado anterior constituyen además actos de competencia desleal, ya sean estos calificados como actos contrarios a la buena fe, de confusión y actos de aprovechamiento de la reputación ajena o cualesquiera otros actos desleales contemplados.

3. Que los actos infractores y desleales recién descritos han ocasionado daños y perjuicios a la actora.

Como consecuencia de ello, interesa que se condene a la demandada a:

1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. Cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro de:

a. La explotación comercial de la denominación 'Queens' para productos y servicios en clases 18, 25 y 35 del Nomenclator.

b. La explotación comercial, incluida la realizada a través de nombres de dominio con nombres de perfil o usuario en redes sociales tales como Facebook, Twitter o cualesquiera otras, de cualesquiera otros signos que sólo difieran de 'Queens' en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, tales como 'Q-Queens' o similares, en relación con productos en clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor.

c. De realización de comportamientos desleales descritos en el texto de la demanda.

Y ello con imposición de indemnizaciones coercitivas de cuantía no inferior a 600 € por cada día que transcurra sin que se produzca la sensación efectiva de la violación, debiendo fijarse en ejecución de sentencia el importe de la indemnización y a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar,

3. Retirar del tráfico económico, a su costa, todas las unidades de producto que haya sido rotuladas, marcadas o etiquetadas empleando la denominación 'Queens' para productos en clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor, así como de cualesquiera otros signos que únicamente difieran en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, folletos, dossiers, o cualesquiera otros documentos en los que figure en dichos signos.

4. A destruir a su costa, los productos retirados del mercado conforme al pedimento anterior, así como los medios principalmente destinados a cometer las actividades ilícitas, entre los que se incluye, en especial el material publicitario, así como cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner los signos en los productos, debiendo acreditar la condenada que la destrucción se ha llevado a cabo, mediante certificado emitido por la empresa destructora en el que figura en la fecha, número de unidades y pruebas fotográficas de la destrucción.

5. A que se declare la nulidad del registro en España de las marcas mixtas españolas 3553364, 3553368 y 3553372 'Queens JeunesseDoree', para proteger productos de las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor internacional, y se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la cancelación del mismo.

6. A pagar a la actora, en concepto de indemnización de daños y perjuicios:

6.1. La cantidad que se determine en el marco del presente procedimiento y que resulte de la aplicación del criterio contenido en el apartado 1.A del fundamento quinto de la demanda (beneficio obtenido por la demandada, ex art. 43.2a. de la LM ) y, subsidiariamente, la cantidad que resulte de la aplicación del apartado 1.B del fundamento quinto (1% de la cifra de negocio de la demandada).

6.2. Subsidiariamente, y sólo para el caso de que no se aprecia la vulneración del derecho marcario de la actora, pero se entendiera que ésta (se entiende la demandada) ha incurrido en la conducta desleal, se indemnice a la actora con la cantidad indicada en el apartado segundo del fundamento tinto, cantidad que en ambos casos, deberá ser determinada por el perito economista cuyo nombramiento judicial se solicita mediante otrosí.

7. A publicar el fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, a costa de la demandada, en un periódico de tirada y alcance nacional, así como de un periódico local de cada localidad en donde exista un establecimiento 'Queens' de la cadena titularidad de la demandada, colocando la comunicación del fallo de esta sentencia en página impar, utilizando el mismo tamaño de fuente que los artículos contenidos en el periódico de que se trate.

8. A modificar su denominación social por otra que no contenga la denominación 'Queens' ni cualesquiera otros signos que sólo difieran de 'Queens' en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos.

9. A transferir a la actora el nombre de dominio (i) q-queens.com.

10. A pagar a la actora las costas de este procedimiento.

Funda su pretensión en los siguientes hechos.

Top Queens figura constituida en 2012, funcionando a través de un sistema parecido al de franquicia: a cambio del pago de un canon se obtiene la exclusividad en una localidad. Sigue igualmente un sistema de precio único: 25 €.

Top Queens es titular de la siguiente marca: Top Queens Couture, 3065315 mixta. Que abarca las siguientes clases:

Clase 18: cuero, cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, justas y artículos de guarnicionería y especialmente bolsos.

Clase 25: prendas confeccionadas para señora, caballero o niño y calzados -excepto ortopédicos-, sombrerería y cinturones no incluidas en otras clases.

Clase 35: servicios de venta al por mayor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de todo tipo de confecciones, calzados, sombrerería y cinturones, así como complementos de moda.

Tiene la siguiente configuración gráfica:

Esta marca esta marca viene siendo utilizada en el mercado por la actora: rótulo de establecimiento; etiqueta de prendas; Internet y redes sociales; publicidad y medios de comunicación.

Queens Jeunesse se constituyó en 2015.

Tiene un objeto similar al de Top Queens: venta de ropa a precios limitados (de 10 a 25 €), en régimen de franquicias.

Denuncia que desde 2015 la demandada vulnera sus derechos marcarios, e incurre en conductas de competencia desleal al emplear para la denominación de publicidad de su actividad la marca titularidad de la actora.

En julio de 2015 la demandada solicitó y obtuvo la marca mixta Queens JeunesseDorée, cuya figuración gráfica es la siguiente:

Se trataría de una corona con colores marrones, similar a la de la actora.

Ha registrado el dominio www.q- queens.com.

Usa la marca en tiendas y productos, así como publicidad y catálogos, y además en Facebook y Twitter.

Se produce una identidad de productos y servicios, por cuanto la demandada usa también una política de precio limitado, que imita el sistema de atención al cliente, e incluso la decoración de la tienda (tonos tierra, madera, luces tenues, colocación de los productos...).

El día 26 de enero de 2017, la Procuradora de los Tribunales Sra. Navas Carrillo, actuando en nombre y representación de Queens Jeunesse, presentó escrito de contestación y reconvención (acont. 25).

Comienza su exposición alegando que Top Queens no es una empresa franquiciadora, pues no consta inscrita en el registro de franquiciadores de la Secretaría de Estado de comercio del ministerio de economía.

Asimismo la actora no tiene un sistema de precio único, pues se advierte en precios de 15, 40, y 50 euros.

Tampoco se estimaría probado el prestigio que pone de manifiesto la parte actora, considerando que sus beneficios se deben a rotación de tiendas y al cobro del canon de entrada. Distingue únicamente seis tiendas en España.

En cuanto al color marrón este si habría sido únicamente reivindicado por la demandada.

Considera como elemento diferenciador de las marcas que ha de darse relevancia al término 'couture' presente en la marca de la actora, tratándose de un término de fantasía.

La actora además actúa con mala fe porque usan marcas no registradas: Arrow, Top Style, Nobility, Johanna Manzanaro.

Relata también que la andadura de Queens Jeunesse empieza en 2012, con la entidad Capel Mengual Textil (página 12 de la demanda), por tanto antes del registro de la marca de la actora. Esta denominación se habría iniciado en 2012 así como el sistema de franquicias.

Tras varias vicisitudes, registró las marcas impugnadas y la Oficina Española de Patentes y Marcas no detectó anterioridades relevantes.

Tampoco hubo oposición por vía del artículo 19 de la LM .

En la actualidad marca usada por la demandada es exclusivamente Queens Jeunesse, sin el uso de la corona. No la usaría desde 2014.

Tras analizar las diferencias entre las marcas, pone de manifiesto que hay una ausencia de mala fe en su actuar.

Y en cuanto a la posible competencia desleal, niega el riesgo de confusión, manteniendo además que sus franquicias son libres para decorar la tienda como quieran.

En la página 63 se contiene la reconvención, y se interesa la nulidad de la marca de la actora por infringir lo dispuesto en el artículo 5.1,i) de la LM , al hacer uso del escudo de la casa real.

La actora contesta a la reconvención (acontecimiento 81). La corona que aparece en su marca una corona real, pero no la española, por lo que no hay riesgo de asociación. A tal efecto se referencia el contenido del artículo uno de la ley 33/1981: El Escudo de España es cuartelado y entado en punta. En el primer cuartel, de gules o rojo, un castillo de oro, almenado, aclarado de azur o azul y mazonado de sable o negro. En el segundo, de plata, un león rampante, de púrpura, linguado, uñado, armado de gules o rojo y coronado de oro. En el tercero, de oro, cuatro palos, de gules o rojo. En el cuarto, de gules o rojo, una cadena de oro, puesta en cruz, aspa y orla, cargada en el centro de una esmeralda de su color. Entado de plata, una granada al natural, rajada de gules o rojo, tallada y hojada de dos hojas, de sinople o verde. Acompañado de dos columnas, de plata, con base y capitel, de oro, sobre ondas de azur o azul y plata, superada de corona imperial, la diestra, y de una corona real, la siniestra, ambas de oro, y rodeando las columnas, una cinta de gules o rojo, cargada de letras de oro, en la diestra 'Plus' y en la siniestra 'Ultra'. Al timbre, corona real, cerrada, que es un círculo de oro, engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas, y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro. La corona, forrada de gules o rojo'.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no denegó la inscripción, y refiere que otras mercantiles usan coronas similares.

La parte actora funda sus acciones para la protección de la marca en los siguientes artículos:

ARTÍCULO 6. MARCAS ANTERIORES.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas ; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España ; iii) marcas comunitarias.

ARTÍCULO 7. NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

ARTÍCULO 9. OTROS DERECHOS ANTERIORES.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

ARTÍCULO 34. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA.

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

ARTÍCULO 41. ACCIONES CIVILES QUE PUEDE EJERCITAR EL TITULAR DE LA MARCA.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

En cuanto a la competencia desleal, se hace mención a estos preceptos:

ARTÍCULO 6. ACTOS DE CONFUSIÓN.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

ARTÍCULO 12. EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelos', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares.

La reconvención de la demandada orbita en torno al siguiente artículo:

ARTÍCULO 5. PROHIBICIONES ABSOLUTA.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

SEGUNDO. INFRACCIÓN DEL DERECHO DE LA MARCA REGISTRADA POR TOP QUEENS.

En cuanto a la acción ejercitada por la infracción del derecho marcario, se está ejercitando la acción contenida en el artículo 34.2, b).

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

La parte demandante está ejercitando por tanto, la acción ex artículo 34.2 de la LM , al considerar que eliusprohibendique le confiere la marca registrada le permite prohibir la utilización en el mercado de signos distintivos que genere confusión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de idénticos o similares productos o servicios. Este artículo, y la acción contenida en su interior, ha sido estudiada en la STS de 28 de junio de 2013 , condensando la doctrina del TS y del TJUE en los siguientes puntos:

'5. El art. 34.2.b) LM , aplicable al nombre comercial por la remisión contenida en los arts. 87.3 y 90 LM , confiere al titular de la marca un iusprohibendi frente a quien, sin su consentimiento use en el tráfico económico 'cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público'. Para la interpretación de esta norma, en la medida que constituye una transposición del art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben tenerse en cuenta las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto. También son aplicables las directrices emanadas del Tribunal de Justicia en relación con el art. 4, sobre el riesgo de confusión que justifica la prohibición relativa de registro, pues responde al mismo concepto.

6. No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión. Son las siguientes:

i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: ' así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohibe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre).'

Dice así la Sentencia del Tribunal Supremo del 30 de diciembre de 2015 :

La Sentencia de 12 de junio de 2008, C-533/2006 (caso O 2 Holding), recuerda que ' como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [ sentencias 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01 ); de 16 de noviembre de 2004 , Anheuser-Busch, C-245/02 ; de 6 de octubre de 2005, Medion ( C-120/04 ); de 25 de enero de 2007 , Adam Opel ( C-48/05 ); y de 11 de septiembre de 2007, Céline ( C-17/06 )], el titular de una marca registrada únicamente puede prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a sumarca, en aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 , cuando se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

· dicho uso debe producirse dentro del tráfico económico;

· tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca;

· tiene que producirse para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y

· debe menoscabar o poder menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios, debido al riesgo de confusión por parte del público (apartado 57).

'Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, constituye riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97 ), apartado 17, y Medion, antes citada, apartado 26). Así pues, el uso del signo idéntico o similar a la marca que da lugar al riesgo de confusión por parte del público menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca' (apartado 59).

En la Sentencia de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08 (Google France), el Tribunal de Justicia advierte que '(l)a protección conferida por los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 es, a este respecto, más amplia que la prevista en la letra b) del mismo apartado de ambos artículos, cuya puesta en práctica exige la existencia de riesgo de confusión [véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero de 2003 , C-292/00 (Davidoff ), apartado 28 , y 18 de junio de 2009 , C-487/07 (L'Oréal y otros), apartado 59]' (apartado 78).

La Sentencia 18 de junio de 2009, C-487/07 (L'Oréal), se extendió más al respecto, y remarca que la puesta en práctica de la protección prevista en el 5.1.b) DM [equivalente al art. 9.1.b) RMC] 'exige la existencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca [véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, Davidoff, apartado 28, así como O2 Holdings y O2 (UK), apartado 57]. Efectivamente, con arreglo al décimo considerando de la Directiva 89/104, la protección conferida por lamarca registrada es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, mientras que, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye el requisito específico para la protección' (apartado 59).

Top Queens ejercita acumuladamente acción de protección de la marca y acción de competencia desleal.

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015 hace referencia al ejercicio conjunto de ambas acciones.

Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 95/2014, de 11 de marzo ).

Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).

'Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

'De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

'De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

'Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido' (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

Con carácter previo se analizará la acción ejercitada por Top Queens en defensa de su marca registrada. Seguidamente se analizará la acción de competencia desleal. Y antes de analizar los efectos de una eventual estimación de cualquiera de estas acciones, se resolverá sobre la acción de nulidad ejercitada por la parte demandada reconveniente.

SEGUNDO. ACCIÓN MARCARIA INTERPUESTA POR LA ACTORA TOP QUEENS.

En este fundamento al procederse a la comparación de las dos marcas mixtas.

Siguiendo lo dispuesto en la sentencia de 9 de mayo de 2016 (asunto DYA),'en la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y sólo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros (STCJE de 12 de junio de 2007, asunto C- 334/05 P, Limoncelledella Costa Amalfitana)'.

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2013 mantiene que'en relación a las marcas mixtas el consumidor medio suele conservar la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar decisiones en el mercado. No obstante, la regla tampoco es absoluta, ya que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador a gráfico o figurativo en las marcas mixtas. Tal sería el caso de que el elemento denominativo en la escasa fuerza distintiva. Y eso sucede, en el supuesto enjuiciado, con el término 'Tour'.

Hubo controversia en cuanto a la cuestión de si Top Queens es una empresa franquiciadora. Ciertamente algunas manifestaciones en la demanda y en la pericial que la acompaña da a entender que se trata de una empresa que concede franquicias. Sin embargo en el acto de la vista, la administradora aclaró que no se trata de una empresa que concede franquicias. Concede únicamente canon de apertura para explotación exclusiva de productos. Es un sistema parecido a la franquicia pero queda aclarado que Top Queens no es una empresa franquiciadora, aunque lo parezca. De las manifestaciones realizadas por las partes y de la documental obrante en autos puede decirse que demandante y demandada son empresas cuyo objeto es la venta de ropa femenina con una política de precios bajos y tasados, que se identifica con venta lowcost; en la información periodística obrante como documento número 9 de la contestación (acont. 41), se denomina así a este tipo de negocio.

Desde el punto de vista de la protección de la marca considero que lo relevante es que las empresas Top Queens Y Queens JD tienen un sistema de venta de ropa y accesorios similar. La cuestión formal del registro de Top Queens en el correspondiente registro de empresas franquiciadoras tendrá una relevancia cuando se trate de la cuestión de la competencia desleal.

Aparte de la documental aportada con la demanda, la actora aporta como documento 6 de la demanda informe pericial a cargo de don Adolfo y don Agapito .

El informe fue impugnado por la demandada en las páginas 26 a 38 de la demanda. En las páginas 23 a 25 la demandada niega las identidades denunciadas entre las marcas.

Desde el punto de vista formal, el informe se impugna porque está fechado en marzo de 2016, y la demanda en enero de ese mismo año. La pretendida irregularidad carece de relevancia, desde el momento en que consta que la demanda se interpuso en abril de 2016 y con ellas acompañaba el informe.

Asimismo, con carácter novedoso se introdujo en la vista el hecho de que don Adolfo estaba jubilado a la fecha del informe. El hecho de que no se alegase esta circunstancia la contestación conlleva que no puede tenerse en cuenta, sin perjuicio de que en todo caso el informe fue ratificado el juicio por uno de sus autores, por lo que ninguna consecuencia probatoria debe extraerse de este dato que apunta la parte demandada.

Por lo demás tan sólo se hace referencia a erratas materiales o errores de transcripción, sin peso probatorio.

En el acto de juicio declaró el Sr. Agapito , licenciado en derecho y experto en marcas (minuto 49 de la primera grabación de la vista).

Manifestó que se realizó una comparación de las marcas registradas con sus usos, y que tuvo en cuenta criterios jurisprudenciales y emanados de la Oficina de Patentes y Marcas.

Las fotografías obrantes en el informe las tomó él mismo de las páginas web (minuto 52:30). No se las proporcionó la parte actora.

En la página seis se analiza el uso del término 'Queens' por la demandada. En la vista declaró el perito que la marca que tiene registrada la demandada ésta la usa de una manera distinta a como la tiene configurada registralmente (minuto 53). No obstante mantiene que el uso más habitual es usar únicamente en el vocablo 'Queens'.

Advierte un uso en Internet en el que se aprecia un uso en Internet que la demandada en ocasiones usa la palabra Queens con una corona en la primera letra (pag. 7 y 8). Igual ocurre en tiendas físicas (pag. 9), o en productos y catálogos. También en bolsas de la tienda (pag. 12).

Asimismo la actora aporta como documento número 9, un dossier de franquicia con un uso parecido.

A partir de la página 20 del informe este se dedica al análisis comparativo.

Desde el punto de vista denominativo, se acoge el criterio del perito admitiéndose una alta semejanza en el término habitualmente utilizado por las partes 'Queens', palabra anglosajona de fácil entendimiento para el consumidor medio, que como se observa, que viene siendo utilizado en letras mayúsculas con el detalle de una corona.

En el aspecto fonético la semejanza es evidente, así como en el gramático.

En cuanto al plano conceptual, se reitera que el término Queens significa reinas y es accesible al consumidor medio para comprender su significado. Los términos Coture o Jenuesse Dore no tienen un carácter esencial. Sin embargo acudiendo a una visión de conjunto, viene a reforzar la identidad denominativa, al tratarse en ambos casos de términos franceses, aunque sea de difícil discernimiento.

Aprueba expuesta permite tener por acreditado un riesgo de confusión del uso derivado de la marca 'Queens', que la demandada presenta en el mercado en forma que el consumidor medio puede identificar con los productos de la actora, al verse atraídos a sus establecimientos franquiciados creyendolos de otra mercantil.

Pero para poder estimar la demanda interpuesta por Top Queens en defensa de la marca registrada, debe antes desestimarse la demanda reconvencional interpuesta por Queens DJ, que de este modo se erige en presupuesto de la acción de la actora. Y ello es así por cuanto de estimarse que la marca Top Queens vulnera una prohibición absoluta del artículo 5 de la LM , se entenderá que la marca no ha tenido eficacia en ningún momento (artículo 54.1).

TERCERO. ACCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL.

La actora ejercita acción por competencia desleal fundada en los artículos 6 y 12 de la LCD . Aunque en el suplico de la demanda se hace referencia a cualesquiera otras conductas, el principio de rogación exige que nos centremos únicamente en estos dos preceptos, sobre los que se hacen alegaciones fácticas, y en la que se hace referencia a la propia pericial de parte.

Con referencia a la jurisprudencia ya mencionada, el artículo 6, en aras al mantenimiento de un correcto funcionamiento del mercado, queda referido a una posible confusión por la forma de presentación del producto ( sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 ).

El artículo 12 se refiere a los supuestos de explotación de reputación ajena, y es la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015 la que viene a fijar los presupuestos para que prospere la acción fundada en este precepto. Dice así la resolución del alto tribunal:

'Bajo la rúbrica 'explotación de la reputación ajena', el párrafo primero del art. 12 LCD dispone que ' se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado '. El párrafo segundo apostilla que '(e) n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares '.

Los rasgos más característicos de este tipo, fueron expuestos por la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre , y reiterados por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo . De entre ellos, en relación con el presente pleito, conviene resaltar:

i) Este tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales, como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales (prestaciones, productos).

ii) Este precepto ( art. 12 LCD ) contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado.

iii) Para la apreciación de este ilícito competencial es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, crédito, prestigio, goodwill , buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-'.

En cuanto al riesgo de confusión desde el punto de vista de la legislación protectora de la competencia del mercado, resulta relevante resaltar que se ha constatado que Top Queens no es una empresa que conceda franquicias, aunque otorgue derechos similares a cambio del pago de un canon. Si lo es Queens JD.

Es de observar que el informe pericial de la actora hace referencia a la infracción de los artículos 6 y 12, partiendo de que los destinatarios o consumidores serían los posibles interesados en concertar una franquicia. Este tipo de solicitantes no puede equipararse al consumidor medio, sino que se trata de pequeños empresarios interesados en gestionar un negocio, que fácilmente podrían advertir que no se les ofrece una franquicia, o que efectivamente es lo que se le está ofertando.

La demandante sí hace referencia a la confusión respecto del consumidor medio, pero la prueba que propone, el informe pericial, se centra en los posibles interesados en obtener una franquicia.

No queda acreditado que la forma de presentación de los productos lleve a confusión a los consumidores. El modelo empresarial fundado en precios bajos y tasados, no consta que sea exclusivo de la actora.

En cuanto a la explotación de reputación de la actora, su pretensión adolece de falta de prueba de la implantación real de la misma. En este punto es insuficiente la información periodística que se aporta, ni tampoco la pericial, ya que el perito manifestó que la información sobre un número de tiendas se lo proporcionó la parte actora. La implantación hubiera exigido que con la demanda se aporta se algún tipo de documentación fehaciente o técnica acreditativa de la misma.

Por ello, procede la desestimación de la acción por competencia desleal.

CUATRO. ACCIÓN DE NULIDAD DE LA MARCA TOP QUEENS POR INFRACCION DEL ART. 51.1.I).

Para acreditar su posicionamiento, la parte demandada reconviniente aporta como documento 37 (acont. 69) un informe pericial a cargo del Sr. Cesar , cuya titulación deriva del Curso Superior Universitario de Perito Judicial Experto en Propiedad Intelectual e Industrial por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

La pericial fue ratificada en el juicio en el minuto 30:50 de la segunda grabación.

En la página octava se realiza la correspondiente comparación.

Marca registrada por la actora

Corona del Escudo de España

Observa el perito de la demandada que 'la representación de la corona real que realiza la Marca analizada no es idéntica a la oficial, sino que muestra una representación esquemática de la descripción anterior a excepción del color'.

Aunque no era el objeto de su informe, el perito de la parte actora Sr. Agapito , fue preguntado por esta cuestión por la defensa de Queens JD (minuto 11:45 de la segunda grabación). Manifestó que las coronas no se parecen, y que una visión global de la marca de la actora excluye una posible confusión, siendo el elemento preponderante la palabra Queens.

Por su parte, el perito de la demandada contiene en un anexo copia del registro de determinadas resoluciones de la oficina de patentes y marcas denegando la inscripción por motivos similares a los que aduce en su informe. Reiteró en el minuto 33 de la grabación que estamos ante un error de la oficina, y que el uso de la corona debía de tener la autorización de la Casa Real.

Comenzando por las resoluciones mencionadas en la pericial de la demandada, las mismas carecen de virtualidad de vincular con lo que se decide en este litigio. Se aporta un resultado del expediente, pero se desconoce si la resoluciones fueron recurridas y en su caso qué se decidió en la jurisdicción, que es administrativa.

No obstante es posible hacer mención en este caso a lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala 2ª, en Sentencia del 10 de febrero de 2014 . Se trata de un supuesto similar, y dice así la resolución del TSJ:

'La Administración en el presente caso rechaza al registro del nombre comercial 0282965/7 ALCANTARILLA PARA TODOS, (mixta) de la clase 41. Entiende dicha Dirección General que el registro referido incurre en la prohibición prevista en el art. 5.1 apartado i) de la Ley de Marcas 17/2001, por confundir al consumidor y supone un aprovechamiento indebido de la imagen institucional y no ser solicitado por el Ayuntamiento de Alcantarilla.

Y ese criterio es compartido por la SALA, por entender que en efecto, el nombre comercial incurre en la prohibición prevista en el art. 5.1, apartado i) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , por confundir al consumidor y supone un aprovechamiento indebido de la imagen institucional que lleva una corona, que es un símbolo del escudo del Estado sin la debida autorización , lo que lleva a una prohibición absoluta y que igualmente recoge símbolos de las fiestas locales como es el caso de las brujas sin tener autorización municipal, y por ultimo es un lema que carece de significación propia e independiente para algún tipo de servicios , y muchos menos para los que establece elector en su petición. Y no ser solicitado por el Ayuntamiento de Alcantarilla. Y que es evidente que utilizar esa marca mixta con signos gráficos de la corona , los signos locales y el lema, como pretende la actora supone usar símbolos públicos protegidos además de ser un concepto genérico que no define la existencia de un bien con una peculiaridad definida o la prestación de un servicio con unas características típicas y por tanto claramente induce a error sobre la naturaleza del producto o servicio que pretende asimilarlo a una prestación de un organismo publico ya sea municipal o de algún organismo autónomo. Y por ello nos encontramos ante una prohibición absoluta por tratarse de símbolos especialmente protegidos y ser términos genéricos vacíos de carácter distintivo y como tal concepto no puede inscribirse como marca'.

En el supuesto concreto la marca se había registrado para la clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

La similitud entre la corona de la marca Top Queens y la corona del escudo real resulta apreciable, a la vista de la descripción legal de la Corona Real.

Ahora bien, la mera semejanza de las coronas no es suficiente para que la marca quede incursa en la prohibición del artículo 5.1.i). Es necesario que la marca lleve a confusión al consumidor, en este caso a la creencia de que la empresa Top Queens tiene relación con la Casa Real española. Como se observa, el término Queen, anglosajón, aleja este riesgo, así como su preeminencia en la marca, y el hecho de que además se contenga en una banda la palabra 'couture', francesa, y que, si bien con esfuerzo, significa costura. Pero igualmente, el término 'couture' difumina cualquier riesgo de confusión.

Por lo expuesto, se desestima la demanda reconvencional interpuesta por Queens JD.

QUINTO. EFECTOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR TOP QUEENS EN DEFENSA DE LA MARCA REGISTRADA.

Estimada la acción por infracción de los derechos de marca, los efectos pretendidos por la actora deben modularse, al no estimarse la acción de competencia desleal.

1. Se declara que los actos llevados a cabo por la demandada, consistentes en la explotación comercial de la denominación 'Queens' para productos y servicios en las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor constituyen actos de infracción de los derechos que derivan a favor de la actora, de la inscripción de su marca número 3.065.315 'Top Queens Couture'.

2. Se declara que los actos infractores han ocasionado daños y perjuicios a la actora.

Se condena a la demandada a:

1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. Cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro de:

a. La explotación comercial de la denominación 'Queens' para productos y servicios en clases 18, 25 y 35 del Nomenclator.

b. La explotación comercial, incluida la realizada a través de nombres de dominio con nombres de perfil o usuario en redes sociales tales como Facebook, Twitter o cualesquiera otras, de cualesquiera otros signos que sólo difieran de 'Queens' en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, tales como 'Q-Queens' o similares, en relación con productos en clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor.

Con imposición de indemnizaciones coercitivas de cuantía no inferior a 600 € por cada día que transcurra sin que se produzca la sensación efectiva de la violación, debiendo fijarse en ejecución de sentencia el importe de la indemnización y a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar,

3. Retirar del tráfico económico, a su costa, todas las unidades de producto que haya sido rotuladas, marcadas o etiquetadas empleando la denominación 'Queens' para productos en clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor, así como de cualesquiera otros signos que únicamente difieran en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, folletos, dossiers, o cualesquiera otros documentos en los que figure en dichos signos.

4. A destruir a su costa, los productos retirados del mercado conforme al pedimento anterior, así como los medios principalmente destinados a cometer las actividades ilícitas, entre los que se incluye, en especial el material publicitario, así como cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner los signos en los productos, debiendo acreditar la condenada que la destrucción se ha llevado a cabo, mediante certificado emitido por la empresa destructora en el que figura en la fecha, número de unidades y pruebas fotográficas de la destrucción. No obstante, se admite que si la naturaleza del producto lo permite, que la demandada elimine el signo distintivo si afectara al producto (art. 41.1 d)

5. Se declara la nulidad del registro en España de las marcas mixtas españolas 3553364, 3553368 y 3553372 'Queens Jeunesse Doree', para proteger productos de las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor internacional, y se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la cancelación del mismo.

En cuanto a la publicación del fallo de la sentencia, este efecto no es automático ( STS de 6 de noviembre de 2009 ). La parte actora no ha justificado suficientemente la necesidad de su publicación como medio para que cesen los efectos de la infracción marcaria, o como medio para restablecer un daño en la imagen del signo de la actora, que aquí no se da.

Se interesa la modificación de la denominación social de Queens JD por otra que no contenga la denominación 'Queens' ni cualesquiera otros signos que sólo difieran de 'Queens' en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos.

La demanda versa en esencia sobre la infracción derivada del uso de las marcas registradas por la demandada. Lo cierto es que no se ha probado que la demandada haya realizado un uso de su denominación social como marca o nombre comercial, ni por tanto se ha acreditado que la demandada haya realizado un uso de su denominación social más allá de identificarse como persona jurídica en el mercado. No procede por tanto estimar la demanda en este punto. Esta desestimación conlleva también la desestimación de la solicitud de transferencia a la actora el nombre de dominio (i) q-queens.com, ya que considero que este nombre de dominio iría en consonancia a la denominación social de la demandada, y que la marca de la actora se protege suficientemente con el cese inmediato de la explotación comercial, incluida la realizada a través de nombres de dominio con nombres de perfil o usuario en redes sociales tales como Facebook, Twitter, incluida por tanto este dominio, de la denominación 'Queens' en los términos ya expuestos.

SEXTO. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Interesada indemnización por daños y perjuicios por la actora, la parte demandada manifestó, que para el caso de ser condenada no se impusiera la obligación de indemnizar, al no acreditarse por la actora los daños y perjuicios.

Conforme al artículo 42.2 de la LM , 'todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada'.

En el presente caso, consta como documento 10 de la demanda requerimiento de cese en la infracción (dentro del acont. 2), por lo que la parte demandada, condenada por la infracción, debe indemnizar los daños y perjuicios en la forma que se dirá.

Establece lo siguiente el artículo 43 de la LM :

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

A instancia de parte se acordó la designación de perito judicial. El nombramiento correspondió a don Jesús Carlos , Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Auditor de Cuentas y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

El informe consta unido por Diligencia de Ordenación de 5 de noviembre de 2018, como acontecimiento 134 del visor.

El objeto del dictamen fue determinar:

a) El beneficio obtenido por Queens JD derivado de la explotación de cualquier producto o servicio para cuya denominación, comercialización, promoción, etiquetado, ofrecimiento o promoción se haya utilizado la denominación 'QUEENS' o 'Q-QUEENS', según lo establecido en el apartado primero A del Fundamento de Derecho Quinto de la presente demanda, que dice textualmente1:-La demandante solicita que la indemnización por daños y perjuicios secalcule tomando como base el beneficio obtenido por la demandada

consecuencia de los servicios y productos comercializados, ofrecidos, etc. La determinación de la cuantía de la indemnización habrá de efectuarse siguiendo los criterios del artículo 399 LEC ...-

b) Calculo del 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada.

Considerando que la parte demandante interesa la indemnización a que se refiere el artículo 43.2 a) de la LM , a l no probarse ni perjuicios ni ganancias dejadas de obtener, no se dan los parámetros para fijar la indemnización según dicho precepto. Incluso el perito avisa de una caída de ventas que se advierte en 2018, por lo que considera que sus resultados son cero.

Ante ello, se impone que la demandada indemnice por la vía del artículo 34.5, que es una indemnización de carácter objetivo y reglado, para todo caso de condena. El perito la calcula en una cifra de 27.970,98 €.

SÉPTIMO. COSTAS.

En cuanto a las costas derivadas de las acciones ejercitadas por Top Queens, estimada parcialmente la demanda de la actora, no se imponen costas a ninguna de las partes.

En cuanto a las costas derivadas de la demanda reconvencional interpuesta por Queens JD, en tanto ha sido íntegramente desestimada, se imponen a la demandada reconviniente.

Fallo

Que con ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Campo Martínez, en nombre y representación de Top Queens, S.L., contra la entidad mercantil Queens Jeunesse Doree Franquiciadoras, S.L., debo:

1. Se declara que los actos llevados a cabo por la demandada, consistentes en la explotación comercial de la denominación 'Queens' para productos y servicios en las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor constituyen actos de infracción de los derechos que derivan a favor de la actora, de la inscripción de su marca número 3.065.315 'Top Queens Couture'.

2. Se declara que los actos infractores han ocasionado daños y perjuicios a la actora.

Se condena a la demandada a:

1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. Cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro de:

a. La explotación comercial de la denominación 'Queens' para productos y servicios en clases 18, 25 y 35 del Nomenclator.

b. La explotación comercial, incluida la realizada a través de nombres de dominio con nombres de perfil o usuario en redes sociales tales como Facebook, Twitter o cualesquiera otras, de cualesquiera otros signos que sólo difieran de 'Queens' en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, tales como 'Q-Queens' o similares, en relación con productos en clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor.

Con imposición de indemnizaciones coercitivas de cuantía no inferior a 600 € por cada día que transcurra sin que se produzca la sensación efectiva de la violación, debiendo fijarse en ejecución de sentencia el importe de la indemnización y a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar,

3. Retirar del tráfico económico, a su costa, todas las unidades de producto que haya sido rotuladas, marcadas o etiquetadas empleando la denominación 'Queens' para productos en clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor, así como de cualesquiera otros signos que únicamente difieran en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, folletos, dossiers, o cualesquiera otros documentos en los que figure en dichos signos.

4. A destruir a su costa, los productos retirados del mercado conforme al pedimento anterior, así como los medios principalmente destinados a cometer las actividades ilícitas, entre los que se incluye, en especial el material publicitario, así como cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner los signos en los productos, debiendo acreditar la condenada que la destrucción se ha llevado a cabo, mediante certificado emitido por la empresa destructora en el que figura en la fecha, número de unidades y pruebas fotográficas de la destrucción. No obstante, se admite que si la naturaleza del producto lo permite, que la demandada elimine el signo distintivo sin afectar al producto (art. 41.1 d)

5. Se declara la nulidad del registro en España de las marcas mixtas españolas 3553364, 3553368 y 3553372 'Queens Jeunesse Doree', para proteger productos de las clases 18, 25 y 35 del Nomenclátor internacional, y se ordena a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la cancelación del mismo.

La demandada Queens JD indemnizará a la actora por la vía del artículo 34.5, en la cantidad de 27.970,98 €.

Sin imposición costas causadas a instancias de la actora reconvenida.

Con DESESTIMACIÓN de la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Navas Carrillo en nombre y representación de Queens Jeunesse Doree Franquiciadoras, S.L., con imposición de las costas derivadas de la reconvención a la demandada reconviniente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por don Javier Quintana Aranda, Magistrado-Juez de refuerzo de los Juzgados de lo Mercantil de Murcia, de lo que como Letrada al Servicio de la Administración de Justicia certifico.