Sentencia CIVIL Nº 321/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 1059/2018 de 15 de Marzo de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 1059 (48-U) 18.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 673/17.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.
SENTENCIA NÚMERO 321/19
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a quince de marzo del año dos mil diecinueve.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la
Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto
los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión
Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por KELYCA BISUTERÍA
Y COMPLEMENTOS, SL, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª
MARÍA SIRERA DEVESA, con la dirección letrada de D. ÓSCAR OTERO FERNÁNDEZ; siendo la parte
apelada S. TOUS, SL, actuando con su Procuradora D.ª AMANDA TORMO MORATALLA, con la dirección
letrada de D. DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 23 de julio de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil S. TOUS, S.L. contra la mercantil KELYCA BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS S.L. y en consecuencia: A) Declaro que la demandada KELYCA BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS S.L. con la comercialización o tenencia con dicho fin de los productos objeto del procedimiento, ha infringido los derechos de exclusiva que ostenta la mercantil S. TOUS, S.L. sobre las marcas de la Unión Europea nº 1.755.636, 3.236.619, 8.127.128 y 8.127.144 titularidad de TOUS.

B) Condeno a la demandada: A cesar en tales actos infractores.

A la retirada del tráfico económico de los productos infractores y su posterior destrucción a su costa.

A indemnizar a las actoras en la cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (25.429#92€) en concepto de daños y perjuicios.

A pagar las costas del presente procedimiento.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 21 / 2 / 19, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia ha estimado íntegramente la demanda y ha declarado que la demandada ha infringido una serie de marcas de la Unión Europea, titularidad de la actora, con la comercialización (o tenencia con dicho fin) de los productos objeto del procedimiento, efectuando una serie de pronunciamientos condenatorios derivados de la infracción.

Frente a dicha decisión se alza la otrora demandada, formulando una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los siguientes fundamentos.

Anticipamos que compartimos la correcta sentencia de instancia, a la que nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones, efectuando seguidamente una serie de disquisiciones, que estimamos de especial interés.



SEGUNDO. Infracción marcaria por comercialización de productos que incorporan un diseño registrado posterior.- Se aduce, en primer lugar, que la demandada se ha limitado a comercializar, previa lícita compra de buena fe, un producto que incorpora un diseño industrial español registrado por un tercero; diseño cuya nulidad incluso se pretendió por TOUS ante los Juzgados de lo Mercantil y Audiencia Provincial de Madrid, con resultado desfavorable.

El motivo se desestima, como bien se advirtiera en la instancia, porque en esta materia rige el conocido principio marcario de prioridad registral.

Este Tribunal viene declarando con reiteración (por ejemplo, sentencia de 26 de enero de 2017 y muchas posteriores), la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de otra marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma.

Esa marca posterior puede ser una marca de la Unión Europea. La conocida STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11 , ha establecido, en relación al artículo 9 RMC, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria (hoy marca UE) de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. Por tanto, el infractor puede ser el titular de la marca posterior, el ' tercero ' a que se refiere el Reglamento, pues éste no limita el derecho exclusivo del titular de la marca anterior respecto del titular de una marca de la Unión posterior, y, en virtud del llamado principio de prioridad, la marca anterior prima sobre la marca posterior, pues se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

El tercero infractor también puede ser el titular de una marca española posterior, pues el Tribunal Supremo, haciéndose eco de dicha doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014 , la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro.

Por último, tercero infractor también puede ser quien comercialice productos que incorporen un diseño nacional registrado con posterioridad, pues el art. 51.2 (' Límites al ejercicio del derecho ') de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece que ' El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior '.

Siendo indiferente, a los efectos de la infracción, que los productos se hayan comprado lícitamente o que la actuación haya estado presidida por la buena fe.



TERCERO. Infracción de marcas notorias.- Como segundo y último motivo de recurso se plantea que los productos en cuestión no son idénticos a las marcas registradas, sobradamente conocidas por el público a que van dirigidas, por lo que no existiría riesgo de confusión, máxime cuando unos y otros se comercializan en locales y de forma distinta.

La sentencia recurrida ha considerado la existencia de infracción por aplicación del art. 9.1.c) RMC (riesgo de confusión) como por el art. 9.1.d (protección reforzada de las marcas notorias).

El recurso se ha centrado, exclusivamente, en discutir el riesgo de confusión, sin combatir la infracción que se sustenta en el art. 9.1.d RMC, con lo que bastaría ya para desestimar el recurso.

Pero consideramos de interés efectuar alguna disquisición acerca de la protección de las marcas notorias.

No se discute la notoriedad de las marcas titularidad de la demandante.

Nos movemos en el ámbito del 9.1.c RMC, aplicado por motivos de índole temporal, que dispone que ' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos '.

Aun cuando la dicción literal del precepto pudiera sugerir que la protección dispensada a las marcas notorias tan solo se produce cuando el signo se utiliza para productos o servicios no similares a aquéllos para los que está registrada la marca, es consolidada la jurisprudencia comunitaria (por todas, sentencia del Tribunal de Justicia, sala segunda, de 6 de octubre de 2009 , en el conocido como Asunto Pago, que remite a la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C 292/00 , Rec. p. I 389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 ) que indica que, a pesar de su texto y en atención a la estructura general y los objetivos del sistema en el que se inscribe dicho precepto, la protección de las marcas UE renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

Esta protección reforzada a las marcas notorias exige, pues, de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos: El primero, que el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada.

El segundo, que ésta sea notoria o renombrada.

El tercero, que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

El cuarto, que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

El quinto, que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

La reciente STS 2 de febrero de 2017 (Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Vela), compendia la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de las marcas notorias. De esta sentencia, pueden resaltarse las siguientes conclusiones: i) La protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados ii) Lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos.

iii) El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo.

iv) El Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.

v) Para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.

La STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto L#Oreal ) contiene interesantes razonamientos sobre los criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena: ' (41) El concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' -también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding'- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar.

Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

(44) Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

(49) A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

(50) A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna'.

En el caso que nos ocupa, el grado de similitud de los signos enfrentados es alto, lo que permite que el público pueda asociarlos entre sí, máxime cuando, como decimos una parte significativa del público pertinente está familiarizado con las marcas de la actora (véase la sentencia de 12 de julio de 2006 en Vitakraft-Werke Wührmann v OAMI - Productos Veterinarios (de Johnson vitacoat) , T-277/04 , apartado 34 y la jurisprudencia citada).

En efecto, como se observa a la vista de los productos infractores obrantes en el proceso -además de los que se visualizan a través de las fotografías aportadas-, resulta evidente que reproducen de manera palmaria los registros titularidad de la demandante y en particular, las líneas recortadas y en patrón del osito que constituye la marca, líneas, diseño gráfico y configuración visual plenamente característica, identificable y reconocida en el ámbito de la bisutería y joyería, tanto que es sobre tal diseño gráfico que detiene el consumidor su atención para identificar el origen el empresarial del producto al ser éste su elemento característico.

En el caso hay por tanto infracción de marca notoria, no solo porque es evidente la similitud confusoria y en último término, la evocación entre el signo figurativo marca europea y los productos de la demandada que reproducen confundido con el aspecto del producto aquella, formas ambas, como antes explicábamos, susceptibles de completar la infracción de la marca, sino porque no estando en cuestión la notoriedad de la marca, la comercialización de productos que incorporan un signo similar revela una intención de aprovechamiento de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, con lo que se obtiene una ventaja de su carácter distintivo o renombre.

A la vista de estas consideraciones, la conclusión debe ser que el motivo y con él, el recurso debe quedar desestimado.



CUARTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ ).



QUINTO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de KELYCA BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 23 de julio de 2018, en los autos de juicio ordinario n.º 673/17, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.