Sentencia CIVIL Nº 322/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 251/2018 de 15 de Marzo de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA N.º 251 (U-15) 18.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO n.º 600/16.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.
SENTENCIA NÚM.322/19
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a quince de marzo del año dos mil diecinueve.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea (integrado orgánicamente en la Sección Octava de
la Audiencia Provincial de Alicante), integrada por los Istmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes
autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión
Europea n.º 1; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por POLICESHOP,
SL, RELGA COMPANY, SL, Carlos Antonio , Luis Manuel y Jesús Carlos , representados por la Procuradora
D.ª CRISTINA ISABEL ESCRIBANO SÁNCHEZ, con la dirección letrada de D. ALEJANDRO DÍAZ MARRERO;
siendo la parte apelada NEW BALANCE ATHLETIC INC, representada por el Procurador D. JUAN CARLOS
OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección letrada de D.ª PATRICIA KOCH MORENO.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 8 de enero de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., contra don Jesús Carlos , don Luis Manuel , don Carlos Antonio , y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L., debo: A) DECLARAR Y DECLARO: 1. Que la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de las marcas de la Unión Europea número 103.697 en clases 18 y 25, número 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, número 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), en clases 18 y 25, número 4.577.771 'NB' (denominativa), en clase 25, 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), en clase 35 y número 3.458.502 en clases 35, 36 y 41, las cuales son marcas renombradas, por lo que su protección alcanza también a aquellos productos y servicios para los cuales no se encintran registradas.

2. Que la clara similitud que se aprecia entre las marcas 'NEW BALANCE', 'NB' y las marcas figurativas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. y la marca española número 3.111.857, unido a la coincidencia de áreas comerciales en que se desenvuelven los productos distinguidos por las marcas renombradas de la entidad mercantil Nerw Balance Athletics, Inc. y la comercialización de gafas de sol, artículos deportivos y textiles que llevan a cabo don Jesús Carlos , don Luis Manuel , don Carlos Antonio , y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L., es susceptible de generar en el mercado un riesgo de confusión entre dichas actividades.

3. Que, unido a la evidente semejanza existente entre los signos en liza, se produce un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas 'NEW BALANCE' y 'NB' de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., la cual amplia su protección también a productos no protegidos por sus marcas.

4. Que el uso que don Jesús Carlos , don Luis Manuel , don Carlos Antonio , y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L. están haciendo de su marca 'NEWBALANCE', no autorizada por el titular de las marcas renombradas 'NEW BALANCE' y 'NB', constituye una violación de los derechos que la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. ostenta sobre estas marcas.

5. Que la marca española número 3.111.857 es nula conforme a la vigente Ley de Marcas y al Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, por ser susceptible de generar en el mercado riesgo de confusión con las marcas anteriores de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc.

6. Que el diseño industrial nacional número 524.051 es nulo conforme a la vigente Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, por incorporar la marca renombrada 'NEW BALANCE' de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., anteriormente registrada.

7. Que por la utilización del signo 'NEWBALANCE' que se observa en las facturas aportadas, emitidas por la empresa taiwanesa Sun Sight Glases Co., Ltd., a las empresas pertenecientes a don Jesús Carlos , don Luis Manuel , don Carlos Antonio , así como en la publicidad creada para promocionar los productos infractores, don Jesús Carlos , don Luis Manuel , don Carlos Antonio , y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L. han causado a la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., daños y perjuicios como consecuencia de la infracción de marcas de la Unión Europea número 103.697 en clases 18 y 25, número 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, número 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), en clases 18 y 25, número 4.577.771 NB (denominativa), en clase 25, número 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), en clase 35 y número 3.458.502 en clases 35, 36 y 41 y del aprovechamiento indebido de su renombre que deben ser indemnizados B) CONDENAR Y CONDENO a don Jesús Carlos , don Luis Manuel , don Carlos Antonio , y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L.: 1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. A cesar y abstenerse de toda utilización actual o futura, como marca o nombre comercial del signo distintivo 'NEW BALANCE', 'NB' o las marcas figurativas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., o de cualquier otro que tenga con él semejanza gráfica o fonética que violen las marcas renombradas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., para cualquier producto o servicios comprendido en las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional, a la vista de la gran reputación de la que gozan las marcas 'NEW BALANCE', 'NB' o las marcas figurativas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. en el mercado español 3. A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y en particular que se retiren del tráfico económico y se destruya cuantos productos de la índole que sean, documentos de publicidad o negocio, cartas, folletos, facturas y soportes de cualquier clase en los que se haya materializado la violación del derecho de marcas.

4. Al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados a la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., como consecuencia de la infracción de las marcas de la Unión Europea número 103.697 en clases 18 y 25, número 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, número 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), en clases 18 y 25, número 4.577.771 'NB' (denominativa), en clase 25, 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), en clase 35 y número 3.458.502, en clase 35, conforme al criterio fijado en el artículo 43.5 de la LM . La cuantificación se hará en fase de ejecución de sentencia, siendo las bases del cálculo el 1% de la facturación o volumen total de negocio derivado de la comercialización y venta de los productos ilícitamente marcados.

C) PROCEDER Y PROCEDO en su día a ordenar la cancelación registral de la marca española nº 3.111.857 y del diseño industrial español nº 524.051, mediante la remisión del oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don Jesús Carlos , don Luis Manuel , don Carlos Antonio , y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo de apelación, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 7 / 11 / 18, en que tuvo lugar.



TERCERO.- Se dictó entonces providencia de fecha 13 de noviembre de 2018, en que se acordó la suspensión de la deliberación y votación a fin de dar traslado a las partes, y al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con el art. 48.3 LEC , y en el plazo común de diez días, alegaran lo que tuvieran por conveniente acerca de la posible falta de competencia objetiva del Juzgado de Marcas de la Unión Europea para conocer de la acción de nulidad de un diseño industrial español, ejercitada en la demanda acumuladamente a la acción de infracción de marcas de la Unión, habiendo presentado la parte apelada y el Ministerio Fiscal sus escritos de alegaciones, en que consideran que dicho Juzgado posee competencia objetiva para conocer de dicha acción de nulidad.



CUARTO.- Mediante auto de 21 de diciembre de 2018, se acordó que el Tribunal tenía competencia para conocer de las acciones acumuladas en la demanda, de infracción de marcas de la Unión Europea, de nulidad de una marca española y de nulidad de un diseño español.



QUINTO.- Seguidamente, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 14 de marzo de 2019, en que tuvo lugar.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.- La sentencia dictada en primera instancia ha estimado íntegramente la demanda, declarando la existencia de infracción de varias marcas de la Unión Europea (en adelante, marcas UE), y declarando la nulidad de una marca y de un diseño españoles, sobre la base de los siguientes razonamientos de interés, dichos sean muy en síntesis: i) Las cinco marcas UE cuya protección se impetra merecen la calificación, a la vista de la prueba practicada en el procedimiento, de renombradas, o notorias, en el sector de las prendas deportivas, particularmente las que se utilizan para hacer running.

ii) De ahí que reciban la protección reforzada que proporciona el art. 9.1.c del Reglamento de Marcas Comunitarias (en adelante, RMC, que se aplica por razones de índole temporal).

iii) De otra parte, también existe infracción de dichas marcas UE en atención al art. 9.1.b RMC, por existir riesgo de confusión ya que, dada la clara similitud entre las marcas de la actora y la marca española de la codemandada, la infracción se produce por la comercialización de gafas de sol, artículos deportivos y textiles que llevan a cabo los codemandados.

iv) La nulidad de la marca española procede, ex arts. 8.1 y 6.1.a de la Ley de Marcas (LM ), por el riesgo de confusión antedicho, con las marcas UE anteriores de la parte demandante.

v) La nulidad del diseño español procede, de acuerdo con los arts. 25.1 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios (RDMC ) y 65.1 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI), por incorporar una marca anterior titularidad de las actoras (NEW BALANCE).

Frente a dicha decisión se alza la otrora demandada, formulando muy brevemente (un recurso de cinco folios) una serie de motivos impugnatorios que serán abordados en los siguientes fundamentos de derecho.

Mediante el recurso de apelación que se ha interpuesto, la parte recurrente persigue que se revoque la resolución dictada en primera instancia y que este Tribunal, procediendo a un nuevo examen de las actuaciones, dicte otra favorable a sus intereses. Ya se adelanta que la valoración que efectúa este Tribunal es coincidente con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en el escrito de interposición del recurso se advierta motivo alguno que permita disentir de la decisión contenida en la resolución recurrida, la cual puede ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987, 146/L980, 27/L992 , 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89 , y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Poco más se puede añadir a lo que, con correctísima valoración de la prueba practicada y con acertada aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso, se contiene en la resolución apelada.

Se hará reseña particular, no obstante, a continuación, de algunos datos que son de especial relevancia y que corroboran la solución adoptada en la resolución recurrida.



SEGUNDO. Competencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea para conocer de las acciones acumuladas en la demanda: infracción de marcas UE, nulidad de marca nacional posterior y nulidad de diseño industrial posterior.- Como se ha indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, el Tribunal se ha planteado la cuestión relativa a su competencia objetiva para conocer de la acción de nulidad del diseño español, acumulada a las acciones por infracción de marcas UE, habiendo resuelto en el sentido de considerarse objetivamente competente.

Como quiera que el auto de 21 de diciembre de 2018 forma parte del rollo de apelación, y, al ser de trámite, no será accesible en la base de datos del CENDOJ, parece conveniente transcribir sus razonamientos, para general conocimiento y por el indudable interés que suscita la cuestión.

Decíamos en dicho auto: 'En la sentencia recurrida, y en lo que interesa al trámite en que nos encontramos, se ha declarado, congruentemente con las acciones deducidas en la demanda, que el uso que los codemandados están haciendo de su marca española 'NEWBALANCE' constituye una infracción de las marcas renombradas de la actora, 'NEW BALANCE' y 'NB', razón por la que ha declarado su nulidad. De igual modo, ha declarado la nulidad del diseño español n.º 524.051, por incorporar la marca de la actora, de conformidad con el art. 65.1, en relación con el art. 13.f), de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (preceptos que establecen - art. 65.1, ' Causas de nulidad '- que ' El registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta ley como causas de denegación de registro ' y -art. 13.f- que '... el registro del diseño será cancelado cuando: f) El diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado '.

El diseño cuya nulidad se ha declarado es el n.º 524.051, una de cuyas perspectivas (en que se aprecia la marca 'Newbalance') es la siguiente:

SEGUNDO. Competencia objetiva del Tribunal de Marcas de la Unión Europea cuando se acumulan acciones basadas en el Reglamento de Marcas UE y en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Posición del Tribunal.- Con relación a la acumulación de acciones basadas en el RMUE (antes, Reglamento de Marca Comunitaria) y en la LPJDI, este Tribunal marcó un punto de inflexión con el auto n.º 122/17, de fecha 27 de noviembre de 2017, dictado en el rollo de apelación 346 U-32/17 .

Así, desde la creación de los tribunales de marcas UE, a finales de 2004, hasta dicho auto, hemos venido aceptando la acumulación de acciones basadas en una marca UE y en un diseño español. Esta acumulación ha sido tácitamente aceptada por el Tribunal Supremo al conocer de los recursos de casación o extraordinario por infracción procesal entablados, pues no activó nunca el mecanismo del art. 48.2 LEC ( 48.2 LEC , ' Cuando el tribunal que conozca del asunto... en trámite de recurso extraordinario por infracción procesal o de casación entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda ').

A mero título ejemplificativo, se pueden señalar las siguientes sentencias en que aceptamos dicha acumulación: i) Sentencia n.º 313/2013, de 12 de julio de 2013 , en procedimiento en que se habían acumulado una acción por infracción de marca comunitaria y por infracción de diseño industrial español ( STS de 25 de febrero de 2016 ).

ii) Sentencia n.º 25/2014, de 06 de febrero de 2014 , también por acumulación de acciones por infracción de ambos títulos de propiedad industrial. Este Tribunal desestimó el recurso de apelación y el Tribunal Supremo hubo de abordar el análisis de las dos acciones (las marcarias y las basadas en los diseños españoles) para desestimar el recurso de casación ( STS, Civil sección 1 del 25 de febrero de 2016 ).

iii) Sentencia n.º 390/2013, de 10 de octubre de 2013 , por infracción de marcas y diseño español.

iv) Sentencia n.º 270/2010, de 11 de junio de 2010 , en que declaramos la infracción marcaria y la nulidad de un diseño español.

Pero, con el mencionado auto n.º 122/17, de fecha 27 de noviembre de 2017, dictado en el rollo de apelación 346 U-32/17 (auto dictado tras seguirse el trámite previsto en el art. 48.3 LEC ), el criterio hasta entonces mantenido se modificó, pues el parecer mayoritario del Tribunal (no unánime, pues se formuló un voto particular que, por ignorado motivo, no aparece en la base de datos del Cendoj, ni se hace referencia en el auto a su existencia) fue que el Juzgado de Marcas de la Unión Europea carecía de competencia objetiva para conocer de la acción por infracción de diseños nacionales que se había acumulado a la acción por infracción de marcas de la Unión.

Esta posición mayoritaria se fundó, dicho sea en síntesis, en los siguientes razonamientos: i) el Juzgado de Marcas Comunitarias carece de competencia objetiva para conocer de la acción de infracción de diseños nacionales, de conformidad con el artículo 124 RMUE 2017/1001 -versión codificada -, art. 80 del Reglamento 6/2002, de Dibujos y Modelos Comunitarios y art 125 de la derogada Ley 11/1986, de Patentes , que atribuía la competencia objetiva al Tribunal con sede en la ciudad del Tribunal Superior de Justicia de la CCAA territorialmente competente; ii) no existe la conexión exigida en la DA de la Ley de Marcas, pues los criterios de la infracción son distintos: en el caso de las marcas, están basados en la distintividad y por tanto, genéricamente al menos, en el riesgo de confusión en el tráfico económico, y los de los diseños, se sustentan en la singularidad o impresión general del dibujo o modelo; iii) no hay conexión entre ambos títulos, pues '...

lo que puede ser infracción marcaria, no tiene porqué serlo de un diseño que esté conformado por la gráfica que compone de manera única o principal el signo distintivo ni viceversa, ya que los parámetros de valoración serán necesariamente diferentes '; iv) tampoco hay conexidad de prejudicialidad ni de complementariedad.

Por estos motivos, resolvimos que el ejercicio de la acción de infracción del diseño español debería ejercitarse, de forma independiente, ante el tribunal objetivamente competente, que sería el Juzgado de lo mercantil competente por razón del territorio que esté en sede de Tribunal Superior de Justicia de CCAA. Se declaró, pues, la nulidad de todo lo actuado en relación a las acciones por infracción de los diseños españoles.

Por su parte, el voto particular defendió la posibilidad de ejercicio acumulado de acciones por infracción de marcas UE y de infracción de diseños industriales españoles, con los siguientes argumentos: i) ése había sido el criterio mantenido al respecto por el Tribunal desde su creación; ii) la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas (en redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio), en su número segundo establece una norma específica sobre acumulación de acciones, cuando establece que el Juzgado de Marcas UE será competente '... para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria '; iii) la conexión entre las pretensiones deberá analizarse en cada caso concreto, en atención a las circunstancias particulares que concurran, sin que se pueda dar una respuesta generalizada al respecto; iv) en el caso enjuiciado, existían puntos de conexión más que suficientes entre las pretensiones, tanto subjetivos (se imputaba la infracción de marcas y diseños a una misma sociedad) como fácticos (los presuntos hechos infractores de marcas y diseños eran los mismos, es decir, la actuación de la demandada era única pero plural en su resultado lesivo de la propiedad industrial), con similitud o identidad entre la representación de las marcas y los diseños, siendo comunes, por último, varias de las pretensiones deducidas (cesación, indemnización y retirada del tráfico económico de los productos intervenidos, con posterior destrucción). Por tanto, dándose la conexidad exigida por la mencionada DA, la acumulación de acciones sería posible, y su conocimiento habría de corresponder al mencionado Juzgado de marcas UE, con lo que se evitarían inconvenientes no sólo de economía procesal sino también de evitación de resoluciones contradictorias.

En este estado de cosas, el Tribunal reaborda la cuestión, analizando el caso concreto que nos ocupa, a fin de determinar si el criterio indicado también tiene aplicación cuando se trata de acumulación de acciones por violación de marca UE y de nulidad de un diseño industrial que la incorpora.



TERCERO. Acumulación de acciones por infracción de marca UE y de nulidad de diseño español, por incorporar la marca.- De entrada, este Tribunal ya ha admitido la acumulación de estas dos acciones con anterioridad, en el rollo n.º 55 / 10, en que recayó sentencia n.º 270/2010, de 11 de junio de 2010 , en que se confirmó la sentencia de instancia, que declaró la infracción marcaria y la nulidad de un diseño español. Como en el caso que ahora nos ocupa, la nulidad se fundaba en los arts. 65.1 y 13.f LPJDI, por incorporar el diseño una marca. El Tribunal Supremo ninguna objeción competencial apreció cuando resolvió los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que se interpusieron contra dicha sentencia ( STS n.º 31/2013, de 5 de febrero ).

Al haberse iniciado el procedimiento que nos ocupa bajo la vigencia de la Ley de Patentes de 1986 (Disposición transitoria sexta de la LP 24 / 15, ' Acciones judiciales. Las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado '), la cuestión relativa a la acumulación de acciones se encuentra regida, exclusivamente, por la LEC y LOPJ en su redacción anterior, con lo que teniendo este Tribunal competencia exclusiva y excluyente para conocer de las acciones por infracción de marcas UE, también la tiene, por el llamado principio de permeabilidad relativa (reiterado por este Tribunal en pluralidad de resoluciones), para conocer de la acumulada de nulidad de un diseño español, pues el conocimiento de esta acción se atribuía en dicha LOPJ genéricamente a los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Marca UE gozan de esa naturaleza, en cuanto son Juzgados de lo Mercantil de Alicante. En síntesis, y como dijimos en la sentencia de 3 de febrero de 2006 , '... al principio de 'capilaridad orgánica' o 'permeabilidad relativa' a que este Tribunal de Marca comunitaria ha acudido en resoluciones anteriores..., al abordar cuestiones competenciales.

Esa suerte de 'ósmosis judicial' se asienta en el siguiente hecho incontestable: los dos únicos órganos judiciales integrantes de la Jurisdicción española sobre la marca comunitaria son, al tiempo, órganos judiciales integrados en la Jurisdicción mercantil. Y es a los órganos de la jurisdicción mercantil a los que la LOPJ atribuye el conocimiento de los asuntos relativos a la propiedad industrial.

Es decir, la especialización se acrecienta desde que, de un lado, la competencia objetiva para conocer de los pleitos sobre marcas corresponde a los órganos de lo mercantil; y la competencia objetiva para conocer de los litigios sobre marcas comunitarias, en los términos explicitados, se atribuye a los órganos de la Marca Comunitaria. Y ambos se manifiestan, en el caso español, en unos mismos órganos judiciales, que participan de una doble naturaleza, y que no pueden obviar el flujo competencial y de especialización (a suerte de 'vasos comunicantes') que en su seno subyace'.

Por tanto, la acumulación de dichas acciones sería posible, de conformidad con los arts. 73 y 71 LEC .

La solución es la misma, de aplicar la LP 24/2015y la Ley de Marcas, en la redacción dada por ésta.

Así, como ya hemos indicado, la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas (en redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio ), en su número segundo, dispone que '2.

Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria '.

Por tanto, existe ya una previsión expresa sobre una cuestión procesal, cual es la de la acumulación de acciones, que, además, por su especificidad referida a los Juzgados de Marca UE, goza de preferencia sobre las reglas de acumulación establecidas en la LEC.

De conformidad con dicho precepto, los Juzgados Españoles de Marcas de la Unión Europea serán competentes (y dicha competencia les corresponderá en exclusiva, ex RMUE), en los litigios por infracción de marcas UE para conocer, acumuladamente: 1º De acciones concernientes a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares. Nótese que la referencia a ' acciones concernientes ' no limita el precepto a las acciones por infracción.

2º De otras acciones distintas, ' cuando exista cualquier otra conexión entre las pretensiones'.

Ello obliga a analizar las circunstancias concretas de cada caso, a fin de determinar si existe o no ' conexión entre las pretensiones '.

En el caso concreto que ahora se presenta al Tribunal, existen puntos de conexión entre las pretensiones más que suficientes para afirmar que poseemos competencia objetiva para conocer, acumuladamente a las acciones por infracción de marcas UE, de la acción de nulidad de un diseño español que incorpora una marca anterior Y, así: a) Existe conexión subjetiva, porque son los mismos codemandados (entre los que existen relevantes vínculos, según se ha alegado en la demanda y acreditado posteriormente en el procedimiento) los que han realizado los presuntos actos infractores y ostentan la titularidad del diseño español.

b) Existe conexión fáctica, pues los hechos son los mismos: se ha registrado un diseño que incorpora una marca de otro titular, con lo que, al mismo tiempo, se está produciendo una infracción de marca y existe una causa de nulidad, por ese motivo, del diseño registrado. Es decir, la actuación imputada a los codemandados es variada, e incluye el uso de signos confundibles con las marcas de la actora para gafas, el registro de una marca incompatible con éstas y el registro de un diseño que las incorpora.

Además, mantener que el Juzgado de marcas UE carece de competencia objetiva para conocer de la acción de nulidad del diseño: a) Comprometería el principio inspirador de economía procesal, derivado del principio pro actione, pues obligaría a la presentación de otra demanda con ese exclusivo objeto; b) Existiría riesgo de resoluciones contradictorias, e incluso inconciliables, si el Juzgado a quien correspondiera el conocimiento del asunto desestimara la demanda: se daría el paradójico caso de, existiendo infracción marcaria por el uso de una marca ajena, se mantendría el diseño que la incorpora y, por tanto, la posibilidad de usarlo.

c) En relación con lo anterior, dividiría improcedentemente la continencia de la causa.

Por todo ello, consideramos que se cumple, sobradamente, la exigencia de conexidad entre las pretensiones que exige la Disposición Final LM, siendo posible la acumulación de las acciones por infracción de marca UE y de nulidad de diseño industrial'.



TERCERO. Notoriedad de las marcas UE titularidad de la actora. Prueba de la notoriedad.- Discute la recurrente el carácter renombrado, o notorio, de las marcas UE por las que se acciona en la demanda. Para ello, y tras copia de varios fundamentos de ciertas sentencias del Tribunal Supremo, alega que dichas marcas no son notorias porque no se ha probado la cuota de mercado o facturación que a ellas corresponde y porque la resolución de la EUIPO (Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, sita en Alicante), de fecha 26 de abril de 2017, no ha accedido a la declaración de nulidad de la marca UE n.º 13200803, registrada el 6 de enero de 2016, con el argumento de que no se probó el uso de la marca UE anterior n.º 2.231.405 (que es una de las cinco invocadas en el pleito que nos ocupa).

Lo que plantea la parte es, en definitiva, la prueba de la notoriedad.

El motivo, breve en grado sumo, está abocado al fracaso.

Comenzando por el segundo de los argumentos indicados, es absolutamente inane, desde la perspectiva de la notoriedad, el contenido de la resolución de la EUIPO, en tanto que la falta de uso podría afectar a la caducidad de la marca, y la demandada no ha formulado excepción ni reconvención alguna en dicho sentido.

Y en cuanto al primer de los alegatos, si de lo que se trata es de discutir la valoración probatoria que ha llevado al magistrado a considerar acreditada la notoriedad de las marcas, la apelante fija exclusivamente su atención en lo que dice prueba no practicada, obviando los contundentes hechos señalados en el fundamento de derecho segundo (apartado 8) de la sentencia recurrida, de los que se desprende dicha notoriedad y que no se rebaten; a saber: i) los artículos publicados en España entre los años 2011 y 2015 ponen de manifiesto que la actora ha invertido ingentes cantidades de dinero no solo en el sector del calzado deportivo, sino también de las prendas deportivas y accesorios; ii) los artículos publicados en España sobre la situación de las marcas de la actora revelan la penetración de dichas marcas en ambos sectores; iii) la documental acompañada a la demanda indica el interés de la actora en posicionar sus modelos entre las principales marcas del sector; iv) la documental acredita que las zapatillas de la actora ocupan sistemáticamente los primeros puestos en los rankings de marcas, lo que evidencia el grado de conocimiento de la marca en el sector de las prendas deportivas; iv) nuevamente, la documental apoya que la demandante ha emprendido fuertes campañas de promoción de competiciones, equipos y deportistas, lo que facilita el conocimiento de las marcas en dichos sectores; v) personas popularmente conocidas las han promocionado, como Heidi Klum o Steve Jobs.

Con ello bastaría para desestimar el recurso, pues, si de lo que se trata es de determinar que la marca es conocida por una parte relevante del público interesado ( STS de 23 de julio de 2012 ), los hechos indicados con anterioridad, no combatidos por la recurrente, permiten inferir, sin duda alguna al entender del Tribunal, ese conocimiento generalizado por el público pertinente. Tales hechos revelan ( STJUE de 6 de octubre de 2009 C-301/07 (Pago), la intensidad en el uso de las marcas, su extensión geográfica, su duración y la importancia de las inversiones realizadas para promocionarlas, particularmente en patrocinios y publicidad, de ámbito prácticamente mundial.

Por último, también es interesante significar que la recurrente no impugna ninguno de los razonamientos vertidos en la sentencia apelada acerca del resto de requisitos que derivan del art. 9.1.c RMC para considerar la existencia de infracción de una marca notoria, particularmente del uso de signos similares, efectuado sin justa causa, que supone aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas UE, o son perjudiciales para ellos.



CUARTO. Riesgo de confusión.- Niega la apelante la existencia de riesgo de confusión, derivado del uso de su marca española n.º 3111857, de denominación 'B NEWBALANCE', cuya representación gráfica es la siguiente: Con las marcas UE n.º 2.231.405 y 103.697, de denominación 'NB', y cuya representación gráfica es: El motivo está igualmente abocado al fracaso, sin que los breves alegatos puedan desvirtuar los razonamientos vertidos en el fundamento de derecho apartado E) al que nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones.

Las marcas infringidas no son estas dos mixtas, sino también las denominativas 'NEW BALANCE' y 'NB', que forman, junto a aquéllas, una auténtica familia de marcas, titularidad de la actora, NEW BALANCE ATHLETIC, INC.

La denominación de las marcas que aparece en los registros carece de relevancia en el juicio comparativo, que debe efectuarse exclusivamente entre los signos enfrentados, tal cual aparecen en el registro.

De cualquier modo, y como bien advierte la sentencia recurrida, la infracción marcaria existe sin necesidad de la existencia de riesgo de confusión, puesto que deriva de la notoriedad de las marcas UE de la actora, a que nos hemos referido con anterioridad.

La reciente STS 2 de febrero de 2017 (Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Vela), compendia la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de las marcas notorias. De esta sentencia, pueden resaltarse las siguientes conclusiones: i) La protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados.

ii) Lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos.

iii) El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo.

iv) El Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.

v) Para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.

Aplicando estos criterios al caso que nos ocupa, tenemos que el grado de similitud entre los signos permite establecer un vínculo entre ambos, en el sentido de que la marca posterior evoca la anterior, notoria, ante un consumidor medio. Repetimos que no se ha discutido en apelación que la evocación de la marca notoria conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.

El riesgo de confusión es, por tanto, irrelevante desde esta perspectiva.

En cualquier caso, la sentencia también abordó la protección de las marcas UE desde la perspectiva del art. 9.1.b RMC (riesgo de confusión), y compartimos los razonamientos efectuados al respecto, por lo que se desestimará el motivo. Reiterándonos, en cualquier caso, en los razonamientos que vertimos en sede de medidas cautelares, en auto de 14 de septiembre de 2017, que se ven confirmados por la prueba practicada en el procedimiento: 'En efecto, si ponemos en conexión los productos deportivos para los que están registradas las marcas de la actora veremos que no se trata de instrumentos para hacer deportes -balones, raquetas, pesas, etc- sino de vestuario para el deportista, comprendiendo desde el calzado más variado a ropa deportiva y complementos tales como bolsas o equipajes. Y resulta que la composición de los productos controvertidos son o tienen componente de 'artículos deportivos' pues se trata de gafas útiles para el ejercicio deportivo u actividades de ocio.

Las gafas, en su hechura deportiva y de ocio, no se distingue del resto de artículos deportivos en lo que hace al vestuario y complementos para el ejercicio de una actividad deportiva. Todos ellos, calzado, ropa y gafas, cumplen una finalidad propia de vestuario y por tanto estética pero también de funcionalidad tanto para la protección para el practicante de deporte como para su mayor comodidad a la hora de realizar una práctica deportiva o de ocio.

Desde este punto de vista, estamos ante productos de distinta naturaleza, en sí mismos considerados, pero claramente complementarios desde el punto de vista de su finalidad o destino, creando todos ellos una perspectiva de actividad física y diversión sin que ello implique intercambiabilidad pero sí complementariedad entre, por una parte, los productos de vestuario y complementos para el ejercicio deportivo y las gafas creadas con tal fin o hábiles para ello pues hoy en día los productos deportivos, salvo los más especializados, cumplen una doble finalidad, la estrictamente deportiva y la que deriva de la moda que justifica su uso al margen del deporte o del ocio deportivo propiamente dicho.

No hay en ninguno de los productos que analizamos una finalidad dominante o primaria distinta al deporte, ejercicio y ocio, sin que el uso desviado pueda considerarse suficiente para desmarcar la complementariedad expuesta cuando este mismo segundo uso puede apreciarse en todos los productos de las actoras.

Y abunda esta respuesta el que se trate de productos que pueden ser adquiridos en los mismos o a través de los mismos canales de distribución, en ambos casos, a través de la web correspondiente de cada una de las partes, debiendo además significarse que tanto la ropa deportiva como sus complementos, gafas incluidas, se venden en los mismos establecimientos comerciales y en particular en los especializados en actividades deportivas como en las zonas dedicadas al deporte en las grandes superficies.

Hay por tanto vasos comunicantes entre dos categorías de productos con destinos, en esencia, similares. No cabe duda que el público pertinente percibirá los productos, en sí mismos considerados, como algo diferente entre sí. Pero los que conozcan las marcas de la actora y las vinculen con sus productos deportivos, asignarán automáticamente a dicha procedencia empresarial, ubicará las gafas, que portan la marca NEWBALANCE en peculiar forma en que las demandadas hacen uso de sus marcas registradas, en un marco de productos propios del comercio de las marcas prioritarias porque se trata de elementos, las gafas de sol, que acompañana el vestuario del deportista al igual que lo hace una bolsa de deporte, una cinta para sudar, unos pantalones cortos como unas zapatillas o deportivas'.



QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ ).



SEXTO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de este Auto, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer de la Sala.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de POLICESHOP, SL, RELGA COMPANY, SL, Carlos Antonio , Luis Manuel y Jesús Carlos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 8 de enero de 2018, en los autos de juicio ordinario n.º 600 / 16, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.