Sentencia Civil Nº 328/2011, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 195/2011 de 18 de Julio de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00328/2011

MERCANTIL 1 -A CORUÑA-

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 195/11

FECHA DE REPARTO: 23.3.11

S E N T E N C I A

328/11

AUDIENCIA PROVINCIAL

Sección 4ª Civil-Mercantil

Iltmos. Sres. Magistrados:

DON JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

DON CARLOS FUENTES CANDELAS

DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ

En La Coruña, dieciocho de julio de dos mil once.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001638 /2009 , procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000195 /2011, en los que aparece como parte demandada apelante, ESPECTACULOS LITO, S.L., representada en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. CARMEN BELO GONZÁLEZ, asistido por el Letrado D. ELIAS LAMELAS FARIÑA, y como parte demandante apelada, DON Cecilio , representado en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. BELÉN CASAL BARBEITO, asistido por el Letrado D. DAVID RODRIGUEZ SEOANE, sobre DERECHO DE MARCAS Y OTROS EXTREMOS, siendo Magistrado/a Ponente el/la Ilmo./Ilma. D./Dª CARLOS FUENTES CANDELAS.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE A CORUÑA, de fecha 3/1/11. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimando la demanda presentada por la Sra. Casal Barbeito en nombre y representación de D. Cecilio asistida por el Sr. Bazarra contra la mercantil ESPECTACULOS LITO S. L. representada por la Sra. Belo González asistida por el Sr. Lamelas, debo declarar y declaro que, como titular de la marca "Suavecito Orquesta y Coros", que ostenta el actor ha sido violado. En consecuencia debo condenar y condeno a la demandada a:

1. a) La cesación y de abstención futura, en la utilización de la marca "Suavecito Orquesta y Coros" o de cualquier otra que pueda dar lugar a confusión, tanto en su utilización directa como usándola en la intermediación con la empresa de contratación.

b) La retirada o remoción de todo tipo de publicidad que viole los derechos del titular de la marca.

c) La suspensión definitiva del nombre de dominio ( www.orquesta suavecito.com).

d) La publicación de la sentencia a su costa en un periódico de difusión generalizada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Debo condenar y condeno al demandado indemnizar al actor con las siguientes cantidades:

a) Cuarenta y dos mil seiscientos veinte euros con un céntimo (42.620,01 euros) en concepto de pérdida sufrida.

b) Setenta mil trescientos cincuenta y tres euros con cincuenta y un céntimos (70.353,51 euros) en concepto de ganancias dejadas de obtener.

c) Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro euros con dos céntimos (144.404,02 euros) en concepto de perjuicio ocasionado al prestigio de la marca.

d) Treinta y ocho mil ciento ochenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos (38.183,74 euros) (17.554,59 euros por las pérdidas sufridas más 20.629,15 euros en concepto de pérdidas adicional sufridas del periodo de 31 de mayo de 2009 a 30 de junio de 2009.

e) A la cantidad que resulta de multiplicar la cantidad de 39.183,74 euros por cada mes que transcurra desde el 31 de junio de 2009 hasta el cese total en la utilización de la marca de objeto de este proceso.

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales al demandado."

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por ESPECTÁCULOS LITO, S. L., se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

Fundamentos

Se aceptan los Fundamentos de Derecho que no contradigan los siguientes:

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia, estimando íntegramente la demanda de infracción de la marca registrada en 1998 a favor del demandante, "Suavecito Orquesta y Coros" para servicios de orquesta y coros, además de ordenar el cese y abstención de su uso por la entidad demandada, la retirada de la publicidad y de un nombre de dominio en internet, así como la publicación de la sentencia en un periódico de Galicia, acogió del todo el informe pericial acompañado con la demanda y condenó a la demandada a indemnizar al actor unos 42 mil euros por pérdidas de siete meses (desde el requerimiento a mayo de 2009), otros 70 mil euros por ganancias dejadas de obtener en los dos años siguientes, 144 mil euros por desprestigio de la marca durante aquellos siete meses, más 38 mil euros por pérdidas y desprestigio adicionales de junio 2009, y otros 39 mil euros por cada mes siguiente hasta el cese total en la utilización de la marca, con pago de costas. La sentencia partió de la creación de la orquesta "Suavecito" por el demandante en el año 1978, su uso desde entonces y el registro a su favor en 1998, poco después de iniciar su relación con la sociedad de espectáculos demandada, asumiendo aquél la voz cantante y dirección artística de la orquesta del mismo nombre hasta la ruptura en 2008, mientras que la demandada sería la empresa de contratación, intermediadora y representante, además de aportar el escenario, transporte y otros elementos materiales para las actuaciones, por lo que la marca no pertenecería a ésta sino que la habría usado durante ese periodo con el consentimiento de su titular, por lo que no cabría aceptar ni la prescripción extintiva ni la caducidad por falta de uso opuestas por la parte demandada al haber un uso efectivo continuado de la marca desde su registro. La sentencia rechazó también la tesis de la demandada de que el demandante era un asalariado suyo y, acogiendo en todos sus extremos la pericial practicada a instancia de éste, estimó todas las pretensiones de su demanda.

SEGUNDO.- En el recurso de apelación se destaca que la sentencia no tuvo en cuenta el hecho confesado por el actor de que la orquesta con denominación "Suavecito" no tuvo continuidad desde el año 1978 al haber estado inactiva al menos ocho años, por lo que si bien se usó en los años 80 en la provincia de León, era un nombre desconocido en Galicia cuando el demandante entró a trabajar para la demandada en 1997, registrando la marca a espaldas de ésta. Se insiste por ello en la prescripción de la acción (art. 45 LM ) y porque la marca no habría sido objeto de acuerdo ni contraprestación con el actor, desconocer la demandada su registro y la existencia de formaciones musicales anteriores con esa denominación, transcurriendo más de 10 años sin acto obstativo alguno y debiendo de computarse el plazo prescriptivo en infracciones continuadas desde que el demandante lo supo, según STS de 3/10/2008 , y no desde el último acto ( STS de 30/5/2005 y 29/12/2006 invocadas en la sentencia apelada). La caducidad (art. 39 LM ) radicaría en no haber sido usada por el actor sino por la demandada, sin conocimiento del registro clandestino y de mala fe, ni consentimiento ni pago, siendo la postura de aquél pasiva frente a dicho uso desde que entró a trabajar para la empresa en una orquesta que partía de cero, no habiendo demostrado tal consentimiento. Se reprocha también a la sentencia apelada no haber valorado el alegato del ejercicio tardío del derecho por el demandante, en lo que se insiste. En cuanto a la indemnización se considera del todo desmedida, sin precedente y contraria a la ley y su jurisprudencia, obviando la sentencia el desuso y desconocimiento de la denominación en 1997 ; asimismo que la partida de pérdidas sufridas no serían tales sino ganancias dejadas de obtener o lucro cesante, debiendo de probarse rigurosamente, así como la influencia del beneficio obtenido por el infractor, no demostrando el actor ingreso alguno de la formación que puso en funcionamiento a partir de octubre 2008; además habría que descontar el impuesto de sociedades abonado por los beneficios obtenidos. Resultaría improcedente la partida de ganancias dejadas de obtener tras el cese de la violación, que más bien sería daño al prestigio, debiendo en todo caso probarse con rigor y no mediante meras expectativas contingentes o esperanzas, ni daños futuribles, basado en hipótesis, como tampoco convertirse en multa coercitiva, además de que el actor era solo un integrante de la orquesta, a sueldo de la demandada, y los ingresos no dependían exclusivamente del uso del nombre "Suavecito". Se impugna también la partida por desprestigio por falta de prueba rigurosa y porque la marca no tenía prestigio en 1997, ni por la sola presencia del demandante, no siendo la calidad del servicio inferior a la de éste tras abandonar la formación, además de ser la pretensión abusiva y la cuantía desproporcionada. Tampoco sería admisible solicitar mensualmente daños futuros por prestigio. La indemnización, en definitiva, debería en último extremo de limitarse a la del artículo 43.5 LM o bien los 42.620,01 euros menos la reducción del tipo impositivo del impuesto de sociedades. La parte demandada apelada alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia.

TERCERO.- Revisado nuevamente el caso en esta apelación, el Tribunal llega a la misma conclusión sentenciada en cuanto a la existencia de la infracción de la marca registrada, aunque discrepamos de la decisión en materia indemnizatoria, por los motivos que pasamos a exponer:

1- Estamos de acuerdo con la sentencia apelada en que el uso real y efectivo de la marca no lo tenía la sociedad demandada, al menos en sentido propio, de manera exclusiva e independiente, sino que, desde el inicio de la relación entre los ahora litigantes a finales de 1997-principios de 1998, antes de la inscripción, lo mismo que con posterioridad a registrarla, dentro del año siguiente, y hasta la ruptura de relaciones en 2008, quien ha venido usando la marca denominativa para orquesta, "Suavecito", de manera continuada e ininterrumpida en las actuaciones ha sido el demandante, así como la demandada pero con el consentimiento de aquél e independientemente de si era a título oneroso o gratuito. Es un hecho admitido, además de probado con los dos discos de vinilo y demás documentación aportada con la demanda, que esa denominación para orquesta y coros fue creada por el actor en 1978, habiéndola también usado hasta principios de la década de los 90 por la zona de León. Y aunque es verdad que confesó en el juicio haber "aparcado" entonces la orquesta "Suavecito" durante unos 7 años, trabajando en otros proyectos (como las orquestas Tropicana e Israel), no lo es menos que cuando demandante y demandada comienzan la relación de litis aquél pone encima de la mesa la marca denominativa "Suavecito" que había creado y todavía no tenía registrado formalmente para identificar precisamente la orquesta de esta nueva andadura o proyecto, liderado por él como primera voz cantante y director musical de la formación a lo largo de los diez años de vinculación. Aparte de que esto último es algo reconocido de contrario, el folleto publicitario aportado como documento nº 26 (folios 321 ss) es bien ilustrativo al presentar precisamente el demandante, Cecilio , el proyecto de la orquesta "Suavecito", además de aparecer como figura destacada y central, mientras que Espectáculos Musicales Lito S.L., lo mismo que Emiliano , quedan en la contrapartida en el apartado de "ficha técnica" y dirección o contacto. No es creíble que la denominación "Suavecito" hubiese surgido por pura casualidad cuando el demandante había sido su creador años antes y era el participante más destacado de la orquesta, mientras que la sociedad demandada, en principio, era la empresa de contratación, intermediación y representación, aunque también es cierto que proporcionaba los elementos de transporte, escenario, material o la cobertura técnica. Que no se hubiesen documentado los acuerdos o el consentimiento sobre el uso de la denominación (marca) de la orquesta no priva de los derechos a su verdadero propietario o titular, el demandante, pues no consta haber renunciado ni enajenado la marca a favor de la demandada; al contrario: dentro del año del inicio la relación la registró, la usó continuadamente hasta la ruptura y después, además de defenderla contra su utilización inconsentida por la demandada y su intención de adueñarse del signo en cuestión. Añadir que el consentimiento del titular puede ser también tácito, como claramente resultaría en último extremo en el presente caso, teniendo en cuenta los elementos y circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores cuya apreciación por el Tribunal acreditan positivamente o de manera cierta una renuncia del titular de la marca a oponer su derecho exclusivo mientras duró la relación con Espectáculos Lito, no tratándose de un simple silencio ( STJCE de 20/11/2001, caso Zino Davidoff-Levi Strauss, C-414/99 a 416/99, y 15/10/2009, caso Diesel, C-324/2008, ambos sobre importaciones paralelas en el Espacio Económico Europeo).

2- El saber como se hacen las cosas en el aspecto técnico, organizativo o en materia de representación y contrastación, el "know-how", es importante en los proyectos empresariales, pero también otros elementos, no confundibles aunque puedan estar interrelacionados en la prestación del servicio de orquesta, como los aspectos musicales en sus diversos aspectos y, en lo que concierne a este litigio, la marca como signo distintivo en el mercado de tales servicios (art. 4 LM ), objeto de propiedad especial que goza de un régimen jurídico y autonomía peculiar (arts. 46 ss), sin que la existencia de negocios o relaciones jurídico- empresariales o incluso laborales entre dos o más personas conlleve necesariamente la enajenación de la marca de la titularidad de una de ellas, como tampoco convertirla en propiedad común. En el presente caso, ni siquiera se trató de una transmisión de empresa a la demandada para poder presumir incluida la marca (arts. 46.2 y 47.1 ). Y claro está, ni la donación ni la renuncia de derechos se presumen. Correspondía, por tanto, no al actor sino a la ahora apelante demostrar cumplidamente el acto o negocio jurídico en virtud del cual adquirió la marca denominativa de la orquesta en cuestión que había sido creada en su época y pertenecía legítimamente a aquél. No lo probó y en todo caso las dudas le perjudican.

3- Tampoco cabe hablar de pasividad del titular desde el momento en que éste la vino usando efectivamente al liderar la orquesta durante esos diez años, sin perjuicio de permitir compartir su uso a la demandada en cuanto partícipe de otras esferas del mismo proyecto orquestal (art. 39.3 ). Menos aún puede aceptarse la tesis de la mala fe, abuso o fraude por parte del actor al inscribir la marca a su favor en 1998, habida cuenta de todo lo dicho y por pertenecerle legítimamente el signo denominativo en cuestión, aparte de manifestar el testigo Emiliano (que consideró la propiedad de la orquesta suya y de Espectáculos Lito) que tuvieron conocimiento del registro 3 ó 4 años después y no pues en 2008 como sostuvo la parte demandada, sin ejercitar ésta tampoco acción de nulidad o reivindicatoria por aquellos vicios o tachas (arts. 51.1-b y 2.2 LM ). (Respecto a la nulidad por mala fe en el momento de solicitar el registro: STJCE de 11/6/2009, caso Lindt-Franz Hauswirth, C-529/07, sobre marca comunitaria, y STS de 22/6/2011 ).

4- La consecuencia de todo lo razonado hasta aquí es la improsperabilidad de los motivos del recurso referidos a la prescripción de la acción, caducidad por no uso y ejercicio desleal o tardío del derecho, al estar basados en la tesis o supuesto de hecho rechazado de no ser el demandante el titular de la marca sino el demandante que la habría explotado efectivamente desde el inicio de la relación en 1997-98.

5- Es correcta entonces la sentencia en cuanto califica como infracción del derecho de la marca registrada perteneciente al demandante su utilización por la demandada tras el requerimiento fehaciente prohibitivo que le dirigió aquél a finales de octubre de 2008.

6- Los artículos 41.1-b) y 42 de la Ley de Marcas imponen al responsable de los actos de violación de una marca registrada la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a su titular, concretando el artículo 43 en sus varios apartados su alcance o cálculo. C1 . La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

omprende tanto la pérdidas sufridas (daño emergente), como las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante) por el titular a causa de la violación, pudiendo también exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado, así como los gastos de investigación para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial (apartado 1). Como mínimo y sin necesidad de prueba alguna, declarada judicialmente la infracción de la marca, el titular tiene derecho a percibir una indemnización del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, aunque podrá exigir otra mayor si prueba que la violación le ocasionó daños o perjuicios superiores (apartado 5). A cuyo efecto se concede al perjudicado la facultad de elegir entre dos opciones: a)- las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, así como el resarcimiento del daño moral (aun no probada la existencia de perjuicio económico), o b)- la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una hipotética licencia de utilización (regalía hipotética) (apartado 2). Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación, y, en el caso de daño al prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado (apartado 3). En el presente caso, las pretensiones del demandante, basadas en la pericial del Sr. Saturnino , responden a la opción indemnizatoria del artículo 43.2 -a), además de lo también reclamado por desprestigio de la marca.

7- Es verdad que los daños y perjuicios han de demostrarse durante el periodo de tramitación del proceso y también lo es el tradicional criterio riguroso y restrictivo en materia de lucro cesante, aunque sea más correcto afirmar que lo que importa es la prueba del hecho en cuestión, correspondiendo cargar con el peso de la demostración a quien lo reclama, sin que valgan beneficios hipotéticos o imaginarios, pues ha de resultar probado y no consiste en meros sueños de ganancia ( STS de 5/11/1998 , 14/7/2003 , 14/3/2005 ). Pero esto no significa caer en exigencias exageradas, habida cuenta de tratarse de ganancias dejadas de percibir y éstas siempre son futuras, por lo que, si han sido cortadas o impedidas por el responsable, no siempre podrá la parte perjudicada hacer una demostración tan lograda como cuando se trata de "daños emergentes" o actuales, por lo cual es admisible determinarlo por cálculos teóricos ( STS de 4/4/1970 ), siempre que no quede en una mera posibilidad de ganancias, sino en una razonable probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto, para que no sean dudosas o contingentes y solo fundadas en esperanzas ( STS de 22/6/1967 , 16/6/1993 , 21/10/1996 , 15/7/1998 , 29/12/2000 ).

8- La partida indemnizatoria del informe pericial y de la letra a) del Fallo de la sentencia apelada no es realmente por concepto de "pérdida sufrida" (por el demandante), sino el lucro cesante que habría percibido y no obtuvo de noviembre 2008 a mayo 2009 (siete meses), cuando no enriquecimiento injusto de la infractora, según el porcentaje de beneficios de la cuenta de explotación de la demandada en el ejercicio 2008. De todas maneras entra igualmente en la reclamación de litis independientemente del nombre que se le dio. La cuestión entonces, una vez aclarada pericialmente en el juicio y abandonada en el recurso la otra objeción sobre gastos de amortización, es la discrepancia entre ambos peritos consistente en que mientras Don. Saturnino (informe: folios 203 ss) calcula los beneficios antes de impuestos (ingresos menos gastos del ejercicio: 210.655,02 euros), y saca así un margen de beneficio del 39,97% que, aplicado a los ingresos de la demandada durante aquellos siete meses (106.630 euros), da la cifra acogida en este apartado de la sentencia (42.620,01 euros), por su parte el Sr. Cecilio (informe: folios 290 ss) también descuenta el impuesto de sociedades (IS), llegando así a un porcentaje y cuantía inferiores (beneficio neto). El primer perito y la parte demandante, al igual que la sentencia apelada, sostienen que no debe ser así porque el impuesto no es un gasto necesario para generar los ingresos y habría duplicidad fiscal si se restara el IS y después el IRPF que tendría que pagar el actor al ingresar la indemnización. El segundo perito y la parte demandada-apelante oponen que ésta ha tenido que abonar el IS y es igualmente un gasto que reduce sus beneficios reales, sin que haya la alegada duplicidad porque se percibiría una cantidad líquida ya liquidada tributariamente por Espectáculos Lito SL. La cuestión es jurídicamente dudosa. Sin embargo, parece lógico el descuento del impuesto en el presente caso pues, aunque no sea un gasto necesario para generar los ingresos, es un tributo que forzosamente ha de pagar la sociedad al obtener tales beneficios, al tratarse de un impuesto directo que grava las rentas de las personas jurídicas en el ejercicio económico y cuya cuota es gasto contable que como tal se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias, habiéndose además calculado el concepto indemnizatorio litigioso según la cuenta de explotación de la demandada cuyo beneficio neto se obtiene tras aplicar el IS. El auto de la Audiencia Provincial (28ª) de Madrid de 28/10/2007 también considera "más adecuado el criterio de fijar como lucro cesante (en los términos admitidos por la sentencia que se ejecuta con relación a actos de competencia desleal) el beneficio neto, pues de otra forma las sociedades ejecutadas habrían satisfecho los correspondientes impuestos y ahora tendrían que abonar este mismo importe a la ejecutada en concepto de indemnización, lo que carece de justificación. Por otra parte, no resulta de aplicación la sentencia invocada por la ejecutante y en este caso apelada, de la Audiencia Provincial de Madrid de 25 de enero de 2005, pues en dicha resolución se están cuantificando como lucro cesante los beneficios dejados de obtener por la perjudicada, no los obtenidos por la infractora y, en consecuencia, no cabe deducir de la ganancia dejada de percibir la parte correspondientes al impuesto de sociedades, pues de no mediar la infracción ese importe también hubiera sido percibido por la perjudicada". Añadir que la sentencia del Tribunal Supremo 11/2/2011 , sobre competencia desleal y beneficio neto que hubiera obtenido y no obtuvo dice: "Es cierta la posibilidad de que el lucro cesante se determine conforme a diferentes criterios, pero es evidente que si el aplicado es el de los beneficios que el perjudicado no obtuvo y habría obtenido de no haber tenido lugar el acto o comportamiento lesivo - como sucede en el caso, según expone la Audiencia Provincial en el fundamento de derecho tercero de su sentencia -, el cálculo de la ganancia o ingresos perdidos deberá también comprender la deducción de los gastos que el perjudicado no tuvo y habría soportado. Sólo así se cumple la razón de la indemnización del lucro cesante, que - como recuerdan las sentencias de 26 de septiembre de 2.002 y 14 de julio de 2.003 - responde a la necesidad de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido".

9- En consecuencia, siguiendo la metodología de los peritos, con la variante explicada: aplicando el tipo impositivo del 25% al primer tramo de beneficios de 120.202,41 euros y el 30% al segundo tramo de 90.452,61 euros (resto hasta los 210.655,02 euros de beneficios de la demandada), y restándolo de tales beneficios (210.655,02 euros), resulta un neto de 153.468,64 euros, representativo de un margen neto de 29,12% que, aplicado sobre los 106.630 euros correspondientes a los ingresos de los siete meses, da un resultado final de 31.050,65 euros, inferior a los 42.620,01 euros de la sentencia apelada. Se estima en tal medida el recurso.

10- La partida indemnizatoria de la letra b) del Fallo de la sentencia apelada se refiere a ganancias dejadas de obtener por la pérdida de clientela y contratos y por tanto de beneficios durante los dos años siguientes, el primero en una disminución estimada pericialmente de un 50% y el segundo del 25%. Estamos de acuerdo con que es un perjuicio valorable e indemnizable, por cuanto como explicó el perito en este sector las contrataciones se hacen con mucha antelación (sobre un año o más) de manera que el titular de la marca se encontrará ya con una parte de las actuaciones o fechas cubiertas a favor de la infractora, aun después de cesar la infracción, además de la confusión creada en la clientela durante el periodo de utilización indebida de la misma marca denominativa para orquesta en concurrencia con la del demandante, y las dudas que el conflicto haga surgir en los ayuntamientos, comisiones de fiestas o demás contratantes que en cierta medida, razonablemente, se retraerán o desistirán de su primera intención, precisando un tiempo y esfuerzos del titular de la marca para la recuperación de normalidad en la cartera de clientes o contratos. No vemos tampoco problema en los porcentajes y tiempo dictaminados para esta partida. Pero lo que no resulta convincente es valorar el perjuicio sobre la cifra del beneficio de 210.655,02 euros (tras el IS sería de 153.468,64 euros) al 44,53% (proporción entre los 61 conciertos de los siete meses y los 137 totales de 2008), reducido en un 50% el primer año y en un 25% el segundo; pues si ya se ha establecido el beneficio o lucro cesante de los siete meses en 31.050,65 euros (apartado 9) lo más lógico al objeto del cálculo de que estamos hablando es seguir la misma vía, de manera que si en siete meses habría obtenido 31.050,65 euros, entonces en 12 meses son 53.229,68 euros, y el 50% da 26.614,84 euros (año +1), mientras que el 25% la cifra de 13.307,42 euros (año +2), y su suma 39.922,26 euros (en vez de los 70.353,51 de la sentencia del Juzgado). Se estima en esta medida el recurso.

11- Sobre la indemnización por desprestigio merece la pena reseñar lo dicho en las sentencias de la Audiencia Provincial (8ª) de Alicante (tribunal de marca comunitaria) de 11/3/2010 y 18/6/2010 : " El artículo 43 de la Ley de Marcas ("Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios"), en su número primero, segundo inciso, establece que "El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado". Desde el momento en que se utiliza el adverbio "también", queda claro que esa indemnización puede ser acumulada a la que proceda (número primero, primer inciso) por las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener. De ello, se deduce que la infracción de la marca comunitaria puede producir o no perjuicio al prestigio de la misma; o, dicho de otro modo, que puede existir vulneración de la marca ajena sin afectación a su prestigio y sin que, por tanto, proceda indemnización alguna por este concepto. En definitiva, el precepto que nos ocupa no establece una presunción legal de lesión al prestigio en el mercado la marca protegida por el mero hecho de su infracción. Esta conclusión no ha de verse alterada cuando la marca comunitaria es una marca notoria, ya que, admitir el automatismo de que la infracción de la marca notoria conlleva, per se, un daño a su prestigio, es algo que, en absoluto, se establece en el precepto que nos ocupa. La marca notoria podrá ser infringida, y la infracción podrá o no afectar a su prestigio, en atención a las circunstancias concurrentes: la infracción de la marca notoria no ha de suponer, inexorablemente, y en atención únicamente a su notoriedad, una afectación a su prestigio. De otra parte, el perjuicio causado al prestigio de la marca puede proceder, ad exemplum, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o por una presentación inadecuada de la marca en el mercado. Podría, pues, dimanar el perjuicio de otros actos distintos de los expresamente reseñados en la norma. Ahora bien, el hecho de que el legislador haya citado específicamente esos dos supone, al entender de este tribunal, una orientación importante de cuál ha de ser el criterio interpretativo del precepto: si, como hemos razonado con anterioridad, puede haber infracción de la marca sin afectación de su prestigio, el daño a éste ha de venir de alguna circunstancia adicional, presente en el caso concreto de que se trate, de la que resulte un perjuicio específico de dicho prestigio. El precepto que estamos analizando indica dos (realización defectuosa de los productos signados con infracción de la marca o presentación defectuosa de la marca en el mercado) y, al hacerlo de la forma que lo hace, manifiesta la necesidad de una actuación suplementaria del infractor, a modo de un plus añadido a lo que es la mera lesión de la marca ajena, que incida en el prestigio de la misma, hasta el punto de hacer merecedor al titular de una indemnización específica por este concepto. Otro aspecto que estimamos de interés es el relativo a la prueba de las circunstancias concretas que afecten al prestigio de la marca y que se erijan en pilar fáctico de la pretensión de indemnización por perjuicio a dicho prestigio. De conformidad con el art. 217 LEC , la carga de la prueba ha de corresponder a la parte demandante de la indemnización. Obviamente, la prueba ha de referirse a los hechos aducidos en la demanda como atentatorios del prestigio de la marca propia ( sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de febrero del 2008 , aún referida a un diseño, razona que la "...previsión que no dispensa a la parte demandante de la carga de probar que con motivo de la comercialización de los productos infractores, aquellos otros en los que se materializa el diseño protegido han padecido un menoscabo en su imagen o crédito comercial ante los consumidores..."). (...) De otra parte, es preciso distinguir entre la existencia del desprestigio y su cuantificación: el apartado primero, inciso segundo del art. 43 de la Ley de Marcas es el que prevé la indemnización por perjuicio al prestigio de la marca, mientras el apartado tercero es el que enumera las circunstancias a tener en cuenta para fijar tal indemnización ("Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado"). De ahí que estas últimas circunstancias sólo puedan entrar en juego una vez acreditada la lesión al prestigio, y en orden a la cuantificación de la indemnización, sin que puedan erigirse en criterios a tener en cuenta, por sí solos, para valorar si la marca ha sufrido o no desprestigio, ya que, de haber querido el legislador que así fuera, los habría ubicado en el apartado primero y no en el tercero. Éste comienza de modo sumamente claro ("Para la fijación de la indemnización...") y, por ello, la notoriedad, renombre, prestigio de la marca, número y clase de licencia concedidas, circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado, habrán de ser, fundamentalmente, elementos de cuantificación de la indemnización, aún cuando, obviamente, también puedan ser tenidos en cuenta para la determinación de la lesión del prestigio (por ejemplo, las circunstancias de la infracción). (...) La jurisprudencia española ha venido ligando la indemnización por desprestigio a la realización de actos concretos, que suponen un plus, más allá de la mera infracción de la marca. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de septiembre del 2008 , la concedió porque "...el hecho de que las marcas hayan podido sufrir un desprestigio por el hecho de ser utilizadas en calzado de inferior precio supone un daño diferenciado que justifica una indemnización diferenciada..." (...) La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 14 de marzo del 2008 , la concedió en atención al daño que, al prestigio de la marca, suponía la calidad inferior de los bolsos infractores. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de febrero del 2008 , (que analiza el correlativo art. 55.3 LPJDI , por daño al prestigio del diseño), pone el énfasis que los hechos que supongan desprestigio han de ser alegados en la demanda, razonando, incluso, que no basta con una inferior calidad de los productos si, al tiempo, no existe riesgo de confusión (...) (...) En definitiva, (...): la mera infracción de las marcas de las demandantes no conlleva, en atención a la prueba practicada en el litigio, una afectación de su prestigio. " Añade la sentencia citada de 18/6/2010: "Téngase en cuenta, además, que, de conformidad con la jurisprudencia del TJCE recaída al interpretar el art. 4.4 de la Directiva 89/104/CEE , es precisa la acreditación de que, a consecuencia de la infracción, y para que pueda existir un perjuicio al carácter distintivo de la marca, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor, sin que esa prueba se haya producido en el presente procedimiento".

12- La partida de la letra c) del Fallo de la sentencia apelada precisamente se refiere a perjuicios por el desprestigio de la marca durante los indicados siete meses (144.404,02 euros). El perito de la parte actora llega a esta cantidad tras atribuir a la marca un valor de más de un millón de euros, partiendo de los beneficios de 210.655,02 euros (antes del IS) multiplicado por un elevado factor 5, dado el periodo de generación o uso durante unos 30 años, en relación al descenso del 13,71% entre los ingresos de los cinco primeros meses de 2008 (cuando estaba en la orquesta el actor) y los del mismo periodo de 2009, porcentaje que después se aplica al valor asignado a la marca. Por tanto el desprestigio sería por tal descenso de ingresos. El perito de la parte demandada discrepó totalmente de método y conclusiones, criticando la elección de los meses comparados, considerando que el descenso vendría motivado por la crisis en el sector, y en último extremo carecería de justificación la valoración de la marca, sugiriendo a tal fin otro método entre los posibles, basado en el gasto en publicidad o promoción, que daría una cifra sensiblemente inferior. Procede estimar aquí el recurso y denegar este concepto indemnizatorio, habida cuenta de la doctrina sobre la materia reseñada en el anterior apartado, y las circunstancias del caso. En otros apartados de esta sentencia ya nos referimos a la historia de esta marca denominativa creada para orquesta y coros en 1978 y su uso en la zona de León en la década de los 80, su "aparcamiento" o no uso durante unos siete años en los 90, y su reactivación y utilización de nuevo a partir de finales del 97-principios del 98 durante los diez años que duró la relación entre los litigantes, esta vez en Galicia, por lo que en todo caso no se trató de una generación de 30 años ni en el mismo ámbito geográfico, además de haber participado una década la sociedad demandada en el mismo proyecto de la orquesta con tal denominación, "Suavecito", en su vertiente organizativa de contratación y representación, así como aportando el transporte, escenario y otros medios materiales o técnicos igualmente necesarios para el lucimiento de las actuaciones o conciertos. Tampoco se demostró siquiera que se trate de una marca notoria ni mucho menos renombrada, cuantitativamente conocida en los círculos interesados relevantes, de importante magnitud y alcance geográfico, cualitativamente con valor adicional superior proyectado en la consideración por la clientela hacia la marca, su reputación y prestigio. Aunque lo fuera ya dijimos que no bastaría al objeto indemnizatorio examinado. La disminución de ingresos no parece significativa y es probable que sea efecto de la crisis económica generalizada que hace que la gente esté para menos fiestas o gaste menos alegremente que antes. Por otro lado, el actor tampoco ha hecho prueba de que la calidad del espectáculo sea inferior en relación a su orquesta una vez independizado, ni cual sea su caché o que cobre más que la gestionada por la demandada. Todo ello aparte de la compleja y difícil cuestión que ya no hace falta abordar acerca de cual sea el método de valoración de la marca más adecuado entre no solo ocho sino más de treinta que se pueden leer en la literatura especializada, ya enfocándolo según valoración de costes para desarrollarla, o según lo que se pagaría por ella en el mercado, o su capacidad para generar beneficios económicos, etc.

13- Las partidas d) y e) del Fallo de la sentencia apelada corresponderían a la indemnización a pagar mensualmente de junio 2009 hasta el cese total en la utilización de la marca por la demandada. Un importe al mes de 38.183,74 euros, fruto de la suma de las "pérdidas sufridas" (17.554,59 euros, resultantes de dividir entre doce meses el beneficio antes de impuestos de 210.655,02 euros del ejercicio 2008 de la demandada) y la "pérdida de prestigio" (20.629,15 euros al mes). Se estima aquí el recurso y se rechazan estas partidas. Por un lado, porque no procede indemnización alguna por un desprestigio injustificado, conforme a lo razonado en los apartados 11 y 12. Y en lo restante, porque en el mejor de los casos no serían 17.554,59 euros mensuales sino 12.789,05 euros (153.468,64 euros tras el IS: véanse apartados 8 y 9), o más bien 4.435,80 euros (53.229,68 euros entre 12 meses: razón apartado 10), y tampoco esto porque la pericial aquí se basaría en beneficios de la demandada muy anteriores arrastrados a escenarios muy posteriores e hipotéticos, sin que exista realmente en el proceso una prueba de lo que dejó de ingresar el demandante en el periodo examinado en el presente apartado ni de los beneficios que en el mismo hizo la demandada, quedando este hecho muy en el aire para que pueda darse por demostrado, además de haberse ya concedido otra partida indemnizatoria por el concepto de perjuicios durante los dos años siguientes (apartado 10) a los primeros siete meses (apartados 8 y 9). En esta tesitura tiene razón la apelante en el sentido de que no se trataría de una indemnización sino de una especie de multa o sanción económica mensual inadmisible. No se trata de que esos meses de infracción salgan gratis sino de falta de justificación o de prueba de los conceptos indemnizatorios a que nos referimos en este apartado, lo que conlleva el fracaso de esta reclamación económica.

14- En conclusión, la cuantía indemnizatoria debe reducirse a la suma de 70.972,91 euros, más los intereses legales incrementados en dos puntos a partir de la sentencia de primera instancia hasta el completo pago (art. 576 LEC ).

CUARTO.- Lo dicho es suficiente para estimar parcialmente el recurso de apelación y la revocación de la sentencia apelada en la medida correspondiente, sin que proceda entonces hacer mención especial de las costas de ambas instancias (arts. 394 y 398 LEC ), y con la devolución del depósito constituido para recurrir (D.A.15ª LOPJ).

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación:

Fallo

Que, con estimación parcial del recurso de apelación, revocamos en la misma medida la sentencia apelada, en el sentido de estimarse en parte la demanda y fijarse la indemnización a favor del actor en la suma de 70.972,91 euros, más los intereses legales incrementados en dos puntos a partir de la sentencia de primera instancia hasta el completo pago, confirmándose los restantes pronunciamientos, todo ello sin hacer mención especial de las costas de ambas instancias y con devolución del depósito para recurrir.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal, siempre que se cumplan los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Tribunal Supremo, a preparar por escrito de abogado y procurador a presentar ante esta misma Sección 4ª de la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución.

Así, por esta nuestra sentencia de apelación, de la que se llevará al Rollo un testimonio uniéndose el original al Libro de sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, en el lugar y fecha arriba indicados.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario certifico.