Sentencia CIVIL Nº 330/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 323/2018 de 15 de Marzo de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 323 (U-20) 18
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 8/16
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 330/19
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a quince de marzo de dos mil diecinueve
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la
Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario
sobre infracción de modelo comunitario, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de
Alicante, en funciones de Juzgado de Dibujo y Modelo Comunitario con el número 8/16, y de los que conoce en
grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Global Manufactring
& Trading Company S.L. (Global), representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Laura Oliver Serra
y dirigida por el Letrado D. Benjamín José Prieto Clar; y como parte apelada la entidad demandada Mimax
Lighting S.L. (Mimax), representada en este Tribunal por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo y
dirigida por el Letrado D. José Fernando Gallego Jiménez, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Dibujo y Modelo Comunitario número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 8/16, dictó Sentencia con fecha 23 de febrero de 2018 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que con desestimación íntergra de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Laura Oliver Ferrer, en nombre y representación de la entidad mercantil Global Manufacturing & Trading Company, S.L., contra la entidad mercantil Mimax Lighting, S.L. debo absolver y absuelvo a la entidad mercantil Mimax Lighting, S.L. de la totalidad de pedimentos contenidos en la demanda.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Global Manufacturing & Trading Company, S.L.,'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 6 de abril de 2018 donde fue formado el Rollo número 323/U-20/18 en el que se acordó señalar deliberación, votación y fallo para el día 8 de noviembre de 2018, acordándose la suspensión de dicha fecha a fin de que por la parte demandante-recurrente pudiera formular alegaciones a las formuladas en la oposición por la mercantil demandada sobre la nulidad de los diseños registrados de la actora. Formuladas las alegaciones, se acordó señalar nueva fecha para deliberación, votación y fallo, fijándose al efecto el día 12 de marzo de 2019 en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Formula demanda la mercantil Global con base a los modelos comunitarios correspondientes a su serie Nur nº 002621698-0008, que comercializa con la referencia 4981, y nº 002621698-0009, que se comercializa con el número 4982, frente a la también mercantil Mimax por la comercialización de lámparas con diseños -registrados en la OEPM- que considera idénticos o cuasi idénticos a los modelos registrados, por infracción de los modelos comunitarios y competencia desleal La Sentencia ha desestimado la demanda al considerar que los productos en litigio producen en el usuario informado una impresión general distinta, no analizando la demanda reconvencional por nulidad de los modelos comunitarios al quedar planteada de forma subsidiaria en el supuesto de estimación de la infracción.

En desacuerdo con dicha conclusión, formula recurso de apelación la mercantil demandante.

Alega en primer lugar Global error en la valoración de la prueba. Señala que se basa la decisión judicial solo en la valoración personal del juez que entiende, en una aproximación visual, que las lámparas de la demandada y la actora ofrecen una impresión general distinta a pesar de que, primero, son productos de consumo ordinario y habitual, pudiendo ser usuario informado el juzgador a los efectos de valorar la impresión general que produce la comparación de los diseños respecto de los que se demanda y, segundo, que la comparación no debe hacerse entre la forma de los productos sino de las representaciones registradas.

Añade que se omite en la sentencia circunstancias probadas en juicio como son, primero, que los diseños son de Global, disponiendo de los planos originales y fotografías, habiendo declarado el diseñador, Sr. Casimiro , que los diseñó en 2014, habiéndose igualmente probado que los diseños fueron expuestos en octubre de 2014 en la Feria de Iluminación de Hong Kong y que aparecieron en el catálogo de 2015 de Global, siendo registrados tal cual consta en la Euipo. Y en segundo lugar que es en el mes de septiembre de 2015 cuando la demandada Mimax comercializa los productos infractores, apareciendo en la web de dicha mercantil bajo el nombre de la colección Led/decore, y con la denominación Shine 7 y Shine 6, con idénticos armazones a los registrados por Global, encontrándose además uno de los modelos copiados también en el catálogo promocional de Mimax bajo la referencia 40 Shine 7, que utiliza el diseño y estructura de la lámpara registrada por Global con el número 002621698-0008, apareciendo en otro catálogo el diseño denominado Shine 6 o 21, correspondiente al otro diseño.

Dice la demandada que los modelos Shine 6 y 7 son completamente diferentes de los de la actora Nur 4982 y 4981, aportando informes técnicos para apoyar las diferencias. Sin embargo contradice este argumento cuando en la reconvención pide que se anulen los dos diseños de Global por ser copia de los de otra mercantil Shunshine Ligthting CO y estar anticipadas en el mercado, siendo así que los dos modelos Shunshine Ligthting CO son réplica exacta de los Shine 6 y 7, con lo que viene a reconocer que estos son copias de los de Nur de Global.

Con relación a la reconvención, solicitando la nulidad de los registros de la actora, señala la apelante que, primero, no se ha acreditado la falta de novedad ni de singularidad de los modelos Nur, ni segundo, tampoco la comercialización anterior de un modelo similar a la fecha de registro, el 28 de enero de 2015.

Que yerra el juez cuando considera que el usuario informado no dará relevancia a las formas ovoidales, en espiral o redondeadas de las cintas led por formar parte de una tendencia que hace de estas características que sean comunes de este tipo de lámparas, sino que se fijará en otros detalles que aporten originalidad como podrían ser la forma del florón y la forma del conjunto en la que caen las cintas led desde el florón, equivocándose igualmente cuando considera que hay diferencias relevantes para producir en el usuario informado una impresión general distinta derivado de la manera de caer las cintas led desde el florón entre los modelos en conflicto, de circunferencias distintas a las del otro modelo, dando más vueltas que en el primer modelo, culminando una de las led en forma de cruz mientra que la segunda tira se encuentra completamente separadas entre sí, de los detalles del florón y las tiras de led distintos con referencia a la anchura del florón, existencia de agujeros en el florón, existencia o no de placa en el florón, largo de los brazos de luz y acabado exterior de los brazos de luz. Que yerra también el juez cuando afirma que si bien el usuario informado puede llegar a pensar de los modelos guardan cierta relación entre sí, lo pensará porque hay especificaciones técnicas de la iluminación led y porque hay una tendencia en el mercado que puede hacer pensar que los modelos Mimax son fruto de la creación independiente de su autor, que no tuvo en cuenta los modelos Global ni los copió, en especial atendido el que estos venían anticipados por los modelos Shinshine, equivocándose, dice el apelante, porque lo relevante es el impacto visual que puede producir en la mente del consumidor potencial sin apreciar detalles irrelevantes o insignificantes que pudieran existir.

Constituye el segundo motivo de apelación la vulneración de normas sustantivas con referencia a los artículos 45 , 47 , 52 , 53.a.c.d.f y 55.6 y concordantes de la LPJDI, así como de los artículos 5 , 11 , 18 y siguientes LCD .

Recuerda el apelante que conforme al art. 10.1 RDMC y del art. 6.2 LPJDI, para determinar la infracción lo relevante es determinar si los diseños confrontados difieren en tan solo detalles insignificantes o causan la misma impresión general, siendo así que la concurrencia de pequeños cambios en los diseños confrontados no impide considerar la infracción, no siendo necesario por tanto identidad o similitud absolutas, siendo así que en el caso de las lámparas confrontadas dada la similitud debe concluirse que generan la misma impresión general, siendo el registro de Global anterior en seis meses a los registros nacionales de Mimax, registro que no puede invocarse -art 51.2 LPJDI- en defensa de las acciones por infracción, siendo los modelos de Mimax reproducción de los modelos Shunshine.

Que hay actos de competencia desleal derivados de dicha infracción por la imitación y comercialización con precios más bajos.

Que es por ello que solicita la revocación de la Sentencia y la estimación del recurso.



SEGUNDO.- Del tenor literal del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º. 6/2002 resulta que el carácter singular debe apreciarse, si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, a la luz de la impresión general que produzca en los usuarios informados. La impresión general producida en estos ha de ser diferente de la producida por cualquier otro dibujo o modelo hecho público antes del día en que se haya presentado la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad. El artículo 6, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002 especifica que, al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo [STJGUE de 29 de octubre de 2015, Roca Sanitario/OAMI - Villeroy & Boch (Grifo monomando), T 334/14 , apartado 15].

Pues bien, según la misma jurisprudencia, el carácter singular de un dibujo o modelo resulta de una impresión general, desde el punto de vista del usuario informado, de diferencia o de inexistencia de efecto de ' déjà vu' con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, sin tener en cuenta las diferencias que, pese a no ser detalles insignificantes, no destaquen lo suficiente para afectar a esa impresión general, pero tomando en consideración las diferencias lo bastante marcadas como para crear impresiones de conjunto dispares ( sentencia ut supra de 29 de octubre de 2015, Grifo monomando, T 334/14 , apartado 16).

Al determinar el carácter singular de un dibujo o modelo con respecto a cualquier elemento anterior del acervo de dibujos o modelos, es preciso tener en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al que pertenece (véase el considerando 14 del Reglamento nº 6/2002), el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo, una eventual saturación de la técnica, que puede hacer que el usuario informado sea más sensible a las diferencias entre los dibujos o modelos comparados, así como el modo en que se utiliza el producto de que se trate, especialmente en función de las manipulaciones que normalmente sufre en ese momento ( sentencia ut supra de 29 de octubre de 2015, Grifo monomando, T 334/14 , apartado 17).

Por último, al apreciar el carácter singular de un dibujo o modelo, debe también tomarse en consideración el punto de vista del usuario informado. Según reiterada jurisprudencia, el usuario informado está dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto de que se trata que se hayan hecho públicos en la fecha de la presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo impugnado o, en su caso, en la fecha de la prioridad reivindicada (véase la sentencia ut supra de 29 de octubre de 2015, Grifo monomando, T 334/14 , apartado 18 y jurisprudencia citada).

En el caso de autos, el usuario informado ha sido definido por el Tribunal de Instancia, sin que además la recurrente haya cuestionado esa definición, como una persona cualquiera atendido el hecho que se trata de productos de uso común o generalizado (apartado 12.a) de la resolución impugnada), permitiendo al Juez ocupar una posición empática de usuario a los efectos de formular el correspondiente juicio comparativo para determinar si los productos de la demandada producen o no una impresión general distinta de los invocados por la actora.

Además, el Tribunal de Instancia ha considerado, también acertadamente y sin que la recurrente lo haya discutido, que la libertad del creador en el diseño de las lámparas -en lo que hace al uso de las cintas led- no estaba limitada por exigencias técnicas, ya que el uso de las mismas, su disposición a partir del florón o base de la lámpara puede hacerse en formas muy diversas y caprichosas, por lo que el creador puede elegir, más allá de la tendencia de mercado a utilizar las cintas en forma ovoidal o redondeada cayendo del florón, formas diversas y múltiples. Y no se equivoca el Tribunal de instancia cuando afirma que dicha libertad no está limitada por las tendencias de moda o mercado pues carece de pertinencia en el marco del examen del carácter singular del modelo de que se trata, que consiste en comprobar si la impresión general producida por éste se diferencia de las impresiones generales producidas por los modelos anteriores, al margen de consideraciones estéticas o comerciales (véase la sentencia ut supra de 29 de octubre de 2015, Grifo monomando, T 334/14 , apartado 48 y jurisprudencia citada la STS 22 de junio de 2010 y de 13 de noviembre de 2012 y de 25 de junio de 2014 ).

Atendida la doctrina expuesta hemos de concluir que no hay error en la apreciación de la prueba ni en valoración de los elementos relativos al juicio comparativo que deriva en la decisión sobre la impresión general y por tanto en la singularidad diferenciada de los modelos nacionales respecto de los invocados en la demanda pues entendemos que aprecia el Tribunal de instancia, sin error, las diferencias que permiten llegar a la afirmación de la singularidad específica de los modelos demandados como infractores.

No cabe duda que los modelos en conflicto comparten numerosos elementos muy similares. Su estructura general, líneas sencillas y esenciales, la presencia de una base o florón de la que parten las cintas led y la disposición de las cintas en espiral, elementos todos importantes y visibles que atraen la atención del usuario informado. Pero como señala el Tribunal de Instancia, hay otros aspectos del diseño que son diferentes y que marcan diferencias y que pueden considerarse suficientes para estimar que los modelos nacionales controvertidos no producen en el usuario informado una impresión general diferente de la producida por los modelos comunitarios anteriores.

En este sentido debe recordarse que la comparación de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos debe sin sintética y no puede limitarse a la comparación analítica de una enumeración de similitudes y diferencias, debiendo solo referirse la comparación a los elementos efectivamente protegidos, sin tomar en consideración características excluidas de la protección (véase STGUE de 7 de noviembre de 2013, T-666/11 , apartado 30 y jurisprudencia allí citada).

En el presente asunto no se discute por la demandante recurrente la conclusión del Tribunal de Instancia -apartado 17 de la resolución apelada- según la cual hay una tendencia en el mercado relativa a lámparas led con formas ovoides o redondeadas de las cintas. Y lo relevante de este hecho es que ello implica que entre los modelos en conflicto se reproduzcan características comunes en un tipo determinado de lámparas, lo que reduce, como dice la STS de 25 de junio de 2014 , una merma de singularidad, con la consecuencia de que si las similitudes del producto considerado infractor presenta respecto del modelo anterior recaen en elementos que responden a tendencias de moda preexistentes cuando se solicitó el registro, estos elementos han de tener una importancia menor en la impresión general que produzca en el usuario informado.

Es por ello que las diferencias que afectan a la extensión y configuración de los dibujos que conforman las formas redondeadas en que caen las distintas cintas led en los modelos confrontados, la forma de la base de la que nacen e incluso, el punto de partida de las cintas desde la base o florón, son elementos esenciales para diferenciar entre uno y otro modelo, tal y como puede constatarse en el cuadro comparativo que acompañamos, con los modelos, tal cual están registrados en las respectivas oficinas y que demuestran la diferente impresión que producen por razón de los elementos indicados.

Modelo comunitario nº 002621698-0008 Modelo comunitario nº 002621698-0009 Diseño nacional D-0521376-01 Diseño nacional D-0521639-10 Habida cuenta de las consideraciones que figuran en los apartados anteriores procede declarar que el Tribunal de instancia concluyó, acertadamente y sobre la base de los elementos que tomó en consideración, entre otros, las resoluciones de la OEPM desestimatorias de las oposiciones de Global al registro de los diseños nacionales, el informe pericial aportado por la parte demandada y el testimonio de un propietario de negocio minorista de iluminación, y que no han quedado desvirtuados ante este Tribunal, que los modelos en conflicto no producían la misma impresión general en el usuario informado y que el modelo de las demandadas no carece de carácter singular, razón por las que no caber sino desestimar el recurso en cuanto a lo que hace a la infracción de los modelos comunitarios, desestimación que conlleva desde luego la desestimación de la pretensiones deducidas por competencia desleal en tanto se fundamentan exclusivamente en la similitud de los modelos en conflicto, desestimación que hace innecesario el examen de la pretensión de nulidad de los registros de la actora al haberse planteado de forma subsidiaria por la demandada.



TERCERO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino hacer expresa imposición de las costas a la parte recurrente - art 398 LEC -.



CUARTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación procede acordar la pérdida del depósito hecho para recurrir - DA Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en la ley.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandante, la mercantil Global Manufactring & Trading Company S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Laura Oliver Serra, contra la Sentencia dictada el día 23 de febrero de 2018 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante , en funciones de Tribunal de Dibujo y Modelo Comunitario, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-