Sentencia Civil Nº 333/2004, Audiencia Provincial de Caceres, Sección 1, Rec 328/2004 de 09 de Septiembre de 2004

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

CACERES

SENTENCIA: 00333/2004

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CACERES

Sección 001 . Civil.

Domicilio : AVDA. DE LA HISPANIDAD S/N

Telf : 927 620308

Fax : 927 62 03 15

Modelo : SEN00

N.I.G.: 10037 1 0100932 /2004

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000328 /2004

Juzgado procedencia : JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 6 de CACERES

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000045 /2003

RECURRENTE : JOSE MARIA MATAMOROS, S.L., EJE-DEPORTES, S.L. , Fermín

Procurador/a : CARLOS ALEJO LEAL LOPEZ, LUIS GUTIERREZ LOZANO

Letrado/a : ALBERTO MUÑOZ PEREZ, ELOY SEÑAN CANO

RECURRIDO/A : R... AND EVERYTHING ELSE INC., RUSTY SURFBOARDS INC.

Procurador/a : JOSE ENRIQUE DE FRANCISCO SIMON

Letrado/a : ALBERTO BOSCH DÖFFERT

S E N T E N C I A NÚM. 333 /04

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE :

DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA =

MAGISTRADOS :

DON SALVADOR CASTAÑEDA BOCANEGRA =

DON ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ FLORIANO =

___________________________________________________

Rollo de Apelación núm. 328/04 =

Autos núm. 45/03 (Proc. Ordinario) =

Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de Cáceres =

========================================

En la Ciudad de Cáceres a nueve de Septiembre de d os mil cuatro.

Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm. 45/03 sobre declaración de derechos de propiedad industrial, reivindicación de marcas, nulidad de marcas y otros extremos, del Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de Cáceres, siendo parte apelante, los demandados, por un lado, Fermín y la entidad "JOSE MARIA MATAMOROS, S.L.", representados tanto en la instancia como en la alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Leal López , defendidos por el Letrado Sr. Muñoz Pérez, y por otro lado, la entidad "EJE DEPORTES, S.L.", representada tanto en la instancia como en la alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Gutiérrez Lozano y defendida por el Letrado Sr. Señán Cano, y como parte apelada, las entidades demandantes, "R... AND EVERYTHING ELSE INC." y "RUSTY SURFBOARDS INC.", representadas tanto en la instancia como en la alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. de Francisco Simón, y defendidas por el Letrado Sr. Bosch Döffert.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.6 de Cáceres, en los Autos núm. 45/03, con fecha 4 de Marzo de 2004, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que estimando sustancialmente la demanda presentada por las mercantiles R. and Everything Else, Inc. y Rusty Surfboards Inc., representadas por el Procurador D. José Enrique de Francisco Simón, contra D. Fermín , la entidad mercantil José María Matamoros, S.L. y la mercantil Eje Deportes, S.L., debo declarar:

a) que la sociedad R. and Everything Else es la legítima propietaria de las marcas RUSTY, R · y R · RUSTY, gozando del derecho exclusivo de utilizarlas y excluyente de prohibir a terceros su uso en el tráfico económico.

b) Que el demandado D. Fermín ha solicitado ante la OEPM las marcas nº 1.792,340, 1.798.971, 1.798.971, 1.798.972, 2.226.086, 2.226.087, 2.304.346, 2.325.935, 2.325.936, 2.325.937, 2.325.938, 2.368.898, 2.368.899, 2.378.902, de mala fe y en fraude de los derechos de las sociedades actoras.

c) Que el demandado debe restituir y transferir a la actora R. and Everything Else Inc. la propiedad de las marcas españolas nº 1.792,340, 1.798.971, 1.798.971, 1.798.972, 2.226.086, 2.226.087, 2.304.346, 2.325.935, 2.325.936, 2.325.937, 2.325.938, 2.368.898, 2.368.899, 2.378.902, extinguiéndose los contratos de licencia y cualesquiera otros derechos de terceros sobre las mismas existieran, condenando al demandado Fermín a renunciar a todas las marcas y solicitudes de marca de las que sea titular y que comprendan los distintivos Cabo Rusti, Rusty, R · y R · Rusty.

d) Que las entidades José Mª Matamoros, S.L. y Eje Deportes S.L. carecen del derecho para usar los distintivos Cabo Rusti, Rusty, R · y R · Rusty como marca para distinguir los productos pertenecientes a las clases 9, 18, 25 y 28 del Nomenclátor internacional de marcas, debiendo cesar inmediatamente en cualquier actividad que viole o perturbe los derechos de propiedad industrial que ostentan las actoras R. and Everything Else, sobre las marcas, y Rusty Surfboard Inc. sobre su denominación social, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento deberán ser condenados al abono de una indemnización coercitiva desde el día y en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia.

e) Se condena a los demandados a la prohibición de utilizar las marcas de las que es titular la actora en envoltorios, embalajes, etiquetas y otros medios de identificación u ornamentación del producto, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando las citadas marcas, condenándoles a retirar del mercado cualquier producto signado con las marcas Cabo Rusti, Rusty, R · y R · Rusty de las clases 9, 18, 25 ó 28.

f) Se condena a D. Fermín , a indemnizar a las actoras en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia comprensiva de los beneficios obtenidos por el mismo por la cesión de la marca Rusty y R · a la sociedad José María Matamoros, S.L. Se condena a José María Matamoros S.L. a indemnizar a las sociedades actoras en la cuantía de 127.397,82 euros en concepto de daños y perjuicios y se condena a Eje Deportes, S.L. a indemnizar a las sociedades actoras en la cuantía de 191.096,73 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

g) Se condena a los demandados a publicar a su costa el contenido de la sentencia, una vez adquiera firmeza, en diario de ámbito nacional.

h) Se condena a los demandados expresamente a las costas de la instancia."

SEGUNDO .- Frente a la anterior resolución, por las respectivas representaciones de los demandados, Fermín y "José María Matamoros, S.L.", por un lado, y "Eje Deportes, S.L.", por otro, solicitaron la preparación de recursos de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO .- Admitida que fue la preparación de los recursos por el Juzgado, se emplazó a las partes recurrentes, conforme a lo dispuesto en los arts. 457.3 de la L.E.C. por veinte días para la interposición del recurso de apelación, conforme a las normas del art. 458 y ss. de la citada ley procesal.

CUARTO .- Formalizados en tiempo y forma los recursos de apelación por las respectivas representaciones de los demandados, se tuvieron por interpuestos y, de conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición a los recursos o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que les resulte desfavorable.

QUINTO .- Presentado escrito de oposición al recurso por la representación de la parte demandante, se remitieron los autos originales a esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, previo emplazamiento de las partes por término de 30 días.

SEXTO .- Recibidos los autos en esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, se procedió a incoar el correspondiente Rollo de Sala, turnándose de ponencia; y habiéndose evacuado el trámite de emplazamiento conferido a las partes, personadas éstas, se dictó auto en fecha 7 de Julio de 2004, denegando la admisión, en esta segunda instancia, de los Documentos acompañados al escrito de recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Fermín y la entidad "José María Matamoros, S.L.", siendo desglosados de los autos, una vez firme dicha resolución, y devueltos a la parte; no habiéndose propuesto prueba por ninguna de las partes, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para la DELIBERACIÓN Y FALLO el día sie te de Septiembre de dos mil cuatro, quedando los autos para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C..

SÉPTIMO - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA .

Fundamentos

PRIMERO .- En el escrito inicial del procedimiento se promovió de forma acumulada acción reivindicatoria, con carácter principal y otra subsidiaria de nulidad del derecho sobre las marcas que estima notorias Rusty, R y R Rusty, por considerarlas registradas por el demandado Don Fermín de mala fe y en fraude de los derechos que sobre tales marcas ostenta la entidad mercantil americana R. and Everythig Else Inc., así como en fraude de los derechos de la otra sociedad actora Rusty Surfboards ostenta en protección de su denominación social. Asimismo, junto con dichas acciones reclama se declare su derecho exclusivo a utilizar tales marcas y excluyente para prohibir su uso a terceros en el tráfico económico, y se condene al demandado Don Fermín a restituir y transferir a la actora R. and Everythign Else la propiedad de tales marcas de las que es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, declarando extinguidos los contratos de licencia y otros derechos de terceros que existieren sobre las mismas. Finalmente ejercita frente a las otras codemandadas José María Matamoros, S.L. y Eje Deportes, S.L. acciones de cesación de las actividades que violen sus derechos de propiedad industrial, solicitando que se retiren del tráfico económico los productos en que se haya materializado la violación del derecho de marca, y por último, ejercita frente a todos los codemandados una acción de indemnización de daños y perjuicios sufridos por la indebida utilización por los mismos de los derechos de marca como de los derechos sobre su denominación social que corresponde a la otra sociedad Rusty Surfboards Inc.

Dicha pretensión fue estimada en la sentencia de instancia, y disconforme la representación de Don Fermín y de José María Matamoros S.L. se alza el recurso de apelación alegando los siguientes motivos:

1º) Infracción de normas o garantías procesales. Art. 459 L.E.C.

a) Falta de declaración expresa de hechos probados. Artículos 209.2 a L.E.C. 248. 3. de la LOPJ y 120.3 y 24.1 de la Constitución.

De conformidad con las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1994, 13 de febrero de 1997 y 12 de junio de 1998 y los artículos 209.2 a de la L.E.C., 248. 3. de la LOPJ y 120.3 de la Constitución las sentencias deben fijar concretamente los hechos probados que constituyen una premisa táctica ineludible para obtener la conclusión.

En el caso de la apelada carece de determinación de hechos probados, limitándose a exponer cuales han sido las pretensiones de la actora, los motivos de oposición de los demandados, las excepciones resueltas en la audiencia previa, que las partes han propuesto prueba, el día de celebración del acto del Juicio y que hubo diligencias finales. Pero sin determinar que concretos hechos considera probados.

Dice que la determinación de hechos probados es elemento esencial de la motivación de la sentencia que quedará reflejado en el fallo del asunto, facilitándose de esta manera y garantizándose el derecho de defensa, en cuanto a la utilización y fundamentación de eventuales recursos, citando al efecto la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2.000.

La falta de consignación de hechos probados en la sentencia le impide la correcta fundamentación del recurso y cercena el derecho de defensa. Ello debe implicar nulidad de actuaciones y repetición del Juicio o subsidiariamente la retroacción de las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia.

b) Falta de la debida exha ustividad y congruencia de la sentencia. Artículos 218 en relación con 377 y 344.2 de la L.E.C.

No se ha hecho en la sentencia ni la más mínima alusión a la tacha de testigos que tanto esta parte como el codemandado hicieron en su momento. La falta de resolución impide que sepamos cual ha sido la influencia de esta prueba en la resolución apelada.

Con esta omisión también se produce indefensión. Por ello, no le queda otra solución más que pedir nulidad de actuaciones y repetición del Juicio o subsidiariamente la retroacción de las actuaciones con la finalidad de que se dicte nueva sentencia en la instancia que contenga los pronunciamientos relativos a la tacha de testigos.

c) Al amparo del artículo 311 de la L.E.C. y 24 de la Constitución.

En la sentencia recurrida se considera injustificada la asistencia de mi defendido al Juicio, pese a que aportamos dos certificados médicos y, aplicando el artículo 304 de la L.E.C. se estiman probadas una serie de consideraciones que serán decisivas para la estimación de la demanda.

Estos certificados, no impugnados de contrario, provienen del médico de cabecera de mi cliente y del especialista que lo trata. De la imparcialidad de su criterio no puede dudarse puesto que ningún interés alberga en el resultado del pleito.

En todo caso, si la juzgadora no estaba convencida del contenido de dichos informes o creía que los padecimientos que en ellos se reflejan no eran ciertos o de gravedad suficiente, debió acudir a la opinión de un perito en la materia, pero lo que no puede hacer es, sin la opinión de un profesional con conocimientos en materia médica y sin ordenar el examen del Sr. Fermín , evaluar el contenido de los certificados y descalificar las opiniones de los doctores que los emitieron.

Además, una vez solicitada la declaración de confeso por la defensa de la actora ni tan siquiera se le dio la palabra para poder formular formal protesta, o para sugerir el interrogatorio domiciliario o el examen por el médico forense.

Esta actitud en el acto de la vista primero, y la declaración de confeso sin adoptar las medidas necesarias para contrarrestar el criterio profesional de los autores de los certificados médicos, le producen manifiesta indefensión.

Por ello, y no habiendo sido posible efectuar con anterioridad formal protesta, no resta otra solución más que pedir nulidad de actuaciones y repetición del Juicio o subsidiariamente la retroacción de las actuaciones con la finalidad de que se dicte nueva sentencia en la instancia hasta antes de dictar sentencia, siendo inaceptable la declaración de confeso de una persona que acredita estar enferma.

2º) Error en la apreciación de la prueba.

a) En cuanto a la acción reivindicatoria.

Prescripción de la acción reivindicatoria .

La sentencia recurrida desestima la excepción de ejercicio extemporáneo de la acción reivindicatoria ejercida contra los registros 1.792.340 en clase 25 (Cabo Rustí), 1.798.971 en clase 18 (Rusty) y 1.798.972 en clase 25 (Rusty).

Por el contrario, acepta los argumentos que contiene la sentencia con respecto a los registros 1.798.971 en clase 25 (Rusty) pero insiste que la acción reivindicatoria ejercitada contra el registro 1.792.3 40 en clase 25 (Cabo Rustí) está prescrita o en su caso caducada.

El registro Cabo Rusti 1.792.340 fue concedido por la OEPM el 20 de abril de 1.994 y efectivamente nunca ha sido impugnado ante los tribunales (ni civiles ni contencioso administrativos) .

Desde nuestro punto de vista, la acción reivindicatoria pudo ejercerse hasta el día 20 de abril de 1.999, y sin embargo la juzgadora de instancia, aplica incorrectamente la disposición adicional segunda de la actual Ley de Marcas puesto que para lo que no puede servir esta disposición es para alterar situaciones ya consolidadas conforme a la Ley 34/1988. Los principios de legalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo noveno de la Constitución y cuarto del Código Civil así lo imponen. Una interpretación contraria sería inconstitucional y nos produciría evidente indefensión.

Quien registra una marca está sometido a la normativa que existe en ese momento y que en nuestro caso era la Ley 34/1998. Su representado no podía prever el 30 de noviembre de 1993 que 14 años después de publicada la Ley que en aquel momento le obligaba, se cambiaran las reglas de juego.

Por otra parte, los actores han tenido tiempo sobrado para ejercitar sus Derechos conforme a la anterior Ley de Marcas, y de mantener dicha tesis, el ciudadano jamás podría tener seguridad jurídica, pues no sería suficiente con cumplir la Ley, sino que además deberíamos adivinar las exigencias que un futuro legislador nos podría imponer.

Dicho lo cual, resulta evidente que para determinar el plazo y las condiciones para el ejercicio de la acción reivindicatoria debemos estar a las previsiones del artículo 3.3 de la anterior Ley de Marcas, que exigía el ejercicio de la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de su concesión o en un plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de la concesión.

Estos plazos han transcurrido sobradamente y por lo tanto la acción reivindicatoria planteada contra el Cabo Rustí 1.792.340 está prescrita.

Por estos argumentos tampoco resulta aplicable el artículo 39 de la Ley de Marcas actual, ni se nos puede exigir que demostremos en este procedimiento el uso en España de la marca Cabo Rustí, si bien, como la juzgadora opina lo contrario, hace las siguientes consideraciones:

1 .- Debido a que el actor no ha cuestionado la falta de uso de la marca Cabo Rustí no nos detuvimos en probarlo al contestar la demanda.

2 .- El Letrado de la actora conoce perfectamente el uso de la marca Cabo Rustí . Existe un procedimiento al que no hemos hecho alusión al contestar la demanda al no haberse planteado estos extremos, como es el procedimiento ordinario 17/02 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cáceres. En él ya se intentó la caducidad por falta de uso de los registros 1.792.340 (Cabo Rustí), 1.798.971(Rusty) clase 18) y 1.798.972 (Rusty) clase 25), en el que se dictó sentencia desestimatoria de la demanda.

Y para terminar de rebatir los argumentos en que se fundamenta la desestimación de la excepción planteada decir que la imputación de que no se han abonado los quinquenios correspondientes ni se ajusta a la realidad, ni al igual que sucedía con la falta de uso, se ha planteado por la actora.

Pero es más, es que si mi cliente no hubiera pagado los quinquenios no sería el dueño de la marca y por lo tanto de contrario no podría ejercitarse contra él la acción reivindicatoria, ni podríamos transferir aquello que no es nuestro.

Respecto a los signos distintivos que contienen en su denominación Cabo Rustí, acreditada la vigencia y la propiedad de la marca Cabo Rustí y que no se cumplen los requisitos para que prospere la acción reivindicatoria , extrae como consecuencia que las acciones planteadas contra el resto de registros de mi cliente no pueden prosperar , puesto que como en el caso de la sentencia aludida, constituyen derivaciones posteriores de la primitiva Cabo Rustí y son marcas similares. Ello debe conllevar la desestimac i ón integra de la demanda.

b) Requisitos de la acción reivindicatoria.

La acción ejercitada al amparo del artículo 2.2 de la actual Ley de marcas (anterior 3.3 de la Ley 32/1988), faculta al usuario de una marca que se sienta perjudicado por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca, para reivindicarle ésta última, sobre la acreditada base de que la solicitud del registro que se reivindica se realizó por parte del titular o el solicitante, en fraude de los derechos del perjudicado que reivindica o con violación de una obligación legal o contractual.

En el presente supuesto, los registros solicitados por el demandado y ulteriormente concedidos, se contraen en denominaciones diversas a las utilizadas en España por la actora , amparándose además dicha concesión, en el principio de la ausencia de concurrencia de la identidad aplicativa de dichos registros, esto es, refieren a clases de artículos diferentes.

Precisamente, sobre la premisa de no concurrencia de las identidades denominativas ni aplicativas, - y teniendo en cuenta que no nos encontramos ante una marca que era renombrada y aun menos notoria cuando mi cliente la registró - , queda desautorizada la presunción de mala fe que propone la actora.

La actora no puede acreditar en España su uso legal de la marca denominativa Rusty en las clases 18 y 25; ya que la documental que aporta, refiere a productos R . Rusty y R . - distinta denominación -, siendo insoslayable que su aislado uso de la denominativa Rusty, refiere al minoritario sector de la comercialización de tablas de surf (clase 28), clase ésta, bien diversa de las que distinguen los registros del Sr. Fermín (Clases 18 y 25, no digamos ya la clase 9).

En conclusión, la actora no es usuaria extraregistral de las concretas marcas que pretende reivindicar, por cuanto no le cabe la legitimación para el ejercicio de la acción prevista en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas.

Cuando la demandante ha vendido en España productos signados con la marca Rusty en clase 18, 25 lo ha hecho burlando las resoluciones de la OEPM que sistemáticamente denegaban sus registros. Concederle validez a estas ventas u otorgarle efecto beneficioso para el ejercicio de la acción reivindicatoria, implica desconocer las resoluciones de la OEPM, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid e incluso del Tribunal Supremo y dar por bueno actos claramente ilícitos.

En el trasfondo de la sentencia, lo que realmente considera acreditado no son los requisitos de la acción reivindicatoria sino los de la acción de nulidad del artículo 51 de la LM, esto es, la mala fe en el registro, más la acción de nulidad no podía prosperar por imperativo del artículo 53 de la actual LM (extensión de la excepción de cosa juzgada) y lo que se hace en la sentencia es llevar solapadamente la mala fe en la solicitud del registro de la acción de nulidad a la acción reivindicatoria, desnaturalizando su contenido y aplicándola para supuestos no contemplados en la Ley.

Sucede que estas acciones por competencia desleal ni se han ejercitado en este pleito ni podrían haberse ejercitado.

Dicho todo lo anterior, visto que no cabe la acción de nulidad, que no estamos ante una acción reivindicatoria "típica" en la que hay relación entre quién registra y el autor de la marca y que no puede enmascararse la acción de nulidad bajo la apariencia de una acción reivindicatoria, el resultado de la demanda debe ser su integra desestimación.

Tampoco se ha acreditado la mala fe de mi cliente a la hora de registrar, mala fe que debe ser demostrada con fundamento en pruebas sólidas y no en meras conjeturas, hipótesis o presunciones.

Este conocimiento de la marca americana por mi cliente se considera probado con apoyo en el endeble argumento de que tuvo conocimiento de su existencia a través de Portugal o Andorra. Es cierto que Don Fermín , como otros muchos industriales, utiliza con frecuencia los servicios de fabricas portuguesas relacionadas con la confección y que en alguna ocasión ha hecho lo mismo una empresa radicada en Andorra , pero de ahí no se puede considerar probada la mala fe a la hora de registrar, ni se ha probado que en aquellos años (hace 10) la marca Rusty fuera conocida en Portugal o en Andorra.

Además el 25 de noviembre de 1.999 Don Fermín se vio obligado a interponer denuncia penal por eventual delito contra la propiedad industrial contra la distribuidora de la marca mercantiles R. and Everything Else Inc en España, que es, como se señala en la demanda, la empresa vasca Solan Co S.L. y ello fue debido a que la mercantil vasca comercializaba productos cuyos registros pertenecían al apelante, como se acredita por la intervención por parte del Grupo de Intervención Fiscal y Aduanera dependiente de la Guardia Civil, de 1359 prendas de vestir (clase 25) con la marca Rusty en los almacenes de Solan Co S.L.; y segundo, porque a D. Fermín se le boicoteaba por empresas del sector afines a mercantiles R- and Everything Else Inc influyendo en tiendas de deporte para impedir que pudiera vender sus productos legalmente registrados, extremo admitido por el propio Sr. Santiago , representante de Solan Co S.L. en un artículo publicado por la revista Difusión Sport, en octubre de 2001, acompañada a la contestación.

Por lo tanto, si por parte de la multinacional americana y de sus representantes en España se alega desconocimiento de los registros españoles propiedad del apelante a fecha 5 de enero de 2.000, difícilmente se nos puede exigir que en el año 1993 (año de solicitud del registro Cabo Rustí) D. Fermín tuviera conocimiento que en USA había sido registrada la marca Rusty o de que operaba en el mercado.

La inexistencia de mala fe a la hora de registrar Cabo Rustí ante la OEPM fue refrendada por las declaraciones del testigo D. Isidro , que fue el agente de la propiedad industrial que tramitó la solicitud, afirmando que al tiempo en el apelante registró Cabo Rustí eran desconocidas las empresas demandantes, y en un mundo cada vez más globalizado las colisiones entre marcas son cada vez más frecuentes.

De estas declaraciones, y de las restantes habidas se desprende la inexistencia de mala fe en el apelante a la hora de registrar Cabo Rusty primero y Rusty después, y que ningún beneficio se podría obtener de copiar marcas que por aquel entonces eran absolutamente desconocidas en el conjunto de territorio nacional.

Procesalmente existe otro obstáculo para que prospere la reivindicatoria contra la marca Cabo Rustí, porque el artículo 400 de la L.E.C. impide el planteamiento en una ulterior demanda de hechos o fundamentos de Derecho que se hubieran obviado en una anterior, toda vez que, el Juicio de Menor Cuantía que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáceres y del cual el presente no es sino una repetición, el actor no consideró la existencia de mala fe en el registro Cabo Rustí propiedad de mi cliente, que en aquella ocasión no reivindicó. Lo que entonces no se nos achacó no puede imputársenos ahora.

1° ) Sobre la titularidad de las marcas propieda d de R. and Everything Else Inc.

En este apartado la juzgadora considera probado:

a) Que la actora ha logrado acreditar que es titular de la marca Rusty R. y R. Rusty y que ésta fue creada por Carlos Manuel .

b) Que existe prioridad registral de los actores.

c) Que ha habido un uso continuado en el mercado internacional.

2º ) Por lo que respecta a la creación de la marca y a su autor.

Resulta perfectamente posible que en USA el Sr. Carlos Manuel creara la marca Rusty y que la misma haya sido concebida por una o varias personas más en otros tantos puntos del planeta. Debido a que vivimos cada vez más en un mundo globalizado estas colisiones entre registros se han convertido en el pan nuestro de cada día. La coincidencia en el registro de marcas es algo absolutamente habitual y no por ello entraña mala fe. Si como es nuestro caso la marca tiene solo 5 letras y sigue el orden consonante vocal, consonante, vocal, consonante, las posibilidades de colisión con marcas registradas en otros países son aun son mayores.

Evitar disputas entre distintos creadores es una de las finalidades de los registros de marcas. Y precisamente porque las disputas no solo se circunscriben a un mercado nacional, el Derecho de marcas ha tendido en los últimos años a dar cada vez mayor protección al usuario que registra y paga, en detrimento del usuario extraregistral.

En el presente supuesto parece haber sucedido que la marca Rusty no solo se registró en USA sino que en España hasta cuatro personas distintas intentaron su registro, correspondiendo definitivamente la adjudicación a mi cliente.

Del estudio de los documentos 3 a 5 de la demanda se habría probado únicamente que la actora es titular de la marca Rusty y R . en USA, en las calases 25 y 28, país dónde por cierto, ni siquiera es titular de registros en la clase 18 y no digamos ya en clase 9.

Tampoco se ha probado, como más adelante veremos, que Carlos Manuel haya siquiera utilizado su marca en USA en las clases 18 ni 9. Unido esto, al hecho incuestionable de que no se ha conseguido demostrar que el tiempo en que mi cliente registró existiera notoriedad o renombre de la marca Rusty, la hacen irreivindicable en estas clases.

Además, la documental adjunta como anexos 1 a 5 de la demanda esta en inglés y no ha sido traducida como dispone el artículo 144 de la L.E.C. lo cual impide que pueda ser tenida como medio de prueba y que se acredite, como se mantiene en sentencia, que el Sr . Carlos Manuel fue el creador de la marca americana Rusty o R .

Alega prioridad registral de la marca española Cabo Rustí frente a las marcas propiedad de la actora, porque estaba registrada en España desde 1.961, anterior a los registros americanos, y en 1.993 cuando quedó vacante en la OEPM fue registrada por el demandado. Asimismo, entiende que tampoco se ha probado el uso continuado en el mercado internacional, pues una cosa es el registro de una marca y otra distinta su uso, no estimando suficientes los documentos acompañados a la demanda porque no se han traducido como exige el Art. 144 L.E.C. ni las revistas acreditan que hayan existido ventas reales, ni la prueba testifical ha aportado ninguna factura de ventas que se correspondan con el uso extrarregistral. Igualmente, niega que exista identidad entre las marcas propiedad de la actora y las que reivindica al demandado, como ya se ha declarado en los anteriores procedimientos, además de que las marcas registradas en España lo están en distinta clase de nomenclátor, no concurriendo la doble identidad denominativa y aplicativa, ni por supuesto se ha demostrado que estemos ante una marca notoria cuando la registró el demandado, lo que impide aplicar el Art. 34 Ley de Marcas. Tampoco existe identidad entre las marcas enfrentadas, porque ninguno de dichos registros es semejante a los de la actora ni incluyen una flor, y en todo caso, se deberían respetar los registros 1.792.340, 1.798.972, 2.368.899 y 2.378.902; de todos los registros propiedad del demandado lo es en clase 18 y uno en clase 9, y en ninguna de estas dos clases ha registrado la actora ni en España ni en USA.

Admite que la notoriedad no es un requisito imprescindible para el éxito de la acción reivindicatoria, aunque sí exigible en la acción de nulidad, y lo realmente estimado es una acción de nulidad encubierta, al declarar acreditada la mala fe del demandado, y para que pueda prosperar la acción por la que han sido condenados los apelantes - violación de los derechos de propiedad extraregistral - es necesario ligarla al Art. 34 de la vigente Ley de Marcas y dicho precepto sí exige que la marca sea notoria , de forma que si no se ha probado que la marca del actor fuera notoria en España al tiempo que el demandado registró las marcas ahora reivindicadas, cabría la posibilidad de convivencia entre los registros propiedad de la actora y los del demandado, siempre que los productos signados pertenecieran a distinta clase de nomenclátor, reiterando que la marca Rusty no era notoria en España al tiempo de producirse los registros del demandado a finales de 1.993 y principios de 1,994, y así se infiere cuando al juzgadora no estima la acción de nulidad; notoriedad que tampoco fue aceptada en anteriores recursos contenciosos administrativos.

Discrepa que pueda prosperar la acción reivindicatoria aunque la actora sólo tenga registrada la marca Rusty en España en la clase 28 del nomenclátor internacional. A su juicio, sería suficiente para desestimar la demanda que la marca Rusty no era notoria al tiempo en que la demandante registró en España sus marcas y además registró en clases distintas del nomenclátor a las clases que registró el demandado, de ahí la desestimación de todos los recursos interpuestos con anterioridad, no concurriendo al mismo tiempo la doble similitud denominativa y aplicativa que exige la Ley, ni existe riesgo de confusión, aprovechamiento indebido de la reputación ajena, ni inscripción en contra de los principios de la buena fe, y por tanto posregistros son absolutamente válidos, aunque eventualmente pudiera haber coincidencia denominativa en algunos de ellos.

3º) Protección de la denominación o razón social de Rusty Surfboards inc. Art. 9.1d) de la Ley de Marcas y Art. 8 del Convenio de París. No consta que dicha empresa haya operado alguna vez en nuestro país, ni su objeto social, ni figura en el Ministerio de Comercio, ni tiene delegaciones en España, ni se ha publicado en medios de comunicación que permita inferir un conocimiento notorio. , no siendo suficientes los documentos adjuntos a la demanda, por lo que dicha denominación social no puede ser amparada, por cuanto, la vigente Ley de Marcas sólo concede protección al nombre comercial no registrado en nuestro país cuando se prueba su conocimiento notorio, y además tenga uso en el territorio nacional y exista riesgo de confusión entre el público.

4º) Extensión de la cosa juzgada . Art. 53 LM en relación con los artículos 207, 400.2 y 222 L.E.C. y 1.252 del Código Civil. A la luz de dichos preceptos se impide que la jurisdicción civil vuelva a pronunciarse sobre la misma cuestión de fondo resueltas en el orden jurisdiccional contencioso administrativo mediante sentencia firme, cuando concurra la doble identidad de persona y motivo, como aquí sucede, no sólo respecto a la acción de nulidad, como admite la sentencia recurrida, sino también respecto a la acción reivindicatoria, pues lo decisivo es la seguridad jurídica, debiendo interpretarse el término nulidad que emplea el Art. 53 en sentido amplio y no limitado exclusivamente a la acción de nulidad, de forma que la acción reivindicatoria que resuelve el fraude de derechos de un tercero es equivalente a la acción de nulidad puesto que su fundamento es la mala fe del demandado en el momento de proceder a los registros, negado en la sentencia dictada en la jurisdicción contencioso administrativo, no siendo posible volver a pronunciarse sobre la mala fe del demandado.

5º) Doctrina de los actos propios , porque en la demanda se sostiene que Don Gregorio y el Sr. Santiago solicitaron para sí los registros de la marca Rusty en clase 25 (no en clase 18 ni 9), quienes a su vez vendieron las solicitudes de registro a Don Gaspar , resultando contradictorio reconocer a dichos señores legitimidad para solicitar el registro de la marca Rusty e incluso para venderlas a tercera personas, a quines también se les reconocen como legítimos propietarios y al tiempo cuestionan al demandado, a quien tampoco se le puede negar legitimidad por negarse a vender sus marcas al demandante, con lo que viene a reconocer que en España no era legítimos propietario, no sólo frente a los antes citados, sino frente a cualquier tercero que se encontrara en la misma situación.

6º) Legitimación pasiva de los tres demandados . Derecho a la indemnización y su cuantificación. Admite que José María Matamoros S.L. es la empresa a través de la cual Don Fermín actúa en el mercado y explota las marcas de su propiedad, según el contrato de licencia celebrado con la otra codemandada Eje Deportes S.L. Esta sociedad de confirmarse la sentencia deberá cesar en la comercialización de los productos al quedar extinguida su licencia, pero no debería venir obligada a indemnizar. El demandado Sr. Fermín deberá estar y pasar por el fallo de confirmarse la sentencia, pero no deberá indemnizar lo que ya pagó como daño y perjuicio su empresa, pues supondría un doble pago con enriquecimiento injusto para la actora. Tampoco es posible dejar su cuantificación para ejecución de sentencia por prohibirlo los Arts. 209.4 y 219 L.E.C. aunque en la demanda se deja la cuantificación al resultado de la prueba. No procede que el demandado indemnice en ninguna cantidad puesto que la protección que se concede a la actora no está dentro del ámbito registral, y el Art. 40 y siguiente protegen al titular de la marca registrada. También realiza alegaciones sobre la indemnización que debe abonar Eje Deportes S.L. aunque dichos apelantes no representan a esa parte. Respecto a la cuantificación de la indemnización, rechaza el informe pericial acompañada a la demanda, porque contiene importantísimos errores, porque parte de cantidades superiores al importe de las ventas, porque llevan incorporado el I.V.A. confunde los conceptos de beneficios con ingresos, omitiendo el concepto de gastos para obtener el beneficio y el posible beneficio obtenido por el Sr. Fermín queda subsumido en el obtenido por la sociedad José María Matamoros S.L.

Termina solicitando la nulidad de actuaciones y se retrotraigan hasta celebrarse nuevo juicio, o subsidiariamente, se retrotraigan y se dicte nueva sentencia en al instancia. Subsidiariamente, si se conociera del fondo del asunto interesa la revocación de la resolución apelada y a desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- Asimismo, interpone recurso de apelación la codemandada Eje Deportes S.L., alegando los siguientes motivos:

1º) Al amparo del artículo 459 de la L.E.C., por infracción del Art. 209.2 de la L.E.C., en relación con el Art. 248.3 de la L.O.P.J. y 120.3 de la Constitución Española, por no dar respuesta a la excepción de falta de legitimación pasiva de Eje Deportes, S.L. y subsidiariamente falta de motivación sobre la desestimación de la excepción, que produce INCONGRUENCIA OMISIVA e indefensión a esta parte.

La Sentencia recurrida se limita a recoger en su Fundamento de Derecho Primero, las pretensiones de las partes y el planteamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva de Eje Deportes, S.L., señalando la existencia de un contrato de licencia o distribución, es decir hace una referencia a un documento aportado por las partes, sin hacer pronunciamiento alguno sobre la estimación o desestimación de la excepción.

Si entendiéramos que con la cita a la existencia de un contrato de licencia o distribución, por la Juzgadora se ha producido una desestimación tácita de la excepción planteada, es evidente que ésta desestimación se ha hecho sin hacer valoración o fundamentación alguna.

Al analizar la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el Art. 24.1 CE, hay que recordar que es reiterada doctrina que dicho derecho fundamental, en relación con el art. 120.3 CE, impone a los órganos judiciales la obligación de motivar las Sentencias.

Esta exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tiene la Ley (art. 117.1 y 3 CE), como señalan STC 55/1987, de 13 de mayo, STC 24/1990, de 15 de febrero, y 22/1994, de 27 de enero.

Si bien la razón última que sustenta este deber de motivac i ón, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercido de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho, como señala la STC 24/1990, de 15 de febrero.

Y esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar su eventual control jurisdiccional a través del sistema de recursos, incluido el de amparo, y, de otro, permitir al ciudadano conocer las razones de la resolución, entre otras STC 184/1995, de 12 de diciembre, y 47/1998, de 2 de marzo.

Es evidente la falta de respuesta judicial a la excepción planteada y subsidiariamente la falta de motivación de su desestimación tácita si así se entiende por la Sala, pero en cualquier caso, se produce la infracción que denunciamos.

2º ) Al amparo del artículo 459 de la L.E.C., por infracción del Art. 209.2 de la L.E.C., en relación con el art. 248.3 de la L.O.P.J. y 120.3 de la Constitución Española, por falta de declaración expresa de hechos probados, que produce INCONGRUENCIA OMISIVA e indefensión a ésta parte.

Señala el art. 209.2 de la L.E.C. que las sentencias se formularán con sujeción a determinadas reglas y entre otras señala:

"En los antecedentes de hecho se consignarán con la claridad y conc i sión posibles y en párrafos separados y numerados , las pretensiones de las partes, las pruebas que se hub i esen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso"

En una atenta lectura de la Sentencia apelada se observa que ésta carece de fijación de hechos probados, ya que se limita a recorrer lo determinado en el punto segundo del artículo 209, exponiendo cuales han sido las pretensiones de la actora, los motivos de oposición de los demandados, las excepciones resueltas en la audiencia previa, señalando que las partes han propuesto prueba, el día de celebración del acto del Juicio y que hubo diligencias finales. Pero sin llegar a determinar que hechos concretos ha considerado probados.

La fijación de los hechos probados es elemento esencial de la motivación de la sentencia que quedará reflejado en el fallo del asunto, facilitándose de esta manera y garantizándose el derecho de defensa, en cuanto a la utilización y fundamentación de eventuales recursos.

En este sentido la reciente sentencia del Tribunal Supremo 576/2000 de 12 de junio de 2.000, que señala:

"Por lo que respecta al aspecto fáctico, aunque esta Sala v i ene declarando que las sentencias civiles no precisan de un relato formal separado de los hechos probados , la expresión en su caso del Art. 248.3 de la L.O.P.J. no significa que quepa prescindir de las apreciaciones fácticas en las resoluciones del orden jurisdiccional civil, lo que solo es posible admitir cuando el litigio haya quedado reducido a una mera cuestión de derecho".

De conformidad con las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1994, 13 de febrero de 1997 y 12 de junio de 1998 y los artículos 209.2 a de la L.E.C - , 248. 3. de la LOPJ y 120.3 de la Constitución las sentencias deben fijar concretamente los hechos probados que constituyen una premisa fáctica ineludible para obtener la conclusión.

Esta falta de fijación de hechos probados impide la correcta fundamentación del recurso y hace inexistente el derecho de defensa, produce indefensión e implica la nulidad de actuaciones y repetición del Juicio.

3º) Al amparo del artículo 459 de la L.E.C., por infracción del art. 209.4 de la L.E.C., en relación con el art. 24-1 de la Constitución Española, por no haber resuelto acerca de la tacha de testigos, que produce INCONGRUENCIA OMISIVA.

La exigencia constitucional del art. 24.1, que señala el derecho de obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, impele a dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en el litigio, así en la tacha de testigos que se ha realizado en el procedimiento, no se obtiene de la Juzgadora respuesta alguna, produciéndose la incongruencia que denunciamos .

Así consta en autos y queda probado que esta parte presento escrito de tacha de testigos, sin embargo no ha sido resuelto en Sentencia, con la oportuna fundamentación acerca de su estimación o no.

Dicha omisión impide a esta parte entrar a valorarla y produce indefensión que alegamos.

4º ) Al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del Art. 209.4 de la L.E.C., en relación con el Art . 24.1 de la Constitución Española, por no haber resuelto acerca de la alegación de buena fe, que produce INCONGRUENCIA OMISIVA.

La apelante ha manifestado en todo el proceso, que solo es un distribuidor amparado por un contrato de distribución firmado con quien aparece como legal titular registral. Para poder apreciar que existe incongruencia omisiva debe constatarse en primer lugar que la cuestión cuyo conocimiento y decisión se dice que quedó imprejuzgada fue efectivamente planteada ante el órgano judicial en el momento procesal oportuno.

Ha dejado dicho el TC en sentencia 215/1999, de 29 de noviembre, citada a su vez por la STC 5/2001, de 15 de enero, que para analizar la congruencia hay que confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso.

La adecuación o correspondencia que la incongruencia impone entre la parte dispositiva de la sentencia y los elementos objetivos del proceso se extiende, y no sólo al resultado o efecto Jurídico que el litigante pretende obtener con el pronunciamiento judicial postulado, sino tamb i én a los hechos que sustentan la recensión y nutren su fundamento histórico.

Así lo señalan las sentencias 122/1994, de 25 abril, del Tribunal Constitucional; 28 junio 1978, 10 diciembre 1996 y 6 octubre 1997 del Tribunal Supremo.

Eje Deportes, S.L. ha planteado al Juzgador que su actuación en el proceso de comercialización de la marca registrada Rusty, ha sido dentro de un contrato legal de distribución y según las normas de la buena fe.

Eje Deportes S.L. ha manifestado y probado que ha actuado de buena fe amparado por dicho contrato de distribución firmado con quien podía legalmente hacerlo.

Las demandantes no han postulado en el procedimiento la existencia de mala fe por parte de Eje Deportes, S.L., y no ha existido intento alguno de probar dicha mala fe .

Así mismo, las demandantes nada han alegado ni probado acerca de cualquier requerimiento o notificación a Eje Deportes, S.L. por las mismas ni por ningún otro, de que se abstuviera de comercializar los productos que legalmente distribuía, ya que ESTE REQUERIMIENTO NUNCA HA EXISTIDO.

Esta certeza además de sustentar la alegación de buena fe por parte de Eje Deportes, S.L., a los efectos de obtener un pronunciamiento concreto y cuya omisión aquí denunciamos, tiene otra vertiente de capital importancia en la fijación de los daños y perjuicios como más tardé se examinará.

Y ésta alegación de buena fe, no ha sido contestada por la Juzgadora sino con una línea, reduciéndola a la consecuencia de la extinción de la licencia concedida, como consecuencia de la estimación de la demanda frente al licenciador y actual titular registral.

Ahora bien, en lo que afecta a Eje Deportes, S.L., la protección legal -la registral - debe primar, como señaló en su fundamento jurídico primero la Sentencia de la Audienc i a Provincial de Vizcaya de fecha 1 de abril de 2003, al resolver la apelación interpuesta por el Sr . Ricardo en procedimiento abreviado, cuando señaló:

"lo que resulta evidente que los productos comercializados po r el acusado -Sr. Ricardo - si se encontraban dentro del ámbito de protección de la marca de la que es titular el Sr. Fermín ".

Es evidente que cualquier actuación de Eje Deportes, S.L., amparada en el contrato de distribución con el titular registral de la marca, esta dentro de la mayor buena fe y goza de la máxima protección legal en tanto en cuanto no exista una anulación de la misma y se llegara a inscribir dicha marca en el registro .

Y esta alegación de Eje Deportes, S.L., que fue formulada al Juzgador en el momento procesal oportuno, ha quedado imprejuzgada, produciéndose la incongruencia omisiva que denunciamos.

5º) Al amparo del artículo 459 de la L.E.C., por infracción del Art . 209.4 de la L.E.C., en relación con el Art. 24.1 de la Constitución Española, por no haber resuelto acerca de la alegación de aplicación de la DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS, que produce INCONGRUENCIA OMISIVA.

Igual que en las anteriores infracciones por incongruencia omisiva nos encontramos, con falta de respuesta del juzgador a quo acerca de una de las peticiones planteadas en el procedimiento, y en concreto la referida a la aplicación de la doctrina de los actos propios, falta de respuesta del juzgador que impide a esta parte entrar a valorar y en su caso alegar sobre ella en recurso. Causando una vez más indefensión a los demandados.

La incidencia que tal pronunciamiento tiene es evidente, alegábamos la aplicación de la doctrina por haber los demandan t es con sus propios actos, reconocido que las marcas ahora reivindicadas no les pertenecían , al haber comprado a unos terceros en escritura notarial, los derechos de solicitud de las marcas objeto de este procedimiento.

Con tal acción y en aplicación de la doctrina invocada, era evidente que se reconocía su no titularidad, ni registral ni por reivindicación , ya que por los mismos argumentos esgrimidos en este juicio, podrían haber instado su derecho sin necesidad de acudir a una compraventa, pagando un precio, para obtener unos derechos sobre unas marcas, cuya titularidad ya en aquella fecha han sostenido en este Juicio que poseían.

Argumentos estos, de anterior titularidad que han sido admitidos por la Juzgadora para fundamentar la estimación de la reivindicación, remontándose a años anteriores al otorgamiento de la escritura de compraventa, para justificar la titularidad de la marca, sin haber valorado ni contestado a la alegación de la existenc i a de la compraventa y reconocimiento expreso con tal acto por las demandantes que dicha titularidad no les pertenecía.

Y aunque tanto la doctrina científica, como la jurisprudencia, han sido coincidentes en la advertencia de que la «prohibición de ir contra los actos propios» no constituye un «principio absoluto», en cuanto, la vinculación a la conducta anterior que predica, lo es tan sólo con relación a «actos válidos y eficaces en Derecho», así lo deja dicho las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1997 y 30 de septiembre de 1992 , entre otras .

Así pues, si los actos propios pudieran sustraerse a las formalidades exigidas por las leyes para su eficacia y validez, la vinculación conduciría a un sistema jurídico arbitrista, voluntarista que engendraría una situación de inseguridad incompatible con el más elemental estado de equilibrio social y humano y, en definitiva, al absurdo jurídico.

La pretensión de esta parte no resuelta por la Juzgadora, se resume en instar que se estime que la comparecencia ante fedatario público haciendo una manifestación de voluntad concretada en la compra de los derechos sobre la marca Rusty, ahora reivindicada, fue realmente querida, implica un reconocimiento expreso de su falta de derecho sobre la misma e implicaría ahora con esta demanda ir contra sus propios actos, reivindicando derechos sobre la marca que mediante el acto jurídico de otorgamiento de escritura pública de compraventa reconoció que no les pertenecían.

Y es esta doctrina de que nadie puede ir en contra de sus propios actos la que califica de inadmisible el ejercido de un derecho y una acción que se halle en contradicción con una conducta y forma de comportarse anterior, contradictoria e incompatible con dicho ejercicio.

Se sostiene en el hecho 5° de la demanda que D. Gregorio y el Sr . Santiago solicitaron para sí los registros de la marca Rusty en clase 25 (tan solo en clase 25, no en clase 18, ni en clase 9). Estos señores a su vez los vendieron a D. Gaspar , quien sorprendentemente no ha comparecido como testigo.

Es manifiestamente contradictorio que las demandantes reconozcan a D. Gregorio y el Sr. Santiago legitim i dad para solicitar el registro de la marca Rusty e incluso para venderla a terceras personas, a quien también se les reconoce como legítimos propietarios, y a quien se compran los derechos y al tiempo cuestionar al codemandado Sr. Fermín .

Si en su momento se aceptaron como validas las solicitudes de registros hechos por personas distintas de R. and Everything Else, concretamente D. Gregorio , el Sr. Santiago y D. Gaspar , no puede negarse legitimidad al Sr. Fermín por el hecho de negarse a vender sus marcas al demandante R. and Everything Else .

El propio Carlos Manuel reconoció a preguntas del letrado del Sr. Fermín que el motivo por el que se interponía el pleito era que el Sr. Fermín se había negado a venderle sus títulos.

Cuando el Sr. Carlos Manuel compró las solicitudes de registro a terceros en lugar de impugnar su legitimidad reconoció con ello que en España no era legítimo propietario, no solo frente a ellos, sino también frente a cualquier tercero que se encontrara en la misma situación.

6º) Al amparo del artículo 459 de la LEC. , por Infracción del Art. 209.2 de la LEC por quebrantamiento de forma por PREDETERMINACION DEL FALLO .

La infracción que denunciamos consiste en la vulneración del inciso primero del art. 120,3 de la Constitución Española, en relación con las garantías de sus artículos 17 y 24 y en relación con los requisitos previstos en el Art. 209 de la L.E.C.

La Sentencia impugnada incurre en el quebrantamiento de forma anunciado, que afecta a las garantías del proceso, al adolecer de una absoluta falta de motivación justificadora de la inaplicación del requisito de "notoriedad" en la acción reivindicatoria.

Denuncia, pues, la falta de motivación sobre esa última declaración de la sentencia recurrida y, por ello, la misma adolece de un vicio esenc i al, ya que la única base para no considerar aplicable el requisito de notoriedad a la acción reivindicatoria es una cita a una sentencia de la AP de Zaragoza , de la que tampoco recoge su fundamentación.

Y esta falta de base ni razonamiento que ampare tal inaplicación del requisito de notoriedad, implica que en la Sentencia se actúa con una predeterminación del fallo, por no acreditar un requisito esencial, reconocido en la Sentencia recurrida que no existe, y por ello desestima la de nulidad, sin el cual la acción reivindicatoria estimada en el fallo, no podría prosperar, amén de no poder prosperar por las demás alegaciones del recurso.

Por lo que, no pudiendo conocerse cuál es el fundamento para esa inaplicación se produce la infracción denunciada, así se reconoce en la Sentencia del Tribunal Supremo 1237/2002 de 23 de diciembre, y que recoge y cita entre otras la Sentencia de 10-7-2002:

"El derecho a la tutela judicial efectiva incluye como contenido básico el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada en derecho y no manifiestamente arbitraria o irrazonable, aunque la fundamentación jurídica pueda estimarse disentible o respecto de ella puedan formularse reparos". (Sentencias del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 1990 y 14 de enero de 1991).

7º) Infracción por no aplicación del Art . 311 de la L.E.C., y aplicación indebida del art. 304 del mismo cuerpo legal, en relación con el Art. 24 de la Constitución Española.

El artículo 311.1 de la ley señala:

"En el caso de que por enfermedad que lo impida o por otras circunstancias especiales de la persona que haya de contestar a las preguntas no pudiera ésta comparecer en la sede del tribunal, a instancia de parte o de oficio, la declaración se podrá prestar en el domic i lio o residencia del declarante ante el Juez o miembro del tribunal que corresponda, en presencia del Secretario Judicial".

En el procedim i ento origen de este recurso, D . Fermín , aportó en el acto del juicio dos certificados médicos que acreditaban su imposibilidad de acudir a presencia judicial a efectos de prestar declaración en el interrogatorio acordado.

Los certificados no fueron impugnados de contrario.

La juzgadora de instancia, en aplicación errónea del art. 304 de la L.E.C, considera injustificada la inasistencia del Sr. Fermín , pese a los dos certificados médicos emitidos con presunción de veracidad e imparcialidad, y estima probadas una serie de consideraciones que serán decisivas para la estimación de la demanda.

Incurre la Sentencia en las infracciones que se denuncian, ya que la Juzgadora arrogándose conocimientos médicos, que quizás posea pero no es posible que aplique en su actividad como Juzgadora, valoró por si misma el alcance de la enfermedad o impedimento médico del Sr. Fermín para comparecer a presencia judicial, e ignorando las certificaciones de dos facultativos médicos, decidió la aplicación del artículo 304 de la L.E.C., cuando debió aplicar el artículo 311 del mismo cuerpo legal, bien como consecuencia directa de la acreditación de la enfermedad o bien tras solicitar informe al médico forense adscrito al Juzgado.

Esta parte formuló protesta, una vez solicitada la declaración de confeso por el letrado de las demandantes , y a las codemandadas ni siquiera se les dio la palabra para poder formular formal protesta, o proponer cualquier alternativa legal.

La aplicación del art. 304 de la L.E.C. por la Juzgadora tiene crucial importancia para el fallo, ya que la estimación de la acción reivindicatoria, se ha basado en declaraciones de testigos, que han sufrido tacha sin resolver en sentencia y en el supuesto reconocimiento de los hechos por el Sr. Fermín sobre la base de su no comparecencia, legalmente justificada.

Las infracciones denunciadas producen el efecto de deber declararse la nulidad de actuaciones y retrotraerlas hasta el momento del interrogatorio de las partes y en su caso, acordar el examen de D. Fermín por el médico forense adscrito al Juzgado y en función de su resultado acordar que comparezca a presencia judicial o que preste declaración domiciliaria.

8º) Infracción por inaplicación del Art . 144 de la L.E.C. en relación con el Art. 225.3 del mismo cuerpo legal.

Exige el artículo 144 de la L.E.C. que a todo documento no redactado en idioma que no sea el castellano o en su caso lengua Oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate - lo que no es el caso SE ACOMPAÑARA LA TRADUCCIÓN DEL MISMO.

En este caso se han admitido por el Juzgador documentos redactados en idioma inglés, francés y portugués y no traducidos que han acompañado a la demanda como base de la misma, -a pesar de la impugnación de las codemandadas de la falta de validez de los documentos en inglés y no traducidos-, y no solo se han admitido los documentos, sino que se han sido valorados y son base de la argumentación del Juzgador para estimar la demanda, y por ellos relevantes al fallo.

Esta actuación judicial supone que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento, causando indefensión a las codemandadas, por lo que en aplicación del Art. 225.3 de la LEC, debe declararse la NULIDAD DE PLENO DERECHO.

9º) Aplicación indebida del Art. 2.2 de la Ley 17/2001, Ley de Marcas. Prescripción de la acción reivindicatoria.

La acción reivindicatoria ejercitada contra el registro 1.792.340 en clase 25 (Cabo Rustí) esta prescrita o en su caso caducada.

El registro Cabo Rustí 1.792.340 fue concedido por la OEPM el 20 de abril de 1.994 y nunca ha sido impugnado ante los tribunales. La acción reivindicatoria pudo ejercerse hasta el día 20 de abril de 1.999.

La Juzgadora de instancia aplica incorrectamente la disposición adicional segunda de la actual Ley de Marcas puesto que para lo que no puede servir esta disposición es para alterar situaciones ya consolidadas conforme a la Ley 34/1988. Los principios de legalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo noveno de la Constitución y cuarto del Código Civil así lo imponen. Una interpretac i ón contraria sería inconstitucional y produciría evidente indefensión.

Quién registra una marca esta sometido a la normativa que existe en ese momento y que en el presente caso era la Ley 34/1998. El Sr. Fermín no podía prever el 30 de noviembre de 1993 que 14 años después de publicada la Ley que en aquel momento le obligaba, se cambiaran las reglas de juego.

Por otra parte, los actores han tenido tiempo sobrado para ejercitar sus supuestos derechos conforme a la anterior Ley de Marcas. La inacción de las demandantes a quien debe perjudicar es a ellas.

Se pretende aplicar la actual Ley de Marcas con carácter retroactivo alterando situaciones ya consolidadas.

Por ello, para determinar el plazo y las condic i ones para el ejercicio de la acción reivindicatoria debemos estar a las previsiones del artículo 3.3 de la anterior Ley de marcas que establecía que:

"si un registro de marcas se hubiera solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación legal o contractual, la persona perjud i cada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reiv i ndicatoria con anterioridad a la fecha de su concesión o en un plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de la concesión".

Estos plazos han transcurrido sobradamente y por lo tanto la acción reivindicatoria planteada contra el Cabo Rustí 1.792.340 está prescrita.

Por los mismos argumentos tampoco resulta aplicable el artículo 39 de la Ley de Marcas actual, ni se nos puede exigir que demostremos en este procedimiento el uso en España de la marca Cabo Rustí.

El hecho de que la Sentencia base su fallo y resuelva sobre Cabo Rustí en base a cuestiones que no han sido objeto de debate en el procedim i ento, como la falta de uso de la marca Cabo Rustí, o incluso el pago de los quinquenios, produce una vez más UNA SENTENCIA QUE INCURRE EN INCONGRUENCIA , AL SENTAR COMO BASE DEL FALLO UN HECHO NO ALEGADO OPORTUNAMENTE EN JUICIO, como han sido:

1.- Las demandantes no han cuestionado la falta de uso de la marca Cabo Rustí.

2.- Las demandantes no han cuestionado el impago de quinquenio.

Hecho éste último contradictorio, en la estimación que hace la Juzgadora del impago, con la pretensión de las demandantes de ejercitar acción contra Cabo Rustí, ya que si no se hubieran pagado los quinquenios, la codemandada no sería dueño de la marca y por lo tanto de contrario no podría ejercitarse contra él la acción reivindicatoria.

La consecuencia de la acreditación de la vigencia y la propiedad de la marca Cabo Rustí y que la acción está prescrita o en cualquier caso caducada y que no se cumplen los requisitos para que prospere la acción reivindicatoria, es en aplicación de la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sentencia de 9 de abril de 1992 que señaló que "El registro de una marca prioritaria ampara la registración posterior de marcas similares a favor del mismo titular que constituyen continuidad de aquellas" Por lo tanto, las acciones planteadas contra el resto de registradas de la codemandada no pueden prosperar, puesto que como en el caso de la sentencia aludida, constituyen derivaciones posteriores de la primitiva Cabo Rustí y son marcas similares.

La estimación de ésta doctrina lleva a la desestimación integra de la demanda.

10º) Infracción por aplicación indebida del Art. 2.2. de la Ley 17/2001Ley de Marcas. Requisitos de la acción reivindicatoria.

La acción ejercitada al amparo del artículo 2.2 de la actual Ley de marcas (anterior 3.3 de la Ley 32/1988), faculta al usuario de una marca que se sienta perjudicado por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante de una marca, para reivindicarle ésta última, sobre la acreditada base de que la solicitud del registro que se reivindica se realizó por parte del titular o el solicitante, en fraude de los derechos del perjudicado que reivindica o con violación de una obligación legal o contractual.

En el presente supuesto los registros solicitados por el demandado y ulteriormente concedidos, se contraen en denominaciones diversas a las utilizadas en España por la actora, amparándose además dicha concesión, en el principio de la ausencia de concurrencia de la identidad aplicativa de dichos registros, esto es, refieren a clases de artículos diferentes.

Precisamente, sobre la premisa de no concurrencia de las identidades denominativas ni aplicativas, - y teniendo en cuenta que no nos encontramos ante una marca que era renombrada y aun menos notoria cuando el Sr . Fermín la registró, - queda desautorizada la presunción de mala fe que propone la actora.

Esto es, la actora no puede acreditar en España su uso legal de la marca denominativa Rusty en las clases 18 y 25, ya que evidentemente la documental que aporta, refiere a productos R Rusty y R -distinta denominación-, siendo insoslayable que su aislado uso de la denominativa Rusty, se refiere al minoritario sector de la comercialización de tablas de surf (clase 28), clase ésta, bien diversa de las que distinguen los registros del Sr. Fermín (Clases 18 y 25, no digamos ya la clase 9).

Cuando la demandante ha vendido en España productos signados con la marca Rusty en clase 18 y 25 lo ha realizado burlando las resoluciones de la OEPM que sistemáticamente denegaban sus registros. Conceder validez a estas ventas u otorgarle efecto beneficioso para el ejercicio de la acción reivindicatoria implica desconocer las resoluciones de la OEPM, DEL TSJ de Madrid y del Tribunal Supremo y dar por buenos actos claramente ilícitos.

A pesar de ello, la Juzgadora entiende acreditados los requisitos necesarios para que prospere la acción reivindicatoria.

En el trasfondo de su resolución, lo que realmente considera acreditado no son los requisitos de la acción reivindicatoria sino los de la acción de nulidad del artículo 51 de la LM. Esto es, la mala fe en el registro.

Sucede que la acción de nulidad no podía prosperar por imperativo del artículo 53 de la actual LM (extensión de la excepción de cosa juzgada) y lo que se hace en la sentencia es llevar solapadamente la mala fe en la solicitud del registro de la acción de nulidad a la acción reivindicatoria, desnaturalizando su conten i do y aplicándola para supuestos no contemplados en la Ley.

Dicho lo anterior, visto que no cabe la acción de nulidad, que no estamos ante una acción reivindicatoria "típica" en la que hay relación entre quién registra y el autor de la marca y que no puede enmascararse la acción de nulidad bajo la apariencia de una acción reivindicatoria, el resultado de la demanda debe ser su integra desestimación.

11º) Infracción del art. 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presunción arbitraria del Juzgador. Error en la apreciación y valorac i ón de la prueba. Actuación dolosa o fraudulenta del Sr. Fermín .

La Sentencia en su Fundamento de Derecho Tercero, comienza señalando que para el éxito de la acción reivindicatoria es preciso que pueda predicarse una actuación dolosa o fraudulenta por parte del solicitante o del titular registral de la marca.

Así mismo señala que la actuación dolosa o fraudulenta requiere ser probada, no presumiéndose.

Y señala el Fundamento de Derecho Tercero:

"la conducta defraudatoria de Don Fermín resulta probada en primer lugar por el propio interrogatorio de dicho demandado, practicado conforme al art. 304 de la LEC, ante su incomparecencia en el acto del juicio, sin que este Juzgador estime justificada dicha incomparecencia en virtud de los informes médicos aportados al inicio de la vista oral."

Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000 que "El fraude tiene que ser probado o fundamentado, y de ningún modo puede ser configurado como una mera hipótesis" .

La Juzgadora estima el fraude en consideraciones hipotéticas como son:

- La similitud de una flor ,

- la Identidad de dibujitos ,

- la coincidencia en el tiempo de la inscripción,

-su presunto conocimiento del mercado deportivo y textil en Andorra y Portugal, etc.

Es evidente que todas estas manifestaciones en apoyo de su estimación de la mala fe, son meras hipótesis, lo que junto a la estimación como confeso del codemandado Sr. Fermín , hacen que la estimación de fraude no pueda, en aplicación de los criterios jurisprudenciales citados, ser tenida en cuenta. Es evidente, así lo dice textualmente la Sentencia, que la base de la estimación por el Juzgador de la conducta defraudatoria del Sr. Fermín y la consiguiente estimación de la demanda es el interrogatorio del mismo o dicho de otro modo, su falta de interrogatorio, cuestión que ha sido ya impugnada, resaltando que la aplicación del Art. 304 de la LEC, ha privado a esta parte del principio de contradicción al impedir con la aplicación del artículo citado, el interrogatorio del Sr. Fermín a esta parte.

Así mismo, se señala por el Juzgador, que el registro de Cabo Rusty se hace con la finalidad de introducir posteriormente la marca Rusty, deducción que no apoya sino la supuesta no comercialización de la marca Cabo Rustí - que no ha sido objeto del pleito - y en la supuesta falta de abono de los quinquenios de mantenimiento de la marca, que tampoco ha sido objeto del pleito ni alegado por las demandantes.

Estas son las bases de la consideración por la Juzgadora de la conducta defraudatoria del Sr. Fermín .

Precisamente por atribuirse al Sr. Fermín una conducta dolosa, ésta conducta debe quedar demostrada con fundamento en pruebas sólidas y no en meras conjeturas, hipótesis o presunciones, ya que como decíamos en nuestra contestación a la demanda.

Para resolver el concepto de dolo, siguiendo a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 26.4-1994 se puede sostener que la existencia de dolo, que en nuestro ordenamiento viene definido por la jurisprudencia, con su función complementaria, art. 1.6 del Código Civil, cuando la trasgresión se produjo voluntariamente y por tanto con plena conciencia de la antijuricidad del acto, SSTS de 9 marzo 1962, 27 abril y 19 mayo 1973 y 23 octubre 1984, en otras, se dice que consiste en un propósito consciente intencionado de eludir el cumplimiento de las obligaciones; o infracción voluntaria y consciente de un deber jurídico, en cualquier caso se impone un elemento subjetivo, voluntarista, que en términos vulgares encajan en la mala intención."

El tratamiento que el dolo y la conducta fraudulenta tienen en la jurisdicción civil, así como en la social, la administrativa, etc. es una consideración igual de exigente que en la jurisdicción penal, ya que siendo el elemento determinante de la condena, exige una prueba completa y sin interpretaciones .

Los supuestos hechos sobre los que la Sentencia recurrida, se ha basado para establecer ese dolo necesario para poder estimar la acción reivindicatoria son argumentativos e interpretativos, sin que se pueda establecer por sí mismos, por su mismo enunciado o determinación, la existencia del dolo o conducta fraudulenta, requisito imprescindible, así lo dice el Juzgador, para la estimación de la acción reivindicatoria.

12º) Infracción del Art. 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presunción arbitraria del Juzgador. Error en la apreciación y valoración de la prueba. Conocimiento de la marca por el Sr. Fermín .

El conocimiento de la marca americana por el Sr. Fermín : se considera probado por el Juzgador, con apoyo en el endeble argumento de que tuvo conocimiento de su existencia a través de Portugal o Andorra.

Esta presunción es arbitraria y no responde a los criterios de la lógica, ya que se presume, dice la Juzgadora, por que el codemandado Sr. Fermín maneja los sistemas de producción y conoce el mercado de prendas deportivas y las publicaciones de la revista 360 SURF, no constando ese conocimiento de las publicaciones en autos y el conocimiento que pueda tener el representante legal de Eje Deportes de lo que conoce y sabe el codemandado, es siempre por referencias.

Lo que parece cierto que el codemandado, como otros muchos industriales españoles, utiliza con frecuencia los servicios de fabricas portuguesas relacionadas con la confección y que en alguna ocasión ha hecho lo mismo con una empresa radicada en Andorra, sin que ésta actividad empresarial permita deducir aplicando las reglas de la lógica, la mala fe del Sr. Fermín a la hora de registrar.

Más aún si tenemos en cuenta que ni remotamente se ha probado que en aquellos años la marca Rusty fuera conocida en Portugal o en Andorra.

La inexistencia de mala fe del codemandado a la hora de registrar Cabo Rustí ante la OEPM fue refrendada por las declaraciones del testigo, que fue el agente de la propiedad industrial que tramitó la solicitud.

De dichas declaraciones, y de las restantes habidas se desprende la inexistencia de mala fe a la hora de registrar Cabo Rusty primero y Rusty después, y que ningún beneficio se podría obtener de copiar marcas que por aquel entonces eran absolutamente desconocidas en establecimientos tan renombrados como los citados y en el conjunto de territorio nacional.

13º) Infracción del Art. 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presunción arbitraria del Juzgador. Error en la apreciación y valoración de la prueba. Sobre la titularidad de las marcas propiedad de R. and Everything Else inc.

En este apartado la juzgadora considera probado:

a) Que la actora ha logrado acreditar que es titular de la marca Rusty, R. y R. Rusty y que ésta fue creada por Carlos Manuel .

b) Que existe prioridad registral de los actores.

c) Que ha habido un uso continuado en el mercado internacional.

a) Por lo que respecta a la creación de la marca y a su autor.

Resulta perfectamente posible que en USA el Sr. Carlos Manuel creara la marca Rusty y que la misma haya sido concebida por una o varias personas más en otros tantos puntos del planeta. Debido a que vivimos cada vez más en un mundo globalizado estas colisiones entre registros se han convertido en regla general. La coincidencia en el registro de marcas es algo absolutamente habitual y no por ello entraña mala fe. Si como es nuestro caso la marca tiene solo 5 letras y sigue el orden consonante vocal, consonante, vocal, consonante, las posibilidades de colisión con marcas registradas en otros países son aun son mayores.

Evitar disputas entre distintos creadores es una de las finalidades de los registros de marcas. Y precisamente porque las disputas no solo se circunscriben a un mercado nacional, el Derecho de marcas ha tendido en los últimos años a dar cada vez mayor protección al usuario que registra y paga, en detrimento del usuario extraregistral.

En el pleito que nos ocupa parece haber sucedido que la marca Rusty no solo se registró en USA sino que en España hasta cuatro personas distintas intentaron su registro, correspondiendo definitivamente la adjudicación y titularidad registral al Sr. Fermín .

Del estudio de los documentos 3 a 5 de la demanda se habría probado únicamente que la actora es titular de la marca Rusty y R . en USA, en las clases 25 y 28, país dónde por cierto, ni siquiera es titular de registros en la clase 18 y no digamos ya en clase 9.

Tampoco se ha probado, que Carlos Manuel haya siquiera utilizado su marca en USA en las clases 18 ni 9. Unido esto, al hecho incuestionable de que no se ha conseguido demostrar que el tiempo en que mi cliente registró existiera notoriedad o renombre de la marca Rusty, la hacen irreivindicable en estas clases.

Insiste que la documental adjunta como anexos 1 a 5 de la demanda esta en inglés y no ha sido traducida como dispone el artículo 144 de la LEC. Esto impide que pueda ser tenida como medio de prueba y que se acredite, como se mantiene en sentencia, que el Sr. Carlos Manuel fue el creador de la marca americana Rusty o R- .

b) Existe prioridad registral de la marca española Cabo Rustí.

Discrepa también de la prioridad registral de los títulos propiedad del Sr. Carlos Manuel . Recordemos que la marca Cabo Rustí estaba registrada en España desde 1961, fecha esta muy anterior a los registros americanos de la actora. Fue en 1993, al quedar vacante en la OEPM, cuando el Sr. Fermín la registró.

Desde 1961 hasta la fecha de interposición de la presente demanda ambas marcas han convivido sin que nunca haya sido cuestionada de adverso. Y cuando decimos que nunca ha sido cuestionada incluimos todos los pleitos a que se hace referencia en las contestaciones a la demanda y fundamentalmente el menor cuantía 271/00 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáceres, del cual el presente pleito no es sino una repetición.

Por lo tanto, dos cosas quedan claras:

1 .- Que por los propios actos de la actora se evidencia que no existe colisión entre Cabo Rustí y los registros de la actora. Si así hubiera sido, hubiese cuestionado el registro en referidos pleitos.

2 .- Que no existe prioridad registral a favor de las marcas propiedad de la mercantil R. and Everything Else Inc. Si los registros españoles y americanos no pueden convivir sin inducir a error al consumidor, deberán ser estos últimos los que se anulen.

c) Uso continuado de la marca americana Rusty en el mercado internacional.

Tampoco se ha probado el uso continuado en el mercado internacional.

Se confunde el registro de una marca con su uso. A juicio de la apelante no se ha probado ni lo uno ni lo otro.

El uso de la marca solo se probaría aportando documental de distintos países referente a la venta de productos signados en las clases del nomenclátor en las que se dice haber vendido. Esto ni se ha intentado.

El registro de la marca en distintos países se pretende probar a través de los documentos 7 a 32 y del anexo al documento 6 de la demanda. Estos documentos no pueden servir como medio de prueba porque no han sido traducidos como debían conforme al Art.144 de la LEC. Hay que añadir que el anexo al documento 6 es una mera relación hecha por un Letrado inglés que carece de fe pública y que ni tan siquiera traduce al español.

El uso internacional de la marca tampoco se prueba. No han sido traducidos y por lo tanto no pueden ser medio de prueba.

Los anexos 1 a 5 del documento 1, de donde se extrae que el Sr. Carlos Manuel crea la marca y su logo están en inglés, sin traducir y resultan ininteligibles, las facturas que D. Carlos Manuel presuntamente giró a D- Cosme y a D. Juan . Estos señores no han aportado contrato de licencia de uso, ni la facturación que mantuvieron con el actor, ni han demostrado que los productos vendidos se correspondan con aquellos que el Sr. Fermín registró.

- Tampoco se ha traducido, en este caso del francés, el documento 44 de la demanda apartados a, b . c, consistente en facturas de la mercantil Troiscentsoixante S.A.

Si consta, la facturación de la empresa vasca Solan Co S.L. a partir del año 1993. En este año, sus exiguas ventas, se circunscriben solo a algunas provincias del norte de España y eran ya ilegales.

- El uso internacional de la marca no puede probarse con revistas minoritarias en las que ni se determina que hayan existido ventas reales, ni su cuantía, ni los productos a qué irían referidas. Todo lo más probarían un intento de lanzamiento. Pero no podemos olvidar que es práctica frecuente en el lanzamiento de una marca que vaya precedida de una campaña publicitaria que no tiene porque corresponderse necesariamente con los resultados que en ella se quieren hacer ver a los consumidores.

- El uso extraregistral previo tampoco puede acreditarse con la declaración de los testigos propuestos por la actora, consistentes en propietarios de tiendas de deporte ubicadas en el país Vasco, puesto que por ninguno de ellos se ha aportado ni una sola factura de ventas que se corresponda con un uso extraregistral de marca exactamente igual a la de la apelante.

No se ha acreditado el patrocinio de los eventos deportivos de que se habla en la demanda, aunque con ello, en cualquier caso, no se probara el uso de la marca.

De lo expuesto se colige que ni se ha probado el uso continuado de la marca americana Rusty en el mercado internacional, ni tan siquiera en España.

14 º) Infracción del Art . 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presunción arbitraria del Juzgador. Error en la apreciación y valoración de la prueba. Declaración de confeso de D. Fermín .

Este motivo se reitera, insistiendo que la inasistencia del Sr. Fermín se produce por unos motivos justificados y acreditados mediante documentos públicos no impugnados.

En estas circunstancias no puede ser declarado confeso, ni resulta acreditado que el origen de las marcas española Cabo Rustí, Rusty o R Rusty sea diferente del que quedó explicado en la contestación a la demanda, ni tampoco extraer las consecuencias que en el correlativo de la sentencia constan.

Por ello con la presunción del Juzgador de instancia de reconocimiento por parte del Sr. Fermín de los hechos de la demanda, se produce una presunción arbitraria, basada en la incomparecencia médicamente justificada del Sr. Fermín , produciéndose así la infracción que denunciamos.

15 º) Infracción del Art. 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presunción arbitraria del Juzgador Error en la apreciación y valoración de la prueba. Supuesta identidad entre las marcas propiedad de R. and Everything Else Inc y las del Sr. Fermín .

Del estudio de la documental aportada con la demanda concluye la juzgadora que existe una clara identidad entre las marcas propiedad de R. and Everything Else y las que reivindica al codemandado, Sr. Fermín .

Esta supuest a identidad entre las marcas ha constituido, ya en el pasado, la base para interponer numerosos recursos de alzada y contenciosos administrativos contra las marcas ahora en litigio, todos ellos sistemáticamente desestimados. El riesgo de confusión, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, e inscripción en contra de los principios de buena fe son los fundamentos de estos recursos lo que queda acreditado con el documento número 4 de los aportados con la contestación de la demanda por los codemandados.

Sobre este particular, por tanto, existen resoluciones que deben ser respetadas (artículo 222 de la LEC) y que, dado que son indiscutiblemente firmes, no pueden ser alteradas. Estas resoluciones constan unidas a los documentos 5 a 17 de los aportados con la contestación de la demanda por los codemandados.

En todo caso, no cabe riesgo de confusión debido a que las marcas registradas en España lo están en distintas clases del nomenclátor y por tanto no se dan, como exige nuestra jurisprudencia, la doble identidad denominativa y aplicativa. No estamos ante una marca notoria, ni se ha demostrado que la marca Rusty fuera notoria cuando el codemandado la registró. Esto impide aplicar el artículo 34 de la LM.

Tampoco cabe sustentar la supuesta identidad entre las marcas enfrentadas en la no explicación por parte del codemandado Sr. Fermín de cual es el origen de tales diseños, puesto que considera inadmisible su declaración de confeso en las circunstancias que se ha producido .

Dicho lo anterior, pasa al análisis de las supuestas identidades que se dicen producidas entre los registros propiedad de la actora y los del Sr. Fermín , incurriendo la juzgadora en el mismo error, ya señalado, de conceder validez probatoria a documentos sin traducc i ón. Así sucede con el documento 1 anexo 4 y con el documento número 45 de la demanda. Debido a que se trata de documentos en inglés resulta obligatorio su traducción conforme al Art.144 de la LEC. Se produce la indefensión alegada al desconocer este idioma.

No obstante, debemos recordar que de la documental aportada traducida tan solo se probaría que R- and Everything Else tiene registrado en:

USA: los títulos 1.440.670 (R. clase 25 y 28), 1515.480 (Rusty) clase 25 y 28), y 1.662.480 (R. Rusty clase 28) .

En España: 1.314.220 (Rusty clase 28). 1.519.725 (R. clase 25), 1.519.726 (R. clase 28) y 1.519.551 (R. Rusty clase 28).

Ninguno de los registros anteriores (españoles o americanos) es semejante a los que aparece en el documento 1 anexo 4 de la demanda, ni incluyen una flor. Este hecho, unido a la falta de traducción de los documentos 1 anexo 4 de la demanda y 45, hace que no resulte probado que R. and Everything Else sea titular de registros alguno idéntico a los de mi cliente 2.325.935, 2.325.936 y 2.325.938, 2.325.937.

De ello se deriva una consecuencia lógica. No puede reivindicarlos ni solicitar su nulidad. Si esporádicamente se publicitaron como diseños sin llegar a registrarse y aun menos a consolidarse como marca, tampoco cabría protección frente al usuario que goza de prioridad registral. La publicidad no acredita el uso. El uso solo puede demostrarse con facturas que reúnan los requisitos necesarios para ser medio de prueba y que demuestren ventas de suficiente entidad.

Por lo que respecta a los registros del Sr. Fermín , números 2.226.086, 2.226.087, 2304.346 y 2.368.898, decir en primer lugar que LA SEMEJANZA CON CUALQUIER REGISTRO POSIBLE FUE DESCARTADA POR LA OEPM, y en segundo lugar, que de estos cuatro registros, tres de ellos se corresponden con marcas Rusty o R. Rusty, y el cuarto, que efectivamente es una R absolutamente estándar con un punto, esta registrado en la clase 18, clase, no lo olvidemos, en la que las demandantes carecen de registros tanto en España como en USA.

Aunque admitiéramos, a efectos puramente dialécticos, que efectivamente los registros anteriores deben ser anulados por las razones que constan en sentencia, al Sr. Fermín se le debería respetar los registros 1.792.340. 1.798.971, 1.798.972, 2.368.899 y 2.378.902 sobre los que nada se dice en este apartado y sobre los que igualmente prospera la reivindicatoria.

De todos los registros anteriormente referenciados propiedad del Sr. Fermín 6 lo son en clase 18 (cuero e imitaciones) y 1 lo es en clase 9 (instrumentos ópticos. En ninguna de estas dos clases ha registrado jamás las demandantes ni en España ni en USA.

Discrepamos del "conocimiento del sector deportivo" que se atribuye al codemandado, aun más del surf, y desde luego no acepta que se fundamente en los documentos 61 a 71 de la demanda puesto que, además de no haber sido traducidos, se refieren a marcas muy variadas, la mayoría de ámbitos bien distintos al deportivo, y, como ya se dijo por las codemandadas al contestar la demanda, no refleja la realidad puesto que se trata de un documento muy antiguo.

16 º) Infracción por inaplicación del Art. 34 de la Ley 17/2001, Ley de Marcas. La notoriedad como alegación para que no prospere la acción reivindicatoria.

1. Compartimos solo en parte la afirmación de la Juzgadora, según la cual "la notoriedad no es un requisito imprescindible para el éxito de la acción reivindicatoria, requisito que sí se exigiría para el éxito de la acción de nulidad".

Conforme con que la notoriedad sea requisito para ejercer la acción de nulidad.

En cuanto a la acción reivindicatoria por la que ha sido condenada, en primer lugar, como ya quedó dicho, lo que se nos esta aplicando es una acción de nulidad encubiert a. Prueba de ello es que en el ú ltimo párrafo del fundamento de Derecho tercero se considera acreditada "la mala fe del demandado".

En segundo lugar si bien es cierto que con carácter general no resulta imprescindible que para el éxito de la acción reivindicatoria demostrar la notoriedad de la marca no podemos olvidar que en nuestro caso, para que triunfe la acción por la que hemos sido condenados (violación de los derechos de propiedad extrarregistral, es necesaria ligarla al artículo 34 de la actual LM. Y dicho precepto sí exige que la marca sea notoria. Concluye que si no se ha probado que la marca propiedad del actor fuera notoria en España al tiempo en que la apelante registró las marcas ahora reivindicadas, cabría la posibilidad de convivencia entre los registros propiedad de R. And Everything Else y los de D. Fermín , siempre que los productos signados pertenecieran a distintas clases del nomenclátor.

Llegados a este punto pasa al examen de los motivos por los que a su juicio la marca Rusty no era notoria en España al tiempo de producirse los registros del Sr. Fermín (finales de 1993 y principio de 1994).

El primer argumento es que así lo ha considerado la Juzgadora en sentencia al no estimar la acción de nulidad.

La notoriedad de la marca Rusty no fue aceptada en anteriores recursos contencioso- administrativos .

Jamás se ha aportado informe pericial para acreditar la notoriedad, a pesar de que este es el medio de prueba más adecuado para demostrarla.

Con la prueba practicada en este juicio se ha acreditado que la marca americana Rusty no era notoria en España cuando la apelante registró sus títulos. De hecho ni tan siquiera hoy lo es.

Así se evidencia en los informes escritos de las tiendas d e deportes que constan en las pá ginas amarillas de Badajoz . Ni que decir tiene, que ninguna relación existe entre estas tiendas de deporte y el Sr. Fermín . Sus conclusiones son aplastantes: o no conocen la marca (la gran mayoría) o la identifican con ropa de calle.

Además, no debemos olvidar la respuesta por escrito dada por la Fundación Municipal de Deportes de Badajoz, dependiente del Ayuntamiento, en la que con toda claridad se dice que estamos ante una marca desconocida para ellos.

Tampoco se ha demostrado la existencia de una publicidad que podamos llamar generalista, o que como refiere nuestra jurisprudencia, esté al alcance de un ciudadano medio, esto es, prensa nacional, radio, o televisión.

¿Cuál era la situación de la marca Rusty en España en 1993?.

Según la documental aportada por la empresa Solan Co, Licenciataria por entonces de R. and Everything Else, consistente en facturas de clientes, en el año 1993 se vendió en todo el territorio nacional a un total de 9 clientes en 6 prov i ncias. La facturación ascendió a 1.927.918 Ptas. para productos en clase 18 y 25 y a 10.575 Ptas. más para otras clases.

Ni tan siquiera se aporta facturación anterior al año 1993.

Con estos datos resulta imposible considerar acreditada la notoriedad de la marca americana Rusty en España en 1993.

2. Afirma la Juzgadora, que tampoco es obstáculo para el éxito de la acción reivindicatoria el hecho de que R. and Everything Else solo tenga registrada la marca RUSTY en España en la clase 28 del nomenclátor internacional.

Serí a motivo suficiente para la desestimación de la demanda que la marca Rusty no era notoria al tiempo en que R. and Everything Else registró en España sus marcas y que además se da la circunstancia de que registró en clases distintas del nomenclátor a aquellas en las que lo hizo el Sr. Fermín .

Y esto viene avalado por la constante desestimación de todos los recursos interpuestos ante la OEPM, la jurisd i cción Contencioso Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por último el Tribunal Supremo encaminados a anular los registros del Sr. Fermín con fundamento en que era intrascendente que los registros enfrentados hubieran sido hechos en clases distintas del nomenclátor a aquellas en las que registro R. and Everything Else sus títulos en España.

Muy al contrario, precisamente porque los registros fueron hechos en distintas clases del nomenclátor y no se da al mismo tiempo la doble similitud denominativa y aplicativa que exige la Ley es por lo que no pueden atenderse las alegaciones el riesgo de confusión, aprovechamiento indebido de la reputación ajena, e inscripción en contra de los principios de buena fe; y por tanto los registros son absolutamente validos. Son absolutamente validos, aunque eventualmente pudiera haber coincidencia denominativa en alguno de ellos.

Frente a los antiguos artículos 124 y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial que centraban la prohibición de un registro nuevo en la identidad fonética o gráfica con una marca anterior y hacían servir la identidad de campo aplicativo solo de elemento matizador en los casos de semejanza de los aspectos acústico o visual la actual normativa basa la interdicción de un nuevo signo no solo en que sea idéntico o semejante fonética o gráfica o conceptualmente con otro precedentes, sino también en que los productos o servicios a los que designen sean idénticos o similares como se desprende en el sentido literal del Art. 12.1 de la Ley de Marcas 32/1988; en consecuencia, para rechazar un signo como nueva marca debe concurrir las semejanzas o identidades: la gráfica, fonética o conceptual, que podíamos llamar denominativa y la aplicativa, solo con que en una de ellas no se aprecie, el nuevo signo debe admitirse; se observa así que la Ley vigente recoge un criterio más amplio y abierto que la anterior.

Pues bien, en el caso enjuiciado, proyectando la anterior doctrina legal, si bien resulta evidente la identidad fonética de las marcas enfrentadas , no es menos cierto, sin embargo, que entre los productos o servicios que amparan, como admite el propio recurrente, no existe ni la más mínima similitud, por lo que no se da la dob l e coincidencia o similitud, que acabamos de reseñar, no debiéndose olvidar que la prohibición que nos ocupa se efectúa por la norma, no de una manera formal, sino en función de los productos o servicios que ambas marcas tratan de ampliar, - Sentencia del Tribuna l Supremo de 24 de abril de 1993.-

Por último no existe ni siguiera prueba indiciaria que haya de presumir que con la marca solicitada , la entidad que pretende su registro, haya de obtener provecho como el que la parte apelante alude."

Añadir que en todas las marcas del codemandado, excepto las dos últimas (2.368.899 y 2.378.902) hay cosa juzgada, bien en recursos administrativos, bien en contencioso administrativos, bien en la jurisdicción civil.

De lo expuesto resulta demostrado que no puede declararse violación de los derechos de propiedad industrial de R. and Everything Else ante la falta de coincidencia denominativa y aplicativa con los registros de mi diente; protección que tampoco cabe sustentar al amparo del artículo 34 de la LM al no haberse probado que nos encontramos ante una marca que era notoria al tiempo en que D. Fermín registró su marca en el año 1.993.

17 º) Infracción por aplicación indebida del Art. 9.1.d) de la Ley 17/2001 , Ley de Marcas y del art. 8 del Convenio de París. Protección de la denominación o razón social de Rusty Surfboards inc.

No consta que la empresa americana Rusty Surfboards haya operado alguna vez en nuestro país, ni figura en relación alguna del Ministerio de Comercio, ni tiene delegaciones en España, ni cuentas abiertas a su nombre en entidades de crédito, ni dirección de correo, ni se ha publicitado en medios de comunicación que abarquen todo el territorio nacional y de los cuales inferir un conocimiento notorio.

Los documentos 1 anexo 3 y documentos 38 a 43 no demuestran la distribución de productos en España de Rusty Surfboards.

La denominación social Rusty Surfboards no puede ser amparada por los siguientes motivos:

1.- No se prueba que haya sido jamás util i zado en el conjunto del territorio nacional.

2.- No se prueba que la razón social de Rusty Surfboards inc sea conocida en el conjunto del territorio nacional y mucho menos que haya sido usado en nuestro país. La actual ley de marcas concede tan solo protección al nombre comercial no registrado en nuestro país cuando se prueba su conocimiento notorio y además existe u so en el conjunto del territorio nacional (Art. 9.1 d) a lo que hay que añadir que esa protección se mantiene en todo caso dentro del principio de especialidad.

Con la actual LM la doctrina es unánime, Juan Alberto (Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el trafico económico) o Bruno (comentarios a la Ley de marcas) al señalar que para la protección del nombre comercial es necesario su uso y conocimiento notorio en el país donde se redama la tutela jurídica. En este sentido sentencia del TS de 9 de abril de 1.992 y STS de 14 de febrero de 2.000.

En nuestro caso es claro que no existe conocimiento notorio del nombre comercial Rusty Surfboards, ni uso en el conjunto del territorio nacional al tiempo en que el Sr. Fermín registró sus marcas. De hecho no se ha probado que Rusty Surfboards haya operado alguna vez en nuestro país.

La protección a la denominación social de nuestra Ley de Marcas lo es a la denominación social COMPLETA. Lo que está protegido en virtud de ella, y de los acuerdos internacionales suscritos por España, no son cada una de las palabras que componen la denominación social.

Existe prioridad registral de la primitiva Cabo Rustí. Debido a la indudable prioridad registral en España de esta marca, si alguna vez hubo incompatibilidad entre ella y la denominación Rusty Surfboards es evidente que la improcedente sería esta última. Sentada esta prem i sa volvemos sobre un argumento ya señalado, el registro de una marca prioritaria ampara el registro posterior de marcas similares a favor del mismo titular que constituyan continuidad de aquella. (STS 9 - 4 - 92).

18 º.) Infracción por inaplicación del Art.53 de la Ley 17/2001, Ley de Marcas Extensión de la cosa juzgada, con relación a los artículos 207,400.2 y 222 del a L.E.C. y 1252 del Código Civil.

El artículo 53 de la actual Ley de marcas es una novedad que carecía de precedentes en la Ley 32/1988 y que viene incluso a contradecir la Jurisprudencia que sobre este particular existía.

Lo que se pretende es dotar al sistema de mayor coherencia impidiendo que quien ha acudido a la jurisdicción contencioso administrativa en primer término recurra a la vía civil si ve frustradas sus expectativas en un intento de buscar mejor fortuna.

Este articulo de la Ley de Marcas no es más que la trasposición a esta rama especializada del derecho de los criterios definidos desde antiguo en los artículos 207, 400.2 y 222 del a L.E.C. y 1252 del Código Civil, a la luz de los cuales debe interpretarse, impidiendo, que la jurisdicción civil vuelva a pronunciarse sobre la misma cuestión de fondo resueltas en vía contencioso administrativa mediante sentenc i a firme, cuando concurra la doble identidad de personas y motivo.

Como ya hemos narrado en las anteriores alegaciones R. and Everything Else sometió al examen de la jurisdicc i ón contencioso administrativa todos los registros propiedad de mi cliente, excepción hecha del primero, Cabo Rustí y de los dos últimos.

Las causas alegadas fueron "El riesgo de confusión, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, e inscripción en contra de los principios de buena fe". Estas imputaciones, repetidamente desestimadas en vía contencioso administrativa, son las que han hecho prosperar la demanda (contraviniendo el articulo 222. 4 de la LEC) .

Y así se acepta en sentencia al desestimar la acción de nulidad subsidiariamente planteada, pero no con relación a la acción reivindicatoria.

A su juicio resulta intrascendente si la acción ejercitada es la de nulidad, la reivindicatoria, la del artículo 8 del Convenio de París o cualquier otra que tenga por finalidad privar de sus Derechos a quien consiguió inscribir ante la OEPM y venció después a su adversario en la jurisdicción contencioso administrativa. Lo decisivo, y lo que deber proteger la norma es la seguridad jurídica. Esto es lo que disponen los artículos de la L.E.C. y del Código Civil citados.

El término nulidad que emplea el artículo 53 de la Ley de Marcas debe ser interpretado en sentido amplio y no circunscrito únicamente a la acción de nulidad del artículo 51 b de la LM. El artículo 3 del Código Civil establece que las normas se i nterpretarán según el sentido propio de sus palabras.

A su juicio, lo decisivo es el acto de desposesión que va a sufrir el Sr . Fermín , por estar incurso en vicio que anula la validez de sus registros y no que se trate específicamente del contenido en el Art. 51b de la LM.

Así, quién considere conculcados sus derechos puede elegir la acción que desee (de entre las citadas), y ante la jurisdicción que prefiera, pero lo que no podrá hacer es, si lo que pretende es anular la marca de un tercero, volver a probar suerte por segunda vez repitiendo idénticos argumentos de fondo en distinta jurisdicción.

Lo decisivo no deberá ser la acción ejercitada, sino la repetición ante distintas jurisdicciones de iguales argumentos encaminados a lograr idéntica finalidad. En nuestro caso la acción reivindicatoria que resuelve el fraude de derechos de un tercero con quién no existía relación personal es equiva l ente a la acción de nulidad puesto que su fundamento es "la mala fe del demandado a la hora de proceder a los registros" También resulta incuestionable que sobre "la mala fe del demandado a la hora de proceder a los registros" y sobre el "intento de obtener con ello un provecho" a costa de los actores, extremos sobre los que ya se ha pronunciado repetidamente la jurisdicción Contencioso Administrativa y siempre frustrando las expectativas de los actores.

Una interpretación integradora del articulo 53 de la LM y de los artículos 207, 400.2 y 222 de la LEC y 1252 del Código Civil debe desestimar cualquier pretensión tendente a anular los registros del Sr. Fermín , volviendo a pronunciarse de nuevo sobre la mala fe del demandado a la hora de proceder a los registros" y sobre el intento de obtener un provecho ilícito; con independencia de la acción ejercitada y de que la Jurisdicción elegida.

19 º) Al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción del Art. 253 de la LEC, en relación con el Art. 219 del mismo cuerpo legal, y Art. 24.1 de la Constitución Española , lo que produce INDEFENSION Y NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO.

Respecto a la infracción del art. 253 de la LEC, con relación al art. 219 de mismo cuerpo legal, reitera, que los demandantes debían haber fijado el importe de la indemnización que solicitaban, dado que las cuentas de las demandadas, por lo menos lo que respecta a Eje Deportes, SL, estaban debidamente registradas.

El presupuesto legal de la cuantificación, exigido e infringido, no permite al Juzgador de Instancia, mediante "una pura operación matemática" establecer en su caso el importe de las indemnizaciones, como así ha sido, ya que la pericial considerada así en la instancia, ha tenido contradicciones y reconocimiento por parte del perito de la indeterminación de su valoración y la sujeción a variables no contempladas en su informe.

Ni tan siquiera se deduce del suplico de la demanda en el que consta que "las actoras deberán ser indemnizadas en la cuantía que se determine en periodo de prueba". En trámite de conclusiones se solicitó que, en su caso, se dejara como diligencia final. Pero en ningún momento se ha pedido el cálculo en ejecución de sentencia.

Esta indeterminación impide que el Juzgador pueda mediante una simple operación matemática - como exige el precepto infringido - fijar las indemnizaciones en caso de prosperar la demanda.

Pero aún más, esta falta de cuantificación en la demanda ha impedido a las codemandas ejercer su derecho a defensa, ya que no se propuso pericial en las contestaciones por cuanto no había nada que combatir al no existir en la demanda petición de condena cuantificable y liquida y solo el día de la vista, se aportó por el testigo-perito propuesto por las demandantes el informe que ha servido de base a la Juzgadora para hacer una condena liquida de daños y perjuicios, aunque fijó la cuantificación de los daños y perjuicios para el trámite de ejecución de sentencia.

Así se produce la indefensión que alega y la consecuencia de la declaración de nulidad plena del juicio.

2 0 º) Al amparo del articulo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Infracción por aplicación indebida del art. 40 de la Ley 17/2001, Ley de Marcas, en relación con el Art. 42 del mismo cuerpo legal, que produce indefensión.

Se produce la infracción del Art. 40 de la Ley de Marcas, por no haber sido estimada la excepción de falta de acción de los demandantes que no son titulares registrales y la del art. 42, por no fijar los demandantes en su demanda el quantum indemnizatorio que corresponde a cada uno de ellos, limitándose a señalar en el suplico de la demanda que se les han causado perjuicios "de los que deberán ser indemnizados en la cuantía que finalmente se determine en período de prueba".

Es evidente y así consta en autos que los demandantes no han expresado en su demanda, los perjuicios que supuestamente pudieran haber sufrido y que solicitaban en el caso de estimarse la demanda, ni por supuesto han propuesto ni practicado prueba sobre los perjuicios sufridos, limitándose a solicitar de forma conjunta una indemnización de daños y perjuicios.

21 º) Al amparo del articulo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Infracción por aplicación indebida del art. 41.1 b) de la Ley 17/2001, Ley de Marcas

Señala el art. 41: " Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. "

Pues bien, como ha señalado entre otras la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de marzo de 2001:

"es imprescindible que se hayan producido daños y perjuicios, y fundamentalmente que se alegue y pruebe en qué consisten. Es además trascendental que exista un nexo causal entre la acción perturbadora del derecho y el daño causado, y que aquélla sea imputable a la persona a la que se reclama la indemnización."

Pues bien. nada se dice sobre esos extremos en la demanda, ni ha existido prueba acerca de ellos, si se hubieren producido, de manera que desconocemos, qué perjuicios se pretenden satisfacer, si ha existido alguno, o en qué medida pueden ser imputados a EJE DEPORTES, S.L. que no olvidemos, ha actuado en la legalidad, mediante la autorización de comercialización o licencia del titular registral de la marca, no existiendo mala fe por parte de Eje Deportes, S.L., a quien no puede serle exigido un celo o diligencia más allá de la verificación de la titularidad registral de quien le otorga licencia de distribución, lo que se hizo su alegación de buena fe, sobre la que la Juzgadora de Instancia no entra a resolver y solo la ciñe a la consecuencia de la extinción del contrato por haber estimado la demanda, lo que es consecuencia lógica de la misma.

Sin embargo nuestra alegación de buena fe era referida a la intervención en el litigio y a las consecuencias económicas de una sentencia estimatoria de la demanda, por entender, que la actuación de Eje Deportes, S.L. ha estado circunscrita siempre a la buen fe, bajo el amparo de un contrato de distribución firmado por el titular registral de la marca, sin haber sido requeridos por los demandantes para cesar en dicha comercialización y sin haber realizado jamás ningún acto de violación de la marca y actuando siempre con consentimiento del titular registral de la marca.

Por ello, no puede olvidarse que la obligación de indemnizar debe asentarse en las bases anteriormente expuestas, de acreditación del daño, que se alegue y pruebe y que exista un nexo causal.

Ni se ha acreditado la realidad de los daños, ni mucho menos es posible fijar las bases para su posterior determinación. En este punto debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada que la "existencia" de los daños ha de probarse cumplidamente al menos en su existencia, cuya demostración es ineludible, sin perjuicio de determinar su cuantía en ejecución de sentencia. SSTS de 2 de abril de 1960 y 28 de noviembre de 1989.

Tal doctrina es plenamente aplicable a los procedimientos relativos a marcas, pues "si bien es presumible en toda Infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para dar por probados en su existencia. STS de 21 de mayo de 1994.

Es evidente que no nos hallamos ante un supuesto de aprovechamiento consciente del prestigio ajeno, cuando consta en autos la escasa o nula venta de productos comercializados extrarregistralmente, por lo que no existe ni se utiliza el renombre de la marca Rusty, desconocida en el mercado como ha quedado acreditado para aplicar l o en beneficio propio.

Pero aún más, en la documental aportada por las demandantes, se incluye como prueba, las ventas de su supuesto distribuidor en el ámbito nacional, Sr. Ricardo , que reflejan ventas en el año 1993, de apenas 12.000 euros, es decir ventas anuales como supuesto distribuidor que apenas suponen las ventas anuales de una tienda pequeña del sector.

22 º) Al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , Infracción por aplicación indebida del Art. 42 de la Ley 17/2001, Ley de Marcas

Señala el art. 42 de la Ley de Marcas :

"Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios ".

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca , realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servidos ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los danos y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada."

Los presupuestos legales necesarios para poder aplicar una condena de daños y perjuicios, exigen que las acciones susceptibles de responder de daños y perjuicios, se realicen con dos condiciones:

1. La primera, es la exigencia de que exista titularidad de la marca, es decir que exista marca registrada .

Es evidente , que en los presentes autos, EJE DEPORTES S.L. no real i za ningún acto de los previstos por la Ley, contra una marca registrada, bien al contrario, actúa y comercializa productos amparada en licencia concedida por el titular registral de la marca, que dispone de una presunción de legalidad que debe prevalecer.

2. En segundo lugar, es presupuesto o exigencia legal inexcusable, necesaria para poder condenar a daños y perjuicios, que las acciones supuestamente dañinas, se hayan realizado sin consentimiento del titular registral.

Es evidente que todas las acciones comerciales de EJE DEPORTE S , S.L. con relación a la marca Rusty han sido realizadas con consentimiento del Titular Registral, Sr. Fermín , a través del contrato de licenc i a o distribución, y en cualquier caso no se han realizado sin consentimiento de las demandantes, quienes además de no ser titulares registrales, no han requerido jamás a EJE DEPORTES, S.L. de que se abstuviera de cualquier acción comercial respecto a la marca.

La propia Sentencia recurrida reconoce y señala que la violación de derechos de propiedad industrial llevada a cabo por el Sr. Fermín , se refiere a derechos de propiedad extraregistral de las marcas, y si los derechos son extrarregistrales, no cabe la aplicación del Art. 42, que exige los presupuestos expresados como requisitos sin los que no cabe fijar indemn i zac i ón.

23 º) Al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 209.4 de la LEC, en relación con el art. 24.1 de la Constitución Española, incongruencia por pronunciamientos contradictorios.

Aún cuando no concurren los requisitos exigidos por la Ley y la Jurisprudencia para estimar incursa en obligación de indemnizar a EJE DEPORTES, S.L., el fal l o de la Sentencia que condena a abonar a las demandadas la cantidad de 191.096,73 euros, incurre en la infracción que denunciamos.

Respecto a los pronunc i amientos contradictorios que denunciamos, señalar que la sentencia recurrida señala que la indemnización se fijará en ejecución de sentencia, para unas líneas más adelante, fijar en el mismo Fundamento las cantidades que deben indemnizar José María Matamoros, S.L. y Eje Deportes, S.L., se produce así la contradicción indicada, con relevanc i a al fallo, ya que determinando que se fijarán en ejecución de Sentencia sin embargo fija en el fallo la cuantía de las indemnizaciones.

24 º) Al amparo del articulo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Infracción por aplicación indebida del Art. 43.2.b) de la Ley 17/2001, Ley de Marcas . Error en la apreciación de la prueba.

Respecto a la infracción por aplicación indebida del art. 43. Dice el art. 43.2.b) de la Ley de Marcas:

"Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuenc i a de la violación."

La sentencia de instancia, señala que atendiendo al informe pericial, establece que dichas ganancias para la sociedad Eje Deportes, S.L. han sido de una cuantía de 191.096,73 euros (31.795.820 Ptas.) .

En primer lugar manifestar que el informe emitido por el perito, es un informe de parte y como tal parcial, y del mismo, se hace un examen erróneo por la Juzgadora que se limita a reproducir el saldo final que señala el informe escrito, sin tener en cuenta lo manifestado en el acto del juicio por el perito, y que tras su intervención quedó determinado que :

1. Las cifras ofrecidas en su informe eran incompletas.

2. Que existen posibles gastos de Eje Deportes, S.L. que no ha tenido en cuenta para su informe.

3. Que dichos gastos no tenidos en cuenta pueden hacer variar las cifras de su informe,

4. Que dicha variación es a la baja y reduciría lis beneficios a obtener por la apelante.

Por ello, las bases sobre las que la Juzgadora fija las indemnizaciones son erróneas, ya que se limita a recoger la cantidad fijada por escrito en el informe sin haber tenido en cuenta la ratificación y modificación del mismo en el acto de la vista.

Se produce error en la apreciación de la prueba, siendo los documentos designados como erróneamente apreciados:

1. El informe del perito Sr. Simón y la cinta núm. 2 de video que recogió la ratificación y aclaración de tal informe.

2. Las facturas emitidas por José María Matamoros S.L. a Eje Deportes S.L. por royalties.

3. Las declaraciones de IVA ante la Agenda Tributaria y los resúmenes anuales de dicho impuesto.

4. Contrato de licencia entre José María Matamoros S.L. y Eje Deportes S.L.

Por ello el informe incurre en los siguientes errores, advertidos sin necesidad de interpretación y que muestran que la Juzgadora incurre en error en la apreciación de la prueba, al no considerar:

1. El cálculo señalado como importe de las ventas, base para el cálculo erróneo posterior de los beneficios, incluye o lleva incorporado el I. V. A., por lo que el resultado total de las ventas es superior al que debería expresar y erróneo.

Así, la facturación de José María Matamoros S.L., por sus royalties, según la documental señalada, debe ser reducida en el porcentaje del 16% equivalente al IVA incluido en esa facturación tenida en cuenta por el perito de parte, y base de la cuantificación de la condena a indemnizar.

Después de realizar diversas operaciones alega que se ha reducido en 17.572,11, la cantidad pretendida que como ingresos ha obtenido la mercantil José María Matamoros, S.L.

Y es sobre esta cantidad 109.825,71 € (antes 127.397.82) sobre la que el informe debería haber calculado siguiendo su criterio y aplicando el tipo de royalty del 8% y obtener así una cifra de ventas de Eje Deportes de 1.372.821,38.

2. Confunde los conceptos de Beneficios con Ingresos, estableciendo criterios diferentes para calcular la cantidad de cada una de las empresas. En todo caso olvida el informe que se ha de aplicar el concepto de Gastos, para deducirlos de los ingresos y obtener el beneficio.

Así, el informe señala en sus cálculos, cual es la venta efectuada que serían los ingresos por dichas ventas, pero no los beneficios como señala el Art. 43.2 b) de la LM, ya que a dichas ventas hay que deducir los costes de adquisición del producto, gastos estructurales de la empresa apelante, comisiones comerciales de venta e , incluso , el propio royalty , y sobre ello , en todo caso , aplicar el 10% que señala el informe.

La Juzgadora hace una apreciación errónea de la prueba al cons i derar que las ventas efectuadas por Eje Deportes, S.L. señaladas en el informe, es igual a los Beneficios, por no haber desestimado el informe ante el manifiesto error del mismo y deducido los gastos.

Más aún cuando existe en autos constancia de los beneficios de Eje Deportes, S.L. a través del impuesto de sociedades, de los años sobre los que calcula el informe, y así se observa que ningún año los beneficios de Eje Dep ortes han superado los 12. 000 euros .

No existiendo prueba sobre los beneficios, la Sentencia debería haber estimado la petición subsidiaria de la demanda de que fueran indemnizados con el 1 % de la cifra de negocios, con el problema de determinar que porcentaje de royalty sería aplicable para la determinación de la cifra de negocio y aplicación de ese 1% de indemnización.

3. Calcula un nuevo margen sobre las ventas para obtener más ventas. Con ello incrementa artific i osamente las ventas de Eje Deportes , S.L.

Así, en la Estipulación Séptima del contrato de licencia entre José María Matamoros S.L. y Eje Deportes S.L., se señala que el valor de ventas a efectos del cálculo de los royalties, se considera como el p r ecio de ventas neto a los clientes, excluido el IVA .

Por ello, si el informe base del fallo, señala para su cálculo del volumen de ventas de EJE DEPORTES, S.L. que con base a un royalty del 8%, al elevarlo al íntegro se han vendido de 2001 a 2003, 1.592.472,75, es evidente en aplicación de la Estipulación Séptima del contrato, que dicha venta es el precio de ventas neto a los clientes sin IVA, es decir, la facturación de Eje Deportes, S.L .

Por ello no es pos i ble como hace el perito, incrementar dicha cantidad en un 20%, en concepto de margen sobre coste, ya que el margen va incluido en el precio de venta neto al cliente, y lo que hace es intentar beneficiar a sus clientes elevando artificialmente unas supuestas cifras de ventas, que erróneamente la Juzgadora considera como válidas.

Si a ello añadimos lo ya alegado con referencia a la deducción del 16 % de IVA, y no tenemos en cuenta que ventas no es igual a beneficios, nos encontramos, aún siguiendo el criterio del perito con unas ventas sobre el 8% de 1.372.821,38, sobre el que aplicado el 10 % que aplica el informe, nos daría una cifra de beneficio de 137.282,14, cifra con la no estamos de acuerdo y que solo manejamos a efectos dialécticos.

Y erróneo elevar estas cantidades con un nuevo margen.

En el contrato, en la condición sexta se especifica que la escala de Royalties a percibir se aplicará sobre las ventas netas efectuadas para cada tipo de margen comercial empleado, no sobre el coste de las ventas.

Criterio igualmente mantenido en la condición séptima del contrato.

El concepto de ventas netas, no quiere decir que sea el coste de las ventas, al que hay que incrementar en el margen comercial para determinar el importe de las ventas, sino que son las ventas realizadas menos las devoluciones de esas ventas.

Por tanto el volumen máximo de ventas realizado por Eje Deportes, S.L. es el ya establecido de 1.278.529,80.

Si seguimos con el mismo razonamiento del Informe podemos establecer que el Beneficio se obtiene multiplicando ese volumen de ventas por el porcentaje del 10 % es decir considerando Gastos por importe del 90 % . Con lo que la cifra de Beneficios alcanzaría la cantidad de 127.852.98 € cantidad inferior en 63.243,75 € a la calculada en el Informe.

4. Respecto a la aplicación del porcentaje del 8% de royalty sobre ventas netas a clientes de Eje Deportes, S.L.

Se produce en el informe pericial de parte una interpretación torticera del contrato, una vez más en beneficio de las demandantes, cuando del cuadro de porcentajes de royalties aplicables, el Sr . Simón , aplica el inferior, esto es, el 8%, cuando podía haber estimado un porcentaje del 9%, 10%, 12% sobre costo , entendiendo el concepto costo por el definido en la Estipulación Séptima del contrato como precio de venta neto al diente.

La aplicación de uno u otro porcentaje es muy importante, ya que al elevar al íntegro la cantidad percibida por José María Matamoros, S.L. de Eje Deportes, S.L en concepto de royalties, se reduce mucho el volumen de ventas, que luego le sirve para calcular el beneficio de Eje Deportes, S.L.

La elección de uno u otro porcentaje es muy importante para el resultado final del quantum indemnizatorio siguiendo los criterios del informe asumidos por la Juzgadora, sin embargo no hay criterio en el informe para determinar la elección de dicho porcentaje, sino el interés explícito en todo su contenido al tratarse de un informe elaborado y pagado a petición de la parte demandante.

En el informe no se determina cual es el volumen de ventas realizado con cada margen , ni siquiera cual es el porcentaje medio, que como queda demostrado disminuye el importe de las ventas.

Por ello y volviendo nuevamente a la cláusula 8 a de la demanda, para calcular la indemnización deberemos aplicar el 1 % sobre la cantidad resultante de las ventas, pero previamente se ha de establecer esa cantidad, que como vemos en la determinación de las mismas realizada anteriormente para cada tramo de ma r gen da un importe de ventas. O bien admitir el porcentaje medio que establece unas ventas de 1.278.529,80, es decir 12.785,30 € .

En cualquier caso de las cuentas anuales de Eje Deportes, S.L. se desprende que los Resultados de los Ejercicios 2.001 y 2.002 con respecto a las ventas han sido del 1,16 % y del O, 52 % respectivamente.

25 º) Al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Infracción por aplicación indebida del Art. 43.3 de la Ley 17/2001. Ley de Marcas .

Señala el art. 43.3 de la Ley de Marcas:

"Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado . "

No se ha acreditado ni la demanda lo señalaba en que términos precisos se ha producido el daño en cuanto a notoriedad, prestigio o renombre, bien al contrario, se ha presentado una documental consistente en facturas de hace varios años por ventas por un volumen muy reducido y del resto de actuaciones no se acredita en que ha consistido la violación del prestigio o renombre, y que decir de la notoriedad, cuando las ventas de carácter extraregistral, no existe, como así mismo lo recoge la Sentencia.

26 º) Al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Infracción por aplicación indebida del art. 42.1 de la Ley 17/2001, Ley de Marcas. Buena fe de Eje Deportes, S.L. Falta de responsabil i dad objetiva.

Señala el art. 42.1 que responde de los daños y perjuicios causados, quien realice la primera comercialización de los productos o servicios marcados.

Esta responsabilidad es la aplicada por la Juzgadora de Instancia al condenar a Eje Deportes, S.L. por daños y perjuicios. Sin embargo, incurre en error la Juzgadora.

Esta responsabilidad del distribuidor, base de la condena a Eje Deportes, se señala como consecuencia de la aplicación del Art. 42, por ser el primer comercializador, sin embargo, incurre en error, ya que ésta responsabilidad objetiva, es un supuesto que para su aplicación lo único que debe exigirse a ese primer comercializador, en este caso Eje Deportes, S.L., como obligación profesional, sea la de comprobar que la marca en cuestión aplicada al producto o servicio no viola el derecho exclusivo de una marca registrada.

Es evidente que la distribución concedida y bajo cuyo contrato de licencia actúa EJE DEPORTES, S.L., no violaba una marca registrada, ya que la licencia la concedía el titular registral de la misma.

El art. 42, de la Ley marcas, sigue la línea del artículo 64.1 de la Ley de Patentes, según el cual quien introduce un producto por primera vez en el mercado, tiene la obligación profesional de asegurarse de que ese producto es de lícito comercio.

Incluso cabría que siendo la conducta de Eje Deportes, S.L., incardinable en conducta tipificada en el art. 42 de la LM, ésta no de lugar a responsabilidad objetiva, que hace que crea legítimamente que su conducta no viola ningún derecho, porque se le ha concedido una marca que ha estado sujeta a procedimiento contradictorio ante la OEPM, aunque ésta pudiera ser posteriormente anulada por los tribunales.

Caso i déntico al de Eje Deportes, S.L., a qu i en no se puede exigir responsabilidad objetiva, en la medida que actúa con justo título y buena fe.

27 º) Costas.

Al no estimar la acción de nulidad, y en consecuencia existir una sentencia que estima parcialmente el suplico de la misma, ni debió haber condena en costas. Por lo que debe ser revocado dicho pronunciamiento.

Termina solicitando la nulidad de actuaciones y se retrotraigan hasta celebrarse nuevo juicio, o subsidiariamente, se retrotraigan y se dicte nueva sentencia en al instancia. Subsidiariamente, si se conociera del fondo del asunto interesa la revocación de la resolución apelada y la desestimación de la demanda, con condena en costas a las actoras.

A uno y otro recurso se opuso la parte contraria, solicitando la confirmación de la sentencia.

TERCERO.- Delimitado el objeto de uno y otro recurso, comenzar señalando la sustancial coincidencia entre los motivos alegados por una y otra parte apelante, lo que implica que se dé una respuesta común a los mismos, excepción hecha de aquellos motivos en los que no exista tal coincidencia. Asimismo, tal y como viene estructurados los recursos, se hace sumamente complejo resolver alguno de los motivos de forma individualizada, dada la íntima relación existente entre unos y otros, lo que obligará a dar una respuesta conjunta.

Dicho lo anterior, y como quiera que en primer lugar se solicita la nulidad de actuaciones, al amparo de infracción de normas y garantías procesales, se impone resolver dichas cuestiones en primer lugar, pues de estimarse alguna de ellas impediría examinar los motivos relativos al fondo del asunto.

En primer lugar se alega falta de declaración expresa de hechos probados en la sentencia recurrida, con infracción del Art. 248.3 L.O.P.J.

El motivo no puede prosperar, p orque además de que los apelantes confunden los hechos probados con los antecedentes de hecho de la sentencia, cuando justifican dicho motivo, es reiterada la doctrina jurisprudencial que nos enseña que en las sentencias del proceso civil, a diferencia de lo que ocurre en los procesos penal y laboral, no es preciso la expresión de una relación de hechos probados, como se deduce de la expresión "en su caso" del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impone una remisión a las leyes procesales aplicables en cada orden jurisdiccional. En las sentencias civiles los hechos probados quedan integrados en la fundamentación jurídica de la sentencia, que es donde el juzgador valora el conjunto de las pruebas practicadas. SSTS de 28 de junio, 18 de julio y 2 de noviembre de 1990, 5 de febrero y 10 de octubre de 1991, 30 de mayo y 17 de julio de 1992, 1 de febrero de 1993, y 24 de diciembre de 2003, entre otras muchas.

En segundo lugar, se dice por los apelantes que la sentencia adolece de falta de la debida exhaustividad y congruencia, por cuanto no se ha hecho la más mínima alusión en la sentencia a la tacha de testigos que ambos apelantes formularon en su momento, impidiendo conocer cuál ha sido la influencia de esta prueba en la sentencia de instancia.

Este motivo ha de correr igual suerte desestimatoria, porque e n cuanto a la valoración de la tacha de testigos planteada, debe significarse que las partes podrán solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio (Art. 360 LEC). La tacha supone una advertencia al tribunal respecto del testigo en cuanto a su posible parcialidad, pero no supone su falta de idoneidad, ya que el artículo 361 LEC la limita a la falta de idoneidad a las personas "que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de los sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos"; y así, para la apreciación de la tacha y la valoración de la declaración testifical el artículo 379 LEC remite al 376 LEC, que establece que para valorar la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos se atenderá a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieran dado, circunstancias que en ellos concurran, tachas formuladas; todo ello implica que la tacha no impide la valoración del testimonio, y dicha valoración corresponde a los Tribunales, desprendiéndose de la lectura de la sentencia el valor que ha dado a los testigos objeto de la tacha.

CUARTO.- La tercera cuestión común que suscitan los apelantes es el hecho de considerar injustificada la asistencia del demandado al juicio, no obstante haber aportado dos certificados médicos, de forma que aplicando el artículo 304 de la L.E.C. se estiman probadas una serie de consideraciones que serán decisivas para la estimación de la demanda.

Pues bien, con relación a la consideración que la sentencia realiza en cuanto a la "ficta confessio" de la parte demandada ciertamente el art. 440.1 LEC contempla la posibilidad de que el Juez valore la incomparecencia del confesante para tenerle o no por confeso, una vez cumplidos los requisitos previstos en dicho artículo y en el 304 de la misma Ley.

Sin embargo, esta facultad discrecional, que no arbitraria, está sometida a las exigencias de la lógica humana y al imperativo de su motivación, pues sólo así se respeta el derecho del ciudadano a conocer el fundamento de las resoluciones judiciales, que es una consecuencia ineludible de la proscripción de la indefensión por el art. 24 CE.

En el presente supuesto se motiva suficientemente la aplicación del Art. 304 LEC desde el momento que, a juicio de la juzgadora, la enfermedad que consta en los partes médicos para justificar la incomparecencia carecen de la entidad suficiente para no asistir al acto del juicio y ser sometido al interrogatorio de las partes, constando en el fundamento jurídico tercero que además de dicha prueba se han tenido en cuenta el resto de las pruebas practicadas, de forma que sin aquél reconocimiento es posible llegar a la misma conclusión, como se indica en la resolución recurrida. Es cierto que no es suficiente aportar simples certificados médicos expedidos de forma expresa para evitar la comparecencia, afirmando que el delicado estado de salud debe evitar situaciones emocionales o estresantes, pues como bien se dice en dicha resolución la comparecencia judicial es ajena a dichas situaciones estresantes, pues una de las obligaciones del juez es evitar que se someta a las partes o testigos a dichas situaciones.

Sobre este particular, es reiterada la doctrina jurisprudencial (S.T.C de 24 de noviembre de 1998, S.T.S. de 1 de junio de 1995) que concreta que para que pueda prosperar se debe valorar dicha circunstancia junto con el resto del material probatorio disponible, de tal forma que si existen diligencias de prueba que permitan resolver el problema jurídico planteado, habrá que estar a su resultado y contenido, como se ha realizado en la sentencia objeto del recurso.

Asimismo, se trata de una facultad de índole potestativa y no obligatoria al utilizar el art. 304 de la L.E.C. la expresión "podrá considerar reconocidos los hechos". En función de lo que antecede, y por más que el juzgador hiciera constar dicha circunstancia en el< /font> acto del Juicio, y posteriormente en sentencia, el uso de la facultad prevista en el Art. 304 LEC debe ser mantenida, máxime cuando los extremos esenciales del pleito pueden ser aclarados a través del resto de las pruebas practicadas (documental y testifical), en los términos reseñados en la propia resolución recurrida.

El motivo se desestima.

QUINTO.- Por la apelante Eje Deporte, S.L. se alega indefensión por no dar respuesta a la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por dicha parte en la instancia, y subsidiariamente falta de motivación sobre la desestimación de la excepción.

Ciertamente dicha excepción fue opuesta por dicha parte y así se recoge de forma expresa en el fundamento jurídico primero de la sentencia de instancia, rechazándose dicha excepción, pues si bien no ostenta la titularidad registral de las marcas reivindicadas, es lo cierto que es la licenciataria del legal titular registral de tales marcas, actuando sobre la base de la concesión de los derechos de explotación con apoyo en el contrato de licencia celebrado con José María Matamoros, S.L. en fecha 27 de diciembre de 2000. Estos argumentos son correctos y están desarrollados de forma expresa en el fundamento jurídico sexto dedicado exclusivamente a rechazar dicha excepción, no existiendo ni incongruencia omisiva ni indefensión a esta parte.

SEXTO.- Bajo el epígrafe de incongruencia omisiva, se alega por la apelante Eje Deportes, S.L. no haber resuelto acerca de la alegación de buena fe, ni sobre la alegación de aplicación de la doctrina de los actos propios, además de existir quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo.

La incongruencia, es la relación entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia. Así lo han expresado numerosas sentencias del Tribunal Supremo: 8 de febrero de 2000, 10 de abril de 2002, 16 de mayo de 2002, 1 de julio de 2002. Asimismo, múltiples sentencias del Tribunal Constitucional han tratado del defecto procesal de la incongruencia, elevado a la categoría de vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Distinguen las clases de incongruencia y hacen especial hincapié en la omisiva. Así, sentencias 170/2000, de 26 de junio que la distingue de la falta de motivación, ya que una cosa es no contestar a una pretensión y otra, no motivarse una respuesta desfavorable a la parte; 187/2000, de 10 de julio, contrapone la motivación de las resoluciones judiciales y la incongruencia omisiva; 212/2000, de 18 de septiembre trata de la incongruencia como vulneración a la tutela judicial efectiva, en relación con el recurso de apelación; 271/2000, de 13 de noviembre trata del concepto de incongruencia y, con detalle, de la incongruencia omisiva; 186/2002, 14 de octubre dedica también una especial atención a la incongruencia omisiva y la interdicción de la arbitrariedad.

Ciertamente, el TC en una reiterada y consolidada doctrina, ha venido afirmando que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada y fundada en Derecho a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, de forma que cuando la Sentencia o la resolución que ponga fin al procedimiento guarde silencio o no se pronuncie sobre alguna de las pretensiones de las partes, dejando imprejuzgada o sin respuesta la cuestión o petición sometida a la consideración del órgano judicial, se produce una incongruencia omisiva o ex silentio que causa indefensión contraria al derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el art. 24.1 CE.

Ahora bien, para apreciar esta lesión constitucional debe tenerse en cuenta que no toda ausencia de pronunciamiento expreso sobre las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, debiendo distinguirse a estos efectos entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, pues mientras respecto de las primeras no se hace necesaria para la satisfacción del referido derecho fundamental una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar una respuesta global o genérica al problema planteado, respecto de las pretensiones la exigencia de una respuesta expresa se muestra obligada, aun cuando se admite excepcionalmente la desestimación tácita de la pretensión siempre que del conjunto de los razonamientos incluidos en la resolución y de las circunstancias concurrentes en el caso pueda inferirse razonablemente que el órgano judicial tuvo en cuenta la pretensión y, examinándola, tomó la decisión de desestimarla, omitiendo sólo el pronunciamiento expreso pero no la decisión desestimatoria (SSTC 91/1995, 56/1996, 58/1996, 85/1996, 26/1997, 30/1998, 1/1999, entre otras muchas).

En el presente supuesto examinadas las pretensiones de las partes las mismas han tenido una respuesta expresa y determinada en la sentencia, de forma que no hay incongruencia en el sentido auténtico del concepto, además cuando declara la mala fe del demandado, está rechazando la buena fe, como también se infiere cuando analiza la posición de la codemandada Eje Deporte, S.L.

Además, nada tiene que ver la incongruencia con las reiteradas alegaciones que se hacen en estos motivos sobre lo probado en autos. La cuestión de hecho, corresponde al Tribunal cuya valoración es más objetiva e imparcial que la interesada de la parte, y lo que es indudable, es que se trata de un tema ajeno a la congruencia.

En último lugar, es claro que la incongruencia es distinto a la falta de motivación, como dicen las sentencias del Tribunal Constitucional a que se ha hecho referencia, y lo cierto es que la sentencia recurrida está, no ya suficiente, sino sobradamente motivada respecto a la pretensión ejercitada, la prueba practicada y la solución acordada, como tampoco existe predeterminación del fallo, sino valoración de las pruebas para llegar a la conclusión, procediendo desestimar los motivos examinados.

Respecto a la buena o mala fe con que haya actuado la apelante Eje Deporte, S.L. volveremos posteriormente.

En otro de los motivos se invoca la admisión por el Juzgador de documentos redactados en idioma inglés, francés y portugués, y no traducidos, que han acompañado a la demanda como base de la misma, con infracción del Art. 144 LEC.

L a admisión de referidos documentos no es susceptible de generar indefensión alguna a los apelantes, toda vez que, se trata de revistas donde su importancia no está en los textos, sino en sus fotografías y dibujos, que han sido valorados por la juzgadora conforme al Art. 334 LEC, siendo fácilmente comprensibles al objeto de valorar las pretensiones deducidas.

SÉPTIMO.- Otra cuestión alegada en la instancia y que se reitera en esta alzada es la excepción de cosa juzgada invocada al amparo del Art. 53 LM al entender que no se ejercita en la demanda una acción reivindicatoria, sino que encubre una acción de nulidad, sin embargo examinada la demanda resulta con toda claridad que se ejercita con carácter principal una acción reivindicatoria de marca y con carácter subsidiario la acción de nulidad de marca. Por ello la sentencia de instancia al estimar la acción reivindicatoria dejó imprejuzgada la acción de nulidad, no siendo estimada ni desestimada, simplemente que no se entró a conocer de la acción de nulidad porque se había planteado con carácter subsidiario sólo para el supuesto de no estimarse la acción formulada con carácter principal.

Dicho lo anterior, la excepción examinada fue resuelta en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, negando la concurrencia de la cosa juzgada por inaplicación del Art. 53 LM toda vez que dicho precepto sólo es aplicable a la acción de nulidad, más no a la acción reivindicatoria que se ejercita. Además, no existe coincidencia entre las causa s de nulidad invocadas en el recurso contencioso administrativo y las alegadas, con carácter subsidiario, en el presente procedimiento. Así, como bien dice la parte apelada las causas invocadas en el recurso contenciosos administrativo tenían su fundamento en el Art. 6 de la LM, mientras que la acción de nulidad del presente procedimiento tiene su fundamento en la mala fe del demandado, mientras que la coincidencia de causa en la alegada por la otra codemandante tampoco permite apreciar dicha excepción porque dicha actora no fue parte en ningún procedimiento contencioso administrativo.

El motivo se desestima.

OCTAVO.- Resueltas las cuestiones procesales, procede examinar los motivos relativos al fondo del asunto, alegando los apelantes error en la valoración de la prueba respecto a la acción reivindicatoria, reiterando en esta alzada la prescripción de la misma.

Los requisitos de la acción y su posible prescripción han sido analizados en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, estimando la acción y desestimando la prescripción. Insisten los apelantes en el error padecido en la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/01 de Marcas en relación con el Art. 2.2 de la misma Ley, manifestando que se debe aplicar el Art. 3.3 de la anterior Ley 32/1988 de Marcas, que era la norma en vigor cuando se concedieron las marcas, no siendo posible aplicar de forma retroactiva la vigente Ley de Marcas.

Sin embargo basta examinar el contenido de referida Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/01 para constatar que la Ley que debe aplicarse al presente supuesto es la 17/01, al establecer que "Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirán por la presente Ley, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes", que se refieren a las renovaciones y abonos de los quinquenios correspondientes.

Como bien dice la parte apelada esta cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Supremo, - si bien referida a la Disposición Transitoria de la anterior Ley de Marcas-, de la que es muestra la sentencia de 7 de octubre de 2000, declarando que dichas Disposiciones Transitorias reconocen una retroactividad mínima, al aplicarse la vigente Ley a las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores, salvo lo dispuesto en los siguientes apartados que no nos afectan.

En consecuencia, la juzgadora de instancia no incurre en el error que se le atribuye, por cuanto la norma que se debe aplicar en el presente procedimiento es la Ley de Marcas vigente al momento de formularse la demanda, que no es otra que la Ley 17/2001.

El mismo tratamiento desestimatorio corresponde a la excepción de prescripción de la acción, que por lo demás está resuelta ampliamente en la sentencia recurrida, distinguiendo los diferentes registros y sus clases. Basta dar por reproducido lo allí expuesto, insistiendo que como acredita la prueba documental y se recoge en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Bilbao, cuando se interpuso la demanda no había transcurrido el plazo de cinco años que establece el Art. 2.2 de la Ley de Marcas a contar desde que el Sr. Fermín comenzó a usar las marcas objeto de la acción reivindicatoria; utilización que tuvo lugar cuando el titular de las marcas reivindicadas licenció las mismas a la otra demandada Eje Deportes, S.L. y ello sucedió en el año 2001, o al menos las apelantes no han acreditado su uso real y efectivo con anterioridad a dicha fecha. Tal es así, que en el recurso la parte ya no cuestiona la prescripción de los registros 1.798.971 en clase 18 (Rusty) y 1.978.972 en clase 25 (Rusty), manteniendo la prescripción solamente del registro 1.972.340 en clase 25(Cabo Rusti) con el argumento de la aplicación de la Ley anterior, cuando no es así como ya hemos indicado anteriormente.

NOVENO.- Se niega por las apelantes legitimación a las demandantes para reivindicar las marcas al amparo del Art. 2.2 LM, por no ser usuaria extraregistral de las concretas marcas objeto de reivindicación, negando la concurrencia de los requisitos legales, más como bien se dice en la sentencia recurrida, más que falta de legitimación se trata de la cuestión de fondo sobre los requisitos de la acción, para lo cual es necesario examinar las pruebas practicadas.

A tal efecto, consta acreditado que la actora R. and Everything Else es titular de la marca Rusty, R t R Rusty, siendo el creador de las marcas y DIRECCION000 de la compañía Carlos Manuel , que las ha utilizado en su actividad empresarial; extremos acreditados con la documental adjunta a la demanda, donde consta que dicho creador era conocido con el apodo Rusty, utilizando el logotipo R al menos desde el año 1.987. Asimismo, consta en los documentos 3 a 5 acompañados a la demanda que dicha sociedad actora es titular de referidas marcas y las tiene registradas en la oficina de Patentes y Marcas norteamericana, concretamente, el registro consistente en la marca R, en clase 25 y 28 lo fue en el año 1.986 y la última R Rusty en clase 25 en el año 1.991, de forma que, todos esos registros son anteriores al registro de la marca Rusty realizado en nuestro país por el Sr. Fermín , que lo solicitó en el año 1.994 para la marca Rusty y a finales de 1.993 para la marca Cabo Rusty.

Además de la creación y registro de las marcas, la sociedad actora ha venido utilizando las mismas de forma continua tanto en el mercado internacional como en el mercado español, por más que se niegue por los apelantes. Así consta en las revistas aportadas, en el catálogo de prendas del año 1.988, en las facturas emitidas por Adolfo Suances. S.A., la testifical del representante de dicha mercantil en relación con la distribución de los productos con la marca Rusty en Canarias nada menos que desde el año 1.987,y la testifical del Sr. Juan que afirma sin duda alguna el uso de la marca por la actora en nuestro país, con mucha antelación al registro de la marca por el Sr. Fermín y a su posterior uso.

La creación y uso de la marca lo fue no sólo para signar tablas de surf, sino también productos textiles, como consta tanto en las pruebas antes citadas, como en la testifical de Don Gregorio , que fue uno de los distribuidores de los productos Rusty desde el año 1.987, comercializando toda clase de productos. Asimismo, el testigo Don Ricardo titular de otra empresa distribuidora, hizo lo propio desde el año 1.993, distribuyendo los productos Rusty, incluyendo la R y el término Rusty como consta en las correspondientes facturas, vendiendo las mismas al público mediante su venta a numerosas tiendas del sector, distribuidas por toda la geografía española.

Dichos extremos también constan tanto en el acta del juicio penal como en la sentencia dictada en dicho procedimiento, así como en las declaraciones de los testigos que compraron productos Rusty al Sr. Ricardo desde 1.993.

En conclusión, por más que se niegue por los apelantes, no existe duda a la luz de la abundante prueba practicada que la actora es la titular extraregistral de la marca Rusty y del logotipo R y R Rusty, que insistimos fueron creadas por Carlos Manuel , siendo utilizadas en nuestro país para signar productos textiles, complementos y otros productos deportivos con anterioridad a cualquiera de los registros realizados por el Sr. Fermín , no existiendo error en al valoración de las pruebas que se alega por los apelantes.

DÉCIMO.- En segundo lugar, procede examinar el requisito de la conducta defraudatoria del apelante Sr. Fermín , necesaria para el éxito de la acción reivindicatoria y que también se niega por los recurrentes.

Pues bien, con independencia de la ficta confessio antes examinada, y que ha sido utilizada por el juzgador de instancia en uso de las facultades que le atribuye la Ley, como ya adelantábamos, existen otras pruebas que llevan a la misma conclusión. Así, partiendo de la creación y titularidad extrarregistral de la actora, en nuestro país, de la marca Rusty y del logotipo R, resulta de la documental, que Don Fermín tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca Rusty y de los productos comercializados por la actora, dada su experiencia en el sector deportivo al que se dedica y dedicaba, como reconoce la otra apelante y consta en las revistas acompañadas a la demanda, estando especializado en las marcas que se utilizan en el sector deportivo, por ser profesional del ramo, de ahí que sea titular registral de numerosas marcas. Finalmente, dicho demandado no ha dado ninguna explicación lógica del origen de los diseños que utiliza, siendo palmaria la identidad entre las marcas creadas por la actora y las registradas por dicho demandado, mientras que aquella ha dado y probado el origen de las mismas y su titularidad extrarregistral en nuestro país.

En consecuencia, como bien se dice en al sentencia de instancia, como quiera que el Sr. Fermín tenía pleno conocimiento de aquellas marcas cuando procedió a su registro lo hizo en claro fraude de la actora, perjudicando el desarrollo comercial de la misma en nuestro país, como también se puede inferir de las declaraciones de dicho demandado en el proceso penal, al reconocer que él no había creado ni inventado la marca Rusty, no pudiendo desconocer la existencia de una marca notoria como es Rusty, existente con mucha anterioridad a que fuera registrada por dicho demandado.

Además, este proceder no sólo lo ha realizado respecto a la marca Rusty y el logotipo R, sino que como acredita la testifical ha realizado lo propio con las marcas John Smith y su logotipo circular y con la marca Kelme y su logotipo de la garra en Portugal, y otras muchas más, para posteriormente, bien impedir su comercialización, bien enajenarlas a sus legítimos propietarios obteniendo los correspondientes beneficios.

Reconoce que registró la marca Cabo Rusti por hallarse abandonada, y aprovechando el mismo, con posterioridad registró la marca Rusty, pero la primera no la utilizó en el mercado deportivo, y tan sólo mes y medio después registró Rusty, con lo que cabe inferir que el registro de la primera sólo tenía la finalidad de registrar posteriormente la marca Rusty.

Por último respecto a la identidad de las marcas de la actora y las registradas por el demandado, basta remitirnos al apartado tercero del fundamento jurídico tercero de la sentencia de instancia, que aquí damos por reproducido, poniéndose de manifiesto la absoluta identidad entre unas y otras.

DE CIMOPRIMERO.- Respecto a la notoriedad de la marca Rusty en nuestro país ya hemos indicado anteriormente que sí es notoria, aunque ello es irrelevante para el éxito de la acción reivindicatoria, porque según el Art. 2.2 LM el requisito de la notoriedad no es necesario, a diferencia de lo que sucede con la acción de nulidad.

Alegan ambos apelantes que la actora sólo tiene registrada la marca Rusty en España en la clase 28 del nomenclátor, que no coincide con las clases 9, 18 y 25 en que las tiene registrada el Sr. Fermín , y si bien ello es cierto, no impide que se pueda producir una violación del derecho de marcas, pues la división en distintas clases no permite que convivan marcas idénticas cuando puede existir confusión en el mercado, como sucede entre las clase 25 y 28 comprensivas de distintos artículos, especialmente cuando tanto los artículos del demandado consistentes en prendas deportivas distribuidos a través de Eje Deportes, S.L. como los artículos distribuidos por las actoras tienen como destinatarios finales las mismas tiendas de deporte, con lo que el peligro de confusión respecto a los clientes es evidente, de ahí el contenido del Art. 34 LM y la jurisprudencia sobre el particular.

De otro lado, la codemandante Rusty Sur solicita la protección de su razón social, que también impugnan los apelantes alegando que no ha acreditado el uso de su denominación social en España, que además debe ser notorio a tenor del Art. 9.1d) LM y del Art. 8 del Convenio de la Unión de París, cuando es lo cierto, que el nombre comercial no requiere la prueba de haber adquirido en nuestro país un cierto grado de notoriedad, como se desprende del Art. 8 citado, siendo suficiente la prueba de su uso, que además de quedar acreditada, no se cuestiona, procediendo desestimar dicho motivo y dar por reproducido el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida.

DE CIMOSEGUNDO.- Otra cuestión que se suscita por Eje Deportes, S.L. es la relativa a su actuación de buena o mala fe. Para calificar dicha conducta hemos de partir que dicha sociedad tiene varios establecimientos en el territorio nacional, con pleno conocimiento del sector, distribuyendo otras marcas, y con pleno conocimiento de la existencia, varios años antes del uso de la marca Rusty en el mercado nacional, y celebra el contrato con el Sr. Fermín aprovechando su situación registral y lanza al mercado un producto textil de surf imitando las actividades de Rusty, como consta en las revistas donde se puede constatar la semejanza en el tipo de letra. No cabe duda que Eje Deporte, S.L. trata de aprovecharse del prestigio de las actoras y sus marcas, utilizando las marcas registradas por el codemandado en fraude de los derechos de las demandantes, suscribiendo el contrato como licenciataria.

A tal efecto son significativas las declaraciones del representante de Eje Deporte, S.L. en la revista La Gaceta Difusión Sport, manifestando que Rusty trae aires de california al mercado, se refiere a prendas del surf, presentando ambos demandados la marca Rusty como surfera, utilizando el mismo tipo de letras que el utilizado por las actoras muchos años antes. Si a todo ello unimos el hecho que Eje Deportes, S.L. es la directa explotadora de unas marcas que no le pertenecen, comercializando los productos ilícitamente marcados, su conducta queda incardinada en el Art. 42 LM, por lo que el motivo se desestima.

DE CIMOTERCERO.- Desestimados todos los motivos hasta ahora analizados, resta por examinar la cuestión relativa a las acciones de cesación e indemnización de daños y perjuicios.

En primer lugar se plantea por los apelantes que las acciones de cesación, remoción e indemnización de los perjuicios son improcedentes, porque sólo corresponde su ejercicio al titular registral de la marca, que en nuestro caso sería precisamente el demandado. Sin embargo ello no es así, porque bien sea al amparo de la LM, bien del Código Civil la indemnización por los perjuicios causados corresponde a quien se declare que tiene derecho a la marca aunque esté registrada a favor de otro, porque precisamente en ello consiste la acción reivindicatoria que aquí se ha ejercitado.

Por ello una vez reconocido el derecho de las actoras sobre las marcas en cuestión, procede la restitución de las mismas, y dicha obligación afecta, no solo al Sr. Fermín , sino también a la mercantil José María Matamoros, S.L. que es utilizada por el primero en el mercado para utilizar los registros de los que figura como titular, adquiriendo derechos sobre los mismos, como se puede observar en el contrato de licencia de marca suscrito entre dicha sociedad y Eje Deporte S.L. En consecuencia, partiendo de los derechos que dicha entidad ostenta sobre las marcas en cuestión, queda obligada a cesar en dicha actividad lesiva de los derechos de las actoras al amparo de los Arts. 40 y 41 LM.

Otro tanto cabe decir de la apelante Eje Deporte S.L., como ya indicamos al examinar su legitimación pasiva, y dada la estimación de la acción reivindicatoria. Dicha sociedad al ser licenciataria de las marcas en litigio, según el contrato de fecha 27 de diciembre de 2000, elevado a público el 17 de mayo de 2001, y los derechos que derivan del mismo, debe cesar en la comercialización de los productos con distintivos de las marcas litigiosas, como previene el Art. 2.3 LM.

DE CIMOCUARTO.- En cuanto a los daños y perjuicios, se alega por ambos apelantes que no se han probado los mismos, rechazando el contenido del informe pericial practicado a instancia de la parte actora.

Con carácter previo cabe significar que en el suplico de la demanda se solicita de forma expresa la condena de los demandados a indemnizar en la cuantía que se determine en período de prueba, conforme a los beneficios que han obtenido con la explotación de los distintivos, y en todo caso, con el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por los demandados con el uso de los distintivos litigiosos.

Por su parte en la sentencia de instancia se condena a las dos entidades demandadas a indemnizar en cantidad concreta y determinada, mientras que la indemnización que debe abonar el Sr. Fermín se difiere para ejecución de sentencia, sobre la base de los beneficios obtenidos pro el mismo por la cesión de las marcas a su propia sociedad.

Si comparamos lo solicitado y lo concedido se puede constatar que no existe incongruencia ni pronunciamientos contradictorios.

Pues bien, respecto a los daños y perjuicios, el Art. 42 LM establece los presupuestos de dicha indemnización, estableciendo en su apartado primero que "Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del art. 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados".

El Art. 43 establece las reglas para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Así, 1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

Igualmente, establece dicho precepto que, para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

Termina indicando dicho precepto que "El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna , derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

DE CIMOQUINTO.- Al amparo de los preceptos citados se solicita y concede la indemnización por los daños y perjuicios, no existiendo infracción de dichos preceptos como se alega por los apelantes ya que aquél primer precepto establece la obligación de indemnizar a quienes sin consentimiento del titular de la marca realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del art. 34.3 y a todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación, siempre que hubieran sido advertidos suficientemente por el titular, o cuando en su actuación hubiese mediado culpa o negligencia, o por último la marca en cuestión fuera notoria o renombrada; deviene con evidencia que tales exigencias legales concurren y se dan en el caso enjuiciado, como veremos a continuación.

Igualmente, para el cálculo de la indemnización el art. 43 citado de dicho Ley, establece unos criterios para fijar las ganancias dejadas de obtener, uno de los cuales, y sin necesidad de prueba alguna, consiste en conceder al titular de la marca cuya violación hubiese sido declarada judicialmente, el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, aunque ello no impide que a través de las prueba practicadas se acrediten daños y perjuicios superiores a aquél porcentaje.

De otro lado, y rebatiendo la tesis de los apelantes de la no automaticidad del daño que produce la infracción de la marca, la jurisprudencia, ha dicho que se trata de una responsabilidad objetiva, que se alinea a la doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo para otras situaciones jurídicas sobre estimación de daños y perjuicios inherentes, sin necesidad de prueba directa de los mismos, y en cuanto de los hechos demostrados y reconocidos por las partes se deduzca necesaria y fatalmente de los mismos como reales y efectivos (S.T.S. 10 de junio y 25 de febrero de 2000, 1 de julio de 1995, 15 de junio de 1992, entre otra.) por lo que la obligación reparadora surge como hecho inevitable y sin necesidad imperiosa de la cuantificación, que puede quedar relegada al trámite de ejecución de Sentencia, cuando no sea posible su determinación en fase probatoria, máxime cuando en concretas situaciones conectadas a la decisión o actuación unilateral de la parte a la que se le pide la indemnización no ha de quedar impune de la necesaria compensación económica, al conformar su actuación el propio perjuicio, y su prueba la representa la situación provocada deliberadamente por quién obtuvo lucro y beneficio y por ello, debe responder.

La S.T.S. de 7 de diciembre de 2001 señala según la doctrina de ésta Sala cabe presumir la causación de daños y perjuicios en procesos civiles de patente marcas, o competencia desleal sin razonar sobre las prueba de su existencia, al tenerse por evidentes.

Más contundente resulta la S.T.S. de 27 de julio de 1998 en cuanto admite la responsabilidad objetiva, y deja para ejecución de Sentencia, el c á lculo del lucro cesante.

Este motivo también ha de ser rechazado.

DE CIMOSEXTO.- Pues bien, respecto a la cuantificación de los perjuicios la sentencia recurrida los analiza y determina en el fundamento jurídico séptimo, partiendo que las actoras han optado por el criterio legal del apartado b), es decir, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Para ello la juzgadora examina los informes periciales existentes sobre el particular, y en uso de la facultad que le atribuye el Art. 348 LEC, valorando dicha prueba pericial según las reglas de la sana crítica, se decanta por el informe emitido por el perito Sr. Simón , acompañado a la demanda y ampliado por otro presentado con anterioridad al juicio, especificando dicho informe, después de haber examinado los documentos correspondientes que las ganancias obtenidas por beneficios y royalties han sido para la demandada José María Matamoros, S.L. la cuantía de 127.397,82 € y para la codemandada Eje Deportes, S.L. la suma de 191.096,73 € ; cantidades que hemos de respetar en esta segunda instancia, al estar determinadas en el informe pericial, sin que proceda examinar las distintas operaciones realizadas por el perito para llegar a dicha conclusión como se pretende por las apelantes, al haber sido valorada dicha prueba según las reglas de la sana crítica, partiendo de la circunstancia que correspondía a las demandadas aportar la documentación necesaria para determinar los beneficios, pues sólo ellas disponen de dichos datos exactos. De ahí que sea correcto diferir para ejecución de sentencia la indemnización que debe abonar el Sr. Matamamoros, al no haber aportado dato alguno en fase probatoria, concretando la sentencia las bases sobre las que se debe fijar dicho importe, sin que ello suponga duplicidad en la indemnización, pues los beneficios por el ilícito uso de las marcas los han obtenidos los tres demandado: 1º) Don Fermín como persona física por ser el titular de las marcas registradas a su nombre, cediéndolas mediante precio tanto a la sociedad de su mismo nombre. 2º) José María Matamoros S.L. por firmar el contrato con la licenciataria Eje Deportes, S.L. percibiendo los correspondientes royalties, y 3º) Eje Deporte S.L. por ser la licenciataria de las marcas, distribuyendo los productos en el mercado, obteniendo los correspondientes beneficios, actuando de mala fe como hemos señalado anteriormente.

El motivo se desestima.

DE CIMOSEPTIMO.- En último lugar, por lo que se refiere a las costas, se dice que al no estimarse la acción de nulidad no debieron imponerse a los demandados, más olvida dicha parte, que al acción de nulidad se formuló con carácter subsidiario y de forma acumulada, pues la acción principal es la reivindicatoria y al estimarse la misma dejó imprejuzgada la de nulidad, de ahí que demanda fuera estimada en su integridad con la consiguiente imposición de costas p or imperativo del Art. 394 LEC. , procediendo desestimar el motivo.

DE CIMOCTAVO .- De conformidad con el Art. 398 en relación con el Art. 394, ambos de la L.E.C. las costas de esta alzada se imponen a las partes apelantes al ser desestimadas sus pretensiones.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

Fallo

Se desestiman los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de DON Fermín , JOSE MARIA MATAMOROS, S.L. Y EJE DEPORTES, SL. contra la sentencia de fecha 4 de marzo de 2004 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Cáceres en autos núm. 45/03, de los que este rollo dimana, y en su virtud, CONFIRMAMOS expresada resolución; con imposición de costas a la parte apelante.

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,, con mi asistencia, como Secretaria. Certifico.

DILIGENCIA .- Seguidame nte se deduce testimonio de la anterior sentencia para el rollo de Sala. Certifico.