Sentencia Civil Nº 335/2006, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 252/2006 de 25 de Septiembre de 2006

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000252/2006

SENTENCIA NÚM.: 335/06

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

Dª ROSA MARIA ANDRES CUENCA

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

Dª PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

En Valencia a veinticinco de septiembre de dos mil seis.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente, la Ilma. Sra. Magistrado Ponente DON/ DOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA, el presente rollo de apelación número 000252/2006, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 001243/2003, promovidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 19 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a HORMIGONES Y MOLDEADOS DE LEVANTE SL, representado por el Procurador de los Tribunales JESUS RIVAYA CAROL, y de otra, como apelados a MEDITERRANEA DE BALAUSTRES SL, representado por el Procurador de los Tribunales RAFAEL CERVERO BRELL, sobre COMPETENCIA DESLEAL , en virtud del recurso de apelación interpuesto por HORMIGONES Y MOLDEADOS DE LEVANTE SL.

Antecedentes

PRIMERO.-La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 19 DE VALENCIA, en fecha 15/11/05 , contiene el siguiente FALLO: "Estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Rafael Cerveró Brell, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de la entidad mediterránea de Balaustres S.L., contra la mercantil Hormigones y Moldeados de Levante S.L.:.

I. Debo declarar y declaro que los actos realizados por Hormol y a que se contrae la demanda - fabricación y comercialización de su producto Horpada-, constituyen infracción de los derechos de propiedad industrial de que es titular Balaustres, y que asimismo constituye competencia desleal.

II. Debo condenar y condeno a Hormol a que cese en lso actos perturbadores relacionados enl a demanda y que afectan al derecho de Balaustres en relación con el modelo de utilidad nº 9702580 de titularidad de la demandante, con prohibición de fabricación y comercialización de la placa de montaje rápido Hormanda.

III. Debo condenar y condeno a la entidad Hormol a destruir las piezas de plástico -modelo Horpanda- fabricadas con infracción de los derechos de Balaustres, así como los moldes para inyección del material plástico utilizados para fabricar el modelo Horpanda-.

IV. Debo absolver y absuelvo a la entidad Hormol de la publicación a su costa de la presente resolución.

V.- Y debo declarar y declaro no haber lugar a pronunciamiento expreso en costas."

SEGUNDO.- Que contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por; dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, con celebración de la Vista correspondiente el día,5 de septiembre de 2006 . a cuyo acto asistieron los letrados y las representaciones de las partes que constan en la diligencia de vista extendida a tal efecto, solicitando se dictara sentencia conforme a las pretensiones de sus respectivos patrocinados.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales

Fundamentos

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia 19 de Valencia dictó sentencia, con fecha 15 de Noviembre de 2.005 , que estimaba la demanda interpuesta por la mercantil Mediterránea de Balaustres S.L. contra la mercantil Hormigones y Moldeados de Levante S.L., declarando que los actos realizados por HORMOL y a los que se contrae la demanda -fabricación y comercialización de su producto HORPANDA- constituyen infracción de los derechos de propiedad industrial de que es titular Balaustres y que asimismo constituye competencia desleal, condenando a la demandada a que cese en los actos perturbadores relacionados en la demanda, que afectan al derecho de Balaustres en relación con el modelo de utilidad 9702580 de titularidad de la demandante, con prohibición de fabricación y comercialización de la placa de montaje rápido antes indicada , condenando a la entidad Hormol a destruir las piezas de plástico modelo Horpanda fabricadas con infracción de los derechos de Balaustres, así como de los moldes para inyección del material plástico utilizados para fabricar el modelo Horpanda, absolviendo a la entidad Hormol de la publicación de la sentencia en cuestión y sin haber lugar al pronunciamiento expreso sobre costas, basando dicha resolución en los siguientes aspectos: en primer lugar, se aludió a la falta de prueba practicada para mantener la divulgación de determinados modelos de utilidad, entre ellos de la entidad Hormol, según informe del Departamento de patentes de la OEPM, aportado como documento 25 de la propia demanda, que se exige jurisprudencialmente para poder oponer su posible novedad o anticipación al modelo de Balaustres para desvirtuar la protección registral que la actora interesa; en segundo lugar, y en cuanto a la novedad del producto Horpanda de la entidad Hormol, respecto del que se alegó la tramitación de solicitud de la patente europea, la conclusión habrá de ser que el producto carece de novedad, partiendo del informe del perito de la demandada , y al que coadyuvan el informe técnico de la OEPM emitido por la Perito Sra. Lázaro Andrés, y el informe emitido al amparo del artículo 128 de OEPM , por lo que concluyó la infracción del producto Horpanda de la demandada, en infracción del derecho exclusivo de Balaustres para la explotación de su modelo de utilidad, por falta del elemento de novedad o anticipación en el producto de la demandada, con las consecuencias especificadas, sin necesidad de publicación de la sentencia por ser los destinatarios del producto profesionales que discriminan fácilmente entre los mismos, considerando que puesto que la placa de la demandada concurre en el mercado con la de Balaustres, y esa concurrencia representa un acto contrario a la buena fe, pues no representando novedad infringe los derechos de exclusiva del modelo de utilidad de la demandante, con aprovechamiento de las prestaciones del modelo ajeno, no habiéndose abstenido de proseguir en la explotación de su placa Horpanda, estimando encajable su comportamiento en los artículos 5 y 11-1 de la LCD cuyas consecuencias serán las del artículo 18 acotadas a las peticiones de la parte, si bien reproduciendo la argumentación relativa a la improcedencia de publicación de la sentencia.

Frente a dicha resolución recurrió la parte demandada, que alegó, en primer lugar, como motivos de recurso, la infracción de normas o garantías procesales en primera instancia, cometidas en el acto del juicio, que puede ser subsanado con la admisión de documental en segunda instancia, por no haberse admitido la documental aportada en el acto del juicio; infracción del artículo 270,1 LEC , y en definitiva, indefensión derivada de la imposibilidad de utilizar los medios de prueba pertinentes a la defensa de sus intereses; ello por cuanto se alegaron hechos nuevos en el acto del juicio, dando cuenta del informe de la oficina de división de examen de la Oficina Europea de Patentes sobre la patentabilidad de la solicitud de patente europea 01500270.2 y actuaciones posteriores con la notificación oficial informando de la concesión de patente europea al demandado, y no había admitido la prueba correspondiente, planteada en tiempo y forma; en segundo lugar, denuncia infracción cometida después del juicio y en período para dictar sentencia, ya que no se han admitido tampoco documentos posteriores, condicionantes y decisivos en la resolución del pleito, ya que la patente europea siempre se concede previo examen, lo que implica que la división de examen de la oficina española ha realizado un examen de búsqueda y ha examinado si la patente reúne los requisitos de "invención patentable" ; alegó, finalmente, la nulidad de la prueba practicada al amparo del artículo 128 de la Ley de Patentes y, por ende, de la sentencia que se funda en la misma, ya que esta se funda básicamente en la misma para obtener su convicción, invocando al efecto la infracción de las normas procesales relativas a la prueba pericial, ya que el demandante renunció expresamente en su demanda a tal dictamen, su designación y petición tampoco responde a alegaciones complementarias y además la parte dejó constancia de su oposición a que se practicara, no siendo pericial de las aportadas por la parte, ni de las que puede designar el Tribunal que, para ello precisa que derive de las alegaciones o pretensiones vertidas en la audiencia previa, no siendo tampoco de aplicación al caso el artículo 340,2 LEC ; por tanto,no ha de surtir eficacia alguna, ya que se ha producido con desequilibrio entre las partes, e infracción de las normas del procedimiento, y ninguna virtualidad ha de tener por lo expuesto.

En cuanto a la cuestión de fondo argumenta:

a)Nunca ha negado la parte demandada y hoy recurrente la novedad del modelo de utilidad de la actora, ni a través de la acción, ni por vía de excepción, sólo la de la patente de invención, resultando incongruente que se pronuncie el Juzgador sobre algo que no es objeto de debate , lo que esta parte niega es que la realización del objeto que se denomina HORPANDA invada o infrinja las reivindicaciones del modelo de utilidad de la actora, sino que responde a las características, descripciones y reivindicaciones de la patente europea solicitada con el número ya indicado.

b)Esa patente ha sido concedida tras superar los exámenes previstos y la actora ha intervenido en la tramitación, por lo que admitida que la patente europea de Hormol y el producto Horpanda es una cuestión no discutida, ello implica que superó los requisitos de patentabilidad exigidos estoes novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, sin que pudiera tramitar la solicitud de modelo de utilidad en la Oficina europea, porque esta especialidad sólo está en algunas legislaciones nacionales, siendo exigible el requisito de novedad como el de actividad inventiva con menor intensidad, ya que para los modelos de utilidad la novedad sólo ha de ser nacional, esto es que no haya sido divulgado en España, a diferencia de la patente, en que se pide novedad mundial.

c)Existe una indebida valoración de la prueba practicada, ya que el Juzgador de primera instancia ha obtenido su convicción, según relata en la sentencia, del informe de la OEPM y de un análisis comparativo somero efectuado en el informe de búsqueda de novedad del modelo de utilidad de la actora; además de que frente a ellos se alza el examen de fondo realizado por la oficina europea de patentes, a presencia judicial sólo depuso un perito, el propuesto por esta parte, que concluyó en que las diferencias observadas son verdaderas realizaciones distintivas, que afectan a la esencialidad de las concepciones respectivas de las piezas comparadas que, en consecuencia, representan estas diferencias que comportan actividad inventiva y aportan resultados novedosos, y que el propio documento 25 de la demanda, que toma como base el Juzgador de primera instancia viene a poner en evidencia cuál es el estado de la técnica previo al modelo de utilidad de la actora, ciertos grados de semejanza en la idea general, en cuanto a los elementos de ajuste, en cuanto al material, huecos equidistantes y demás, por ser esta característica de forma necesaria, siendo la recurrente una firma introducida, como fabricante y comercializador de productos prefabricados de hormigón, con investigación propia, y que, concretamente, en la confrontación de Balaustres ya disponía de técnicas propias y patentadas, de las que existe prueba en autos de su divulgación, siendo evidente, con ese informe, que son distintos los empresarios que utilizan mecanismos y sistemas diferenciados para conseguir un mismo fin, siendo los criterios y argumentos mantenidos por el Juzgado de Primera Instancia carentes de apoyo legal o probatorio y ajenos a su formación y función incurriendo en claros errores de valoración , refiriéndose, finalmente, a que de la prueba practicada resultaba unanimidad en la cuestión de hecho -diferencias estructurales entre la placa Balaustres y la placa Hormol- y discrepancia en la valoración de esas diferencias , siendo la clave para valorar la cuestión la consideración de que el examen de la Oficina Española de patentes ha sido superado, concediéndose la patente europea, por lo que el examen de novedad y avance científico ha de entenderse acreditado, sin que la demandada, con la fabricación y comercialización de la placa Hormol haya infringido los derechos de propiedad industrial de la actora, ni cometido actos de competencia desleal.

d)En cuanto a la declaración de que los actos realizados por HORMOL constituyen competencia desleal, debe repelerse, ya que la sentencia considera que encaja en los supuestos recogidos en los artículo 5 y 11 de la LCD y, de prosperar el recurso, ello no puede acogerse, ya que debe concederse primacía a la libre imitabilidad, hay que interpretar la excepción en forma restrictiva, y hay que valorar que la demandada recurrente no comenzó a fabricar y comercializar el productos sino hasta que solicitó la concesión de patente europea.

e)Solicita en cualquier caso se deje sin efecto el pronunciamiento relativo a la destrucción de piezas de plástico.

Interesa, por todo lo expuesto, la revocación de la sentencia, y el recibimiento del pleito a prueba.

Admitida la prueba solicitada, consistente en documental, se convocó a las partes a la celebración de la vista correspondiente, y, en dicho acto, se indicó, en esencia, por la recurrente que la misma acreditaba la concesión de la patente Europea para su fabricado Horpanda, en conflicto con el modelo de la actora, y que el reconocimiento de este organismo resulta elemento esencial para valorar la cuestión. Existe identidad entre lo fabricado y la patente, pero se discute la coincidencia entre solicitud y patente, pues en la tramitación se introdujeron modificaciones, aunque, se indica, de carácter puramente formal, tratándose correcciones léxicas, vinculadas a la traducción que determinan la sustitución de unas expresiones por otras, la introducción -que no modificación- de numeración en gráficos y dibujos, y, esencialmente, que la Oficina Europea examinó el modelo de utilidad de la actora, habida cuenta, finalmente que ello ha de desplegar sus efectos desde la fecha de solicitud, que es 15 de Noviembre de 2.001, anterior a la demanda y al requerimiento extrajudicial, habiéndose acreditado que genera la posibilidad de entablar acciones también para España entre los estados designados -conforme documentos 3 y 6, páginas 1 y 3, así como la falta de oposición de la demandante en el proceso final de concesión de dicha patente.

La parte demandante y apelada se opuso al recurso planteado, aduciendo, de un lado, la inexistencia de motivos de nulidad, por las razones y argumentos que expresó, y la inviabilidad de recibimiento a prueba por la inadmisión de la documental pretendida; en cuanto al motivo de nulidad específico, vinculado a la petición y emisión de dictamen conforme el artículo 128 de la Ley de Patentes , indica que en ningún caso renunció tal prueba, sino que la solicitó, aunque pospuso valorar su pertinencia al momento ulterior, es una prueba pertinente, no genera indefensión, e igualmente, era prueba relevante para la parte apelante, como queda acreditado por el hecho de que solicitó se citara a los peritos de la OEPM cuando la vista se suspendió por tal circunstancia. Con relación a la cuestión de fondo indica que es evidente la vulneración de los derechos de propiedad industrial titularidad de la parte recurrente, por la parte demandada, apoyándose en el informe de búsqueda previo y en el emitido conforme el artículo 128 por la OEPM que se refiere específicamente a la patente europea en conflicto con el modelo de utilidad de la actora, concluye que las características de la patente se encuentran anticipadas por el modelo de utilidad, lo que implica en definitiva la violación de los derechos de propiedad industrial de la actora; asimismo concluyó la pertinencia de estimar la demanda planteada también por competencia desleal y la condena a la destrucción de placas y moldes, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.

SEGUNDO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en cuanto a las citas jurisprudenciales y razonamientos genéricos que contiene, si bien tan sólo en cuanto no se oponga a lo que, seguidamente pasamos a exponer.

En orden a los motivos de nulidad vinculados a la denegación de pruebas, los mismos han de ser claramente repelidos; con independencia del acierto o desacierto del Juzgador de primera instancia en orden a la denegación de la prueba propuesta, por entenderla extemporánea, en unos casos, o irrelevante en otros, no debe dejarse de tomar en consideración la secuencia temporal atípica en que aquellos han sido aportados a las actuaciones, en relación, obviamente, a la tramitación paralela del expediente para la concesión de la patente europea y el propio juicio que nos ocupa, así como la estricta regulación que en orden a la aportación documental contiene nuestra Ley de Enjuiciamiento. Ahora bien, no es menos cierto que los documentos han sido finalmente admitidos por esta Sala, confiriéndoles el valor, en su caso, que se considere pertinente de conformidad con las normas que se entiendan de aplicación, siendo esta la vía de revisión de aquella decisión, adoptada por el Juez de Primera Instancia, y evitando, de tal modo, cualquier alegación de indefensión, cuya ausencia, por otro lado, resulta incompatible con la declaración de nulidad. Las alegaciones vertidas, por ello, que hacen referencia a dichas cuestiones deben ser íntegramente repelidas.

En cuanto al dictamen emitido al amparo del artículo 128 Ley Patentes cabe hacer la precisión inicial de que su admisión no podría, en modo alguno, dar lugar ni a la nulidad, ni su tratamiento ha de ser análogo a cualquier prueba pericial, pues de un lado, aunque finalmente tal norma ha sido derogada por reciente Ley de 5 de Junio de 2.006 , de modificación de determinados aspectos en materia de propiedad industrial e intelectual, ha permanecido vigente hasta esta fecha, fijando la propia norma legal su obligatoriedad, en algunos casos, o la facultad de interesar dicho informe, en otros, de suerte que, igualmente, indicaba su carácter de prueba pericial; ello comporta, indudablemente, que no le sean de aplicación, puesto que se trata de una prueba al margen de las fijadas en la L.E.Civil -y esta precisamente ha sido la razón de su derogación última- , las normas ordinarias en materia de prueba pericial, de modo que la invocación del artículo 340, 2 LEC debe reputarse pertinente, por ser la situación más aproximada a su naturaleza, pero sin que, por el organismo de que dimana, tenga sino el valor probatorio, aunque indudablemente privilegiado por esa misma procedencia, de una prueba pericial, y así se desprende de la dicción del propio precepto, que expresamente así lo indica o, en otro caso, se refiere a dicho organismo prestará "asesoramiento". Su incorporación al procedimiento no ha de verse sometida, en consecuencia, a las rígidas normas que regulan la prueba pericial, aunque ello tampoco ha de suponer que sus conclusiones operen, por sí solas, sin necesidad de análisis pormenorizado y en relación con las restantes pruebas practicadas. Por ello, no puede declararse la nulidad de tal medio probatorio, sin perjuicio de su valoración en conjunto con los restantes practicados, ni, menos aún, la de la ulterior sentencia que en el mismo se apoya, sin perjuicio de lo que resulte del análisis que a la Sala incumbe en el uso de sus facultades revisorias resolviendo el recurso de apelación planteado. Se desestima, en consecuencia, tal motivo de recurso.

TERCERO.- Entrando ya, propiamente, en el examen de la cuestión de fondo, y con relación a la acción planteada por vulneración de la protección registral relativa al modelo de utilidad, tal y como expresa la sentencia de esta misma Sala de 3 de Mayo de 2.005 como que cita la sentencia TS de 20 octubre 2004 , sobre el requisito de novedad en las patentes, con cita de las de 19 de octubre de 1993 cita la de 20 de abril de 1989 en: "Las declaraciones jurisprudenciales son coincidentes en cuanto a decir que las cuestiones referentes a la novedad de las modalidades registrales tienen carácter de hecho", y añade la sentencia de 1993 que "En parecidos términos se pronuncia la sentencia de 8 de julio de 1991, insistiendo la de 18 de noviembre de 1991 , entre otras, que es doctrina jurisprudencial la de que la declaración de novedad es cuestión fáctica, hallándose, por tanto, entre las facultades de revisión de la Sala considerar si efectivamente, ha incurrido el Juzgador "a quo" en error en la valoración de la prueba practicada, como afirma la parte recurrente y a la vista de la totalidad de pruebas practicadas en primera Instancia y las admitidas en esta alzada.

Pese a la extensa argumentación contenida en el escrito de interposición de recurso, la cuestión, puramente fáctica, ya que el demandado no ha interesado ni por vía de acción ni ha opuesto por vía de excepción la nulidad del modelo de utilidad es la consideración de si la patente europea del demandado, que se refiere al producto Horpanda, invade la esfera de protección del modelo de utilidad de la demandante, afirmando el demandante, al oponerse al recurso, que el presente procedimiento no se dirige contra la patente, que pudiera haber sido concedida definitivamente, sino contra la placa de montaje rápido que se corresponde con la solicitud inicial de la patente europea de Hormol, por lo que el hecho de la concesión final no puede ser condicionante de la sentencia que se dicte, afirmando, en ese momento, que se opondría a la concesión, lo que, sin embargo, cuestiona la parte adversa en el acto de la vista, indicando que tal oposición no se produjo, con referencia a la documental que en ese momento indicó.

Así la cuestión, lo que resalta en primer lugar es que el demandante admite la identidad entre la placa de montaje rápido contra la que se plantea su acción y la solicitud inicial de patente europea del demandado, si bien viene a incidir en que en el proceso de concesión aquella sufrió modificaciones por lo que no existiría identidad entre la patente, finalmente concedida, como acredita la profusa documental, cuya unión se admitió a las actuaciones, y el modelo Horpanda sobre el que versaba la controversia inicialmente suscitada entre los hoy litigantes.

La Sala, sin embargo, entiende, con el recurrente, que el proceso es único, y versa sobre el mismo elemento -la placa de montaje rápido- en todo aquel; las modificaciones a que alude la parte apelada, que sí existieron, se concretan, como es de ver en las actuaciones, en especial en folios 382 y siguientes, de un lado, en la aclaración de la traducción al inglés de la solicitud en lengua española presentada inicialmente, señalando específicamente la discrepancia entre el término "tab" (oreja) y "flange"(pestaña) así como las figuras y la descripción original, cuya modificación se refiere únicamente a la incorporación de números de referencia originales, con el objeto de cumplir el requisito de la división de exámenes, indicado en el párrafo 4 de la comunicación expedida por la Oficina Europea, y, alteraciones en la numeración de las reivindicaciones, su dependencia, la claridad en la mención de números y, en definitiva, a un conjunto de cuestiones formales que en nada afectan al modelo de utilidad. Sin necesidad de ser técnicos en la materia, la mera confrontación de las piezas aportadas a las actuaciones, que son las dos placas en conflicto, con los dibujos y diseños que obran en los distintos documentos del expediente admitidos en esta alzada pone de manifiesto que nos hallamos ante el mismo elemento. Por tanto, si la actora admite que el procedimiento por ella entablado, que concluyó con la sentencia estimatoria, en primera instancia, cuya apelación ahora resolvemos, no se dirigía tanto contra lo que es objeto de protección de la patente europea, sino contra un elemento que considera que era el de "la solicitud" de la misma, pero no el amparado por "la concesión" al haber sufrido modificaciones en la tramitación, claramente este argumento ha de rechazarse, porque la prueba revela, con claridad, que la modificación no afectó a lo esencial, sino a cuestiones formales, de claridad, de léxico y de especificación de apartados, pero no al modelo en sí, y, por tanto, tal óbice ha de ser repelido.

De otro lado, a la luz de la documental admitida, tampoco resulta correcta la conclusión del Juzgador relativa a los efectos en el Estado español de la patente europea 01500270.2 , ya que en el documento que acompañó el recurrente a su escrito de 4 de Noviembre de 2.005 consta específicamente designada España con las siglas ES como país en que surte efectos, y la recurrente como solicitante, con lo que, obviamente, tampoco tal reparo tendría eficacia alguna. Partiendo, por todo ello, de la existencia de patente que protege el producto en cuestión, de su eficacia en España y que la patente en cuestión es Europea, cierto es que la concesión de la misma (aún dejando al margen los mecanismos de oposición o las acciones que, en su caso, cupiera plantear, de ser ello viable) se ha producido con posterioridad al momento en que se presentó la demanda, aunque, no es menos cierto, que la solicitud del demandado fue anterior a aquella, hallándose en proceso de tramitación paralelamente al presente, como puede observarse por una mera constatación del iter documental existente en las actuaciones, siendo la solicitud, tal y como puede observarse en el propio boletín indicado, de 15-11-01, y, por ende, anterior a la demanda, y coincidente el número de solicitud expresado.

Por tanto, dejando al margen las contradictorias conclusiones obtenidas por los dos peritos informantes a instancia de cada una de las partes litigantes, la controversia quedaría ceñida, exclusivamente, a la proyección de los efectos negativos, vinculados al modelo de utilidad de la actora, sobre el fabricado por la demandada, en concreto en cuanto el informe de la OEPM , de búsqueda somera de placas para montaje rápido de balaustradas, ya hace referencia a una solicitud de patente europea posterior presentada el día 15 de Noviembre de 2.001 por la demandada, que consta reflejada gráficamente y que sirve para concluir que la placa para el montaje rápido de balaustradas descrita por la actora, resulta nueva e inventiva, pero no es menos cierto que, como expresa la propia parte recurrente, ya en el propio informe se hace referencia a otros varios modelos y patentes con características y finalidad similares en que existen diferencias que determinan, en definitiva, la aceptación de novedad y anticipación inventiva necesarias para el éxito de la solicitud. Ahora bien, es lo cierto que, tal y como ya reseñaba la sentencia de esta Sala de 3 de Mayo de 2.005 , frente a ello se alza, como obstáculo esencial, el que dicho elemento de conexión para el montaje de balaustradas de la demandada sí ha obtenido finalmente el reconocimiento como patente europea, lo que exige, indudablemente, un análisis concienzudo de su novedad y actividad inventiva, y que, por tanto, en sí mismo, conlleva la conclusión positiva sobre tal cuestión. En definitiva, contrariamente a lo que afirma la parte apelada y obtiene como conclusión la sentencia resulta relevante, a los fines de lo aquí resuelto, tomar en consideración que el modelo de la recurrente, que la sentencia concluye que invade el ámbito de protección del modelo de utilidad de la actora, se halla a su vez amparado por la concesión de una patente europea, cuya solicitud es anterior a la presentación de la demanda, por lo que, si a tales efectos, y teniendo en cuenta el propio modelo de utilidad en cuestión como antecedente, por parte de la oficina europea se extrajo una conclusión positiva, ello debe prevalecer, entendemos,, en nuestro análisis, siendo un modo de dirimir el conflicto que suscita en este caso, la existencia de informes periciales claramente contradictorios.

Sólo desde esta perspectiva podríamos examinar el dictamen emitido por la OEPM y que, por lo expuesto, entraría en conflicto con la conclusión de la división Europea, por lo que, tal y como se ha planteado la demanda, y no mediando tampoco acción de nulidad, no podemos concluir que el fabricado de la demandada invade o vulnere lo protegido por el modelo de utilidad, al habérsele reconocido una novedad y avance tecnológico digno de protección, y, en consecuencia, procedería la desestimación de la demanda.

CUARTO.- Resta por examinar lo relativo a la competencia desleal, que, necesariamente, ha de seguir igual suerte desestimatoria. Si la Sala considera que no cabría conceder la protección registral invocada por la parte actora, ya que, pese a la valoración pericial, muy cualificada, emitida por la OEPM en dos ocasiones, ello pugna, como reiteradamente se ha expuesto, con la conclusión obtenida por la oficina técnica de la División europea, por lo que, indudablemente, no podemos entender que aquellos prevalecen sobre este, y, por tanto, hay que considerar que la situación es de insuficiencia probatoria por la concurrencia de dictámenes contradictorios, dada la especial situación existente y la protección registral conferida, en distintos ámbitos, a ambos productos confrontados. Así pues, no cabe hablar de la vulneración del artículo 11 de la L.C.D . en cuanto ya en los antecedentes examinados por la OEPM se encontraba otro producto de la propia demandada recurrente, ni vulneración del artículo 5 L.C.D . al constar plenamente acreditada la solicitud de patente europea con fecha muy anterior a la presentación de la demanda, e incluso al requerimiento previo, con lo que no entendemos probada la introducción previa sin el pertinente soporte, al menos, de la solicitud, si no de la concesión, y, por ello, rechazada tal argumentación, así como la relativa a la forma de presentación contenida en los soportes, puesto que ha de ser análoga ante productos semejantes y con finalidad también parecida, claro es que el recurso también en tal aspecto ha de estimarse, siendo, por ello, innecesario analizar el concreto pronunciamiento condenatorio que queda sin efecto por la desestimación de la acción planteada en primer lugar.

Procede, en consecuencia, por lo expuesto, acoger el recurso planteado, y desestimar la demanda interpuesta en todas sus partes.

QUINTO.- En materia de costas, si bien la estimación del recurso conllevaría la imposición de las causadas en primera instancia a la demandante, por imperativo del artículo 394 LEC , al haberse rechazado todas sus pretensiones, en este caso, dada la confusa situación creada, la concesión ulterior de patente europea, aunque ya solicitada al interponerse la demanda, la existencia de informe previo de búsqueda de novedad interesado por el demandante a la OEPM con el resultado que consta en las actuaciones, y la dificultad de ponderar y valorar todos estos aspectos, hace aconsejable la no imposición de costas, al apreciar dudas de hecho y derecho, y, en consecuencia, ello ha de ser extensivo a esta segunda instancia, por la misma razón y, esencialmente, porque el recurso se acoge y por tanto, resulta de aplicación el artículo 398,2 LEC .

Vistos los preceptos citados, demás concordantes y de general aplicación,

Fallo

SE ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación de HORMIGONES Y MOLDEADOS DE LEVANTE S.L. (HORMOL) contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 19 de Valencia, con fecha 15 de Noviembre de 2.005 , en juicio ordinario 1243/03 de dicho Juzgado, que SE REVOCA, y, en su lugar, se DESESTIMA la demanda interpuesta contra la recurrente por MEDITERRANEA DE BALAUSTRES S.L. sobre violación de modelo de utilidad y competencia desleal, absolviendo a la demandada recurrente de las pretensiones deducidas en su contra, sin expresa imposición de las costas causadas, ni en primera instancia, ni en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.