Sentencia Civil Nº 338/2012, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 242/2012 de 23 de Julio de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00338/2012

MERCANTIL Nº 1

ROLLO 242/12

S E N T E N C I A

Nº 338/12

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNANDEZ

BERNARDINO VARELA GOMEZ

En a Coruña, a veintitrés de julio de dos mil doce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000399 /2010, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000242 /2012, en los que aparece como parte demandada-reconviniente-apelante, TOMED DEL CASTILLO S.L. y ABS PROMOCIONES Y PUBLICIDAD S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ RODRÍGUEZ, asistido por el Letrado D. JOSE MANUEL ALVAREZ GRAÑA, y como parte demandante-reconvenida-apelada, NAIPES HERACLIO FOURNIER S.A., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. CARLOS AURELIO GONZÁLEZ GUERRA, asistido por el Letrado D. ENRIQUE ARMIJO CHAVARRI, sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha 21-12-11. Su parte dispositiva literalmente dice: "Que estimando la demanda presentada por el SR. GONZALEZ GUERRA en nombre y representación de la mercantil HAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A., asistida por el SR. ARMIJO contra la mercantil TOMED DEL CASTILLO, S.L. y la entidad ABS PROMOCIONES Y PUIBLICIDAD, S.L., ambas representadas por la SRA. LOPEZ RODRIGUEZ asistida por el SR. ALVAREZ y desestimando, íntegramente, la demanda reconvencional formulada por la SRA. LOPEZ RODRIGUEZ en nombre y representación de las mercantiles TOMED DEL CASTILLO S.L. y ABS PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.L. contra la mercantil NAIPES HERACLIO FOURNIER., S.L. representada por el SR. GONZALEZ GUERRA debo declarar y declaro:

a).- Que la entidad NAIPES HERACLIO FOURNIER S.A. ostenta frente a las entidades TOMED DEL CASTILLO, S.L. y ABS PROMOCIONES Y PUBLICIDAD, S.L. un derecho preferente sobre las marcas HERACLITO FOURNIER en torno a las figuras de la baraja española naipes que sirve de base a la presente demanda.

b).- Que los usos de las demandadas de la baraja de naipes que reivindican los cuatro ases y las doce figuras de la baraja contra la que se dirige la presente acción constituyen una infracción de los derechos de NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A. sobre las marcas HERACLIO FOURNIER S.A. en torno a las figuras de la baraja española de naipes que sirven de base en la presente acción.

c.- Que el procedes y usos de las entidades codemandadas en torno a la baraja española de naipes que es objeto de esta litis constituyen actos de competencia desleal.

Que debo condenar y condeno:

a) A estar y pasar por las declaraciones anteriores.

b) A cesar en cualquier clase de uso de la baraja española de naipes contra la que se dirige la presente acción.

c) A Abstenerse en lo sucesivo de utilizar la baraja española de naipes que es objeto de esta acción en el tráfico.

d) A publicar la sentencia a su costa en la Sección Económica de un periódico a elegir entre los tres de mayor difusión nacional.

e) A que indemnice a la actora en la cantidad de 740,47 euros en concepto de daño emergente y la cantidad de 5.291,84 euros en concepto de lucro cesante o ganancia dejada de obtener a causa de la comercialización por las demandadas de los productos infractores desde enero de 2005.

f) A que indemnice a la actora en la cantidad de 600 euros por día transcurrido desde la fecha de notificación de la sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales al demandado-reconviniente".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por los demandados se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG.

Fundamentos

Se aceptan los de la sentencia apelada , y

PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, radica en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, que estimó la demanda deducida por la entidad NAIPES HERACLIO FOURNIER S.A. contra las también mercantiles TOMED DEL CASTILLO S.L. y ABS PROMOCIONES Y PUBLICIDAD S.L. Seguido el juicio en todos sus trámites con la oposición de la parte demandada se dictó sentencia por el precitado Juzgado, en la que se declaró que: A) la entidad actora ostenta frente a las sociedades interpeladas un derecho preferente sobre las marcas HERACLITO FOURNIER en torno a las figuras de la baraja española de naipes que sirve de base a la presente demanda; B) que los usos de las demandadas de la baraja de naipes que reivindican los cuatros ases y las doce figuras de la baraja contra la que se dirige la presente acción constituyen una infracción de los derechos de la demandante sobre la marca NAIPES HERACLIO FOURNIER en torno a las figuras de la baraja española de naipes que sirven de base a la presente acción; C)que el proceder y usos de las entidades codemandadas en torno a la baraja española de naipes que es objeto de esta litis constituyen actos de competencia desleal, todo ello con la adición de las condenas que se derivan de dichos pronunciamientos. Contra la referida resolución judicial se interpuso el presente recurso de apelación.

SEGUNDO: Lleva razón la parte actora en que, dada la falta de sistemática del recurso de apelación interpuesto por las mercantiles condenadas, es difícil conocer cuáles son los concretos motivos de apelación, a través de los cuales se disiente del contenido de la sentencia apelada, pues si a ésta se le exige motivación sobre las cuestiones suscitadas por las partes litigantes ( art. 218 de la LEC ), igual precisión se debe requerir en la formulación del recurso interpuesto, para que la parte apelada y el Tribunal en la alzada puedan acotar las cuestiones que se plantean en segunda instancia y de esta forma proceder a su revisión jurisdiccional.

Basta como botón de muestra para justificar tal deficiencia la reproducción sin citarla, en el ordinal sexto del escrito de interposición del recurso de apelación ( f 7 a 12 ), de la resolución de la OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR ( MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS ) de 4 de noviembre de 2011, en el expediente de oposición nº B 1 600 462 ( f 1586 y ss. y 1631 y ss. ), que suscita incertidumbre y perplejidad sobre la razón de su transcripción en el escrito interpositivo de la impugnación.

Dificultades que ya provienen de la propia instancia, en tanto en cuanto la nueva LEC 1/2000 terminó con la reconvención implícita, exigiendo que la misma sea expresa, normando su art. 406.3 , que la reconvención "se propondrá a continuación de la contestación y se acomodará a lo que para la demanda se establece en el art. 399"; esto es con sus propios hechos, fundamentos jurídicos y suplico. Sin embargo, basta observar la formulada por las demandadas para comprobar como la misma comienza con el hecho noveno relativo a daños y perjuicios, contiene una integración fáctica y jurídica común con la contestación de la demanda, que es precisamente lo que quiere evitar el Legislador.

Ahora bien, de lo expuesto no podemos obtener una consecuencia, que supondría atentar contra el principio de proporcionalidad, de que deba rechazarse, por motivos estrictamente procesales, el recurso interpuesto, sin entrar, por consiguiente, en el examen del mismo, si bien lo sea con las limitaciones reseñadas. En efecto, el art. 11 de la LOPJ señala que: "Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución española , deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes".

El acceso de los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción ( SSTC 197/1999 , 94/2000 , 258/2000 , 295/2000 , 181/2001 y 107/2005 ) si bien, con la finalidad de lograr la máxima efectividad del derecho a la tutela judicial, los jueces y tribunales están constitucionalmente obligados a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos y evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la CE . Por otra parte, tampoco podemos apreciar indefensión en la parte apelada, que respondió a los alegatos de los recurrentes, susceptibles de ser identificados.

Ahora bien, lo que este Tribunal no puede hacer es entrar en motivos de apelación no esgrimidos en primera instancia, que conforman cuestiones nuevas, no sometidas a la oportuna consideración del juez de lo mercantil, como por ejemplo las relativas a la infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.

En efecto, la STS de 18 de mayo de 2005 señala que el respeto debido a la congruencia, la preclusión y la contradicción, en cuanto principios informadores del proceso civil, determina que "la jurisprudencia rechaza, como nuevas, las cuestiones planteadas después de la fase procesal destinada a definir el objeto del proceso, en la primera instancia. Así lo declaró esta Sala en las Sentencias invocadas en el motivo. Concretamente, en la de 15 de abril de 1991 se definieron las cuestiones nuevas como aquellas que debieron formularse en tiempo que permitiese su sometimiento al principio de contradicción y correspondiente prueba". En el mismo sentido, las sentencias de dicho Alto Tribunal de 14 de octubre de 1991 , 3 de abril de 1992 , 8 de marzo y 1 de abril de 1993 , 2 de diciembre de 1994 , 28 de noviembre de 1995 , 7 de junio de 1996 , 31 de diciembre de 1999 , 23 de mayo , 14 de junio , 31 de julio , 4 Y 15 de diciembre de 2000 , 12 de febrero , 8 y 30 de marzo y 31 de mayo de 2001 , 21 de abril de 2003 , 28 de mayo de 2004 , entre otras muchas.

Como ha destacado la jurisprudencia las alegaciones de las partes en primera instancia, que conforman el objeto procesal, impide que se puedan ejercitar pretensiones modificativas ulteriores de los términos del debate en segunda instancia. De todo ello es claro ejemplo la sentencia de la Sala 1ª de nuestro más Alto Tribunal de 6 de marzo de 1984 , cuando en ella se dice que «el recurso de apelación en nuestro ordenamiento jurídico, aunque permita al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a aquél a resolver cuestiones o problemas distintos a los planteados en primera instancia, dado que a ello se opone el principio general del derecho -"pendente apellatione, nihil innovetur"-», señalando la STS de 25 de septiembre de 1999 que no puede "nunca olvidarse que el concepto de pretensiones nuevas comprende a las que resulten totalmente independientes a las planteadas ante el Tribunal «a quo» como a las que suponen cualquier modo de alteración o complementación de las mismas. En resumen que en todo caso, una posición contraria atacaría el principio procesal de prohibición de la «mutatio libelli". En el mismo sentido las SSTS de 27 de septiembre de 2000 y 5 de febrero de 2001 .

Por otra parte, las cuestiones nuevas chocan además contra los principios de audiencia bilateral y congruencia ( STS de 27 de enero, 1 de marzo, 2, 29 y 30 de junio, 13, 14 y 16 de julio, 10 de octubre, 3, 15, 17 y 18 de diciembre de 1984, 20 de febrero, 4 de marzo, 28 de mayo, 10, 20, 21 y 26 de junio, 13 de julio, 7 de noviembre, 10 y 20 de diciembre de 1985, 28 de enero, 24 de febrero, 14 de marzo, 16 y 30 de mayo, 12 de julio, 8, 22 y 28 de octubre y 27 de noviembre de 1986, 3 y 16 de marzo, 3 de abril, 12, 14 y 25 de mayo, 27 de junio, 28 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre y 15 de diciembre de 1987, 31 de octubre, 6 de noviembre y 15 de diciembre de 1989, 5 de junio y 20 de noviembre de 1990, 3 de abril, 28 de octubre y 23 de diciembre de 1992, 8 de marzo, 3 de abril y 26 de julio de 1993, 2 de diciembre de 1994, 28 de noviembre de 1995 y 7 de junio de 1996, 28 de abril y 19 de diciembre de 1997, 19 de junio y 31 de octubre de 1998, 1 y 31 de diciembre de 1999, 2 y 9 de febrero, 23 de mayo y 31 de julio de 2000 entre otras ).

TERCERO: Este Tribunal considera, por lo expuesto, correcta la sistematización de los motivos de apelación, que estima formulados la parte apelada, especialmente a los efectos de impedir la indefensión de la misma. Ahora bien, hemos de partir de una consideración previa cual es que, en este litigio, se están ejercitando las acciones marcarias derivadas del derecho de exclusiva, que corresponde a la actora derivada de la inscripción a su favor de las marcas relacionadas en el hecho tercero de la demanda en la Oficina Española de Patentes y Marcas , concretamente las de cesación y remoción, indemnización de daños y perjuicios, así como publicación de la sentencia de instancia de los arts. 40 y 41 de la LM , con lo que no cabe que frente a ellas opongan las demandadas unas marcas que están en solicitud o en trámite de oposición, sin que hayan sido concedidas. Es más incluso la resolución de la OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR ( MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS ) de 4 de noviembre de 2011, en el expediente de oposición nº B 1 600 462 ( f 1631 ), invocada por las apelantes, con respecto a la marca "as de oros" es contraria a los intereses de la parte demandada recurrente en relación con los naipes.

Con respecto a la reproducción de los motivos en que se funda la reconvención, en cuanto a la caducidad de las marcas de la actora, este tribunal no puede por menos que reproducir los argumentos de la sentencia apelada, fundados además en la abundante prueba documental propuesta por la parte actora. Es más incluso las resoluciones europeas citadas por la parte apelante en momento alguno cuestionan la utilización de la marca por parte de la actora y no sólo como naipes, sino como signo distintivo de sus productos.

En cuanto a la acción de nulidad, de nuevo la incertidumbre nos domina, pues basta con consultar la reconvención para comprobar, con sorpresa, que el único fundamento de la misma, es postular dicha ineficacia "en base a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia ( Sala Tercera ) de 11 de mayo de 2005 " ( f 1005), más que escueto argumento impugnativo que no precisa al amparo de que numeral de los arts. 51 y 52 acciona, y si ejercita una acción de nulidad absoluta o relativa. No sabemos si pretende con ello sostener una suerte de cosa juzgada en sentido positivo o prejudicial. De ser así habría que citar, para desvirtuar tal tesis, la doctrina de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia ( sección 2ª ) de 14 de octubre de 2009 , que señala al respecto:

"Sin embargo, antes de entrar a examinar el segundo motivo, procede señalar que la Sala de Recurso afirmó legítimamente, en los apartados 17 a 29 de la resolución impugnada, que el principio de la fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no era aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la OAMI tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial y, por otra parte, las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 40/94, a saber, el artículo 52, apartado 4 , y el artículo 96, apartado 2 (actualmente artículo 53, apartado 4 , y artículo 100, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 ), no establecen regla alguna en este sentido.

35. La Sala de Recurso también señaló acertadamente, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que las declaraciones hechas en la resolución final en materia de oposición no podían ignorarse totalmente a la hora de de resolver la solicitud de nulidad que enfrenta a las mismas partes, tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria de la OAMI constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06 , Rec. p. II-1927, apartados 45 y 53]".

Pues bien, esto es importante en tanto en cuanto una cosa es la denegación de la inscripción de una marca comunitaria y otra distinta la nulidad de una marca nacional inscrita, y, en segundo lugar, cuando en este proceso existen otros elementos de juicio, como el aportado por la actora, relativo a una encuesta efectuada entre consumidores españoles ( documento 53 de la contestación a la reconvención ), que identifican los naipes con la entidad demandante en los porcentajes del 48,20 % y más del 76%, según el tipo de pregunta formulada, lo que atribuye en este país una aptitud distintiva destacada a la marca FOURNIER.

Es necesario razonar que con la acción ejercitada no se está expulsando del mercado o poniendo trabas a la comercialización de la baraja española de naipes a los competidores, sino que simplemente se está protegiendo la marca de la actora del constatado y real proceso de confusión y asociación entre la misma con los naipes comercializados por las codemandadas.

Y al respecto este Tribunal ha constatado, examinando una por una las cartas de ambas barajas y las evidentes similitudes existentes entre ellas, ratificando el criterio del juez a quo, refrendado además, con relación al "as de oros", por la precitada resolución de la OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR ( MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS ) de 4 de noviembre de 2011 ( f 1631 ), que la parte demandada realizó un acto de parasitismo entre la baraja que comercializa y la de la demandante. Incluso, en el examen de los naipes, comprobamos como curiosamente en ambas barajas las mismas cartas: todos los cuatros de todos los palos y los dos de bastos y espadas, tienen leyendas escritas. Las posibilidades, por otra parte, que ofrece la capacidad creativa para efectuar otros diseños, contemplando las exigencias del juego español de la baraja, son evidentes, sin más límites que los propios de la autónoma y no mimética imaginación, como así resulta además de las distintas variables existentes en el mercado.

El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la función esencial de la marca como signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede ( SSTJCE de 12 de noviembre de 2002, C.206/01, Arsenal Football Club plc c . Matthew Reed) y 20 de marzo de 2003, C.291/00, LTJ Diffusion, S.A. c. Sadas Vertbaudet, S.A.-.

El riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión. Así lo ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 - C.251.95, Sabel BV c. Puma AG, al referirse a que, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. En este sentido, la STS de 10 de mayo de 2004 y SSTJCE de 22 de junio de 1999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV- y 10 de abril de 2003 - Travelex Global and Financial Services Ltd. e Interpayment Services Ltd. c. Comisión-.

La jurisprudencia comunitaria señala que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95 , Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, parágrafo 22 EDJ 1997/15503 , y STJCE de 22 de junio de 2000, Marca Mode CV, C-425/1998 , parágrafo 34 EDJ 2000/13640 ).

Pues bien, en este caso el grado de similitud es muy elevado, nos encontramos ante una marca notoria como es la de la actora con una fuerte implantación en el mercado, y se trata del mismo producto.

Hemos de convenir que los apelantes no han probado en el proceso, salvo una marca china, que sean titulares de otras marcas concedidas y no meramente solicitadas o en trámite de oposición, que puedan desvirtuar la acción ejercitada en la demanda y que les legitimen para realizar en el comercio los actos de explotación y tráfico objeto de este litigio en colisión con las marcas nacionales registradas de las demandantes; por otra parte ambas codemandadas explotan los naipes como estableció la recurrida y consta de la prueba documental practicada ( ver documentos 42 y 43 de la demanda ).

Por último, reseñar que es cuestión nueva la relativa a la infracción del art. 2 de la Ley de Defensa de la Competencia .

CUARTO: La desestimación del recurso de apelación interpuesto trae consigo la preceptiva imposición de las costas procesales de la alzada a la parte apelante por mor de lo normado en los arts. 394 y 398 de la LEC 1/2000 .

Fallo

Con desestimación del recurso de apelación interpuesto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña, con imposición de las costas procesales de la alzada a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Esta sentencia no es firme en Derecho, y contra la misa cabe recurso de casación por interés casacional, a interponer ante este Tribunal, en el plazo de veinte días, y, en tal caso, extraordinario por infracción procesal, previa constitución de depósito de 50 euros.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió.

Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de apelación civil, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.