Sentencia CIVIL Nº 338/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 577/2016 de 08 de Junio de 2018

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.47.2-2013/0007694
Rollo: RECURSO DE APELACION 577/2016
Proc. Orígen: Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid
Órgano Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid
Recurrente: LABORATORIOS LUCAS NICOLÁS S.L.
Procurador: D. Rafael Silva López
Abogado: D. Miguel Martín García Casado
Recurrida: GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L., CLÍNICAS ORTODONCIS
Procurador: D. Francisco Fernández Rosa
Abogado: D. Javier Lasheras San Martín
S E N T E N C I A nº 338/2018
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente)
En Madrid, a 8 de junio de 2018.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia
mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS
HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número
de Rollo 577/16 interpuesto contra la Sentencia de fecha 30 de julio de 2015 dictada en el Procedimiento
Ordinario número 579/13 seguido ante el Juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandada LABORATORIOS LUCAS NICOLAS
S.L., siendo apelada la parte demandante, GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L. - CLÍNICAS
ORTODONCIS, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 4 de septiembre de 2013 .por la representación de GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L.., - CLÍNICAS ORTODONCIS- contra LABORATORIO LUCAS NICOLÁS S.L., -CLÍNICAS VITALDENT. , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que: ' Que tenga por presentada la presente demanda con los documentos que acompaña y admita todo ello, se sirva por tener a esta parte por debidamente personada a tal efecto y comparecida, y POR INTERPUESTA DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra LABORATORIO LUCAS NICOLAS SL -CLINICAS VITALDENT-, y en su día, previos los trámites legales necesarios para los juicios de la clase del presente, dicte Sentencia por la que, estimado esta demanda, ACUERDE: 1º. QUE LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA REGISTRADA nº M2696823 'CLÍNICAS ORTODONCIS', LLEVADA A CABO POR LABORATORIOS LUCAS NICOLÁS SL -CLÍNICAS VITALDENT- EN EL SERVICIO DE REFERENCIACIÓN GOOGLE ADWORDS, CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN MARCARIA DE LSO DERECHOS DE SU TITULAR, GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L., Y UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL CONTRA LA MERCANTIL GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L..

2º. QUE SE CONDENE A LABORATORIO LUCAS NICOLAS SL -CLÍNICAS VITALDENT- A ESTAR Y PASAR POR LAS ANTERIORES DECLARACIONIES, Y A QUE CESE Y SE ABSTENGA EN UN TURURO DE UTILIZA LA MARCA 'CLÍNICAS ORTODONCIS' COMO CRITERIO DE BÚSQUEDA Y ENLACE EN INTERNET CON SUS PÁGINAS WEB WWW.VITALDENT. COM , WWW.VITALDENT.INFO O CUALQUIER OTRA DE SU DOMINIO O PROPIEDAD, O CON NÚMEROS DE TELÉFONO O DATOS DE CONTACTO PROPIOS, BIEN SEA MEDIANTE GOOGLE ADWORDS O CUALQUIER OTRO SERVICIO PUBLICITARIO O DE REFERENCIACIÓN DE INTERNET.

3º QUE SE CONDENE A LABORATORIO LUCAS NICOLAS SL. -CLINICAS VITALDENT- AL PAGO DE MULTAS COERCITIVAS DE 600 EUROS DIARIOS POR CADA DÍA DE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR CONDENA HASTA QUE SE PRODUZCA LA CESACIÓN DEFINITIVA DE LA INFRACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 LM .

4º. QUE SE CONDENE A LABORATORIO LUCAS NICOLAS SL-CLINICAS VITALDENT- , A INDEMNIZAR A LA MERCANTIL GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L.-CLINICAS ORTODONCIS. , EN LA CANTIDAD DE 600.000,00 EUROS QUE SE DESGLOSAN EN 555.240,37 € POR LA INFRACCIÓN MARCARIA, 43.821,40 € POR EL DAÑO MORAL CAUSADO POR EL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL Y 938,23 € POR LOS GASTOS DE INVESTIGACIÓN EN QUE HA INCURRIDO LA DEMANDANTE.

5º. QUE SE CONDENE A LABORATORIO LUCAS ICOLAS SL- CLICINCAS VITALDENT-, A QUE DURANTE UN PLAZO DE NUEVE MESES, DESDE LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA, PUBLIQUE LA SENTENCIA EN SUS PÁGINAS WEB, WWW.VITALDENT.COM , WWW. VITALDENT.INFO O CUALQUIER OTRA QUE LAS SUSTITUYERA, CON LA MENCIÓN EN SU PAGINA DE INICIO DE UNA LLAMADA CLARAMENTE VISIBLE QUE DIGA 'SENTENCIA CONDENATORIA A CLINICAS VITALDENT POR INFRACCIÓN MARCARIA Y COMPETENCIA DESLEAL' Y DESDE LA CUAL, CLICANDO EN LA MISMA, SE ABRA OTRA VENTANA EN LA QUE APAREZCA PUBLICADA LA SENTENCIA ÍNTEGRA, TODO ELLO EN CARACTERES POR TIPO Y TAMAÑO USUALES DE LA PROPIA WEB. CON LA CONDENA AL PAGO DE MULSTAS COERCITIVAS DE 600 EUROS DIARIOSI POR CADA DÍA DE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR CONDENE.

6º. QUE SE CONDENE A LA DEMANDADA LABORATORIO LUCAS NICOLAS SL- CLINICAS VITALDENT- AL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES DDEVENGADAS EN EL PROCEDIMIENTO. '

SEGUNDO .- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de julio de 2015 cuyo fallo es del siguiente tenor: 'ESTIMAR SUSTANCIALMENTE LA DEMANDA formulada por GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L, CLÍNICAS ORTODONCIS, frente a 'LABORATORIO LUCAS NICOLAS S.L.

(CLÍNICAS VITALDENT), y, en su consecuencia: 1°. DECLARO QUE LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA REGISTRADA no M2696823 'CLINICAS ORTODONCIS', LLEVADA A CABO POR LABORATORIO LUCAS NICOLAS SL - CLINICAS VITALDENT- EN EL SERVICIO DE REFERENCIACIÓN GOOGLE ADWORDS, CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN MARCARIA DE LOS DERECHOS DE SU TITULAR, GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L., 2°. CONDENO A LABORATORIO LUCAS NICOLAS SL -CLINICAS VITALDENT - A ESTAR Y PASAR POR LAS ANTERIORES DECLARACIONES, Y A QUE CESE Y SE ABSTENGA EN UN FUTURO DE UTILIZAR LA MARCA 'CLINICAS ORTODONCIS' COMO CRITERIO DE BÚSQUEDA Y ENLACE EN INTERNET CON SUS PÁGINAS WEB WWW.VITALDENT.COM , WWW.VITALDENT.INFO O CUALQUIER OTRA DE SU DOMINIO O PROPIEDAD, O CON NÚMEROS DE TELÉFONO O DATOS DE CONTACTO PROPIOS, BIEN SEA MEDIANTE GOOGLE ADWORDS O CUALQUIER OTRO SERVICIO PUBLICITARIO O DE REFERENCIACIÓN DE INTERNET.

3° CONDENO A LABORATORIO LUCAS NICOLAS S. L. (CLINICAS VITALDENT) AL PAGO DE MULTAS COERCITIVAS DE 600 EUROS DIARIOS POR CADA DÍA DE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR CONDENA HASTA QUE SE PRODUZCA LA CESACIÓN DEFINITIVA DE LA INFRACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 LM .

4°. CONDENO A LABORATORIO LUCAS NICOLAS S.L. (CLÍNICAS VITALDENT) A INDEMNIZAR A LA MERCANTIL GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L.-CLINICAS ORTODONCIS-, EN LA CANTIDAD DE 555.240,37 € POR LA INFRACCIÓN MARCARIA, Y LA DE 6000 € POR EL DAÑO MORAL CAUSADO.

5°. CONDENO A LABORATORIO LUCAS NICOLAS S.L. (CLINICAS VITALDENT), A QUE DURANTE UN PLAZO DE NUEVE MESES, DESDE LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA, PUBLIQUE EL FALLO DE LA SENTENCIA EN SUS PÁGINAS WEB, WWW.VITALDENT . COM, WWW.VITALDENT.INFO O CUALQUIER OTRA QUE LAS SUSTITUYERA, CON LA MENCIÓN EN SU PAGINA DE INICIO DE UNA LLAMADA 'CLARAMENTE VISIBLE QUE DIGA 'SENTENCIA CONDENATORIA A CLINICAS VITALDENT POR INFRACCIÓN MARCARIA Y COMPETENCIA DELSEAL' Y DESDE LA CUAL, CLICANDO EN LA MISMA, SE ABRA OTRA VENTANA EN LA QUE APAREZCA PUBLICADO EL FALLO DE LA SENTENCIA, TODO ELLO EN CARACTERES POR TIPO Y TAMAÑO USUALES DE LA PROPIA WEB.

6°. SE CONDENA EN COSTAS A LA DEMANDADA.' Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose para deliberación, votación y fallo el día 7 de junio de 2018.



TERCERO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- La entidad GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L., titular de la marca nacional 'CLÍNICAS ORTODONCIS', interpuso demanda contra LABORATORIO LUCAS NICOLÁS S.L., titular de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent , en ejercicio de diversas acciones (declarativa, cesatoria, indemnizatoria y publicitaria) fundadas tanto en la infracción de aquella marca con base en el Art. 34 de la Ley de Marcas como en la comisión de diversos ilícitos concurrenciales titpificados en la Ley de Competencia Desleal (actos contrarios a la buena fe, actos de confusión, de explotación de la reputación ajena y de engaño).

La sentencia de primera instancia estimó la demanda con el carácter de estimación sustancial, efectuando los pronunciamientos en aquella solicitados pero reduciendo ligeramente la indemnización pretendida y el objeto de la condena a la publicación de la sentencia.

Disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza LABORATORIO LUCAS NICOLÁS S.L. a través del presente recurso de apelación.

Sin perjuicio de abordar la cuestión más extensamente en el desarrollo de la fundamentación jurídica que subsigue, debemos dejar constancia, de entrada, de la manifiesta carencia de fundamento del motivo de nulidad de actuaciones invocado por la recurrente, consistente en el rechazo por parte del juzgador de primera instancia de un determinado medio de prueba, cuando ella misma se ha abstenido de reproducir la petición de esa prueba en esta segunda instancia.



SEGUNDO .- La infracción marcaria atribuida a la demandada habría consistido en la contratación por parte de esta de la marca de la actora como palabra clave dentro del sistema de referenciación 'adwords' del buscador GOOGLE para propiciar como resultado característico (resultado 'adwords' y no resultado 'natural') un anuncio en el que dicha marca 'CLÍNICAS ORTODONCIS' aparece junto a la página web de la demandada www.clinicasvitaldent.info/VitalDent .

Insiste la apelante en esta segunda instancia en negar que ella haya contratado con GOOGLE la utilización de la marca de la actora como palabra clave para producir dicho resultado, atribuyendo tal resultado al funcionamiento propio del sistema GOOGLE ADWORDS.

Hemos de señalar que este tribunal ya tuvo ocasión de abordar 'in extenso' este mismo debate en la fase cautelar del presente proceso en presencia de un material probatorio que, en esencia, no difiere de aquel del que disponemos ahora tras la sustanciación completa del mismo. De ahí que nos parezca especialmente pertinente proceder a continuación a una transcripción generosa del contenido de nuestro auto de 19 de mayo de 2014 en el que desestimamos el recurso de apelación entonces interpuesto por la ahora recurrente contra el auto del juzgado de lo mercantil que acogió la pretensión cautelar de la demandante. Dijimos, en efecto, en dicha resolución lo siguiente: 'Como primero de los motivos del recurso se alega la inexistencia de apariencia de buen derecho. A tal efecto señala que ni LABORATORIO LUCAS NICOLÁS, S.L., ni nadie en su nombre, ha vinculado la marca 'VITALDENT' con 'CLÍNICAS ORTODONCIS', que no existe prueba alguna que lo acredite y que el resultado se debe a la raíz semántica de la palabra 'ortodoncia'.

Considera que no existe legitimación pasiva de la demandada al no existir comportamiento antijurídico alguno. Se remite a la explicación ofrecida por el perito D. Santiago en relación a que se paga por la raíz de la palabra como puede ser 'ortodon' u 'ortodoncia'. Es el propio buscador Google el que completa esa raíz hacia palabras como 'ortodoncia', 'ortodoncista', 'clínica ortodoncia'. Se refiere también a las diferencias entre buscar las palabras 'Clínicas Ortodoncis' entrecomilladas o no. Cuando no se entrecomilla los resultados no son las palabras exactas, sino que las completa el buscador. El resultado se debió a una acción del propio buscador Google, señalando que la prueba se valoró de una manera errónea y no concurre responsabilidad de la demandada.

En relación a este motivo, señala el escrito de oposición al recurso que la demandada es titular y explota la marca 'Clinicas Vitaldent' y es de su titularidad la página o dominio a la que conduce el anuncio 'clinicasvitaldent.info' y 'clínicasvitaldent.com' y también explota la franquicia clínicas vitaldent. Señala que los hechos se acreditan por la documental aportada y tramitándose las diligencias preliminares y siendo la demandada conocedora de ellas volvió a efectuar la práctica.

Debemos realizar algunas precisiones sobre el informe pericial al que se refiere la apelante.

En primer lugar la descripción del sistema adwords no difiere del que ya ha descrito el propio TJUE, como señalaremos a continuación.

En segundo lugar, el propio informe indica que Google no realiza ningún tipo de comprobación sobre los derechos comerciales de las palabras clave, de manera que es posible realizar una campaña con la palabra que deseemos.

Como señala el propio TJUE es el anunciante quien selecciona las palabras que son aceptadas por Google.

En tercer lugar el Informe se refiere a los resultados generales de la búsqueda, cuando lo que aquí interesa es la publicidad que realiza la demandada a través del sistema adwords. No deben confundirse los resultados generales con el servicio remunerado (resultados patrocinados).

En cuarto lugar se refiere a que ha desaparecido cualquier campaña publicitaria de la demandada, pero ello a la fecha del informe.

La Sentencia del TJUE de 23 de marzo de 2010, 'Google France y Google', as. C-236/08 a C-238/08 , describe el funcionamiento del servicio de referenciación 'adwords': 22. Google opera un motor de búsqueda en Internet. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras, el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

23. Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords».

Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

24. Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada.

25. El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace.

26. La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

Como puede comprobarse es el anunciante quien selecciona la palabra o palabras clave que crea conveniente.

La propia sentencia citada reitera el carácter de anunciante de quien solicita el servicio y la selección de las palabras clave: 111. Tampoco puede negarse que el prestador de un servicio de referenciación transmite información del destinatario de dicho servicio, que es el anunciante, en una red de comunicación accesible a los internautas y almacena, es decir, graba en su servidor, ciertos datos, como las palabras clave seleccionadas por el anunciante, el enlace promocional, el mensaje comercial que acompaña al enlace y la dirección del sitio del anunciante Por otra parte ninguna duda cabe de que nos encontramos ante una actividad publicitaria en los términos de la Sentencia 'Loreal', de 18 de junio de 2009 (52), en cuanto constituye publicidad toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios.

La recurrente prescinde del contenido de la publicidad que realiza a través del sistema adwords en la que utiliza la marca registrada por la actora.

Comprobado el funcionamiento del sistema adwords y de las palabras clave seleccionadas, podemos advertir que se utiliza un signo idéntico para los mismos servicios para los que aparece registrada. Ello se desprende con toda claridad de los documentos acompañados a la solicitud. La propia publicidad se encabeza con la marca registrada, de manera que la recurrente se obstina en negar lo evidente. En su propio enlace promocional se incluye la marca de la actora 'Clinicas Ortodoncis', lo cual no obedece a ninguna raíz de la que surja precisamente una marca registrada, sino a la reproducción consciente del signo protegido, lo que hace presumir además su utilización como palabra clave, al margen del uso mismo de la marca en la publicidad.

Esta publicidad enlaza con su propia oferta de servicios.

Con arreglo al décimo considerando de la Directiva 89/104, la protección conferida por la marca registrada es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, mientras que, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye el requisito específico para la protección (Sentencia 'Loreal', antes citada, apartado 59).

En el supuesto contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 , en el que el tercero usa un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada esa marca, el titular de la marca está facultado para prohibir este uso si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca (sentencia 'Google France y Google', antes citada, apartado 79).

El Tribunal de Justicia (Sentencia de 25 de marzo de 2010 as. C-278/08 , apartado 36, entre otras) ha precisado asimismo que, cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, procede concluir que se ha menoscabado la función de indicación del origen. Del mismo modo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada (véase la sentencia Google France y Google , antes citada, apartados 89 y 90).

En el caso que nos ocupa la marca de la que es titular la solicitante de la medida cautelar se asocia a la dirección o direcciones de 'Vitaldent' en la que la demandada promociona sus servicios, de lo que se desprende que los servicios provienen del mismo empresario o de empresarios vinculados entre sí.

Hemos de añadir que el responsable de la publicidad es el anunciante, de manera que resulta irrelevante determinar aquí cual sería la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación.

El supuesto uso ilícito en Internet de signos idénticos o similares a marcas se presta a un examen con arreglo al Derecho de marcas. Teniendo en cuenta la función esencial de la marca, que, en el contexto del comercio electrónico, consiste, en particular, en permitir a los internautas que recorren los anuncios mostrados en respuesta a una búsqueda sobre una marca concreta distinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los que tienen otra procedencia, debe facultarse al titular de la marca a prohibir que se muestren anuncios de terceros que los internautas pueden atribuirle erróneamente (sentencia 'Google France y Google', antes citada, apartado 87).

En consecuencia, el análisis desde la perspectiva del derecho que ostenta el titular de la marca registrada excluye otra consideración desde el ámbito de la competencia desleal. Aunque la Ley de Competencia Desleal establece la ilicitud de determinados actos, ello no significa que los preceptos de la Ley de Competencia Desleal desplacen a su ámbito, sustituyan o dupliquen la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan, y en concreto, por lo que aquí interesa, la Ley de Marcas. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Junio del 2011 : La Ley 3/1.991 no tiene, sin embargo, por misión directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado - sentencia de 4 de marzo de 2.010 -. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable'.

La apelante insiste en esta segunda instancia en atribuir al informe pericial emitido por Don Santiago (folios 253 y ss.) algo que no se deduce, ni explícita ni implícitamente, del mismo. En dicho informe el experto se limita, por un lado, a constatar que en la fecha de su elaboración (26 de junio de 2013) la utilización de la marca de la actora como palabra clave no produjo ningún anuncio del sistema 'adwords' que vincule dicha palabra con las páginas web (vitaldent) de la apelante, hecho este que carece de interés para la resolución del presente litigio desde el momento en que la fecha en la que se sitúa tal experiencia queda fuera del periodo de infracción indicado en la demanda. Y, por otra parte, lo que hace el perito es explicarnos el funcionamiento del sistema de referenciación 'adwords' de un modo que no difiere de la explicación que nos proporciona al respecto la STJUE de 23 de marzo de 2010, 'Google France y Google', as. C-236/08 a C-238/08 parcialmente transcrita más arriba. Y hemos de recordar a este respecto cual fue el resultado de la experiencia documentada en el acta notarial acompañada a la demanda como documento 6 (folios 86 vto. y ss.): 1.- Si se teclea en el buscador Google en mayúsculas la marca de la actora y dentro de los resultados resaltados (google adwords) aparecen anuncios relacionados con CLINICAS ORTODONCIS del siguiente tenor: Clinicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent . Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175.

2.- Si se teclea ese anuncio se abre un cuadro con fotografía de vitaldent que sigue encabezado con 'clínicas ortodoncis'.

3.- Tanto si se hace doble click en la fotografía como en la dirección de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent se abre una nueva página en la que se lee 'vitaldent'y un eslogan publicitario con una fotografía. En dicha página se pueden abrir otras que se refieren a los servicios dentales que presta la demandada.

4.- Otro tanto sucede si se teclea en el buscador la marca de la actora en minúsculas.

Pues bien, tratándose de resultados 'adwords' y no de resultados 'naturales', de acuerdo con la explicación de aquel sistema que nos proporciona el propio perito, tales resultados solamente podrían producirse, en principio, si el anunciante y titular de la página 'vitaldent' hubiera contratado con GOOGLE como palabra clave la marca de la actora. Es principio doctrinal tradicionalmente admitido en torno a la exégesis del Art. 217 L.E.C . el de que al actor le basta con acreditar los hechos 'normalmente' constitutivos de su derecho y que, a partir de esa demostración, corresponde al demandado la carga de probar los hechos impeditivos o extintivos correspondientes. De acuerdo con ello, es cierto que la hipótesis con arreglo a la cual pudiera haberse producido en el caso alguna disfunción en el sistema de referenciación 'adwords' capaz de generar tal resultado sin que el anunciante hubiera contratado como palabra clave la marca de la actora no constituye una hipótesis imposible o absolutamente impensable. Pero lo cierto es partir de tal hipótesis no se compadecería con el denominado 'principio de normalidad' con arreglo al cual aquellos acontecimientos que se desarrollan cotidianamente con arreglo a patrones homólogos no deben ser sometidos a exigencias de prueba rigurosa y sí, en cambio, aquellos otros hechos que, por distanciarse del curso ordinario del acontecer de las cosas o del proceder humano, se nos aparecen como anómalos, infrecuentes o atípicos. Criterio utilizado, entre otras, en las S.T.S. de 13-1-51 , 18-10-66 , 24-4-87 , 19-7-91 , 15-07-99 , 30-11-00 , 4-11-04 , 11-10-05 , 2- 02-06 y 7-12-05 , las últimas de las cuales nos hablan, para acotar el ámbito de dicho principio, de que '..los juicios de valor referidos representan -expresan o constatan- los resultados de la actividad del entendimiento atribuyendo determinadas significaciones o consecuencias a acontecimientos naturales o actividades humanas, activas o pasivas, para lo que se toman como guía las reglas de la lógica, razón o buen sentido, pautas proporcionadas por las experiencias vitales o sociales o criterios acordes con la normalidad de las cosas ('quod plerumque accidit') o del comportamiento humano ('quod plerisque contingit') ..' .

La aplicación en el análisis de la actividad probatoria del 'principio de normalidad' no excluye, desde luego, la posibilidad de que el hecho anómalo haya efectivamente acaecido, pero impone a la parte que lo alega la carga de acreditarlo aun cuando -por aplicación de la regla general del Art. 217 L.E.C .- fuera a la parte contraria a quien, en principio, incumbía demostrar el hecho opuesto, es decir, el hecho considerado como 'normal' o acostumbrado (en nuestro caso, que la apelante contrató la marca de la actora como palabra clave en el sistema 'adwords'). Y es que, como se ha señalado en el terreno doctrinal, '..Es obvio que si algo se repite, o sucede, con una cierta frecuencia se convierte en normal, por lo que el acaecimiento contrario se considera anormal y debe probarse. El principio de la normalidad constituye una manifestación de las máximas de la experiencia humanas..' (CORBAL FERNANDEZ, 'La adquisición procesal y la carga de la prueba' , Cuadernos de Derecho Judicial, C.G.P.J. XXXIV).

A partir, pues, de los resultados documentados, normalmente consecutivos a la contratación de la palabra introducida en el buscador como palabra clave del sistema 'adwords', incumbía a la ahora apelante la carga acreditar su falta de protagonismo en la producción de tales resultados, o lo que es igual, que dichos resultados se produjeron a partir de una disfunción en el sistema y no a partir de la contratación de esa palabra clave. Y si bien es cierto que le fue rechazada en la anterior instancia la prueba consistente en oficiar a la entidad GOOGLE con el fin de que esta pudiera arrojar luz en torno a las palabras clave contratadas, lo cierto es que LABORATORIO LUCAS NICOLÁS S.L. se ha abstenido de reproducir tal petición en esta segunda instancia. Actitud procesal que comporta un abandono de la carga probatoria que le incumbía de entidad no menor a la del abandono que hubiera podido apreciarse si se hubiera abstenido de proponer dicha prueba incluso en la instancia precedente.

La parte demandada pretendió introducir en el debate litigioso cierta confusión. Así, otorgando una dimensión casi institucional a las normas internas de GOOGLE, adujo que para que una marca no aparezca en los resultados 'adwors' junto a la marca del anunciante es necesario que el titular de aquella lo solicite expresamente a dicho buscador acreditando la titularidad de dicha marca. Entendemos que, al razonar de ese modo, la apelante subvierte por completo los términos naturales del debate, porque no era a la demandante a quien incumbía la penosa tarea de gestionar ante GOOGLE ciertos trámites con vistas a evitar su aparición junto a VITALDENT en los resultados 'adwords': era la demandada la entidad sobre la que pesaba la obligación negativa (correlato del 'ius prohibendi' que toda marca otorga) de evitar que un resultado de dicha naturaleza se produjese, y para conseguirlo solo tenía que haber hecho algo tan sencillo como abstenerse de contratar como palabra clave, dentro de dicho sistema 'adwords', la marca de la demandante.

Acreditado, pues, el uso por parte de la demandada de la marca de la actora como palabra clave en el sistema de referenciación 'adwords', lo cierto es que la apelante no ha planteado, ni siquiera como argumento de carácter subsidiario, la posibilidad de que dicha conducta no deba ser considerada como conducta infractora de la marca de la actora. Tal circunstancia nos dispensa, por aplicación del Art. 465-5 de la L.E.C ., de entrar a examinar dicha cuestión. No obstante lo cual no está de más señalar, como simple reflexión efectuada 'ex abundantia', que la aparición de la marca de la actora 'CLÍNICAS ORTODINCIS' junto a la página web de la demanda en los resultados 'adwords' que hemos examinado evidencia a nuestro juicio un uso infractor en cuanto que propicia en el internauta la creencia en la existencia de una vinculación empresarial entre ambas entidades capaz de atraer hacia el ámbito de las clínicas Vitaldent al usuario que se estaba interesando por buscar información relativa a las clínicas Ortodoncis.



TERCERO .- Otro de los motivos de apelación reside en la excesividad en que a juicio de la apelante ha incurrido la sentencia al fijar la indemnización derivada de la infracción marcaria: 555.240,37 €. Dicha cantidad se estableció, de acuerdo con lo solicitado en la demanda y con el informe pericial acompañado a esta (folios 143 y ss., informe de Don Carlos Jesús ), en aplicación del Art. 43.5 de la Ley de Marcas a cuyo tenor 'El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores' .

A la hora de abordar este motivo de apelación conviene recordar que, de acuerdo con el principio dispositivo que para la segunda instancia enuncia el Art. 465-5 de la L.E.C ., la sentencia que se dicte en apelación debe pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y no sobre aquellos otros puntos o cuestiones que, aunque hayan sido planteados en la fase alegatoria de la primera instancia, no haya considerado oportuno el apelante reproducir en su recurso. De ahí que debamos considerar abandonado en esta alzada el argumento contenido en la contestación a la demanda con arreglo al cual resultaría improcedente el otorgamiento de indemnización alguna al no haberse producido el requerimiento extrajudicial cesatorio exigido por el Art.42.2 de la Ley de Marcas para todos los supuestos de infracción distintos de los contemplados en los apartados a ) y f) del Art. 34.3 de la misma ley . Por lo demás, tampoco sigue cuestionándose ya en esta segunda instancia que el periodo de infracción se haya extendido -como se postulaba en la demanda- por espacio de nueve meses.

Aclarados estos dos puntos, varias son las consideraciones que nos merecen los alegatos efectuados por la apelante para fundamentar el presente motivo: 1.- Se nos dice que la demandante no ha acreditado que VITALDENT haya obtenido lucro alguno como consecuencia del uso infractor, en particular que no ha demostrado que un solo paciente haya podido dirigirse a VITALDENT como consecuencia de los anuncios 'adwords' objeto de litigio.

Al articular este planteamiento, la apelante olvida que, de acuerdo con la sistemática del precepto aplicado al caso ( Art. 43-5 L.M .), una vez declarada la infracción de la marca, el actor no necesita probar cosa alguna para obtener en calidad de indemnización el 1% de la cifra de negocios del infractor. Por el contrario, el titular de la marca infringida solamente necesitaría adentrarse en las particularidades del caso y comprometerse probatoriamente con el daño efectivamente causado en el supuesto -que aquí no acontece- de que aspirara a obtener una indemnización superior a ese 1%. Tales objeciones devienen, por ello mismo, inconsistentes con lo pretendido en la demanda y con el precepto legal que la sentencia apelada aplica.

2.- Argumenta la apelante que la sentencia no aplica correctamente el Art. 43-5 de la Ley de Marcas ya que fija la indemnización del 1% sobre las ventas totales de VITALDENT y no, como aquel señala, a la cifra de negocios que el infractor haya obtenido concretamente de los productos o servicios ilícitamente marcados.

El argumento es novedoso al no haberse esgrimido en la contestación a la demanda a la hora de cuestionar la demandada la cuantía indemnizatoria que emanaba del informe pericial acompañado a la demanda, lo cual nos dispensaría de comentarlo. En todo caso, parece soslayar la apelante que la página web de su titularidad que se abre al pinchar en el anuncio 'adwords' como resultado de utilizar como palabra clave la marca de la actora, anuncia los siguientes servicios: implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental y que esos son, por lo tanto, los servicios ilícitamente marcados. Pues bien, en ningún momento del proceso -ni siquiera extemporáneamente y dentro de su recurso- ha planteado la demandada que dentro de su actividad empresarial desarrolle otras actividades o servicios distintos de los expresados para alcanzar la cifra de negocios tomada en consideración por la sentencia.

3.- Argumenta la apelante que la indemnización es improcedente porque la actora no explota ninguna clínica odontológica. Ahora bien, cualquiera que sea la forma de organización empresarial de la actora, la falta de titularidad directa de clínicas odontológicas es circunstancia irrelevante dentro del debate marcario cuando, por un lado, se encuentra documentalmente acreditado (folios 57 y ss.) el uso de la marca de la actora y cuando, por otra parte, nunca se invocó por la apelante el régimen de prescripción por tolerancia del Art.

41.2 de la Ley de Marcas ni se cuestionó el uso de la marca como tal.

4.- En relación con los 6.000 € concedidos por la sentencia en concepto de reparación por daño moral, el único argumento de apelación que se esgrime (pag. 12 del recurso) consiste no en la inexistencia de esa clase de daño, sino en la inexistencia de la infracción marcaria de la que el mismo pudiera derivar. Es evidente, por lo tanto, que el fracaso del motivo relativo a la inexistencia de infracción marcaria acarrea, por obvias razones, el fracaso del presente motivo al ser enteramente tributario de la suerte que haya corrido aquel.



CUARTO .- En el siguiente motivo de su recurso la apelante insiste en la imposibilidad de apreciar la comisión de los ilícitos que la sentencia apelada aprecia con base en la Ley de Competencia Desleal y con carácter adicional a la infracción marcaria prevista en el Art. 34 de la Ley de Marcas .

El hecho de que la disciplina propiamente marcaria comparta con determinados preceptos de la Ley de Competencia Desleal el designio de reprimir actos capaces de generar confusión o de favorecer un ineficiente parasitismo de la reputación de otro operador económico, no significa que el agraviado por la conducta ilícita disponga, a discreción o conveniencia, de la posibilidad de ejercitar opcionalmente acciones basadas en una u otra normativa o de adicionarlas en el examen de una conducta determinada. El recurso a la legislación sobre la competencia desleal siempre se ha reservado en el terreno doctrinal, siguiendo un principio o criterio de complementariedad relativa, a los supuestos de ausencia de protección marcaria o bien a ciertas hipótesis en las que gozando el titular de la marca de esa clase de protección especial, la legislación marcaria no aporta soluciones capaces de preservar suficientemente todos los intereses protegibles que se encuentran en juego.

No obstante, allí donde hay registro marcario, ha sido tradicional también la llamada a la prudencia respecto de esa utilización 'complementaria' de la normativa sobre competencia desleal (históricamente empleada con mayor frecuencia para colmar las primitivas y hoy superadas insuficiencias de la legislación marcaria anterior en la protección de las marcas notorias y de las marcas de renombre), y ello en evitación de la grave distorsión que en la legalidad del sistema marcario podría originar un uso abusivo o generalizado de dicho expediente. En definitiva, como regla general, el fenómeno debe ser contemplado como un mero concurso de normas que debe dirimirse, de acuerdo con el criterio de la consunción, en favor de la Ley de Marcas, esto es, otorgando prevalencia a las acciones que de esta derivan frente a las acciones fundadas en la comisión de ilícitos concurrenciales.

Así, al abordar el tema relativo a esa coexistencia o posible solapamiento entre ambas normativas, nos indica la S.T.S. de 22 de junio de 2011 que '...También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente , la que de un modo específico se destina a tutelarlos...' (énfasis añadido), criterio reiterado por la más reciente S.T.S. de 4 de abril de 2012 que se pronuncia en idénticos términos.

Centrado de ese modo el problema, parece claro que de lo que se trata es de dilucidar si la Ley de Marcas dotaba a la actora de suficientes instrumentos de defensa frente al tipo de agravio que denuncia o si, por el contrario, existe algún aspecto antijurídico en la conducta de la demanda para cuya adecuada represión se haga preciso el recurso complementario a la Ley de Competencia Desleal. Todo ello tomando por base el tenor del Art. 34-2 de la Ley de Marcas con arreglo al cual 'El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada' .

Vemos, por lo tanto, que el sistema marcario otorga al titular del registro un amplísimo sistema de protección cuando, dentro de su defensa frente al riesgo de confusión, le brinda también protección frente al riesgo de asociación. Se trata, como es sabido, de un concepto jurídico indeterminado dotado de considerable amplitud dentro de cuyo ámbito cabe incluir las siguientes hipótesis acuñadas por la doctrina y la jurisprudencia: 1) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo : el público toma una marca por otra, confundiéndolas.

2) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto : el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa.

3) El riesgo de confusión en sentido amplio : el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.

Llegados a este punto, no podemos sino concluir que a través, cuando menos, de la noción típicamente marcaria del riesgo de confusión en sentido amplio (el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos) e incluso a través de la de riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto (el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa), la Ley de Marcas brinda perfecta cobertura para el tipo de conflicto que la actora planteó en su demanda, hasta el punto de que puede afirmarse que la Ley de Competencia Desleal no podría proporcionarle ninguna protección especial o adicional distinta de la que ya le proporciona la normativa marcaria.

Señala en tal sentido la S.T.S. de 15 de febrero de 2017 , con cita de la de 2 de septiembre de 2015 , que '...Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ) (...) Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal (...).

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria (...).

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria'.

En el caso, el anuncio 'adwords' que propicia la conducta infractora da como resultado la aparición del distintivo VITALDENT junto a la marca de la actora CLINICAS ORTODONCIS, con lo que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya comentáramos en el auto de esta Sala parcialmente transcrito, se produce un menoscabo de la función de indicación de origen de la marca, lo que tiene lugar siempre que el anuncio que aparece a partir de la palabra clave correspondiente a la marca no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. Aspectos de la infracción que aparecen cubiertos, contemplados y plenamente protegidos a través de la legislación marcaria sin necesidad de acudir al concurso adicional de la normativa sobre competencia desleal.

Por lo demás, no vemos sentido al hecho de que se haya incluido en el apartado 5º del fallo un pronunciamiento que obliga a efectuar publicidad del hecho de que la sentencia ha condenado por razón de competencia desleal (además de por infracción marcaria) cuando, según resulta de la lectura de los restantes pronunciamientos de dicha parte dispositiva, no existe ninguno que declare la comisión de actos de competencia desleal ni que imponga condena alguna por razón de esa clase de actos.

Ha de prosperar, pues, el recurso de apelación en relación con este particular.

A su vez, este éxito parcial del recurso da lugar a una estimación de la demanda a la que ya solo podemos calificar de netamente parcial, quedando diluido así el debate sobre su posible carácter sustancial toda vez que a la diferencia cuantitativa observable en la indemnización concedida por la sentencia respecto de la solicitada en la demanda se suma ahora la desestimación íntegra de las acciones ejercitadas en tanto que fundadas en la Ley de Competencia Desleal. Ello conduce también, por lo tanto, a la estimación del motivo de apelación contrario a la imposición de las costas causadas en la instancia precedente.



QUINTO .- Estimándose parcialmente el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda: 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de LABORATORIO LUCAS NICOLÁS S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Revocamos en parte dicha resolución y en consecuencia, estimando -como estimamos- parcialmente la demanda interpuesta por GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS S.L. contra LABORATORIO LUCAS NICOLÁS S.L., confirmamos los distintos pronunciamientos contenidos en la parte dispositiva de la sentencia apelada con excepción del particular del apartado 5º en el que se indica que dicha resolución ha sido de signo condenatorio por razón de 'competencia desleal' así como del pronunciamiento que impone a la demandada las costas de la primera instancia, los cuales revocamos.

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas originadas en ninguna de las dos instancias.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.