Sentencia Civil Nº 34/2010, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 474/2009 de 28 de Enero de 2010

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00034/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio: SAN JUAN 2

Telf.: 947259950

Fax: 947259952

Modelo: SENTENCIA

N.I.G.: 09059 38 1 2009 0001008

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000474 /2009

Juzgado procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N.1 de BURGOS

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000328 /2007

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados, D. JUAN SANCHO FRAILE, Presidente, D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA y Dª MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, ha dictado la siguiente.

S E N T E N C I A Nº 34.

En Burgos, a veintiocho de enero de dos mil diez.

VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala núm. 474 de 2.009, dimanante del juicio ordinario número 328/07, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Burgos, sobre acción de nulidad de modelo de utilidad, reclamación de daños y otros, con reconvención, en recurso de apelación interpuesto contra sentencia de fecha 17 de julio de 2.009, en el que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandante-apelante, la mercantil "HERMANOS MONTULL, S.A.", representada por el Procurador D. César Gutiérrez Moliner y defendida por el Letrado D. Enrique Rubio Gallart; y, como demandadas-impugnantes, la mercantil "PLASTECNIC ACCESORIOS V.I.,S.A.", y Dª Beatriz , representadas por el Procurador D. David Nuño Calvo y defendidas por el Letrado D. Pedro García Cabrerizo Santo. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN SANCHO FRAILE, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1.- Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Que estimando parcialmente como estimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Moliner, en representación de la mercantil "Hermanos Montull, S.A.", debo declarar y declaro la nulidad del certificado de protección del modelo de utilidad nº 200500195 "Pie de Apoyo para Semirremolque", otorgado a favor de la Sociedad "Plastecnic Accesorios V.I., S.A.", figurando en el mismo como inventora Dª Beatriz , falta de novedad y actividad inventiva, debiendo ordenar y ordeno la cancelación de la inscripción que dicho certificado haya podido causar en Registro de Propiedad Industrial (Oficina Española de Patentes y Marcas), debiendo condenar y condeno a la mercantil demandada a estar y pasar por la anterior declaración, en cuanto a las costas cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Y que desestimando como desestimo la reconvención formulada por el Procurador Sr. Nuño Calvo, en representación de la mercantil "Plastecnic Accesorios V.I., S.A." y de Dª Beatriz , debo absolver y absuelvo a la Sociedad "Hermanos Montull, S.A.", de los pedimentos ejercidos en su contra, con expresa imposición de costas a la parte reconviniente".

2.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de la mercantil actora se presentó escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizó dentro del término que le fue concedido al efecto. Dado traslado a la parte contraria, para que en el término de diez días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo verificó en tiempo y forma, oponiéndose al recurso e impugnando varios de los Fundamentos de Derecho de la sentencia, dándose a continuación los traslados prevenidos en la Ley, con el resultado obrante en autos; acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3.- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 26 de enero pasado, en que tuvo lugar.

4.- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

Primero.- Se aceptan, en lo sustancial, los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, salvo en lo que sean contrario a los que siguen.

Segundo.- Por la representación de la parte actora y apelante, Hermanos Montull, Sociedad Anónima, se impugna la sentencia de instancia pretendiendo en esta alzada su revocación y se estimen íntegramente las pretensiones contenidas en la demanda, y en concreto: A) Declarando la deslealtad de los actos llevados a cabo por las codemandadas; B) En base a lo anterior se condene a las codemandadas, a indemnizar, en concepto de daños y perjuicios, a Hermanos Montull, S.A. en la cantidad de sesenta y nueve mil trescientos veintiocho euros con setenta y tres céntimos (69.328Ž73); C) Se impongan a las codemandadas el pago de las costas del presente procedimiento.

Asimismo, por la representación de la parte demandada, Dª Beatriz y de la mercantil Plastecnic Accesorios V.I., S.A., se apela la sentencia de instancia, por vía de impugnación, de los pronunciamientos contenidos en los Fundamentos de Derecho segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo; y en virtud de los méritos contenidos en las alegaciones tercera, cuarta y quinta del escrito de oposición-impugnación, se revoquen los pronunciamientos impugnados y la declaración de validez del modelo de utilidad 200500195 "Pie de Apoyo para Semirremolque" de Plastecnic Accesorios, la declaración de deslealtad de los actos de Hermanos Montull en cuanto contrarios a la buena fe concurrencial e imitaciones desleales, y la condena a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Tercero.- Procede que, previamente, deba enjuiciarse la pertinencia de esta vía impugnatoria de la sentencia de instancia formulada por la parte demandada, dada su naturaleza procesal, que afectaría a la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de apelación así interpuesto, cuya apreciación puede efectuarse de oficio, por tratarse de normas procesales preceptivas y de orden público jurídico.

Por escrito de fecha 30 de julio de 2009, folio 623, por la representación de la parte demandada, doña Beatriz y de la mercantil Plastecnic Accesorios V.I., S.A., se presenta escrito ante el Juzgado de Instancia formulando escrito de preparación de recurso de apelación contra la sentencia recaída en instancia -pronunciamientos contenidos en los Fundamentos de Derecho segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo, y los contenidos en el Fallo de la misma- y solicitando el correspondiente emplazamiento "para presentar el escrito de interposición de tal recurso", folio 624.

De acuerdo con este escrito se dicta Providencia, de fecha 7 de septiembre de 2009, por la que se tiene preparado el recurso de apelación por esa parte -también por el preparado por la parte actora- y acordándose el emplazamiento pertinente, folio 630.

Por Providencia, de fecha 20 de octubre de 2009, folio 641, se dispone que "habiendo caducado el plazo concedido a Plastecnic Accesorios, V.I. S.A. y Beatriz para interponer el recurso de apelación, se declara precluida y perdida la oportunidad de realizar dicho trámite".

Como puede apreciarse, el Juzgado de Instancia, omite y prescinde de resolver sobre la no presentación del escrito mencionado, en los términos legalmente previstos (se limita a constatar la no presentación del escrito y la preclusión del acto procesal afectado), esto es, de conformidad con lo dispuesto en el art. 458-2 LEC , declarar desierto el recurso de apelación de esa parte y firme la sentencia respecto de la misma.

Sin embargo, la parte demandada, con ocasión del traslado conferido del recurso de apelación de la parte actora, apela la sentencia de instancia, por vía de impugnación, la cual debió ser inadmitida a trámite, por no ser legalmente pertinente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 461-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que reserva esa posibilidad impugnatoria solo y exclusivamente a la parte que "inicialmente no hubiere recurrido", lo que no sucede en el presente caso, como ha quedado expresado. No tiene sentido, por incoherente y contradictorio, permitir esta posibilidad impugnatoria cuando, previamente, a su recurso de apelación, se le debe declarar desierto y firme la sentencia para esa parte, que por su inactividad ha consentido esa situación procesal.

Motivo de inadmisibilidad que, en este momento procesal, lo es de desestimación del recurso así interpuesto. No obstante, al tratarse de un supuesto originario de inadmisibilidad, que presupone la nulidad de actuaciones, concernientes a la indebida admisión del recurso de apelación por vía de impugnación -propiamente, no se desestiman las pretensiones materiales deducidas- no se hace especial imposición de las costas procesales correspondientes al mismo.

Cuarto.- La parte actora y apelante alega, como motivo de impugnación de la sentencia recurrida, la inexistencia de un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado a favor de Hermanos Montull, S.A., resultando, en consecuencia, de aplicación la Ley de Competencia Desleal.

La sentencia de instancia argumenta que la protección concedida a la parte actora, al amparo de la normativa de propiedad industrial hace innecesaria la tutela por la Ley de Competencia Desleal -según la jurisprudencia que cita, cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado a favor del titular del mismo, que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva-.

Pero éste, no es el supuesto procesal puesto que, la sociedad actora, no es titular registral de ningún derecho que pueda activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, sino que la titularidad registral controvertida la tiene la parte demandada, razón por la cual requirió a la actora para que dejara de fabricar los "pies de apoyo", documento nº 41 de la demanda.

La parte actora funda su pretensión indemnizatoria en los artículos 5 y 11-2 de la Ley de Competencia Desleal 3/1.991, de 10 de enero .

El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe; y el artículo 11-2 de la Ley de Competencia Desleal , en relación a los actos de imitación, reputa desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La sentencia de instancia llega a la conclusión, después de analizar los informes periciales y demás medios probatorios, que el modelo de utilidad de la demandada no goza de actividad inventiva ni puede ser considerado como una novedad, teniendo en cuenta el estado de la técnica anterior a la fecha de presentación de la solicitud por la Mercantil demandada Plastecnic Accesorios V.I., S.A. que supone una mera imitación (o una imitación completa) del de la actora -tienen la misma forma, constan de las mismas piezas, tienen la misma función mecánica y diseño-; no siendo la mayor resistencia a la carga una innovación, sino un simple cambio de materiales (grosor y aleación), porque la actora ya venía utilizando un modelo con unas características específicas, con anterioridad a que la demandada inscribiese su modelo de utilidad.

La parte demandada registra el modelo de utilidad, nº 200500195, e introduce en el mercado los "pies de apoyo", que venía fabricando la parte actora, requiriéndoles para que no las fabriquen ni comercialicen, destruyan las matrices, retiren del mercado el producto, etc. -documento 41 de la demanda, folios 121 y siguientes-.

Ahora bien, pese a la imitación del producto, no consta que generara asociación por parte de los consumidores compradores sobre la procedencia del producto -el cliente sabe a quien compra y lo que compra- aunque supone un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, que diseñó y mejoró el producto antes de ser registrado y comercializado por la entidad demandada; desde 1.996 hasta 1.999, mientras la parte demandada presenta la solicitud en la O.E.P.M. en enero de 2.005, introduciendo en el mercando unos "pies de apoyo" prácticamente idénticos a los que venía fabricando y comercializando la parte actora años antes, intentando hacerlo en exclusiva y en perjuicio de la parte actora.

Conviene precisar que la referencia a la buena fe tiene naturaleza objetiva, prescindiéndose de la intencionalidad; y no es conforme a ella cuando se actúa en la confianza de otras personas que ponen a su disposición sus productos, sin esperar que servirá para conocer su forma, estructura, diseño, funcionalidad, etc. para copiarlos y ponerlos en el mercado compitiendo con su autor y productor.

No obstante, tiene carácter residual, respecto de las conductas tipificadas o catalogadas en los artículos 6 a 17 de la Ley de Competencia Desleal , en el presente caso, respecto del artículo 11-2 de la Ley de Competencia Desleal .

El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal contiene un carácter normativo de la vinculación a las consecuencias que los actos pueden provocar en el ámbito de la confianza ajena (STS de 11 de julio de 2.006 ), que entra en juego en defecto de la existencia y la fijación de actos de deslealtad tipificados, o sea en relación con conductas no catalogadas (STS de 30 de mayo de 2.007 ). No obstante, aun siendo esto así, no puede desconocerse su virtualidad jurídica, como cierre del sistema jurídico de la competencia desleal y causa para fundarla.

En cuanto al artículo 11-2 de la Ley de Competencia Desleal , hay un comportamiento con fines concurrenciales por la entidad demandada -en la mayor medida que es la pretensión de exclusividad-, lo que, además, comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, que creo, fabricó y comercializó el producto; con aprovechamiento indebido, sin título y causa que lo justifique, utilizando, para sí, el producto ajeno que conocía.

Si bien, se reitera, no consta un riesgo de confusión entre los posibles clientes, de un producto tan específico y singular, capaz de originar la creencia errónea de que los productos tienen el mismo origen empresarial, hay un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, como un comportamiento desleal, objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, mediante una conducta realizada en el mercado con fines concurrenciales, que sanciona el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal .

Quinto.- Respecto a la cuantificación de los daños y perjuicios, la parte actora considera el dato de dejar de adquirir el producto a Hermanos Montull la codemandada Plastecnic Accesorios V.I, S.A., noviembre de 2.004, y la solicitud de registro en enero de 2.005.

Como señala la STS de 29 de diciembre de 2.006 es posible la reparación del daño, comprensivo del lucro cesante, para reponer el menoscabo sufrido -acción distinta a la de enriquecimiento, cuya pretensión intenta transferir al actor las ganancias obtenidas por el competidor desleal; lo que supondría, de acumularse, una duplicidad indemnizatoria-.

Ciertamente, es una inferencia lógica que, el dejar de adquirir ese producto, ocasiona una ganancia dejada de percibir, pero no es dato inequívoco respecto de la cantidad solicitada como lucro cesante, pues pueden influir otras fluctuaciones de mercado ajenas a ese hecho -del año 2.000 al 2.001 disminuyeron las unidades vendidas- y la codemandada no tenía un compromiso de adquirir un número determinado de unidades, pudiendo variar sus necesidades de provisión por otras circunstancias ajenas a la misma, de manera que sólo puede hacerse de una forma ponderativa o estimativa, como la propia parte apelante reconoce. Se aprecia que también disminuye la facturación en los ejercicios 1.999-2.000, 2.000-2.001 y 2.001 a 2.002, subiendo en los años 2.003 y 2.004. La parte actora obtiene una media de 34.664Ž37 euros, que se ajusta más a la certeza de una realidad de ganancia dejada de obtener que la cantidad solicitada, por la incidencia que aquellas circunstancias tienen en la adquisición del producto litigioso.

Sexto.- Al estimarse, parcialmente, el recurso de apelación de la parte actora, no se hace especial imposición de las costas procesales causadas en esta alzada, correspondientes al mismo, conforme al artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de "Plastecnic Accesorios V.I., S.A. y de Dª Beatriz , por vía de impugnación, y estimar parcialmente el interpuesto por la representación de la parte actora, Hermanos Montull, S.A., y con revocación parcial de la sentencia recurrida, se declara desleal los actos llevados a cabo por las codemandadas, a las que se condena a indemnizar, en concepto de daños y perjuicios, a la parte actora, en la cantidad de 34.664Ž37 euros; sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas en esta alzada.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, notificándose en legal forma a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.