Sentencia Civil Nº 341/2013, Audiencia Provincial de Caceres, Sección 1, Rec 485/2013 de 19 de Diciembre de 2013

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

CACERES

SENTENCIA: 00341/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de CACERES

N01250

AVD. DE LA HISPANIDAD S/N

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Tfno.: 927620309 Fax: 927620315

N.I.G. 10037 41 1 2012 0023665

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000485 /2013

Juzgado de procedencia:JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de CACERES

Procedimiento de origen:PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000884 /2012

Apelante: FRANCISCO MORAN E HIJOS S.L.

Procurador: JOAQUIN FLORIANO SUAREZ

Abogado: EMILIO RUIZ NEVADO

Apelado: QUESO DE LA SIERRA S.L.

Procurador: ENRIQUE FRANCISCO SIMON

Abogado: MARIA LUISA GONZALEZ ADAME

S E N T E N C I A NÚM.- 341/2013

Ilmos. Sres. =

PRESIDENTE: =

DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA =

MAGISTRADOS: =

DON ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ FLORIANO =

DON LUIS AURELIO SANZ ACOSTA =

_____________________________________________________=

Rollo de Apelación núm.- 485/2013 =

Autos núm.- 884/2012 =

Juzgado de 1ª Instancia núm.- 1 de Cáceres =

==============================================/

En la Ciudad de Cáceres a diecinueve de Diciembre de dos mil trece.

Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.- 884/2012, del Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Cáceres, siendo parte apelante, el demandante FRANCISCO MORAN E HIJOS, S.L., representado en la instancia y en esta alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Floriano Suárezy defendido por el Letrado Sr. Ruiz Nevado, y como parte apelada, el demandado QUESO DE LA SIERRA, S.L., representado en la instancia y en la presente alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. De Francisco Simón,y defendido por la Letrada Sra. González Adame.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.-1 de Cáceres, en los Autos núm.- 884/2012, con fecha 30 de Julio de 2013, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

'FALLO: Desestimo la demanda presentada a instancias de Francisco Morán e Hijos SL representada por el procurador D. Joaquín Floriano Suárez contra Queso de la Sierra SL, representada por el procurador D. Enrique de Francisco Simón y, en consecuencia, LE ABSUELVO de todas las pretensiones interpuestas en cu contra con imposición de las costas del presente procedimiento a la parte demandante...'

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución y por la representación del demandante, se interpuso del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO.- Admitida que fue la interposición del recurso por el Juzgado, de conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C ., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

CUARTO.- Presentado escrito de oposición al recurso por la representación de la parte demandada, se remitieron los autos originales al Órgano competente, previo emplazamiento de las partes, que incoó el correspondiente de Rollo de Apelación.

QUINTO.-Recibidos los Autos y el Rollo de Apelación en esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, se procedió a turnar de ponencia; y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de ellas, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para la DELIBERACIÓN Y FALLO el día 16 de Diciembre de 2013, quedando los autos para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C .

SEXTO.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON LUIS AURELIO SANZ ACOSTA.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la entidad mercantil FRANCISCO MORÁN E HIJOS S.L., en su calidad de titular de una marca registrada, se interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra la entidad mercantil QUESO DE LA SIERRA S.L. S.L., al ofrecer en el mercado quesos con el distintivo SUDAO violentando la marca registrada a favor de la actora, interesando la misma que la demandada cese en la actividad infractora y que indemnice a la demandante por los daños y perjuicios ocasionados y por el enriquecimiento injusto producido por su actuación ilícita, así como que se la condene a satisfacer una indemnización coercitiva hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación y a la publicación a su costa de la sentencia.

Por el órgano judicial se dictó sentencia desestimando la demanda.

Disconforme el demandante, se formula recurso de apelación alegando en síntesis, en los motivos que refiere, error en la valoración de la prueba, al prescindirse en la sentencia de valorar pruebas incluidas en los autos y que son decisivas al objeto de entender que concurren los presupuestos exigidos para la prosperabilidad de la demanda, sin que de lo actuado, además, resulte que la marca registrada obedezca a un tipo de queso, a una forma de elaboración del mismo, errores todos que provocan la indebida aplicación de diversos preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

SEGUNDO.- Como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1998 , 'Las marcas constituyen uno de los elementos patrimoniales intangibles de más trascendencia en la empresa moderna'.La protección de la marca no sólo beneficia al empresario por integrarse en su activo patrimonial, sino también, y ello es lo más decisivo, a los consumidores destinatarios de los productos o de los servicios a los que identifica y distingue de los similares. Como pone de manifiesto la sentencia de 31 mayo de 2005, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13 ª 'la duplicidad de marcas induce a error al consumidor que atribuye un origen o procedencia equivocada a lo que adquiere o recibe, y al tiempo provoca el aprovechamiento por un empresario de la reputación adquirida en el tráfico por otro, defraudando la confianza de los destinatarios de las mercancías o de los servicios, de ahí que deba eliminarse la coexistencia de marcas idénticas'.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que entró en vigor el 31 de julio de 2002, en la protección de la marca combina el principio o postulado tradicional de la inscripción registral, que goza de carácter constitutivo, con el reconocimiento de efectos a la realidad extraregistral, reforzando también la protección de la marca notoria y de la marca renombrada.

El artículo 34.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre señala que el registro de la marca confiere a titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, remarcando la nota característica de exclusividad de los derechos de la propiedad industrial otorgados al titular, todo ello en una dimensión o perspectiva positiva de tal derecho. Por su parte el artículo 34.2, 3 y 4 establecen una dimensión negativa de la marca, manifestada en la prohibición de que los terceros, sin el consentimiento del titular, utilicen en el tráfico económico signos que induzcan a error por riesgo de confusión y de asociación entre el signo y la marca registrada. En efecto, dichos preceptos permiten al titular de la marca registrada prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Cuando se cumplan las condiciones referidas podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos.

Una interpretación de la normativa española adecuada a la de la Unión Europea, tal como es entendida por el Tribunal de Justicia, lleva a considerar que los criterios imperantes en la materia son, básicamente, los siguientes: a) el fin primordial de la marca es garantizar la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios para los que es registrada - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97 , Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (15 y 28) -; b) el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia - sentencia de 22 de junio de 2.000, C-425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) -; c) la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta producida en un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos distintivos dominantes - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH c. Klijsen Andel BV (25, 26 y 27) -; d) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95, Sable BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport ( 24 ) y 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn- Mayer Inc . (18) .

Pues bien, en este caso la actora afirma y acredita ser titular de las marcas registradas número 2.721.155: SUDAO y número 2.651.382 FRANCISCO SUDAO, que están actualmente en vigor y que sirven para identificar y distinguir sus productos, concretamente sus quesos y entiende que la entidad demandada QUESOS DE LA SIERRA S.L. ha incurrido en violación de tal derecho con la introducción en el mercado del queso SUDAO DON MARIA NO, ofrecido con la utilización del signo distintivo idéntico SUDAO, en competencia con las acreditadas marcas exclusivas antes referidas y ello sin consentimiento del titular.

No es discutido en el litigio que ambas entidades han usado y usan ese término, pero la demandada sostiene que él mismo se refiere a una característica del queso, un tipo de quesos de Extremadura, no siendo un vocablo de fantasía, sino del lenguaje o habla extremeña y que no puede emplearse como marca. Tampoco es discutido que el término en cuestión se usa para productos idénticos de la misma clase como son los quesos, alegando la demandada la nulidad de la marca por vía de excepción, de manera que aunque no pretende impedir que el actor siga usando su marca, si busca la finalidad de que el demandante no le impida el uso del signo distintivo y buscando la absolución de las pretensiones que contra él se interpusieron por tal motivo.

El juzgado de primera instancia desestima la demanda fundamentalmente al entender que de las pruebas practicadas se deduce que el término litigioso no es susceptible de ser registrado como marca, a los solos efectos de este proceso, ya que sirve y ha servido tradicionalmente en una zona geográfica extremeña para distinguir un concreto tipo de queso, con unas características peculiares, sin que por ello pueda producir un efecto distintivo en los productos del demandante, no pudiendo impedir este que otros empresarios hagan uso del término en cuestión, señalando que no existe riesgo de confusión o de asociación al emplear el término SUDAO en un queso o en otros objetos o publicidad, con los quesos de la parte demandante, al tratarse de un término genérico que indica e identifica todos los quesos de un mismo tipo y que por tanto, por sí mismo carece de naturaleza distintiva propia respecto de los quesos. En definitiva, sostiene el juzgador de la primera instancia que el titular de la marca no puede impedir al demandado el uso de un signo similar idéntico, cuando la marca incurre en prohibición, apreciando la nulidad alegada vía excepción por el demandado, posibilidad prevista en el art. 126 de la Ley de Patentes , aplicable por mor de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas .

Pues bien, como viene diciendo esta Audiencia Provincial, debe ser respetada la valoración probatoria de los órganos judiciales en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica. Por tanto, debe respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, como tiene declarando el Tribunal Constitucional (sentencia 17 de diciembre de 1985 , 13 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994 ), salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

Por otro lado, esta Audiencia, de forma constante y en términos generales, viene manteniendo que 'la circunstancia de que, entre las partes contendientes, existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden a la cuestión litigiosa que, en concreto, se suscite no supone necesariamente un impedimento insuperable para que aquella cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que, si la prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Ciertamente, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de Enero, la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente, mas no debe olvidarse que la actividad valorativa del órgano Jurisdiccional se configura como esencialmente objetiva, lo que no sucede con la de las partes que, por lo general y hasta con una cierta lógica, aparece con tintes parciales y subjetivos'.

A la vista de lo actuado debemos considerar acertada la valoración de la prueba realizada por el juzgador de la primera instancia, que es lógica y coherente en relación a las pruebas practicadas y se expresa de forma minuciosa, detallada y acertada en la sentencia. Así, en primer lugar, consideramos correcto entender que el signo litigioso no es de fantasía, sino que se trata de un uso vulgar del participio del verbo 'sudar' que, a la vista de las pruebas puede aplicarse a todos los quesos en general y que se refiere a la grasa o sudor que los mismos sueltan en función del tipo logrado de maduración. Ciertamente esto no es más que el punto de partida en la certera argumentación del juzgador de la primera instancia pero no por ello deja de ser relevante. A esta conclusión contribuye el documento número 24 de la contestación, como sobre todo el informe pericial del Sr. Miguel aportado como documento número 25 de tal escrito de parte. En ambos documentos, el primero en estricto sentido y el segundo que recoge una pericia, se hacen consideraciones precisas que permiten llegar a la acertada conclusión a la que hicimos antes referencia. A esas mismas conclusiones apunta el contenido del documento número 26 de la contestación y la testifical de Don Víctor . Frente a estas no hay realmente una prueba relevante que desvirtúe con la misma claridad que con la referencia del terminó SUDAO no se indique un proceso de maduración del queso o un signo identificativo de un queso exclusivamente producido por el demandante y desde luego, es claro que al menos no hay una prueba pericial que contradiga aquélla conclusión.

Dice la apelante que la conclusión a la que llega el juzgador pugna con el contenido del informe de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura de fecha 12 de junio de 2013, emitido por Doña Marcelina , Jefa del Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria de la citada Consejería, documento en el que se llega a la conclusión contraria, indicando que la expresión SUDAO, no hace referencia a ningún tipo de queso, ni se identifica con una forma de elaboración al no existir regulación sobre dicho término como norma técnica de elaboración, ni le consta a su autora que sea habitual la utilización del término en el etiquetado de los quesos, expresando que dicho término no figura en la normativa que aprueba las normas de calidad para quesos y quesos fundidos. El juzgador de la primera instancia no considera relevante este documento que hace esencialmente referencia a la normativa administrativa en la materia, sin olvidar que la marca es un derecho naturaleza civil o privada, sin que se requiera el cumplimiento de normas relativas a la calidad el producto o a las condiciones sanitarias que deben reunir, por lo que la alegación de dicha normativa es irrelevante. En efecto, debe abundarse en el carácter no determinante de tal documento y de la testifical de su autora en juicio ya que la misma no es perito, sino funcionaria de un organismo administrativo, por lo que su opinión, reflejada en el informe y expuesta en el acto del juicio en cuanto a la cuestión litigiosa no es suficiente al efecto pretendido por el demandante ni para desvirtuar la prueba articulada de contrario.

Por otro lado, dice el apelante que es relevante el hecho de que la palabra SUDAO no aparezca en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Española y que dicha palabra no se utiliza de forma generalizada en España para designar ningún tipo de queso ni ninguna técnica de elaboración de quesos, sino que es un término que tiene un ámbito o naturaleza distintiva propia referido a los quesos fabricados por la actora. Sin embargo, esta circunstancia no puede esgrimirse como determinante al objeto pretendido por el actor, porque la omisión de la palabra en el citado Diccionario no aparece como motivo que imposibilite la justificación del sentido expuesto por la demandada, y que ha sido corroborado a partir de las pruebas practicadas en autos. No podemos olvidar que el citado Diccionario no es inmutable ni excluyente. En este sentido, el propio artículo primero de los Estatutos de la Real Academia de la Lengua señala que tal institución 'tiene como misión principal ' velar por que los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico'.

En definitiva, debe respaldarse la tesis del juzgador de acoger la nulidad de la marca del actor que por vía de excepción se articula en la contestación a la demanda y considerar que, efectivamente, el término SUDAO no es susceptible de ser registrado como marca a los exclusivos efectos de este proceso, porque es un término incardinado en la prohibición del artículo 5.1 d de la Ley de Marcas , al haberse convertido en habitual para designar un concreto tipo de queso en una zona geográfica determinada, sin que por ello pueda producir el efecto distintivo de los productos del actor pretendido en la demanda. El termino en cuestión puede ser utilizado así por los demás, sin que por tanto exista riesgo de confusión o de asociación al emplear el mismo en los quesos o su publicidad, por tratarse de un término genérico para identificar todos los quesos de un mismo tipo y que carece por tanto, como bien dice el juzgador de primera instancia, de naturaleza distintiva propia, todo lo que abunda en el sentido desestimatorio de la demanda.

En definitiva, está Sala no puede por más que desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada por las razones expuestas.

TERCERO.-De conformidad con el Art. 398 en relación del Art. 394, ambos de la L.E.C . las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante al desestimarse el recurso.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

Fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de FRANCISCO MORÁN E HIJOS S.L. contra la sentencia núm. 135-13, de fecha 30 de julio de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cáceres , en autos núm. 884-2012, de los que éste rollo dimana, y en su virtud, CONFIRMAMOS la expresada resolución; con imposición de costas a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes, con expresión de la obligación de constitución del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009 , en los casos y en la cuantía que la misma establece.

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E./

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia, como Secretaria. Certifico.

DILIGENCIA.- Seguidamente se dedujo testimonio para el Rollo de Sala. Certifico.