Sentencia Civil Nº 343/2015, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 946/2014 de 10 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00343/2015

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE PALMA DE MALLORCA

PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario 946/2014

SENTENCIA

En Palma de Mallorca, a 10 de noviembre de 2015.

Vistos por mí, Don Víctor Manuel Casaleiro Ríos, juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca, los autos de Juicio Ordinario con número 946/2014, en el que es parte demandante la entidad mercantil Embotits Sa Caldera S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Ana Díez Blanco y asistida por la Letrada Doña Mónica del Corral Alarcón, y parte demandada Don Celestino y Don Ernesto , representada por el Procurador de los trbunales Don Julián Montada Segura y bajo la asistencia letrada de Don Gerardo Illescas Macho habiendo versado el presente procedimiento sobre Acción de Nulidad de Patente, dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 5 de diciembre de 2014, la Procuradora de los Tribunales Doña Ana Diez Blanco, en nombre y representación de la entidad mercantil Embotits Sa Cladera S.L.., presentó demanda de juicio ordinario.

SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, por Decreto de 26 de febrero de 2015, se emplazó a la parte contraria para que contestase a la demanda, cosa que hizo mediante escrito presentado en este Juzgado por su representación procesal el día 7 de abril de 2015.

El día 18 de junio de 2015 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta como día para la celebración de la vista el día 15 de octubre de 2015.

El día 15 de octubre de 2015, compareciendo ambas partes en legal forma, tuvo lugar la vista, en cuyo seno se practicaron los siguientes medios de prueba, propuestos y admitidos en acto de la audiencia previa:

1) Interrogatorio de la parte demandada, Don Celestino .

2) Testifical de Don Horacio

3) Testifical de Don Leoncio

4) Pericial de la parte actora, Don Fidel

5) Pericial de la parte demandada, Doña Palmira

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PREVIO: Excepción Procesal de Falta de Legitimación Activa.

La parte demandada, con carácter previo a formular contestación a la demanda, alega la excepción de falta de legitimación activa de la entidad demandante.

Los argumentos esgrimidos, en esencia, radican en que considera que no se ajusta al contenido del artículo 113 de la Ley de Patentes , pues entiende que la entidad actora no puede considerarse perjudicada por la existencia de la patente de los demandados. Incide, en que no se puede percibir el daño que le ocasiona la patente objeto del presente procedimiento, refiriéndose a ello, en su caso, all procedimiento que se sigue en este juzgado, en el que se formuló demanda reconvencional por la ahora actora, si bien la misma se sobreseyó, por causa no imputable a los demandados. En aras de sostentar tal excepción añade que no se expresa de modo claro el perjuicio, entendiendo que ello es así dado que el mismo no se produce.

De dicha excepción procesal se dio traslado en el acto de la audiencia previa a la parte actora, quien manifiesta no estar conforme con lo expuesto por la parte demandada dado que, reproduzco sucintamente, que conforme a lo establecido en el artículo 113 Ley de Patentes , se considera perjudicados, y a los efectos menciona, en apoyo de su legitimidad la jurisprudencia invocada con su demanda así como la aportada a los efectos por la parte demandada en su contestación, e interpela la posibilidad de aplicación analógica lo contenido en el artículo 126 de la Ley de Patentes .

Considera que la existencia de la otra acción, que se sustancia también ante este Juzgado, la parte demandante, en el mismo es demandada, por lo que el hecho de que sea considerado como perjudicado es claro, pues se puede derivar del citado procedimiento, una sentencia en base a una patente que, considera, es nula. Respecto a la alegación realizada por la parte demandada de sobreseimiento respecto a la reconvención formulada en el otro procedimiento, manifiesta que el sobreseimiento no es cosa juzgada. Y por último, entiende que la jurisprudencia, como la aportada junto con la demanda, ha establecido un concepto amplio de la legitimación en relación a esta cuestión, y por ello considera que ostenta legitimación activa.

Previo a resolver sobre la presente cuestión, y en aras de una mayor claridad expositiva, haré referencia al otro procedimiento mentado por ambas partes. En concreto el procedimiento se sigue ante este Juzgado con número de autos 35/2014, versando sobre una acción de infracción de marca y competencia desleal, en el cual en el acto de la audiencia previa no compareció la entidad demanda, que en este proceso es la parte actora, interesándose por la parte aquí demandada el sobreseimiento respecto a la reconvención formulada en el respectivo escrito de contestación, es decir sobre la nulidad de la patente. A los efectos y conforme al artículo 414 Lec así se declaró, continuando el acto de la audiencia previa y señalándose fecha para juicio. Recordar, que por la parte actora en el procedimiento referido, juicio ordinario 35/2014, se ejercía su acción al amparo de la patente y por considerar que se producía una infracción de la misma. La aquí actora, interpuso demanda de nulidad de patente, que dio origen al presente procedimiento, suspendiendo por prejudicialidad civil el procedimiento 35/2014, dado que la resolución dimanante de este procedimiento, en esencia, radica el éxito o no de la acción del otro procedimiento. Por ello se apreció la prejudicialidad civil, quedando en suspenso el otro procedimiento.

Expuesto ello, a efectos de evitar confusión, entramos en el análisis de si o no procede estimar la excepción procesal planteada por la parte demandada.

En primer lugar conviene recordar precepto invocado, así, el artículo 113 de la Ley de Patentes dispone ' 1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados,así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), del artículo anterior sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta. 3. La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registralde la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. 4. No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa.'

Respecto al referido precepto, y atendiendo a las circunstancias concurrentes en el presente caso, la jurisprudencia de un modo más claro, didáctico, ejemplificativo e ilustrativo que el mío ha dado respuesta, y por ello reproduzco su tenor literal.

Así la Audiencia provincial de Barcelona (Sección 15), en Sentencia num. 208/2005, de 6 de mayo , manifiesta '...Con base en lo dispuesto en el artículo 113 LP, al igual que sucedía en el artículo 115 del viejo Estatuto de la Propiedad Industrial , se viene reconociendo legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad de patentes «a quienes se consideren perjudicados» ( STS de 9 de junio de 1988 y de 30 de enero de 1990 ), concepto que, como sostiene la Jurisprudencia, «no tiene porque coincidir necesariamente con la titularidad vigente de una patente anterior» ( STS de 14 de febrero de 1983 ), sino que se extiende a todas aquellas personas que se estimen perjudicadas «sin que sean precisa la prueba de un perjuicio real y efectivo, por ser suficiente con la existencia de un daño o menoscabo presente o futuramente previsible, en el orden normal de las circunstancias o de las cosas»( STS de 13 de noviembre de 1976 ). Ello, no obstante, no equivale a entender que exista una legitimación universal a modo de acción popular para el ejercicio de dicha acción, aunque sí encierra la cuestión dentro de unos contornos verdaderamente anchos, pues, se ha autorizado paraello al usuario extra registral ( SSTS de 29 de junio y de 14 de octubre de 1987 ) , a quien, simplemente, ejerce una industria en el sector de la patente atacada que pueda fabricar objetos como los que se reivindiquen en la misma, o, incluso, bajo el imperio del EPI, a la propia Administración pública ( SSTS de 6 de junio de 1968 o 7 de noviembre e 1970 ).'

En similar sentido la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) Sentencia num. 267/2014 de 1 octubre , que reza ' ...la doctrina interpretativa del artículo 113 de la Ley Patentes , pues Jorferes SL está legitimada para accionar por hallarse en el mismo sector industrial para la que actúa la patente impugnada.

El precepto legal determinante para solventar esta cuestión es el artículo 113 de la Ley Patentes y el Tribunal da por reproducida, en aras a inútiles repeticiones, la jurisprudencia interpretativa y aplicativa del precepto, colacionada y explicitada en el Fundamento de Derecho Cuarto de la resolución recurrida, pero que el Juzgador de la instancia no aplica correctamente al caso enjuiciado, apreciando erróneamente la carencia de legitimación y por ello el primer motivo del recurso de apelación ha de ser estimado.

De entrada es de matizar que el planteamiento de las demandadas al denunciar tal carencia de legitimación se asentó en no intervenir la actora en el sector industrial apropiado. La sentencia basa su decisión en que no hay relación de competencia entre las sociedades mercantiles al dedicarse a actividades distintas. La premisa inicial es la propia patente centrada según su titulación en 'Material para sellar juntas de tuberías roscadas y dispensador para el mismo' y se describe en el titulo (F.645) ser 'particular' para la 'utilización en la industria de la fontanería para realización de juntas en tuberías para el suministro de agua, la descarga de agua, el calentamiento y similares'. La actividad a que se dedica la demandante, según su objeto social, es la instalación, reparación y comercial al por mayor de sistemas de calefacción y refrigeración, llevando a cabo labores de fontanería. Ya con tales parámetros el Tribunal aprecia correcta la 'consideración' de perjudicada de la entidad actora para el ejercicio de la actual acción, dada la directa incidencia de la patente en el sector al que se dedica la demandante, pues resulta obvio la aplicación directa de la patenteen el sellado de juntas y tuberías enroscadas en el propio sectorde la fontanería, tal como así , además, se ha justificado con la declaración del testigo Luis Pedro practicado en el juicio y con el de Adriano practicado en la alzada y con las diversas periciales. El destino de la patente al sellado de tuberías determina necesariamente su incidencia directa en la instalación de aire acondicionado y calefacción dado el lógico empleo de tuberías en este sector, razones por las que el Tribunal no acepta los razonamientos de la sentencia base de su decisión.

Esta decisión del Tribunal, no conlleva la devolución de los autos a la instancia para que se dicte una sentencia sobre el fondo, tal como peticiona las demandadas apeladas (que no la parte apelante), pues la falta de legitimación activa, no es una cuestión adjetiva o procesal (no está incluida en el tratamiento y solución en la audiencia previa conforme al artículo 416 de la Ley Enjuiciamiento Civil ), es decir, no es obstáculo para una sentencia sobre el fondo, pues constituye un presupuesto afectante al fondo litigioso, para cuyo examen es necesario entrar en el fondo de la relación controvertida y solo a resolver en sentencia...'

En el presente caso, del contenido de las resoluciones invocadas y del tenor del precepto, artículo 113 Ley de Patentes , se puede apreciar de un modo meridiano la legitimación activa de la parte actora.

En concreto si realizamos un análisis integrador, observamos como i) la entidad demanda actúa en el mismo sector, elaboración de embutidos, en este caso sobrasada, y ello le implica un interés, dado que de la resolución deriva una incidencia directa y concreta en el sector. ii) No es necesario acreditar un daño directo y presente, o un perjuicio real y efectivo, que en este caso no se ha manifestado, siendo suficiente, como se establece, que el mismo sea futurible, como se puede inferir. iii) y por último, el hecho de que se haya demandado en otro procedimiento, cuya acción radica en la titularidad de la patente, hace que se le pueda considera perjudicado.

Sobre este último apartado, iii), es pertinente señalar que desde punto de vista práctico se han planteado problemas de legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad. La cuestión que se ha planteado es si el demandado en un proceso de infracción de la patente tiene la consideración de perjudicado. En mi opinión, desde el momento en que se le demanda y se le opone la exclusividad de la patente tiene esta consideración, además de que la tiene porque está utilizando el producto o procedimiento protegido a través del procedimiento de propiedad industrial. Por este motivo tiene la legitimación activa para oponerlo y así se lo reconoce la Ley de Patentes en el artículo 126 LP. De la misma jurisprudencia invocada al inicio se llega la misma conclusión. Así la Sentencia de la sección 15ª de la AP de Barcelona número 208/2005, de 16 de mayo , analiza el concepto de demandado y llega a la conclusión de que tiene legitimación activa para ejercitar la acción de nulidad el requerido extrajudicialmente de la posible infracción de una patente.

Por ello, y conforme a lo expuesto, considero, que la parte actora ostenta legitimación activa.

PRIMERO.- Depuración del alegato fáctico. Delimitación de hechos controvertidos.

Antes de entrar a analizar los hechos controvertidos y los medios de prueba incorporados al acervo probatorio, conviene traer a colación los hitos más importantes del supuesto de hecho introducido por la demanda instauradora de la presente litis, decantado por la contradicción de los hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por las partes ('causa petendi', conforme a lo señalado, entre otras, por la STS de 28 de octubre de 2013 ), tanto en la demanda (pretensión), como en la contestación a la demanda (resistencia). Así, los hechos esenciales aducidos en la demanda son los siguientes.

a) Los demandados, son titulares al 50% de la Patente P9701726 'Procedimiento para elaborar sobrasada envasada en tripa recubierta de pimienta negra', como acredita la actora de los datos obtenidos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, acompañando memoria descriptiva, nota reivindicatoria y planos de la patente en anexo 1 del Informe Pericial aportado. Añade, la actora, respecto de la misma que se ha tramitado por el Procedimiento General de Concesión, sin examen previo de concurrencia de los requisitos de patentabilidad y a los efectos se invoca le artículo 37 de la Ley de Patentes que dispone que la concesión se realiza sin perjuicio de tercero y sin garantía del estado en cuanto a la validez de la misma y la utilidad del objeto sobre el que recae

b) Considerándose legitimada activamente, por los argumentos esgrimidos en su demanda, la parte actora ejercita la acción de la nulidad de la patente y para acreditar la misma se acompaña informe pericial, documento número cuatro de la demanda.

La nulidad, la fundamenta en :

i) Deficiente descripción y redacción de la patente lo que no permite su ejecución. Infracción de los artículos 25 y 112.1 b)

ii) Falta de novedad de la patente P9701726 'Procedimiento para elaborar sobrasada envasada en tripa recubierta de pimienta negra'.

iii) Falta de actividad inventiva de la patente P9701726 'Procedimiento para elaborar sobrasada envasada en tripa recubierta de pimienta negra'.

Por su parte, la parte demandada, en su escrito de contestación a la demanda, indicó como hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por ellos (causa petendi, conforme a la STS de 28 de octubre de 2013 ), la desestimación de la demanda, los siguientes:

a) El procedimiento por el que se tramito la concesión de la patente es el procedimiento general, si bien, manifiesta que ello no significa que la patente no sea válida. Añade que el procedimiento especial de concesión de patentes fue instaurado con carácter general el 12 de septiembre de 2001, RD996/2001 otorgando mayores garantías pero de modo total, lo que, entiende significa que ninguno de los procedimientos de concesión tiene la garantía de estado. Añadiendo, a mayor abundamiento, que la patente es válida y se concedió en el año 1997.

b) Niega expresamente que la descripción y redacción de la patente no permita su ejecución, y que la patente no cumpla con el requisito de novedad y que carezca de actividad inventiva.

Considera, que si concurren tales requisitos, que no se ha acreditado lo contrario por la parte actora, presenta informe pericial, que entiende, ampara sus aseveraciones. A ello se añade en su contestación que la misma ha tenido una aplicación industrial, como deriva de que se produzcan y elaboren productos con la misma.

c) Alega no ser cierto que la patente carezca de novedad y que ya se encontrase incorporado en el estado de la técnica, realizando para ello una serie de consideraciones contenidas en su escrito de contestación e interrelacionadas las mismas con el informe pericial aportado, y del que se deriva, a su entender, que se cumplen con todos los requisitos de patentabilidad exigibles legislativamente.

La contraposición de los hechos esenciales alegados en los escritos de demanda y de contestación a la demanda (momento legal para la fijación de los hechos controvertidos según el artículo 412 de la LEC ), dan lugar a los siguientes hechos controvertidos, puestos de manifiesto en el acto de la audiencia previa y acordados por ambas partes:

- Si ostenta o no legitimación activa la parte actora ( ya resuelto Fundamento Previo)

- Si o procede o no declarar la Nulidad de la Patente

SEGUNDO: Hecho controvertido: si procede o no declarar la Nulidad de la Patente.

Una vez se concede una patente, la misma puede extinguirse por causas diversas, entre otras, cuando concurren causas de nulidad y o de caducidad. Si bien y ciñéndonos al caso que nos ocupa en el presente procedimiento, si la causa es de nulidad, la patente no ha existido nunca pues produce sus efectos ex tunc. Así, el artículo 114 de la Ley de Patentes dispone que la declaración de nulidad implica que la patente nunca fue válida y que ni la patente ni la solicitud que la originó nunca han tenido los efectos propios a tales derechos. Sin embargo, si la causa es de caducidad, la patente ha sido válida y producido sus efectos hasta que se produce el hecho determinante de la caducidad. Produce por tanto sus efectos ex nuncy esta característica constituye la principal diferencia entre ambas instituciones.

La nulidad de la patente se encuentra regulada en los artículos 112 a 115 de la Ley de Patentes , distinguiendo entre nulidad total o parcial según que afecte a solo una parte de la patente a su totalidad. Si es parcial, se anula la reivindicación afectada, aunque no cabe declarar la nulidad de una reivindicación.

Los supuestos en que procede declarar la nulidad de una patente se encuentra regulados en el artículo 112 de la Ley de Patentes , que dispone :

' Artículo 112. Ley de Patentes , dispone ' 1. Se declarará la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el título IIde la presente Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada.

d) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

3. Cuando la nulidad sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituirse el objeto de una patente independiente.'

Los motivos que determinan la nulidad y, por tanto, la pérdida de los efectos de la patente, haciéndola desaparecer del comercio jurídico como si nunca hubiera existido, están tasados en el art. 112 LP . Nos encontramos ante un 'numerus clausus', de modo que no puede declarase la nulidad de una patente por causas distintas a las referidas en el art. 112.1 LP.

A tenor de su contenido y conforme a lo manifestado por las partes, en su demanda y contestación, respecto a si concurren o no los presupuesto, del referido precepto, que llevan aparejada su nulidad o no, procederemos a analizar los mismos, comenzando por el primero de los invocados por la parte actora, y si el mismo no es estimado continuaremos con los demás alegados.

Deficiente descripción y redacción de la patente lo que no permite su ejecución. Infracción de los artículos 25 y 112.1 b).

Conforme al precepto, el primero de los motivos invocados en la demanda para declararla nulidad sería el incardinable en el artículo 112.1.b) ' Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia.'

La descripción está contemplada en el art. 25 LP donde se establece que la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla, señalándose en el art. 5 LP que la descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones, debiendo contener los siguientes datos:

a) El título de la invención tal y como fue redactado en la instancia.

b) La indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención.

c) La indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad, conocido por el solicitante y que pueda ser útil para la comprensión de la invención y para la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, citando, en la medida de lo posible, los documentos que sirvan para reflejar el estado de la técnica anterior.

d) Una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

e) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.

f) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias, en su caso, a los dibujos, si los hubiera.

g) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

El requisito formal de la descripción de la reivindicación es esencial pues el derecho exclusivo que otorga la patente se sustenta sobre la descripción de la invención de modo que cualquier experto pueda ejecutarla. Si ello no ocurre, concurre causa de nulidad pues no se olvide que, conforme al Título II LP , la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones, sirviendo la descripción y los dibujos para la interpretación de las reivindicaciones.

Centrándonos en lo alegado por las partes, la parte actora sostiene que conforme se extrae del informe pericial presentado, elaborado por Don Fidel , (Agente Europeo de Patentes, Ingeniero en Electrónica y Automática Industrial e Ingeniero Técnico Industrial), y ratificado en el acto del juico, no se cumple con el citado presupuesto de descripción, manifestándose en la página 5 del referido informe pericial los argumentos para ello.

La parte demandada, en términos contrarios, considera que si amparándose en su informe pericial aportado, elaborado por la perito Dña Palmira (Ingeniera Técnico Industrial), y ratificado, quien en su página 17 y ss en tal sentido se manifiesta.

Antes de entrar a valorar los referidos informes y la concreta concesión de patente, así como la demás prueba practicada en el acto de juicio, por lo apropiado e ilustrativo al presente caso reproduciré jurisprudencial al respecto que de un modo más claro e ilustrativo que el mío han tratado la cuestión., y de esta manera poder realizar una valoración de la prueba a tenor de la misma y las disposiciones legales.

En supuesto parecido, respecto a la insuficiencia descriptiva la AP Barcelona, sec. 15ª, Sentencia de 10 de febrero de 2010 , Ponente Don Hermenegildo , dispone ' La nulidad de estas dos reivindicaciones había sido pedida por insuficiencia de la descripción,por falta de novedad y también por falta de actividad inventiva.

El juez mercantil estimó la primera causa de nulidad, la insuficiencia de la descripción. Tal y como advierte la parte demandada, el art. 25.1 LP exige que la invención sea descrita de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla, y el art. 26 LP, después de afirmar que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección, añade que 'deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción'. En este contexto normativo, el art. 112. b) LP prescribe que la patente se declarará nula 'cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia'.

La reivindicación 4ª sigue siendo de procedimiento,en concreto, como dice su preámbulo, 'para la aplicación de extensiones de cabello, según reivindicación tercera', que forma parte del preámbulo. El elemento caracterizador de esta reivindicación es que, en una alternativa de realización (se entiende que al procedimiento de aplicación de extensión de cabello definido en la reivindicación 3ª), el procedimiento comprende una franja de extensiones tejidas (6) fijada mediante un fijador. La explicación que da el perito Sr. Moises de que esta reivindicación 4ª constituye una alternativa de realización al procedimiento de aplicación de la reivindicación 3ª, para aplicar franjas de extensión, fijadas mediante un fijador, en vez de extensiones sueltas, se presenta como la que lógicamente un experto medio extraería de la enseñanza de la patente, a la fecha de su solicitud. Y aunque es cierto que la reivindicación no es del todo precisa para integrar en el procedimiento descrito en la 3ª reivindicación la aplicación de una franja de extensiones en vez de extensiones sueltas, también resulta lógica la forma de entender esta enseñanza expuesta por el perito Moises , en las páginas 5 y 6 de su informe. Cuando menos las deficiencias de la descripción no llegarían a impedir a un experto sobre la materia ejecutar la invención y, lo que es más importante, no justificarían la nulidad de la patente. Ello porque la insuficiencia de la descripción, como entendió en su día la Cámara de Recursos de la EPO, tiene que ser relevante para justificar la nulidad de la patente, lo que ocurre sólo cuando genera serias dudas, constatadas por datos verificables. Y expresamente advierte que la falta de precisión de la reivindicación, esto es, el hecho de que sea amplia no es razón suficiente para fundar la insuficiencia de la descripción de la patente (T 19/90, OJ 1990, 476). Lo verdaderamente relevantees que la enseñanza de la patente, en este caso la reivindicación 4ª, partiendo de que su preámbulo incluye la reivindicación 3ª, permite a un experto en la materia, no a un iniciado, llevar a cabo la realización que incorpore la invención. En nuestro caso, el perito Moises ha justificado cómo para un experto en la materia el procedimiento previsto en la reivindicación 3ª se integraría con la alternativa de realización que supone fijar una franja de extensiones en vez de una extensión aislada, mediante un fijador: en el paso e), insertaría una mecha de la franja de extensiones en el interior de la arandela (3) .'

Y mas recientemente la AP Navarra, sec. 3ª, Sentencia de 26 de noviembre de 2014 , dispone que ' OCTAVO.- La apelante esgrimió en su demanda una segunda causa de nulidad consistente en la insuficiencia de las descripciones de las patentes impugnadas.

El art. 25.1 LP exige que la invención sea descrita de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla. Su razón de ser es que el monopolio que el titular de la patente recibe sea compensado con la disponibilidad general del avance tecnológico que incorpora la patente.

El art. 26 LP, después de afirmar que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección, añade que 'deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción'.

El art. 112. b) LP prescribe que la patente se declarará nula 'cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia'.

La insuficiencia de la descripción tiene que ser relevante para justificar la nulidad de la patente, lo que ocurre sólo cuando genera serias dudas, constatadas por datos verificables ( SAP Barcelona, sección 15, del 10 de febrero de 2010 - ROJ: SAP B 2749/2010 -)...

...Como señala la SAP Barcelona, sección 15, del 03 de enero de 2000 - ROJ: SAP B 8/2000 -: La descripción está dirigida a expertos, y por tanto conocedores, como regla general,de las enseñanzas contenidas en manuales y obras técnicas y de todas aquellas informaciones técnicas precisas para el ejercicio de su profesión, toda vez que las obras de referencia y la literatura técnica general forma parte de los conocimientos generales (decisiones 171/84 y 772/119), se debe apreciar sobre la base del contenido global de la solicitud (decisión 169/83), y de la exigibilidad de un esfuerzo razonable de reflexión (decisión 611/89), para lo que deberá tenerse en cuenta sus conocimientos que permiten no tener en cuenta algunas insuficiencias (decisión 281/86) siempre que no sea preciso un esfuerzo inventivo suplementario(10/86), ya que el experto cualificado no tiene normalmente imaginación inventiva (decisión 207/94); bien que no puede equipararse a cualquier técnico, a un profesional no cualificado en el ámbito en que se produce la patente, sino a aquél que es un experto: que tiene un especial conocimiento de la materia.'

Valoración de la prueba: Informe Pericial.

Comenzando por el análisis de los informes periciales, partiremos del informe pericial presentado por la parte actora. En el mismo, en la página 5 se analizan las carencias descriptivas de la patente, si bien previo a ello realiza un apunte a tener en consideración, que además se contiene en la jurisprudencia previa expuesta por quien suscribe, y que es ' ...el experto en la materia puede contar con sus conocimientos generales y con experimentos de rutina, pero no ha de emplear su propia capacidad inventiva para solucionar las posibles deficiencias de la invención, tal y como se indica en el apartado 5.5. de las Directrices de Examen de la OEPM (p.115 y ss)'

Hecha tal consideración, y acertada a entender de este juzgador, analiza los motivos por los que considera que la misma no es lo suficiente clara para su reproducción por un experto en la materia, en concreto los siguientes motivos: ( páginas 5 y 6 del informe); 'a ) La primera reivindicación habla de procedimiento y de producto al mismo tiempo. El ámbito de protección de la invención por tanto, se desconoce, ya que no está claro si se trata de un procedimiento para realizar algo o de un producto concreto con una serie de características, porque los dos, a la vez, no se puede (directrices de examen de patentes, apartado 3.2 p.48 y ss.). En aras de facilitar el análisis de las reivindicaciones este perito considera que la reivindicación única es de procedimientoy que, por tanto, el producto obtenido por ese procedimiento también está protegido siempre que éste producto sea igualmente nuevo (Art. 61.2 LP 11/86). No obstante, la supuesta novedad del producto obtenido se analiza en un punto posterior. b) La característica C1 no es clara: (...) a continuación se dejan las tripas en esta maceración, hasta que el agua (2) se enfría por sí sola, prosiguiendo después con la siguiente etapa que consistirá en un lavado abundantecon agua corriente (5) (...). En negrita subrayado se han marcado las características que no son claras y que impiden una correcta interpretación del alcance de la reivindicación y de su reproducción por un experto en la materia. Efectivamente, los términos 'hasta que el agua se enfría por si sola' y 'lavado abundante' dejan técnicamente abierta la reivindicación: ¿qué temperatura o qué umbral de temperatura debe alcanzar el agua?¿qué es para el experto en la materia enfriar el agua? Nótese que tampoco se indica anteriormente a qué temperatura está el agua caliente mencionada anteriormente. Utilizando el sentido común todo el mundo puede convenir, aproximadamente en qué se considera agua caliente y agua fría o qué es un lavado abundante. No obstante, desde un punto de vista técnico, tanta agua caliente es la que está a 402C como la que está a 802C y la temperatura es vital para la limpieza de los gérmenes en las tripas naturales. Es por ello que, pese a que pueda parecer lo contrario, el experto en la materia, ante esta característica se vería obligado a buscar su propia solución, sin ayuda o guía en la patente, más que los ambiguos términos 'caliente' y 'frío'.

c) La característica C2 tampoco es clara: sumergir brevementela sobrasada ya embuchada en un caldo de agua fría(8) con 200 g. de pimienta negra molida (9) por litro de agua (10) al 3 % de sal (11). Nótese que se indica que la sobrasada embuchada ha de sumergirse 'brevemente' (¿ cuánto?) en un caldo de agua 'fría' (¿a qué temperatura?). Nótese igualmente, que pese a lo que pueda parecer, el solicitante, en determinadas características es muy preciso, como cuando habla de 200 gramos de pimienta por litro de agua al 3% de sal, pero en el resto de características no. Esto lleva al experto en la materia nuevamente a desconocer cuál es el alcance real de algunas características. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo es brevemente? Es un minuto, un segundo, o una hora, depende de lo que se entienda por breve en este campo de la técnica. No hay indicaciones al respecto, y está claro que posiblemente, no todos los tiempos 'breves' sean iguales. Por ejemplo, tomando como referencia el periodo de 72 horas de la curación, un tiempo breve podrían ser dos horas. No obstante, dos horas en el líquido indicado estropearía el producto, o le cambiaría de sabor, con lo que nuevamente se pone en la tesitura al experto en la materia de buscar solución a ese problema sin ayuda.

d) Finalmente, la característica C3 tampoco es clara. Efectivamente, en esa característica se indica que se rocía la sobrasada con pimienta y ésta se queda adherida. Nótese que la tripa sólo está mojada con agua. En el momento del rociado es posible que un porcentaje de la pimienta si quede adherido, pero es que al secarse se caerá, resulta hasta obvio. Para evitarlo se necesitaría emplear algún tipo de cola alimentaria (comestible), pero no se hace mención alguna al respecto ni en la descripción ni en las reivindicaciones. Tampoco se indica cómo se consigue la adherencia sin 'algo' que lo adhiera, más que agua. El técnico que suscribe el informe considera que este punto, además sería insalvable para el experto en la materia, ya que le obligaría a alejarse de las enseñanzas de la invención.

Por tanto, se considera que la invención, tal y como está descrita, no permite su ejecución por parte de un experto en la materia, tal y como se indica en los Arts. 25 y Art.112 (1b) de la LP 11/86.

Atendiendo al informe a tenor de lo claro, didáctico y objetivo, del mismo se extrae la conclusión de falta de descripción

El informe presentado por la parte demandada, sobre esta cuestión, en apoyo de su pretensión, en concreto, respecto la falta de descripción del procedimiento, páginas 17 y 18 del mismo, adolece de la mismas deficiencias que la propia patente. Es decir, no constata, ni reafirma de una manera objetiva, un proceso concreto y claro, como la legislación y la jurisprudencia referida en párrafos anteriores exigen. Si observamos el informe reza ' En cuanto a la insuficiencia descriptiva que se alega por la falta de concreción de 'temperatura', 'cantidad' exacta, así como los 'tiempos' en el lavado de tripa natural se comprueba en nuestra visita a las instalaciones y seguimientos del proceso que estos vienen dado en función de las propiedades de la tripa utilizada ( las tripas naturales para embutidos varía de acuerdo con su tipo, animal del que proviene, tamaño (calibre)calidad y también presencia de rugosidades y otros defectos así como también el estado en el que se tenga: seca, laminada, entubada...) y es por eso que no s especifica'. Además, se ha de destacar que tal mención se realiza de modo inconcreto y confuso, incluso localizándose en su informe pericial dentro del apartado de la aplicación industrial.

En el acto del juicio comparecieron ambos peritos y se ratificaron en sus informes pasando a responder y explicar el contenido de los mismos.

El perito Don Fidel , propuesto por la parte actora, goza, a entender de este juzgado, de verosimilitud en su declaración, respondiendo de un modo coherente, fundado, didáctico y explicativo a las preguntas formuladas por ambas representaciones procesales. Así, a preguntas de la parte actora, manifestó, (minuto 4 grabación CD 2) 'manifestaciones vagas e imprecisas en la solicitud ', preguntado por qué contesta ' son documentos técnicos debiendo haber una concreción... dice caliente frio, es relativo...brevemente sin especificar el tiempo...ello impide que un experto ante el mismo pueda obtener el resultado...un experto en la materia no puede llegar en un tiempo razonable...'. Preguntado en relación al apartado d) si reacción química suficiente para poder adherirse, contesta, (minuto 9 grabación CD2) mediante un ejemplo claro e ilustrativo concluyendo que no lo considera suficiente, refiriéndose al proceso descrito.

Continua su declaración, y a preguntas del letrado de la parte demandada, en relación a la descripción de la patente, contesta (minuto 36:01 grabación CD2) ' se busca una certeza respecto al ámbito de protección... se podía haber redactado de otro modo... por ejemplo se podían dar rangos... así suficiencia descriptiva...' y continua manifestando que ante tal inconcreción habría que estar realizando una serie de ensayos indeterminados para llegar a dar con lo que realmente es, es decir con el objeto de la patente, y ello sería de esa manera si por ejemplo en mas o menos 10 intentos o ensayos se obtuviera, pero no ante innumerable numero de intentos.

En conclusión, su declaración, y a preguntas de quien suscribe, respecto la descripción, manifiesta de un modo categórico que no está suficientemente bien descrita, dado que son términos relativos y que no están acotados ( minuto 44:00 de la Grabación CD2)

Por el contrario la declaración de Doña Palmira , no goza a entender de este juzgador, realizada una valoración de la misma conforme a la as reglas de la sana crítica, de verosimilitud, ni coherencia, ni concreción, siendo en algunos extremos sus explicaciones incongruentes y contradictorias. A preguntas del letrado de la parte demandada, que la propuso, manifiesta que visitó la fábrica, que vio todo el procedimiento, que se sigue el procedimiento descrito en la patente, si bien, y a modo seguido, relativo a la misma cuestión manifiesta que partes del procedimiento se las enseñaron ya hechas, pues se realiza en diversas partes. Ello conlleva que no ha observado todo el procedimiento, como ella misma manifiesta.

Continúa su declaración en el mismo sentido. Así en el ( minuto 52 de la grabación), realizada la pregunta de si comprobada toda la descripción de patente ¿ considera suficiente para poder reproducirlo? contesta que ' si...se que dice agua fría...incluso mi hijo que tiene cuatro años sabe cuando lo voy a bañar sabe si el agua esta fría o caliente... mama el agua esta fría o caliente, aquí no me meto...'añade sobre lo mismo, ' es obvio ... viene dado por le origen de la tripa...tendrán una patente de quinientos millones de páginas...'y respecto a la misma cuestión incide ' que es como la lavadora, no te pone que la toga o la chaqueta que tenéis que lavarla con esto, pone generalidades y todo genérico...'.Del extracto reproducido, se observa como su declaración no es congruente, pues refiere haber visto el procedimiento entero conforme a lo establecido en la patente, si bien, se contradice cuando manifiesta que partes se la enseñaron ya elaborada. Respecto a la falta de descripción, es ilustrativo que incurre en las mismas generalidades que en su informe pericial, no gozando de concreción alguna, e incluso contestando a las preguntas con supuestos que nada tienen que ver con los conocimientos técnicos que ha de reflejar un perito, así como por la vaguedad e imprecisión de las mismas.

En relación a la falta de descripción y generalidades también se le formularon preguntas por la parte actora, las cuales respondió incurriendo en las mismas vaguedades e imprecisiónes. Ello se puede observar ( minuto de 1:05 horas grabación CD 2) donde preguntada nuevamente sobre que es agua caliente, responde ' la temperatura viene dada por el tipo de tripa... yo no se que temperatura puedo lavar esta chaqueta, me voy a la etiqueta y veo la condición de lavado', continuando su declaración, a preguntas de si un experto en la materia podría, manifiesta que tiene entendido que las tripas a 40 grados se deshacen, sin precisar en base a que puede realizar tal manifestación y o fuente científica o de la experiencia. Si realizáramos una interpretación contra sensu de su manifestación respecto al lavado de chaqueta, observamos cómo si vamos a lavar la chaqueta, viendo la etiqueta sabemos la condiciones de lavado, como ella misma manifiesta, es decir por ejemplo rangos o parámetros, si bien ello no pasa en este caso. Un contrasentido en su propia declaración.

En síntesis, podemos observar las contradicciones, las imprecisiones en sus respuestas así como, sobre algunas cuestiones, refleja una falta de concreción respecto a la materia jurídica que se dilucida, es decir sobre los requisitos de patentabilidad.

Atendiendo a ambos informes y previo a manifestar la decisión de este juzgador respecto a los mismo, recordar la jurisprudencia que dispone, ante la existencia de varios dictámenes periciales, que «(...) En la STS de 6.4.2000 -- se afirma que 'Los juzgadores no están obligados a someterse a la prueba pericial y de concurrir varias pueden optar por la que se les presente como más objetiva y ajustada a la realidad del pleitoe incluso atender en parte a las diversas pericial concurrentes en aquello que estimen de interés y en relación a las demás pruebas'. La decisión de atender o no, en todo o en parte, a uno o varios dictámenes periciales es algo que corresponde exclusivamente al tribunal de instancia, y sólo puede impugnarse en casación si se infringen las reglas de la sana crítica, entendiendo por tales reglas las más elementales directrices de la lógica humana ( STS 14.10.2000 ). Por tanto, y en términos muy generales, el único límite del Juzgador sobre la convicción alcanzada de los hechos en base a las pericias será la racionalidad de esa decisión. (...) puede -entre varios- aceptar uno y desechar otros, atender más a los razonamientos que a las conclusiones, a la cualificación técnica del informante, al informe emitido en el proceso bajo los principios de inmediación y contradicción, (...) ( SSTS. 10.2.1994 ) reconociendo que es una prueba 'más', ha de (1) indagar sobre la idoneidad o cualificación del perito para confeccionar el dictamen requerido, (2) indagar sobre su imparcialidad (en función de los motivos de abstención o recusación). El TS viene incluso a establecer una prioridad, en caso de dictámenes periciales discrepantes: (1) se acogen las conclusiones coincidentes de la mayoría de los peritos. (2) O se sigue el criterio de la mayor categoría profesional o grado de titulación del perito. (3) con frecuencia, atender con preferencia a la fuerza convincente de los informes (complitud, congruencia y fundamentación) (...)» ( SAP Barcelona- Sección 13ª - 25/05/2009 - 327/2008 -).

A tenor de ello, atendiendo a lo expuesto respecto a ambos informe periciales, considero el informe presentado por la parte actora como más ajustado a la realidad del objeto del proceso, en este caso, respecto a la descripción del procedimiento de patente conforme a lo establecido en el artículo 112 b), entendiendo que responde de modo objetivo y claro al objeto del proceso. A ello, se ha de añadir la clara, brillante e ilustrativa exposición realizada por el perito Don Fidel , quien a su vez ostenta unos conocimientos técnicos precisos y cualificados respecto la cuestión que se dirime, dado que además de su cualificación expresada es Agente Europeo de Patentes. En síntesis ello no lleva a desechar el informe pericial aportado por la entidad demandada acogiendo íntegramente el contenido del informe pericial de la parte actora respecto la insuficiencia descriptiva de la patente.

Por lo expuesto, y a mayor abundamiento respecto la insuficiencia descriptiva, es pertinente destacar que a la misma conclusión se llega de la valoración conjunta del resto del prueba practicada ene l acto del juicio. Así, si observamos la declaración del codemandado, Don Celestino , (minuto 14:00 de la grabación) quien de modo claro y explicativo, manifiesta, respecto qué entiende por agua caliente o como sabe si esta caliente conforme al procedimiento descrito en la patente, que 'pone la mano en el agua y así sabe si está caliente o no' y en similares términos, preguntado qué entiende por agua fría, manifiesta que el agua tibia, e igualmente preguntado respecto a los tiempos de remojo en el agua, contesta que 'tocando la tripa lo sabe..'. Como se puede observar de la declaración la inconcrección, imprcecisión y falta descriptiva es palmaría. Ello nos lleva a considerar que un experto en materia no puede, observando la descripción realizada, llevar a cabo la patente y obtener el mismo resultado, sin acudir a otra serie de conocimiento que no se reflejan en la misma. Sin perjuicio, que honradamente en su declaración el interrogado manifestara que si se podía.

Y por último respecto la valoración de las pruebas de las testificales, las mismas redundan en lo expuesto y extraído de las pruebas valoradas en párrafos anteriores.

El testigo Don Horacio , autor del documento número cinco de la contestación, en su declaración, se puede observar como manifiesta haber comprobado el procedimiento, si bien no ha tomado temperatura alguna, ni tiempos al respecto, ni tan siquiera ha observado el procedimiento, dado que solo ha estado una hora en la fabrica. Destacable, que el siendo experto en la materia, manifiesta que el mismo sería capaza de realizar la sobrasada según el procedimiento, a lo que preguntado al respecto sobre que entiende por caldo, temperatura y tiempos manifiesta que no comprobó ninguno, es más, considera irrelevante la temperatura, diciendo que estaba a temperatura ambiente, como consta en la grabación ( minuto 58:00 CD), siendo por ello tales respuesta incongruentes y contradictorias, no gozando de verosimilitud ni objetividad.

Por el contrario el otro testigo, Don Leoncio , autor del documento número cuatro aportado con la contestación de la demanda, certifica en el mismo la puesta en práctica de la Patente de invención nº 9701726 y que se realiza la explotación industrial de la misma. Si bien en el acto del juicio, ( minuto 1:07 horas CD) realiza una exposición de su visita a la fabrica para emitir el mismo certificado, manifestando, entre otras cuestiones relevantes, las temperaturas del agua en cada momento del proceso, especificando los grados, por el mismo comprobados. Estos grados reconoce no están explicitados de forma alguna en la reivindicación de patente, y además añade en su declaración otras circunstancias, como la relativa la secado del tripa que tampoco están ni se refleja en ningún momento.

En síntesis de la valoración conjunta de la prueba practicada se llega a la conclusión de que concurre la deficiente descripción y redacción de la Patente.

Resulta meridiano el grado de ambigüedades e inconcreciones puestas de manifiesto, lo que hace que resulte incompatible conforme al tenor literal de los artículos expuestos, artículo 25 y 112.1.b). Es necesario tener en cuenta que la inconcreción es tal que no llega a reflejarse un escenario en el que un experto en la materia pueda realizar la misma de un modo directo, sin acudir a conocimientos no reflejados o bien a una serie de pruebas que no alcanzan el grado de lo lógico y coherente, pues en esencia, esa no es la finalidad pretendida por la legislación.

Añadir, que conforme a la descripción del procedimiento, su reproducción conlleva que el experto en la materia que quisiera reproducirlo deba acudir a una serie de ensayos o intentos, que dada la carencia de la expresión de márgenes o rangos genera una cuasi actividad inventiva al respecto; conllevando a su vez que es tan relevante el grado o carencia de descripción, que estamos ante una generalidad. En síntesis, carece de una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos y referencias.

En virtud de lo expuesto y conforme a lo establecido en la artículo 112.1 b), procede declara la nulidad de la patente.

TERCERO: Costas procesales.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC , en caso de estimación integra del demanda, y en atención al principio de vencimiento, procede imponer las costas del presente procedimiento a la parte demanda.

Fallo

Que con ESTIMACIÓN INTEGRA de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Doña Ana Diez Blanco en nombre y representación de la entidad mercantil Embotits Sa Caldera S.L. contra Don Celestino y Don Ernesto debo DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la Patente P9701726 'Procedimiento para elaborar sobrasada envasada en tripa recubierta de pimienta negra', con notificación a la Oficina de Patentes y Marcas que deberá cancelar la inscripción.

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el juez Don Víctor Manuel Casaleiro Ríos, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de lo Mercantil de Palma de Mallorca número 1, de lo que como Secretario certifico.