Sentencia Civil Nº 346/2010, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 136/2010 de 23 de Julio de 2010

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 136 ( C 7 ) 2010.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 828 / 2010.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 346/10

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintitrés de julio del año dos mil diez.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por MIGUEL AGUILAR, SL, apelante por tanto en esta alzada, representado por el Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección del Letrado D. DIEGO MUÑOZ- COBO GONZÁLEZ; siendo la parte apelada TIA MARÍA LIMITED, ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, PERNOD RICARD USA LLC y PERNOD RICARD ESPAÑA, SA, representadas por la Procuradora D.ª CRISTINA QUINTAR MINGOT, con la dirección del Letrado D. FERNANDO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 21 de diciembre del 2009 , cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por la Procuradora Sra. Quintar Mingot en nombre y representación de las mercantiles ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, PERNOD RICARD USA LLC, PERNOD RICARD ESPAÑA S.A. y TIA MARIA LIMITED, contra la mercantil MIGUEL AGUILAR S.L. de modo que: DECLARO: Primero.- Que MIGUEL AGUILAR S.L. ha infringido el derecho exclusivo de ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED y PERNOD RICARD USA LLC sobre las marcas comunitarias a) Nº 2.678.555 Ballantine's Geo. Ballantines GBS (mixta) titularidad de mercantiles ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, b) Nº 940.700 MALIBU, Nº 886.689 MALIBU titularidad de PERNOD RICARD USA, c) Nº 2.702.074 TIA MARIA, Nº 2.476.406 titularidad de TIA MARIA LIMITED, comercializando en el Espacio Económico Europeo whisky, ron y licor distinguidos con tales marcas, que no han sido introducidos en el EEE por sus titulares ni con su consentimiento. Segundo.- Que MIGUEL AGUILAR S.L. comercializando botellas de whisky, ron y licor en las que se ha eliminado el número de lote estampado por las fabricantes ha realizado actos de competencia desleal por violación de normas. CONDENO a MIGUEL AGUILAR S.L. a: Primero.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones y a cesar de forma inmediata en : a) La venta de bebidas alcohólicas distinguidas con las marcas de las demandantes que no hayan sido introducidas con las maracas de las demandantes que no hayan sido introducidas en el trafico económico de EEE por estas o con su consentimiento. B) La venta de bebidas alcohólicas con eliminación de códigos de lote estampados por sus fabricantes. Segundo.- A destruir a su costa las botellas distinguidas con las marcas de las demandantes que no hayan sido introducidas con las marcas de las demandantes que hayan sido introducidas en el trafico económico de EEE por estas o con su consentimiento, así como las que aparezca eliminado el numero de lote impuesto por las fabricantes. Tercero.- A indemnizar a las actoras en las siguientes cantidades: A ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED: 25.045,47 euros. A, PERNOD RICARD USA LLC: 10.045,47 euros. A TIA MARIA LIMITED: 10.045,47 euros A estas cantidades, se aplicara el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución y hasta su completo pago. Cuarto.- Se fija una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por cada día que transcurra hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe y día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijara en ejecución de sentencia. ".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 7 / 7 / 2010, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.-

1. Las sociedades demandantes, titulares cada una de ellas de diversas marcas comunitarias (cuyo detalle se hace en el fundamento de derecho segundo de la sentencia apelada), ejercitan acciones declarativas y de condena (de cesación y de remoción) por actos que infringen sus derechos marcarios, al amparo del los art. 9.1.a) Reglamento sobre la Marca Comunitaria (en adelante, RMC), y 34 y ss. y 40 y ss de la Ley española de Marcas (en lo sucesivo, LM).

Igualmente, ejercitan acción por competencia desleal, por infracción del art. 15.2 LCD .

2. La sentencia apelada efectúa, para la resolución del litigio, los siguientes razonamientos de interés:

1º) La sociedad demandada comercializa productos (botellas de licor) que han sido importados al territorio de la Unión Europea sin el consentimiento de las titulares de las marcas con que dichos productos están signados. La prueba de los actos de comercialización se encuentra en la documental acompañada a la demanda (acta notarial de manifestaciones de un detective privado), en la testifical del mismo, y acta de precinto de botellas, levantada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Torrent, en julio del 2008 .

2º) Muchas de las botellas comercializadas por la demandada tienen borrado su número de lote, lo que impide trazar su origen y trayectoria. La prueba, fundamentalmente testifical que corrobora un informe acompañado a la demanda, determina que la primera comercialización de las botellas marcadas tuvo lugar fuera del espacio económico europeo.

3º) En consecuencia, no se ha producido el agotamiento del derecho marcario, pudiendo las sociedades titulares demandantes oponerse a la comercialización de los productos marcados con sus marcas cuando la importación dentro del espacio económico europeo se ha producido sin su consentimiento.

4º) Se desestima la petición de infracción del art. 13.2 RMC .

5º) Existe infracción del art. 15.2 LCD , porque la supresión en las botellas de los códigos de referencia de los lotes constituye una vulneración del RD 1801 / 2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, y del RD 1334 / 1999, de 31 de julio, infringiendo, en consecuencia, el art. 5.2.g de la Ley 26 / 1984, de 19 de julio , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

6º) Con relación a las acciones indemnizatorias, no atiende a parte de los 686,41 € solicitados, al amparo del art. 43.1 LM , como gastos de indemnización (se excluyen las tasas pagadas para la obtención de certificaciones de marca, ni el informe del Director general de marcas de Pernod Ricard). Respecto al lucro cesante, habiéndose optado por la regalía hipotética (art. 43.2.b LM ), y sobre la base del informe pericial acompañado como documento número 37 de la demanda, considera apropiados los criterios cuantitativos fijados en el mismo, si bien no concede más que el importe que correspondería a un año (2007), en que constan acreditadas infracciones de las marcas, sin acceder a la petición que se hacía de que los cánones a abonar deberían ser de varios años.

7º) Aún cuando la demanda haya sido parcialmente estimada, considera el magistrado un caso de estimación sustancia e impone las costas a la parte demandada.

3. Únicamente la demandada presenta recurso contra la sentencia. Por tanto, las demandantes se aquietan con la estimación parcial de su demanda y, consiguientemente, con las pretensiones que no le han sido concedidas. Los distintos motivos impugnatorios se abordarán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.-

4. El primer motivo de recurso refiere error en la valoración de la prueba, en tanto se dice que dicho error ha existido en lo concerniente a la consideración que se hace en la sentencia en el sentido de que las botellas comercializadas lo fueron por primera vez fuera de la Unión Europea, y se introdujeron en el espacio económico europeo sin autorización de las titulares de las marcas. Se insiste por la apelante en que las botellas que fueron encontradas en su almacén fueron adquiridas dentro del mercado común a un proveedor holandés, como prueba las facturas acompañadas a la contestación.

No se discute, pues, que la demandada comercializaba las botellas signadas con las marcas de las demandantes.

5. Pues bien, con independencia del número exacto de botellas (pues éste es un elemento meramente cuantitativo que carece de influencia cuando de abordar la existencia de la infracción marcaria se trata, y ello, con independencia de la repercusión que dicho elemento numérico que pudiera tener en orden a las concretas acciones derivadas de la infracción que se ejerciten en la demanda) que pudiera haber comercializado la demandada con la marca de las actoras, y por más que dichas botellas, cuya procedencia empresarial no ha sido negada por esas sociedades, pudieran ser comercializadas en otros países y zonas ajenas a la Unión Europea, a cuyos mercados estaban específicamente destinadas, lo relevante, a los efectos que nos ocupan, es que su introducción en el mercado de la Unión se ha producido sin el consentimiento de las titulares de las marcas.

El derecho exclusivo conferido por la marca comunitaria (art. 9.1 RMC ) habilita a su titular para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada (letra a) de dicho precepto). Naturalmente, el derecho exclusivo del titular se agota cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento (art. 13.1 RMC , lo que se conoce con el nombre de agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria). Por tanto, a sensu contrario, el titular sí que mantiene su derecho a prohibir el uso en el tráfico económico de signos idénticos a su marca cuando los productos no han sido comercializados en la Comunidad con su consentimiento; comercialización que se equipara a la importación dentro de la UE. Es decir, el titular de la marca está facultado para controlar la primera comercialización de los productos designados con ella (entre otras, las conocidas Sentencias "Silhouette" y "Zino Davidoff", del TJUE): si la importación de esos productos se ha producido al margen de su consentimiento (y no es objeto de debate esta cuestión relativa a la forma en que dicho consentimiento puede manifestarse), el titular puede accionar contra quien use la marca (no necesaria ni exclusivamente el importador) pues se está produciendo un supuesto de infracción.

6. En el recurso presentado, la apelante reconoce que tenía en sus almacenes botellas "ilícitas" (cuando afirma que "...el día que se llevó a cabo la diligencia de inspección, registro, inmovilización y precinto de los almacenes y mercaderías, supuestamente ilegales, solo han aparecido unas decenas de botellas de gran formato y capacidad, sin que en la mayoría de las botellas inspeccionadas se detectara nada ilícito") y que la factura presentada en la contestación justifica "la práctica totalidad de las botellas intervenidas y precintadas, teniendo el resto de las botellas intervenidas un valor anecdótico". Tales alegaciones no hacen sino corroborar la existencia de actos de comercialización de botellas signadas con marcas e introducidas al margen de sus titulares en la UE. En cualquier caso, es acertada la valoración que se hace por el magistrado de instancia sobre las facturas en cuestión: una de ellas es del año 2005 (la infracción que se declara es por actos realizados en el 2007) y la otra simplemente acredita la compra de botellas de BALLANTINEŽS, pero no que esas botellas sean las que nos ocupan, pues pudieran ser otras de las que había en la nave almacén de la demandada.

Compartimos los razonamientos vertidos en el fundamento sexto de la sentencia apelada sobre el lugar en que se produjo la primera comercialización de las botellas, que fue fuera de la UE, pues, como ha puesto de relieve la prueba practicada, dichas botellas (tanto por su formato, capacidad, graduación alcohólica -no utilizada en el mercado europeo- e, incluso, menciones y frases contenidas en las etiquetas, del tipo "no para su venta en la Unión Europea" o "Non EEA sale Orly"; así como por la eliminación de los números de lote en bastantes casos) tenían un origen extracomunitario y, lo más importante, tenían como destino un mercado igualmente ajeno al de la Unión, para el que específicamente fueron producidas, y distribuidas por los cauces adecuados a tal fin. La entrada de las botellas en el espacio económico europeo, sin el consentimiento de los titulares de las marcas (extremo éste que no se discute) convierte los actos de comercialización de la demandada (resaltemos, una empresa muy especializada, entre otros, en la comercialización y distribución de bebidas alcohólicas; baste señalar, como dato de interés, que la Agencia Tributaria ha certificado, por ejemplo, que la base imponible de la declaración resumen anual IVA GRANDES EMPRESAS, que la demandada presentó para el periodo 2007, fue de casi noventa millones de euros) en actos de infracción, tal y como se ha dicho.

Por lo expuesto, este primer motivo de impugnación será desestimado.

TERCERO.-

7. Se recurre, en segundo lugar, la estimación de la acción que las demandantes ejercitaron al amparo del art. 15.2 LCD .

8. Dicho precepto, rubricado con el título "Violación de normas", establece que "Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial". Como ha se ha indicado en un anterior fundamento, la sentencia considera que la supresión en las botellas de los códigos de referencia de los lotes constituye una vulneración del RD 1801 / 2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, y del RD 1334 / 1999, de 31 de julio, infringiendo, en consecuencia, el art. 5.2.g de la Ley 26 / 1984, de 19 de julio , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (que, en la actualidad, reproduce el art. 13 . f) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), que establece que "Cualquier empresario que intervenga en la puesta a disposición de bienes y servicios a los consumidores y usuarios estará obligado, dentro de los límites de su actividad respectiva, a respetar las siguientes reglas: f) La obligación de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas".

9. No compartimos el criterio del magistrado de instancia de que esas normas, que se consideran infringidas, tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

Requisito ineludible, según el art. 15.2 LCD , para que el acto de que se trate merezca la calificación de desleal es, en primer término, que produzca la infracción de una norma jurídica, y, en segundo, que esa norma jurídica tenga por objeto la regulación de una actividad concurrencial. Para determinar cuando una norma tiene por objeto la regulación de una actividad concurrencial, y partiendo del principio de libertad de empresa y de libre competencia sobre el que gravita nuestro sistema económico, según la Constitución Española de 1978, habrá que atender, preferentemente, a la finalidad que con aquélla se persigue, que no ha de ser otra que la de evitar que se realicen en el mercado actos con fines concurrenciales (esta finalidad se presume, art. 2.2 LCD, cuando "...por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero ") contrarios a la regulación que en la misma se establezca.

Pues bien, la normativa invocada por la demandante no estimamos que tenga como finalidad, per se, ordenar o regular una actividad concurrencial, particularmente las normas citadas de la LGDCU, pues el objeto que con ellas se pretende deriva claramente, al entender de este Tribunal, de su propia ubicación sistemática dentro de dicha Ley, y se revela distinto de la regulación de una actividad concurrencial. Así, el art. 13 se halla ubicado dentro del Libro I (Disposiciones Generales), Título I (Ámbito de aplicación y derechos básicos de los consumidores y usuarios), Capítulo III (Protección de la salud y seguridad), y el art. 18, dentro del mismo Libro y Título, en el Capítulo IV (Derecho a la información, formación y educación). Esas normas tienen como misión bien el establecimiento de obligaciones para la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, bien la salvaguarda de ciertos derechos de éstos, con el objeto de que ciertos actos no les induzcan a error. Su destino no es la regulación de una actividad concurrencial.

Por lo dicho, este motivo de recurso sí será estimado.

CUARTO.-

10. Por último, el recurso denuncia error en la valoración de la prueba en cuanto a la cuantificación de los daños y perjuicios.

11. En primer lugar, la recurrente niega que esté obligada a indemnizar los daños y perjuicios, de conformidad con el art. 41.2 LM , porque no recibió con carácter previo a la interposición de la demanda ningún tipo de aviso o advertencia de que estaba distribuyendo mercancías que habían sido introducidas en el espacio económico europeo sin el consentimiento del titular de la marca. Ahora bien, como es de ver en el fundamento de derecho undécimo de la sentencia apelada, el magistrado estableció como base de la obligación de indemnizar una doble circunstancia: que la gran experiencia de la demandada en el mercado de la importación y exportación demostraba, con los hechos que nos ocupan, que la gestión del negocio se había desarrollado de una forma gravemente indiligente (lo que se incardinaría, aunque explícitamente no se refiera en la sentencia, en la referencia que el art. 41.2 hace a que en la actuación hubiere mediado culpa o negligencia) y que la demandada no había probado no ser la primera comercializadora. Ni una sola alegación se vierte en el escrito a rebatir estas afirmaciones, con lo que el motivo impugnatorio está abocado al fracaso.

12. De otro lado, se pone en tela de juicio la valoración que se ha hecho del informe pericial, aportado por las actoras, que ha servido como base para la cuantificación de la regalía hipotética, criterio por el que aquéllas optaron. Los breves alegatos que se vierten al respecto no discuten ni uno solo de los parámetros que el magistrado tuvo en cuenta para cuantificar la indemnización, expuestos en el fundamento de derecho duodécimo, que compartimos plenamente. Téngase en cuenta, además, que el propio magistrado moderó el importe de la indemnización, pues no consideró que se hubiera producido daño en años en los que la infracción no quedó acreditada. Por último, que el valor de las botellas intervenidas a la demandada sea inferior, en ocho veces según se dice, al de la indemnización concedida, es un alegato absolutamente inane a los fines que nos ocupan, pues, de un lado, aquéllas no son más que la muestra del propio acto de infracción de la marca (obvio es que esas botellas no llegaron a ser vendidas, pero que otras sí que lo fueron, como las que lo fueron al detective privado; lo relevante no es el número, sino el propio acto infractor), y, de otro, y partiendo de que la regalía hipotética es, en definitiva, una ficción, porque el informe pericial determina con suficiencia y justificación el precio que, atendidas las circunstancias, el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, y éste dato no depende de otros factores, ni permite comparativas, inútiles, como las que la apelante pretende.

QUINTO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2 , que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC ., cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad.

SEXTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SÉPTIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de MIGUEL AGUILAR, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 21 de diciembre del 2009 , en los autos de juicio ordinario n.º 291 / 08, debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente en el sentido de que, siendo parcial la estimación de la demanda interpuesta contra aquél por TIA MARÍA LIMITED, ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, PERNOD RICARD USA LLC y PERNOD RICARD ESPAÑA, SA, se deja sin efecto el apartado segundo de la parte declarativa de su Fallo, sin hacer en ninguna de las instancias expreso pronunciamiento sobre costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. "D. Enrique García Chamón Cervera.- Dª. Luis Antonio Soler Pascual.- D. Francisco José Soriano Guzmán. Firmado y Rubricados".

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.