Sentencia CIVIL Nº 347/2022, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 572/2021 de 13 de Mayo de 2022

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

Rollo de apelación nº 572/2021

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario nº 846/2017.

Parte recurrente:CREACIONES STRAWBERRY, S.L.

Procurador: D. Jaime González Mínguez

Letrado: D. Miguel Ángel Hortelano Anguita

Parte recurrida:EDICIONES CÓNICA, S.A

Procuradora: Dª María Luisa Montero Correal

Letrada: Dª Patricia Koch Moreno

SENTENCIA núm. 347/2022

En Madrid, a trece de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Fernando Caballero García, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 846/2017 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Ocho de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día once de febrero de dos mil veintiuno.

Ha comparecido en esta alzada como apelante CREACIONES STRAWBERRY, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Jaime González Mínguez y asistida del Letrado D. Miguel Ángel Hortelano Anguita. Comparece como parte apelada EDICIONES CÓNICA, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María Luisa Montero Correal y asistida de la Letrada Dª Patricia Koch Moreno.

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: 'FALLO: DESESTIMAR INTEGRAMENTEla demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Jaime González Mínguez en nombre y representación de Creaciones Strawberry, S.L contra Ediciones Cónica, S.A yCONDENARa la parte actora al pago de la costa procesales y ESTIMARINTEGRAMENTEla demanda reconvencional formulada por el Procurador de los Tribunales doña Marisa Montero Correal en nombre y representación de Ediciones Cónica, S.A contra Creaciones Strawberry, S.L y DECLARARla caducidad por falta de uso de la marca nacional nº 330023 'TELVA' ( clase 24 y 25 ) y de la marca nacional mixta nº 2.632.145 'TELVA' (clase 35 y 39) y ACORDARsu cancelación registral en la Oficina Española de Patentes y Marcas y CONDENARa la parte actora /reconvenida al pago de las costas procesales.'

SEGUNDO.Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día doce de mayo de dos mil veintidós.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

Fundamentos

PRIMERO.CREACIONES STRAWBERRY, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra EDICIONES CÓNICA, S.A. por la que solicitaba que se dicte sentencia por la que:

1. Estime las Acción Declarativa de Violación de los Derechos de Marca de la actora CREACIONES STRAWBERRY, S.L., con relación a sus Marcas registradas 'TELVA', ejercitada en la presente demanda frente a EDICIONES CÓNICA S.A. por utilizar la parte demandada unos signos distintivos idénticos a los de la actora o que se confunden con los mismos, para confeccionar y comercializar productos y servicios reservados a las marcas registradas de la demandante, en concreto:

- Su marca M330023 (4) - TELVA, que protege los productos y servicios encuadrados en las clases 24 y 25 del Nomenclátor Internacional.

- Su marca M2632145 (9) - TELVA, que protege los productos y servicios encuadrados en las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional

2. Estime la Acción Declarativa de Deslealtad ejercitada en la presente demanda y en su virtud se declaren como constitutivos de competencia desleal, tendentes a crear confusión en el mercado, los actos de la demandada consistentes en la confección y/o comercialización de prendas con la marca o distintivo 'TELVA', así como la comercialización de otras marcas de ropa bajo el mismo signo distintivo de 'TELVA', y, en especial, a través del portal o sitio de internetdenominado 'Shopping by Telva'.

3. Estime las Acciones de Cesación ejercitadas en la presente demanda y en su virtud se condene a la demandada a la cesación inmediata en todos los actos de violación de marca y de competencia desleal que se declaren conforme a lo interesado en los apartados precedente; todo ello bajo los apercibimientos oportunos, incluido el de poder incurrir en delito de desobediencia, si no atendieren el mandato judicial.

Concretamente se deberá condenar a la demanda a cesar de forma inmediata en la utilización del portal o sitio de internet denominado 'Shopping by Telva', ordenando su clausura, bajo los apercibimientos a que haya lugar en derecho para el caso de desobediencia.

4. Estime la Acción de Remoción ejercitada y en su virtud condene igualmente a la demandada a la remoción de todos los efectos producidos por la violación de la marca de mi mandante y por las conductas desleales; y, en concreto, se le condene a la destrucción a su costa de todos los productos textiles confeccionados con la marca o signo distintivo de 'TELVA' y la eliminación de toda clase de publicidad exhibida por cualquier medio, físico o electrónico, incluso a través de portales, directorios o sitios de internet y en redes sociales, en la que se le asocie el signo distintivo de mi representada para la confección y/o comercialización de cualquier prenda de ropa, excepto las medias y los calcetines, o cualesquiera otros actos que pudieran dar lugar a la confusión a los consumidores y usuarios o a los potenciales clientes en cuanto a la procedencia de los productos o servicios.

5. Estime la Acción de Rectificación ejercitada en la presente demanda y en su virtud se condene igualmente a la demandada a la rectificación, con la debida publicidad, de todas las informaciones engañosas, incorrectas o falsas en las que ha incurrido.

a) Informando en su propia revista y en todos sus canales de internet sobre los derechos en exclusiva de CREACIONES STRAWBERRY S.L., derivados de sus derechos de marca, para confeccionar y comercializar prendas de ropa bajo la marca 'TELVA', sin que, por el contrario, pueda hacerlo en forma alguna EDICIONES CÓNICA S.A., ni a través de su revista 'TELVA', ni a través de canales de internet, como el denominado 'Shopping by TELVA', que deberá ser clausurado, ni por ningún otro medio o canal, sin el consentimiento y autorización de la demandante.

b) Informando en los mismos términos y de una forma directa a todos sus proveedores, colaboradores y contactos comerciales; en especial a todas las empresas y marcas a las que se les hayan publicitado, promocionado, distribuido o comercializado en cualquier otra forma sus productos de ropa, a través de la plataforma 'Shopping by TELVA' o por cualquier otro canal a cargo de la demandada, EDICIONES CÓNICA S.A.

c) Publicando a su costa la parte dispositiva de la sentencia, en un medio impreso de tirada nacional, en una publicación específica del sector de la moda, en una publicación dirigida a los consumidores y usuarios; o en uno o varios de los precitados medios, a prudente criterio del órgano judicial.

6. Se condene a la demandada a estar y pasar por todo lo anterior y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a mi representada por usar su signo identificativo para ofrecer productos y servicios idénticos y por los actos de competencia desleal que sean reconocidos en la sentencia que se dicte, fijando la cuantía de dicha indemnización, alternativamente, en la mayor de las siguientes cantidades:

a) En un importe igual a los beneficios que la actora habría obtenido si no se hubiera producido la violación de sus derechos de marca y los beneficios que ha obtenido la infractora como consecuencia de dicha violación y por sus actos de competencia desleal.

En especial, deberán computarse todos los ingresos que haya podido obtener la demandada derivados de la confección de prendas de vestir con la marca o con el distintivo de 'TELVA', así como por el desarrollo y uso de la plataforma denominada 'Shopping by TELVA', para la comercialización de prendas de vestir de cualquier marca; o bien:

b) En el 1% de la cifra de negocio de la demanda EDICIONES CÓNICA S.A. en el último ejercicio; o bien,

c) En la que prudencialmente determine el órgano judicial, en función de las pruebas que puedan practicarse en el proceso.

d) Más en todo caso, la cantidad de 10.000 € en concepto de daño moral o la que prudencialmente establezca el órgano judicial, atendiendo a las circunstancias del caso.

7. Además de lo anterior, para el caso de que la demandada no cesase voluntariamente en los actos de violación de la marca de la actora, se fije una indemnización no inferior a seiscientos euros (600 €) por cada día que transcurra hasta que se produzca la cesación definitiva de la violación.

8. Se le imponga a la parte demandada, en todo caso, el pago de todas las costas del proceso.

La sociedad actora, CREACIONES STRAWBERRY es la titular exclusiva del registro de la MARCA NACIONAL M330023 (4) - TELVA - que protege los productos encuadrados en las clases 24 y 25 del Nomenclátor Internacional para el registro de Marcas, concretamente 'Sábanas y ropas de cama' en la clase 24 y 'Confecciones de toda clase' en la clase 25. Registro cuya inscripción inicial es de fecha 15 de febrero de 1.958.

Señala la demanda que es también titular MARCA NACIONAL Nº M2632145 (9) - TELVA -, mixta, inscrita en las Clases 35 y 39 del Nomenclátor del Registro de Marcas, que contemplan:

35. ' Servicios de venta al detalle en comercios, servicios de venta al por menor a través de redes mundiales informáticas, servicios de representación, servicios de emisión de franquicias relativos a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial, servicios de importación y exportación, y todo ello relacionado con su negocio de confecciones de todas clases (excluidas las medias y calcetines), sábanas y ropa de cama'.

39. ' Servicios de distribución, transporte, almacenaje, embalado y empaquetado, todo ello relacionado con su negocio de confecciones de todas clases (excluidas las medias y calcetines), sábanas y ropa de cama'.

La demandante ha cumplido y cumple con su deber de uso de las marcas registradas, empleándolas acorde con su objeto, para confeccionar y comercializar prendas de vestir desde hace décadas.

- Así en su página web www.telvainternacional.com (Documento nº 16) la empresa CREACIONES STRAWBERRY se define como:

'Somos una empresa textil con carácter joven y dinámico dentro del mundo de la moda, especialmente la destinada a la mujer joven.

Lanzamos cuatro colecciones al año, por lo que contamos con una constante renovación de modelos y tendencias. Un respuesta rápida en servicio y novedades que satisface hasta al cliente más exigente.

Contamos con más de 20 años de experiencia dentro del sector, en los que hemos demostrado nuestra capacidad para prestar un producto de gran calidad en sus acabados a precios realmente accesibles.'

- La ropa de la marca TELVA se puede adquirir a través de la página web www.telvainternacional.com. Documento nº 16.

- En la fachada del establecimiento, en la calle Secoya 20 de Madrid, se pueden distinguir desde hace muchos años eslóganes tales como ' Moda Selección TELVA Sportwear', 'Top Level, S.A. Moda Selección TELVA' o 'Strawberry, S.L. Top Level, S.A. TELVA'. Documento nº 17.

- Las prendas confeccionadas se distribuyen por medio del grupo familiar de D. Saturnino, a través de distintas tiendas físicas dispuestas por el territorio nacional, en provincias tales como Lugo, Burgos, Cáceres y Ourense. Como medio de prueba se adjuntan como Documento nº 18 imágenes de las mencionadas tiendas TELVA y como Documental nº 19, y a título ilustrativo, algunas de las facturas correspondientes a las mismas.

- La apertura de algunas de estas tiendas ha sido incluso divulgada y publicitada en folletos (Documento nº 20) y en algunos medios locales, como es el caso de la tienda situada en Aranda Del Duero (Burgos) y cuya apertura se publicó en 'Diario de la Ribera'. Se aporta el referido anuncio como Documento nº 21.

- TELVA, como marca de confección y comercialización de ropa de vestir, también está presente en las redes sociales, especialmente en FACEBOOK, donde publica noticias relacionadas con sus tiendas. Documento nº 22.

La conducta infractora se sustenta en los siguientes hechos:

- Ciertas prendas de ropa confeccionadas y/o comercializadas por EDICIONES CÓNICA S.A. bajo la marca 'TELVA'. Documento nº 23.

- EDICIONES CÓNICA, ha acompañado en más de una ocasión su entrega veraniega de la revista TELVA con prendas de ropa como son los pareos. Documento nº 24.

- Uso indebido de la marca 'TELVA', en los escaparates de tiendas de moda tales como ' MARÍA MARENCO'. Documento nº 25.

- EDICIONES CÓNICA también comercializa prendas de vestir de diversas marcas a través de su página web www.telva.combajo el eslogan 'SHOPPING BY TELVA'. En efecto, este portal se define como: 'Site de TELVA.com donde las estilistas de TELVA recomiendan los looks de la temporada, o interpretan los looks de las celebrities y desde la propia web se enlaza con el e-commerce de las marcas participantes.' Documento nº 26.

- ' COMPRA TU ROPA EN TELVA.COM. Nuestras estilistas combinan las mejores marcas para diseñar los looks de tendencia que van contigo. Ahora para salir de compras sólo tienes que hacer un clic. Entra en Shopping by TELVA en TELVA.com y hazte con los looks más completos de la temporada.' Documento nº 27.

- Son numerosas las marcas de ropa (Documento nº 28) a las que EDICIONES CÓNICA hace partícipe de esta actividad irregular; marcas a las que promociona y cuyas prendas comercializa a través de este portal.

Considera la demanda que se produce la infracción de sus derechos de marca y que los actos llevados a cabo por EDICIONES CÓNICA - confección y/o comercialización, sin el consentimiento expreso de mi mandante, de prendas de ropa tanto bajo la marca 'TELVA' como a través de distintas marcas- se reputan como desleales por ser contrarios a las exigencias de la buena fe - artículo 4 LCD -.

Añade también que se trata de actos de confusión - artículo 6 LCD - y actos de imitación - artículo 11 LCD - habida cuenta de que utiliza 'el mismo signo distintivo', es decir, 'TELVA', para realizar 'las mismas actividades'.

Además, considera que se realizan actos de aprovechamiento de la reputación ajena - artículo 12 LCD -, en cuanto el aprovechamiento de la reputación ajena hace referencia a la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro. STRAWBERRY es 'titular de la Marca TELVA' desde hace décadas. Se trata de una marca notoria en su sector, que ha alcanzado ese estatus gracias al esfuerzo y empeño tanto materiales como económicos realizados por el grupo familiar de Don Saturnino. EDICIONES CÓNICA se ha entrometido deliberadamente en la actividad realizada por mi mandante, comercializando prendas de ropa propias y ajenas 'bajo la marca 'TELVA', que no tienen registrada' para el ámbito de la confección y comercialización de productos textiles, sino para publicar una revista.

Y para terminar este recorrido por la Ley de Competencia Desleal se imputan a la demandada, conjuntamente y sin argumentación concreta, las conductas establecidas en los artículos 19 LCD - Prácticas comerciales desleales con los consumidores -; 20 LCD - Prácticas engañosas por confusión para los consumidores - y 25 LCD - Prácticas engañosas por confusión -.

A modo de resumen, concluye la demanda lo siguiente:

Considerando todo lo expuesto, resulta evidente que las conductas de la parte demandada persiguen en último término crear confusión en los consumidores y usuarios. Se ofrece un servicio más que similar, idéntico al prestado legítimamente por STRAWBERRY, utilizando los signos distintivos registrados por ésta para su propia actividad, induciendo así de manera deliberada al consumidor o usuario a creer de una forma errónea que el servicio está siendo prestado por la misma mercantil.

Respecto a la indemnización señala la demanda lo siguiente:

Amén de ello, de cara a la determinación del quantum indemnizatorio, podemos acudir a criterios tan prudentes como los de algún otro caso, como el de la sentencia que seguidamente se cita, la cual presenta no pocas analogías con el que nos ocupa y que además, por su amplia cita jurisprudencial, que hacemos nuestra, nos sirve como corolario de todo lo expuesto en la presente demanda.

Y reproduce la Sentencia 64/2013, de 21 de febrero Juzgado de lo mercantil nº 2 de Alicante, sin que sepamos realmente a qué criterio en concreto se refiere, y sin que se establezca ninguna cuantificación.

SEGUNDO.Contestación de EDICIONES CÓNICA, S.A. a la demanda.

La contestación a la demanda efectúa en primer lugar un resumen de lo sucedido:

Adquiriendo una marca no usada solicitada en 1958 por un particular absolutamente ajeno a la hoy demandante y su grupo de empresas, éste ha conseguido crearse una apariencia de derecho con una marca TELVA registrada en clases 24 y 25 y otra, con gráfico, en clases 35 y 39 (donde, por otro lado, la demandada tenía derechos anteriores, si bien no para idénticos servicios).

Para ello CREACIONES STRAWBERRY, y su antecesora TOP LEVEL, compraron derechos sobre una marca TELVA para confecciones a partir de 1998, cuando la revista TELVA de mi representada era el referente de moda femenina en España, pasando a continuación, como base para tapar el intento de plagiar la renombrada marca TELVA de CÓNICA, a solicitar un rótulo en ese mismo año 1998, actualmente sin contenido, solicitando además, en el año 2005 una marca con el tipo de letra de la antigua revista de la demandada, en base a la que ahora quieren prohibir que siga haciendo lo que ya hacía desde décadas antes, y demostradamente - documentos 7 a 9 - desde el año 2000: recomendar establecimientos de moda y entregar obsequios de moda con sus revistas.

Y todo ello mientras asume el tipo de letra de TELVA de CÓNICA, induciendo a los consumidores a considerar que, de existir realmente uso, éste sería imputable a la marca TELVA (auténtica, la de CÓNICA) que cualquier persona con interés en moda conoce.

Pero sobre todo la finalidad de la operación era obtener pingües beneficios de demandar a CÓNICA por hacer lo que lleva décadas haciendo, con prueba de que así es desde el año 2000, solicitando en 2005 una marca con la que quieren prohibir lo que sabían que CÓNICA hacía desde sus inicios: incluir obsequios de moda, incluyendo ropa, con sus revistas, y recomendar establecimientos de moda. No hay más que ver que solicitan el 1% de la facturación completa de la empresa, no de los números de la revista que incluían los regalos que supuestamente infringen las marcas de la actora.

Y ello con la apariencia de derecho creada al adquirir una marca de 1958 de sábanas y confecciones, que no se ha usado, que la demandante no adquirió hasta 2010, perteneciendo a su grupo solo desde la transmisión a TOP LEVEL en 1998 y que, de ser real el uso que se alega en los documentos 11 y 12 de la demanda, folletos de 1989 y 1990, y continuar de este modo hasta al menos 2013, cinco años antes de presentarse la demanda de caducidad por falta de uso reconvencional, se usa de tal modo que induce a los consumidores al error de pensar que están ante un producto de CÓNICA, puesto que usarían la marca TELVA precisamente con el mismo tipo de letra original ésta, muy parecida a la actual. Causa de caducidad ex art. 55 e) de la Ley 17/2001 de Marcas.

La marca de 2005 (de clases 35 y 38), por otro lado, es nula por haber sido registrada de mala fe, además de no haberse usado jamás por CÓNICA.

A continuación, destaca la contestación a la demanda que STRAWBERRY se fundó en 1999, cuando la revista TELVA era ya la revista más importante de su sector, y llevaba más de 35 años editándose, con gran éxito, siendo ya un sinónimo de moda.

Su cabecera original:

Es muy similar a la actual:

STRAWBERRY, fundada en 1999, adquirió los derechos de marca en el año 2010 de la empresa TOP LEVEL que, a su vez, los había adquirido en el año 1996, más de 30 años después de la salida de la revista de moda TELVA al mercado, de una tercera empresa, no relacionada con la demandante, PIONER S.L. (Documento núm. 4). Esta, a su vez, obtuvo sus derechos en 1964, ya vendiéndose con éxito la revista TELVA. TOP LEVEL adquirió derechos sobre la marca TELVA para sábanas y ropa de cama así como confecciones cuando ya sabía de la existencia de la revista TELVA y su renombre.

Se adjuntan como 'prueba' del uso de estas marcas unos folletos, de 1989 y 1990, que a) son de fechas absolutamente irrelevantes para un procedimiento planteado en el año 2017, b) incluyen ropa sin visibilidad alguna de la marca y c) utilizan en la portada el tipo de letra de la revista TELVA, induciendo así a error a los consumidores.

Solo en el documento 11 se ve un 'TELVA' en la segunda página, como chapa de un pantalón. Y, una vez más, el uso, de ser real, sería con el grafismo de la revista. Por lo tanto, caben dos posibilidades, que se remiten a la demanda reconvencional: o las marcas han caducado ex art. 55.1.c) de la Ley 17/2017 de Marcas, por falta de uso, o han caducado ex art. 55.1.e) de dicha Ley, por usarse de una forma que induce al público a error.

La marca TELVA es ahora y era ya en 2005, fecha de solicitud de la marca 2632145 de la demandante, una marca notoria. Se aporta a tal efecto:

- Certificado de notoriedad emitido por la Cámara de Comercio de A Coruña (Documento núm. 14).

- Certificado de notoriedad emitido por la Cámara de Comercio de Sevilla (Documento núm. 15).

- Certificado de notoriedad emitido por la Cámara de Comercio de Madrid (Documento núm. 16).

- Certificado de notoriedad emitido por la Cámara de Comercio de Valencia (Documento núm. 17).

- Certificado de notoriedad emitido por la Cámara de Comercio de Barcelona (Documento núm. 18).

- La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2006 reconoce expresamente la notoriedad de la marca TELVA, apreciando el aprovechamiento del esfuerzo y las actividades de promoción y difusión en el mercado de la marca desarrollada por CÓNICA (Documento núm. 19).

- Documentación adicional de notoriedad de fechas anteriores a 2005, en que se solicitó la marca 2632145 contraria (Documento núm. 20).

- Ejemplos de portadas de la revista TELVA durante sus ya más de 50 años de existencia (Documento núm. 21).

La contestación a la demanda analiza a continuación el uso de sus marcas que invoca la demandante:

1. La página web www.telvainternacional.com, que se alega de contrario, es titularidad de TOP LEVEL que fue liquidada en el año 2014. Pero es que, además, desde que se notificó la demanda y hasta la contestación, 3 de mayo, la web no es accesible. Adjunta certificación notarial de la inaccesibilidad de la página como Documento núm. 26.Se desconoce el origen de la supuesta impresión que se aporta de contrario como documento 16, que en todo caso no probaría uso de las marcas TELVA.

2. Por lo que respecta al documento 17, resulta evidente que no se trata de una fotografía actual: TOP LEVEL S.A. quedó liquidada en el año 2014, por lo que un rótulo en que se lee TOP LEVEL S.A. junto a STRAWBERRY y TELVA no puede ser de fechas recientes.

3. Tampoco se prueba uso de ninguna marca TELVA para ropa con las facturas, en las que no figura tal marca de producto, ni con las fotografías de unas supuestas tiendas, que se desconoce si existen siquiera.

4. La referencia a FACEBOOK es especialmente llamativa. Buscando TELVA en Facebook nos encontramos con más de un millón de seguidores de la revista TELVA, frente a 24 seguidores de la demandante, incluyendo a los propietarios y empleados de la demandante.

Respecto a las conductas desleales imputadas señala la contestación que no es posible que CONICA aproveche deslealmente la fama de STRAWBERRY, cuando evidentemente quien tiene fama referida a la revista TELVA es precisamente la demandada.

CONICA jamás ha confeccionado prendas de ropa bajo la marca TELVA. Tampoco las ha comercializado. La revista TELVA sí regala a menudo productos de moda, incluyendo ropa, que puede ir desde zapatillas a pareos, bañadores, bikinis, blusas, faldas, etc. Pero esa ropa no tiene la marca TELVA. Son productos que regala TELVA, y si aparece TELVA sobre ellos es a efectos publicitarios, no como marca del producto. Hay múltiples ejemplos de camisetas con mensajes publicitarios, sin que ningún consumidor piense que la marca de la ropa es la de la marca publicitada.

Por lo que respecta a las fotos de los documentos 23.7. a 23.10. de la demanda se trata de actos publicitarios en que TELVA era uno de los patrocinadores, y por tanto su nombre aparecía en la ropa regalada a quien participaba. Pero, obviamente, la marca de las camisetas del documento 23.8. es 'Boomerang', marca de ropa deportiva de 'El Corte Inglés'.

En el documento 23.9. se ve que aparece TELVA junto a SANITAS. Es claro que figuran los dos patrocinadores en la camiseta, pero sin que esos patrocinadores sean los fabricantes ni responsables de las camisetas.

En el documento 23.10. se ve especialmente bien: 'el mensaje publicitario' para chicas 10 se aplicó sobre un smiley en que se podía leer NIVEA y/o TELVA, al ser las empresas copatrocinadoras del flashmob.

El documento 24 de la demanda se refiere a un pareo de regalo que aparentemente se regaló con el número de julio de 2015 de TELVA. Nótese que no se ofrece como pareo de la marca TELVA. Es 'un pareo de regalo con el número de julio de TELVA'.

El documento núm. 25 de la demanda, supuestamente también una infracción de marca, parece ser una tienda de la calle Hermosilla en Madrid, en cuyo escaparate puede leerse 'TELVA'. Pero aparece debajo de las marcas MLD by MAR LISSEN, especialista en joyería, y MAGRIT, que es una marca de zapatos. En cualquier caso, es una decisión de MARENCO DISSENY, aparente titular de estas tiendas - Documento núm. 23 -, posiblemente porque TELVA ha recomendado en reiteradas ocasiones a estos diseñadores.

En su revista online, CÓNICA no sólo incluye su tradicional guía de compras sino que, además, incluye los enlaces directos a las páginas web de las marcas y establecimientos que aparecen en tal guía de compras. Esta actividad está perfectamente cubierta por su marca española núm. 2466896 TELVA, que expresamente reivindica servicios de esparcimiento y de edición de textos. Se trata de los servicios de la clase 41.

CÓNICA no realiza actividades de venta bajo el eslogan 'shopping by TELVA'. En su sección de shopping online lo que hace es incluir los links a las páginas web de las empresas que venden la ropa que se muestra. En lugar de limitarse a indicar el nombre de los comercios se incluye un link a esos comercios, pero ni vende, ni recibe pago alguno por esa información a sus lectores.

Respecto a la alegada confusión basada en que las marcas que ha ido adquiriendo la demandante son bastante similares gráficamente, precisamente TOP LEVEL ha copiado en 2005 el grafismo de la famosa revista TELVA aprovechando la marca de 1958, que adquirió con ese fin.

En relación a la Marca 330023 'TELVA', CÓNICA no ha vendido ni una sola prenda de confección de marca TELVA.

En relación a la Marca 2632145 'TELVA' con gráfico, CÓNICA no ha utilizado en ningún momento el elemento gráfico de la marca y no ha prestado con su marca TELVA ningún servicio de venta al detalle en comercios, ni a través de redes informáticas; no presta servicios de representación, ni emiten franquicias, etc.

La demandante no goza de prestigio o reputación. La que sí goza de prestigio y reputación en el mundo de la moda es CÓNICA, con su revista TELVA.

Respecto a la imputación de actos de competencia desleal señala que la demandante no ha alegado ninguna faceta anticoncurrencial específica, limitándose a alegar infracción de marcas, y basando la competencia desleal precisamente en esa supuesta infracción, añadiendo que la demandada, que edita una de las revistas de más éxito del país, está aprovechando la reputación de quien adquirió una apariencia de derecho en 1998, no usa esa marca y cuando lo hizo eligió el tipo de letra de la revista TELVA.

Tampoco existe infracción marcaria, según lo expuesto.

Finalmente alega retraso malicioso en el ejercicio de las acciones. Estaríamos ante actividades que CÓNICA lleva a cabo desde los primeros números de la revista TELVA en 1963, y que se ha podido demostrar desde el año 2000. Lleva décadas realizando obsequios como el atacado de contrario, e incluyendo guías de compra en sus revistas. Sin embargo, STRAWBERRY, o su antecesora aparentemente del mismo grupo TOP LEVEL, no solo han esperado a obtener derechos marcarios vía adquisición (M330323) en 1996 y en base a éste vía nueva solicitud en 2005, sino que después de ello han esperado otros 15 años para plantear la actual acción.

Respecto a la indemnización, tampoco explica la demanda cómo considera que debe calcularse la indemnización que pide, excepto aportando una Sentencia que nada tiene que ver con el tema que aquí nos ocupa. Sólo sabemos, por el punto 6 b) del Suplico, que pretende un 1% de la cifra de negocio de EDICIONES CÓNICA en el último ejercicio y 10.000 Euros como daño moral.

No pretende un 1% de las ventas de las revistas que incluyan un producto supuestamente infractorsino de toda la facturación de EDICIONES CÓNICA.

Solicita además una indemnización de 10.000 Euros por 'daño moral', sin que se sepa a qué daño moral se refiere.

TERCERO. Reconvención de EDICIONES CÓNICA.

Solicita EDICIONES CÓNICA que se declare la caducidad por falta de uso o, subsidiariamente, la caducidad por uso que induce a error o más subsidiariamente, la nulidad por mala fe de las marcas españolas núms. 330023 TELVA y 2632145 TELVA (con gráfico), con imposición de las costas del procedimiento.

Señala la demanda reconvencional que no existe uso alguno de ninguna de las marcas de la demandante.

La publicación de la concesión de la marca española 330023 se produjo el 16 de septiembre de 1958, por lo que el uso real y efectivo debería haber comenzado, sin interrupciones superiores a cinco años, el 16 de septiembre de 1963.

En cuanto a la marca española 2632145 la publicación de la concesión se produjo el 26 de diciembre de 2012, por lo que el uso debió comenzar el 27 de diciembre de 2017.

Es la demandada quien debe demostrar que ha utilizado las marcas.

La página web de la demandada reconvencional, www.telvainternacional.com está sin contenido desde al menos la notificación de la demanda.

En cuanto a la fotografía de los supuestos talleres, documento 16 de la demanda, no resulta creíble que sean reales, ni de la época actual. TOP LEVEL fue liquidada en 2014, por lo que al aparecer un rótulo 'TOP LEVEL S.A.' en un taller ha de ser, forzosamente, de fechas anteriores a esa liquidación.

Por lo que respecta a los supuestos folletos, documentos 11 y 12 de la demanda, de ser reales sería un uso en los años 1989 y 1990, cuando ni TOP LEVEL ni STRAWBERRY eran titulares de ninguna marca TELVA.

Por otro lado, de ser el uso que la demandada reconvencional puede probar un uso en la línea de los folletos de 1989 y 1990, documentos 11 y 12 de la demanda, con un tipo de letra idéntico al usado por CÓNICA en su revista, sería un uso que induciría al público a error. Los consumidores entenderían erróneamente que tales prendas tienen el respaldo de TELVA o incluso que provienen de ella.

Finalmente, la marca española núm. 2632145 TELVA (con gráfico) en clases 35 y 39 ha sido solicitada de mala fe, incurriendo por tanto en una causa de nulidad absoluta regulada en el art. 51.1.b) LM.

TOP LEVEL sabía, al solicitar la marca, y STRAWBERRY al adquirirla, que TELVA es la revista de moda más conocida, o una de las más conocidas y ha solicitado la marca para venta y distribución de confecciones y ropa de cama.

El renombre de la marca TELVA, su revista, es conocido por cualquier persona con residencia en España y un mínimo interés en moda, desde hace 50 años. La presente demanda no se basa en una marca anterior notoria, sino en la mala fe con que de contrario se ha solicitado la marca 2632145, con el fin de sacar provecho bien de una utilización propia de una marca ajena de gran prestigio en moda, TELVA, o para una demanda como la ahora presentada, en que se pretende nada menos que el 1% de la facturación total de mi representada.

Por lo que respecta a la marca 330023 TELVA su solicitud no se realizó de mala fe, pero sí en cambio su adquisición.

CUARTO. Contestación de CREACIONES STRAWBERRY a la reconvención.

Alega en primer lugar cosa juzgada.

La solicitud de la marca 2632145 dio lugar en su día al Recurso Contencioso-Administrativo nº 296/2007 por entender 'implícitamente' EDICIONES CÓNICA que la solicitud de inscripción de la marca se habría realizado de mala fe. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 11 de noviembre de 2.010, acordó la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca nacional mixta 'TELVA' 2632145, para las Clases 35ª y 39ª del Nomenclátor. Esta resolución judicial fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo - Auto de 17 de mayo de 2.012 -.

Respecto a la supuesta falta de uso de las marcas, también en aquel proceso tuvo ocasión CÓNICA de manifestar dicho extremo respecto de la marca 330.023-4 'TELVA' si entendía que la misma había caducado, pero no lo hizo. Son cuestiones que están alcanzadas igualmente por el efecto excluyente de la 'cosa juzgada', conforme al tenor del artículo 400 LEC.

Alega subsidiariamente la prescripción de las acciones reconvencionales, aunque reconoce que 'en principio' con arreglo al art. 51.2 LM, una acción de nulidad de la marca basada en una supuesta mala fe sería imprescriptible.

Por lo que se refiere a la supuesta falta de uso de las marcas, la acción estaría prescrita a tenor del art. 1.964 CC y en cuanto resulte aplicable, del art. 45.1 LM. En el supuesto e hipotético caso de que se hubiera producido una falta de uso de las mismas durante un período de cinco años, como se indica de contrario, 'EDICIONES CÓNICA' tenía un plazo de prescripción de otros cinco años para reclamar la caducidad de dichas marcas, sin que hasta el momento lo hubiera efectuado.

Alega también retraso malicioso en el ejercicio de las acciones. Tras haber perdido el proceso judicial previo que declaró la convivencia de unas y otras marcas enfrentadas, dentro siempre de sus ámbitos objetivos respectivos, jamás la contraparte promovió acción alguna contra STRAWBERRY.

Concluye que la reconvención debería ser 'sobreseída y archivada'.

Sobre el uso real y efectivo de las marcas se adjunta como documentos nº 2 y 3, sendos catálogos de ropa de la marca 'TELVA', correspondientes a las temporadas de 2012-2013 y de 2013-2014 respectivamente. Asimismo, como documento nº 4, se adjuntan también imágenes del catálogo de la colección de verano prevista para 2019.

Respecto a la página webwww.telvainternacional.com, el que estuviera fuera de servicio durante un breve período de tiempo era debido a su actualización. La página web se reactivó nuevamente con los cambios y mejoras introducidos en la misma.

En relación a las fotografías, junto al rótulo de TOP LEVEL también se encuentra un rótulo cuyo contenido es 'STRAWBERRY S.L.'. Se aportan otras imágenes equivalentes obtenidas de 'GOOGLE', a través de la aplicación 'Street Wiev', en fecha muy reciente, en las cuales se indica expresamente que tales imágenes datan de julio de 2018.

En cuanto a la alusión a los folletos de los años 1989 y 1990, los mismos ya fueron aportados al proceso previo. En aquella ocasión 'EDICIONES CÓNICA' ya tuvo oportunidad de hacer las alegaciones que hubiera estimado pertinentes o necesarias con respecto de los mismos, pero no se cuestionó su realidad.

Por otra parte, no entiende la reconvenida cómo el uso legal y adecuado de la marca TELVA podría inducir al público al error.

Respecto a la nulidad por mala fe señala que en modo alguno ha intentado aprovecharse, ni puede, del prestigio que pudiera tener la revista TELVA, porque en ningún caso ha llevado ni ha pretendido llevar a cabo las mismas actividades que puede desempeñar 'EDICIONES CÓNICA'.

En la fundamentación jurídica se añade respecto a la 'acción reconvencional' que la reconviniente carece de la legitimación activa necesaria. No tiene la demandante reconvencional un verdadero interés legítimo para poder instar la acción de caducidad o la de nulidad de las marcas.

QUINTO.Mediante Auto de 3 de septiembre de 2018 se acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la Providencia de 11 de mayo de 2018 por la que se requería la desacumulación de acciones.

Como quiera que cautelarmente la demandante procedió a desacumular las acciones de competencia desleal se continuó el procedimiento al único efecto de conocer de las acciones marcarias.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil desestimó íntegramente la demanda y estimó íntegramente la reconvención, declarando la caducidad por falta de uso de la marca nacional nº 330023 'TELVA' (clases 24 y 25) y de la marca nacional mixta nº 2.632.145 'TELVA' (clases 35 y 39).

Atendiendo a un orden lógico analiza en primer lugar la sentencia la demanda reconvencional.

A tal efecto señala que, presentada la demanda reconvencional el 17 de mayo de 2018, el período al que debe extenderse la falta de uso de la marca (obsérvese que ya sea en la forma registrada o en otra que difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo), es el comprendido entre el día 16 de mayo de 2013 y el 16 de mayo de 2018.

Se refiere en primer lugar a los folletos comerciales (doc. nº 11 y 12), destacando que se ubican fuera del periodo relevante.

Respecto a las fotografías (doc. nº 16, 17, 18) de lo que se ha identificado como página web, taller donde se confeccionan y almacenan las prendas de vestir, y las tiendas físicas donde se comercializan las prendas de vestir señala lo siguiente:

'Cuando se crea una página web lo normal es que conste tanto el encargo como el abono del servicio contratado. De igual modo, cuando un taller de confección está operativo y en funcionamiento, existen medios mucho más idóneos para probar esa realidad, que una mera fotografía de la fachada de un edificio, sin más datos que los rótulos que se observan. Lo mismo cabe decir respecto a las fotos aportadas como documento nº 18, en el que no consta ningún tipo de dato, más allá de lo reflejado en la demanda 'que las prendas confeccionadas se distribuían por tiendas dispuestas por todo el territorial nacional', cuando hubiera resultado de lo más fácil, ya que se identifica los lugares de ubicación, haber traído otro tipo de soporte documental e incluso testifical más allá de la practicada. A su vez, las facturas aportadas como documento nº 19, resulta extraño que hayan sido emitidas precisamente por la parte actora, cuando se ha acreditado tanto por la documental aportada como por las testificales practicadas, que desde que se constituyó Freeway Tex, S.L se le cedió el uso exclusivo de la marca, luego sería el licenciatario el que estaría facultado para utilizar la marca, sin que ello conlleve obviamente la transmisión de la titularidad. Podría invocarse el artículo 39.3 L.M . pero no consta acreditación de ese uso tampoco, resultando a estos fines insuficiente la testifical. Similar reproche podría hacerse a los documentos nº 20, 21 e incluso al 22, al ser una búsqueda en Facebook (localizador Abiti Telva). A su vez, el documento nº 4 aportado con la contestación a la reconvención ( imágenes del catálogo y de la colección de verano del 2019) estaría fuera del periodo ya indicado y respecto de los documento nº 2 y 3º, tendría un efecto meramente residual, insuficiente cuando de lo que se trata es de acreditar un uso real y efectivo en los términos descritos conforme a la doctrina jurisprudencial referenciada, máxime si tenemos en cuenta el testimonio de los testigos y del Sr Saturnino, en particular las referencias constantes a grandes ventas, gran volumen de confección y diseño, (normalmente en talleres de fuera de España ), gran distribución a tiendas multimarca...'

Y, tras valorar la prueba, concluye que la parte reconvenida no ha cumplido con el deber que le impone el artículo 58 L.M al no haber acreditado un uso real, efectivo, continuado en el tiempo y con fin comercial de las marcas que tiene registradas para los productos de la clase 24, 25, 35 y 39, lo que determina que deba estimarse la demanda reconvencional.

Añade, en relación a la falta de legitimación activa, que la demandada, en cuanto identificada como infractora, puede reaccionar como lo ha hecho, lo que al mismo tiempo impide apreciar la doctrina del retraso desleal ( STS de 19 de septiembre de 2013) que también se ha excepcionado.

SEXTO. Recurso de apelación interpuesto por CREACIONES STRAWBERRY, S.L.

Para seguir un orden lógico nos referiremos previamente a los tres últimos motivos del recurso. Citaremos la Ley de Marcas en su redacción anterior a la reforma operada mediante el RDL 23/2018, de 21 de diciembre.

Y nos limitaremos a resolver los distintos motivos del recurso tal y como se han planteado.

1. Concurrencia de cosa juzgada en relación a la marca 2.632.145.

La alegación del recurso se efectúa con manifiesta falta de rigor.

El artículo 53 LM - actual artículo 61 LM -, en relación a la extensión de la excepción de cosa juzgada establece lo siguiente:

No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso- administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.

La causa de nulidad absoluta contemplada en el artículo 51.1.b) LM, por efectuarse la solicitud de mala fe, no puede sustentar una oposición al registro - artículo 19.1 LM - por lo que difícilmente ha podido referirse la sentencia previamente dictada en recurso contencioso-administrativo a aquello que no puede sustentar la oposición, y sobre la que no puede haber pronunciamiento tampoco en la resolución que pone fin a la vía administrativa.

Por otra parte, es preciso además advertir que la extensión de la cosa juzgada solo puede producirse en los casos en que ha existido pronunciamiento sobre la causa de nulidad. No es aplicable por lo tanto a esta extensión prevista en la Ley de Marcas, y respecto a un recurso contencioso-administrativo, el artículo 400 LEC, aunque este aspecto resulta aquí irrelevante.

2. Infracción de artículos 71, 73 y 419 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de acumulación de acciones.

Si la recurrente considera que se apreció erróneamente por parte del Juzgado la existencia de una indebida acumulación de acciones, en referencia a las acciones de competencia desleal, ello supondría la existencia de una infracción procesal y su consecuencia no es que el tribunal ad quemresuelva per saltumsobre dichas acciones, sino la nulidad de actuaciones que en su caso debió solicitar. Lo que pretende el recurso es que:

Se deje sin efectos el Auto de 3 de septiembre de 2018 y se estime íntegramente la demanda interpuesta por CRACIONES STRAWBERRY en la que se ejercitan acciones de competencia desleal acumuladas junto a acciones derivaras de la Ley de Marcas

Atendiendo a lo expuesto, el motivo del recurso no puede prosperar.

3. Vulneración del principio de exhaustividad y congruencia de las sentencias. Infracción por inaplicación de los preceptos y jurisprudencia relativos al fondo de la demanda formulada por CREACIONES STRAWBERRY.

El motivo no puede prosperar por las siguientes razones:

(i) En primer lugar, el motivo sirve para introducir alegaciones ex novo. Como señala la STS núm. 713/2014, de 17 de diciembre, ' Lo que configura el objeto del proceso son las alegaciones de las partes realizadas en la demanda y la contestación en la demanda, con las precisiones admisibles en la audiencia previa del juicio ordinario. Las pruebas practicadas, en concreto los documentos aportados, tienen como función acreditar los hechos oportunamente alegados por las partes en esos escritos configuradores del objeto del proceso cuando son controvertidos. Pero no es admisible que las pruebas sustituyan a las alegaciones que deben realizarse en el trámite procesal que en nuestro sistema procesal se establece para la expresión de los hechos y demás alegaciones que configuran el objeto del proceso, que en el caso de la parte demandante es el escrito de demanda.'

Lo que debe analizarse son exclusivamente las alegaciones que en la demanda sustentan la infracción.

(ii) El motivo se convierte en un totum revolutumen el que se mezclan defectos intrínsecos de la sentencia con discrepancias sobre lo resuelto.

(iii) La sentencia recurrida no presenta ningún defecto de exhaustividad ni de congruencia. Por una parte, lo que muestra el motivo son sus discrepancias con la fundamentación de la sentencia y la valoración de la prueba. Por otra parte, la sentencia desestimatoria no puede reputarse incongruente. Como establece la STS 722/2015, de 21 de diciembre, entre otras muchas:

'(...) es jurisprudencia que 'las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador'

Y si el recurso considera que se omitió algún pronunciamiento - que no - debió acudir al cauce establecido en el artículo 215.2 LEC - entre otras STS 336/2017, de 29 de mayo -.

SÉPTIMO.El primero de los motivos del recurso se refiere a la valoración de los medios de prueba relativos al uso efectivo de las marcas de las que es titular la recurrente.

Tras sostener que con los folletos comerciales aportados con la demanda como documentos 11 y 12 no se pretendía acreditar el uso real y efectivo de las marcas de la recurrente, pasa a referirse el recurso al doc. 16: 'pantallazos de la página web www.telvainternacional.com'.

El recurso mantiene que en la demanda también se indicó 'el enlace de la propia página web -igual que se hace en este escrito- pudiendo acceder a la misma con un fácil click'.

Debemos recordar que lo aportado son determinadas fotocopias (reproducciones) de la pantalla de la página web, de manera que no corresponde al tribunal convertir la página web en sí en un medio de prueba de modo que acceda a la misma en cualquier momento - se supone que al margen de trámite procesal alguno y de intervención de las partes -, momento además necesariamente extemporáneo, puesto que ya se ha iniciado el procedimiento. El objeto de conocimiento se refiere a la situación previa a la interposición de la demanda.

Añade que en los pantallazos cuestionados y en la propia página web, si se hubiera accedido al enlace, se puede observar cómo se presenta la colección 2013-2014 de TELVA.

El planteamiento del recurso no puede aceptarse. Además de lo ya señalado respecto a que la aportación documental pueda implicar una conexión a la web al margen de cualquier cauce procesal y en cualquier momento, es necesario advertir que lo primero que debe acreditarse es el periodo temporal en el que se ha utilizado una página web y, en segundo lugar, su contenido. De la aportación de una reproducción de la pantalla de la web no se acredita ni el periodo de uso ni que en un determinado momento ese fuera el contenido de la web. Los documentos que se refieran al uso de la marca deben constatar a qué momento se refiere ese uso - en este caso a través de una web - y para ello no basta la aportación de una fotocopia reproduciendo una determinada imagen.

En este caso, ni las fotocopias permiten acreditar el propio funcionamiento de la web, ni su contenido, ni el periodo en el que se efectuaba dicha difusión.

Por otra parte, el uso de una marca en páginas web puede ser relevante, pero solo en cuanto sirva a la introducción efectiva de los artículos de marca en el mercado o a la efectiva prestación de servicios.

No hay que olvidar que el uso efectivo requiere atender a cuatro factores: lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso respecto de los productos o servicios.

Considera el recurso que cuestionar la página web, tal y como hace la sentencia recurrida, resulta 'bastante pueril' y afirma que la página web 'lleva ya muchos años en activo'.

El recurso efectúa reproches injustificados e inconsistentes, según hemos visto, y da por probado precisamente lo que tenía que acreditar convenientemente.

Para mayor confusión las fotocopias se refieren a otra sociedad 'FREEWAYTEX, S.L.' y hay una fotocopia que introduce otra web distinta: www.ropa10.com (T.I, f. 263), cuando la demanda se sustenta en la web www.telvainternacional.com. Más dudas genera el doc. 26 aportado por EDICIONES CÓNICA - acta notarial -, puesto que refleja que la web no estaba en funcionamiento. La mención 'Estaremos de vuelta en breve' no acredita que la web estuviera en servicio, ni el momento en que lo estuvo, ni su contenido, ni despeja las dudas expuestas.

Y en las reproducciones de la web www.telvainternacional.com (T.I., ff. 255 a 262) lo que aparece en todo caso es la marca de servicios, y se hace referencia a la colección 'TELVA', pero no aparecen productos concretamente marcados con la denominación TELVA, es decir, el uso de la marca de producto. La referencia a una 'colección' no implica que los productos se designen con una marca concreta, sino que, por la forma de presentación que se observa, más bien lo que se refleja es la existencia de una selección de productos, no productos concretos designados con la denominación TELVA. En todo caso, estas dudas deberían ser despejadas con pruebas que de modo objetivable muestren la designación concreta de algún producto.

Y reiteramos que debe constatarse que efectivamente se venden productos a través de internet y que verdaderamente se prestan servicios de comercialización a través de ese canal, lo que tampoco se acredita.

En efecto, dada la naturaleza del hecho que debe acreditarse es preciso que se aporten documentos que muestren ventas concretas efectuadas al público en general través de ese canal y que permitan apreciar que hay productos concretos y determinados que son designados con la marca (no meros números de referencia), así como que el uso de esa marca de producto sea 'efectivo' (extensión, alcance, y demás aspectos pertinentes). Y lo mismo cabría señalar respecto de esos documentos en relación a la marca de servicios (para mostrar una actividad de comercialización concreta y alcance de la misma a fin de apreciar el uso 'efectivo').

Nada resultaría más fácil para quien debe acreditar el uso efectivo, pero nada consta al respecto de forma clara y convincente.

En relación a la prueba del uso efectivo debemos destacar que el uso efectivo de una marca debe basarse en 'elementos concretos y objetivos' que acrediten una 'utilización efectiva y suficiente' de la marca en el mercado de que se trate ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI-Harrison (HIWATT), T-39/01, apartado 47 , y de 6 de octubre de 2004 , Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI-Krafft (VITAKRAFT), T- 356/02 , apartado 28).

Este criterio se desprende también de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como veremos a continuación.

Por lo que respecta a los extremos que deben ser acreditados con dichos elementos, la STS 650/2021, de 29 de septiembre, con cita de la anterior Sentencia 372/2010, de 18 de junio, establece lo siguiente:

Para que haya uso efectivo de la marca no basta con probar que la marca haya sido utilizada en el tráfico económico, sino que se exige, además, la concurrencia de los siguientes requisitos ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, C-40/01, Ansul ; 15 de enero de 2009, C-495/07 , Silberquelle/Maselli; 18 de abril de 2013, C-12/12 , Colloseum Holding AG; 17 de julio de 2014, C-141/13 , Reber Holding GmbH; 8 de junio de 2017, C-689/15 , W.F. Gözze Frottierweberei GmbH; y 29 de noviembre de 2018, C-340/17 , Alcolock):

1. El uso debe realizarlo el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.

2. El uso debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.

3. El uso debe realizarse conforme la función esencial de la marca, esto es, debe indicar a los sectores interesados que los productos a que se refieren proceden de una empresa determinada

4. El uso debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.

5. El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.

6. El uso no puede ser simbólico.

7. El uso en el mercado debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca (productos o servicios de esa clase).

3.-La sentencia 372/2010, de 18 de junio , resumió estos requisitos, desde el punto de vista del Derecho español, en los siguientes términos:

'El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias'.

Por último, una declaración testifical - como la referida a D. Candido, que se remite en el recurso al 'posicionamiento' de la web -, ausente de cualquier elemento objetivable, resulta insuficiente para acreditar los extremos que precisa el uso efectivo.

A continuación, se refiere el recurso al documento 17 de la demanda, que contiene las fotografías relativas a los talleres y oficinas de CREACIONES STRAWBERRY.

Realmente resulta incomprensible que con las fotografías de la fachada de una nave se pretenda entender acreditado el uso efectivo de dos marcas, una de productos y otra de servicios - indistintamente -, aunque se pretendan datar en 2018 - no sobre la base de esas mismas fotografías, que no determinan el momento en que se tomaron, sino el doc. 7 de la demanda reconvencional - imágenes equivalentes obtenidas de 'Google', a través de la aplicación 'Street View' -.

En primer lugar, en la doctrina ya se advertía que el rótulo de un establecimiento - que tampoco es el caso - no podía constituir a la vez uso de una marca de servicios.

En segundo lugar, de la aparición de una marca de servicios en la fachada de una nave no se desprende ninguna actividad de prestación efectiva de servicios.

En tercer lugar, no sabemos de dónde resultaría el uso de una marca de producto.

En cuarto lugar, como ya hemos señalado, las declaraciones testificales relativas a este medio de prueba resultan completamente insuficientes para acreditar un uso efectivo en los términos expuestos, dado que el recurso se refiere a las declaraciones testificales de D. Dimas y de D. Eloy, 'quienes declararon que a lo largo de los años y hasta 2019 han prestado servicios de forma ininterrumpida para las empresas del grupo familiar de Don Saturnino'.

En quinto lugar, se afirma que 'se puede observar cómo las ventanas de los talleres se encuentran abiertas, lo cual parece lógico para poder trabajar en pleno mes de julio en Madrid'. No entendemos que el uso efectivo de dos marcas - indistintamente - se pretenda acreditar por el hecho de que las ventanas que aparecen en unas fotografías - de fecha desconocida, reiteramos - estén abiertas.

Continúa el recurso refiriéndose al documento nº 18 aportado con la demanda, en el que figuran fotografías de dichas tiendas físicas.

Se trata de documentos en los que aparece en el rótulo del establecimiento la denominación 'TELVA'.

Al margen de lo expuesto sobre el rótulo de un establecimiento - que no se identifica con uso de una marca de servicios, aunque se trate solo del elemento denominativo - precisamente lo que debe venir acreditado con elementos concretos y objetivos, según la jurisprudencia expuesta, es esa actividad de comercialización. La fotografía de una tienda no permite afirmar que exista un uso efectivo con el alcance y relevancia exigibles a tal efecto, ya expuesto. Sería necesario otros medios de prueba complementarios.

Como es obvio, mucho menos puede constatar el uso efectivo de una marca de producto.

El recurso aplica los medios de prueba indistintamente a productos y servicios.

OCTAVO.El recurso destaca la aportación del bloque documental nº 19, el cual contiene algunas de las facturas emitidas por las tiendas en 2016.

Añade el doc. 20 de la demanda, un folleto donde se publicitaba la apertura de la tienda TELVA sita en Viveiro (Lugo) y como documento nº 21 la noticia publicada en ' Diario de la Ribera' de la apertura en 2015 de la tienda 'Abiti Telva' de Aranda del Duero (Burgos).

Ciertamente este bloque documental resulta más concreto y preciso, puesto que muestra la efectiva actividad de comercialización (facturas de 2016 relacionadas con diversos establecimientos) bajo el signo TELVA. Y la comercialización se desarrolla en tiendas que incluyen como denominación 'TELVA'.

No obstante, de lo expuesto se desprende que:

(i) El uso se relaciona con la marca de servicios M2632145 (9) - TELVA -, mixta, registrada para designar servicios de las clases 35 y 39 del Nomenclátor.

(ii) Únicamente se acredita la actividad de servicios de venta al detalle en comercios (clase 35). No aparece ninguna actividad de venta efectuada en internet o servicios de franquicias, ni que estos servicios se relacionen con sábanas y ropa de cama. Y puede presumirse de este hecho la actividad complementaria de distribución, transporte, almacenaje, embalado y empaquetado (clase 39) pero exclusivamente referida a confecciones (excluidas medias y calcetines), no a sábanas y ropa de cama.

(iii) No aparece que la marca TELVA se aplique a ningún producto. Las facturas incluyen la marca de servicios TELVA, pero no hay mención de productos a los que se aplique la denominación 'TELVA'. Tampoco constan etiquetas o productos que en concreto utilicen la denominación TELVA. Y es que la comercialización bajo el signo 'TELVA', como marca de servicios, no implica que los productos comercializados, en concreto, incluyan la marca TELVA o sean designados con dicha marca.

Lo único que se constata es la actividad desarrollada en las tiendas, pero no aparece ningún producto al que concretamente se aplique dicha denominación, ni siquiera se hace referencia a ello en el recurso.

Es más, si observamos la publicidad en redes sociales podemos comprobar que la mención a TELVA se refiere a la actividad en sí que se desarrolla en las tiendas - o al nombre comercial -, no a productos TELVA. Así ocurre con la tienda 'Abiti Telva' (T. I, f. 322) donde se indica lo siguiente:

'Hoy en TELVA os proponemos esta bonita camisa con detalles étnicos'.

Y respecto al catálogo 2013-2014, que sería relevante por razones temporales, debemos advertir que cualquier apreciación debe ser corroborada por productos efectivamente marcados, que no aparecen, e incluso el catálogo no permite afirmar que las prendas se comercialicen efectivamente bajo la denominación TELVA. Solo aparecen números de serie y la denominación de la colección, lo que no implica que esas prendas utilicen el signo TELVA. Nos remitimos a lo expuesto sobre la 'colección'. Tampoco hay facturas relativas a esas fechas que permitan conocer el modo concreto de identificación de los productos, que pueden contener otra marca o incluso ninguna.

Lo único que se acredita es que el modo de atraer al público es utilizando para la 'actividad' de venta la denominación TELVA, es decir, que los productos son seleccionados (colección TELVA) y vendidos por TELVA.

Por ello el escrito de oposición al recurso afirma que: 'Figura el nombre comercial TELVA, pero no la marca sobre ningún producto, como es necesario para considerar que se usa la marca para productos.'

Ni siquiera se trata de que la marca se una materialmente al producto (etiquetas) sino de que aparezca de forma clara que el producto concreto - dentro del ámbito aplicativo, naturalmente - se designa por medio de la marca.

Lo que destaca aquí son los extraordinarios esfuerzos - sin resultado - que hay que realizar para poder apreciar este hecho con claridad suficiente - cuando la recurrente debería tener en su mano la evidencia sin mayores dificultades - y además para que se acredite que el uso de la marca de producto se considere 'efectivo', con los requisitos establecidos al efecto.

Resultaría bastante sencillo aportar documentos que despejasen cualquier duda, pero no los hay, todo es vago e impreciso.

Nos remitimos también a lo expuesto sobre el canal de ventas on line.

Finalmente, la contestación de EDICIONES CONICA a los requerimientos enviados por parte de CREACIONES STRAWBERRY 'en aras que esta última cesase en la práctica de actividades' no supone - como pretende el recurso - el reconocimiento de ningún uso efectivo de las marcas, pues no cabe confundir las alegaciones relativas a la pretendida infracción con la caducidad o nulidad de marcas, por lo que difícilmente puede existir ningún acto propio, ni la requerida - por infracción - estaba obligada a reconocer o no dicho uso.

Y EDICIONES CÓNICA reiteró en diversas ocasiones que no se había infringido ninguna de las marcas titularidad de CREACIONES STRAWBERRY.

De lo expuesto podemos concluir:

1. Que debe mantenerse la declaración de caducidad de la marca 330023 (4) - TELVA, registrada para designar los productos encuadrados en las clases 24 y 25 del Nomenclátor Internacional.

2. Que procede revocar la sentencia recurrida para mantener la vigencia de la marca 2632145 (9) - TELVA -, mixta, registrada para designar servicios de las Clases 35 y 39 del Nomenclátor internacional, exclusivamente en relación a los siguientes servicios:

35. 'Servicios de venta al detalle en comercios relacionados con prendas de vestir (excluidas las medias y calcetines)'.

39. 'Servicios de distribución, transporte, almacenaje, embalado y empaquetado, todo ello relacionado con prendas de vestir (excluidas las medias y calcetines)'.

El art. 60 LM, en la redacción aplicable al caso, disponía que:

'Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados'.

El uso que se acredita se relaciona exclusivamente con prendas de vestir, lo que constituye una subcategoría con entidad propia. De hecho, nada se acredita sobre servicios relacionados con sábanas y ropa de cama. Y tampoco se pueden incluir en esta subcategoría los complementos de moda. Es más, el diccionario RAE define el término 'confección' como prendas de vestir que se venden hechas. La citada STS 650/2021 establece el alcance que debe tener el uso parcial:

Aunque la sentencia 550/2006, de 8 de junio , admitió que en los casos en que un signo hubiera sido registrado como marca para distinguir varios productos o servicios de una misma clase, se extendieran los efectos del uso parcial de la marca no sólo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se había usado, sino también a aquellos que estaban inscritos en la misma clase del nomenclátor internacional, esa conclusión fue matizada por la antes mencionada sentencia 611/2019, de 14 de noviembre y las que en ella se citan, en el sentido de que ha de tratarse de productos de la misma subcategoría que tengan una similitud razonable con los efectivamente usados, sin que pueda extenderse indiscriminadamente a todos los de la categoría del nomenclátor aunque sean sustancialmente diferentes.

Y debemos añadir que el artículo 59 apartado a) de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, contempla la legitimación activa para entablar la acción declarativa de la caducidad por falta de uso con mayor amplitud que el artículo 56 de la anterior Ley 32/1988. Este último precepto dio lugar a una interpretación restrictiva que tuvo su reflejo en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994. El nuevo precepto reconoce la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad a cualquier persona física o jurídica o cualquier agrupación que represente los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas o que ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. La amplitud que otorgó la nueva Ley a la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad por falta de uso se aprecia igualmente en el artículo 55.1.a) del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, que fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , que entró en vigor el 13 de abril de 2009 y mantiene los mismos términos en su artículo 56.1.a), apartado no modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015. La noción de interés legítimo es más amplia que la de interés directo e implica una posición de ventaja o utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría en caso de prosperar ésta ( SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1991, entre otras).

Efectuaremos dos observaciones en último lugar:

(i) La acción de caducidad por causas que deben ser declaradas por los tribunales no prescribe mientras la situación que dé lugar a la misma subsista. En realidad, dado el fin de la caducidad por falta de uso - relacionado con el uso obligatorio como principio esencial del sistema de marcas -, la declaración procede siempre que concurran los presupuestos legales.

(ii) Para que pueda apreciarse retraso desleal respecto las acciones ejercitadas por vía de reconvención - caducidad y nulidad - no basta el mero retraso. Este principio añade un plus a la prescripción extintiva de la acción: si bien en ambos casos se requiere que el derecho no se hubiera ejercitado, en el retraso desleal se precisa una conducta que haya generado la confianza en el de que no se ejercitaría el derecho o la acción - entre otras muchas, STS de 12 de diciembre de 2011 -. En este caso no concurre este presupuesto.

Como quiera que la marca de servicios 2632145 (9) subsiste en relación a los servicios antes reseñados, es necesario analizar las pretensiones subsidiarias de la demanda reconvencional en relación a la misma, es decir, la de declaración de caducidad por uso que induce a error y la de declaración de nulidad de esta marca por mala fe en la solicitud. Debemos recordar la jurisprudencia relativa a la extensión de la apelación en el caso de pretensiones subsidiarias, que se resume en la STS 432/2010, de 29 de julio, entre otras muchas:

En efecto, en tales casos, pese a que ninguna de las partes hubiera pedido al Tribunal de apelación un pronunciamiento sobre la pretensión eventualmente acumulada -dado que lo que la actora, como apelada, reclamará es la confirmación de la sentencia de primera instancia, que le favorece, y la demandada, como apelante, la desestimación íntegra de la demanda-, se considera que aquel debe entrar en el análisis de la subsidiaria, pese a todo -y aunque sea para estimarla-, en el caso de que desestime la principal.

En definitiva, la estimación parcial del recurso en este aspecto - revocatorio del pronunciamiento por el que se declara la caducidad total de la marca de servicios 2632145 - no implica que la demanda reconvencional sea desestimada. Nos referiremos a estas pretensiones subsidiarias a continuación.

En todo momento haremos mención de la redacción de la Ley de Marcas anterior a la reforma operada por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre.

NOVENO.La Ley de Marcas contempla el engaño como prohibición absoluta, artículo 5.1.g):

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

Y también en sede de caducidad, artículo 55.1.e):

1.Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:

e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

La diferencia estriba en que la causa de prohibición absoluta se refiere a un engaño originario y la causa de caducidad a un engaño sobrevenido.

La demanda reconvencional alega esta causa de caducidad con manifiesta impropiedad.

En primer lugar, el engaño no supone confusión. El engaño se refiere a circunstancias derivadas del propio signo, no a su comparación o confrontación con otros signos (riesgo de confusión).

En segundo lugar, la caducidad derivada de esta causa debe proceder de una situación sobrevenida a consecuencia del uso del propio signo, tal y como establece el artículo 55.1.e) LM - STS 705/2009, de 3 de noviembre -.

Los motivos en los que se sustenta la caducidad por esta causa en la demanda reconvencional no guardan relación alguna con los presupuestos de aplicación expuestos.

Desestimada la primera pretensión subsidiaria debemos analizar la segunda, referida a la declaración de nulidad por mala fe en la solicitud.

DÉCIMO.La marca M2632145(9) se compone de un elemento denominativo 'TELVA' y un gráfico.

Como señala la STS 777/2010, de 9 de diciembre, en una marca pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial.

En este caso no se trata de efectuar un análisis propio del riesgo de confusión, sino de destacar que el componente denominativo domina por sí solo la imagen que el público pertinente retiene en la memoria teniendo en cuenta las características intrínsecas de cada uno de estos componentes.

Y el componente denominativo 'TELVA' coincide con la denominación de la revista de EDICIONES CÓNICA, hasta el punto de que el tipo de letra es idéntico o muy semejante, como se desprende de la cabecera inicial de la revista:

En la fecha de solicitud (20/01/2005) la revista TELVA ya era una de las revistas de más amplia difusión entre el público.

Y se trataba de una revista dedicada a la moda.

Los documentos acompañados a la contestación a la demanda y reconvención acreditan estos hechos, y la propia STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 7 de febrero de 2006, destaca que se trata de una de las revistas de su clase de mayor difusión.

Es evidente que la solicitud de la marca, tal y como figura representado su elemento denominativo, pretende aproximarse a la cabecera de la revista, y lo hace además en relación a unos servicios que guardan estrecha conexión también con el sector de la moda, al que se dirige la revista.

Se trata de una actuación parasitaria de la amplia difusión y conocimiento entre el público que había alcanzado la revista TELVA, dedicada a la moda.

La mala fe deriva - en sentido objetivo - de la identidad con la cabecera de la revista - protegida además por una marca notoria - y - en sentido subjetivo - de la consciente aproximación a la misma, dada su amplia difusión en el sector de la moda.

Estas son circunstancias que deben valorarse en relación al momento de la solicitud.

La STS de 22 de junio de 2011 no obstante contempla tanto el componente objetivo como el componente subjetivo del concepto de mala fe y considera que esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-.

Y para precisar el alcance de la nulidad la STJUE de 27 de junio de 2013, as. C-320/12, establece (36), en relación al concepto de mala fe que:

De la jurisprudencia que interpreta dicho concepto en el contexto del mencionado Reglamento se deriva que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos(véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009 [TJCE 2009, 175] , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42).(énfasis añadido).

La imitación de una marca notoria - aquí además de la propia cabecera de la revista - bien sea con el fin de perjudicar la posición concurrencial de otro o bien de aprovecharse de su reputación se ha incluido en la doctrina entre los supuestos típicos de la causa de nulidad analizada.

Como es obvio, la titularidad de una marca - de producto - anterior y denominativa - y que no incluye por lo tanto un gráfico con el elemento de cabecera y tipo de la revista TELVA - no justifica estos hechos.

Finalmente debemos añadir que la acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible - artículo 51.2 LM -. Y respecto a la legitimación basta ostentar un interés legítimo, que sin duda concurre en EDICIONES CÓNICA, no solo por verse afectada por una conducta parasitaria sino por resultar demandada por infracción de la marca que se considera nula.

Procede en consecuencia estimar la demanda reconvencional en cuanto se refiere a la declaración de nulidad por mala fe en la solicitud de la marca española núm. 2632145 - artículo 51.1.b) LM -. El pronunciamiento sobre la mala fe absorbe la declaración de caducidad parcial de la marca de servicios, de manera que debe directamente declararse la nulidad de la marca.

Debe mantenerse también el pronunciamiento sobre costas - artículo 394 LEC -.

No cabe efectuar expresa imposición de las costas del recurso - artículo 398 LEC -, dada su estimación parcial, a fin de revocar el pronunciamiento referido a la caducidad total de la marca 2632145.

Aunque resulte irrelevante para resolver los motivos del recurso debemos añadir que tampoco cabría apreciar la pretendida infracción de las marcas de la recurrente. En efecto, respecto a la marca de servicios, EDICIONES CÓNICA no realiza ninguna actividad de venta al detalle en comercios de prendas de vestir, ni de venta on line- pues en este caso quien efectúa las ventas son los titulares de las respectivas webs, que son quienes comercializan a través de las mismas sus propios productos o los de otras marcas -. Y tampoco utiliza EDICIONES CÓNICA el signo 'TELVA' para distinguir prendas de vestir. Lo que ofrece con la revista son regalos promocionales. El signo TELVA no se utiliza para designar prendas de vestir, ni para comercializar o implantar en el mercado ningún producto de este tipo, sino para promocionar la revista TELVA, que es distinto. Se trata de un uso publicitario, pero no del signo de la recurrente ni de ninguna prenda de vestir, sino de la revista TELVA.

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTEel recurso de apelación interpuesto por CREACIONES STRAWBERRY, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Ocho de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones, y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, revocamos dicha resolución y, en su lugar,

1. Desestimamos la demanda interpuesta por CREACIONES STRAWBERRY, S.L. contra EDICIONES CONICA, S.A.

2. Absolvemos a la demandada de las pretensiones ejercitadas, con imposición a la actora de las costas causadas.

3. Estimamos la reconvención formulada por EDICIONES CÓNICA, S.A. contra CREACIONES STRAWBERRY.

4. Declaramos la caducidad por falta de uso de la marca nacional nº 330.023, denominativa, 'TELVA' (clases 24 y 25), con las consecuencias registrales inherentes a dicha declaración.

5. Declaramos la nulidad de la marca nacional nº 2.632.145, mixta, 'TELVA' (clases 35 y 39), con las consecuencias registrales inherentes a dicha declaración.

6. Condenamos a la parte reconvenida al pago de las costas procesales derivadas de la reconvención.

No se efectúa expresa imposición de las costas derivadas del recurso.

La estimación total o parcial del recurso conlleva la devolución del depósito en su caso constituido por la parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ. De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.