Sentencia CIVIL Nº 349/2017, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 50/2017 de 25 de Julio de 2017

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 50 (3-U) 17.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 515/14.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.
SENTENCIA 349/17
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a veinticinco de julio del año dos mil diecisiete.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en
la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha
visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marcas de
la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por GESTIÓN
CARTERA CASTELLÓN, SL y COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS, SA, apelantes,
por tanto en esta alzada, interviniendo con su Procurador D. RICARDO MOLINA SÁNCHEZ-HERRUZO,
con la dirección letrada de D. JOSÉ CARLOS ERDOZAIN LÓPEZ; siendo la parte apelada DANESP, SL,
TORNEOS DE FÚTBOL TORNEO SPORT, SL, INVERSIONES MOBILIARIAS DEL SUR, SLU y D. Braulio
, actuando, respectivamente, con sus Procuradores D. PEDRO MONTES TORREGROSA, D.ª FRANCISCA
BIECO MARÍN, D. VICENTE JAIME SEMPERE SIRERA y D. LUÍS BELTRÁN GAMIR, con la dirección letrada
respectiva de D. JORGE CASAL LLOVET, D. FERMÍN MANUEL MUÑOZ MOLTÓ, D. FRANCISCO JAVIER
GIJÓN MARTÍN y D. DOMINGO TEROR ATERO.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 7 de junio de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: ' Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta pordon Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles GESTIÓN CARTERA CASTELLÓN, S.L. y COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS, S.A. contra TAIWAN TRADE INVESTMENT, S.L.

don Epifanio , don Braulio , INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL SUR, S.L.U, DANESP, S.L.VERCLADA, S.L. y TORNEOS DE FÚTBOL SPORT, S.L. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas '.

Dicha sentencia fue objeto de aclaración mediante auto de fecha 19 de julio de 2017, cuya Parte Dispositiva establece lo siguiente: 'Se completa la sentencia de 7 de junio de 2016 en los siguientes términos: En primer lugar, se añade al Fundamento de derecho Tercero un último párrafo en los siguientes términos: se pretende asimismo por las demandantes la declaración de nulidad de la marca por mala fe en el registro por aplicación del artículo 51.1 b) LM si bien, dando por reproducidos los argumentos expuesto en el presente Fundamento y en el anterior, ha de concluirse que, si el uso se ajusta a las prácticas comerciales leales, de la misma manera, su registro, aun con conocimiento de la existencia de los signos de las demandantes, no puede entenderse que sea resultado de la mala fe por cuanto que no se observa, de las circunstancias objetivas, un intento fraudulento de apropiarse de un signo de tercero, sino de optimizar las condiciones del propio, incorporando una parte '(CIUDAD DE VACACIONES') que es predominantemente descriptiva, tano en si misma como por su protagonismo dentro del conjunto del signo.

En segundo lugar, se añade un último párrafo en el Fundamento de derecho Cuarto en los siguientes términos: de la misma manera, cabe descartar la aplicación de los artículo 6 y 12 LCD , en lo concerniente al propio contenido de las webs, porque no se observa que se pretenda ni que se estén realizando conductas aptas para general ni confusión ni aprovechamiento del prestigio ajenos, ya que se limitan a identificar los inmuebles y su lugar de ubicación, sin que en ningún momento se evoque o se induzca a pensar que se trata de ser la promotora del recinto que no tiene el monopolio de la venta/alquiler de inmuebles por medio de la utilización de sus características y de su ubicación, servicios, cercanía al mar, etc. Por otra parte, el hecho de que sean elementos empleados en la publicidad de tales inmuebles tan solo lo interpreta el consumidor medio como una forma de adecuada realización de la oferta, sin asociarla a ningún operador en particular, ya sea primario o secundario'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 16 / 5 / 17, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que acumuladamente se ejercitaban acciones por infracción marcaria, de nulidad de marca nacional y de competencia desleal, al considerar, dicho sea muy en síntesis, y respecto de las de infracción, que el uso que las codemandadas han efectuado de las marcas de la actora, en diferentes nombres de dominio, es un uso que, en atención a las circunstancias concurrentes, es leal conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ( art. 12.c del Reglamento de Marcas de la Unión Europea ); en cuanto a la de nulidad, que no ha existido la mala fe del solicitante en el momento de presentación de la solicitud de registro y, respecto a las acciones por competencia desleal, que no se da ninguno de los tipos invocados de la Ley de Competencia Desleal.

Contra esta decisión se alza la otrora demandante, reiterando, mediante una serie de motivos impugnatorios, las alegaciones y pretensiones deducidas en la primera instancia.



SEGUNDO.- Conviene comenzar la presente resolución efectuando ciertas precisiones sobre las partes codemandadas y los actos de infracción imputados a cada uno de ellos, por cuanto, en la demanda iniciadora del procedimiento, se ha producido una acumulación subjetiva de acciones, pues son dos las mercantiles demandantes y son varios los codemandados.

Las demandantes son titulares de una pluralidad de marcas nacionales y de la Unión, que se identifican en el hecho segundo de la demanda, y que conforman una familia de marcas: 23 marcas nacionales, denominativas y mixtas, que encuentran como elemento común las palabras 'MARINA D#OR'; otras nueve marcas nacionales mixtas, en que aparece dicho elemento junto con el de 'CIUDAD DE VACACIONES' y ocho marcas de la Unión, denominativas y mixtas, en las que aparece nuevamente tan solo el elemento denominativo 'MARINA D#OR'. A meros efectos ejemplificativos, la representación gráfica de dichas marcas es prácticamente coincidente, y es la siguiente (se reproducen dos marcas): Los actos de infracción imputados a cada uno de los demandados son los siguientes: i) A D. Braulio , la titularidad y uso de los nombres de dominio marinadoralquiler.com y marinadoralquiler.es. Dicho codemandado contestó a la demanda alegando que es propietario de un apartamento en dicho complejo turístico y que es titular de esos nombres de dominio, teniendo como única intención poder arrendar la vivienda a terceros de modo particular ii) A TAIWAN TRADE INVESTMENT, SL, la titularidad y uso de los nombres de dominio ciudaddevacaciones.com, apartamentos-marinador.com y planomarinador.com, así como la titularidad y uso de la marca española, ACV ALQUILERES EN CIUDAD DE VACACIONES.

iii) A D. Epifanio , la titularidad y uso de los nombres de dominio ciudaddevacaciones.es y apartamentos- marinador.es. Ha permanecido en rebeldía.

iv) A INVERSIONES INMOBILIARIAS MARBELLA SUR, SLU la titularidad y uso del nombre de dominio alquilerenmarinador.com. Contestó a la demanda aduciendo que el dominio se encuentra inactivo desde que fue requerido en el año 2013, así como que, a través de otro dominio distinto, realiza su actividad comercial consistente en el arrendamiento de apartamentos que están situados en la urbanización MARINA D#OR.

v) A DANESP, SL la titularidad y uso de los nombres de dominio marinadorgolf.info y marinadorgolf.com.

Contestó a la demanda, manteniendo que se dedica a la venta y alquiler de inmuebles y gran parte de ellos se encuentran ubicados en el complejo residencial Marina D#Or.

vi) A VERCLADA, SL, la titularidad del nombre de dominio apartamentosmarina.com. Permaneció en rebeldía.

vii) A TORNEOS DE FÚTBOL TORNEO SPORT, SL, la creación de un blog llamado marinadorcup.blogspot.com.es. Contestó a la demanda, alegando haber sido contratada para organizar un torneo de fútbol en el complejo turístico.



TERCERO.- En la demanda se ha alegado la existencia de una familia de marcas, que la actora denomina, en el hecho segundo de su demanda, 'MARINA D#OR CIUDAD DE VACACIONES', y en el fundamento de derecho primero (folio 29 del procedimiento, MARINA D#OR, ' INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS DEMANDANTES DERIVADOS DE SU TITULARIDAD SOBRE UNA FAMILIA DE MARCAS QUE GIRA EN TORNO A LA DENOMINACIÓN MARINA D#OR... '), compuesta por una pluralidad de registros nacionales y europeos, ya referidos en un fundamento anterior.

Nos parece relevante delimitar el perímetro de la familia de marcas y el elemento nuclear que proporciona al conjunto esa consideración.

Analizando las representaciones gráficas, comprobamos como hay 23 marcas españolas que no contienen la frase 'CIUDAD DE VACACIONES'. Tampoco la contiene ninguna de las ocho marcas de la Unión Europea. Sí aparece, sin embargo, en nueve marcas nacionales: siempre, en la vela del barco, y, además, en seis de ellas, debajo de MARINA D#OR, en letra más pequeña y con la grafía en un tono menos fuerte.

La sentencia recurrida ha considerado, sin mayores especificaciones, la existencia de dicha familia marcaria, reconociendo su notoriedad, que deriva del '... producto en sí mismo, una urbanización o complejo residencial en una zona muy conocida y con un determinado nivel de calidad '.

Para acreditar la notoriedad de las marcas de la parte demandante, se ha aportado una numerosa documental, si bien referida en su mayor parte a la marca MARINA D#OR (por todos, certificado aportado como documento número doce, en el que se refería la siguiente pregunta: ' ¿la denominación MARINA D#OR es una marca reconocida en la provincia de Castellón y goza de un alto grado de notoriedad, crédito y prestigio ?').

Sobre las familias de marcas, no está de más recordar que la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 2008 , al referirse al riesgo de confusión respecto de una familia o serie de marcas, se señala: ' Por lo que respecta a la alegación de la demandante relativa a que sus marcas anteriores constituyen una « familia de marcas» o una «serie de marcas», que puede agravar el riesgo de confusión con la marca solicitada, procede recordar que tal hipótesis fue reconocida en la sentencia BAINBRIDGE, antes citada, y confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (BAINBRIDGE), C-234/06 P, Rec. p. I-7333.

80 Según dicha jurisprudencia, puede considerarse que existe una «serie» o una « familia» de marcas, especialmente, bien cuando esas marcas anteriores reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 123). En efecto, en tal supuesto, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 124). En presencia de una «familia» o una «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa «familia» o esa «serie» de marcas (sentencia Il Ponte Finanziaria, antes citada, apartado 63).

81 No obstante, según la jurisprudencia antes citada, el riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos.

En primer lugar, las marcas anteriores que formen parte de la «familia» o de la «serie» deben estar presentes en el mercado. En segundo lugar, la marca solicitada no sólo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarse con ésta. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartados 125 a 127).' En el caso que nos ocupa, este Tribunal entiende, a los efectos de delimitar el elemento identificador de la familia de marcas, que el elemento nuclear de misma gira en torno al elemento denominativo MARINA D#OR, que se repite absolutamente en todas ellas, y del que sí cabe predicar la notoriedad y conocimiento generalizado, y no del elemento denominativo CIUDAD DE VACACIONES, que aparece, como se ha dicho, en un número poco relevante de registros marcarios y respecto del que no se ha acreditado su conocimiento generalizado por parte del público destinatario de los servicios turísticos que nos ocupan. En la valoración que se efectúa prima el aspecto registral, no el publicitario o el que se pueda hacer extrarregistralmente de los elementos denominativos que aparecen en las marcas; y, desde esta perspectiva, repetimos, la familia marcaria está dominada por la partícula MARINA D#OR, no por la secundaria, poco descriptiva y genérica CIUDAD DE VACACIONES, que aparece en un número reducido de marcas nacionales y que no consideramos que se haya probado que, por sí sola (sin el acompañamiento de MARINA D#OR), sirva para identificar el origen empresarial de los servicios prestados.

Este razonamiento tendrá interés cuando abordemos la protección que merecen las referidas marcas, tanto desde la perspectiva del riesgo de confusión como desde la perspectiva de su notoriedad, así como con relación a la pretensión declarativa de nulidad de la marca española.



CUARTO.- Lleva razón el apelante en que, dentro del catálogo de conductas infractoras previstas en el artículo 34.3 de la Ley de Marcas , se incluye la de usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, que también pueden incluirse en el catálogo previsto en el artículo 9.2 RMUE. Por tanto, en la medida en que a través de una página web identificada con un nombre de dominio que incluya una marca se ofrezcan en el mercado productos y servicios que se vinculan con dicha marca, se puede producir la infracción de la misma, pues se está produciendo un uso de la marca en el tráfico para servicios idénticos ( arts. 9 RMUE y 34 LM ).

Es doctrina asentada de este Tribunal (por todas, sentencia de 26 de abril de 2016 ) que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada).

La sentencia apelada reconoce que los diferentes codemandados utilizan en el tráfico económico diversos nombres de dominio, que incluyen las partículas 'marinador' o 'ciudad de vacaciones' para servicios de las clases para las que están registradas las marcas de la actora, si bien no estima que exista infracción de éstas, pues tal uso se ha efectuado conforme a prácticas leales comerciales o industriales.

No podemos compartir este razonamiento, en lo que respecta a los nombres de dominio que incluyen la partícula 'marinador', que son marinadoralquiler.com, marinadoralquiler.es, apartamentos-marinador.com, planomarinador.com, apartamentos-marinador.es, alquilerenmarinador.com.

marinadorgolf.info y marinadorgolf.com.

No consideramos que se dé el límite del derecho de marca, al amparo del art. 12.c RMUE, que establece que ' El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial '. Y ello, porque para alquilar apartamentos en dicho complejo turístico no es necesario registrar un nombre de dominio que incluya la marca ajena. Por tanto, en todos estos casos existe infracción de las marcas de la titularidad de la parte actora, tanto por riesgo de confusión cuanto por protección de la marca notoria.

Recordemos que es jurisprudencia reiterada del TJUE que ' es necesario recordar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios (sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 83). ' No existe infracción con el uso del dominio de VERCLADA, SL, apartamentosmarina.com, en cuanto no incluye el elemento más característico y distintivo de la familia de marcas, cual es MARINA D#OR.

Tampoco entendemos que exista infracción por la creación del blog llamado marinadorcup.blogspot.com.es, por cuanto se ha acreditado que ello respondió a la relación contractual entablada con los organizadores del torneo MARINA D#OR CUP, las mercantiles EHMCV, SL y, a partir del año 2012, HOTELES MARINA D#OR CUP y tenía como finalidad dar publicidad a dicho torneo. A mayor abundamiento, en enero de 2014 se publicó en el blog la noticia de que la sociedad no organizaba el torneo desde el verano de 2013.

Las consecuencias de la infracción que se declara se adoptarán de conformidad con lo solicitado por la actora y se especificará en el fallo, si bien no se accederá a la pretensión de publicación del fallo en dos periódicos locales de Castellón y Madrid, pues la infracción se ha producido a través de internet. Tampoco ha lugar a condenar a transferir a la actora los nombres de dominio infractores, pues no se alega ni acredita interés alguno de ésta en su explotación, bastando, por tanto, con que los titulares de los mismos procedan a su cancelación. No consta que haya material en el tráfico económico que sea preciso retirar, ni que haya que destruir, por lo que tampoco se accederá a estas genéricas pretensiones.



QUINTO. La nulidad de la marca nacional por registro de mala fe.- En lo que respecta a la nulidad de la marca española ACV ALQUILERES EN CIUDAD DE VACACIONES, se ha pretendido tanto por mala fe en el momento de presentación de la solicitud de registro ( art. 51.1.b LM ) como por existencia de riesgo de confusión, por incurrir en la prohibición relativa de registro prevista en el art. 6.1.b) LM .

El art. 51 LM , que establece las causas de nulidad absoluta, dispone, en su número 1.b), que ' El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe '. Como indica la Exposición de Motivos de la LM, ' la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe ', y es por ello por lo que el artículo 51 dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

La sentencia recurrida, como se ha indicado, ha desestimado esta acción al considerar no acreditada mala fe alguna en el momento de presentación de la solicitud de registro.

No está de más, antes de seguir adelante, y de descender a las particularidades del caso que nos ocupa, hacer una breve reseña de las resoluciones en que este Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea (con aplicación de la doctrina jurisprudencial elaborada al respecto por la Sala Primera del Tribunal Supremo) ha abordado el tema de la mala fe en el momento de la solicitud de registro, como presupuesto de la acción de nulidad, pues, aún referida alguna de ellas a marcas comunitarias, contienen razonamientos perfectamente extrapolables al supuesto ante el que nos encontramos.

En la sentencia dictada en el conocido asunto PIQUADRO, de 4 de febrero del 2008, este Tribunal no compartió el criterio del magistrado de instancia (que consideró, a la vista de las ' extraordinarias identidades concurrentes ' entre la marca registrada y la de los demandantes, que el demandado la conocía y optó deliberadamente por su registro), ya que afirmamos que ' el simple conocimiento de que el signo está registrado como marca comunitaria, y viene siendo usado en España para la distinción de ciertos productos no puede, per se, constituir mala fe, cuando el registro de ese signo idéntico se ha solicitado, y obtenido, para productos y servicios, en principio, no idénticos ni similares. Por tanto, la mera identidad del signo con el anterior registrado no es suficiente, por sí sola, para determinar la existencia de mala fe en el momento del registro ' .

En la sentencia de 23 de enero del 2009 J razonábamos (con criterio mantenido en la posterior sentencia de 4 de febrero del 2009 ) que ' Ya dijimos en nuestra Sentencia de 14 de septiembre de 2007 que la mala fe, a tenor de la dicción literal del artículo 51.1.b LM debe valorarse en el momento de la solicitud de la marca sin que quepa apreciar una mala fe sobrevenida en su concreto uso ' .

De igual modo, tampoco está de más hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt ) sobre cuestión prejudicial planteada con relación a la interpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94 , sobre la marca comunitaria, (que prevé la declaración de nulidad de una marca comunitaria, bien por la OAMI, bien por los tribunales de marca comunitaria, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe). En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntaba cuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 . Las partes mantuvieron al respecto posturas contradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditada cuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido en al menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otra parte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión; otra parte, que basta que el solicitante haya tenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puede dar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Para la Comisión de las Comunidades europeas, no constituyen elementos pertinentes el hecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que pueda dar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dicha utilización ni tampoco el hecho que dicho tercero haya obtenido un derecho adquirido sobre el signo que utiliza. La respuesta del Tribunal de Justicia fue la siguiente: el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

La buena fe, así lo establece la STS de 29 de enero de 2004 , ' es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos, como recogieron las sentencias de esta sala de 20 de noviembre de 1985 , 7 de mayo de 1993 y 8 de junio de 1994 , pero aunque como concepto jurídico es de libre apreciación por los Tribunales, debe presumirse la buena fe en tanto no sea declarada judicialmente ( Sentencias de 5 de julio de 1985 , 15 de febrero de 1991 y 12 de marzo de 1992 )'. Más que en sentido subjetivo, la ignorancia del solicitante, la buena fe alude al estándar ético del artículo 7 del Código Civil Legislación citada que se aplica. Es coherente con ello el hecho de que, según el artículo 59 de la LM Legislación citada, la legitimación activa en estos casos sea muy amplia, pues se atribuye a quien acredite la concurrencia de un interés legítimo, lo que no ocurre en la nulidad relativa, para cuya declaración la LM legitima a los titulares de los derechos vulnerados '.

En definitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil . El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994 , que ' no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas '.

La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han reseñado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición. En todos estos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente, caracterizada por la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titular del signo con el solicitante que obtiene su registro.

Volviendo al caso que ahora se nos presenta, coincidimos con la sentencia recurrida en que no se ha probado debidamente la existencia de mala fe en el momento de presentación de la solicitud de registro de la marca nacional.

La mala fe se ha residenciado por el demandante en el hecho de que el solicitante conocía los previos registros marcarios de la actora y ha intentado aprovecharse el buen nombre de ésta, mediante el registro de una marca similar.

Con ello no basta, según los razonamientos jurídicos precedentes, para considerar la mala fe del solicitante, máxime cuando la marca nacional registrada (ACV ALQUILERES EN CIUDAD DE VACACIONES) presenta similitud con uno de los elementos denominativos de las marcas nacionales mixtas anteriores, el más descriptivo y menos genérico. Las marcas son, por tanto, poco similares, y ya dijimos anteriormente que no estimamos acreditada la notoriedad de la partícula CIUDAD DE VACACIONES, por sí sola, si no es en conjunción con MARINA D#OR.

También hemos razonado en anteriores resoluciones que el hecho de que las marcas de la demandante pudieran ser notorias no es un dato que, por sí solo y a falta de otros, permita considerar la mala fe en el momento del registro, pues de aceptarse esta tesis, la solicitud de registro de cualquier signo similar a una marca notoria, para productos o servicios idénticos, habría de ser catalogada de mala fe y ello convertiría en superfluos tanto el art. 8.5 RMC como el art. 8.1 LM , que prevén motivos de denegación de registro relativos y, refiriéndose a marcas notorias, exigen un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, o un uso perjudicial para la misma.

En definitiva, no entendemos que se haya probado suficientemente la mala fe de la solicitante de la marca en el momento del registro, razón por la que desestimaremos este motivo impugnatorio.



SEXTO. Nulidad por riesgo de confusión.- La solicitud de declaración de nulidad de la marca española se basa en el art. 52.1 LM , que bajo la rúbrica ' Causas de nulidad relativa ', establece que ' El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10 ' y en el art. 6.1.b, que dispone que ' No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior '.

La sentencia recurrida ha desestimado la acción, con unos razonamientos muy correctos, que se contienen en el fundamento de derecho tercero y que damos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones.

El motivo impugnatorio se desestima.

Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto 'Matrix - DediegoMatrix' ( sentencia de 18 de marzo del 2010 ), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso del ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: 'Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse: 1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales .' Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

De un lado, hemos de comparar, los signos: en cuanto a los elementos denominativos que aparecen en las marcas enfrentadas, existen importantes diferencias, pues las marcas de la actora contienen elementos gráficos y dibujos y la de la demandada tan solo un elemento denominativo, que coincide con el de algunas de aquéllas, pero que en la impresión general de conjunto parece poco relevante. Concluimos, por ello, que existe poca similitud entre los signos confrontados.

De otra parte, la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto no se ha cuestionado en el litigio.

Por último, la interdependencia que debe darse entre los elementos anteriores permite que gran similitud de los signos en conflicto y la identidad de los servicios marcados con ellos, al entender de este Tribunal, compartiendo el criterio de la resolución recurrida, la ausencia de riesgo de confusión, Por lo dicho, desestimaremos este motivo impugnatorio. La muy escasa similitud con las marcas de la demandante (se pueden reproducir, por venir al caso, los razonamientos vertidos con anterioridad) impiden el riesgo de confusión. Repetimos, la comparación de los signos enfrentados pone de manifiesto que esa frase tan solo aparece en unas pocas de las marcas registradas por la parte actora y, además, es absolutamente genérica, sin que, repetimos, se haya probado que dicha partícula haya adquirido notoriedad alguna, si no es acompañada del distintivo MARINA D#OR.

SÉPTIMO.- En lo que respecta a las acciones por competencia desleal, damos igualmente por reproducidos los razonamientos vertidos en la sentencia recurrida y auto aclaratorio, que damos por reproducidos.

Consideramos que los hechos que fundan los distintos tipos invocados en la demanda son los mismos que se han tomado en consideración a la hora de enjuiciar los hechos desde la perspectiva marcaria.

Como es doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. Lo que no estimamos que suceda en el caso que nos ocupa.

En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez. Basta con la lectura de la demanda, en lo concerniente a las acciones por competencia desleal, para comprobar que se ha limitado a la mera transcripción de preceptos, sin exponer hecho alguno, distinto de los aducidos con relación a la infracción de sus marcas, que pudiera ser tomado en consideración en orden a entender la existencia de algún ilícito concurrencial. Lo que se aprecia nítidamente, con la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación, en el que la parte sí que se ha extendido sobre el particular. No cabe, por exigencias de índole procesal ( art. 456.1 LEC ), entrar a efectuar disquisiones sobre cuestiones que no fueron introducidas en el procedimiento, convenientemente, en la demanda.

Este Tribunal no puede 'inventarse' los hechos concretos que, respecto de cada uno de los codemandados, habrían de servir de base para cada uno de los distintos tipos de la LCD invocados en la demanda, ni presumir que son distintos de los ya tomados en consideración a la hora de enjuiciar los actos de infracción marcaria. Por lo que, repetimos, no podemos atender a lo que, ya en extenso, se alega, extemporáneamente, en el escrito de interposición del recurso de apelación.

Por lo dicho, el motivo impugnatorio será también desestimado.

OCTAVO.- En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, respecto de varios codemandados, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC , cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

NOVENO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de GESTIÓN CARTERA CASTELLÓN, SL y COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 7 de junio de 2016, aclarada mediante auto de fecha 19 de julio de dicho año, en los autos de juicio ordinario n.º 515/14, debemos revocar yrevocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquélla contra D. Braulio , TAIWAN TRADE INVESTMENT, SL, D. Epifanio , INVERSIONES INMOBILIARIAS MARBELLA SUR, SLU y DANESP, SL, declara que la titularidad y uso, que cada uno de ellos ha efectuado, de los nombres de dominio en que se incluía la partícula 'MARINA D#OR', constituye infracción de la familia de marcas, nacionales y de la Unión, objeto del procedimiento, condenándolos a estar y pasar por estas declaraciones, a cesar en el uso que de dichos dominios vienen efectuando y de abstenerse en el futuro, así como a proceder a la cancelación de los nombres de dominio que cada uno de aquéllos tenga registrados (respectivamente, por el orden antedicho, marinadoralquiler.com y marinadoralquiler.es; apartamentos-marinador.com y planomarinador.com; apartamentos-marinador.es; alquilerenmarinador.com; marinadorgolf.info y marinadorgolf.com), condenándolos, también, a pagar, en concepto de indemnización, el 1% de la cifra de negocio realizada por los infractores con los servicios ilícitamente marcados, sin hacer en ninguna de las instancias expreso pronunciamiento sobre costas.

De otra parte, la estimación parcial del recurso de apelación mantiene la desestimación de la demanda respecto de A VERCLADA, SL y TORNEOS DE FÚTBOL TORNEO SPORT, SL, con imposición de costas a la parte actora y sin especial imposición de las originadas por la apelación.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.