Sentencia Civil Nº 351/2007, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 229/2007 de 26 de Septiembre de 2007

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 8ª ALICANTE

ROLLO DE SALA N.º 229 ( C - 5) 07.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 914 / 05.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1 DE ALICANTE.

SENTENCIA NÚM. 351/07

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiséis de septiembre del año dos mil siete.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por S. TOUS, SL, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª CRISTINA QUINTAR MINGOT, con la dirección del Letrado D. ANTONIO SELAS COLORADO; siendo la parte apelada VILLPLASGO, SA, representada por el Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección del Letrado D. ANDRÉS GÓMEZ LÓPEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó sentencia, de fecha 4 de enero del 2007 , cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:" Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por S. TOUS SL Y TOUS FRANQUICIAS SL contra VILLAPLASGO S.A debo declarar y declaro:

que S. Tous S.L ostenta Derechos de exclusiva sobre los modelos comunitarios no registrados de los bolsos reproducidos en el fundamento de Derecho 7º.

Que VILLPLASGO, S.A. infringe el Derecho de excuisva de los modelos comunitarios no registrdos de los bolsos citados con la fabricación y comercialización de los bolsos reflejados en el fundamnto jurídico 13º siguientes:

Y debo condenar y condeno a Villaplasgo a :

a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar inmediatamente y en el futuro en la fabricación, importación exportación, distribución, comercialización, almacenamiento para tales fines y/o publicidad, sea a través de cualquier medio posible, de los bolsos reproducidos

A retirar del tráfico y destruir a su costa los bolsos infractores reproducidos y material publicitario, en los términos establecidos en el fundamento de Derecho 16º

Se absuelve a la demandada del resto de pretensiones ejercitadas.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes pro mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada , y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo , en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 19 / 9 / 07, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.-

La Sentencia dictada en primera instancia, estimatoria parcial de la demanda, es recurrida únicamente por una de las dos sociedades demandantes, S. TOUS, SL. La demandada se aquieta a los pronunciamientos declarativos y de condena que se efectúan en aquélla.

Con relación a las acciones ejercitadas , y dicho sea en síntesis, la Resolución apelada dispone lo siguiente:

A) En cuanto a la infracción de los Derechos derivados de las dos marcas comunitarias titularidad de la demandante que recurre, el Magistrado afirma que, aún cuando existe una identidad absoluta entre los productos identificados con dichas marcas, y los ofrecidos por la demandada , se dan diferencias bastantes entre los signos utilizados, suficientes para considerar que no existe riesgo de confusión, que incluye el de asociación.

B) Respecto a la infracción de los modelos comunitarios no registrados de la demandante, se estima que la actuación de la demandada ha violado el Derecho de exclusiva derivado de aquéllos, con la fabricación y comercialización de los bolsos identificados.

C) Desestima las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Competencia Desleal con el argumento de que "sólo donde no alcance el reglamento Comunitario y la ley española de marca podrá actuar la Ley de Competencia Desleal siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de la marca) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley...".

D) Estima parcialmente la pretensión resarcitoria deducida, al amparo del artículo 55.2.c) (la denominada regalía hipotética) de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, concediéndola sólo a favor de TOUS FRANQUICIAS, SA , y denegándola para S. TOUS, SL

SEGUNDO.-

Sobre la infracción de las marcas comunitarias n.º 1.755.636 y 3.236.619, titularidad de S. TOUS, SL.-

Insiste la apelante en que existe riesgo de confusión entre sus dos marcas, una de ellas , la primera, notoriamente conocida , y los distintivos empleados por la demandada en sus productos, dado que existe identidad de productos (bolsos). Con relación a esa marca, admite la evidencia de diferencias entre ambos signos, si bien afirma que no son tan elevadas como para entender que no se esté produciendo la violación de aquélla.

En este punto no podemos sino compartir la decisión del Magistrado de lo mercantil, profusamente explicada en los fundamentos tercero a séptimo de la Sentencia apelada. El "osito", estandarte de la empresa Tous , registrado como marca comunitaria n.º 1.755.636, desde un punto de vista visual , no es confundible con el signo empleado por la sociedad demandada, que no recuerda, siquiera, a ningún animal, sino más bien a una nube. No puede afirmarse que exista riesgo de confusión alguno, lo que viene corroborado, además, por su propia notoriedad y conocimiento entre el público, que impide que otro tipo de signos , como el utilizado por la demandada, puedan confundirse con aquél, habida cuenta de las serias diferencias existentes entre ambos.

Con relación a la infracción de la marca 3.236.619, en poco más de un folio de pretende , de modo vago, en que la combinación "caótica" de figuras, que es la marca registrada, es confundible con el estampado de los bolsos de la demandada. No existe tampoco el mencionado riesgo de confusión, pues la combinación "caótica" de ositos , de diferente tamaño y distinta posición, que constituye la marca comunitaria, no admite confusión ni con las líneas curvas, sinuosas, que utilizó la demandada , ni mucho menos con el estampado de nubes, no superpuestas en ningún caso, que también fue usado. La ausencia de riesgo de confusión ya fue advertida, aún en modo indiciario y con un conocimiento limitado del asunto litigioso, en el auto, número 25 / 06, dictado por este Tribunal el 1 de marzo del 2006, al conocer del procedimiento de medidas cautelares dimanante del procedimiento. En dicho auto se reseñaba que "Así pues, estima la apelante principal suficientemente acreditado que los gráficos de los bolsos respecto de los que no se han estimado las medidas cautelares infringen su marca comunitaria figurativa número 3.236.619 , que fue presentada el día 20 de junio de 2003 y registrada el día 9 de septiembre de 2004 (documento número 8 de la demanda). La Sala rechaza, en el limitado ámbito cognitivo de un proceso cautelar, que se haya producido la infracción de la marca comunitaria figurativa de la solicitante porque si la marca es el signo distintivo que sirve para diferenciar el origen empresarial de un producto (artículo 4 del Reglamento de Marca Comunitaria, RMC ) y el Derecho de exclusiva que confiere a su titular le permite ejercer el ius prohibendi respecto de los signos infractores idénticos o similares que impliquen un riesgo de confusión por parte del público, en el que se incluye también el riesgo de asociación (artículo 9.1.b RMC ), el juicio sobre la confundibilidad exige, entre las varias operaciones a realizar, confrontar la marca registrada y el signo infractor, en cuanto signos distintivos. No puede realizarse la comparación entre el aspecto general que presentan los bolsos de la actora que llevan estampada la marca comunitaria gráfica (salvo los identificados como documentos números 26 , 27, 28 y 29 que difieren sensiblemente de la marca registrada) y el aspecto general que presentan los bolsos fabricados por la demandada. Así pues, si realizamos la comparación estrictamente entre la marca registrada y los gráficos estampados en los bolsos de la demandada observamos una serie de diferencias que impiden afirmar, en principio, la existencia del invocado riesgo de confusión. El gráfico estampado en los bolsos identificados como documentos números 45, 45.bis, 46 beige y en el monedero identificado como documento número 50 presenta importantes y notables diferencias respecto de la marca figurativa de la solicitante que son expresamente destacadas en el Auto apelado. Por otro lado , el gráfico estampado en los bolsos de la demandada (documentos números 46 rojo-negro, 47, 48 y 49) también presenta unas diferencias notables e importantes respecto de la marca figurativa de la demandada. A estos efectos, la Sala comparte las diferencias que se refieren en el informe aportado por la demandada como documento número 6 y, atendiendo al concepto de consumidor medio que establece la jurisprudencia del TJC.E., no puede apreciarse , sin prejuzgar el fondo del asunto, el riesgo de confusión, presupuesto esencial de la infracción de la marca, entre la marca figurativa de la solicitante y el gráfico estampado en los bolsos de la demandada".

Por lo dicho, este primer motivo de recurso no podrá prosperar, pues no consideramos que se haya producido violación de las marcas comunitarias de la demandante. La desestimación de este apartado lleva consigo la de todas las pretensiones que , sobre la base de su posible estimación , se contenían en el escrito de interposición del recurso.

TERCERO.-

Sobre la indemnización de daños y perjuicios. La regalía hipotética.-

Con respecto a la indemnización de daños y perjuicios, en la demanda se optó por el criterio del precio de la licencia que hubiera debido pagar el infractor para poder fabricar y comercializar los bolsos infractores de sus Derechos de exclusiva.

Con respecto a la infracción de los modelos comunitarios (única infracción de Derechos que se estima cometida) la demandante invocó los artículos 54 LPJDI ("...estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios ocasionados".), art. 55.1 (la indemnización de daños y perjuicios comprenderá las ganancias dejadas de obtener) y art. 55.2, en cuya virtud, optó como criterio para fijar las ganancias dejadas de obtener, el de la letra c): "El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a Derecho".

Como quiera que las dos demandantes , tanto la titular de los diseños como la licenciataria, reclamaban por este concepto, en la Sentencia apelada se consideró que, si se concedían ambas indemnizaciones, se produciría una duplicidad, "...a dos sujetos jurídicos que, aunque formalmente distintos, están integrados en el mismo grupo empresarial". Fue por ello por lo que la otorgó a TOUS FRANQUICIAS, SA , debido a que, según la propia exposición de la parte demandante, en el funcionamiento del Grupo TOUS, es ésta la que recauda las sumas por permitir a terceros el uso de los modelos comunitarios y porque, al ser aquélla la que explota los Derechos de exclusiva de dicho Grupo, sería a ella a quien la demandada tendría que haberse dirigido para la obtención de la correspondiente licencia , que la permitiera comercializar los bolsos en cuestión.

Contra esta decisión se alza S. TOUS, SL, alegando que la indemnización ha de corresponderle a ella, por ser la titular de los Derechos, conforme a la literalidad del apartado c) del número 2. del artículo 55 LPJDI .

Veamos. En el punto primero del escrito de demanda se habla del GRUPO TOUS, integrado, en lo que interesa al pleito, por varias sociedades: S. TOUS, SL , JOYERÍA TOUS , SA y TOUS FRANQUICIAS, SA, cuyo objeto social, al igual que el de la primera sociedad citada, incluye la comercialización de productos y servicios en régimen de franquicia, tanto en calidad de franquiciadora como de franquiciada. S. TOUS, SL ostenta la titularidad de los Derechos de exclusiva sobre los signo, marcas y modelos. Las otras dos se dedican a la explotación de dichos Derechos, para lo cual suscribieron con aquélla contratos de licencia no exclusiva , con cánones que se han ido actualizando por años. TOUS FRANQUICIAS, SA, haciendo uso de la facultad de otorgar sublicencias en relación con las sociedades con las que suscriba contratos de franquicia, ha otorgado varios contratos de este tipo, acompañados a la demanda. No se alega que S. TOUS , SL, haya celebrado ningún contrato de franquicia, ni otorgado licencia alguna , aparte de las mencionadas.

Sobre la base de estos hechos, y aún siendo cierto que la dicción literal del art. 55.2.c) LPJDI se refiere al precio que se hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia , en el caso que nos ocupa , y por las particularidades y la íntima conexión de las sociedades integrantes del mismo grupo empresarial, la concesión acumulada de la indemnización tanto a la titular del diseño cuanto a la licenciataria supondría una inaceptable dualidad de indemnizaciones, por el mismo concepto, tal y como advirtió el Magistrado de lo mercantil. Máxime cuando, como se ha dicho, en la operativa que sigue el Grupo, y sin perjuicio de la titularidad de los Derechos, la que gestiona los Derechos de exclusiva, y otorga nuevas licencias , no es la ahora apelante, S. TOUS, SL, sino TOUS FRANQUICIAS, SA. Admitir la dualidad de indemnizaciones supondría, en la práctica, abrir el abanico de legitimados para obtenerlas , de modo que las reclamaciones no sólo vendrían de la mano de los titulares de los Derechos, sino también del número, mayor o menor, de licenciatarios que hubiera.

No significa lo dicho que se considere que TOUS FRANQUICIAS , SA recibe la indemnización en concepto de licenciataria. Lo que se está argumentando es que, dada la íntima conexión entre las empresas integrantes del Grupo TOUS, y haciendo uso de la doctrina del levantamiento del velo, la indemnización que se concede por la ganancia dejada de obtener (la regalía hipotética) revertirá a dicho Grupo y, por ende, y fundamentalmente, a la sociedad que lo gestó, que no es otra que S. TOUS, SL , titular de los Derechos.

No procediendo, por tanto, indemnización a favor de la apelante , no ha de entrarse en las cuestiones que se plantean respecto al quantum de la misma.

De igual modo, no puede afirmarse que la no concesión de indemnización a S. TOUS, SL supone infracción del artículo 55.5 LPJDI, que reconoce el Derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporan el diseño protegido, pues , como se acaba de argumentar, sí que se ha concedido indemnización por la regalía hipotética, y la que prevé el citado precepto lo es como remedio subsidiario, cuando no se obtenga la prueba de daños o perjuicios Superiores.

CUARTO.-

Sobre las acciones por competencia desleal.-

La cuestión relativa a la acumulación de pretensiones basadas en la legislación protectora de los Derechos de propiedad industrial y en la legislación sobre competencia desleal, ha sido ya abordada por este Tribunal con anterioridad , siendo de reseñar la sentencia n.º 157 / 06, de 25 de abril del 2006, en la que ya se dijo, con relación a la cláusula general del art. 5, invocada en la demanda, así como respecto de los artículos 6, 11 y 12, que "...la cláusula contenida en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal constituye una válvula de autorregulación del sistema para subsumir en él aquellos comportamientos no específicamente tipificados en los preceptos especiales (art 6 a 17 Ley de Competencia Desleal ) de manera que no resulta factible acudir al artículo 5 cuando la conducta de que se trate merezca una especial tipificación y valoración a tenor de otro precepto, sin que el simple hecho de que tampoco por el precepto especial fuera merecedora la conducta de reproche , autorice acudir a aquella cláusula que es autónoma e independiente, nunca subsidiaria de las especiales", así como que "...descendiendo a la infracción por imitación de formas del artículo 11 de dicha ley, la cuestión está en determinar la acumulabilidad de la protección por esta legislación más la especial de propiedad industrial. El Juez de instancia hace un detallado análisis de la doctrina y jurisprudencia actual sobre la cuestión y llega a la correcta conclusión de que la legislación sobre competencia desleal no tiene como fin directo la protección del titular del un Derecho industrial pues, como señala la Exposición de Motivos de la Ley 3/1991 , de Competencia Desleal, no pretende dicha norma la resolución de los conflictos entre competidores sino ordenar las conductas en el mercado en tanto partícipes en el mismo , detalle particularmente relevante cuando se formula pretensión a partir de un modelo no comercializado por no creado industrialmente.

En cualquier caso, hay recíproca tensión entre ambas legislaciones (así lo afirma la SAP Barcelona, Secc 15ª. De 4 de junio de 1998 ) dado que la propiedad industrial supone de ordinario una actuación en el mercado creando riesgo de confusión que constituye al tiempo núcleo de la infracción de algunos ilícitos concurrenciales tales como el invocado artículo 11, pero no por ello puede desconocerse que la legislación de competencia tiene por objeto principal, en esa relación con la propiedad industrial, la de sellar las filtraciones que aquella produce en un momento determinado en relación a la protección del citado Derecho. Podemos afirmar que el artículo 11 está pensado para reprimir actos desleales consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un Derecho de exclusiva. Existiendo , debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate (aquí la referente al diseño industrial), constituyendo las normas de competencia desleal en realidad , un cauce complementario pero nunca sustitutivo".

En esa misma Resolución se llegó a idéntica conclusión que ha de alcanzarse en la presente: la falta de similitud entre los signos enfrentados impide "...en puridad recurrir al amparo del artículo 11 LCD sobre protección de formas pues sino existe riesgo de confusión entre ambos modelos a los efectos de la específica protección que le correspondería a aquél que tuviera el exclusivo Derecho de utilización, ni puede haberlo en el mercado porque no concurren, tanto menos se puede apreciar a los efectos concurrenciales que protege la norma competencial, (...) de modo que no siendo así, tales conductas no suponen el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, sino que son fruto del Derecho a la libre imitabilidad que el propio precepto, con los límites que en el mismo se contiene, protege, sin que , por otro lado, pueda sostenerse ante la plena carencia de prueba, que la negociación preliminar, que antes ya calificábamos , iba destinada a conocer los presupuestos de un producto para su posterior imitación en el mercado, aprovechando el esfuerzo ajeno".

La imposibilidad de acudir, en supuestos como el que nos hallamos, a la legislación en materia de competencia desleal, advertida por el magistrado de lo mercantil , ya fue puesta de manifiesto por este Tribunal en el mencionado auto n.º 25 / 2006, en el que se dijo que "La Sala comparte que el concurso de normas que surge cuando hay conductas que infringen el ius prohibendi atribuido a los titulares de Derechos de propiedad industrial y, simultáneamente, son susceptibles de incardinarse en alguno de los ilícitos concurrenciales previstos en los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, debe resolverse mediante la aplicación del principio de consunción de tal manera que se aplicará preferentemente la legislación protectora de la propiedad industrial porque protege más intensamente los intereses de los titulares perjudicados frente a la Ley de Competencia Desleal cuya protección es menos intensa".

Para terminar con este apartado , recalcar la falta de claridad expositiva de la demanda, respecto a los concretos actos incardinables en cada uno de los artículos invocados, así como que la demandada está haciendo uso de un dibujo comunitario registrado, sin que se haya planteado, ni en este foro resultara admisible, la cuestión de su nulidad.

QUINTO.-

El art. 398.1 de la L.E.C. establece que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el art. 394, lo que significa que se habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones , salvo que el tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de Derecho; resultando, en el caso que nos ocupa, que se han existido dudas de Derecho que podían fundamentar la interposición del recurso, ya que se han sometido a la decisión de este Tribunal cuestiones absolutamente novedosas, como la relativa a la interpretación de la condición de "titular", a los efectos de la indemnización por ganancias dejadas de obtener, que fundamentan la interposición del recurso, por lo que no se impondrán a la apelante.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia , que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de S. TOUS, SL contra la Sentencia dictada por el juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, de fecha 4 de enero del 2007, en los autos de juicio ordinario n.º 914 / 05, debemos confirmar y confirmamos dicha Resolución, sin hacer expresa imposición de costas.

Notifíquese esta resolución en forma legal y , en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente Resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva , fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior Sentencia en el día de su fecha, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.