Sentencia CIVIL Nº 353/2018, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 1187/2017 de 27 de Diciembre de 2018

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 353

En Valencia, a veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 1187/2017 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad GIORGIO ARMANI SPA, representado por el Procurador Sra. Polo López y asistido del Letrado Sr. Ruo, como parte demandante y D. Olegario , representado por el Procurador Sr. Adam Herrero y asistido del Letrado Sra. Martinez Concepcion, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declare la nulidad de los diseños españoles num. D0525094.04 y 07 por riesgo de asociación y confusión con las marcas anteriores de la actora y por la total falta de carácter singular y por falta de novedad al incluirse en dicho diseño registrado con posterioridad el mismo signo distintivo de las marcas figurativas anteriores prioritarias registradas notorias num. 000504308, num. 013174073, num. 505594 y num. H463816.

2.- Se ordene la cancelación del correspondiente asiento registral de inscripción de los diseños del demandado numeros D0525094.04 y 07 y la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial asi como la publicación de la Sentencia en prensa nacional de gran tirada.

3.- Todo ello con expresa imposición de costas al demandado.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que vino verificado que fué en legal forma. Seguidamente se convocó a las partes a audiencia previa, que se ha celebrado con su asistencia en fecha 3 de mayo de 2018, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales e interesando el recibimiento del pleito a prueba. Se señaló para que tuviera lugar el acto de juicio la audiencia del dia 15 de noviembre de 2018, y acordada su suspensión, se ha celebrado finalmente en fecha 13 de diciembre de 2018.

TERCERO.- Que practicados los medios probatorios que propuestos habían venido admitidos como pertinentes y utiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para sentencia en fecha 13 de diciembre de 2018.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante, que titula diversos registro de marca comunitaria y de marca internacional, con efectos en España, sostiene pretensión frente al aquí demandado denunciando la violacion de los derechos de propiedad industrial que titula, mediante el recurso al registro y uso de titulos de propiedad industrial sustancialmente identicos al del actor, y para un ramo de actividad coincidente. Así, se impugna el registro ganado del diseño num. 0525094, en sus variantes 4 y 7.

El diseño registrado por la parte demandada tiene el siguiente gráfico:

- En la varidad 4:

- En la variedad 7:

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha opuesto a la demanda deducida de contrario, por las consideraciones que al efecto se desarrollan en su escrito de contestación.

SEGUNDO.- En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003 , dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

a) La facultad de aplicar la marca o producto.

b) La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

c) La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas , prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semajanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento gráfico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

TERCERO.- El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.

Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario unicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos idénticos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del 'riesgo' de repetición.

CUARTO.- Frente al supuesto de las prohibiciones absolutas de registro, que impiden la protección de signos que, en atención a su naturaleza y propiedad intrínsecas, carecen de carácter licito en cuanto que no sirven a la finalidad que les habría de ser propia, las prohibiciones relativas tienen por objeto evitar el registro de signos incompatibles con derechos anteriores vigentes. Esto es, con carácter general puede sostenerse que así como las prohibiciones absolutas encuentran su fundamento en la tutela de intereses de carácter general, las prohibiciones relativas responden a la necesidad de proteger, básicamente, los intereses privados de los titulares de signos que están en disposición de entrar en conflicto con la marca que irrumpe posteriormente al registro y al tráfico económico.

El artículo 6 de la Ley de Marcas enuncia que'no podrán registrarse como marcas los signos ... b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

En este orden de cosas, son marcas anteriores las siguientes:

1.- Las marcas ya registradas que tuvieran una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud del signo que se reputa infractor, y que pertenezca a alguna de las categorias siguientes:

- Marcas españolas

- Marcas internacionales que surtan efectos en España

- Marcas comunitarias.

2.- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la de la solicitud del signo controvertido, hubieren reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española, o de una marca internacional que surta efectos en España, aun incluso cuando ésta ultima hubiere sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

3.- Las solicitudes de marcas españolas, internacionales y comunitarias, si vinieren finalmente registradas.

4.- Las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unión de París .

En el caso que nos ocupa, tanto la actora titula registro de marca internacional en tanto que los demandados son titulares de diversos registros de marcas nacionales.

Y se trata de hacer un juicio comparativo en orden a apreciar la potencialidad de que exista un riesgo de confusión en el público que incluye asimismo el riesgo de asociación con la marca anterior. La Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997, c. Sabel , en consonancia con el Considerando Décimo de la Directiva 89/104/ CEE, ha enunciado que el riesgo de confusión debe apreciarse globálmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Recientemente, en la jurisprudencia española, cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004 . Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Y como dice la doctrina más autorizada, el riesgo de confusión ha de establecerse siempre desde la perspectiva del publico de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. La Directiva 89/104/CEE, tanto en el subapartado b) del apartado 1 del articulo 4 como en el subapartado b) del apartado 1º del articulo 5, consigna explicitamente esta pauta.

En el plano de la confrontación que debe realizarse en esta sede, es claro que estamos en el supuesto de titulos de propiedad industrial ganados para productos esencialmente coincidentes. En este sentido, además, ha de recordarse que el nomenclator de marcas en este orden de cosas no debe contemplarse de un modo radicalmente estático, sino que unicamente ha de desplegar una virtualidad orientadora del ramo o sector de actividad, de producto o de servicio, para el que se destina el signo de cuyo registro se trata.

QUINTO.- El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd , de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997 , señala que 'a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos'.

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

- De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

- De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

- De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de los signos de la actora con los diseños de la demandada debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999 , STS de 10 de mayo de 2004 ).

SEXTO.- La demandada titula registros de diseños industriales, con numero D0525094 , en diversas variedades. La actora impugna la validez de los registros ganados bajo la variedad num. 4 y num. 7. Ciertamente es muy llamativo el recurso a diversas variedades bajo un solo numero de registro, y que todas ellas casualmente vengan a evocar, en gran medida, signos distintivos notorios de fabricantes de gran prestigio internacional.

Tal eventualidad, esto es, tratarse de diseños industriales y no de marcas, no puede suponer, de suyo, tacha alguna a la viabilidad de dicha pretensión si es que tal cualidad es apreciable, pues este respecto no puede dejar de señalarse que lo decisivo radica en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a titulo de marca, con independencia de que formalmente ostente el rango de tal tras su inserción en el especifico Registro de Marcas.

Los signos distintivos de la empresa tienen por objeto permitir la actuación competitiva en el mercado al facilitar la relación entre la empresa y su clientela. Por medio de ellos el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial) o su establecimiento (rótulo). De ahí que resulte esencial que dichos signos no provoquen un riesgo de confusión con otros signos prioritarios o, en orden a otras funciones diversas que efectúan, que no se aprovechen de la reputación o del renombre que disfrute el signo anterior.

SEPTIMO.- Como destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006 , en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido; la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que en todo caso hace llamada de dos aspectos, a saber: la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, ha establecido la jurisprudencia. Entre dichas pautas, destaca la prevalencia del elemento fonético y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la 'semejanza' ha de hacerse atendiendo no sólo a la similitud en sí entre elementos fonéticos -y aun gráficos- de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos signos marcarios, si es que cada uno de ellos viene referido a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género.

En el caso que nos ocupa, parece claro que debiera concluirse que los signos enfrentados son desde luego muy semejantes por lo que se refiere a la confrontación de del elemento alado, de suerte que no puede estimarse estimarse concurrente diferencia conceptual.

Debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en los que alguno de los elementos de la marca destaca de tal forma del conjunto que acapara en mayor o menor medida la atención de los consumidores y concentra la fuerza distintiva del signo, constituyendo lo que se ha denominado 'núcleo' del mismo, aquella capacidad distintiva no se ve enturbiada por la unión de aditamentos que, ciertamente, no destruyen aquel poder individualizador. Esto es, aplicando el citado más arriba criterio de racionalidad, aparece claro que hay entidad de aquélla suficiente para inducir a error de forma que no resulta factible la convivencia entre dichos signos en litigio sin riesgo de confusión en el mercado. Y es que la demandada, entre otras cosas, no habría podido explicar la incorporación de las letras a y e en su variedad num. 7, y que la actora sí incorpora en el elemento gráfico de sus signos en cuanto que son las iniciales de Emporio Armani.

Pues bien, el artículo 34-2-b) de la Ley de marcas faculta al titular de la marca registrada para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del publico, bien entendido que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación. Ciertamente en el supuesto de confrontación de signos distintivos mixtos, la jurisprudencia ha basculado entre conferir prioridad bien al elemento gráfico, bien al elemento denominativo, supuesto que en este caso no desenvuelve particular trascendencia bien entendido que la diatriba se plantea precisamente respecto de aquél.

OCTAVO.- Procede estimar en el ámbito de la tutela marcaria la acción de publicación de la sentencia, que pretende de una parte un resarcimientoin naturade la mala imagen causada a la marca con la infracción y, de otra, paliar los efectos perniciosos, para lo que esta justificado darlo a conocer a los consumidores y otros distribuidores. Así se prevé expresamente en el artículo 41-e) de la Ley 17/2001 , debiendo hacerse a costa de la demandada, mediante la inserción de la sentencia que se dicta. Así pues, debe estimarse el pedimento relativo a la publicación de la sentencia -bien entendido que tal es procedente en los casos de resolución estimatoria- en diarios de gran difusión, lo que se verificará en todo caso a costa de la parte demandada, firme que sea esta resolución, en aplicación de lo establecido en el articulo 41-e) de la Ley, entendido como parte del resarcimiento.

NOVENO.- Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada que resulta vencida, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Polo López en la representación que ostenta de su mandante GIORGIO ARMANI SPA contra el demandado D. Olegario se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara la nulidad de los diseños industriales num. D0525094, variedades num. 4 y 7 por riesgo de asociación y confusión con las marcas anteriores de la actora num. 000504308, num. 013174073, num. 505594 y num. H463816.

2.- En su virtud, se condena a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración, así como que se opere la cancelación del correspondiente asiento registral de inscripción de los diseños del demandado numeros D0525094, variediades num. 4 y 7 y la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial asi como la publicación de la Sentencia en un diario nacional de gran tirada, a costa de la demandada. Firme que sea esta resolución, expidase el pertinente mandamiento a la OEPM para que se opere la cancelación acordada.

3.- Todo ello con expresa imposición de costas al demandado.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.