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16/07/2014
Sentencia Civil Nº 355/2013, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 456/2013 de 04 de Noviembre de 2013
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Orden: Civil
Fecha: 04 de Noviembre de 2013
Tribunal: AP - Granada
Ponente: REQUENA PAREDES, JOSE
Nº de sentencia: 355/2013
Núm. Cendoj: 18087370032013100336
Encabezamiento
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
ROLLO Nº 456/13
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 910/10
PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES
S E N T E N C I A N º 355
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. JOSÉ REQUENA PAREDES
MAGISTRADOS
D. ENRIQUE PINAZO TOBES
Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO
En la ciudad de Granada, a 4 de noviembre de 2013.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 456/13- los autos de Juicio Ordinario nº 910/10, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de 'King's Infant's School, S.L.', 'King's Education, S.L.', 'King's College, S.A.', 'King's College School, S.A.', 'British School of Alicante, S.A.', 'King's College Internatironal, S.A.' y D. Blas representados por la procuradora Dña. Mónica Navarro-Rubio Troisfontaines y defendidos por el letrado D. Miguel Aznar Alonso contra 'The British School of Marbella' representada por el procurador D. Juan Roberto Martínez Gómez y defendida por el letrado D. José Luis Rompinelli Gómez y contra D. Donato representado por el procurador D. Juan Roberto Martínez Gómez y defendido por el letrado D. Delfín Serna Tinao.
Antecedentes
PRIMERO.- Que, por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 2013 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que desestimo totalmente la demanda presentada por D. Blas , King`S Group Organisation, S.A. (King`S Education SL según aclaración aceptada en Audiencia Previa), King`S College S.A., King`S Infant`S School SL, King`S College School S.A., British School of Alicante S.A. y King`S College Internacional S.A, representados por el procurador Sr./a Navarro-Rubio y defendido por el letrado Sr./a Gómez López contra D. Donato y The British School of Marbella SL representados por el procurador Sr/a Martínez Gómez y defendidos por los letrados Srs./as Serna y Rompilelli y en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones del actor con expresa imposición de costas a la actora'.
SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 27 de septiembre de 2013, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.
Fundamentos
PRIMERO.-Las sociedades demandantes, de la que es presidente o bien miembro del consejo de administración el también codemandante Sr. Blas como titular, entre otras, de las marcas españolas de la clase 41 de las marcas mixtas 'BSM British School of Madrid' desde su concesión el 22 de junio de 1998, nº 2.140.535, además de otra, 'The British of School of Madrid' concedida el 20 de enero de 2003 con nº 2.486.932; de la marca 'British School of Málaga, con el nº 2.700.340, concedida el 20 de septiembre de 2006; de la marca 'British School of Murcia', con el nº 2.700.353, concedida el 20 de abril de 2007; de la marca 'The British School of Alicante' desde su concesión el 18 de enero de 2008 con nº 2.775.163; y de la marca 'The British School of Seville' desde el 4 de noviembre de 2008, con el nº 2.813.228, formularon demanda de nulidad de marca contra el Sr. Donato como titular de la marca 'British School of Marbella', solicitada el 17 de diciembre de 2008 y concedida tras desestimar la OEPM la oposición de la ahora actora el 17 de julio de 2009.
La acción de nulidad la basan los actores tanto en el artículo 51.1.6), por haber sido obtenida con mala fe al haber sido empleado el titular de una de las sociedades demandantes de la marca, como es el 'King Collage Internacional, S.A.' dentro del grupo concesionario de las citadas marcas, entre octubre de 2003 y abril de 2005, acusándole de diseñar un registro marcario de estructura y signo gráfico parecidos y bajo idéntica denominación en sus tres primeras palabras y con utilización de la población 'British School of ...', como en el articulo 52.1 de la Ley de Marcas por riego de confusión dada la identidad de los servicios que ampara la actividad educativa semejante a la del actor, la identidad denominativa casi absoluta, la semejanza visual del gráfico y el riesgo de asociación en la procedencia empresarial.
A ambas acciones de nulidad acumulaban los actores la declarativa de competencia desleal por infracción de los artículos 4, 11 y 12 de la ley reguladora.
El demandado se opuso, negó la mala fe y defendió su derecho a usar la marca por ser muchas en España las instituciones dedicadas a la enseñanza con las genéricas 'Colegio Británico' como de uso general y no apropiable marcariamente, y rechazó los actos de competencia desleal y de confusión en el mercado por ser idéntica la actividad académica de la actora por el sustantivo distintivo 'Kings'.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y contra esta decisión se alza la parte actora, discrepante con los fundamentos y conclusiones, reiterando la pertinencia de las acciones ejercitadas en cuanto a la nulidad de la marca prescindiendo de la referencia a la competencia desleal.
SEGUNDO.- Centrado en estos términos el objeto de esta apelación, el primer motivo censura la valoración de la prueba en torno a la acción de nulidad absoluta y la infracción normativa y jurisprudencial al minimizar la sentencia el hecho de que el demandado trabajase con la sociedad actora al entender que tendría el mismo derecho a establecer y fundar su actividad empresarial educativa como cualquier otro ciudadano que no hubiera trabajado para la actora, lo que, lejos del análisis separado de la sentencia, lleva al examen en conjunto del elemento anímico y subjetivo en relación con el concepto de la mala fe y el objetivo de la identidad de las marcas generadoras del riesgo de confusión.
La respuesta al recurso ha de partir de algunas consideraciones previas. Decíamos, entre otras muchas, en
nuestra Sentencia de 20 de julio de 2007 que
'la
Ley 17/2001, en su artículo 5.1°.g
), establece como prohibición absoluta, al igual que antes lo hacía el
artículo 11 de la
Este efecto pernicioso ya fue advertido y abordado por la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que al regular en su artículo 5 el contenido del derecho del titular, facultó a aquellos -apartado 2 - para prohibir el uso de una marca confundible, fuera del principio de especialidad, siempre que la prioritaria goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se puede causar perjuicio a los mismos.
TERCERO.-En evitación de todo ello, ejercicio de las acciones de exclusión e 'ius prohibendi', los actores ejercitaron la acción de nulidad absoluta por obtención de mala fe (art. 51.1.b) y la nulidad relativa por confundibilidad y semejanza del signo prioritario y el posterior del actor dirigido al mismo sector de público. El motivo debe prosperar y la acción acogerse.
La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible y vicia por ello un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza. En relación con el supuesto normativo del artículo 48.2, la mala fe se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca, anteriormente solicitada o registrada, que designa producto idénticos o similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, lo que es especialmente singular cuando se está ante una marca activa, usada, implantada en el mercado y, como antes decíamos, con mayor razón, pero no es decisivo para anularla, si estas, además, han ganado una notoriedad que la parte demandada, no cabe duda que es el caso 'sub iudice', ha tratado de aprovechar intencionadamente y, por tanto, con inequívoca mala fe.
En este sentido, y lo hemos dicho también muchas veces, si bien la Ley 3/1991, de 10 de enero, parte del principio de libre competencia en el mercado que, tal como decía la STS de 14 de julio de 2003 , refundiendo una copiosa Doctrino legal 'ha de ser libre o sin más cortapisas que el respeto de derechos e intereses legítimos de los demás, excluyen, sin embargo, prácticas desleales por irregulares o perjudiciales para sus otros competidores, sin respeto a las reglas del juego de esa libertad competitiva desde ardiles que aprovechan para sí lo que otros han logrado con su esfuerzo'. Deslealtad, singularmente apreciable, cuando se realizan actos concurrenciales idóneos para crear la confusión necesaria en el origen empresarial de los productos que la titularidad de la marca está llamada a garantizar y proteger, no sólo en defensa de los consumidores ( STS de 3 de febrero de 2003 ) sino del propio empresario (por todas, STS de 14 de julio de 2003 ) pero evitando que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales ( SSTS de 13 de mayo de 2002 , 17 de mayo de 2004 o 1 de julio de 2005 ).
Así ocurre en el caso de autos. El demandado trabajó para la actora, precisamente en la puesta en marcha de centros educativos, y admite en su interrogatorio que su actividad principal la desarrolló en expandir e instaurar 'centros educativos en la China'y tras implantar el colegio se desvinculó de la actora y siguió bajo la misma actividad hasta poner en funcionamiento distintos colegios en China y otros países asiáticos, así como en Rusia (vid folio 420) y, posteriormente, en España, por lo que era sabedor de los signos distintivos, de los modos y protocolos de actuación y de actividad formativa, uniformidad en el vestuario, etc., y, sobre todo, con utilización intencionada de los signos más distintivos y prioritarios de la actora. Y a partir de finales de 2008 solicitó la marca tachada de nula para implantarse en Marbella bajo la misma identidad fonética de tres marcas denominativas idénticas, 'The British of Madrid', 'The British of Alicante' o 'The British of Sevilla'; y suprimido el artículo 'the' idéntico a las marcas 'British School of Málaga', 'British School of Murcia', y ello, sobre todo, acompañado de los signos distintivos suficientes para llevar a la confusión.
La STS de 13 de enero de 2012 , en referencia al artículo 51 de la L.M ., supone la obtención de registros o titularidades de marcas, 'no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo[contrario] con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible - Sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -', una de cuyas manifestaciones típicas, decía esta sentencia recordando la de 22 de junio de 2011 , 'es la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo', y que, en palabras de la STJUE de 11 de junio de 2009 en aplicación e interpretación del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , 'ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo', doctrina que se reitera en la STS de 7 de febrero de 2012 .
Esto es, una cosa, y perfectamente lícita, es, dentro de la libertad de mercado, que un empleado de una empresa se separe de la misma y trate de actuar en el mercado como empresa autónoma o independiente, en este caso con el mismo ámbito comercial y objeto social orientado a la implantación del modelo de colegio británico aprovechando la formación y experiencia adquirida, y otra que para facilitar su andadura se provea de un registro marcario que hasta entonces amparaba y protegía en exclusiva y con carácter prioritario la marca de la actora y que, pese a la generalidad de sus vocablos, era lo suficiente distintivo y adopte en el tráfico otra perfectamente confundible en sus signos con aquellas, a lo que se une el hecho de usar también la marca como denominación social unida a las siglas de sociedades de responsabilidad limitada 'The British School of Marbella, S.L.' en cuya localidad el demandado, al parecer, implantó simultáneamente con otro en la provincia de Navarra, un colegio bajo marca denominativa semejante aprovechando, en el primer caso -el segundo no es objeto de este procedimiento- que poco tiempo antes la actora había cerrado su 'Colegio Británico' en la localidad próxima de San Pedro de Alcántara, tal como se acreditó en juicio durante los interrogatorios y que de esa circunstancia también era conocedor el demandado, por más que niegue que fuera su intención acaparar esa cuota de mercado o necesidad tras ese cierre.
CUARTO.-Llegados a este punto, la demandada lo que opone para mantenerse en su derecho es, por un lado, el carácter no monopolizable de una marca basada, esencialmente, en nombres genéricos acompañados de uno geográfico como lugar de actividad y, por otro, la falta de confundibilidad entre los registros marcarios enfrentados, sosteniendo que los gráficos o logotipos, por ser diferentes y distinguibles, excluyen el riesgo de confusión y la variante de riesgo de asociación destacando, a su vez, que esa distinguibilidad ya la apreció la OEPM al conceder el registro cuya nulidad se pide tras desestimar la oposición formulada entonces en esa sede (ff. 227 a 264) y que un año después volvió a plantear ente los Tribunales de Justicia en el procedimiento que ahora nos ocupa.
Pues bien, respecto de esto último, es sabido que la decisión administrativa ni prejuzga ni condiciona la acción de nulidad de los registros marcarios conferida al conocimiento de los Tribunales cuyo control le otorga la propia ley reguladora. Por otro que, previamente a obtener el demandado la marca en conflicto, la oposición del demandante frente a otros registros muy semejantes había logrado el rechazo de un importante número de solicitudes de marcas con la denominación 'The British School ...' (vid ff. 278 a 292).
Por otro lado, y así se destacaba por la actora en trámite de conclusiones de la primera instancia, la existencia, pese a esas denominaciones marcarias, de numerosos colegios británicos con denominación 'British College' o 'British School' en el territorio nacional, sin haber sido combatidas esas marcas, nombres comerciales o razones sociales, nada tiene que ver con el objeto del procedimiento. Esto es, la convivencia de colegios de educación y lengua británica se acepta y el nombre de 'Colegio Británico', ya dijimos que el mismo derecho tenía el demandado para hacerlo, pero no a costa de la utilización fraudulentamente intencionada de signos propios y características de la demandante e incluidos en su marca mixta (gráficos) y, concretamente, los más característicos (león rampante dentro de escudo y de un círculo), cuya apariencia de conjunto quiere, y en ello reside la mala fe que antes apreció este Tribunal y el fraude y la intención parasitaria de aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajena para favorecer sus intereses empresariales con infracción de una marca anterior (art. 6) cuya protección, decía la STS de 29 de junio de 2010 , tiene su razón de ser en la función de defender el buen funcionamiento competitivo mediante la represión de conductas que sean aptas para eliminar o reducir la autonomía del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta o amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia empresarial de los productos ofertados - SS. de 19 de mayo de 2008 y 30 de junio de 2009 -, y para ello ha de acudirse, en palabras de la propia sentencia, al llamado criterio de buen sentido, de la razonabilidad del juicio para apreciar el riesgo de confusión generado con la apropiación de signos para aproximar la infractora su oferta o producto a la prioritaria o más antigua en su implantación en el mercado y sin olvidar, como destacaba la STS de 4 de marzo de 2010 , que la determinación de los criterios que permiten afirmar la existencia del riesgo de confusión ya fue afrontada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria, a la luz de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, en la Sentencia de 22 de junio de 1999 señalando, a los efectos del artículo 5 de esa Directiva, que este riesgo consiste en que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; y que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance.
Añade también esta Doctrina que el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, esto es, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes -
Sentencias de 11 de noviembre de 1997 y
22 de junio de 1999 - y que, de acuerdo con la
QUINTO.-Esa mala fe, esa intencional semejanza buscada respecto a una marca notoria como admitía en juicio el propio Sr. Donato , por más que diga que el renombre lo tiene el grupo 'KingÂs College' en el que se integra la marca, no puede banalizarse y ampararse desde meros detalles de diferencia con olvido del núcleo de los símbolos distintivos pues, de otra manera, si no es por la ventaja, difícilmente hubieran sido adoptados, por más que, de nuevo, se defienda que son signos comunes y de dominio público, al alcance de todos, pues el conjunto de todas las marcas elegidas ofrece como resultado una identidad conceptual absoluta y una identidad denominativa prácticamente idéntica, por más que el autor de la demanda, con poca atención, eligiera solo dos de los signos propios de la actora para la confrontación y el juzgador no dejara de advertir que la marca originaria que la actora opone en confrontación en referencia al colegio de Madrid, 'BSM The British School of Madrid', pero sin que las tres letras iniciales, incluidas en su gráfico, tengan la fuerza distintiva necesaria para excluir la confusión. Y la referida al colegio de Málaga, por la razón que sea y al igual que la marca que hace referencia al colegio de Murcia, no incluye el artículo 'The', pero sí lo hace la marca anterior nº 2.775.163, referida al colegio de Alicante, y la también anterior a la del demandado, nº 2.831.228, en referencia al colegio de Sevilla y que en la compulsa con la marca del colegio inicial implantado en Madrid, la segunda marca de esa denominación (nº 2.486.932) ya suprimía en el año 2002, fecha de su solicitud, las siglas iniciales de la anterior la denominación (BSM) y, por tanto, ya existía una marca igual que la referida desde su concesión definitiva el 20 de enero de 2001 (f. 131) y luego otras idénticas y derogadas de la demandada en los colegios de Alicante y Sevilla (ff. 139 a 143) y que resultan fonética y denominativamente idéntica a la escogida por el demandado, sin más variación que la inclusión del municipio expresivo del lugar de funcionamiento.
En efecto, apreciable pues la identidad denominativa, fonética y conceptual, la gráfica, como ya adelantábamos en párrafos anteriores, incluye intencionadamente el león rampante incrustado en un escudo y este dentro de un círculo (vid gráfico al f. 128) y bajo él una cinta en orla en donde se ve la marca y que en los signos tráfico de su marca el demandado vuelve a reproducir de manera indebida al incluir el nombre de la marca a lo largo del círculo.
El núcleo del logotipo de la actora se mantiene en una y otra marca en conflicto y para este Tribunal la falta de corona real sobre el círculo, o de la hebilla, o de las siglas 'BSM' no constituye, en este contexto general, distinguibilidad suficiente para merecer ser protegido y mantenido pues no logra, en su conjunto, el objetivo que ha de tener una marca para ser suficientemente distintiva de otra a la que ya, conceptual y fonéticamente, se asimila y asocia con la actora y, por tanto, carece de distinción lícita por así quererlo y buscarlo el demandado para acercar, más que separar, toda confusión en los productos y servicios entre empresas distintas y el demandado eligió, además, la misma denominación marcaria, y por más que se insinúe una cierta tolerancia a la marca cuando fue utilizada en China por el demandado, sin otra razón que el pronto desinterés del demandante por asociarse por entonces uno y otro colegio (el de la actora y el de los demandados), en un grupo asociativo educativo que absorbió, entre otros, a estos dos. Lo que no cabe desconocer tampoco es la especial protección que merece la marca cuyo arraigo y aceptación entre el público al que va destinado la convierte en notoria, para blindarla de prácticas competitivas inadecuadas que perjudiquen a su legítimo titular de la libre y leal concurrencia en el mercado, sobre todo en atención al principio de especialidad en que concurren las marcas enfrentadas.
SEXTO.-Esto es, como ya hemos señalado en diferentes ocasiones, marca notoria es aquélla que por su uso intenso en el mercado y su publicidad se encuentra difundida de manera amplia, sin perder su fuerza distintiva siendo conocida de forma muy desarrollada por los consumidores y los sectores interesados. Exige, en general, un grado de implantación como signo distintivo en el ámbito o sector comercial que corresponde al producto o servicio que los identifica y que por ello es conocido por las personas relacionadas con esa clase de producto o servicio, sean las que participan en los canales de distribución, sean los sectores especializados en esa clase de género, sean los propios consumidores que conocen y dan aceptación al servicio identificado con esa concreta marca que, implantada en distintos lugares o diferentes mercados, es exponente de su intensidad, implantación, aceptación y por tanto en su general conocimiento.
Generalidad en la que incide nuestro Tribunal Supremo, Sala 3ª, que en sentencias de 29 de diciembre de 2003 o 17 de mayo de 2004 considera que 'la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado', y en palabras de la STS (Sala 1ª) de 8 de junio de 2006 'las conocidas por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan esa clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca usada y eventualmente figura registrada (...) -a diferencia de la marca renombrada que es la que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población- atiende al conocimiento con los que se relacionan con el producto'. Extremo que el art. 8.2 de la Ley Marcaria acogiendo el concepto de la Directiva Comunitaria 89/104 y del Reglamento 40/1994 de la Marca Comunitaria, aplica 'al sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividad que distingue dicha marca o nombre comercial.'. En definitiva, las precursoras SSTS (Sala 1ª) de 19 de mayo de 1993 , 28 de febrero de 1994 y 21 de junio de 2000 , la notoriedad ha de responder sencillamente a un conocimiento en España de la marca, que por ello es notoria, por aquel sector del público que consume productos o servicios iguales.
A su vez la STS de 12 de septiembre de 2011 recuerda que el artículo 5.2 de la Directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97 ), señaló cuál es el grado de conocimiento que ha de alcanzar una marca para merecer la consideración de renombrada -26: '[...] lo es, cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca'-y alguno de los elementos que ha de valorar el juez nacional al respecto -27: '[...] la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla'-. Dicho de otro modo, en palabras de la STS de 24 de marzo de 2008 , significa la reputación de la marca para lo que basta que ésta alcance esa notoriedad y prestigio en el sector comercial en el que se desenvuelve o por los sectores empresariales y de consumidores interesados ( STS de 30 de junio de 2008) o en el concepto de la Directiva Comunitaria 89/104 y del Reglamento 40/1994 de la Marca Comunitaria, en el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividad que distingue dicha marca o nombre comercial.
Sentado ello, y repetimos, el carácter de notoriedad lo aprecia la sentencia, se aceptó durante la celebración del juicio y solo se cuestionó en trámite de conclusiones por el letrado de la sociedad demandada, no por el titular de la marca, significa también, como explica la STS de 28 de junio de 2011 , que nuestro ordenamiento jurídico parte de la distinción entre las prohibiciones de registro según que la marca prioritaria sea notoria o renombrada o no lo sea - art. 8 apartado 1 y 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - recordando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2003 (C-408/2001 ) que 'la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal que entre el signo y la marca de renombre exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos', pues 'basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca', tras argumentar que (28) 'el requisito de similitud entre la marca y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual', así como que (29) 'las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde'y que (29) 'la existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso'y en la STS de 12 de septiembre de 2011 , recuerda a su vez que el artículo 5 de la Directiva Comunitaria refuerza la protección marcaria, cuando con el uso de un signo en conflicto se ejercita sin causa pretendiendo obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca ajena que pueda causar perjuicio a los mismos. Y en este sentido, el artículo 34, apartado 2, letra c), de nuestra Ley 17/2001 recogió dicha norma, extendiendo el 'ius prohibendi'a los supuestos de posibilidad de indicación 'de una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca'o de 'un aprovechamiento indebido o un menos cabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre'de la marca registrada.
En definitiva, señala la STS de 2 de noviembre de 2011 , en las violaciones e infracciones a las marcas que contempla el artículo 34.2, no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca afectada), pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes y que la marca violada sea notoria o renombrada, pues como añade la STS de 14 de mayo de 2012 , el concepto comunitario de riesgo de confusión, éste comprende el riesgo de asociación ( art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE ), es decir, 'la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico'; 5).
En definitiva, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección, y en ello radica la estimación de la demanda y el éxito de la acción pues, como continuaba diciendo esta sentencia, una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración de los signos confrontados supone que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa ( STJUE de 28 de septiembre de 1998 ) , y en la misma línea respecto a los supuestos de menor especialidad, lo que aquí no ocurre, son de ver las SSTJUE de 22 de junio de 1999 o 9 de enero y 23 de octubre de 2003 ; y en el mismo sentido se pronunciaba la STS de 21 de diciembre de 2011 , considerando lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión, citando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 , 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999 y reconociendo el derecho de los titulares de los registros marcarios a reaccionar contra estas prácticas de competencia parasitaria, incluso al margen de criterios de confundibilidad en la presentación de los productos y de sus marcas cuando, como aquí ocurre, pueda advertir -dice la STS de 14 de mayo de 2012 , apoyada en la STJUE de 29 de septiembre de 1998 - el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra.
SÉPTIMO.-El recurso, pues, se estima y, por congruencia con la propia demanda al ser la razón de pedir idéntica, no así la de competencia desleal cuya desestimación no se combate expresamente en el recurso, la estimación debe extenderse también a la acción de nulidad y de prohibición al uso de la denominación social de la sociedad demandada, constituida por escritura de 29 de enero de 2009 e inscrita al tomo 4.613, libro 3.521, folio 30.
Como es sabido, y también hemos analizado con frecuencia citando la STS de 27 de mayo de 2005 , 'la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece clara: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Sin embargo, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial o tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar entre nombre comercial y denominación social. De ahí que la última doctrina científica señale la gran dificultad que existe en torno a distinguir entre los respectivos ámbitos de actuación de una persona (física o jurídica) en cuanto a sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, entre denominación social y nombre comercial. En estos casos los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos previos, vienen consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incursa en riesgo de confusión con un signo distintivo (marca y nombre comercial), anteriormente registrado. Así lo ha hecho el Tribunal Supremo en las Sentencias de 27 de diciembre de 1954 , 11 de marzo de 1977 , 7 de julio de 1980 , 16 de julio de 1985 , 24 de enero de 1986 , 24 de julio de 1992 , 22 de julio de 1993 , 25 de junio de 1995 y 4 de julio de 1995 .'.
Por su parte la STS de 18 de mayo de 2006 ('Freixenet' contra 'Masía Freixe, S.A.'), nos enseña que desenvolviéndose la denominación social y el nombre comercial en esferas distintas de actuación al tener régimen jurídico y funciones diferentes, pues la denominación social -o razón social- es un signo de identidad personal que identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones, mientras que el nombre comercial es el signo empresarial distintivo de esta actividad en el tráfico económico para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el trafico económico, en principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo pueden darse, como aquí ocurre, situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Y entonces se plantea el problema de si cabe la posibilidad -en qué condiciones y con qué fundamento normativo- de exigir el cambio o la modificación de la nomenclatura social cuando la denominación social posterior es idéntica o similar a una marca o un nombre comercial prioritario.
Añadía esta STS de 18 de mayo de 2006 que ' Las normativas societarias y de propiedad industrial no resolvían los problemas. Los pasos dados en sede de la primera ( art. 2 de las Leyes de Sociedades Anónimas de 1951 y 1989 y de Responsabilidad Limitada de 1953 y 1995; y Reglamento del Registro Mercantil - arts. 144 del Rto. de 1956, 371 a 373 del Rto. de 1989, 406 a 408, 417 y Disposición Transitoria Decimoséptima del Rto. de 1996-) tampoco aportaron solución al tema; y que la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , aunque mejoró notoriamente el sistema anterior, con razón tachado de caótico por la doctrina, tampoco permite sentar un criterio claro.'.
La cuestión, con todo, parece ya resuelta y centra la clave en la existencia o no de buena fe. Al efecto, el entonces artículo 31, y ahora el actual artículo 34, dispone que: '1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación; b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo'. Y el artículo 33 [actual artículo 37, cuya violación también señalan las apelantes] establece que : '1. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca [a lo que debe añadirse el nombre comercial en su caso en virtud del art. 81], los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a) Su nombre completo y domicilio; b) Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos'.
Por su parte, la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , (que sustituye a la de 1988), bajo la rúbrica de 'Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados',dispone que 'los órganos regístrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.'.
En la misma idea incidieron las SSTS de 4 de junio de 2008 y de 10 de marzo de 2010 , recordando esta última que la razón o denominación social, bajo determinadas condiciones, puede convertirse en obstáculo para el registro posterior de una marca, advirtiendo de la posibilidad inversa, esto es, que la denominación social, por medio del riesgo de confusión, sea un instrumento de ilícita intromisión en la esfera de exclusiva reconocida sobre un signo registrado con anterioridad y que la jurisprudencia se posicionó claramente a favor de declarar la incompatibilidad en caso de riesgo de confusión y de resolver el conflicto mediante la combinación del principio de prioridad con el de la mayor eficacia de la decisión procedente para poner fin a la persistencia de ese peligro aclarando que, si bien es cierto que se otorgó en algunos supuestos preferencia a esta denominación, se ha protegido solo especialmente cuando se trata del uso por tercero de su nombre y denominación ( art. 33.a de la Ley 32/1989, o actual 37 de la Ley 17/2001 ), y cabe recordar, con la STS de 21 de diciembre de 2011 , que tal protección solo es aplicable a las personas físicas y no a las jurídicas, tal como concluyó el apartado 7 de las declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas incluidas en el acta de aquel órgano, con ocasión de la adopción de la Directiva 89/104/CEE, y cuyo criterio se expresó en las SSTJCE de 16 de noviembre de 2004 y 11 de septiembre de 2007 .
En definitiva, llegados a este punto y teniendo en cuenta que el art. 6.1 de la Directiva Europea 89/104 lo que considera decisivo para decidir en la pervivencia o no de la denominación social frente a la marca es el determinar si el uso que de su denominación social hace la sociedad demandada es o no 'conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial', a lo que el artículo 37, letra a), de la Ley 17/2001 , y antes el precepto citado en la Directiva, condiciona la operatividad del limite examinado. Y como señala la tan citada STS de 11 de diciembre de 2011 , 'Para ello ha de tenerse en cuenta, según la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C- 17/2006 ), en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, también, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello.', lo que exige no solo apreciar el riesgo de confusión que ya tratamos y declaramos, sino el no menos resaltado, también, ilícito o intencionado aprovechamiento de la reputación y atractivo y confianza que inspira el uso confundible como signo de identificación de la empresa de la demandada en el tráfico mercantil - art. 87 de la Ley 17/2001 -, ello provoca la consecuencia de que tal uso quede sometido a las condiciones que la legislación reguladora de las marcas y a decretar su nulidad y sustitución por otro diferente.
OCTAVO.-La estimación parcial de la demanda y el acogimiento del recurso determina no hacer expresa imposición de las costas de ambas instancias a ninguna de las partes ( arts. 394 y 398 LEC ).
Y por lo que antecede,
Fallo
Estimar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 210/10, de fecha 9 de mayo de 2013, que se revoca en parte y, en su lugar, con estimación parcial de la demanda declaramos la nulidad absoluta, por mala fe en su obtención, de la marca nacional nº 2.856.757 'The British School of Marbella', de la que es titular el demandado D. Donato , por infringir derechos marcarios de los recurrentes bajo la marca notoria del demandante D. Blas 'NSM The British School of Madrid' y otras relacionadas en la demanda y entrar en riesgo de confusión con la misma, condenando al demandado y a la sociedad codemandada 'The British School of Marbella, S.L.' a cesar en el uso de la citada marca y a estar y pasar por estos pronunciamientos, ordenando la cancelación de su registro en la OEPM, así como en el Registro Mercantil de Málaga respecto de la sociedad demandada, y a la sustitución de su denominación social por otra ajustada a derecho y no confundible con las marcas de la parte demandante.
Queda firme la desestimación de la acción merodeclarativa de competencia desleal ejercitada con la demanda y no se hace expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias a ninguna de las partes.
Devuélvase a los recurrentes el depósito constituido para esta apelación.
Contra esta resolución cabe recurso de casación a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados y la Iltma. Sra. Magistrada que la firman y leída por el Iltmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.