Encabezamiento
JDO. DE LO MERCANTIL N. 1
MURCIA
SENTENCIA: 00036/2018
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AVD. DE LA JUSTICIA S/N, FASE 2, MÓDULO 2,2ª PLANTA, 30011 MURCIA
Teléfono: 9682722/71/72/73/74, Fax: 968231153
Equipo/usuario: JPS
Modelo: N04390
N.I.G.: 30030 47 1 2015 0001762
ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000782 /2015
Procedimiento origen: /
Sobre OTRAS MATERIAS
DEMANDANTE D/ña. LIMPIEZAS EL RAYO SL LIMPIEZAS EL RAYO SL
Procurador/a Sr/a. ANGELES ARQUES PERPIÑAN
Abogado/a Sr/a. EDUARDO PEREZ CRESPO
DEMANDADO D/ña. DESATASCOS EL RAYO MURCIA SL DESATASCOS EL RAYO MURCIA SL
Procurador/a Sr/a. MARIA GLORIA VALCARCEL ALCAZAR
Abogado/a Sr/a. JOSE CONTRERAS HERNANDEZ
S E N T E N C I A 36/2018
En Murcia, a dos de febrero de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, D. Javier Quintana Aranda, Magistrado-Juez de Refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 782/2015, a instancia de Limpiezas El Rayo, S.L., representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Arqués Perpiñán y con la asistencia letrada del Sr. Pérez Crespo, frente a Desatascos El Rayo Murcia, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Valcárcel Alcázar, y con la asistencia letrada del Sr. Contreras Hernández, sobre propiedad industrial y competencia desleal.
Antecedentes
PRIMERO:la Procuradora de los Tribunales Sra. Arqués Perpiñán, actuando en nombre y representación de la mercantil Limpiezas El Rayo, S.L., presentó demanda de juicio ordinario en materia de propiedad industrial y competencia desleal contra la mercantil Desatascos El Rayo Murcia, S.L.
Admitida a trámite la demanda, se emplazó a las demandadas a fin de que en el plazo de 20 días compareciera en autos y contestara a aquélla, lo que fue verificado en legal forma como consta en autos, oponiéndose al fondo e interesando, tras alegar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, la desestimación de la demanda.
SEGUNDO:Convocadas las partes a la celebración de la Audiencia Previa a que se refieren los artículos 414 y siguientes de la LEC , se celebró la misma el día 20 de marzo de 2017 y tras ello se señaló el acto del juicio que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2017, practicándose la prueba propuesta por las partes y declarada pertinente, realizándose posteriormente las alegaciones y conclusiones que estimaron oportunas, todo ello conforme consta en el soporte informático grabado y en el acta levantada al efecto, quedando las actuaciones pendientes del dictado de sentencia.
TERCERO:En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo de dictado de sentencia, habida cuenta de la complejidad del asunto y la carga de trabajo de los Juzgados objeto de refuerzo.
Fundamentos
PRIMERO. OBJETO DE LITIGIO Y PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA.
En fecha 30 de noviembre de 2015, la Procuradora de los Tribunales Sra. Arqués Perpiñán, actuando en nombre y representación de la mercantil Limpiezas El Rayo, S.L., presentó demanda de juicio ordinario en materia de propiedad industrial y competencia desleal contra la mercantil Desatascos El Rayo Murcia, S.L.
La parte actora ejercita acumuladamente dos acciones. Con carácter principal de las acciones de influenciado de la marca española marca española número 3547455, 'LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RAYO, S.L.', titularidad de la mercantil actora, indemnización por daños y perjuicios, y publicación de la sentencia a su costa. Asimismo, con carácter subsidiario se ejercitará acción por competencia desleal, daños y perjuicios, y publicación de la sentencia a su costa.
Funda su pretensión en los siguientes hechos.
La mercantil Limpiezas El Rayo presta servicios de desatascos, especializados en la limpieza de tuberías, desagües, ojos negros y alcantarillado, habiendo comenzado su actividad en 1971, constituyendo una sociedad limitada en el año 2002, con el siguiente objeto social: A. servicios de limpieza y saneamiento. B. Transporte de mercancías.
Mantiene que ha venido prestando sus servicios en las provincias de Alicante, Murcia y Valencia.
Tras ostentar la denominación social Limpiezas El Rayo por más de 10 años solicitó protección registral de la marca limpiezas en estos atascos el rayo el 10 de febrero de 2015.
El 8 de junio de 2015 se le concede la marca española número 3547455 'LIMPIEZAS Y DESATASCOS EL RAYO, S.L.', para distinguir servicios de construcción, reparación, servicios de instalación de la clase 37 del Nomenclátor Internacional.
La actora ha tenido conocimiento de la utilización de su marca por parte de un tercero: la aquí demandada Desatascos El Rayo Murcia, S.L., con CIF B73785446, constituida el 7 de febrero de 2013 inscrita en el registro mercantil de Murcia, en el tomo 2946, folio 158,6-ocho, hoja 79949 y cuyo objeto social es plenamente coincidente con los servicios de la demandante: 'desatascos en general, fontanería, albañilería y reparaciones varias'.
Dada la identidad entre la denominación social y la marca registrada se habrían ocasionado graves perjuicios económicos y pérdida de beneficios a la actora, por cuanto los consumidores confundirían ambas instituciones.
Intentado acto de conciliación, este no tuvo eficacia.
En fecha 26 de febrero de 2015, la Procuradora de los Tribunales Sra. Valcárcel Alcázar, actuando en nombre y representación de la mercantil Desatascos El Rayo Murcia, S.L. presentó escrito de contestación.
Pone de manifiesto que la demandada hace un uso legal de su denominación social, que además se registró antes que la marca.
En este sentido conforme el artículo 37 de la LM se aplicaría un límite a los efectos de la marca.
Niega el riesgo de confusión. Desarrolla este argumento con los siguientes puntos.
1. Limpiezas y Desatascos el Rayo no tienen notoridad. Incide en la inscripción de 2015.
2. La confusión la estaría provocando la propia actora, ya que usa indebidamente la marca que tiene registrada. Refiere el cambio de los términos de la marca para perjudicar a la demandada.
3. La denominación social de la demandada se circunscribe a Murcia.
4. Desde que la demandada tuvo conocimiento del registro de la marca de la actora ha cambiado su denominación por la de Raymur.
Por otro lado la palabra 'rayo' no hace referencia servicios, y no es posible que la actora se apropia de la misma obligando a la demandada a cambiar de denominación.
No procedería indemnización alguna por daños y perjuicios ya que la actora no actúa en Murcia y además sus beneficios ascienden en los ejercicios 2012,2013 y 2014. No se puede presumir ese perjuicio.
Refiere la improcedencia de la publicación de la sentencia.
Finalmente con similares argumentos a los expuestos, considera que no se dan los presupuestos exigidos en la Ley de Competencia Desleal.
SEGUNDO. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DEL DERECHO A LA MARCA REGISTRADA.
En cuanto a la acción ejercitada por la infracción del derecho marcario, la parte actora refiere los tres apartados del artículo 34.2.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
No obstante una lectura panorámica de la demanda permite ajustar el suplico de la actora al apartado B.
Se está discutiendo acerca de la semejanza entre la denominación social de la demandada y la marca registrada por la actora.
Asimismo la parte demandada no ha realizado una prueba tendente al a que se considere la marca 'Limpiezas y Desatascos el Rayo'. En cuanto al concepto de notoriedad puede hacerse mención a la doctrina sentada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2009, C-301/2007 (Pago). En la misma se entiende por notoriedad un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, y para advertir esa notoriedad el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.
Aunque en el acto de juicio el representante legal de Limpiezas El Rayo, señor Rodrigo , manifestó que la empresa lleva trabajando unos 40 años, no se aporta prueba objetiva de los presupuestos anteriormente mencionados. De hecho manifestó que no se hace publicidad en Murcia aunque la marca sale en las páginas amarillas.
Asimismo el demandado no tuvo obstáculo para inscribir su sociedad con el nombre de desatascos el rayo Murcia, no estimándose en su momento por el RM que hubiese de adoptarse cautela alguna. En este sentido dispone así la Disposición Adicional DA nº 14 de la LM : 'Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial'.
Por ello, a efectos de clarificar la concreta acción ejercitada, debemos centrar la cuestión en que se trata de proteger la marca registrada en 2015 y no una marca notoria, por la falta de prueba precisamente de la notoriedad.
La parte demandante está ejercitando por tanto, con carácter principal la acción ex artículo 34.2 de la LM , al considerar que elius prohibendique le confiere la marca registrada le permite prohibir la utilización en el mercado de signos distintivos que genere confusión en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de idénticos o similares productos o servicios. Este artículo, y la acción contenida en su interior, ha sido estudiada en la STS de 28 de junio de 2013 , condensando la doctrina del TS y del TJUE en los siguientes puntos:
'5. El art. 34.2.b) LM , aplicable al nombre comercial por la remisión contenida en los arts. 87.3 y 90 LM , confiere al titular de la marca un ius prohibendi frente a quien, sin su consentimiento use en el tráfico económico 'cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público'. Para la interpretación de esta norma, en la medida que constituye una transposición del art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben tenerse en cuenta las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto. También son aplicables las directrices emanadas del Tribunal de Justicia en relación con el art. 4, sobre el riesgo de confusión que justifica la prohibición relativa de registro, pues responde al mismo concepto.
6. No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión. Son las siguientes:
i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].
iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].
iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: ' así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' (STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).
v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohibe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre).'
Mención ha de hacerse de las siguientes resoluciones del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de España:
a) STMUE de 10 de junio de 2016:
'Entiende la apelante que con su denominación social no se pretende establecer un vínculo con los productos y servicios de telefonía móvil que ofrece en el mercado. Parecería con ello que su denominación social se utilizaría para actuar estrictamente en el ámbito jurídico como sujeto de derechos y obligaciones completamente al margen de su actuación en el mercado. Así pues, vendría a admitir que el registro y uso de su denominación social estaría amparado por el límite de las marcas previsto en los artículos 37.a) LM y 12.a) RMUE.
A estos efectos, hemos de tener presente la doctrina establecida por la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06 ):
'La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social , nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca.
Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.'
Rechazamos también esta alegación por las razones siguientes:
En primer lugar, ninguna duda existe de que las pantallas de su página web correspondientes al mes de abril de 2007 reflejadas en el documento número 38 de la demanda son manifiestamente reveladoras de que la propia denominación social se utiliza para identificarse en el mercado hasta el punto de que desaparecen las letras 'S.L.'
En segundo lugar, por lo que ya hemos dicho más arriba, en la reproducción del contenido de su página web correspondiente a los meses de diciembre de 2010 y abril de 2011 (documentos números 41 y 45 de la demanda, respectivamente) se sigue utilizando un signo gráfico coincidente con la denominación social de la demandada.
En tercer lugar, en los buscadores sobre establecimientos de telefonía móvil de terceros aparece relacionada la demandada (documentos números 48 a 53 de la demanda) lo que revela que es conocida en el mercado con esa misma denominación. Incluso, en el documento número 48, como ejemplo máximo de la confusión, aparece vinculada la demandada con una oferta promocional en la que figuran las marcas de la actora.
En cuarto lugar, no puede ampararse la apelante en los límites a las marcas previstos en los artículos 37.a) LM y 12.a) RMUE porque su uso de la denominación social no es conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. A estos efectos, la STJUE antes citada señala: 'es necesario recordar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios (sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 83). 'Estas circunstancias se observan en nuestro caso: i) es evidente que el público interesado puede entender que el uso de la denominación social 'ORANGE MOBILE, S.L.' denota un vínculo entre los productos y servicios de telefonía comercializados por la apelante y la actora que utiliza las marcas 'ORANGE' para designar idénticos productos y servicios; ii) la demandada, titular de un establecimiento abierto al público para la comercialización de productos y servicios de telefonía móvil, no podía ignorar que con esa denominación social se podría establecer un vínculo con las marcas de la actora al estar éstas implantadas desde antes del año 2003 (fecha de constitución de la sociedad demandada) en varios Estados de la Unión Europea; iii) la vinculación entre la denominación social y las marcas de la actora se acentúa más habida cuenta del carácter notorio de estas últimas, de lo que se aprovecha la demandada.'
b) STMUE de 19 de diciembre de 2008:
'La cuestión que se plantea al Tribunal, y que realmente constituye el núcleo del litigio, es la de si la utilización que la demandada hace de su denominación social y de su nombre comercial, supone o no infracción de los derechos marcarios de la actora; o dicho desde otro punto de vista, si D. Isidrotiene o no derecho a continuar utilizando su segundo apellido como parte integrante de la denominación social de la sociedad que le pertenece, y como rótulo distintivo de la tienda mediante la que explota el negocio.
La respuesta que da este Tribunal a dicha cuestión es plenamente afirmativa: sí que tiene derecho.
Todo gravita sobre la interpretación y alcance que haya de darse a las limitaciones del derecho de marca, de conformidad con el art. 37.1 LM ('el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección') y el art. 12 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, de 20 de diciembre de 1993 (Limitación de los efectos de la marca comunitaria. ('el derecho conferido por la marca comunitaria no permitir a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: de su nombre y de su dirección (...) siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial)'; preceptos ambos inspirados en el artículo 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que lleva el título «Limitación de los efectos de la marca», y que establece, en su apartado 1: «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; [...] siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»
Con estas limitaciones, la LM y el RMC protegen tanto el interés del tercero, que podrá utilizar su nombre en el ejercicio de sus actividades mercantiles, cuanto el interés de los consumidores, en poder identificar claramente al empresario del que procede un determinado producto o servicio. Esos preceptos tienen como finalidad primordial resolver los conflictos que puedan suscitarse cuando, por el motivo que sea, tal y como sucede sin ir más lejos en el caso que nos ocupa, coexisten (de hecho vienen coexistiendo durante bastante años) en el tráfico económico una denominación social y un nombre comercial con una marca, nacional o comunitaria, casi similar. En estas hipótesis, se faculta al titular de la denominación social , o que utiliza su nombre para distinguir su establecimiento o tienda, para que la siga utilizando en el tráfico económico, dentro de los límites que dichos preceptos establecen (lealtad en materia industrial o comercial) y con la función que a ese tipo de denominaciones le es propia. Es decir, se ha de permitir la continuidad de la utilización del propio nombre cuando no se haga a título de marca o como indicación del origen empresarial de los productos o servicios, pues ello sí que sería contrario a las leales prácticas en materia industrial o comercial.
En el caso que nos ocupa, resulta claro, al entender de este Tribunal, que ni la denominación social , ni el rótulo de establecimiento o nombre comercial bajo el que gira la tienda de Ponferrada, suponen un uso a título de marca, ni deslealtad industrial o comercial; y ello, porque, de un lado, la demandada no está utilizando su nombre para indicar el origen empresarial de sus productos, y porque, de otro, tampoco aparece, ni indiciariamente, a la vista de las circunstancias fácticas concurrentes, que la sociedad demandada haya utilizado precisamente la palabra 'Prieto' para aprovecharse, en Ponferrada, de la reputación, acreditada, que la demandante ostenta casi exclusivamente, desde el punto de vista geográfico, en la Comunidad Valenciana. No existe ni el más mínimo atisbo de que el uso que la demandada hace del signo 'PRIETO' en el tráfico económico (reiteramos, geográficamente circunscrito a la ciudad de Ponferrada) sea susceptible de generar confusión en el mercado entre la sociedad, su nombre comercial, y los servicios signados con aquél por la demandante. Téngase en cuenta, desde esta perspectiva, que la actora utiliza las marcas para distinguir el servicio de venta al por menor de productos de perfumería; por su parte, tanto la denominación social cuanto el rótulo de la demandada incluye, junto a la palabra 'perfumería' la de 'droguería' (que fue el negocio originariamente creado por el Sr. Pedro Enrique), siendo ésta, dicho sea de paso, y conforme se ha acreditado, la principal fuente de ingresos de la empresa. No consideramos posible que una parte significativa del público de Ponferrada pueda identificar la denominación de la sociedad, o e nombre de la tienda, como una referencia al origen empresarial de los productos; ni mucho menos, que pueda existir algún tipo de relación entre dicha sociedad y la ahora demandante, que sí que utiliza el signo Prieto a título de marca, para distinguir los servicios que presta.
Y es que, como ha dicho recientemente el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo del 2006 , la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación a las de la marca. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social -o razón social (pese a la confusión del EPI con nombre comercial)- es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico.
Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al conocer de una cuestión prejudicial en el conocido como Asunto Céline (Sentencia de la Gran Sala de 11 de septiembre del 2007 ), declaró, en el apartado 21, que '...una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 2002, Robelco, C 23/01, Rec. p. I 10913, apartado 34 , y Anheuser-Busch, antes citada, apartado 64). En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva'. Lo cual es tanto como reconocer todo cuanto hasta aquí se lleva dicho, en el sentido de que la utilización, para que se produzca con ella infracción de derechos marcarios, ha de serlo, precisamente, a título de marca.
Es por todo ello, por lo que este Tribunal considera que, no siendo el derecho exclusivo conferido por el registro de la marca, un derecho absoluto, sino sometido a limitaciones, de origen legal, el caso que nos ocupa es paradigmático de lo que debe ser una pacífica coexistencia (reiteramos, como lo ha venido siendo durante bastantes años) entre la marca registrada y el signo, similar, utilizado por un tercero, por ser parte de su nombre, en el tráfico económico, pero no a título de marca, ni con deslealtad comercial o industrial. Tanto el art. 37.1 LM cuanto el art. 12 RMC amparan la actuación de la parte demandada, razón por la que se estimará el recurso interpuesto, con los pronunciamientos a ello inherentes.'
Ante un conflicto entre marcas y denominación social, la sentencia del Tribunal Supremo 375/2015, de 6 de julio frente a la controversia en el uso de la denominación social. Ninguna objeción habría en el uso de una denominación social coincidente o semejante si se limita a la identificación de la sociedad en el tráfico jurídico (identificación en una factura, en un contrato o cualquier otra documentación) esto resulta conforme a las prácticas legales en materia comercial.
Con carácter previo, cabe decir que el hecho de que el uso de la denominación social sea anterior al registro de la marca (como es el caso) no excluye la infracción. Así lo expresa la sentencia del Tribunal Supremo 363/2012, de 7 de junio , con fundamento en el artículo 34 así como en el artículo 41.1º a de la LM .
En el presente supuesto ya se apuntó que la marca de la actora no es notoria. Pero esta decisión se hizo a los efectos de determinar la acción que se ejercita. En lo que no existe controversia es el uso del término 'Rayo' por la actora desde hace años como un signo distintivo de su actividad.
Por otro lado, la parte demandada enfatiza que la actora no actúa en Murcia y que por su parte no se mantiene en negocio alguno en Alicante. Sin embargo esta circunstancia no sirve como justificante de un posible uso indebido de la denominación social, ya que la protección de la marca se extiende a todo el territorio nacional, resultando indiscutido el uso efectivo de la marca por parte de la actora. En este sentido se expresan las sentencias del Tribunal Supremo 282/2016, de 29 de abril y 433/2013, de 28 de junio .
En lo que respecta al término 'Rayo', el representante legal de Limpiezas El Rayo, S.L., manifestó que lo más importante en su denominación y marca es precisamente este término. Y este criterio es coincidente con el manifestado por el legal representante de Desatascos El Rayo Murcia, S.L., que declaró que con ese término se indicaba la rapidez en la prestación del servicio. Los términos limpieza, desatoros, desatrancos y demás similares carecen de distintividad, siendo el término 'Rayo' el que ha de ser el que llame la atención del consumidor.
En el caso de autos la prueba practicada constata un uso indebido de la denominación social de Desatascos El Rayo Murcia, que implica un riesgo objetivo de confusión de las identidades del titular de la marca y de la demandada. El consumidor medio puede perfectamente confundir ambas entidades, habida cuenta de la cercanía de los términos municipales en que actúa y prestan servicios de similar tipo.
En primer lugar, en su declaración, don Ihor Dubas, representante legal de Desatascos El Rayo Murcia, manifestó que usa su denominación social en la publicidad. Hay constancia documental de que en sus vehículos de empresas se usa el término 'Rayo'. De hecho manifestó que cambió el logotipo por 'Raymur' para poder trabajar en la playa.
Igualmente como documento 5 de la demanda se aporta testimonio notarial de la web de la demandada (desatascos-en-murcia), constatándose el uso reiterado del término 'El Rayo'. Al folio CC284536 se hace referencia a diversas localidades sólo situadas en Murcia. Sin embargo al folio CC2884534 se advierten localidades de Alicante y Murcia bajo la aplicación 'posicionarse en Google'.
Siguiendo con la documental, como documento 6 se aportó el testimonio notarial de la página de Facebook de 'Desatascos El Rayo', con entradas desde 2013. Nuevamente se hace uso del término distintivo con fines publicitarios.
Finalmente como documento 7, se aporta testimonio de búsqueda de 'Desatascos El Rayo' en Google, apareciendo la demandada con dicha denominación en la entrada.
Valorada la prueba en conjunto se aprecia un uso de la denominación social de la demandada que implica un objetivo riesgo de confusión con la marca registrada por la actora, por el uso del elemento característico y distintivo que es 'El Rayo'.
Procede la estimación de la demanda por infracción del derecho marcario de la actora, en los términos que se dirá.
TERCERO. CONSECUENCIAS DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA.
Se declara el derecho exclusivo de la actora para utilizar el tráfico económico para el que la tiene conferida la marca española número 3547455 (X), 'Limpiezas y Desatascos El Rayo, S.L.', clase 37.
Se declara igualmente que la denominación social de la demandada debe a los derechos prioritarios del actor sobre la citada marca.
Se declara que la conducta de la demandada infringe los derechos exclusivos de la citada marca.
De conformidad a disposición adicional decimoséptima en la Ley 17/2017 , se condena a la demandada al cambio de su denominación social de bien de eliminar la palabra vocablo 'El Rayo' o signo similar, confundible o asociable, imponiendo a la demandada la indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la LM , de 600 € por día transcurrido hasta que se produzca el cese efectivo de la infracción, debiendo proceder al cambio de la denominación en el plazo de un mes de la fecha de la sentencia.
Se la condena a abstenerse de futuro de utilizar denominaciones sociales o signos distintivos que incorporen el término 'El Rayo' o cualquier signo similar, confundible o asociable con el mismo para distinguir cualquier producto o servicio relacionado con el sector de la limpieza o desatascos.
El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios 'realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados'), y lo hace a través del establecimiento de una suerte de presunción 'iuris et de iure' de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor. Como se acordó en la audiencia previa (minuto 13:42), la indemnización se fijará en sentencia teniendo en cuenta la cifra de negocios de la demandada en la prestación de los servicios de limpieza y desatascos desde la fecha del requerimiento de 1 de junio de 2015, fecha del primer requerimiento. Se tendrán en cuenta lo ingresos brutos, no netos.
En cuanto a la publicación de la sentencia, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012 :
'Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, '(l)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'.'
En el presente caso no se ha probado una disminución de los beneficios de la actora, ni un perjuicio a su imagen. Aunque en el acto de plenario el Sr. Rodrigo manifestó que había perdido clientes, y relató supuestos en que clientes le habrían comunicado la presencia de un tercero con su misma marca, lo cierto es que se trata de referencias sin suficiente sustrato probatorio objetivo. Por ello no procede la publicación de la sentencia interesada.
CUARTO. COSTAS.
De conformidad al artículo 394.1 de la L.E.C ., estimada sustancialmente la demanda, se imponen las costas del presente proceso a la parte demandada.
Fallo
Se estima la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Arqués Perpiñán, en nombre y representación de Limpiezas El Rayo, S.L., contra Desatascos El Rayo Murcia, S.L., y en su consecuencia:
1. Se declara el derecho exclusivo de la actora para utilizar el tráfico económico para el que la tiene conferida la marca española número 3547455 (X), 'Limpiezas y Desatascos El Rayo, S.L.', clase 37.
2. Se declara igualmente que la denominación social de la demandada debe a los derechos prioritarios del actor sobre la citada marca.
3. Se declara que la conducta de la demandada infringe los derechos exclusivos de la citada marca.
4. De conformidad a disposición adicional decimoséptima en la Ley 17/2017 , se condena a la demandada al cambio de su denominación social de bien de eliminar la palabra vocablo 'El Rayo' o signo similar, confundible o asociable, imponiendo a la demandada la indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la LM , de 600 € por día transcurrido hasta que se produzca el cese efectivo de la infracción, debiendo proceder al cambio de la denominación en el plazo de un mes de la fecha de la sentencia.
5. Se condena a la demandad a abstenerse de futuro de utilizar denominaciones sociales o signos distintivos que incorporen el término 'El Rayo' o cualquier signo similar, confundible o asociable con el mismo para distinguir cualquier producto o servicio relacionado con el sector de la limpieza o desatascos.
6. Se condena a la demandada a indemnizar a la actora de conformidad al artículo 43 de la LM , en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, sobre la base del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor o servicios prestados en infracción de los derechos exclusivos de la marca, teniendo en cuenta la cifra de negocios de la demandada en la prestación de los servicios de limpieza y desatascos desde la fecha del requerimiento de 1 de junio de 2015 (fecha del primer requerimiento). Se tendrán en cuenta lo ingresos brutos, no netos.
Se imponen las costas de este proceso a la parte demandada.
Contra ésta sentencia cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, en el que se deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna, y tener constituido un DEPOSITO DE CINCUENTA EUROS en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
DILIGENCIA.- La anterior Sentencia fue redactada por el Magistrado-Juez que la suscribe, uniéndose el original de la misma al Libro de Sentencias de este Juzgado. Doy fe.-
