Sentencia CIVIL Nº 36/2018, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 997/2017 de 12 de Febrero de 2018

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 36

En Valencia, a doce de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 997/2017 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad RESINAS DEL VINALOPO S.L., representado por el Procurador Sr. Vives Cervera y asistido del Letrado Sr. Justel Tejedor, como parte demandante y la entidad RV NEORESINS S.L. y D. Ovidio, representados por el Procurador Sr. Ruiz Martin y asistidos del Letrado Sr. Picó Segura, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declare que al solicitar en fecha 2 de agosto de 2017 el registro de la marca numero 3678408 por la mercantil AMIGOS DE LA PIEDRA S.L. (actual NEORESINS S.L.) a traves del administrador unico en el momento de dicha solicitud D. Ovidio (marca que reproduce como elemento principal y dominante y que destaca del conjunto el signo distintivo que ha venido siendo utilizado por la actora en el mercado español, desde hace varios años atrás, como marca de sus productos y como nombre comercial para distinguir su actividad produciendose coincidencia en el ambito aplicativo, por cuanto dicha solicitud de registro se llevó a cabo con fraude de los derechos de la actora y con vulneracion de la obligacion legal impuesta por el art. 7.1 del Código civil, produciendose riesgo de confusion y asociacion y la creencia erronea de que entre la empresa demandada y la actora existe algun vinculo, o que los productos portadores de dichos signos distintivos tienen un origen comun, cuando ello no es asi.

Y en consecuencia estime la accion reivindicatoria prevista en el articulo 2.2. de la Ley 17/2001, de Marcas sobre la marca española numero 3.678408 solicitada por RV NEORESINS S.L.acordando su inscripcion a favor de la mercantil RESINAS DEL VINALOPO S.L. y en consecuencia se ordene a la OEPM que inscriba la transferencia de la titularidad de la mencionada solicitud de marca a favor de la entidad RESINAS DEL VINALOPO S.L.

2.- Que se declare que las actuaciones y comportamientos de la demandada NEORESINS S.L. y el demandado D. Ovidio constituyen actos de competencia desleal y en consecuencia se condene a RV NEORESINS S.L.:

a) A cesar inmeditamente en el uso de cualquier forma del signo distintivo controvertido, y a prohibir la continuacion de su conducta.

b) A retirar y destruir todos los elementos y materiales que incorporen el mencionado signo distintivo y de todos los elementos y materiales utilizados para su reproduccion, distribucion y difusión.

c) Que se publique la sentencia integra en un diario de difusion nacional a costa de los demandados.

3.- Todo ello haciendo expresa imposicion de las costas del presente procedimiento a los demandados, por ser quien con su actitud han provocado que se llegara a la presente situacion.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, y verificado que fué en legal forma, y seguidamente y previo traslado a la parte actora para alegaciones, quedaron los autos conclusos para sentencia por providencia de fecha 12 de febrero de 2018.

TERCERO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante sostiene pretensión frente a los aquí demandados denunciando la violacion del signo distintivo que viene usando desde antiguo, mediante el recurso a la solicitud de registro de signos distintivos sustancialmente identicos al del actor, para un ramo de actividad coincidente.

La parte demandada ha promovido el registro de la marca nacional numero 3.678.408, cuyo grafico es

a saber, esencialmente coincidente con el de la actora en cuanto que éste viene utilizando exactamente el mismo (en grafia y colores) salvo la mencion denominativa obrante al pie (NORESINS). Con tal fundamento se ejercita ahora en esta sede la accion reivindicatoria ex articulo 2.2. de la Ley de Marcas.

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha allanado a las pretensiones de la parte contraria, interesando la no imposicion de las costas procesales.

SEGUNDO.- Frente al supuesto de las prohibiciones absolutas de registro, que impiden la protección de signos que, en atención a su naturaleza y propiedad intrínsecas, carecen de carácter licito en cuanto que no sirven a la finalidad que les habría de ser propia, las prohibiciones relativas tienen por objeto evitar el registro de signos incompatibles con derechos anteriores vigentes. Esto es, con carácter general puede sostenerse que así como las prohibiciones absolutas encuentran su fundamento en la tutela de intereses de carácter general, las prohibiciones relativas responden a la necesidad de proteger, básicamente, los intereses privados de los titulares de signos que están en disposición de entrar en conflicto con la marca que irrumpe posteriormente al registro y al tráfico económico.

El artículo 6 de la Ley de Marcas enuncia que 'no podrán registrarse como marcas los signos ... b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

En este orden de cosas, son marcas anteriores las siguientes:

1.- Las marcas ya registradas que tuvieran una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud del signo que se reputa infractor, y que pertenezca a alguna de las categorias siguientes:

Marcas españolas

Marcas internacionales que surtan efectos en España

Marcas comunitarias.

2.- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la de la solicitud del signo controvertido, hubieren reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española, o de una marca internacional que surta efectos en España, aun incluso cuando ésta ultima hubiere sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

3.- Las solicitudes de marcas españolas, internacionales y comunitarias, si vinieren finalmente registradas.

4.- Las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Y se trata de hacer un juicio comparativo en orden a apreciar la potencialidad de que exista un riesgo de confusión en el público que incluye asimismo el riesgo de asociación con la marca anterior. La Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997, c. Sabel, en consonancia con el Considerando Décimo de la Directiva 89/104/ CEE, ha enunciado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Y asi, en la jurisprudencia española, cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004. Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Y como dice la doctrina más autorizada, el riesgo de confusión ha de establecerse siempre desde la perspectiva del publico de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. La Directiva 89/104/CEE, tanto en el subapartado b) del apartado 1 del articulo 4 como en el subapartado b) del apartado 1º del articulo 5, consigna explicitamente esta pauta.

En el plano de la confrontación que debe realizarse en esta sede, es claro que estamos en el supuesto de signos similares para servicios coincidentes, amén de la esencial coincidencia en cuanto al ámbito geografico de prestación de los servicios de que se trata, ademas de que tal extremo viene superado en estos tiempos dada la potencialidad del comercio de los productos o servicios identificados con el signo por medio de internet. En este sentido, además, ha de recordarse que el nomenclator en este orden de cosas no debe contemplarse de un modo radicalmente estático, sino que unicamente ha de desplegar una virtualidad orientadora del ramo o sector de actividad, de producto o de servicio, para el que se destina el signo de cuyo registro se trata.

TERCERO.- El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, señala que 'a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el organo jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos'.

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de los signos en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004).

Pues bien, en este caso, planteada diatriba entre el signo del actor, y el signo cuyo registro ha sido solicitado por la demandada, la solución a dispensar es precisamente rotunda en esta sede en el marco de la tutela marcaria que viene impetrada, bien entendido que ninguna diferencia conceptual cabe advertir entre ambos conforme a lo ya indicado en el fundamento juridico primero de esta sentencia.

Debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en los que alguno de los elementos de la marca destaca de tal forma del conjunto que acapara en mayor o menor medida la atención de los consumidores y concentra la fuerza distintiva del signo, constituyendo lo que se ha denominado 'núcleo' del mismo, aquella capacidad distintiva no se ve enturbiada por la unión de aditamentos que, ciertamente, no destruyen aquel poder individualizador, como ocurre en el supuesto de autos por mor de la adicion del pie NEORESINS, considerando el ramo de actividad y el publico potencial al que se dirigen los productos grafiados con el signo.

CUARTO.- Debe resultar pacífico que el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, a saber, en lo que ahora interesa, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y aun comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso del signo distintivo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (articulo 34-1) y a prohibir ex articulo 34-2 que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante:

Para productos y servicios idénticos o similares, supuesto que pueda implicar riesgo que confusión (que incluye el riesgo de asociación).

Para productos o servicios no similares cuando se trate de una marca notoria o renombrada registrada cuando concurren los presupuestos de utilización sin justa causa y que pueda indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o en general, que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoridad o renombre de dicha marca.

La Ley de Marcas, ex articulo 34-3-e) establece a favor del titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. La diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, cuales son los principios de territorialidad y de especialidad. A saber, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

QUINTO.- La Ley 3/1991, de 10 de enero, y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.

Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal, ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 4 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.

La debida resolución del litigio que nos ocupa pasa por recordar y hacer llamamiento de la clasica doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1987 (aun cuando las menciones legislativas sean al E.P.I.), cuando se dice que 'este es el verdadero sentido conceptual de la modalidad de propiedad industrial conocido como marca o signo distintivo de la producción y el comercio, que aparece definido y regulado en los articulos 118 y siguientes del Estatuto, y que tiene diferente naturaleza y finalidad de la otra figura de la propiedad industrial conocida como modelo industrial o artística, constituyendo concepciones relativas a la forma o apariencia de los productos ya conocidos, en los que la innovación formal en ellos introducida, no modifica las características que poseen respecto a su utilidad, ni las hace mejores para el fin a que están destinadas, pero sí les prestan un aspecto más original, agradable o estético, haciéndolos más individualizados o más de acuerdo con las exigencias de la moda; características, y regulación legal, recogidas en los articulos 182 y siguientes del mencionado Estatuto. Así pues, en el presente caso, la sentencia recurrida correctamente afirma que no existe posibilidad de comparar e identificar la marca impugnada, con la forma de fabricar, representar u ornamentar sus productos el recurrente, pues se trata de modalidades heterogéneas de la propiedad industrial; lo que no impide la posibilidad de la existencia de una confusión, si la entidad demandada fabricara sus productos incluyendo en su configuración externa la reiterada y discutida ventana, pero ello entraría en el ámbito propio de otra forma de propiedad industrial, que aquí no se ha planteado'.

SEXTO.- Y es claro que procede en todo caso estimar en el presente ámbito de la tutela marcaria es la acción de publicación de la sentencia, que pretende de una parte un resarcimiento in naturade la mala imagen causada a la marca con la infracción y, de otra, paliar los efectos perniciosos, para lo que esta justificado darlo a conocer a los consumidores y otros distribuidores. Así se prevé expresamente en el artículo 41-e) de la Ley 17/2001, debiendo hacerse a costa de la demandada, mediante la inserción de la sentencia que se dicta en diarios de gran difusion que han venido designados al efecto por la actora.

SEPTIMO.- Que habiendose operado supuesto de allanamiento a la demanda, y como quiera que la actora no se ha opuesto a la misma sino que expresamente ha indicado que se dicte resolucion sin imposicion de costas, es procedente ahora en esta sede hacer aplicación de los articulos 394 y 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no se hace expreso pronunciamiento en materia de costas procesales.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Vives Cervera en la representación que ostenta de su mandante RESINAS DEL VINALOPO S.L. contra las demandadas RV NEORESINS S.L. y D. Ovidio se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la solicitud en fecha 2 de agosto de 2017 el registro de la marca nacional numero 3.678.408 por la mercantil AMIGOS DE LA PIEDRA S.L. (actual NEORESINS S.L.) se llevó a cabo con fraude de los derechos de la actora y con vulneracion de la obligacion legal relativa al ejercicio de los derechos conforme a las reglas de la buena fe, produciendose riesgo de confusion y asociacion y la creencia erronea de que entre la empresa demandada y la actora existe algun vinculo, o que los productos portadores de dichos signos distintivos tienen un origen comun, cuando ello no es asi.

En consecuencia, con estimacion de la accion reivindicatoria ejercitada sobre la marca española numero 3.678408 solicitada por RV NEORESINS S.L. procede acordar que venga operada su inscripcion a favor de la mercantil RESINAS DEL VINALOPO S.L., expidiéndose al efecto el pertinente mandamiento a la OEPM firme que sea esta resolución.

2.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que las actuaciones y comportamientos de la demandada NEORESINS S.L. y el demandado D. Ovidio constituyen actos de competencia desleal y en consecuencia se condena a RV NEORESINS S.L.:

a) A cesar inmeditamente en el uso de cualquier forma del signo distintivo controvertido,

y a prohibir la continuación de su conducta.

b) A retirar y destruir todos los elementos y materiales que incorporen el mencionado signo distintivo y de todos los elementos y materiales utilizados para su reproducción, distribución y difusión.

c) Que se publique la sentencia integra en un diario de difusión nacional a costa de los demandados.

3.- Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales causadas.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.