Sentencia Civil Nº 363/2007, Audiencia Provincial de Caceres, Sección 1, Rec 312/2007 de 14 de Septiembre de 2007

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

CACERES

SENTENCIA: 00363/2007

AUDIENCIA PROVINCIAL

de

CÁCERES

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SECCIÓN PRIMERA. CIVIL

S E N T E N C I A NÚM. 363/07

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE: =

DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA =

MAGISTRADOS: =

DON SALVADOR CASTAÑEDA BOCANEGRA =

DON ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO =

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Rollo de Apelación núm. 312/07 =

Autos núm. 195/06 =

Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cáceres y de lo Mercantil =

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En la Ciudad de Cáceres a catorce de septiembre de dos mil siete.

Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm. 195/06, del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cáceres y de lo Mercantil, siendo parte apelante, la demandante-reconvenida, SUN WORLD INTERNATIONAL representada tanto en la primera instancia como esta alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Enrique De Francisco y defendida por el Letrado Sr. Ferraris González; y como parte apelada, los demandados-reconvinientes FRUTAS CREX S.L., CABANIFRUT S.L. y TANY NATURE S.A. , representados tanto en la instancia como en esta alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Campillo Álvarez y defendidos por el Letrado Sr. Blázquez Martín.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Cáceres y de lo Mercantil, en los autos de Juicio Ordinario núm. 195/06, con fecha 5 de marzo de 2007, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Desestimo la demanda principal interpuesta por SUN WORLD INTERNATIONAL, representada por el Procurador D. José Enrique de Francisco Simón, frente a CABANIFRUT S.L., TANY NATURE S.A. y FRUTAS CREX, S.L., representadas por el Procurador D. Jorge Campillo Alvarez y absuelvo a las referidas demandadas de las peticiones formuladas, con imposición de las costas correspondientes a la actora Sun World International.

Desestimo igualmente la demanda reconvencional articulada por CABANIFRUT S.L., TANY NATURE S.A. y FRUTAS CREX, S.L. frente a SUN WORLD INTERNATIONAL a quien absuelvo de las peticiones formuladas con imposición de las costas relativas a la reconvención a las actoras Cabanifrut S.L., Tany Nature S.A. y Frutas Crex S.L. Así por esta mi sentencia..."

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución y por la parte demandante-reconvenida se solicitó la preparación del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO.- Admitido que fue la preparación del recurso por el Juzgado, se emplazó a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artº 457,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por término veinte días para la formalización de los recursos de apelación conforme a las normas prevenidas en los arts. 458 y ss. de la misma Ley procesal.

CUARTO.- Formalizado, en tiempo y forma, el recurso de apelación por la representación de los demandantes reconvenientes, se tuvo por interpuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se emplazó a la parte recurrida que en el plazo de diez días presentara ante el Juzgado escrito de oposición al recurso planteado.

QUINTO.- Presentado escrito de oposición al recurso por la representación del apelado y emplazadas las partes para ante este Tribunal según dispone el artículo 463.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , reformado por la Disposición Final 3ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ; el Juzgado de instancia remitió los autos originales a esta Audiencia Provincial, incoándose el correspondiente Rollo de Sala, liquidándose el término del emplazamiento y turnándose de ponencia.

SEXTO.- Personadas tanto el apelante como el apelado en esta alzada, se dictó Auto de fecha 2 de julio de 2007 denegando el recibimiento del pleito a prueba en esta segunda instancia con devolución de la prueba documental solicitada, contra cuya resolución se interpuso recurso de reposición por la representación de la apelante, dictándose nuevo Auto, de fecha 24 de julio de 2007 , desestimando dicho recurso con devolución de los documentos aportados. Asimismo y no considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para DELIBERACIÓN Y FALLO el día 13 de septiembre de 2007 quedando los autos para dictar sentencia en el plazo marcado en el artº 465.1 de la L.E.C.

SEPTIMO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA.

Fundamentos

PRIMERO.- En el escrito inicial del procedimiento se promovieron, de forma acumulada, diversas acciones, una respecto al derecho exclusivo de la actora sobre la marca 1.766.141 BLACH DIAMOND; otra respecto al derecho exclusivo y excluyente sobre el modelo de utilidad 273.448 para proteger una variedad distinta de ciruelo denominada Suplumeleven; derechos que impiden a las demandadas utilizar como marca, nombre comercial, la denominación BLACH DIAMOND, y como lo vienen utilizando infringen los derechos de propiedad industrial de la actora derivados de la marca citada, y los derechos de propiedad industrial derivados del modelo de utilidad referido, así como, la indemnización de daños y perjuicios causados por la ilícita utilización y explotación, que valora en un tanto por ciento de la cifra de negocios realizada por cada una de las demandadas. Previa oposición y reconvención de las demandadas, se dictó sentencia desestimando la demanda y la reconvención, y disconforme la parte actora se alza el recurso de apelación alegando los siguientes motivos: 1º) Infracción de normas y garantías procesales por estimar la sentencia recurrida una excepción no alegada por las demandadas. El Juzgador ha estimado la excepción prevista en el Art. 41.2 Ley de Marcas , cuando es lo cierto, que dicha excepción nunca fue planteada ni sostenida por las demandadas, lo que ha implicado la desestimación de la acción sobre infracción de la marca y la indemnización. Alega que las excepciones materiales han de alegarse en la contestación a la demanda como previene el Art. 405 LEC, y examinados los tres escritos de contestación, que son idénticos, en ningún caso se citó ni planteó como excepción la falta de uso de la marca, ni ésta se recogió en los suplicos de dichos escritos de contestación. El Art. 399 LEC exige que las peticiones se formulen con la debida separación y en el suplico de los escritos, que es donde se concretan los pedimentos, y ello no ha sucedido en las contestaciones a la demanda. Sin embargo, admite que sí se ha alegado que la marca de SUN WORLD no se usaba, si bien, en ningún momento pronunciaron la palabra excepción con respecto a la falta de uso de la marca, ni menos aún lo han planteado en el suplico de los escritos de contestación, por lo que su apreciación en la sentencia recurrida produce indefensión a la parte apelante, con infracción de los principios dispositivos y de justicia rogada. Por ello, entiende que se deben eliminar todos los pronunciamientos relativos al posible vicio de caducidad de la marca, examinado el resto de las pruebas respecto a la infracción de la marca. En todo caso, entiende que la prueba testifical es suficiente para acreditar el uso de la marca. 2º) Infracción de norma y garantías procesales, con incongruencia extra petita, por haber aplicado disposiciones que no se han hecho valer en el procedimiento, con estimación parcial de los efectos de una acción reconvencional no planteada, cuando se refiere a la vulgarización de la marca, por cuanto que ninguna de las partes lo ha planteado. El Juzgador de instancia aplica el Art. 55.1 d) de la Ley de Marcas , y declara caducada la marca, así como las acciones ejercitadas, cuando es lo cierto, que las demandadas no citan dicho precepto en ningún momento. Además, la validez del registro de la marca tendría que haberse atacado por vía reconvencional, mediante el planteamiento de una acción de caducidad, única vía posible para aplicar dicho precepto, y prueba de ello es que no se ha declarado la nulidad de dicha marca, que debe entenderse en vigor. 3º) Infracción del modelo de utilidad. La sentencia recurrida estima que no existe prueba alguna con relación a la infracción del modelo de utilidad, cuando ello no es cierto, porque en la demanda se alegaba como infracciones el cultivo no autorizado de ciruelos de la variedad protegida, denominada Suplumeleven, y el almacenamiento, distribución, exportación y venta de ésta variedad en el Reino Unido. La prueba documental acompañada a la demanda y en la Audiencia Previa acredita cumplidamente que en la central de Tany Nature se cultivan 590 hectáreas de frutales; sociedad que forma parte del grupo Anastasio Naranjo o de Castelnovo Nature, reconociendo el primero que posee tres hectáreas de ciruelos de dicha variedad en la provincia de Badajoz. Respecto a CABANIFRUT basta examinar su página web en la que se habla de la producción de fruta, y lo propio sucede respecto a FRUTAS CREX, cuyo objeto social es la comercialización de productos agrarios obtenidos en sus explotaciones. Además, las ventas realizadas en el año 2.005 han sido acreditadas y reconocidas con las actas notariales y demás prueba documental que se analiza pormenorizadamente en el recurso. En conclusión, estima que la venta queda probada, así como la infracción del modelo de utilidad, por lo que debe estimarse la indemnización y la publicación de la sentencia. 4º) Con respecto a la infracción de la marca, reitera que no puede estimarse ninguna excepción sobre falta de uso de la marca porque no fue planteada en momento procesal oportuno. Tampoco puede cuestionarse la validez porque se efectúen meras alegaciones sobre la vulgarización de la marca, aunque como se ha estimado en la sentencia recurrida, alega error en la valoración de las pruebas sobre la estimación de la vulgarización de la marca, debiendo probar dicha excepción quien la alegue, y a juicio del apelante, dicha prueba no ha tenido lugar, porque la documental propuesta por la demandada no ha sido adverada, no ha sido traducida, y se refiere a otros mercados distintos al español, cuando es lo cierto, que la marca es un derecho de naturaleza territorial, que solo surte efectos en el territorio en el que se ha concedido, siendo irrelevante que esté caducada en otro país, aunque, en todo caso, la prueba solo acredita que dicha marca es muy apreciada y reputada, rechazando la prueba testifical por entender que le falta objetividad, y considerando que las demandadas no han probado las vulgarización de la marca. Insiste que las demandadas CABANIFRUT Y CREX han estado utilizando, sin la preceptiva autorización, la marca registrada y en vigor BLACK DIAMOND con vidente infracción del Art. 34 Ley de Marcas. 5º ) Respecto a la acción de indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia, insiste en esta alzada en la aplicación de los Arts. 43.2 c) Ley de Marcas y el Art. 66.1 c) de la Ley de Patentes para efectuar la cuantificación de los daños, acompañando el correspondiente informe pericial, que en todo caso, fija los daños y perjuicios en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, sin perjuicio de las pruebas propuestas. En último lugar, estima necesaria la publicación de la sentencia, para general conocimiento del sector. Termina solicitando la revocación de la sentencia y la estimación de la demanda.

Las partes contrarias se opusieron al recurso formulado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Centrados los términos del recurso, para la adecuada resolución del mismo, seguiremos el mismo orden del recurrente, quien en primer lugar, alega infracción de normas y garantías procesales, al entender que la sentencia recurrida estima una excepción no alegada por las demandadas. En la sentencia se ha estimado la excepción prevista en el Art. 41.2 Ley de Marcas , cuando a juicio del recurrente, dicha excepción nunca fue planteada ni sostenida por las demandadas. Apoya su tesis en el Art. 405 LEC que exige que las excepciones materiales han de alegarse en la contestación a la demanda, y en los tres escritos de contestación, que son idénticos, en ningún caso se citó ni planteó como excepción la falta de uso de la marca, ni ésta se recogió en los suplicos de dichos escritos de contestación. Además, el Art. 399 LEC exige que las peticiones se formulen con la debida separación y en el suplico de los escritos, que es donde se concretan los pedimentos, y ello tampoco se ha cumplido en los escritos de contestación a la demanda. No obstante, sí admite, que las demandadas alegaron que la marca de SUN WORLD no se usaba, si bien, en ningún momento pronunciaron la palabra excepción con respecto a la falta de uso de la marca, ni menos aún lo han planteado en el suplico de los escritos de contestación, por lo que su apreciación en la sentencia recurrida produce indefensión a la parte apelante, con infracción de los principios dispositivos y de justicia rogada. Por ello, entiende que se deben eliminar todos los pronunciamientos relativos al posible vicio de caducidad de la marca, examinado el resto de las pruebas respecto a la infracción de la marca.

Ciertamente, el Art. 405.1 LEC establece que en la contestación a la demanda el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviera por conveniente, así como las excepciones procesales, y también habrá de negar o admitir los hechos aducidos por el actor.

En el recurso se reprocha a la sentencia que ha estimado la falta de uso de la marca, cuando es lo cierto, que ésta excepción no se recogió en los suplicos de dichos escritos de contestación, olvidando que, el suplico de dichos escritos debe limitarse, cuando se opongan a la demanda, a solicitar exclusivamente la desestimación de la misma, sin necesidad retrasladar a dicho suplico las excepciones materiales o procesales, como erróneamente se dice por la recurrente citando al efecto el Art. 399 LEC previsto para la demanda.

Pues bien, como es en la contestación a la demanda donde el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, basta examinar el contenido de los tres escritos recontestación, que efectivamente son idénticos, para comprobar que en los mismos sí se ha opuesto la falta de uso de la marca, posteriormente apreciada en la sentencia de instancia. Así, consta de forma expresa en el hecho segundo de los tres escritos de contestación a la demanda, con cita expresa del Art. 41 de la Ley de Marcas .

En definitiva, aunque los demandados no utilicen deforma expresa la palabra excepción, sí han expuesto los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, y como tales han sido examinados en la sentencia, sin que se haya producido infracción de normas y garantías procesales, ni menos aún indefensión a la parte apelante, pues ante las reconvenciones formuladas por los demandados, tuvo ocasión de rebatir dichas alegaciones y proponer pruebas para desvirtuar las mismas, y la apreciación del no uso y caducidad de la marca, también alegada por los demandados, ha motivado la desestimación de la acción sobre infracción de la marca y la correspondiente indemnización.

El motivo se desestima.

TERCERO.- En segundo lugar, se alega en el recurso iinfracción de normas y garantías procesales, por incongruencia extra petita, al haber aplicado disposiciones que no se han hecho valer en el procedimiento, con estimación parcial de los efectos de una acción reconvencional no planteada, cuando se refiere a la vulgarización de la marca, por cuanto que ninguna de las partes lo ha planteado. El Juzgador de instancia aplica el Art. 55.1 d) de la Ley de Marcas , y declara caducada la marca, así como las acciones ejercitadas, cuando es lo cierto, que las demandadas no citan dicho precepto en ningún momento.

Esta cuestión es semejante a la anterior, siendo suficiente examinar el hecho segundo de los escritos recontestación, para constatar que en los mismos se opone de forma expresa la vulgarización de la marca, y ello es suficiente para que el Juzgador pueda examinarla sin incurrir en incongruencia alguna.

Respecto a la aplicación del Art. 55.1 d) de la Ley de Marcas , que no ha sido citado por las demandadas, olvida la recurrente que el juzgador queda vinculado por los hechos pero no por la aplicación de las normas jurídicas procedentes en virtud del principio iura novit curia, en consecuencia, como sí se ha alegado por la parte demandada la caducidad de la marca, no puede hablarse de incongruencia, aunque se haya aplicado un precepto no citado expresamente.

Finalmente, entiende que respecto a la validez del registro de la marca tendría que haberse atacado por vía reconvencional, mediante el planteamiento de una acción de caducidad, única vía posible para aplicar dicho precepto, y prueba de ello es que no se ha declarado la nulidad de dicha marca, que debe entenderse en vigor.

Tampoco tiene razón la parte recurrente en este particular, porque las peticiones de la demanda amparadas en la marca, se han desestimado por estar caducada dicha marca, y ello se puede oponer y estimar por vía de excepción, sin necesidad de formular expresa reconvención sobre dicho extremo.

De conformidad con el artículo 55.2 de la Ley de Marcas , en todo caso, el efecto que se produce, es que la marca caducada deja de producir su eficacia jurídica, perdiendo su eficacia al haber sido excepcionada su falta de uso, aunque en el proceso no se ha solicitado la declaración de caducidad de la marca.

CUARTO.- En tercer lugar, se alega que el juzgador de instancia estima que no existe prueba alguna en relación a la infracción del modelo de utilidad, cuando en la demanda se alegaba como infracciones el cultivo no autorizado de ciruelos de la variedad protegida, denominada Suplumeleven, y el almacenamiento, distribución, exportación y venta de ésta variedad en el Reino Unido. A su juicio, la prueba documental acompañada a la demanda y en la Audiencia Previa acredita cumplidamente que en la central de Tany Nature se cultivan 590 hectáreas de frutales; sociedad que forma parte del grupo Anastasio Naranjo o de Castelnovo Nature, reconociendo el primero que posee tres hectáreas de ciruelos de dicha variedad en la provincia de Badajoz. Respecto a CABANIFRUT basta examinar su página web en la que se habla de la producción de fruta, y lo propio sucede respecto a FRUTAS CREX, cuyo objeto social es la comercialización de productos agrarios obtenidos en sus explotaciones. Estima que la venta queda probada, así como la infracción del modelo de utilidad, por lo que debe estimarse la indemnización y la publicación de la sentencia.

Pues bien, como acertadamente, se dice en la sentencia recurrida, SUN WORLD INTERNATIONAL, de una parte, con apoyo en la titularidad del modelo de utilidad núm. 273.448 para la protección de una variedad nueva y distinta de ciruelo que fue concedido por la OEPM en fecha de 4 de Abril de 1984, y de otra, con fundamento en la marca comercial "BLACK DIAMOND" que la actora adquirió a la entidad SUPERIOR FARMING COMPANY en 1989, ejercita frente a las demandadas, de forma acumulada, varias acciones, que tienen su reconocimiento tanto en la Ley de Patentes de 1986 como en la Ley de Marcas de 2001 .

Se basa la pretensión en el hecho de que las sociedades demandadas cultivan, producen y comercializaron fruta, que en gran parte se vendió en los Supermercados del Reino Unido, de las especies protegidas, ciruelas de la variedad SUPLUMELEVEN, protegida por el modelo de utilidad núm. 273.448, que en muchas ocasiones fueron identificadas con la marca "BLACK DIAMOND" propiedad de la actora sin ser producto proveniente del licenciatario en España "SUPERIOR FRUTICOLA S.A.".

Para acreditar dicha venta y comercialización, se apoya en el informe del consultor Sr. Pedro Miguel , quien en los meses de Julio y Agosto de 2005 tomó algunas muestras de ciruelas vendidas en los supermercados del Reino Unido para su análisis y comprobación de si las mismas se correspondían con la variedad SUPLUMELEVEN, comprobándose en tres casos concretos (test números 7, 8 y 9) que se vendía procedente de España y por las demandadas ciruelas de la variedad protegida utilizándose en algún caso la marca BLACK DIAMOND por las demandadas CABANIFRUT S.L. y FRUTAS CREX S.L.

La anterior es la prueba fundamental en que la actora apoya todas las acciones ejercitadas, con fundamento legal en la Ley de Marcas y en la Ley de Patentes, ésta última sobre el modelo de utilidad.

Pues bien, en relación con los daños causados al derecho o titularidad sobre el modelo de utilidad, como bien se dice en la sentencia de instancia, dicho modelo de utilidad está caducado desde la fecha de 5 de Abril de 2004 , y por ello sólo se reclaman los daños originados en los años 2001, 2002, 2003 y 2004 hasta el 4 de Abril, en atención a lo que dispone el artículo 71 de la Ley de Patentes 11/1986 .

Asimismo, las acciones ejercitadas en relación con el modelo de utilidad número 273.448 no plantean especiales problemas porque el derecho que tenía un plazo de caducidad de 20 años, caducó en fecha 5 de Abril de 2004 como ya se ha dicho (véase artículo 152 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 ) que es de aplicación sobre el particular, como reconoce la actora, pasando el contenido del derecho al dominio público, una vez caducado.

Ciertamente, en relación con los años 2001, 2002, 2003 y parte del 2004 el modelo de utilidad estaba en vigor y podía desplegar su eficacia, choca con la eventual infracción del derecho en dichos años, choca con la absoluta falta de prueba respecto a las posibles infracciones cometidas por las demandadas en dichas anualidades, y ello es así, porque además en la demanda no se describen los actos lesivos, infracciones, invasiones al modelo de utilidad realizadas por cada una de las demandadas.

Como decíamos, la demanda se limita a describir que en Julio y Agosto de 2005, cuando ya había caducado el modelo de utilidad, un asesor asiduo de la entidad actora realizó unos análisis que en casos aislados ofrecieron los resultados antes señalados, pero insistimos, en la fecha de los análisis -Julio y Agosto de 2005- el modelo de utilidad, había dejado de ser propiedad privada.

Finalmente, si bien es cierto que para vender ciruelas de la especie protegida en el año 2005 era preciso que se hubiesen cultivado en la variedad de SUPLUMELEVEN al menos en dos o tres años antes como informan los peritos, en todo lo actuado no existe prueba alguna que acredite que las demandadas lleven cultivo de tierras y sean productoras de fruta fresca, pues la prueba documental solo constata que dichas empresas se limitan a la comercialización, venta, exportación, etc. pero no al cultivo y producción, de la variedad de ciruelas en cuestión, ni menos aún la superficie concreta y determinada.

A todo ello no es óbice que en la central de Tany Nature se cultivan 590 hectáreas de frutales, porque ello es una actividad legítima y que en nada afecta a la recurrente; respecto a CABANIFRUT aunque su página web se refiera a la producción de fruta, lo propio cabe decir, y respecto a FRUTAS CREX, su objeto social es la comercialización de productos agrarios obtenidos en sus explotaciones.

El motivo se desestima.

QUINTO.- Respecto a la infracción de la marca, reitera que no puede estimarse ninguna excepción sobre falta de uso de la marca porque no fue planteada en momento procesal oportuno; cuestión resuelta anteriormente y a lo allí dicho nos remitimos.

Además, considera que tampoco puede cuestionarse la validez de la marca, porque se efectúen meras alegaciones sobre la vulgarización de la misma, alegando error en la valoración de las pruebas sobre dicha vulgarización de la marca, apreciada en la sentencia, porque debe probar dicha excepción quien la alegue, y a su juicio, dicha prueba no ha tenido lugar. Sin embargo, la abundante prueba documental propuesta por la demandada y la prueba testifical pone de relieve con contundencia la vulgarización de la marca, BLACK DIAMOND referida a una variedad de ciruela.

La actora se refiere a la marca comercial "BLACK DIAMOND" que según la propia demanda fue adquirida por la actora en el año 1989 a la Compañía SUPERIOR FARMING COMPANY y usada para la comercialización de las ciruelas de la variedad SUPLUMELEVEN, objeto del modelo de utilidad.

Pues bien, respecto a la vulgarización, aparece en el hecho segundo de los escritos de contestación, opuesta de forma expresa por las demandadas, alegando que se identifica la marca con la variedad del fruto.

Como acertadamente, dice la sentencia recurrida, la vulgarización de la marca es aquel fenómeno que se produce en relación con una marca, que como signo inicialmente dotado de distintividad, puede dejar de serlo con posterioridad, situación de hecho que se produce con el paso del tiempo, porque el carácter diferenciador de una marca es un elemento dinámico y no estático ni inmutable, y que aparece contemplado en los artículos 5.1 d) y 55.1 d), ambos de la Ley de Marcas .

El primer precepto citado regula como prohibición absoluta para ser considerados marcas, entre otros, a aquellos signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del mercado, y a su vez, el segundo precepto citado (Art. 55 .l. d) de la Ley de Marcas) sanciona con la caducidad a aquella marca que por la inactividad o actividad de su titular se hubiera convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada.

A tal efecto, y para acreditar la vulgarización, junto a los escritos de contestación a la demanda se han aportado diversos catálogos, revistas y publicaciones del ramo, donde el término BLACK DIAMOND se contempla como una simple variedad de ciruelas, tanto en España, como en Italia, e incluso países no europeos (Israel, Japón, etc.) en todos los cuales aparece esa denominación como una variedad no registrada, y por tanto sin el símbolo R, enmarcado dentro de un círculo, que suele ser indicativo del registro de una marca comercial.

A la luz de referidas pruebas, no cabe duda que para las personas y entidades que se dedican en general al negocio de la fruta fresca la denominación BLACK DIAMOND no es más que una variedad de ciruelas, por tanto, la parte demandada ha probado la realidad de dicha vulgarización de la marca y su falta de distintividad en el momento actual, y en consecuencia, la marca comercial, al menos en su expresión BLACK DIAMOND ha perdido su capacidad para distinguir una variedad determinada de ciruelas y se ha venido a identificar totalmente con la variedad vegetal en sí misma.

Con apoyo en las anteriores consideraciones, y a tenor del artículo 55.1 .d), la marca BLACK DIAMOND también debe estimarse caducada al haber perdido su capacidad distintiva, de ahí que se hayan desestimado las acciones apoyadas en la misma.

La referida variedad vegetal que es una modalidad a su vez de otra denominada "Angoleño", como ocurrió con otras variedades y obtenciones vegetales planteó en España y en muchos países importantes problemas jurídicos relacionados con su distintividad y su aptitud para ser registradas en el ámbito de los derechos de propiedad industrial o en otras esferas que ofrecieran al descubridor o inventor la posibilidad de explotar en exclusiva, conceder licencias, transmitir su derecho, etc; cuestión sobre la que nos remitimos a lo dicho en la sentencia recurrida, procediendo desestimar el motivo.

SEXTO.- Finalmente, y como último motivo, se refiere el recurrente a la acción de indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia, insistiendo en la aplicación de los Arts. 43.2 c) Ley de Marcas y el Art. 66.1 c) de la Ley de Patentes para efectuar la cuantificación de los daños, a cuyo efecto acompaña el correspondiente informe pericial, que fija los daños y perjuicios en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, como también estima necesaria la publicación de la sentencia en la forma y a los efectos previstos en la propia demanda.

Efectivamente, respecto a la indemnización de daños y perjuicios, la actora se decidió por el criterio indemnizatorio establecido en el artículo 43.2.c) de la Ley de Marcas y artículo 66.1.c) de la Ley de Patentes , que atienden al precio que las demandadas hubieran debido abonar a la actora por la concesión del uso de la marca y del modelo de utilidad, acompañándose un informe pericial, que esencialmente atiende al número de hectáreas cultivadas con la variedad SUPLUMELEVEN y al número de árboles en cada hectárea, multiplicando después tales cifras por un precio determinado.

Obviamente, la indemnización de daños y perjuicios está supeditada al éxito de las acciones principales, y como las mismas han sido desestimadas, está claro que no procede conceder ni la indemnización de los perjuicios, ni la publicación de la sentencia, con independencia de que, aún cuando hubieran prosperado las demás acciones, el criterio indemnizatorio no se podría aplicar porque no existe prueba de que las demandadas tengan o no cultivos de frutas y en concreto de las variedades protegidas y porque, aún cuando las tuvieran, no se ha acreditado la extensión de esas supuestas tierras de cultivo, tipos de especies, número de árboles.

En definitiva, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

SEPTIMO.- De conformidad con el Art. 398 en relación con el Art. 394, ambos LEC , las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante al ver desestimadas sus pretensiones.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

Fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de SUN WORLD INTERNATIONAL contra la sentencia núm. 35/07 de fecha 5 de marzo dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cáceres en autos número 195/06 , de los que este rollo dimana, y en su virtud, CONFIRMAMOS expresada resolución; con imposición de costas a la parte apelante.

En su momento, devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente sentencia, para ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E./

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Certifico.