Sentencia Civil Nº 368/2004, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 928/2003 de 19 de Mayo de 2004

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCION TERCERA

ROLLO 928/03- AUTOS 106/02

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO OCHO DE GRANADA

ASUNTO: ORDINARIO

PONENTE SR. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO.-

S E N T E N C I A N U M.- 368

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D.ANTONIO GALLO ERENA

MAGISTRADOS

D.JOSE MARIA JIMENEZ BURKHARTD

D.ANTONIO MASCARÓ LAZCANO

En la Ciudad de Granada, a Diecinueve de Mayo de dos mil cuatro.-

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo 928/03- los autos de J. Ordinario número 106/02 del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Granada, seguidos en virtud de demanda de MICRO COMPACT CAR SMART GMBH, contra D. SMART RENTAL S.A.

Antecedentes

PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 04-04-03, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:"Estimando íntegramente la demanda interpuesta por la mercantil Micro Compact Car Smart GBH, representada por el Procurador D. José Gabriel Garcia Lirola, bajo la dirección letrada de Dª Mónica del Corral Alarcón, frente a la entidad Samart Rental S.a., representada por la procuradora Dª Carmen Parera Montes, y defendida por la letrado Dª Monserrat Laguardia Rego, debo declarar y declaro:Primero:.- Que la adopción y uso por la demandada de la dominación social Smart Rental S.A., constituye violación de los derechos exclusivos de propiedad industrial, que ostenta la actora, como titular de las marcas números 1.987.968; 1987.969; 1987.970;1987973, "SMART" (gráficas). Segundo.-Que la demandada debe abstenerse de seguir utilizando la denominación SMART RENTAL S.A., en concepto de marca, nombre comercia, rótulo de establecimiento, denominación social y en cualquier otro concepto y, en general, cualquier otra que incluya el distintivo "SMART" o resulte confundible con el mismo, en relación con los productos, servicios y/o actividades idénticos o similares a los protegidos por los registros de la actora, y que debe retirar toda la documentación mercantil o publicitaria que lleve dicha denominación. Tercero.- Que la demandada viene obligada a modificar su denominación social, excluyendo de la misma el distintivo "SMART", modificando al efecto sus Estatutos Sociales, inscribiendo dicha modificación en el Registro Mercantil. Para el caso de que lo lleve a efecto voluntariamente, se mandará ejecutar a su costa, ordenándose que sea practicada en el Registro Mercantil la correspondiente inscripción, a tenor de lo dispuesto ne el art. 417 del reglamento del Registro Mercantil. Cuarto.- Una vez transcurridos 30 días naturales desde que gane firmeza la sentencia que se dicte, si la parte demandada no hubiere dado cumplimiento a la cesación de actos que constituyen la infracción o violación de las marcas titularidad de la actora, y en especial, no hubiera modificado su denominación solcial, excluyendo de la misma el distintivo "SMART" y no hubiera procedido a la inscripción de dicha modificación en el registro mercantil, deberá abonar a la parte demandante una indemnización de 600 euros por día transcurrido, hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación y la inscripción del cambio de denominación social en el Registro Mercantil. Quinto.- Que se proceda a la publicación de la totalidad del texto de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, mediante la publicación de los correspondientes anuncios en los 3 siguientes periódicos: ABC (edición para Andalucia) de Sevilla, la Vanguardia de Barcelona, Diario Sur de Málaga, u otros de características semejantes para el supuesto de que alguno de ellos no existiera en el momento de la ejecución de la sentencia que interesa. En consecuencia, debo condenar y condeno a la demandada, "SMART RENTAL S.A.", a estar y pasar por todas y cada una de las anteriores declaraciones, imponiéndole el pago de las costas de este procedimiento".

SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a éste Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por éste Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo.Sr. Magistrado D. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO.-

Fundamentos

PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución recurrida, en cuanto no se opongan a los que seguidamente se consignan.

SEGUNDO.- La marca, signo distintivo, que como expresa el Preámbulo de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, De Marcas: "Es un instrumento eficaz y necesario en la política empresarial, y supone, asimismo, un importante mecanismo para la protección de los Consumidores". La Marca entendida "como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona"(artículo primero de la Ley "De Marcas"), puede adoptar diversas formas, que se extraen del artículo 2 de la Ley citada. La Jurisprudencia se refiere a marcas "denominativas", "gráficas" y "mixtas o complejas", a marcas "nacionales" e "internacionales"(Sentencias del T.S. de 20 de Marzo y de 22 y 30 de Mayo del año 1975). Del artículo 3 de la Ley de Marcas, de la Directiva Europea de Marcas, de 2l de Diciembre de 1988 y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, aprobado por el Consejo de la Unión Europea, el día 20 de Diciembre de 1993, se puede concluir la siguiente clasificación: A) Marca Notoria, que es aquella que por su uso intenso en el mercado y su publicidad, se encuentra difundida de manera amplia, sin perder su fuerza distintiva, siendo conocida, de una forma muy desarrollada, por los Consumidores y los sectores interesados; B) Marca Renombrada, que es aquella que por su uso tan extremado en el mercado, no sólo es conocida por un sector de los consumidores, sino que se encuentra difundida de manera amplia entre todos los habitantes del territorio que cubre; y C) Marcas de "Alto Renombre", cuya noción o concepto, es similar al que acabamos de dar, su conocimiento es general por los habitantes de un territorio. La protección de la Marca y de la Marca Notoria, se halla en el artículo 6 Bis del "Convenio de la Unión de París", de 20 de Marzo de 1883 y en el articulo 3 de la Ley de Marcas. El primero reconoció la extraterritorialidad de la marca notoria no registrada y su defensa, frente al Titular registral. Ahora bien, la protección de la Marca Notoria, como se deduce de los artículos 3 y 3l de la L.M., y lo consagra, entre otras, la Sentencia del T.S. de l9 de Febrero de l999, alcanza,: "Tanto a la inscrita respecto a la que se utiliza en el mercado con condición idéntica, como cuando se trata de signo semejante para distinguir productos o servicios iguales o similares, que pueden inducir a errores". De este modo, la idea de similitud en el producto que la marca distingue en el mercado (y protege), unido a la de defensa del consumidor normal, no especializado, evitando la confusión que pueda crearse en él, en el momento de elegir la mercadería, y en otro plano, a la noción de salvaguarda del derecho del titular de aquella (la marca Notoria), impidiendo, no sólo una competencia desleal, sino también aprovecharse indebidamente del prestigio o reputación ajena (la de esos signos o medios distintivos), del "goowill", aparecen como las bases o razones de su defensa en derecho (así, Sentencia del T.S. de l9 de Mayo de l993). Todo esto hace ver que si bien la inscripción Registral ha pasado a ser el medio principal para la adquisición de la marca y su defensa (artículo 3 y 30 de la L.M., Sentencia el T.S. de 8 de Marzo de 1991; y artículos, asimismo de la L.M., 3l, éste consagra el "ius prohibendi", que se ejercita frente a terceros que la utilicen, en el tráfico económico de forma inadecuada, sin consentimiento de su titular, y 35 y 36) la "Marca Notoria" también goza de una Tutela para quién la usa extraregistralmente, como se desprende del número segundo del artículo 3 de la L.M., precepto que refuerza la protección de la "Marca Notoria" inscrita en el Registro (Oficina Española de Patentes y Marcas).

TERCERO.- No podrá aceptarse el que se pretenda monopolizar el término "SMART" hasta el punto de que cualquier nombre comercial o denominación social que lo comprenda sea ilegal y comporte violación de la Ley de Marcas y competencia desleal. Debemos resaltar que en relación a otros términos o conceptos distintos que son creados exclusivamente con finalidad diferenciadora de marca, sí podría entrar en juego un criterio más amplio de defensa que no es posible cuando se utiliza una palabra con significado genérico por sí misma y que por lo tanto, sólo en conexión con el producto que designa puede tener un valor diferenciador. Por ello, pretender monopolizar un término como "SMART" hasta el límite de que comporten las citadas infracciones cualquier nombre comercial o de sociedad que lo incorpore, no será posible y mucho menos cuando el término ha sido objeto de uso e incluso de protección registral desde antes, por numerosas marcas. Respecto del carácter de marca notoria que, en este caso concreto, "SMART" unido a los "automóviles" consideramos que tiene y que ostenta la actora, debemos concluir que la incorporación de dicho término en la denominación de la entidad mercantil "SMART RENTAL S.A." genera confusión y aprovecha de forma indebida el prestigio de dicha marca notoria. No es la coincidencia con la denominación de la actora lo que inviabilizaría el nombre ni la utilización del término "SMART" sino el que al añadirle la palabra "RENTAL", y tomando en consideración el objeto de la sociedad, obviamente esto genera confusión en el tráfico mercantil y en el consumidor y sin duda posibilita el aprovechamiento del prestigio de la marca ajena, pues lo trascendente es que una marca esté dotada de una singular actitud caracterizadora por su especial fuerza individualizante lo que es claro que acontece con los vehículos "SMART". Por ello, como se desprende de la jurisprudencia (SS.T.S. 27-12-54, 11-2-77, 7-7-93, 16-7-85, 24-1-86 y 4-7-97) la libertad de elección de denominación social debe quebrar cuando se produce colisión entre ésta y una marca de titularidad ajena. Llegado a este punto, no podemos olvidar que la Ley 3/1991 no sólo acoge la protección de las empresas sino que también trata de amparar y proteger al consumidor. El art. 6 de la misma considera actos de competencia desleal aquéllos que originan confusión de forma que el público en general no pueda distinguir convenientemente apareciendo riesgo de equivocada asociación para el consumidor sobre la procedencia de un producto.

No puede sostenerse de forma simplista que en el mercado lo que inciden son las marcas y no las denominaciones sociales puesto que éstas normalmente se hacen constar en documentación de los productos aunque no sea como marca o nombre comercial (que exigiría el correspondiente registro) y si como aquí acontece trasmite la idea de una marca notoria, obviamente resultarán objetivamente idóneo para promover la difusión del producto en el mercado lo que permitirá presumir la finalidad concurrencial tal como se prevé en el art. 2 de la Ley antes citada. Por ello, si bien es cierto que normalmente el público conoce los productos por la marca y no la denominación social de la entidad que los produce, conseguida notoriedad por una determinada marca, la incorporación de los conceptos esencialmente distintivos de la misma al nombre de una sociedad mercantil, genera la confusión e inevitablemente originaría los efectos expresados.

CUARTO.- Aún encontrándose los registros comprendidos en distintos números de Nomenclator, el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de noviembre de 1978, declaraba que pueden coexistir pacíficamente dos distintivos de la misma denominación cuando los productos que amparan son tan opuestos en su naturaleza y fines que racionalmente pueda ser descartada toda posibilidad de duda en el público que los solicite, por pertenecer a áreas comerciales diversas. "Sensu contrario", cabe decir que no es posible la convivencia de los términos en conflicto, conforme a la doctrina del Alto Tribunal, que en la posterior sentencia de 22 de junio de 1983 (Sala 1ª), recuerda, con cita del artículo 10 bis del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, en su Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, la prohibición de cualquier acto capaz de crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, situación que si se da en el presente recurso por resultar posible provocar confusión entre establecimientos, productos o actividades. La sentencia de 21 de octubre de 1985 (TS, con cita de las de 13 de mayo, 27 de octubre de 1982 y 25 de Febrero 1983, proclama que frente a la identidad fonética y gráfica no puede prevalecer la diferencia de productos incluidos en el Nomenclator, ya que este último es un elemento coadyuvante en caso de duda, pero si la identidad indicada se da, hay que aplicar la protección prioritaria en base a la misma (SSTS además de 30 de abril de 1986, 14 de octubre de 1991 y 2 de junio de 1998). No se puede olvidar que es esencial a las marcar servir de distintivo de los productos, con los cuales aspira el empresario a distinguirlos de los demás del mercado, y ser un medio de protección a los clientes a través de la constante calidad, y es a estos clientes a los que debe evitarse la confusión o errores, pues es su interés general el que también protege el derecho de marcas. Basta, en general, con la similitud, con la semejanza de productos o servicios que puedan crear confusión en el consumidor, para que se prohiban nuevos signos que por su parecido fonético, gráfico o conceptual con una marca anteriormente registrada o solicitada, puedan generar un riesgo de asociación con aquella marca protegida (STS de 8 de febrero de 1999). En el mismo sentido cabe citar las SSTS de 19 de noviembre de 1994 y 13 de mayo de 1996. Como tiene declarado el Alto Tribunal en sentencia de 21 de mayo de 1994, el ámbito de protección legal de toda marca registrada, además de su propio aspecto positivo (ius utendi), tiene otro negativo (ius prohibendi), con arreglo al cual el titular de la misma se halla investido de un pleno derecho, que ha de serle reconocido en todo caso, a oponerse al uso por un tercero de un signo distintivo (marca, nombre comercial o rótulo) que, por la identidad o semejanza fonética o gráfica con aquélla, suponga una evidente confundibilidad con los productos o servicios amparados por la marca registrada, como es el caso que nos ocupa, dadas las dichas identidades, tanto de denominaciones, como de servicios.

QUINTO.- Debe condenarse a la parte apelante al pago de las costas del recurso. (art. 398.1, L.E.C.).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal dispone, el siguiente

Fallo

Se confirma la sentencia, condenando a la apelante al pago de las costas del recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.