Sentencia Civil Nº 37/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 140/2009 de 19 de Febrero de 2010

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00037/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN: 140/09.

Procedimiento de origen: Ordinario nº 67/2005.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte recurrente: "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L."

Procurador: Don Ramón Blanco Blanco.

Letrado: Don Javier Anasta Maestre Rodríguez.

Parte recurrida: "AMÉN CÓRNER, S.A." Y DON Juan Miguel

Procurador: Don Pedro A. González Sánchez

Letrado: Doña Tania Villate Consonni.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ANGEL GALGO GALGO

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

SENTENCIA Nº 37/2010

En Madrid, a diecinueve de febrero de dos mil diez.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 140/09, interpuesto contra la sentencia de fecha 25 de marzo de 2008 dictada en el juicio ordinario núm. 67/05 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante, la mercantil "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L."; y, como apelados, la entidad "AMÉN CÓRNER, S.A." y DON Juan Miguel , todos ellos defendidos y representados por los profesionales antes relacionados.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "AMÉN CÓRNER, S.A." y don Juan Miguel contra "MONTERA 33, S.L.", "SOLCARMEN, S.L.", don Eleuterio y doña Tania , todos ellos sustituidos durante la tramitación del procedimiento por la entidad "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L." en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"DECLARE:

1.- Que el registro de las marcas españolas núms. 2358389 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 41ª y 2358391 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 25ª y nombres de dominio www.sevetrophy.org, www.trofeoseve.com, www.sevestrophy.com, www.sevetrophy.net, www.sevetrophy.com, www.sevetrophy.info, www.seve.info, se han realizado con fraude de los derechos de Amen Corner, S.A. y D. Juan Miguel por parte de las firmas Solcarmen, S.L., Montera 33, S.L. y las personas D. Eleuterio y Dña. Tania y con violación de la obligación de la buena fe mercantil.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, la propiedad de las marcas núms. 2358389 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 41ª y 2358391 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 25ª y nombres de dominio www.sevetrophy.org, www.trofeoseve.com, www.sevestrophy.com, www.sevetrophy.net, www.sevetrophy.com, www.sevetrophy.info, www.seve.info, corresponden a la parte demandante AMEN CORNER, S.A., como usuaria extrarregistral del notoriamente conocido signo distintivo SEVE TROPHY.

3.- Que subsidiariamente y para el caso de no ser admitida la acción reivindicatoria, SE DECLARE la nulidad de las marcas núms. 2358389 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 41ª y 2358391 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 25ª y nombres de dominio www.sevetrophy.org, www.trofeoseve.com, www.sevestrophy.com, www.sevetrophy.net, www.sevetrophy.com, www.sevetrophy.info, www.seve.info, por contravenir la legislación y haberse registrado de mala fe con petición de los daños producidos de acuerdo con el número 2 del art. 54 de la Ley de Marcas .

4.- Que el registro de las marcas españolas núms. 2358389 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 41ª y 2358391 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 25ª por parte de MONTERA 33, S.L., su posterior transferencia a SOLCARMEN, S.L., y su actual titularidad a nombre de esta última compañía constituyen conductas desleales.

Y en su virtud condene a las demandadas

1.- Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- A la demanda Solcarmen, S.L., por ser su actual titular, a la transferencia gratuita de las marcas españolas núms. 2358389 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 41ª y 2358391 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 25ª con libramiento del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a realizar el correspondiente cambio de titularidad y todo lo demás que en derecho comporte como es la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

3.- A la demandada Montera 33, S.L., a la transferencia gratuita del nombre de dominio www.sevetrophy.org realizando los actos que correspondan ante el organismo privado encargado de la concesión de dicho registro en Internet, requiriendo la cumplimentación de dicho pronunciamiento en un plazo mínimo de tiempo con los preceptivos apercibimientos para caso de incumplimiento.

4.- A la demandada Solcarmen, S.L., a la transferencia gratuita del nombre de dominio www.trofeoseve.com, www.sevestrophy.com, realizando los actos que correspondan ante el organismo privado encargado de la concesión de dichos registros en Internet, requiriendo la cumplimentación de dicho pronunciamiento en un plazo mínimo de tiempo con los preceptivos apercibimientos para caso de incumplimiento.

5.- Al demandado D. Eleuterio a la transferencia gratuita de los nombres de dominio www.sevetrophy.com, www.sevetrophy.info y www.seve.info realizando los actos que correspondan ante el organismo privado encargado de la concesión de dichos registros en Internet, requiriendo la cumplimentación de dicho pronunciamiento en un plazo mínimo de tiempo con los preceptivos apercibimientos para caso de incumplimiento.

6.- .- A la demandada Dña. Tania , a la transferencia gratuita del nombre de dominio www.sevetrophy.net realizando los actos que correspondan ante el organismo privado encargado de la concesión de dichos registros en Internet, requiriendo la cumplimentación de dicho pronunciamiento en un plazo mínimo de tiempo con los preceptivos apercibimientos para caso de incumplimiento.

7.- Subsidiariamente y para el caso de que no se estime la acción reivindicatoria con la condena descrita en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 anteriores, SE CONDENE a la nulidad del registro de las marcas españolas núms. 2358389 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 41ª y 2358391 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 25ª con libramiento del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ordenando su cancelación y publicidad registral de todo ello, así como de los nombres de dominio www.sevetrophy.org, www.trofeoseve.com, www.sevestrophy.com, www.sevetrophy.net www.sevetrophy.com, www.sevetrophy.info, www.seve.info que habrán de ser cancelados a través del organismo privado encargado de la concesión de dichos registros en Internet, requiriendo la cumplimentación de dicho pronunciamiento en un plazo mínimo de tiempo con los preceptivos apercibimientos para caso de incumplimiento.

8.- A abstenerse de cualquier registro y/o uso de signos distintivos y nombres de dominio que consistan o incorporen la denominación SEVETROPHY, SEVE TROPHY, TROFEOSEVE, SEVE o afines a la misma.

9.- A la publicación de la Sentencia en dos revistas especializadas del sector y de ámbito nacional y en un periódico de tirada nacional, a costa de los demandados.

10.- Al pago de los daños y perjuicios ocasionados en la cantidad que se fije para la ejecución de sentencia sobre este apartado habiendo previsto las bases para su cálculo en el cuerpo de la demanda.

11.- Al pago de las costas procesales."

Por la demandada "SOLCARMEN, S.L.", sustituida por la ahora apelante, "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L.", se formuló reconvención en que suplicaba:

"1º Declare que la utilización de la expresión SEVETROPHY para la identificación del torneo de golf celebrado en El Saler en el año 2003 constituye una violación de la marca de mi mandante.

2º.- Ordene a la demandada a cesar en el uso en el tráfico económico, de la marca de la que es titular mi representada para productos o servicios, que puedan generar confusión con aquellos para los que se encuentra registrada la marca

3º.- Se condene a la demanda a abonar la indemnización que se fije por el Juzgado conforme a los parámetros y criterios contenidos en el art. 43 de la Ley de Marcas .

4º.- Todo ello con expresa imposición de las costas a la parte demandada.".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia con fecha 25 de marzo de 2008 , aclarada por auto de fecha 22 de mayo de 2008 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta debo declarar y declaro la nulidad del registro de las marcas españolas núms. 2358389 "SEVETROPHY" en clase 41ª y

www.sevetrophy.org

www.trofeoseve.com

www.sevestrophy.com

www.sevetrophy.net

www.sevetrophy.com

www.sevetrophy.info

www.seve.info.

CONDENANDO:

1.- A estar y pasar por la anterior declaración a la parte demandada.

2.- A abstenerse de cualquier registro/y uso de signos distintivos y nombres de dominio que consistan o incorporen la denominación SEVETROPHY, SEVE TROPHY, TROFEOSEVE, SEVE o afines a la misma.

3.- Asimismo al pago de los daños y perjuicios ocasionados en la cuantía de 21.727,05 euros, sin hacer expresa condena en costas.

4.- Desestimando la reconvención formulada por COMERCIO ELECTRONICO OJAL, S.L., debo absolver y absuelvo a AMEN CORNER, S.A., y D. Juan Miguel de las pretensiones ejercitadas en su contra con imposición de costas para la demandada reconviniente.".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la entidad demandada reconviniente, "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L.", se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte actora reconvenida. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 18 de febrero de 2010.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad "AMÉN CÓRNER, S.A." y don Juan Miguel , como creadores y usuarios de la marca notoria no registrada "SEVE TROPHY", bajo cuyo nombre se desarrolla un prestigioso torneo de golf, formularon demanda contra "MONTERA 33, S.L.", "SOLCARMEN, S.L.", don Eleuterio y doña Tania , a los que ha sucedido procesalmente la entidad "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L.", ejercitando diversas acciones con fundamento tanto en la Ley de Marcas como en la Ley de Competencia Desleal.

En esencia, con fundamento en la vigente Ley de Marcas, se ejercitaba la acción reivindicatoria sobre las marcas españolas núms. 2358389 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 41ª y 2358391 "SEVETROPHY" (denominativa) en clase 25ª, al haberse efectuado el registro con fraude de los derechos de la demandante y con violación de la obligación legal de la buena fe, todo ello con apoyo en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas , reivindicando igualmente, por los mismos motivos y fundamento, los nombres de dominio www.sevetrophy.org, www.trofeoseve.com, www.sevestrophy.com, www.sevetrophy.net www.sevetrophy.com, www.sevetrophy.info, www.seve.info.

Con carácter subsidiario a la acción reivindicatoria, la parte actora ejercitaba una acción de nulidad absoluta del registro de las citadas marcas y nombres de dominio, al haberse efectuado de mala fe, con apoyo en el artículo 51.1.b de la Ley de Marcas , invocando también la causa de nulidad relativa del artículo 52.1 de la Ley de Marcas con relación a su artículo 9.1 a) y b).

En todo caso, la parte actora como titular de una marca notoria no registrada ejercita una acción de cesación para que la demandada se abstenga de usar o registrar signos distintivos que consistan o incorporen la denominación SEVETROPHY, SEVE TROPHY, TROFEOSEVE, SEVE o afines a la misma, con fundamento en los artículos 34.3.e) y 5 (en relación con el artículo 41.1 .a) de la Ley de Marcas.

A las anteriores acciones se acumula una acción declarativa de competencia desleal, con cita de los ilícitos concurrenciales previstos en los artículos 5 (actos contrarios a la buena fe), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal, en su redacción vigente al tiempo de la interposición de la demanda.

También se acumula la acción de indemnización de daños y perjuicios tanto con fundamento en la Ley de Marcas como en la Ley de Competencia Desleal.

Por último, se solicitaba la publicación de la sentencia en diversos medios de comunicación a costa de la parte demandada.

La demandada "SOLCARMEN, S.L.", a la que ha sucedido la ahora apelante, "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L.", formuló reconvención por la que se interesaba que se declarase que la utilización de la expresión SEVETROPHY para la identificación del torneo de golf celebrado en El Saler en el año 2003 constituye una violación de la marca de la reconviniente, ejercitando las correspondientes acciones

La sentencia dictada en primera instancia desestima la reconvención y estima parcialmente la demanda acogiendo la acción de nulidad absoluta del registro de las marcas y nombres de dominio de la parte demandada, al haber efectuado la solicitud de registro con mala fe, dado que tenía pleno conocimiento del signo no registrado de los demandantes, al que califica como notorio, así como la acción de cesación y la de indemnización de daños y perjuicios que cuantifica en 21.727,05 euros.

Contra la referida sentencia se alza exclusivamente la demandada reconviniente que pretende su revocación para que se desestime íntegramente la demanda y se estime su reconvención en virtud de los motivos que a continuación serán analizados.

Conviene indicar que la parte actora reconvenida no ha apelado ni impugnado la sentencia por lo que ha consentido la estimación parcial de su demanda y, en consecuencia, la desestimación de la acción reivindicatoria, de las acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal y de la pretensión de la publicación de la sentencia.

SEGUNDO.- Aun cuando no integra un motivo autónomo del recurso de apelación, la demandada reconviniente en la primera de sus alegaciones imputa a la sentencia apelada falta de motivación, lo que de ser estimado determinaría, de conformidad con el artículo 465.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la revocación de la sentencia y la resolución por el tribunal de las cuestiones objeto del proceso.

Como señala la del Tribunal Constitucional 213/2003, de 1 de diciembre, la motivación de las sentencias además de un deber constitucional de los jueces, constituye un derecho de quienes intervienen en el proceso. Al primer aspecto se refiere la sentencia del mismo Tribunal 35/2002, de 11 de febrero para poner de manifiesto que la exigencia de motivación está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho (artículo 1.1 de la Constitución Española) y con el carácter vinculante que, para jueces y magistrados, tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (artículo 117.1.3 de la Constitución Española), de modo que hay que dar razón del derecho judicialmente interpretado y aplicado, con lo que se cumple tanto la finalidad de evidenciar que el fallo es una decisión razonada en términos de derecho, como la de hacer posible el control jurisdiccional de la resolución por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento. El segundo aspecto es tratado por la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2003, de 27 de octubre , según la que el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, favorable o adversa, exige que aquélla contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos en que se basa la decisión. Sin embargo, como destaca la sentencia del Tribunal Constitucional 165/1999, de 27 de septiembre , el mencionado derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva y pormenorizada, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que pueda tener de la cuestión que se decide (sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2000 y 12 de febrero 2001 ). Dicho deber no debe llevarse hasta el punto de imponer la necesidad de dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones, de hecho y de derecho que se susciten, siendo suficiente que la resolución ofrezca los datos indispensables para permitir conocer la ratio decidendi. Por el contrario, se consideran suficientemente motivadas las resoluciones judiciales que vengan apoyadas en argumentos que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales de los que deriva la decisión.

En definitiva, como indican las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2001, 1 de febrero de de 2002, 8 de julio de 2002 y 3 de febrero de 2005, con cita de las del Tribunal Constitucional de 10 de julio y 18 de septiembre de 2000 , por motivación debe entenderse: "la respuesta razonada a la pretensión de la parte, sin necesidad de contestar a cada uno de los argumentos ni de dar una desmesurada extensión a la ratio decisoria".

De la lectura de la sentencia apelada se deduce que la razón que conduce a la estimación parcial de la demanda, acogiendo la acción de nulidad del registro de marcas y nombres de dominio, es que los inicialmente demandados al presentar las correspondientes solicitudes actuaron de mala fe y ésta la deduce de la notoriedad de la marca no registrada "SEVETROPHY", nombre con el que era conocido el torneo de golf incluso antes de concluir su primera edición, lo que entiende acreditado en virtud de las publicaciones aportadas de distintos diarios y revistas, sin que pueda considerarse casual la elección de dicho término por la parte demandada, sino consecuencia del conocimiento del mismo debido a la celebridad de don Juan Miguel , rechazando las argumentaciones de la demandada en el sentido de que desconocieran el uso de dicho signo por los demandantes o que fuera fruto de su propia imaginación.

Por otra parte, admitida en la sentencia la nulidad de las marcas de la demandada reconvenida, la consecuencia inmediata y directa es la desestimación de la reconvención como también se indica en la resolución apelada.

En conclusión, la sentencia apelada expone, sin duda de forma un tanto escueta y sucinta, las razones por las que estimó parcialmente la demanda y desestimó la reconvención sin incurrir, por tanto, en el vicio de falta de motivación, al menos respecto de las acciones que han sido acogidas, sin que la actora haya denunciado vicio alguno respecto de las rechazadas. Cuestión distinta es que la demandada reconviniente discrepe de la valoración de la prueba que efectúa el juez de lo mercantil o de las consecuencias jurídicas derivadas de la misma.

TERCERO.- Para la adecuada resolución del recurso de apelación resulta necesario tener en cuenta los siguientes hechos que se estiman probados:

1) Es un hecho notorio que el demandante, don Juan Miguel , ha sido el mejor jugador de golf español de todos los tiempos y auténtico pionero de este deporte en España, lo que ni siquiera discute la demandada.

2) Don Juan Miguel es conocido por los aficionados al golf como Nicolas o simplemente como Gallina , tal y como figura en numerosas noticias contenidas en el amplio conjunto documental aportado como documento nº 5 de la demanda en el que constantemente se refieren al reputado golfista como Gallina .

3) La sociedad codemandante "AMÉN CÓRNER, S.A." fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 1996, estando integrada por distintos miembros de la familia de don Nicolas (documento nº 4 de la demanda), sin que se discuta que su principal actividad es la promoción y organización de torneos de golf.

4) Con fecha 3 de febrero de 2000, don Nicolas presentó en Madrid un torneo de golf, organizado por la codemandante, para celebrarse con carácter bienal, cuya primera edición se iba a disputar en la localidad de Sunningdale (Inglaterra), entre los días 14 y 16 de abril de 2000, en el que se enfrentarían los 10 mejores jugadores de Gran Bretaña e Irlanda y los 10 mejores jugadores del resto del continente europeo, capitaneados, respectivamente, por don Jose Francisco y por el demandante, don Nicolas , bajo el nombre de "SEVE BALLESTEROS TROPHY" (conjunto documental que se acompaña bajo el nº 5 de la demanda).

5) Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de la presentación del torneo, así como de su celebración, tanto durante la competición como en las fechas previas a la misma desde que se anunció el evento, esto es, entre el 3 de febrero y el 16 de abril de 2000, refiriéndose al torneo con diversos nombres como: SEVE BALLESTEROS TROPHY (As, Marca , Sport, El País, ABC, El Mundo, Diario 16, La Razón, Revista Madrid Golf, Revista Madrid Golf, Andalucía Golf, GOLF DIGEST, El Diario de Canarias, El Diario Montañés, Sur Málaga, DEIA, entre otros), EL TROFEO DE SEVE (Marca), SEVE¿S TROPHY (El Mundo Deportivo, Marca, entre otros), SEVE BALLESTEROS TROPHY 2000 (Expansión, La Gaceta del Fin de Semana, entre otros), TROFEO SEVERIANO BALLESTEROS (EL MUNDO, canalgolf.com, entre otros), TORNEO SEVERIANO BALLESTEROS (canalgolf.com), SEVE TROPHY (As, concretamente el 13, 14 y 15 de abril de 2000; La Razón, el 14 de abril; EL Mundo, el 15 y 16 de abril, entre otros).

6) Con fecha 17 de abril de 2000, al día siguiente de la terminación del reseñado torneo de golf, fecha que se admite expresamente por la parte apelante, los inicialmente demandados registraron los nombres de dominio www.sevetrophy.org ("MONTERA 33, S.L."), www.sevetrophy.net (doña Tania ), www.sevetrophy.com (don Eleuterio ) y posteriormente, www.sevetrophy.info (don Eleuterio ), www.sevestrophy.com ("SOLCARMEN, S.L."), www.seve.info (don Eleuterio ), www.trofeoseve.com (SOLCARMEN, S.L."), todos ellos titularidad de la hoy apelante, por haber sido transferidos a la misma o por su registro tras su no renovación (www.sevetrophy.org).

7) La entidad "MONTERA 33, S.L.", con fecha 17 de noviembre de 2000 solicitó en la OEPM el registro del signo denominativo "SEVETROPHY" en las clases 41 (educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales) y 25 (vestidos, calzados y sombrerería), siendo concedidas el día 7 de mayo de 2001 con nº 2358389 y 2358391 (documento nº 5 y 6 de la contestación), siendo transferidas primero a la entidad "SOLCARMEN, S.L.", y luego a ahora apelante, "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L.", circunstancias éstas que no se discuten.

8) La entidad "AMÉN CÓRNER, S.A." solicitó con fecha 29 de noviembre de 2000 ante la OAMI el registro de la marca comunitaria (mixta) SEVE TROPHY para las clases 25, 28, 35 y 41, siendo denegado el registro para las clases 25 y 41 por la oposición de la entidad "MONTERA 33, S.L." con base en las marcas antes reseñadas (documento nº 9 de la demanda y 8 de la contestación).

CUARTO.- El recurrente en la cuarta de sus alegaciones insiste en la falta de legitimación activa de don Nicolas para el ejercicio de las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal y de "AMÉN CÓRNER, S.A." respecto de las acciones basadas en la Ley de Marcas, por lo que debe analizarse esta cuestión con carácter previo al resto de los motivos de apelación.

No habiendo sido acogidas en la sentencia las acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal el recurrente carece de gravamen para reiterar la falta de legitimación activa en el recurso y en cuanto a las acciones marcarias, en realidad, las alegaciones que se efectúan se refieren a la acción reivindicatoria que tampoco fue acogida en la sentencia, por lo que, en cuanto a la misma, la apelante también carecería de gravamen.

En todo caso, resulta patente la legitimación de la entidad "AMÉN CÓRNER, S.A." para ejercitar la acción de nulidad absoluta del registro de marca.

La legitimación para el ejercicio de la citada acción de nulidad del registro de una marca por concurrir una causa de nulidad absoluta se atribuye, entre otros, por el artículo 59 a) de la vigente Ley de Marcas a cualquier persona física o jurídica que resulte afectada u ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo. Se amplía, en consecuencia, el ámbito de legitimación que contemplaba el derogado artículo 56 de la Ley de Marcas de 1988 que sólo hacía referencia al interés legítimo.

En el supuesto enjuiciado la legitimación de la entidad "AMÉN CÓRNER, S.A.", no sólo resulta de su condición de organizadora de un torneo de golf bajo nombre idéntico o similar al signo registrado posteriormente por la demandada sino del hecho de que ha visto denegada por la OAMI el registro de una marca comunitaria, precisamente, por la oposición con fundamento en las marcas cuya nulidad se pretende. Resulta manifiestamente temeraria e infundada, en consecuencia, la alegada falta de legitimación activa.

Aun cuando no parece impugnada la legitimación del codemandante para el ejercicio de esta acción, también goza de la necesaria legitimación como impulsor y principal artífice de la celebración del torneo de golf que se desarrolla bajo su nombre.

QUINTO.- La apelante en sus alegaciones segunda y tercera rechaza el carácter notorio del signo SEVE BALLESTEROS TROPHY utilizado por los demandantes para distinguir un torneo de golf, de carácter bienal, celebrado en su primera edición en abril de 2000, conocido también en los medios de comunicación como "SEVE TROPHY", entre otras variantes, lo que determinaría la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda.

El artículo 51.1.b de la vigente Ley de Marcas , cuya aplicación al supuesto enjuiciado no ha sido cuestionada por la parte demandada ni es objeto del presente recurso de apelación, contempla la nulidad del registro de una marca cuando el solicitante, entre otros supuestos, al presentar la solicitud de marca hubiera actuado de mala fe.

Conviene indicar que la Ley de Marcas no define la mala fe a efectos de la solicitud de signos distintivos. Tampoco lo hacía la Ley de Marcas de 1988 , la cual ni siquiera contemplaba entre las causas de nulidad absoluta el registro de mala fe, pero para aproximarnos a su concepto sí puede seguirse el ofrecido por la jurisprudencia con relación a la Ley de Marcas de 1988 , al analizar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa de las marcas solicitadas de mala fe. Dicha jurisprudencia entendía referida esta expresión legal: "1) Tanto a la mala fe subjetiva, teñida de elementos psicológicos, que en materia de signos distintivos debemos entender en el sentido de consciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud, ., bien que la inexcusabilidad nos remite a un criterio objetivo. 2) Como a la mala fe objetiva o actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas" (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999 ).

En el mismo sentido, la doctrina hace referencia tanto a la mala fe subjetiva como la objetiva, lo que se contrapone a la buena fe, entendiendo por buena fe subjetiva el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro por parte del solicitante. Por su parte, la buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente.

También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.

Más recientemente el Tribunal Supremo (sentencia de 25 de enero de 2007 ) se inclina por la buena fe subjetiva cuando señala: "La buena o mala fe que contempla el art. 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento modalizado de una situación. La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza.".

Uno de los supuestos típicos de mala fe en la solicitud del registro de una marca es aquel en el que se solicita el registro de un signo confundible con otro usado previamente por un tercero, con conocimiento de dicho uso y consciencia de que resulta incompatible con el mismo.

Para apreciar que la solicitud de registro es de mala fe no es preciso que el signo anterior sea notorio, lo que sólo evidenciará aún más claramente que la solicitud se hizo de mala fe, al margen de las demás acciones que otorga la Ley de Marcas al titular de la marca notoria no registrada.

En el supuesto enjuiciado, resulta patente, con independencia de que el signo usado por los demandantes fuera o no notorio, que la solicitud de la marca "SEVETROPHY" en clase 41 y 25, se realizó con manifiesta mala fe. No le ofrece la menor duda al tribunal que la solicitud de los signos distintivos (y antes de los nombres de dominio) se hizo con pleno conocimiento del uso por los demandantes del signo SEVE BALLESTEROS TROPHY utilizado por éstos para distinguir un torneo de golf de carácter bienal, a modo de Ryder Cap a la europea, con el objetivo de enfrentar a los 10 mejores jugadores de Gran Bretaña e Irlanda y a los 10 mejores jugadores del resto del continente europeo, cuya primera edición se celebró en abril de 2000, también conocido en los medios de comunicación como "SEVE TROPHY", entre otras variantes, todo ello con una amplísima difusión en los medios de comunicación con anterioridad a la solicitud de las marcas (noviembre de 2000) y de los nombres de dominio (algunos de ellos solicitados al día siguiente de la finalización del torneo).

La amplia difusión en los medios de comunicación de la organización, celebración y desarrollo de la primera edición del torneo permite tener por acreditado el conocimiento por parte del solicitante del signo empleado por los demandantes para distinguir los servicios propios del mismo, comportándose de una manera deshonesta al registrar con plena consciencia de la incompatibilidad una marca para productos o servicios idénticos o similares para los que aquéllos utilizaban el signo y confundible con el mismo, hasta el punto de que dicho torneo en la prensa era también conocido como "SEVE TROPHY" o "SEVE¿S TROPHY", al margen de que en el mundo del golf don Nicolas es conocido como Gallina , lo que pone de manifiesto la elevada similitud entre el signo "SEVE BALLESTEROS TROPHY" y la marca "SEVETROPHY".

En todo caso, la intensa repercusión en los medios de comunicación de la celebración de un evento deportivo que enfrentaba a los 10 mejores jugadores de golf de Gran Bretaña e Irlanda y a los 10 mejores jugadores del resto del continente europeo permite afirmar el carácter notorio del signo "SEVE BALLESTEROS TROPHY".

Conforme al artículo 8 de la Ley de Marcas , la marca es notoria cuando sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca, ya sea por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, extendiéndose la protección a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria.

En el supuesto de autos, la amplia y reiterada difusión en los medios de comunicación, incluidas revistas especializadas y diarios deportivos, de la organización y celebración del torneo de golf hace que debamos admitir el carácter notorio del signo "SEVE BALLESTEROS TROPHY" para distinguir los servicios propios del mismo, de modo que era de general conocimiento, al tiempo de la solicitud de las marcas (y de los nombres de dominio), por parte del sector pertinente del público, en este caso, los aficionados a los torneos del golf, la organización de un torneo con las características ya señaladas bajo el signo "SEVE BALLESTEROS TROPHY", a lo que sin duda contribuyó la inmediata asociación de tal signo con la figura de su impulsor y principal artífice, el demandante don Nicolas , conocido por cualquier aficionado al golf.

En consecuencia, procede mantener los pronunciamientos de la sentencia sobre la nulidad de las marcas y la de los nombres de dominio al sostenerse la impugnación de la sentencia exclusivamente en la falta de notoriedad del signo de las demandantes sin introducir en esta instancia el debate sobre la inexistencia de acción para declarar la nulidad del registro de los nombres de dominio.

Por último, conviene aclarar que el éxito de la oposición formulada por el causante del causante de la ahora apelante a la solicitud del registro de marca comunitaria SEVE TROPHY (mixta) en clases 25 y 41, al amparo de las marcas nacionales SEVETROPHY (denominativas) en las mismas clases, no implica la licitud y legitimidad de la marca de la demandada sino, sencillamente, que mientras estén registradas (lícita o ilícitamente) obstaculizan el registro de una marca comunitaria idéntica o similar para designar productos o servicios idénticos o similares.

SEXTO.- En la sentencia apelada se concede a la parte actora una indemnización en la cuantía de 21.727 ,05 euros en concepto de daños y perjuicios originados por el impedimento que tienen (los demandantes) para registrar sus legítimas marcas, sin oposición expresa a las mismas, fijando su cuantía en atención a los gastos que ha tenido que sufragar la parte actora por este concepto que estima acreditados en virtud de las certificaciones emitidas por las entidades "IPAMARK, S.L." y "EZALBURU, S.A.".

Acogida la acción de nulidad por solicitarse el registro de marca con mala fe, la acción de indemnización de daños y perjuicios tiene amparo en el artículo 54.2 de la Ley de Marcas , como admite la propia apelante en su recurso por lo que son irrelevantes las alegaciones sobre la imposibilidad de acoger la acción indemnizatoria sin que previamente hubiera prosperado la acción reivindicatoria.

Acogida la acción de nulidad la indemnización de daños y perjuicios derivados de actos realizados al amparo de las marcas registradas de mala fe tiene amparo en el artículo 54.2 de la Ley de Marcas que contempla la posibilidad de indemnizar los daños y perjuicios a que se hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, y en el presente supuesto el solicitante ha realizado actos de obstaculización del registro como marca comunitaria del signo de la parte demandante, como ya hemos analizado, precisamente, con fundamento en los registros que se han declarado nulos.

Por otro lado, la sentencia no cuantifica la indemnización a tanto alzado sino con fundamento en los gastos que entiende acreditados en virtud de las facturas certificadas por las entidades "IPAMARK, S.L." y "EZALBURU, S.A.". Otra cosa es que algunos de los conceptos incluidos fueran manifiestamente improcedentes como los relativos al "estudio, antecedentes, incoación de procedimiento judicial y seguimiento hasta el fallo de sentencia en primera instancia" del presente procedimiento (8.352 euros), el relativo a la "Contestación a la reconvención" formulada en los presentes autos (3.480 euros) o "la impugnación del recurso de apelación interpuesto por Comercio Electrónico Ojal, S.L. contra auto relativo a medidas cautelares" (2.552 euros), conceptos que más bien se integran en el de las costas procesales, pero que no pueden ser excluidos en esta instancia al no haber sido cuestionados por esta causa en el recurso de apelación que se limita a señalar la improcedencia de la indemnización salvo que se hubiera estimado la acción reivindicatoria o la de nulidad y que su fijación ha sido a tanto alzado, lo que no es cierto, sin combatir las concretas partidas asumidas por el juez de lo mercantil a pesar de la manifiesta improcedencia de las reseñadas.

SÉPTIMO.- La desestimación del recurso de apelación en tanto que dirigido a que se desestimara la demanda, previa revocación de la sentencia de primera instancia, determina, necesariamente, el fracaso del recurso en cuanto pretendía que se estimaran en segunda instancia las acciones por infracción de marcas, que no pueden prosperar cuando las marcas en que se fundamenta la acción han sido declaradas nulas, lo que implica que el registro de la marca no fue nunca válido (artículo 54.1 de la Ley de Marcas ).

Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada

OCTAVO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como prevé el artículo 398.1 de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 394 del mismo texto legal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad "COMERCIO ELECTRÓNICO OJAL, S.L.", representada por el Procurador don Ramón Blanco Blanco contra la sentencia dictada el día 25 de marzo de 2.008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en el procedimiento núm. 67/2005 del que este rollo dimana.

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.