Sentencia Civil Nº 370/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 135/2012 de 15 de Noviembre de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 135/2012-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 967/2008

JUZGADO MERCANTIL Nº 6 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN GARNICA MARTÍN

DON LUIS GARRIDO ESPA

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a quince de noviembre de dos mil doce.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 967/2008 ante el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona, a instancia de DON Cristobal , representada por el procurador de los tribunales DON ILDEFONSO FALCON MORALES, contra DOÑA Sandra , representada por el procurador de los Tribunales DON DANIEL FONT BERKHEMER, sobre infracción de marcas y competencia desleal.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 6 de septiembre de 2011 .

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 'Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales Don Ildefonso Lago Pérez, contra Sandra , representada por el procurador de los tribunales el Sr. Font Berkhemer, con imposición de las costas causadas a la parte demandante.

Asimismo, estimando la demanda reconvencional interpuesta por Sandra contra Cristobal se declara la nulidad parcial del nombre comercial número 266.493 por contravenir las prohibiciones de registro del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas en relación con los servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

Se ordena la cancelación registral de dicho nombre comercial, con el alcance de la nulidad que se indica, librando al efecto el oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ello con imposición al demandado reconvenido de las costas procesales'.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 17 de octubre.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

Fundamentos

PRIMERO .- El demandante ejercita acción por infracción de marca, a la que acumula otra de nulidad de la marca y una tercera acción por competencia desleal. En la sentencia de instancia se declaran como probados los siguientes hechos que no han sido impugnados por las partes;

1º) Cristobal es titular del nombre comercial denominativo 'AUTOCOACHING', que fue solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 3 de abril de 2006 y concedido mediante resolución de 25 de octubre de 2006, para la clase 45 del nomenclator internacional (servicios personales y sociales prestados por terceros, destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de seguridad para la protección de bienes y personas) .

2º) El demandante utiliza habitualmente la web www.autocoaching.info, y ha publicado el libro 'Autocoaching: como conseguir lo mejor de uno mismo'.

3º) La demandada solicitó el 30 de abril de 2007, ante la OEPM la marca mixta 'Silvia Pallerola-Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida' (marca 2769864). Don Cristobal formuló oposición, que fue desestimada, siendo finalmente concedida por resolución de 2 de abril de 2008. Interpuesto recurso de alzada por el demandante, fue desestimado el 17 de septiembre de 2008. A pesar de que la sentencia declara que no consta la interposición de recurso contencioso administrativo, la demandante acreditó que presentó demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid (documento 51). Con la apelación la parte actora acompañó diligencia de dicho Tribunal de la que resulta que el procedimiento se encuentra pendiente de señalamiento para votación y fallo.

4º) Sandra utiliza habitualmente el nombre de dominio 'www.autocoaching.net', que fue registrado el 19 de noviembre de 2003.

SEGUNDO.- El demandante alega en la demanda que en el año 2004 ideó un método, denominado AUTOCOACHING, que pretende dar respuesta a cuestiones trascendentales de la vida, que por su naturaleza pueden generar inquietudes y, en algunos casos, estados de ansiedad. Para desarrollar su método utiliza una web interactiva, que fue depositada en el Registro de la Propiedad Intelectual el año 2007. Las diferentes consideraciones y conclusiones del método AUTOCOACHING, por otro lado, están recogidas en el libro ' Autocoaching: cómo conseguir lo mejor de uno mismo',que fue presentado el 7 de mayo de 2008 en ESADE. Además del nombre comercial 0266493, es titular de la marca comunitaria AUTOCOACHING, que fue solicitada el 7 de agosto de 2007, y otros registros en distintos países.

En cuanto a la acción por infracción, la actora considera que el uso del dominio www.autocoaching.net y del signo AUTOCOACHING, infringe sus derechos de propiedad industrial. Aunque tiene concedida la marca mixta 'Silvia Pallerola- Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida', la demandada hace un uso indebido, prescindiendo de todos sus elementos, a excepción del término Autocoaching.

Por lo que se refiere a la acción de nulidad de la marca de la demandada, se sustenta -según se indica en el suplico de la demanda- en el artículo 51.1 b) de la Ley de Marcas (solicitud de mala fe) y, subsidiariamente, en el artículo 52, en relación con los artículos 6.1 b) y 6.2 d) -semejanza entre los signos, existiendo riesgo de confusión-. Y, de forma más subsidiaria, en los apartados a) y d) del artículo 9.

Los mismos hechos, al entender del demandante, son constitutivos de competencia desleal, por infringir el artículo 5 de la LCD vigente al tiempo de interponerse la demanda (actos contrarios a la buena fe), el artículo 6 (acto de confusión) y el artículo 12 (aprovechamiento indebido de la reputación ajena).

TERCERO.- La demandada, por su parte, se opone a la demanda negando, en primer lugar, que la actividad de la demandante y su método hayan adquirido cierta notoriedad o prestigio. Rechaza, asimismo, que la denominación 'autocoaching' esté asociada de manera indivisible a Don Cristobal . En segundo lugar, aduce que el demandante inició su actividad en junio de 2007, sin hacer ningún uso del término 'autocoaching' con anterioridad. Por ello el primer uso de dicha denominación tuvo lugar dos meses antes de que la demandada solicitara la marca 'Silvia Pallerola-Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida' (marca 2769864) y casi tres años después de que registrara el dominio autocoaching.net.En tercer lugar afirma que se dedica a la actividad del 'coach' y a la de formadora en temas de crecimiento personal, impartiendo cursos y talleres en los que instruye sobre el método o la práctica del 'autocoaching' desde el año 2004. Por ello sostiene la 'absoluta prioridad' de la demandada en el empleo de la expresión 'autocoaching' respecto al demandante

Por lo que se refiere a las acciones de infracción y de nulidad, en la contestación se sostiene que no existe riesgo de confusión entre la marca de la demandada y el nombre comercial del demandante. Asimismo niega que haya cometido actos de competencia desleal.

Por todo ello interesa se desestime la demanda, al tiempo que formula reconvención en la que solicita se declare la nulidad del nombre comercial 'autocoaching', por tratarse de un signo descriptivo de uso generalizado en los ámbitos de la psicología, autoayuda, el desarrollo personal y el coaching. La petición de nulidad se sustenta en los apartados b ), c ) y d) del artículo 5 de la Ley de Marcas , aplicables a los nombres comerciales por remisión del artículo 91. Subsidiariamente y al amparo del artículo 52 de la Ley de Marcas , solicita que se declare la caducidad por haberse convertido la marca en un signo usual para identificar un determinado servicio (apartado d/) o por inducir a error sobre la naturaleza calidad o procedencia geográfica del servicio (apartado e/).

CUARTO.- La sentencia, tras precisar las pretensiones de una y otra parte, desestima la acción de infracción (fundamento sexto) por cuanto había quedado acreditado que en junio de 2007, cuando se lanzó la web del actor, la demandada ya había solicitado la marca mixta 'Silvia Pallerola-Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida', había registrado el dominio autocoaching.net cuatro años antes, y venía realizando cursos y talleres de autocoaching desde el año 2004.

En segundo lugar analiza la acción de nulidad del nombre comercial 'autocoaching' del demandante, formulada en la reconvención, acción que estima por entender que dicho término es de uso generalizado y descriptivo (fundamento séptimo). En el análisis de dicha acción, el juez a quorechaza que el nombre comercial del demandante fuera notorio.

Por último, la sentencia de instancia desestima la acción de competencia desleal por los argumentos que detalla en su fundamento de derecho sexto.

QUINTO.- La parte demandante recurre la sentencia, impugnando todos sus pronunciamientos. Y siguiendo un orden lógico, debe examinarse, en primer lugar, la nulidad del nombre comercial, pretensión acogida en la sentencia y que es impugnada por el actor, dado que su resultado condiciona el resto de los motivos de impugnación.

Según la sentencia de instancia, el término 'autocoaching' es una 'denominación genérica, descriptiva y usual'. Se compone de dos vocablos genéricos -'auto' y 'coaching'- que dan lugar a una nueva palabra igualmente genérica o descriptiva. El autocoaching es una modalidad más del coaching. La prueba practicada, según refiere la sentencia, acredita que aquel término se usa de forma habitual entre los expertos en coaching.

La recurrente afirma, por el contrario, que son numerosos los registros de signos distintivos en los que queda patente que la utilización de términos genéricos no lleva aparejada que la composición también sea genérica, como 'autovisión', 'autocolor', 'autovídeo', 'autogrill' u otros muchos signos. No cuestiona el carácter genérico y descriptivo de los vocablos 'auto' y 'coaching'; lo que niega es que sea genérica la composición. Por otro lado, en contra de lo que señaló la perito, existen registrados en la OEPM hasta 159 signos distintivos que incorporan la palabra 'coaching', como 'COACHING INTEGRATIVO', 'COACHING INTEGRATIVO', 'EDUCOACHING'... Por último sostiene que el término 'autocoaching' está asociado a Don Cristobal y a su método.

SEXTO.- Según el artículo 5.1º de la Ley de Marcas , precepto en que se sustenta la sentencia para declarar la nulidad, no podrán registrarse como marca los signos que 'se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio ( apartado d/).' El precepto, con su precedente en el artículo 7.1.d) del Reglamento de la Marca Comunitaria 40/1994 , incluye la prohibición de las marcas genéricas, que son aquéllas que designan el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se trata de diferenciar. Como ya hemos indicado en casos anteriores (por ejemplo, en la sentencia 2 de marzo de 2006 RA 417/2004 o la de 17 de mayo de 2007, ROJ 8386/2007 ), esta genericidad no se aprecia en abstracto, pues en su determinación actúan dos factores muy concretos y variables, como son el criterio de los consumidores y el producto que es objeto de diferenciación. Así lo señala la jurisprudencia ( SSTS Sala 3ª 27 de febrero de 2003 'La Lotería ', 27 de enero de 2003 'El seguro de mi vida ', 12 de marzo de 1996 o 19 de diciembre de 1994, o en sede civil SS Sala 1ª 26 de febrero de 2004 'Multiactive ', 30 de enero de 1990, 'Mascafé ' o 24 de junio de 1992 , 'Novokafe'): el carácter genérico o común de una denominación o de un signo viene dado en cada caso por su conexión en el lenguaje común del público con los productos o servicios que pretende amparar la marca propuesta.

El apartado c) del mismo artículo 5.1º dispone, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos 'que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio'. Recoge lo dispuesto en el artículo 3.1.c) de la Directiva 89/104/CEE , es decir, la prohibición de los signos actual o potencialmente descriptivos. Como señalamos en sentencia de 17 de mayo de 2007 (ROJ 8386/2007 ), esta potencialidad se asienta, no en una posibilidad remota o especulativa sobre la necesidad de que el signo se mantenga libre en el futuro, sino en la invocación de indicios concretos, ciertos y razonables que, de manera lógica y referidos al momento de la solicitud, permitan afirmar que el signo en cuestión está inmerso, de forma más o menos avanzada, en un proceso de conversión en un signo descriptivo, lo que evidentemente dependerá del producto o servicio descrito y del dinamismo del mercado en que se desenvuelve. El riesgo debidamente fundado de que el signo en cuestión sirva en un futuro para tabicar injustificadamente el mercado y excluir a los competidores del uso de un término que no tiene eficacia distintiva, autoriza la prohibición examinada.

Una y otra prohibición absoluta de registro responden a un mismo fundamento. Se trata de signos que no pueden cumplir la función más importante de la marca, cual es la de indicar el origen empresarial de los productos o servicios para los que se concede en un mercado regido por la libre competencia; de ahí que sea inútil una marca que identifique a los productos o los servicios, no por su origen empresarial, sino por el género al que pertenecen (marca genérica o marca vulgarizada) o por las características que tiene, como la calidad, la cantidad, el destino, el valor... (marca descriptiva), siendo perturbador, a la vez, un derecho de exclusión sobre elementos denominativos o gráficos usados en el mercado para esas otras funciones, pues provocaría una ventaja competitiva excesiva, al impedir o, al menos, dificultar el acceso al mercado de los demás que producen o prestan bienes o servicios del mismo género o características ( sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 2007, ROJ 14555/2007 ).

SEPTIMO.- Este tribunal también ha tenido ocasión de pronunciarse en supuestos, como el enjuiciado, en los que el carácter genérico o descriptivo del signo se predica de una marca compuesta por vocablos igualmente genéricos (SAP de 3 de febrero de 2006, ROJ 2572/2006 -NUTRICARE- 14 de febrero de 2007, ROJ 14555/2007 -DON PISO- o sentencia de 5 de mayo de 2011, ROJ 11444/2011 -SOLONOVIAS-). Esta última sentencia señala que, en principio, una marca constituida por una palabra compuesta de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios, salvo si existe una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la componen, lo cual implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos.

Dicha sentencia cita, a su vez, la STJCE de la de 25 de febrero de 2010 (C 408/08 ), en sus apartados 61 y 62, en la que expresamente se indica que 'de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que, por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 . No obstante, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido de la misma disposición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos (véanse las sentencias de 12 de febrero de 2004 , Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartados 98 y 99; Campina Melkunie, C-265/00 , Rec. p. I-1699, apartados 39 y 40, y de 19 de abril de 2007, OAMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, apartados 77 y 78).'

OCTAVO.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, debe ratificarse el criterio del juez a quo, que considera genérico y descriptivo el término 'autocoaching'. En efecto, es un hecho no controvertido que el 'coaching' -en inglés, entrenamiento- es un concepto genérico que se ha incorporado a las lenguas castellana y catalana, como señala la perito lingüista Doña Alejandra en su informe (documento 32 de la demanda). Se utiliza con profusión en el ámbito de la psicología y los recursos humanos. Existe una Asociación Española de Coaching (ASESCO), fundada el 1 de agosto de 2000, que define el coaching profesional como un 'proceso de entrenamiento personalizado y confidencial mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan a cubrir el vacío existente entre donde una persona está y donde se desea estar'. También existe la INTERNATIONAL COACH FEDERATION, de la que se da cuenta en la contestación a la reconvención (folio 974), que cuenta con más de 17.000 miembros y que está presente en 90 países.

Tampoco se ha puesto en duda que el vocablo 'auto' sea genérico o común, que significa, según la Real Academia Española, 'propio o por uno mismo'. La conjunción de los dos vocablos genéricos -autocoaching-, en el presente caso, si se analiza desde la perspectiva del servicio que describe, es igualmente genérico. No nos hallamos ante una combinación original o caprichosa de dos expresiones comunes, sino que el término 'auto' está colocado en su lugar natural, como un prefijo que expresa actividad o acción que se realiza por uno mismo. Como señala la Dra. Alejandra , el 'autocoaching es un vocablo genérico, por no distintivo, sobre un servicio derivado de la actividad, como prestación de servicio, que ejerce un coach, en este caso no presencial porque el objetivo que se pretende alcanzar al prefijar 'coaching' con 'auto' es que la palabra resultante, es decir, autocoaching, sea uno mismo quien aplique los recursos constitutivos de la actividad o acción, y que en el caso que nos ocupa tiene que ver con el mundo empresarial y el bienestar personal y, por tanto, también con la psicología' (folios 367 y 368).

La apelante pretende rebatir tal conclusión invocando numerosos registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas formados por términos genéricos que no determinan que también sea genérica la composición. Incluso el término 'coaching' aparece en la OEPM en conjunción con otras palabras, sin que se haya cuestionado la validez del registro. Sin embargo, como hemos reseñado en los fundamentos anteriores, no es posible analizar la cuestión a partir de reglas generales, sino que debe valorarse cada marca en función del producto o del servicio que pretenda amparar.

NOVENO.- La prueba practicada, además, también acredita un uso extendido de la expresión 'autocoaching' en el ámbito de la psicología, autoayuda o el desarrollo personal, como una modalidad del coaching.

La prueba más evidente del uso generalizado de la denominación 'autocoaching' es la actividad desarrollada por la demandada antes incluso de que se hiciera público el método del actor. En efecto, la demandada lleva impartiendo, desde el año 2004, numerosos cursos y talleres de autocoahing, término que utiliza, no para definir una técnica propia, sino como un vocablo descriptivo que expresa una modalidad del coaching que se caracteriza por el empleo de herramientas por uno mismo sin ayuda presencial. Con la contestación se acompañan distintos certificados de universidades y centros peruanos que acreditan cursos de autocoaching impartidos por la demandada en los años 2004 y 2005 (documentos tres a trece). En el año 2005 inicia sus actividades de formación en Barcelona, en donde también ha impartido numerosos cursos (documentos catorce a veintitrés).

El 19 de noviembre de 2003 solicita el nombre de dominio 'autocoaching.net' (documento 24 de la contestación), que tenía un contenido concreto en septiembre de 2004 (documento 27). El actor, por el contrario, no registra su dominio 'autocoaching.info' sino tres años después, el 21 de mayo de 2007.

Por otro lado, la Sra. Sandra solicitó la marca gráfico denominativa 'Silvia Pallerola AUTOCOACHING, el arte de dirigir tu propia vida' el 30 de abril de 2007 (documento 29 de la contestación), antes, por tanto, de que el actor registrara su dominio y de que editara el libro en el que explica su método -en agosto de 2008-.

En definitiva, mientras la demandada utiliza el término 'autocoaching' desde el año 2004, sólo consta que el actor lo haya hecho a partir del mes de junio de 2007. Así resulta de los documentos 24 y siguientes de la demanda.

DÉCIMO.- Al margen de su uso por los litigantes, la demandada también ha probado un uso muy extendido del término 'autocoaching' por terceros. Aunque la Ley de Marcas extienda su protección al territorio español, no pueden despreciarse las centenares de referencias de la expresión inglesa 'self-coaching', que se reseñan en los documentos 43 a 45 de la reconvención.

La demandada también aporta hasta catorce referencias bibliográficas, francesas y españolas, en las que se alude al autocoaching como una modalidad del coaching caracterizada por aplicación de técnicas por uno mismo (documento 46 a 59). Asimismo identifica distintos cursos, algunos de ellos datados en el año 2005, sobre autocoaching, cursos que se reseñan en el informe de la Dra. Alejandra (documento 32).

Una y otra parte aportan declaraciones por escrito de personas relevantes del coaching (documentos 64 a 70 de la reconvención, por un lado, y documentos 3 a 14 de la contestación a la reconvención, por otro), que avalan, respectivamente, la tesis de uno u otro. No es posible, por tanto, priorizar unas declaraciones frente a otras, dado que se excluyen por contradictorias. Sí debe atribuirse valor probatorio, por el contrario, a las declaraciones de los tres testigos que estuvieron presentes en la vista, sometiéndose a las preguntas de ambas partes. De este modo Don Modesto , Don Prudencio y Purificacion corroboraron que el 'autocoaching' es de uso generalizado en el sector del coaching.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de mayo de 2012 , en el recurso contencioso administrativo promovido por el demandante contra la resolución de la OEPM que acordó la inscripción de la marca núm. 2.769.864 Silvia Pallerola Autoaching-El Arte de vivir tu propia vida, aun no siendo vinculante para este Tribunal, corrobora el carácter 'débil' y poco distintivo del término Autocoaching.

En definitiva, debe confirmarse el pronunciamiento del juez a quo, que declara la nulidad parcial del nombre comercial número 266.493 para identificar servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, apartado a) de la Ley de Marcas , en relación con los apartados b), c) y d) de dicha Ley. Se trata de un signo que carece de fuerza distintiva por designar un servicio concreto del ámbito de la psicología, signo que era usado de forma habitual en el mercado antes de la fecha de prioridad.

UNDÉCIMO.- El hecho de que el nombre comercial hubiera podido alcanzar notoriedad no es relevante, en este caso, pues no consta que el actor usara el término 'autocoaching' al tiempo de solicitarse por la demandada el registro de su marca. A todo ello añadir, como se indica en el fundamento séptimo de la sentencia impugnada, que no puede tenerse por acreditado un conocimiento generalizado del nombre comercial del demandante en el sector del coaching, en los términos exigidos en el artículo 8.2º de la Ley de Marcas . El demandante se remite a las declaraciones por escrito de distintos testigos (documentos 3 a 17 de la contestación a la reconvención), a las que no se ha atribuido valor probatorio por entrar en contradicción con los testimonios aportados por la demandada y por no haber sido contrastadas en el acto del juicio. En cuanto a los documentos 24 a 47 de la demanda, de ellos se deduce la participación del demandante en numerosos cursos. También puede llegarse a admitir que su libro, en el que describe el método, goza del reconocimiento de los profesionales del sector. Pero una cosa es el prestigio del demandante y la popularidad del método, y otra bien distinta que pueda apropiarse y monopolizar un término que ya era conocido y usado, para describir un servicio, mucho antes de que el actor iniciara su actividad pública.

Señalar, por último, en cuanto a la notoriedad del signo, que el apelante entra en aparente contradicción en su recurso, al impugnar en el hecho cuarto que se rechazara la notoriedad y denunciar en el quinto incongruencia 'extra petita' por entrar el juzgador de instancia a 'desacreditar el carácter notorio de la marca', cuando ello no era objeto de discusión. Lo bien cierto es que la demandada negó esa pretensión concreta del demandante, por lo que estimamos correctas las apreciaciones del juez a quo.

DUODÉCIMO.- Declarada la nulidad del nombre comercial y estimada la declinatoria por falta de competencia objetiva para conocer de la acción por vulneración de la marca comunitaria (auto de 18 de junio de 2009), tampoco puede prosperar la acción por infracción, que presupone la existencia de un título válido.

La parte actora también postuló en la demanda la nulidad de la marca de la demandada núm. 2769864 'Silvia Pallerola- Autocoaching, el arte de vivir tu propia vida', de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, en relación con los artículos 6.1.b) y 6.2.d), pretensión que también decae al declararse la nulidad del nombre comercial del demandante.

En el suplico de la demanda se alude a la nulidad por infracción de los artículos 9.1.a) y 9.1.d). Sin embargo tal pretensión no se fundamenta de ninguna manera ni en los hechos ni en los fundamentos de derecho. Debe entenderse que insiste en ella en su recurso, dado que solicita, en términos generales, se revoque la sentencia y se estime la demanda en todas sus pretensiones. La falta de cualquier justificación impide a este tribunal acoger la petición de la actora.

DECIMOTERCERO.- Por último la demandante también menciona en el suplico de la demanda la nulidad 'con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51.1.b)'. Dicho precepto establece que el registro de la marca 'podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'. Tiene su precedente inmediato en el artículo 3.2º de la Directiva de Marcas , en cuya virtud cualquier Estado miembro podrá prever que 'el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante'.

Esta Sala, en sentencia de 16 de julio de 2008 (ROJ 8108/2008 ), analiza el precepto antes trascrito, señalando que 'la mala fe es un concepto jurídico indeterminado que convierte al art. 51.1.b) de la LM en una cláusula general de nulidad absoluta. La LM no define qué debe entenderse por mala fe a efectos de la solicitud del signo distintivo. Sin embargo, de conformidad con la doctrina científica, cabe definirla como una práctica desleal contraria al estándar de conducta comercial exigible a persona razonable y experimentada. La División de Anulación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en la Decisión de 20 de abril de 2004, asunto 'RABOLU', recogiendo la doctrina de la División, contenida en las Decisiones de 25 de octubre de 2000, 7 de septiembre de 2001, 11 de diciembre de 2001, 3 de mayo de 2001 y de 28 de marzo de 2000, afirma que 'el concepto es restrictivo. Mala fe es lo contrario a la buena fe. En general implica, entre otras cosas, un fraude real o potencial, una intención de engañar o de inducir a error a otros, o cualquier otro motivo perjudicial. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una intención deshonesta'. Este concepto ha sido confirmado por la Sala de Recursos de la OAMI en la reciente Resolución de 21 de noviembre de 2007'.

En el presente caso, solicitada la marca el 30 de abril de 2007, difícilmente cabe hablar de mala fe en la adquisición cuando no consta, siquiera, que el método de Don Cristobal se hubiera dado a conocer. Las primeras referencias públicas, como se viene exponiendo, son de junio de 2007.

DECIMOCUARTO.- En cuanto a la acción de competencia desleal, desestimada en la sentencia apelada, la recurrente no impugna expresamente tal pronunciamiento. En cualquier caso, dada la remisión genérica a las peticiones de la demanda, basta con reiterar los acertados fundamentos del juez de instancia. Simplemente añadir que, sustentada la pretensión en los artículos 5 , 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal y, en concreto, en el uso por la demandada del término 'autocoaching', la acción no puede prosperar. Al utilizar la demandante dicho término, de uso común, con anterioridad a que lo hiciera el actor, éste no puede invocar ningún derecho ni ninguna prioridad frente a la demandada.

Por todo lo expuesto, con desestimación del recurso, confirmamos íntegramente la sentencia apelada.

DECIMOQUINTO.- Que en cuanto a las costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben imponerse al apelante.

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por Don Cristobal , representado por el procurador de los tribunales Don Ildefonso Lago Pérez, contra la sentencia dictada en fecha 6 de septiembre de 2011 , que confirmamos, con imposición de las costas al apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, firme que sea, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos

y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.