Sentencia Civil Nº 376/2015, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 705/2015 de 04 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

ROLLO núm. 705/15 - K -

SENTENCIA número 376/15

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION NOVENA

Ilmos. Sres.:

D. Gonzalo Caruana Font de Mora

Dª María Antonia Gaitón Redondo

D. Luis B. Seller Roca de Togores

En la ciudad de Valencia, a4 de noviembre de 2015.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.Gonzalo Caruana Font de Mora,el presenteRollo de Apelación número 705/15,dimanante de los Autos deJuicio Ordinario 1358/12,promovidos ante elJuzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia,entre partes; de una, comodemandado apelante,PROFILTEK SPAIN, SA, representado por la Procuradora Sara Gil Furió, y asistido por el Letrado Eduardo Barrau Bascompte, y de otra, comodemandante apelado,DUSCHOLUX IBERICA, SA, representado por la Procuradora Isabel Ballester Gómez, y asistido por el Letrado Pedro Genové Pascual.

Antecedentes

PRIMERO.-La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de lo Mercantil número 1 de Valencia, en fecha 31 de marzo de 2015 ,contiene el siguiente FALLO:'Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por el Procurador Sra. Ballester Gómez, en la representación que ostenta de su mandante DUSCHOLUX IBERICA, SA, contra la demandada PROFILTEK SPAIN, SA, se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.-Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que el proceder de la demandada utilizando el denominativo DUSCHOLUX supone conducta de infracción del signo distintivo del que es licenciatario la aquí actora.

2.-En su virtud, se condena a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, así como:

- A la prohibición en el uso del indicado denominativo como criterio de búsqueda o referenciación para identificar su página web.

- A indemnizar a la actora en la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 euros) de principal, con más los intereses legales de la misma, desde la fecha de esta sentencia y hasta el completo pago.

- A la publicación de la sentencia estimatoria, en extracto (esto es, el encabezamiento y el fallo), en un diario de gran difusión de ámbito nacional.

3.-Todo ello sin pronunciamiento en materia de costas procesales.'

SEGUNDO.-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.-Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.La entidad Duscholux Ibérica SA, licenciataria de la marca Duscholux propiedad de la entidad Altura Leiden Holding BV, presentó demanda contra la sociedad Profiltek Spain SA, ejercitando acciones de protección marcaria y también de competencia desleal, pidiendo la tutela de los Tribunales para la declaración del uso por Profiltek contrario a los derechos marcarios recogidos en la Ley de Marcas y, además, constituía una concurrencia desleal por acto de confusión; interesó una indemnización por daños y perjuicios basada en el artículo 43-2, b) de la Ley de Marcas en el importe que por regalía debió abonar la demandada o subsidiariamente (artículo 43-5) el 1 % del importe de volumen de negocio y la publicación de la sentencia en un periódico de tirada nacional.

La entidad demandada en contestación nada opuso a jurisdicción, competencia, representación y legitimación de la entidad actora, negado haber efectuado actos que vulneren la marca asi como de competencia desleal e invocando no haber causado daño alguno a la parte contraria.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, estima que la demandada ha vulnerado la marca: excluye la aplicación de la competencia desleal, fija los daños y perjuicios en 30.00 euros y ordena la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia en un diario de gran difusión nacional.

Se alza frente a tal decisión la parte demandada que invoca como motivos que ahora meramente se enuncian; 1º) Falta de competencia objetiva del tribunal para el conocimiento de las infracciones de marcas comunitarias; 2º) Falta de legitimación activa para ejercitar acción de infracción de marca comunitaria; 3º) Falta de aportación del título en que la demanda pretende basar su acción; 4º) Falta de acreditación de la existencia de riesgo de confusión; 5º) Improcedencia de la indemnización de daños y perjuicios; 5º) Arbitrariedad e ilicitud del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios; 6º) No ser ajustada a derecho la condena a la publicación de la sentencia; razones por las que solicitaba la revocación de la sentencia por otra que desestime íntegramente la demanda.

SEGUNDO. El Tribunal, dado que quien recurre es la entidad demandada, no así la parte actora que se ha aquietado al fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, va a enjuiciar en esta alzada exclusivamente y por ordenarlo el artículo 465-4 de la Ley Enjuiciamiento Civil , la acción basada en la infracción de marcas, quedando excluido de todo punto el enjuiciamiento de la competencia desleal; pues habiendo acumulado la parte actora acciones de infracción marcaria y de competencia desleal y desestimarse esta última en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, resulta inviable el ordinal octavo del escrito de oposición al recurso de apelación donde la parte actora solicita que para caso de estimarse el recurso de apelación se acoja la acción de competencia desleal, para mantener el fallo dictado, pues para tal pedimento como mínimo la parte afectada por tal gravamen debió interponer la impugnación de sentencia, ex - artículo 461 de la Ley Enjuiciamiento Civil , dado que es una acción expresamente motivada y fallada en su desestimación.

El primer motivo del recurso de apelación denuncia la falta de competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil, pues siendo la acción entablada de infracción de marca comunitaria en aplicación del artículo 48 de la Ley Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 84 bis 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , el conocimiento del asunto corresponde únicamente al Juzgado de Marca Comunitaria.

La parte demandada, es de observar, no planteó como es preceptiva la declinatoria conforme a los artículos 63 -1 y 64 de la Ley Enjuiciamiento Civil y únicamente alegó tal cuestión en trámite de conclusiones, acto procesal inviable para tal cuestión, conforme al artículo 433 de la Ley Enjuiciamiento Civil . Es más, nada de ello adujo en la audiencia previa que si bien lo tenía vedada, de acuerdo con el artículo 416 -2 de la Ley Enjuiciamiento Civil , si pudo alertar, en su caso, al órgano judicial que de oficio pudo estimarla, pero con el cumplimiento de los trámites exigidos para apreciar tal presupuesto de oficio.

Como la falta de competencia objetiva se denuncia por la apelante con base en la propia redacción de la demanda, la Sala estima que la conducta procesal de la parte demandada es desleal y contraria la buena fe procesal que debe imperar en el procedimiento, ( artículo 247-1 Ley Enjuiciamiento Civil ), al silenciar la denuncia de un presupuesto procesal que conoce desde que es emplazada y que intencionadamente calla para reservarse dicha cuestión y plantearla al final del proceso en la instancia, atentando a tal exigencia legal y que debe llevar a este Tribunal a rechazar el motivo del recurso ( artículo 247-2º Ley Enjuiciamiento Civil ).

En todo caso y siendo una cuestión apreciable de oficio conforme al artículo 48 de la Ley Enjuiciamiento Civil y que de acordarse provocaría, no la desestimación de la demanda -como de forma incorrecta e incongruente pide la apelante-, sino la nulidad de todas las actuaciones conforme al artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 225-1º en relación con el artículo 227-2 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Pero el Tribunal, tras revisar la demanda, no admite la falta de competencia objetiva, porque la acción entablada no se basa en la vulneración de una marca comunitaria ni el fundamento normativo de su petición es el Reglamento CE 207/209 de 26 febrero de 2009.

Si bien el hecho Primero de la demanda inicia con la titularidad de la entidad Altura Leiden Holding BV de la marca comunitaria DUSCHOLUX, nº 5239843, con su certificación de la OAMI, seguidamente se expresa con toda claridad 'la indicada sociedad es también titular de la marca española DUSCHOLUX, con el numero 537376.'.Si bien puede concurrir cierta imprecisión, de entrada con tal leyenda narrativa se excluye la afirmación del recurrente de que en ese pliego no se mencionaba a la marca española. Luego, dentro del mismo ordinal de tal pliego, explicita que la demandante es la licenciataria de la marca DUSCHOLUX. En los fundamentos de Derecho de tal escrito no se menciona ni invoca el mentado Reglamento de Marca Comunitaria, sino por el contrario, los preceptos legales que sustentan la legitimación, acción y pretensión de la demandante son de la Ley de Marcas (artículos 34 , 39 , 40 , 41 y 42 ) determinantes de la vulneración a los derechos de marca española.

Por consiguiente, la mención a marca española, su número identificativo, la licencia, y los fundamentos legales, excluyen que estemos ante una acción sobre marca comunitaria y por ende la exclusión de la competencia específica, exclusiva y excluyente, del Juzgado de Marca Comunitaria.

Es más, la parte demandada ahora recurrente, a la hora de contestar a esos fundamentos de jurisdicción y competencia, en pliego de contestación, expresó que nada tenía que objetar a los mismos, dando a entender -implícitamente- que se trataba de la defensa de la marca española y por normativa de la Ley de Marcas, posicionamiento que modifica -como se ha dicho- de forma desleal en el acto de conclusiones y que sirve para plantear una extemporánea e inviable falta de competencia objetiva para la alzada. Se rechaza el primer motivo de recurso de apelación.

TERCERO. El segundo motivo del recurso de apelación se centra en la falta de legitimación activa de la entidad DUSCHOLUX IBERICA SL para el ejercicio de las acciones planteadas con apoyo en los artículos 9 y 10 de la Ley Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 40 , 41 , 46 y 104 de la Ley de Marcas por no ser titular de la marca sino licenciatario de la misma.

El motivo debe ser desestimado. De entrada llama la atención que presentándose en el procedimiento la entidad actora como licenciataria de la marca DUSCHOLUX por convenio con la titular (sociedad igualmente identificada), plasmado en el documento aportado como número 3 de la demanda y así expuesto de forma clara y meridiana en el Hecho Primero y en el Fundamento de Derecho III de la demanda, la parte demandada a la hora de contestar, aceptó de forma expresa tal condición de la actora y su legitimación para el ejercicio de la acción y ahora en la alzada, introduce y plantea de forma novedosa, en contra de sus propios actos procesales, que la actora carece como licenciataria de tal legitimación. La Sala al igual que ha resuelto precedentemente califica este comportamiento procesal de desleal y contrario a la buena fe procesal exigida en el artículo 267-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil y resulta motivo incluso para obviar su planteamiento.

No obstante ello y no desconociendo que nos encontramos ante una cuestión revisable de oficio, bastará para su rechazo con el dato inconteste de que la demandante tiene justificado ser la licenciataria de la marca DUSCHOLUX, por contrato con carácter de exclusiva (estipulación 2) y para toda España; por tanto siendo titular de los derechos de uso sobre la citada marca que invoca ser lesionados por la actuación de la demandada, ostenta legitimación para el ejercicio de tales acciones, dado el inicial enunciado del artículo 40-1 de la Ley de Marcas , no siendo pertinente el argumento de la parte apelante de aplicación del artículo 124 de la Ley Patentes , cuando estamos ante una licencia en exclusiva.

CUARTO. El siguiente motivo de recurso de apelación se centra en la falta de acreditación de la vigencia de la marca española y de ausencia del título marcario que la parte demandada planteó en fase de conclusiones y sobre el que la sentencia nada dice. Se alega que en el buscador del Registro de Marcas aparece tal número de marca como 'ANESTECIDAN' y titularidad de Laboratorios Cidan SA; razón, alega, para desestimar la demanda.

El motivo ha de conllevar igual suerte que los precedentes por la relevante razón de que se introduce una defensa no planteada en contestación a la demanda sino que se alega por vez primera en conclusiones, es decir, al final del acto del juicio. La referencia a la marca DUSCHOLUX y número que expresa la demanda, 537376, no fue atacada en contestación a la demanda; es más, no se objetó de forma expresa la legitimación de la entidad actora y el número de la marca española.. Tampoco se impugnó en el acto de la audiencia previa el documento 1 de la demanda con referencia a la marca en España con número 537376; igualmente, no fue objeto de planteamiento como hecho controvertido la marca española, al contrario, visionado el soporte de grabacion de tal acto, fue expresamente calificado como no controvertido. Por tanto, alegar, ahora, en la alzada como motivo de defensa impeditiva para la estimación de la demanda, la falta de justificación del título de la marca española y su vigencia, es una defensa ex-novo cuyo planteamiento está proscrito por el artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil y la Sala el juicio revisorio que ha de desplegar en este recurso ordinario es a los hechos y alegatos jurídicos que las partes plantean en sus escritos rectores (demanda y contestación), por lo que es razón suficiente y sobrada para su rechazo.

Tampoco resulta admisible escribir como argumento para la alzada que se ha efectuado una labor de investigación/consulta en el buscador del Registro de Marcas con el resultado de que el número de marca proclamado en demanda es una marca y titularidad diferente, cuando no se aporta el documento que justifique tal alegación y la demandada admitió en la instancia la marca española y su número. En todo caso y para seguridad en la resolución, dado efectivamente la ausencia del título documental marcario español, este Tribunal ha efectuado igual operación que la apelante y si ha tenido respuesta positiva de la marca DUSCHOLUX identificada con el número H 0537376.

QUINTO.El siguiente motivo del recurso de apelación invoca la infracción del artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil y del artículo 34-2 de la Ley de Marcas por falta de motivación e inexistencia de riesgo de confusión, en el que se ataca igualmente que la marca DUSCHOLUX sea notoria por no acreditar la parte demandante los requisitos que para tal efecto determina el artículo 8.2 de la Ley de Marcas .

En cuanto a la falta de motivación no resulta admisible, porque la sentencia recurrida, si bien se explaya de forma extensa en aspectos legales y jurisprudenciales en el tema marcario, si que contiene la motivación ad hoc y especifica en el párrafo final del FD Sexto que la propia apelante reproduce, que si bien parco no por ello falto de explicación en la decisión fáctica y jurídica que sustenta el fallo y que le ha permitido su control via el actual recurso de apelación; siendo suficiente, a tal efecto, que la resolución ofrezca los datos indispensables para permitir conocer laratio decidendi, los razonamientos que sustentan su fundamentación y la decisión que contiene, realizando de ese modo los fines que con él se persiguen, que no son otros que facilitar la oportuna revisión jurisdiccional de la resolución y el adecuado control de la arbitrariedad judicial (cfr. SSTS 3-6-99 , 16-5-00 y 31-1-01 , que cita SSTC 6-6-94 , y 27-3-00 y SSTS 17-2-96 , 22-5-97 , 20-12-00 , 25-5-01 , 15-10-01 y 2-11-01 por citar algunas). Cuestión diversa es si el mismo es o no acertado jurídicamente.

En cuanto a la notoriedad de la marca DUSCHOLUX, la Sala, de entrada tiene que hacer ver la singularidad de este motivo por cuanto la sentencia recurrida no razona, siquiera menciona, que dicha marca sea notoria, concurriendo la imprecisión por falta de concreción en el fundamento legal estimado, si es el artículo 34-2 b) o el apartado c) dado que en el FD Sexto se transcriben los dos. Resulta evidente que el artículo 34-2 de la Ley de Marcas establece tres casos diferentes de infracción de los derechos marcarios, regulando cada uno de ellos supuestos y con elementos o requisitos diferentes, por lo que no pueden ser mezclados entre sí o confundirse sus elementos.

Con independencia de tal valoración del Tribunal ad quem, se ha de subrayar por su transcendencia que en la demanda no se afirma como hecho sustentador de la acción, que la marca DUSCHOLUX, sea notoria, sino que en el Hecho Tercero enunciado como 'Reputación de la marca, Importancia en su mercado', se dice que DUSCHOLUX es líder en el sector de mamparas y de reconocido prestigio con presencia en numerosos países (invocando para este extremo el certificado de la OAMI). Nada expresa o menciona de ser marca notoria; está de todo punto silenciado el artículo 8-2 de la Ley de Marcas . Además, no consta alegado en tal pliego inicial (y menos aportado a tal momento justificante instrumental) sobre alguno de los criterios de los establecidos en el mentado artículo 8-2 (volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio en el mercado). Es más, a la hora de fundamentar la infracción marcaria, no obstante la imprecisión que presenta tal escrito (al invocar el artículo 34 de la Ley de Marcas ), se describe el contenido del artículo 34-2 apartado b), invocando el riesgo de confusión y no el artículo 34-2 c) referido a la infracción de marca notoria o renombrada.

Cuando la parte demandada en su construcción defensiva niega el carácter de reputación e importancia de la marca, negando también sea notoria, impugnando el alcance que en la demanda se expresa de conocimiento de marca, acontece la reacción de la parte demandante defendiendo, en la audiencia previa, tal cualidad aportando en tal momento, un informe de posicionamiento de mercado (Doc. 15) elaborado en el año 2010 que el Juez, no obstante, admitió como prueba (pero obviada en sentencia) que es el documento que en oposición al recurso de apelación la parte demandante apoya tal notoriedad.

Esta Sala, con independencia de que tal documento está basado meramente en una encuesta telefónica, prescinde de tal instrumento toda vez que la sentencia recurrida no ha calificado de notoria la marca; que en la demanda no se mencionaba tal carácter y que, además, la acción de infracción esta residenciada en el riesgo de confusión elemento integrado en el supuesto del artículo 34-2, b) de la Ley de Marcas que no refiere a marca notoria. Repárese, también, que el supuesto tipificado en el artículo 34-2 c) se ciñe para los supuestos en que se confronta la marca notoria con un signo idéntico o similar pero aplicado a productos o servicios no similares o aquellos para los que se registra la marca y, al caso, estamos ante el mismo producto (hecho indiscutido), cual es las mamparas de baño/ducha.

En conclusión, la exclusión de 'marca notoria' determina quedar fuera de enjuiciamiento (amen de no ser deducida en la demanda) la vía del artículo 34-2 c) de la Ley de Marcas .

SEXTO. Siguiente motivo del recurso de apelación es la ausencia del riesgo de confusión para la apreciación de la infracción marcaria (artículo 34-2b) al que se añade por la recurrente que el uso que ha hecho de la marca de la atora es inocuo y escaso el tiempo, no teniendo además en su página web productos con la marca de la actora sino exclusivamente Profiltek y que no utiliza tal signo para sus productos. Se invoca también jurisprudencia del TJUE en la interpretación del artículo 5 de la Directiva 89/104 , en supuestos de uso de marca en el sistema de referenciación en Internet, para concluir que el uso desplegado no vulnera los derechos marcarios de la parte contraria.

La parte demandante imputa el uso por la demandada en el mercado informático del término clave de 'Mamparas DUSCHOLUX,' siendo este último singular vocablo la marca española de la que es licenciataria la demandante.

Efectivamente, queda constancia y no resulta discutido que en el servicio de referenciación de Google, introducido en el buscador las palabras 'mamparas Duscholux', aparece en pantalla, la parrilla de anuncios y en segundo lugar en su parte superior el siguiente anuncio:

Mamparas DuscholuxI profitek.com

Plegables. Abatibles. Correderas. Fijas. A medida. Diseño y Calidad.

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www.profitek.com

Por tanto, la confrontación determina que el signo empleado telemáticamente no es idéntico a la marca (al venir unido el vocablo genérico de mamparas), por lo que nos situamos en el caso del artículo 34-2 b) Ley de Marcas que exige además de tal identidad o semejanza, el riesgo de confusión del público que incluye el riesgo de asociación entre el signo y marca.

Si nos encontramos ante una marca denominativa, elemento distintivo y relevante en la conjunción de esos dos signos, usados por la demandada en la red social, con el fin de lograr el acceso del internauta a su página web y las litigantes están inmersas en el mismo sector especifico comercial y producto concreto (mamparas de baño/ducha), resulta evidente el riesgo de confusión.El usuario que desea una clase de mamparas identificada por la marca duscholux, en cambio, accede bajo tal marca a una empresa que no es la que comercializa tal clase de mamparas, sino a otra directamente competidora para la misma clase de producto. Que posteriormente al clikear sobre tal anuncio, una vez dentro de la página web de Profitek no aparezca ya DUSCHOLUX, no puede obviar que la captación del cliente se ha consumado y se ha hecho con el uso de una marca del que no se tiene autorización para su uso. La intensidad de tal uso no es determinante en la declaración de la infracción y puede conllevar relevancia, en su caso, en las consecuencias de la misma.

Igualmente a idéntica solución se ha de llegar tomando los criterios que la parte apelante invoca en la interpretación del artículo 5 de la Directiva 89/104 (precepto reproducido en el artículo 34-2 apartados a ) y b) de la Ley de Marcas ) en las sentencias del TJUE de 23/3/2010 ( C-236/08 ); 25/3/2010 ( C-278/08 ); 8/7/2010 ( C-558/08 ) y 22/9/2011 ( C-323/09 ). Falla la sentencia citada de 8/7/2010 :

" El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas , en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de una palabra clave idéntica o similar a esta marca, seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero."

En el caso presente amen de acreditarse la confusión como se ha expuesto, está acreditada el menoscabo de la función de indicación del origen de la marca, pues el anuncio que se revela en pantalla tras buscar el usuario, lleva inmerso la marca y anudado de forma inmediata y sin solución de continuidad la nominación y dirección telemática de la demandada, con una descripción de formas multiples de mamparas, por lo que en tal situación, el internauta tiene difícil deslindar que tales productos (mamparas) tienen un origen diverso a dicha marca (duscholux), además, enunciada y resaltada (como se ha reproducido supra) en el anuncio en mayúsculas y en negrita, junto con la empresa demandada.

Por tales consideraciones y con las precisiones legales expuestas ha de confirmarse el pronunciamiento declarativo de infracción marcaria fallado en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

SEPTIMO. La parte apelante invoca dos motivos por los cuales entiende improcedente la condena a la indemnización de daños y perjuicios; el primero, por infracción del artículo 42 en relación con el artículo 34-3 de la Ley de Marcas ; el segundo, por vulneración del artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil y 43 de la Ley de Marcas por incorrecta aplicación de los criterios legales para determinar el importe de la indemnización de daños y perjuicios.

El Tribunal ha de estimar el primer punto del presente motivo de recurso de apelación y entiende que no se cumplen los presupuestos fijados por el legislador en el artículo 42 de la Ley de Marcas para la indemnización de daños y perjuicios que conllevará a no ser necesario analizar el segundo apartado

En la demanda se pedía por tal concepto, dada la elección fijada legalmente en el artículo 43-2 de la Ley de Marcas , la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia para utilizar la marca conforme a derecho (43-2,b) y lo fijó conforme al dictamen pericial aportado con la demanda en un 3 % aplicado sobre el volumen de ventas conforme al resultado de las cuentas sociales de la demandada depositadas en el Registro Mercantil y con carácter subsidiario se pedía el 1 % sobre ese volumen de ventas en aplicación del artículo 43-5 de la misma Ley .

La sentencia, en atención a la postura de la propia demandante en conclusiones en el acto del juicio, se aparta de tales criterios y fija sin mayor explicitación una cantidad por daños y perjuicios en 30.000 euros.

Ahora bien, resulta inconteste que el uso de la marca por la demandada ha sido exclusivamente en redes telemáticas y para el servicio de referenciación en Google, por tanto con derecho de la demandante a prohibir tal uso en ese comercio electrónico conforme al artículo 34-3 e) de la Ley de Marcas , pero tal supuesto está excluido de la procedencia automática, ('en todo caso' describe el precepto), de indemnización de daños y perjuicios del artículo 42-1 (regulador de los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios) al referirse a los actos previstos del artículo 34-3 apartados a) y f) que al caso no concurren pues no hay producto alguno de la entidad ni su presentación por la demandada que lleve puesto signo similar o idéntico a la marca.

Por consiguiente, resulta de aplicación el artículo 42-2 que excluye tal indemnización en el resto de casos del art 34-3, cuando requerido por el titular de la marca, se cesa en tal uso. En el caso presente queda justificado con el documento 10 de la demanda que DUSCHOLUX IBERICA requirió a la demandada en 25/5/2012 para que retirase en el plazo de tres días de la publicidad en Google las palabras clave 'mamparas Ducholux'. La demandada contestó que cesó en tal uso el día 28/5/2012 y ello ha quedado acreditado por tres medios de prueba; a) el documento 11 de la demanda que muestra un pantallazo en Google en 26/10/2012 donde puesta las palabras clave 'mamparas duscholux' ya no aparece el anuncio descrito supra; 2º) la declaración testifical de Pedro Jesús persona que gestiona tal servicio de publicidad en la red informática de la demandada y 3º) el propio oficio cumplimentado por Google (f.437) que certifica que el 28/5/2012 fue la fecha final en que las palabras 'mamparas ducholux' generó una impresión en el anuncio dinámico.

En consecuencia, por aplicación del artículo 42-2 de la Ley de Marcas y fijada supra la falta de constancia de marca notoria, resulta improcedente una condena de daños y perjuicios debiendo ser revocada tal condena.

OCTAVO. El último punto del recurso de apelación ataca la condena por la sentencia a la publicación de la misma en un diario de tirada nacional, invocando jurisprudencia que alecciona no ser una medida automática y que la conducta infractora cesó hace mas de 3 años, no aportándose de contrario prueba alguna sobre la producción de desprestigio a la imagen de la actora y por ende no es pertinente su adopción, porque nada va apaliar ni reparar.

La parte apelada aduce que se trata de un hecho nuevo, alegato que el Tribunal considera inadmisible desde el momento en que se ejercitó tal acción, se contestó pidiendo su desestimación y la sentencia la estima; además porque no pueden ser hechos nuevos las premisas determinantes de la estimación de la acción planteada.

El artículo 41-1 apartado f) de la Ley de Marcas , faculta al titular del derecho de marca afectado a instar la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. No puede obviarse que tal acción está fundada en poner en conocimiento la infracción marcara producida y que las personas afectadas por tal sector en el que incide la marca conozcan la misma, en aras a consumar en la medida de lo posible la eficacia de tal declaración judicial y la reposición del buen nombre de la marca afectada por tal infracción.

Al caso la sentencia razona que resulta procedente para el resarcimiento de la mala imagen producido y paliar los efectos perniciosos de la infracción. La Sala, en cambio, ha de acoger el motivo de recurso, en primer lugar y de forma especial, porque advertida la demandada de la infracción que estaba cometiendo con el uso de palabras clave en la red social, cesó de forma inmediata en tal conducta en el sistema de referenciación en Internet; en segundo lugar en atencion al tiempo dela infraccion (35 dias), el contexto en que se produce -en el mercado electrónico- y la efectividad operada, sólo en 37 ocasiones de acuerdo con el oficio remitido por Google, habiendo cesado por completo desde mayo de 2012 y por último porque nada consta ni se ha justificado sobre esa mala imagen, cuando por otro lado no se estima la acción de daños y perjuicios. Estos motivos determinan resulte innecesario por infructuosa dicha publicación.

NOVENO. En orden a las costas procesales se mantiene el pronunciamiento fijado en la sentencia recurrida para la instancia; sin pronunciamiento de las causadas en la alzada por la estimación parcial del recurso de apelación conforme al artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Profiltek Spain SA contra la Sentencia dictada en fecha de 31/3/2015 por el Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia, en proceso Ordinario nº 1358/2012, revocamos en parte dicha resolución, y con estimación parcial de la demanda:

1º)Ratificamos el pronunciamiento 1 de la sentencia recurrida.

2º)Se revoca y se dejan sin efecto los pronunciamientos reglados en el ordinal 2 del fallo de la sentencia del Juzgado.

3º)Se ratifica el pronunciamiento 3 de costas procesales y no se hace imposición de las causadas en la alzada con la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin ulterior declaración, procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución, uniéndose certificación al Rollo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.