Sentencia Civil Nº 377/2016, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, Rec 94/2016 de 01 de Julio de 2016

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00377/2016

SENTENCIA núm. 377/2016

ILMOS. Señores:

Presidente:

D. PEDRO ANTONIO PEREZ GARCIA

Magistrados:

D. ANTONIO PASTOR OLIVER

D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO

En ZARAGOZA, a Uno de Julio de dos mil dieciséis.

En nombre de S.M. el Rey,

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 210/2014, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 94/2016, en los que aparece como parte apelante, CERRAJEROS ZARAGOZA S.L. y D. Cirilo , representados por la Procuradora de los tribunales, Dña. MARIA NIEVES OMELLA GIL, asistidos por el Abogado D. JORGE AGUADO GRACIA, y como parte apelada, Dña. Africa , ARTIEDA DECORACIONES S.L., D. Fausto , representados por la Procuradora de los tribunales, Dña. MARIA PILAR ARTERO FERNANDO, asistidos por el Abogado D. ENRIQUE GARASA TURRAU, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 22 de Septiembre de 2015 , cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: 'Desestimar la demanda presentada por la mercantil CERRAJEROS ZARAGOZA, SL, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. NIEVES OMELLA GIL y asistida por el Letrado D. JOSE MANUEL CHARRO DE LA FUENTE, contra la mercantil ARTIEDA DECORACIONES, SL, D. Fausto , Y Dª. Africa representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. PILAR ARTERO FERNANDO y asistida por el Letrado .D. ENRIQUE GARASA TARRAU, y en consecuencia absolyer a la parte demandada de los pedimentos de la misma. Estimar la demanda reconvencional presentada por la parte demandada, y en consecuencia: Declaro nula la marca mixta española número 2781304, denominada CERRAJEROS ZARAGOZA, titularidad de Cirilo , Declaró nula la marca mixta española, número 2783618, denominada CERRAJEROS ZARAGOZA, titularidad de don Fausto .

Ordeno librar mandamiento a la OEPM para que proceda a la cancelación registral de las marcas indicadas quehansido declaradas nulas. Se declaran las costas de oficio.'.

SEGUNDO.-Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de CERRAJEROS ZARAGOZA S.L. y D. Cirilo , se interpuso contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.-Recibidos los Autos y CD, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 25 de Abril de 2016.

CUARTO.-En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen a los de la presente resolución y;

PRIMERO.-Antecedentes procesales

Ejercitó la parte actora, titular de una marca mixta, una acción tendente a declarar la nulidad de la marca de la que es titular la demandada; subsidiariamente, la caducidad de la misma y conjuntamente las acciones de infracción del derecho de marca y de competencia desleal por actos de confusión, engaño y denigración frente a la titular de otra marca meramente denominativa. Esta interesó la desestimación de la demanda y reconvino interesando la nulidad absoluta de la de actora por falta de carácter distintivo. La actora reconvenida se opuso a tal declaración.

La sentencia de la instancia desestimó la demanda inicial, estimó la reconvención y declaró, a su vez, la nulidad absoluta de la marca de la demandada.

Frente a tal resolución se alza la actora por la vía del recurso de apelación fundada en:

1) En la infracción de los arts. 209 , 217 y 218 de la LEC :

a) El art 209 ha sido infringido en cuanto la resolución no es exhaustiva pues no se pronuncia sobre todas las cuestiones planteadas.

b) No se ha aplicado correctamente el art. 217 de la LEC en cuanto se ha infringido la regla de la carga de la prueba pues el hecho controvertido, el carácter distintivo de la marca, no resulta probado por la actividad probatoria de la parte demandada, que es la que tiene tal carga procesal.

c) Existe incongruencia omisiva ex art. 218 de la LEC en cuanto no se pronuncia la sentencia ni justifica la desestimación de las acciones de competencia desleal.

1) La sentencia recurrida no valora los hechos en los que se basan las acciones de la Ley de Marcas y de la LCD sino tan solo los hechos que precisa para la posterior fundamentación jurídica.

2) A juicio de la sentencia la estimación de la acción de nulidad de la marca determina la desestimación de todas las pretensiones ejercitadas.

3) La sentencia omite el tratamiento de la legitimación activa del demandado reconviniente.

4) Las acciones de competencia desleal son compatibles con las fundadas en títulos marcarios.

5) El elemento denominativo no es el más importante en la marca.

6) No se acredita que concreto precepto del art. 5 de la LM que resulta infringido.

La demandada se opone al recurso e impugna la sentencia en el sentido de que estima que no se dan las dudas de hecho o de derecho, complejidad de la causa, falta de congruencia de la demandada e intervención del principio de orden público, que justificaron que, pese a estimarse la reconvención y desestimarse la demanda, no se le impusieran las costas a la actora.

Atendiendo a lo anterior, pueden dividirse los motivos o causas de impugnación de la sentencia en los siguientes:

a) Falta de exhaustividad de la sentencia e incongruencia omisiva y de fundamentación en cuanto no justifica por qué la estimación de la nulidad absoluta de la marca de la que es titular el actor implica la desestimación de las acciones de competencia desleal entabladas que son compatibles y aplicables en defecto de inexistencia de un derecho exclusivo de marca. Tal alegación la extiende a la falta de legitimación activa de la demandada reconviniente opuesta por la actora y no justificada su desestimación por la resolución recurrida.

b) Error en la valoración de la prueba en cuanto se infringe, de una parte, el art. 217 de la LEC pues no era carga de la prueba del actor acreditar el carácter distintivo de su marca y que no se ha acreditado la falta de distintividad y, de otra parte, no se ha valorado correctamente la prueba por lo que existe error en su valoración en cuanto el elemento gráfico ha de primar sobre el denominativo de la marca y determina su carácter distintivo.

c) Error en la aplicación del derecho en cuanto no se ha determinado cual es el precepto en el que se funda la falta de distintividad.

SEGUNDO.- Falta de exhaustividad de la sentencia e incongruencia omisiva y de fundamentación

A juicio de la actora no se ha cumplido con los deberes impuestos en los arts. 209 y 218 de la LEC atinentes a la exhaustividad de las sentencias, su motivación y congruencia.

Concretamente, imputa que la resolución de la instancia no ha valorado la totalidad de los hechos acreditados, sino aquellos que hacían referencia a la acción de nulidad absoluta entablada. También se le imputa que la sentencia no ha resuelto, incurriendo en incongruencia omisiva, cuestiones como la falta de legitimación activa imputada a la demandada o la estimación o no de las acciones por competencia desleal entabladas.

A este respecto, es pertinente traer exponer la doctrina del TS referente a la distinción entre motivación y congruencia.

Así, la sentencia nº 169 de 2016 de 17 de marzo de 2016 declara que:

1.- Tal y como hace el propio artículo 218 LEC , hay que distinguir entre congruencia y motivación. La congruencia a la que se refiere el primer apartado de dicho precepto es la denominada 'congruencia externa', es decir, la que requiere correlación entre los pedimentos de las partes y los pronunciamientos de la resolución judicial. Sin embargo la llamada 'congruencia interna', que más podríamos calificar como coherencia argumentativa o correspondencia entre lo argumentado y lo fallado, no se refiere a dicha correlación entre pretensiones y fallo, sino a la lógica de la argumentación del tribunal y está más en relación con el segundo apartado del precepto que con el primero. Estos casos de ' incongruencia interna' han sido considerados por el Tribunal Constitucional como lesivos del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, puesto que la contradicción entre la fundamentación y el fallo de una resolución no es un vicio de incongruencia, sino un defecto de motivación, al ser la que resulta, irrazonable y contradictoria (por todas, SSTC 42/2005, de 28 de febrero ; 140/2006, de 8 de mayo ; y 127/2008, de 27 de octubre ). Con lo cual, su ámbito de inclusión en un recurso por infracción procesal tendría más encaje en el número 4º del artículo 469.1 LEC , que en el número 2º invocado por la parte recurrente ( sentencia de esta Sala núm. 634/2015, de 10 de noviembre ).

2.- En relación con lo expuesto, tiene declarado la jurisprudencia de esta Sala que la lógica a que se refiere el art. 218.2 LEC es la de la argumentación - entramado argumentativo-, exposición de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas, ni quepa al socaire de dicho precepto traer al campo del recurso extraordinario por infracción procesal el debate sobre las cuestiones de fondo, dentro de las que se comprenden los juicios de valor en relación con la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, que corresponden al ámbito del recurso de casación ( Sentencias 888/2010; de 30 de diciembre ; 232/2012, de 23 de abril ; 586/2013, de 8 de octubre ; 215/2013 bis, de 8 de abril ; y 634/2015, de 10 de noviembre , entre otras muchas). Es decir, como precisó la Sentencia 705/2010, de 12 de noviembre , la exigencia del art. 218.2, 'in fine', LEC de que la motivación debe ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón se refiere a la exposición argumentativa del Tribunal y no a si es lógica la interpretación jurídica, ni la conclusión de este orden extraída, efectuadas por la resolución recurrida, pues se trata de cuestiones de fondo propias del recurso de casación.

Sobre esta base, existe la congruencia entre elpetitumde la demanda y lo resuelto por la sentencia tachada de incongruente, la total desestimación de las pretensiones de la actora, por lo que no se da la incongruencia denunciada en cuanto, como manifiesta la STS nº 202/2016 de 1 de abril de 2016 , la misma consiste en:

'el desajuste entre el fallo de la sentencia y las pretensiones de las partes se produce y se exterioriza por la falta de pronunciamiento sobre alguna pretensión oportunamente deducida'.

Por tanto, podrá en el caso concreto existir una infracción en el deber de motivación, que podrá ser revisado y corregido en esta instancia, pero no existe ni falta de exhaustividad sobre la resolución de las pretensiones de la actora, ni la falta de congruencia denunciada.

En este sentido, en la resolución recurrida no existe manifestación alguna, fuera de la declaración sobre la íntegra desestimación de la demanda y la declaración de que resultan incompatibles el resto de las acciones con la declaración de la nulidad de la marca, que permita justificar la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Error en la valoración de la prueba

Considera la recurrente que el mismo se manifiesta en diversos aspectos.

-No se valoran otros hechos que los que conducen a la estimación de la acción de nulidad absoluta de la marca del actor.

-Considera la actora infringido el art. 217 de la LEC en cuanto no tenía la actora la prueba del carácter distintivo del signo en litigio.

-Considera que los demandados carecen de legitimación activa para ejercer la acción de nulidad absoluta.

-Considera que el signo registrado a su nombre bajo la marca nacional nº 2.781.304 no es un signo genérico y no distintivo.

-Considera que concurren los actos de competencia desleal relatados y no resuelto su desestimación más allá de un genérico argumento de incompatibilidad de las acciones.

-Hechos objeto de prueba:En una operación lógico-jurídica planteada por la demandada por medio de reconvención la nulidad absoluta de la marca que funda tanto las acciones de nulidad como las acciones de infracción de marca, fuera del examen de los elementos fácticos que se refieren a la misma, composición, registro, sector de negocio al que se dirige y uso de la misma, no se precisa mayores valoraciones para concluir que, si esta es nula, las acciones marcarias de infracción de marca perecerían. De otra parte, ciertamente no podía haberse examinado la posible nulidad relativa de la marca de la demandada, dado que la que con ella colisionaba fue declarada nula y que esta consiente la nulidad absoluta declarada 'por causa de orden público', por lo que el examen de tal pretensión se tornaba estéril.

Infracción del art 217 de la LEC :En modo alguno se declara en la resolución recurrida que la carga de la prueba del carácter distintivo de la marca corresponde al actor; por el contrario, en cuanto causa de nulidad absoluta ha de imputarse su carga al que ejercita la acción de nulidad en cuanto hecho constitutivo de su pretensión. Simplemente la prueba practicada, documental, interrogatorio de parte y testifical, le basta para concluir que el signo no es distintivo, sin afectar a tal conclusión una distribución errónea de la carga de la prueba.

La legitimación activa:Es esta una cuestión de carácter no formal sino preliminar al fondo, que la doctrina relaciona con la coherencia entre la posición jurídica alegada y los efectos jurídicos pretendidos, examinable incluso de oficio - sentencia de esta Sala nº 306/2013 de 13 de julio de 2013 -.

En el presente caso, el artículo 59 de la LM establece que:

La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada:

a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

Es esta una cuestión en la que el derecho nacional guarda alguna distancia del Reglamento de Marca Comunitaria que viene a establecer una verdadera acción popular, limitando la legitimación individual la norma española a cualquier persona física o jurídica que resulte afectada u ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo.

Algún sector de la doctrina (Botana Agra) considera que ha de realizarse una interpretación amplia en la que se incluyen tanto a titulares de derechos anteriores, fabricantes y comercialmente concurrentes en el mercado e, incluso, los propios consumidores.

No abundan las declaraciones judiciales al respecto, si bien atendiendo su identidad de razón, en cuanto para el ejercicio de la acción de caducidad se estimable la misma exigencia legitimadora puede citarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 28 de enero de 2010 -Ponente Sr. Sancho Gargallo- que declaró que:

'La Sala coincide con al análisis hecho por el juez mercantil de que el art. 59 a) LM no reconoce legitimación activa para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso a cualquiera que tenga capacidad procesal, como sí hace elart. 55 RMC,sino que debe concurrir un interés legítimo, aunque éste no puede equipararse a que el actor venga usando un signo igual o semejante en el mercado para distinguir los mismo productos. Con acierto la sentencia de primera instancia acude a una interpretación teleológica y sistemática, cuando interpreta el alcance del 'interés legítimo', teniendo él cuenta el sentido de la acción de caducidad por falta de uso y, en concreto, la finalidad perseguida por el legislador con esta institución: reducir el registro de marcas a aquellas que sean efectivamente usadas y evitar las marcas de cobertura, cuyo interés no es su uso a título de marca sino impedir que ese signo u otros semejantes puedan ser usados, sin que susciten conflictos, por otros. Para hacer efectiva esta limpieza del Registro es lógico que sin caer en una legitimación general, ésta se supedite a la concurrencia de un 'interés legítimo' interpretado en un sentido amplio o general, de modo que se reconozca a quien opera en el mercado comercializando productos relacionados con aquellos para los que están registradas las marcas cuya caducidad por falta de uso se pide, con la finalidad de evitar conflictos con sus propias marcas. La actora es titular de la marca notoria DODOT aplicada a productos para niños (pañales y toallitas), que guardan relación con los productos de las marcas DODIE objeto de caducidad, como se desprende del estudio de mercado aportado con la demanda (documento nº 36). En última instancia el interés legítimo que le estamos reconociendo a la actora es el de dejar de estar afectada, o evitar serlo en el futuro, en el desarrollo de su actividad en el mercado por las restricciones que derivan del registro de unas marcas no usadas. Por esta interpretación amplia de 'interés legítimo' optamos en nuestra anterior sentencia de 26 de junio de 2008 (RA 638/2007), citada por la sentencia recurrida'.

En este sentido, pueden citarse también la sentencia del TS nº 57/2015, de 24 de febrero y la de 22 de diciembre de 2005.

Estima la Sala que en este caso la acción la ejercita un competidor en el mercado que se ve constreñido en su actividad por el signo marcario que trata de anular por falta de distintividad. Por ello, concurre la legitimación activa exigida en los términos expresados.

El signo registrado por el actor no es un signo genérico sino distintivo de los servicios prestados por el actor:Considera la recurrente que la marca de la actora, una marca mixta denominativa y gráfica, que incluye la expresión 'cerrajeros Zaragoza', la primera palabra en rojo y la segunda en mayor tamaño y en color negro, junto con un escudo a su derecha que sobre un fondo rojo coloca un felino en blanco y mirando hacia la izquierda, en su conjunto tiene un valor distintivo y apto para ser registrado.

Atendiendo a los distintos componentes de la marca registrada mixta, denominativa-gráfica, nº 2.781.304 resulta claro que la expresión 'cerrajeros' es genérica, en cuanto se refiere a una actividad de prestación de servicios. De otra parte, la expresión 'Zaragoza' denota procedencia. Entiende la actora, y la Sala está conforme con ello, que la fuerza distintiva del signo reside en la conjunción de los signos y, especialmente, en el elemento gráfico. No solo en la existencia de la cabeza de un felino de color blanco sobre fondo rojo, sino también por el hecho de que la expresión Cerrajeros va en color negro y la expresión Zaragoza en color rojo.

El examen de la marca en su conjunto como la suma de los signos referidos muestra que la misma tiene valor distintivo en cuando parece algo distinto a la mera suma de sus elementos y permite identificar a la marca con una actividad y unos concretos profesionales que la ejercen.

En este sentido, la reciente STS nº 98/2016 de 19 de febrero de 2016 en un supuesto en el que se había negado por la recurrente la distintividad de la marca declara que:

'3.- El carácter distintivo del signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios concretos para los que fue solicitado el registro de la marca, y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante. Pero, de la propia norma se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación de registro, por lo que debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público al que va destinada distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al hacer una compra (STJCE de 29 de abril de 2004, caso Proctel).

Más aún, la capacidad distintiva de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento adicional de fantasía o de un mínimo de imaginación; una marca no procede necesariamente de una creación, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores (STJCE 16/9/2004, caso 'SAT-2').

Por otro lado, estando prohibido el empleo exclusivamente de signos carentes de distintividad en sus diversos supuestos, sin embargo ya dijimos que pueden tener este carácter conjugando varios de ellos, cuando así se logre la suficiente fuerza diferenciadora o capacidad distintiva ( art. 5.3 LM ). La mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo, no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo.

...

6.- Debe tenerse en cuenta, además, que las marcas litigiosas no son únicamente denominativas, sino que son marcas mixtas. Se componen de la denominación y de un elemento figurativo (la disposición ascendente o descendente de las letras). Por lo que su distintividad reside también en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987, nº 368/87 ), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales (STJCEde 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, 'Limoncello della Costa Amalfitana'). Ya que como dijo laSTJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97 ,Lloyd Schuhfabrik Meyer:«[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».

En parecido sentido se pronuncia la sentencia del TS nº 382/2016, de 19 de mayo .

Por tanto, en el presente caso, con arreglo a lo razonado, la adición o sumatorio de los signos por sí mismos genéricos unidos en su disposición espacial así como la unión de los signos denominativos con el gráfico conducen a la creación de un signo que tiene sustantividad propia para los consumidores.

Por tanto, el recurso ha de ser estimado en este extremo y reputar que la marca cuestiona tiene valor distintivo.

CUARTO.-Acciones en defensa de la marca inscrita

Cuestionan los demandados, en primer lugar y con carácter previo al examen de la acciones de infracción del derecho de marca, conforme al art. 41.2 de la LM , el uso de marca por los actores alegando su caducidad.

Mantienen los actores que la campaña publicitaria en las Páginas amarillas correspondiente a los años 2008 y 2009 justifica el uso de la marca. Si a ello se une que la declaración del Impuesto de Sociedades de 2013 de Cerrajeros Zaragoza S.L. entidad licenciataria de la marca, se formuló en plazo y pese a su base imponible negativa parece responder a una entidad en funcionamiento, aun faltando acreditación de la prestación de servicios determinados en su ámbito propio de mercado, la Sala estima que la marca no ha caducado, sino que por el contrario no ha trascurrido para ello el plazo de 5 años falta de toda explotación, y que a partir del año 2013, como el propio actor Sr. Cirilo explicó en su interrogatorio de parte, fue objeto de reactivación la sociedad actora y, con ella, la actividad cubierta por la marca.

Sentado lo anterior, lo cierto es que no consta en la causa prueba o indicio alguno, fuera de ser sus participaciones de la titularidad de los demandados, de que la entidadARTIEDA DECORACIONES S.L.explotase ni la marca cuya nulidad se solicita, ni ejercitase este ámbito de actividad, la propia de una industria de cerrajería. En consecuencia, se estima la falta de legitimación pasiva invocada respecto a la referida entidad.

De otra parte, incluso, dado el previo conocimiento del actor Sr. Cirilo y el Sr. Fausto , como se desprende de la declaración del actor y del testigo Sr. Juan Enrique , unido al hecho reflejado por la declaración del segundo de que a la solicitud previa del actor se unió la posterior del demandado y que fue comunicado a este la existencia de la previa petición de registro del signo por el Sr. Cirilo , dado que ambos encomendaron el registro de su marca al mismo agente, puede inducirse que hubo mala fe en la actuación del demandado.

Así, ha recogido esta Sala entre otras en su sentencia nº 394/2014 de 15 de diciembre de 2014 la doctrina sobre la existencia de la mala fe del TS y del TJCE al declarar que:

'En este sentido, es doctrina reiterada del TS (sentencias de fecha 7 de febrero de 2012 y 13 de enero de 2012 ) que:

'La sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo, estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta, se considera socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo -ya que también la buena fe refleja un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda tomarse en consideración-.

En la sentencia 414/2011, de 22 de junio , expusimos que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos.

En la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria -del mismo contenido que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacó, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C- 529/2007 ), que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente en el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

Añadió dicho Tribunal que el conocimiento del solicitante puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha previa utilización, ya que, cuánto más antigua sea ésta, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de ella en el momento de presentar la petición'.

En el mismo sentido, también ha declarado que:

'La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes ( STS 5 de septiembre de 2013 y 23 de noviembre de 2010 ).

Y, asimismo, en STS de fecha 9 de Julio de 2013 que:

'Además, como precisa la sentencia del Tribunal de Justicia (CE) de 11 de junio de 2009 (C-529/2007), la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso. En particular, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.

Por tanto, no solo existe prioridad registral sino que, a la vista de las circunstancias del caso,puede concluirse que el demandado actuó de mala fe, tendente al registro de un signo que le constaba había sido objeto de petición de registro previa por un competidor directo en su mismo ámbito espacial de actuación.

En cuanto a los actos de infracción del derecho de marca lo cierto es que el uso de la marca de la que era titular el Sr. Fausto ha infringido el derecho de marca de los actores, pues no solo el uso de la marca preferente, CERRAJEROS ZARAGOZA, sino el uso del signo no registrado que guardaba cierta similitud con el de los actores, un escudo con un león mirando a la izquierda en el que constaba la inscripción CERRAJEROS ZARAGOZA, aun no siendo un signo registrado en estos términos, su evidente similitud con el de los actores suponía también una infracción del derecho inscrito. Por ello, la infracción se produjo en un doble ámbito, el uso de la marca inscrita a nombre del Sr. Fausto , la Nº 2.783.618 y, de otra parte, el uso del signo no registrado ya descrito muy similar al registrado por el actor.

En consecuencia, se estima que conforme a los arts. 41 y 52 de la LM , procede la estimación de la acción de nulidad relativa, la de cesación de la infracción y la de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

Del examen de las pruebas practicadas se desprende que fuera del dictamen del Sr. Desiderio , no sometido por otra parte a contradicción en el acto del juicio, no existe prueba alguna de los daños y perjuicios que el uso de la marca declarada nula y sus circunstancias y las demás actuaciones contrarias a la marca inscrita han ocasionado a los actores.

En consecuencia, los mismos han de quedar reducidos a la opción entre el 1% de la facturación o el importe de 1.050 euros que el perito fija como perjuicio ocasionado a la marca que, a la vista de las actuaciones descritas en esta resolución, se estima razonable.

Por ello, los daños y perjuicios ocasionados y que deben ser indemnizados quedan reducidos a la mayor de estas cantidades: el importe del 1% de la facturación en los dos últimos años, únicos en los que consta la existencia de la infracción del derecho de marca de los actores, o en el importe de 1.050 euros señalado en el dictamen como el perjuicio para la marca.

En definitiva, el recurso ha de ser estimado también en este extremo.

-Considera que concurren los actos de competencia desleal relatadosy no resuelto su desestimación más allá de un genérico argumento de incompatibilidad.

Fuera de la alegación de incompatibilidad de las acciones de competencia desleal no se observa manifestación alguna que justifique la desestimación de las acciones por concurrencia desleal Se trata de un defecto de motivación conforme a lo ya razonado que exige su subsanación.

QUINTO.-Acciones con fundamento en la Ley de Competencia Desleal

A su juicio, las mismas se funda en dos hechos:

a) El uso por la demandada de los signos registrados por la actora.

b) El uso en su publicidad de la denominación social de la actora, Cerrajeros Zaragoza S.L.

Plantea la demandada, en primer lugar, la falta de legitimación activa de la entidad Artieda Decoraciones S.L. y de D. Fausto pues no ejercieron las acciones que se le imputan.

Esta alegación ha de ser parcialmente estimada en cuanto Artieda Decoraciones S.L. no consta en la causa, ningún elemento probatorio resulta al efecto, haya ejercitado por sí o por sus empleados actividades o servicios de cerrajería, ni siquiera estas actividades parecen constar incluidos en su objeto social. Por ello, esta alegación ha de ser estimada.

Respecto a D. Fausto , este parece que ejerce por sí o por su esposa -de hecho la demandada acepta en su contestación que esta es la que desarrolla tal negocio- la actividad de cerrajero, que encomendó a un amigo, Sr. Indalecio , la elaboración o diseño de una página con la denominación Cerrajeros Zaragoza la que se reconoce por error que se incluyó tal denominación como una razón social, razón social que desde el año 2009 correspondía a la actora Cerrajeros Zaragoza S.L. Tal conclusión parece en principio desmerecer su carácter ajeno a la actividad de cerrajería, lo que puesto en relación con las referencia en las actas notariales de fechas 16 de enero, 27 enero y 14 de mayo y 24 de noviembre 2014 a su actividad como Cerrajeros Zaragoza permite rechazar la falta de legitimación pasiva inicial invocada.

Como primera conclusión, la Sala ha de partir de los efectos de la declaración de validez de la marca mixta nº 2.781.304 del actor y de la nulidad de la marca nº 2.783.618 titularidad del demandado y que se han fijado anteriormente con arreglo a la normativa sobre propiedad industrial. En consecuencia, los actos de competencia desleal fundados en la protección que otorga el signo marcario han de ser resueltos con arreglo a la norma marcaria citada.

El segundo grupo de actuaciones viene dado por el uso, por otra parte no discutido por la demandada, aunque alegue que fue por un mero error, el uso de la denominación del actor, Cerrajeros Zaragoza S.L. en su publicidad realizada en la página web de la demandada. La misma está documentada en las actas notariales de constancia de fechas 16 y 27 de enero, 14 de mayo y 24 de noviembre de 2014 ya referidas, por el propio reconocimiento del testigo Don. Indalecio , en incluso no es negado por los demandados, amén de que consta acreditada la confusión generada al menos en un caso -declaración de la Sra. Inés .

Desde el punto de vista meramente comercial, que fuese un error, bien del informático que diseñó la página y que dio por sentado que los demandados actuaban a través de una sociedad limitada, o por el propio comitente que no verificó este extremo, permite atribuir a su actuar dos características relevantes, tenía incidencia en el mercado ( art. 2 LCD ), y, además, amén de ser objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe, aunque no fuera intencionado tal acto fue realizado sin la debida diligencia, con la transcendencia que tendrá a los efectos del art 32.1 5ª de la LCD , indemnización de daños y perjuicios. No solo fue negligente la inclusión de este extremo, que la entidad Cerrajeros Zaragoza S.L. era la titular o el prestador de servicios en la página web de los demandados, sino que la actividad se mantuvo con incidencia real en el mercado hasta por lo menos 24 de noviembre de 2014 según acta notarial al efecto, estimando también insatisfactorias las explicaciones dadas por el testigo Don. Indalecio sobre estos extremos al mantener que la información colocada en el servicio BLOGGER de Google se replicó en el buscador Google +, concretamente en el perfil de D. Fausto , lo que también denota, tras el daño causado un cierto nivel de indiferencia o falta de diligencia en su eliminación.

Sobre estos hechos acreditados, atribución de la identidad del actor por parte de los demandados durante los años 2013 y 2014 como prestador de los servicios realizados por los estos, los actos reúnen los requisitos de engañosos, pues se falta a la verdad sobre la identidad del prestador de servicios, son actos de confusión en cuanto se origina una duda sobre quien es el verdadero prestador de los mismos y, en su caso, si guardan relación entre sí -riesgo de asociación- y finalmente tiene un componente de perjuicio a la reputación ajena, pues consta que un mismo prestador de servicios, servicios por otra parte que se demanda en ocasiones con urgencia, tiene dos estructuras distintas, con distinta publicidad, teléfonos y apoyo administrativo que pueden afectar a la reputación del verdadero titular de la denominación social con infracción de los arts. 5 , 6 y 9 de la LCD .

Sentado lo anterior, ha de estimarse la acción ejercida tanto en los aspectos declarativos, de cesación y de atribución de la indemnización de daños y perjuicios.

No se acepta la pretensión de publicación de la sentencia de condena en los medios escritos, en cuanto, reconocido que la demandada ha realizado actividades para el cese de la actividad desleal, de la que al parecer a finales de 2014 solo quedaban algunos restos en internet, se juzga innecesario y excesivo la publicación de la resolución recurrida en un medio de comunicación e, incluso, en la propia web de los demandados dada la escasa incidencia actual de la conducta reprimida.

En cuanto al perjuicio invocado por la actora, la Sala no puede aceptar los argumentos del perito Don. Desiderio , en cuanto reclama los daños ocasionados en los años 2013 y 2014, fechas en los que la sociedad efectivamente estaba activa a la vista de sus declaraciones tributarias según es de ver en sus declaraciones sobre el impuesto de sociedades, si bien los datos que toma no pueden ser aceptados por ser meramente estimativos. Además, la actividad calculada se funda en la actuación de confusión entre las dos actividades y no solamente en lo que ha quedado finalmente reducida, la utilización indebida de la identidad de la actora en su publicidad por medio de internet. Por ello, no pueden ser aceptados ni los presupuestos fácticos meramente estimativos y subjetivos del perito ni la amplitud del perjuicio, limitándose el mismo a la utilización de la identidad de la actora durante dos años lo que hubo de tener una incidencia económica muy inferior a la indicada, que esa Sala prudencialmente fija en 5.000 euros anuales y su prorrata mensual si durase más allá del 1 de enero de 2015.

En definitiva, el recurso de la actora ha de ser estimado también en este extremo.

SEXTO.- Costas procesales

Una vez resuelto el recurso principal, la consecuencia ineludible es la desestimación de la impugnación de la sentencia formulada por los demandados en cuanto las acciones de la actora han sido parcialmente estimadas.

Respecto a las costas de la instancia, dada la estimación parcial de las pretensiones formuladas por el actor, no se hace especial declaración sobre las costas de la demanda. Las costas de la reconvención se impondrán al demandado reconviniente.

No se hace especial declaración sobre las costas de la entidadARTIEDA DECORACIONES S.L.en cuanto existían dudas de hecho sobre la implicación de la misma en los actos de infracción de marca y de competencia desleal denunciados y ha sido necesario el proceso para aclarar su falta de intervención en los mismos.

Las costas de esta alzada se rigen por el art. 398 LEC ,

VISTOSlos artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por CERRAJEROS ZARAGOZA S.L. y D. Cirilo y desestimamos totalmente la impugnación de la sentencia formulada porARTIEDA DECORACIONES S.L., D. Fausto y DÑA. Africa contra la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2015 , que revocamos en los siguientes extremos:

-Estimamos parcialmente la demanda de los actores y, en su consecuencia:

-Declaramos la nulidad de la Marca española núm. 2783618 (5) Cerrajeros Zaragoza de las clases 37ª y 45ª del nomenclátor internacional, de la que es titularD. Fausto y, en consecuencia, se ponga tal declaración en conocimiento de oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de su inscripción y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

-Declaramos queCERRAJEROS ZARAGOZA S.L.y D. Cirilo ostentan un derecho de exclusiva sobre la Marca Española Nº 2.781.304 (mixta) Cerrajeros Zaragoza de la clase 37ª del Nomenclátor internacional.

-Que los codemandados D. Fausto y DOÑA Africa a través de su presentación en el mercado y su oferta de servicios de cerrajería por medio de la representación gráfica y, en definitiva de la marca Nº 2.781.304 CERRAJEROS ZARAGOZA, infringen los derechos de exclusiva deCERRAJEROS ZARAGOZA S.L.y D. Cirilo derivados del registro de la citada marca.

-Condenamos a los codemandados D. Fausto y DOÑA Africa referidos a cesar en la oferta de servicios de cerrajería bajo la marca CERRAJEROS ZARAGOZA y la representación gráfica de la misma reconocida como marca española nº 2.781.304.

-Condenamos a los codemandados D. Fausto y DOÑA Africa a retirar del mercado todo los productos y publicidad que incorpora la representación gráfica de la Marca española 2.781.304 (mixta) CERRAJEROS ZARAGOZA de la clase 37ª del Nomenclátor internacional, así como los logotipos análogos que se señalan en los hecho de la demanda y, en particular, a cesar su utilización en internet en publicaciones como Páginas Amarillas, prohibiéndose que en el futuro realice actos similares y que retire del mercado todas los productos distinguidos con dicha marca, absteniéndose de realizar publicidad y venta de productos bajo la Marca Nº. 2.781.304 precitada.

-Condenamos a D. Fausto y DOÑA Africa , solidariamente, a abonar a la actora la mayor de estas dos cantidades: el 1% de la cifra de negocio de las infractoras en los últimos dos años (2013 y 2014), lo que se fijará en ejecución de sentencia, o la de 1.050 euros, cantidad señalada como daños acreditados por perjuicio de la marca.

-Declaramos que los codemandadosD. Fausto y DÑA. Africa han venido cometiendo actos de competencia desleal, de confusión, de engaño y de denigración contraCERRAJEROS ZARAGOZA S.L.

-Condenamos a D. Fausto y DÑA. Africa a cesar de inmediato en el uso y utilización de la denominaciónCERRAJEROS ZARAGOZA S.L.en cualquiera de sus manifestaciones de uso y utilización; debiendo retirarse y destruir cualquier signo distintivo, rótulo o manifestación en el que conste dicha denominación tanto en sus locales, como en sus bienes, en su identificación en la red internet, en sus perfiles así como en cualquier documento relativo al tráfico mercantil, tardes como facturas folletos, bolsas, etiquetas, papelería, material publicitario y demás, absteniéndose de utilizar cualquier otra denominación que no pueda distinguirse suficientemente de la razón social deCERRAJEROS ZARAGOZA S.L.

-Condenamos a D. Fausto y DÑA. Africa a indemnizar, solidariamente, a la actoraCERRAJEROS ZARAGOZA S.L.por los perjuicios sufridos en las siguientes cantidades: 5.000 euros anuales por los acaecidos en las anualidades 2013 y 2014 y la misma suma anual o su prorrata mensual, caso de persistiesen los actos desleales, desde el 1 de enero de 2015 hasta su cese definitivo.

Absolvemos a la entidadARTIEDA DECORACIONES S.L.de las acciones entabladas contra ella sin especial declaración sobre las costas del pleito a ella ocasionadas.

Desestimamos íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por D. Fausto contra CERRAJEROS ZARAGOZA S.L. y D. Cirilo absolviendo a los demandados de las pretensiones ejercitadas contra los mismos.

Se imponen al demandadoD. Fausto las costas ocasionadas a los actores por la demanda reconvencional y sin especial declaración sobre las ocasionadas a las partes a consecuencia de la demanda inicial.

No se hace especial declaración sobre las costas del recurso de apelación interpuesto. Las de la impugnación de la sentencia se impondrán a los recurrentes.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir dada la estimación del mismo.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación y extraordinario por interés casación al, ante esta Sala en plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) en la Sucursal 8005 de Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta ciudad, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil-Casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.