Sentencia Civil Nº 378/2014, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 487/2014 de 27 de Noviembre de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00378/2014

MERCANTIL Nº 1

ROLLO 487/14

S E N T E N C I A

Nº 378/14

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION CUARTA

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

CARLOS FUENTES CANDELAS

ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ MONTELLS Y FERNANDEZ

En A Coruña, a veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000125 /2013, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000487 /2014, en los que aparece como parte demandante-apelante, Melchor , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. RAQUEL IGLESIAS REGUEIRA, asistido por el Letrado D. ALBERTO ALVAREZ FLORES, y como parte demandada- apelada, CONSERVAS DARDO SL, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JAVIER CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA, asistido por el Letrado D. MARCOS MOZO DACOSTA, sobre VULNERACION DE PATENTE.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha 31-7-14. Su parte dispositiva literalmente dice: 'DESESTIMO la demanda interpuesta por Melchor , asistido por el Letrado SR. ALVAREZ FLORES y representado por la Procuradora SRA. IGLESIAS REGUEIRA contra la demandada, CONSERVAS DARDO, S.L. representado por el procurador SR. SANCHEZ GARCÍA y asistido por el letrado SR. MOZO DACOSTA.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora.'

SEGUNDO.-Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO.-Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. CARLOS FUENTES CANDELAS.

Fundamentos

PRIMERO.- El demandante, Sr. Melchor , como inventor y titular de la patente registrada en la OEPM nº 8.803.884 (nº de publicación ES 2013385), y adición a la patente de invención nº 9.201.745 (ES 2063719), cuya concesión fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de mayo de 1990, por un periodo de 20 años, a partir del 21 de diciembre 1988, para 'máquina y procedimiento para el desbisado de mejillones' (sistema para la eliminación de los bisos o barbas del mejillón una vez cocidos y separados de sus valvas), interpuso demanda contra la entidad Conservas Dardo SL por infracción de su derecho de patente hasta su pérdida de vigencia, al utilizar en sus instalaciones en contra de su consentimiento expreso cuatro máquinas adquiridas en 1998 que coincidirían con la patente, pretendiendo en definitiva la declaración judicial de la existencia de los actos constitutivos de violación de los derechos de la patente y una indemnización a favor del actor, en concepto de daños y perjuicios, de 2.478.593,94 euros, que resultaría de aplicar el criterio del beneficio del artículo 66.2.a) de la Ley de Patentes , compuesto por los siguientes conceptos: beneficio que el titular habría obtenido de explotar la patente sin vulneración: 27.514,43 euros (canon por cada máquina del 15%, con un mínimo de 1.050.000 pesetas, más actualización por IPC); beneficio del infractor: 1.955.360,72 euros (ahorro de costes equivalente a la reducción de 8 trabajadores por máquina durante varios años); y daños morales (afectación como el estrés por las reiteradas infracciones, tratamiento médico, o el padecimiento ansioso-depresivo, incluso la ruina económica): 495.718,79 euros (25% por importe resultante); todo ello sin perjuicio de que determinase la propia sentencia otra base para su cálculo en ejecución de sentencia, no pudiendo ser inferior a 158.535,07 euros (canon fijo, más canon variable, de la licencia concedida en su día a la sociedad Alfogar, más su actualización por IPC desde fecha de la licencia en 1997 a la compra de la demandada en 1998).

SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia, tras rechazar la excepción de falta de legitimación activa del actor, pues el contrato de licencia con Alfogar SL no deslegitimaría a aquél para el ejercicio de las acciones ejercitadas, sin embargo desestimó la demanda al aceptar la alegación de la demandada de prescripción, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 LP, que establece un plazo de prescripción de las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente de cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse. En el presente caso, como resultaría de la demanda y documentos aportados, la parte demandante habría remitido a la demandada un burofax el 31 de enero de 2000 haciéndole saber que se estaba utilizando máquinas desbisadoras con infracción de su patente, adquiridas después de la sentencia condenatoria de 1995 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Pontevedra (P.A. 505/1994), y se advertiría a la demandada del ejercicio de acciones judiciales, con requerimiento para alcanzar una solución extrajudicial al asunto. Por todo ello el demandante tendría conocimiento ya entonces de que la utilización de la maquinaria estaría vulnerando su derecho de patente, y no habría realizado ninguna otra actuación interruptiva de la prescripción hasta el burofax de septiembre de 2005, tras haberse producido la prescripción.

TERCERO.- En su recurso de apelación el actor insiste en su tesis de la infracción y argumenta sobre la secuencia de comunicaciones o hechos y la ausencia de la prescripción sentenciada. La comunicación dirigida a la demandada en febrero de 2000 sería ad cautelam, informándole de posibles infracciones del ordenamiento jurídico y de la sentencia del Juzgado de lo Penal, y la demandada habría negado falsamente la existencia de máquinas desbisadoras, cuando tenía desde 1998 cuatro, según la factura que el actor habría conocido en el curso de la investigación penal incoada por denuncia suya, tras haber visto en la página web de Conservas Dardo imágenes de tales máquinas en sus instalaciones y motivar el nuevo requerimiento de 27 de septiembre de 2005, con otra negativa de la demandada, y declaraciones poco clarificadoras en las diligencias penales de administradores, por todo lo cual la demandada habría vulnerado la doctrina de los propios actos y el principio de buena fe para obtener un beneficio jurídico de su contradicción en perjuicio de los derechos del actor, pretendiendo computar el plazo de prescripción desde el año 2000, pese a afirmar que en esta fecha no tenía máquinas de desbisar mejillones, lo que el demandante habría dado en principio por bueno al presumir la buena fe y no tener todavía indicio de infracción, sin poder realizar una inspección. La evidencia solo la habría tenido al ver la imagen de la web, y sus comunicaciones y procedimiento penal hasta su finalización interrumpiría el plazo de prescripción, no habiendo tampoco transcurrido al momento de la demanda. La propia sentencia, al hablar de supuesta infracción estaría considerando que el actor en el año 2000 no tenía prueba consistente de la infracción, por lo que no sería razonable exigirle iniciar un procedimiento judicial temerariamente. Habría actuado con diligencia y sin dilaciones indebidas.

Por la parte demandada se alegó en contra del recurso de apelación y en apoyo de la sentencia.

CUARTO.- Sobre la problemática de la prescripción debemos responder lo siguiente:

1- Es cierto lo que dice el artículo 71 LP en orden a la prescripción por el transcurso del plazo de cinco años. Y también lo es que en el burofax enviado a la parte demandada el 31/1/2000 no se le pedía simplemente información, ni se limitaba a indicarle sobre la existencia de los derechos patentados para máquina y procedimiento para el desbisado de mejillones del Sr. Melchor , o sobre la sentencia penal condenatoria del Juzgado de lo Penal de Pontevedra, sino que además se le comunicaba del hecho de haber tenido conocimiento de la adquisición posterior de máquinas desbisadoras construidas con infracción de la patente que vienen siendo utilizadas por la empresa demandada, por lo que se le requería a fin de encontrar una solución extrajudicial para evitar el ejercicio de las correspondientes acciones de protección judicial.

Ahora bien, en la hipótesis de que la explotación de las máquinas por la demandada fuese constitutiva de la infracción de los derechos registrados a favor del actor, como sostiene éste, desde que fue requerida la demandada en uno u otro momento hasta la pérdida de vigor de la patente (y sin perjuicio de la limitación temporal a efectos indemnizatorios del artículo 71.2 LP), la solución sentenciada en primera instancia resultaría discutible al tratarse de actividad continuada a lo largo del tiempo, según la jurisprudencia que exponemos a continuación sobre patentes o referencialmente en materia de competencia desleal y marcas.

2- Sobre esta problemática señala, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial (8ª) de Valencia de 23 de febrero de 2004 : 'En cualquier caso, no podemos olvidar, de un lado, que la prescripción es una figura que ha de ser interpretada restrictivamente ( S. del T.S. de 16-7-84 , 8-10- 88 , 3-12-93 , 14-2-94 , 20-6-94 y 18-7-94 , entre otras) y de otro, que la actividad realizada por la demandada y en la que se sustenta la demanda, cual es la comercialización de unas puertas (...) que utiliza el sistema de protección antipinzamiento protegido por la patente no ha concluido y en estos casos la jurisprudencia viene manteniendo en relación a la acción de cesación, que al basarse en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda y por tanto, no de un supuesto consumado y agotado, sino de un actuar presente, ha de entenderse oportunamente ejercitada la acción ( SS. del T.S. de 16-6-00 ). En línea acorde con ello, la posición mayoritaria mantenida por las Audiencias Provinciales que, a título de ejemplo, se mencionan, así, Barcelona Sec. 15ª de 13-5-00, Ciudad Real Sec. 1ª de 23-5-00, Cádiz Sec.5ª de 13-6-01, La Coruña Sec. 1ª de 23-1-02, Valencia Sec. 8ª de 25-2-02 y La Rioja de 13-5-02, considera que cada infracción (de las que conforman la violación continuada), funda o da lugar a una nueva acción sometida a su plazo de prescripción propio, de ahí que cuando se trata de una actuación continuada o duradera en el tiempo, el cómputo del plazo prescriptivo no debe arrancar del día en que efectivamente pudo ejercitarse la acción y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de violación, sino de aquél en que finaliza la actividad denunciada. Consecuentemente, y a tenor de ello, es evidente que ninguna extemporaneidad cabe predicar en el ejercicio de la acción que nos ocupa, lo que comporta la desestimación de la excepción de prescripción'...

3- Por su parte, en la SAP (15ª) de Barcelona de 30 de junio de 2008 podemos leer lo siguiente:

'La demandada alega que el plazo de prescripción de cinco años que establece el artículo 71 de la Ley de Patentes debe computarse desde el momento en que pudo ejercitarse, esto es, el año 1996 en que el producto de VALEANT empezó a comercializarse en España, a pesar de que los actos ilícitos no hayan cesado. Aduce la demandada que la doctrina de los actos continuados sostenida por el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de junio de 2000 ha sido superada y corregida por la vigente doctrina del Tribunal Supremo establecida en sentencia de 25 de julio de 2002 .

El artículo 71.1 de la Ley de Patentes , en fórmula sustancialmente idéntica a la contenida a la Ley de Marcas, dispone que: 'Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse'. La dicción literal del precepto no contempla para la determinación del dies a quo el carácter de acto continuado en el tiempo que generalmente tienen los actos de infracción de patentes o de infracción marcaría. Lo mismo cabe afirmar respecto a la prescripción respecto a las acciones de competencia desleal que prevé el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal . De tal suerte, una interpretación literal del precepto nos conduciría a determinar el dies a quo para el cómputo del plazo desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones tanto para los actos de ejecución instantánea como para aquellos que se repiten o son continuos.

Ello nos llevaría al resultado insatisfactorio de la prescripción de la acción cuando la conducta infractora se inició más de cinco años antes al de la interposición de la demanda y persiste en ese momento. Es por ello que la doctrina mayoritaria de los autores y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en sentencias de esta sección 15ª como por ejemplo en la sentencia de 25 de mayo de 2006 , establece que no hay una actuación infractora consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, y respecto de los que sí operaría la prescripción de la acción, sino que se trata de un actuar presente, que actualiza la infracción de los derechos del actor, lo que le legitima para ejercitar la acción en cualquier momento. Así, el Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 23 de noviembre de 2007 , confirma la doctrina establecida en la sentencia de 16 de junio de 2000 y declara:

'El motivo se desestima con base en la doctrina jurisprudencial (de la que sólo se separa alguna resolución aislada) representada por las Sentencias de 16 de junio de 2000 , 30 de mayo de 2005 , 29 de diciembre de 2006 y 29 de junio de 2007 , con arreglo a la que el art. 21 LCD no es aplicable a la acción de cesación cuando se trata de actos desleales continuados que subsisten en el momento de ejercicio del derecho, de modo que en el supuesto de una serie intermitente de actos el plazo de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto de competencia desleal (S. 29 de diciembre de 2006), es decir, que la posibilidad del ejercicio de la acción se reproduce con cada acto del mismo tipo que el infractor repita, renovándose, sin solución de continuidad, el inicio del plazo de prescripción , mientras se mantenga la situación antijurídica generada por una acto desleal continuado (S. 29 de junio de 2007).

Como necesaria respuesta a la argumentación del motivo es oportuno resaltar lo razonable de sus alegaciones (salvo la última referida a la aplicación del plazo de quince años del art. 1964 CC respecto de lo que basta decir para su rechazo que se trata de una cuestión nueva por no haberse suscitado en el escrito de contestación a la demanda), sin embargo, como la propia recurrente reconoce (F. 12 de su escrito de recurso) y así también lo ha dicho esta Sala (S. 29 de diciembre de 2006), el tema es polémico, y aunque hay argumentos consistentes que abonan la postura de la entidad demandada, singularmente la literalidad del precepto del art. 21 LCD y los principios de seguridad jurídica y libertad de empresa, ello no obstante, también son notables las razones dogmáticas y prácticas que se recogen en las Sentencias de esta Sala en justificación de la doctrina mantenida (la distinta estructura que pueden presentar los comportamientos de competencia desleal; la inspiración de la norma en el Derecho alemán con el efecto de que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquél al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores, cuyo planteamiento es coherente con la concepción de la prescripción como instituto que afecta a la acción, no al derecho, de manera que cuando un acto de competencia desleal viene a conculcar el derecho, éste se activa; la distinta naturaleza de las varias acciones previstas en la LCD que dan lugar a diversas perspectivas en relación con la aplicabilidad de la norma; el laconismo e insuficiencia normativa del art. 21 LCD , en relación con el apartado anterior; la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción extintiva, etc.). Y a ello deben añadirse, por un lado, consideraciones lógicas, que entroncan con el criterio legislativo de imprescriptibilidad de la acción de cesación manifestado en ciertas Leyes (recordemos ad ex. arts. 14.2 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados , y 19.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación , ambos preceptos redactados por la Ley 39/1002, de 28 de octubre), así como la similitud que presenta la situación contemplada con la de las inmisiones ilegítimas, cuya imprescriptibilidad, por diversos motivos, es- la solución jurídica más razonable (y sin perjuicio de la excepcional posibilidad de consolidar cuando el sujeto beneficiado pueda usucapir un derecho real), y, por otro lado, que, en el actual marco normativo, no quedan desatendidos los principios antes expresados, ni se produce una desprotección de legítimos intereses, pues su salvaguardia queda asegurada, cuando se den las situaciones que la exijan, mediante la aplicación de las doctrinas del abuso del derecho, de la buena fe, fraude de Ley y retraso desleal en ejercicio del derecho ('verwirkung'), que en el caso no se plantean'.

Es por ello, que procede desestimar la excepción de prescripción de la acción de violación opuesta por la demandada'....

4- La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010 se refiere a la prescripción de las acciones frente actos de competencia desleal de duración continuada:

'Los casos que la realidad ha ido ofreciendo y en los que el problema planteado por la recurrente se ha llegado a manifestar, fuera del ámbito concurrencial, tuvieron características distintas.

En ocasiones, se trató de actos que, siendo natural o jurídicamente singulares, generaban daños que se exteriorizaban o manifestaban en un momento futuro o que necesitaban del transcurso del tiempo para quedar plenamente realizados o completos.

En otras, pese a admitir un tratamiento jurídico propio de las realidades singulares e independientes, cada uno de los actos se repetía o reiteraba a lo largo del tiempo, de un modo homogéneo y con el resultado de una lesión persistente de idéntico bien jurídicamente protegido.

También se han dado supuestos de conductas susceptibles de ser calificadas naturalmente como únicas, pero permanentes en el tiempo sin variación, con capacidad para generar progresivamente un determinado resultado.

La jurisprudencia ha sido, al menos en las últimas décadas, sensible a las particularidades de esas situaciones cuando ha debido tratar de la prescripción extintiva de la acción ejercitada para poner fin a las mismas o para reparar sus consecuencias lesivas.

Así, ha identificado el día inicial del cómputo a partir de una plenitud en la realización del resultado, puesta en relación con el conocimiento del agraviado al que se refiere el artículo 1.968, ordinal segundo, del Código Civil - sentencias de 10 de marzo de 1.980 , 29 de noviembre de 1.982 , 6 de mayo de 1.985 , 17 de marzo de 1.986 , 8 de junio de 1.987 , 3 de abril de 1.991 , entre otras -. lo que significó un cambio de la doctrina que la Sala Primera había seguido con anterioridad sobre la misma materia - sentencias de 24 de septiembre de 1.965 y 25 de junio de 1.966 , entre otras -.

En otros supuestos identificó objetivamente el comienzo del cómputo con la producción del definitivo y completo resultado siempre y cuando no fuera posible fraccionarlo con una división de la serie progresiva de consecuencias dañosas en etapas o fases o por hechos causantes diferenciados - sentencias de 12 de diciembre de 1.980 , 12 de febrero de 1.981 , 19 de septiembre de 1.986 , 24 de octubre de 1.988 , 15 de enero de 1.989 , 25 de junio de 1.990 , 15 de marzo de 1.993 , 24 de mayo de 1.993 , 24 de junio de 1.993 , entre otras -.

Y, a la vez, tuvo en cuenta que, normalmente, 'una serie de actos sucesivos provocan en su perjudicial progresión un resultado lesivo de nocividad más acusada que la simple suma de los repetidos agravios' - como señalan las citadas sentencias de 12 de diciembre de 1.980 y 15 de enero de 1.989 -.

En la aplicación de la Ley 3/1.991 la jurisprudencia también ha distinguido, a efectos de la prescripción, entre actos plurales, cada uno de los cuales realiza el tipo desleal, y actos únicos pero continuados.

A la prescripción de las acciones generadas por infracciones plurales y repetidas en el tiempo se refirió la sentencia de 30 de mayo de 2.005 que, sobre un supuesto de venta a pérdida destacó que 'como muy bien dice la sentencia del Tribunal, la aplicación en este caso de la prescripción afecta a una situación de hecho que se produce por tractos sucesivos, por lo que para poder atenderla..., hay que situarla en uno de esos periodos del tracto...'. También lo hizo la sentencia de 29 de diciembre de 2.006 , respecto de la infracción de la exclusiva atribuida a una concesionaria del servicio público de transporte de viajeros entre dos poblaciones, al declarar que no hay en el tenor literal del artículo 21 'ningún elemento que impida tener en cuenta la diferencia entre un acto de competencia desleal de carácter instantáneo o de carácter duradero' así como que 'la regla, de acuerdo con la inspiración de la norma en el Derecho alemán, es que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción de competencia desleal, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquel al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores'. Y, también, la sentencia de 23 de noviembre de 2.007 que, respecto del comportamiento desleal consistente en poner en el mercado productos con signos susceptibles de generar confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial, negó la prescripción de 'la acción de cesación cuando se trata... de una serie intermitente de actos', ya que 'el de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto...'.

Al segundo supuesto se refirió la sentencia de 16 de junio de 2.000 , en relación con la apertura de una oficina de farmacia sin respetar los horarios señalados por el ente colegial, destacando que 'no puede olvidarse que la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata, por tanto,... de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras del principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del artículo 21 de la Ley 3/1.991 '. Igualmente lo hizo la sentencia de 29 de junio de 2.007 , referida a la explotación de una situación de dependencia y venta a pérdida, pues señaló, bien que 'ex abundantia', no sólo que la posibilidad de ejercicio de la acción 'perdura al renovarse, sin solución de continuidad, el inicio del plazo de prescripción mientras se mantenga la situación antijurídica generada por un acto desleal'.

El día inicial del cómputo de los plazos que establece el artículo 21 de la Ley 3/1.991 y al que se refiere el motivo, es - en el de un año - aquel en que las acciones pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal. Y - en el de tres - el de dicha realización.

La norma responde a la idea de sancionar la inactividad del legitimado o, por decirlo con más detalle, que su actividad, siendo posible - para lo que se entiende necesario que sepa que persona cometió la infracción -, no hubiera tenido lugar.

Como se expuso, identificó el Tribunal de apelación el día inicial del cómputo de ese plazo con el inicio de lo que, supuestamente, constituiría una violación permanente.

Pero no es esa la única interpretación del artículo 21 respetuosa con la norma. Antes bien, para admitir que la misma no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, basta con admitir la existencia de una posibilidad de ejercicio de las correspondientes acciones mientras persista la infracción que las justifique.

Y, además, no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial.

La Ley 3/1.991 introdujo - según expresa su preámbulo - 'un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal', el cual dejó 'de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado', a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia 'institución de la competencia', que ha pasado a ser objeto directo de protección.

Y no hay que olvidar, con la sentencia de 12 de febrero de 1.981 - dictada en relación con unos daños causados por emanaciones de gas -, que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada , se llegaría al absurdo de que 'quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad'.

Finalmente no deja de ser significativo, aunque sólo sea relativamente - ya que no es norma aplicable al litigio -, el hecho de que el legislador haya querido en la Ley 29/2.009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios - promulgada durante el periodo de redacción de esta sentencia -, recoger aquella jurisprudencia en el artículo 35 , al disponer que el plazo de tres años empieza a correr 'desde el momento de la finalización de la conducta'.

Sin embargo, la fundamentación que ha quedado expuesta ha de recibir una excepción en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1.991 referida a las acciones previstas en los ordinales quinto y sexto del artículo 18 de la misma, que alcanza a una de las acciones ejercitadas en la demanda: la de indemnización de daños y perjuicios, respecto de la cual la sentencia de 29 de diciembre de 2.006 apuntó la necesidad, por una cierta coherencia con el régimen establecido para la propiedad industrial , de limitar su alcance a los producidos en el año anterior o en los tres años anteriores, según las hipótesis del artículo 21.'

5- En la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2010 , también con votos particulares, podemos leer al respecto de la prescripción de infracciones de marca lo siguiente:

'El artículo 39 de la Ley 32/1.988 -este sí invocado justificadamente en el motivo - constituye reflejo de la exigencia de que la acción haya nacido para que comience a correr el tiempo de su prescripción extintiva.

Dicha regla - que aparece formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes , 57, apartado 1, de la Ley 20/2.003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial , y 1.969 del Código Civil - se inspira en la idea de que no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido -'actiones nondum natae non praescribitur'-, pero, también, en la de que corre el plazo para las que ya lo hubieran hecho - regla de la ' actio nata' -.

Para determinar el momento en el que, jurídicamente, hay que entender nacida la acción a los efectos del comienzo de su prescripción ha de ponerse en relación la posibilidad de ejercicio con la clase de acción de que se trate. Así, en el supuesto de que ésta, como sucede con las previstas en el artículo 36 de la Ley 32/1.988 , se dirija a defender un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial que atribuye a su titular una facultad de exclusión, ese momento no puede ser otro que aquel en que el derecho resulte lesionado, negado o desconocido.

Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con una unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o que permanece en el tiempo sin solución de continuidad. Se trata entonces, como plantea el motivo, de determinar si el tiempo de prescripción de las acciones a disposición del titular del derecho lesionado o amenazado corre irremediablemente, en unos casos, desde el comienzo de la actuación permanente y, en otros, desde la primera infracción luego repetida o si, por el contrario, debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición.

Esta cuestión se ha planteado en conflictos de intereses de distintos tipos y la realidad ha ido ofreciendo manifestaciones dispares de lo que constituye un proteico fenómeno jurídico.

En ocasiones se trató de actos que, siendo natural o jurídicamente unitarios, generaban daños que se exteriorizaban o manifestaban en un momento futuro o que necesitaban del transcurso del tiempo para quedar plenamente realizados. En otras, de actos que, pese a admitir cada uno el tratamiento jurídico propio de las realidades singulares e independientes, se repetían o reiteraban a lo largo del tiempo, de un modo homogéneo y con el resultado de producir una lesión del mismo bien jurídicamente protegido. También ha ofrecido la realidad supuestos de conductas susceptibles de ser naturalmente calificadas como únicas, pese a que perduraran en el tiempo, generando progresivamente uno o varios resultados...

En todo caso, la jurisprudencia ha sido en las últimas décadas sensible a las particularidades de ese conjunto variado de supuestos, siempre que se ha visto en la precisión de tratar de la prescripción extintiva de la acción ejercitada para poner fin a la situación antijurídica o para reparar alguna de sus consecuencias lesivas.

En ciertos casos identificó el día inicial del cómputo a partir de la exigencia de la plenitud en la realización del resultado, poniendo ésta en relación con el conocimiento del agraviado a que se refiere el artículo 1.968, ordinal segundo, del Código Civil - sentencias de 10 de marzo de 1.980 , 29 de noviembre de 1.982 , 6 de mayo de 1.985 , 17 de marzo de 1.986 , 8 de junio de 1.987 , 3 de abril de 1.991 , entre otras -, lo que significó un cambio de la doctrina seguida con anterioridad sobre la misma materia - sentencias de 24 de septiembre de 1.965 y 25 de junio de 1.966 , entre otras -.

En otros supuestos identificó el comienzo del cómputo del tiempo con la objetiva producción del definitivo y completo resultado, con tal de que no fuera posible fraccionarlo en una serie progresiva de consecuencias dañosas manifestadas en etapas diferentes o por hechos causantes diferenciados - sentencias de 12 de diciembre de 1.980 , 12 de febrero de 1.981 , 19 de septiembre de 1.986 , 24 de octubre de 1.988 , 15 de enero de 1.989 , 25 de junio de 1.990 , 15 de marzo de 1.993 , 24 de mayo de 1.993 , 24 de junio de 1.993 , entre otras -. Y siempre tuvo en cuenta que, normalmente, 'una serie de actos sucesivos provocan en su perjudicial progresión un resultado lesivo de nocividad más acusada que la simple suma de los repetidos agravios' - como señalan las citadas sentencias de 12 de diciembre de 1.980 y 15 de enero de 1.989 -.

Ello sentado, volviendo al ámbito marcario, la interpretación que el Tribunal de apelación hizo del precepto que en el motivo se dice infringido - el hoy derogado artículo 39 de la Ley 32/1.988 -, y que le llevó a identificar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de las acciones derivadas de la violación del derecho sobre la marca - en particular, las de declaración de la ilicitud y de condena al cese - con el de inicio de lo que constituiría una violación continuada o permanente - al respecto, no se precisa en la sentencia recurrida -, hay que decir que no constituye la única respetuosa con la literalidad de la norma de que se trata.

Para entender lo contrario, esto es, para admitir que el artículo 39 no sancionaba con el inicio de la prescripción mientras se siguiera repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, bastaba con considerar que existía posibilidad de ejercitar las acciones mientras la infracción persistiese o cada vez que se reiterase - así lo puso de relieve, respecto de las infracciones repetidas y en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1.991 , la sentencia de 29 de diciembre de 2.006 -.

No se opone a esa concepción la admisión - en la letra a) del artículo 36 de la Ley 32/1.988 - de la que fue novedosa acción de cesación de los actos de violación del derecho, cuyo fracaso, como tal - no como acción de prohibición-, debía ser consecuencia no de la prescripción extintiva, sino, antes y simplemente, de que el demandado hubiera puesto fin a su conducta antijurídica antes del ejercicio de la misma, privándole de sentido.

Además, vincular el nacimiento de las acciones no sólo a la primera infracción, si se reitera o permanece, sino a cada una que la reproduzca y a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado el referido sentido del artículo 39 por el tenor de otras normas de la propia Ley.

En primer término, por la contenida en la regla 4 del artículo 38, que rechaza la posibilidad de exigir una indemnización de daños causados por actos de violación previos a los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción, dado que dicha norma sería totalmente inútil de no entenderse que establece una regla especial para aquel tipo de acción , sometiendo su ejercicio a un límite temporal que no rige para las demás, en los referidos supuestos.

En segundo lugar, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 - hoy, también, el artículo 52, apartado 2, de la vigente y no aplicable al litigio, Ley de marcas 17/2.001-, en cuanto refiere la llamada prescripción por tolerancia no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de, al menos, cinco años consecutivos.

De otro lado, los efectos de la prescripción extintiva de acciones causadas por infracciones continuadas armonizan escasamente con el rigor seguido en nuestro sistema respecto de los modos de adquirir el derecho sobre la marca. Debe recordarse, con la sentencia de 12 de febrero de 1.981 - en relación con unos daños causados por emanaciones de gas - que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de la actuación ilícita continuada , se llegaría al absurdo de que 'quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad'.

Por último, no deja de ser significativo, aunque sólo sea relativamente - ya que no es norma aplicable al litigio -, el hecho de que el legislador haya querido en la Ley 29/2.009, de 30 de diciembre , por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, recoger, en su artículo 35, aquella jurisprudencia generada en la aplicación de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , al disponer que el plazo de tres años que, en último caso, señala no empieza a correr sino 'desde el momento de la finalización de la conducta'.

Ha de indicarse que la doctrina expuesta no impide acudir, cuando sea preciso, a los medios de reacción que las válvulas del sistema ofrecen en el caso de ser calificado como abusivo o contrario al estándar de buena fe el retraso en el ejercicio de la acción - como precisó la sentencia de 23 de noviembre de 2.007 -'.

6- Merece reseñar, finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo 21 de enero de 2010 sobre el plazo de prescripción extintiva del artículo 21 LCD en un supuesto de acto de competencia desleal de duración continuada:

'La aplicación del art. 21 LCD no suscita especiales dificultades, respecto del cómputo de los plazos prescriptivos y excluyentes que establece, cuando se trata de actos aislados -plenamente individualizados-, ni prácticamente tampoco cuando, aún habiendo pluralidad de actos, éstos se repiten en el tiempo con carácter discontinuo o intermitente, de modo que es apreciable fraccionamiento entre las conductas ilícitas. El problema se plantea en relación con actos de tractu sucesivo continuo, consistentes, bien en una actuación continuada, con unidad de acción, o en una actuación permanente, y que persiste al tiempo de la demanda. Para un primer criterio, el cómputo -'dies a quo'- debe comenzar en los momentos a que se refiere el precepto, con independencia del carácter instantáneo o duradero del acto de competencia desleal, es decir, desde que pudieron ejercitarse las acciones, siempre que se tuviere conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal -plazo de un año-, o en otro caso desde que se realizó el acto inicial -plazo de tres años-. Para otro modo de pensar, el tiempo no empieza a correr, cuando se trata de actos duraderos, mientras permanezca la conducta ilícita. Se exige estar a la producción del resultado o cese del acto ilícito, de manera que el plazo no corre mientras la situación jurídica no se restablezca.

Ambas opiniones tienen diversas razones de apoyo. En favor de la primera se invoca el texto literal del precepto legal -donde no se distingue-, la seguridad jurídica, y que con el otro criterio se produce una imprescriptibilidad de la acción de cesación y se facilitan situaciones abusivas en cuanto que el legitimado para perseguir el acto puede esperar a su conveniencia a una situación 'propicia' para poner fin a la actuación, o a aprovechar las inversiones realizadas por el competidor para obtener un rédito; y ello resulta tanto más injusto en los supuestos no suficientemente claros en relación con la existencia de la ilicitud. En sentido contrario -favorable al segundo criterio- se alude a la terminología del precepto en relación con la teoría de la 'realización'; la doctrina jurisprudencial dictada sobre 'el daño continuado' en aplicación de los arts. 1.968.2 º y 1.969 CC ; que no se puede consolidar un derecho a perturbar (tema también de especial interés en relación con la ación negatoria de las inmisiones); y que con el criterio estricto acabaría por sanarse conductas desleales o tolerarse la distorsión del mercado y se consolidaría una especie (inconcebible) de derecho a competir deslealmente simplemente a partir del transcurso del tiempo. Asimismo se pone de relieve que el bien jurídico protegido es la competencia como institución y que los intereses tutelados son los de todos los partícipes en el mercado, incluidos, entre otros, los de los consumidores, así como el interés general; y a ello se añaden otras reflexiones como las relativas a que la prescripción extintiva debe ser objeto de una interpretación restringida, o al menos estricto, y que las posibles situaciones abusivas a que se refieren los defensores del otro criterio tienen paliativos enervatorios en las doctrinas sobre el abuso del derecho y la exigencia de la buena fe en el ejercicio de los derechos, con la perspectiva específica de la pérdida del derecho por retraso desleal ('verwirkung').

El criterio de esta Sala no era pacífico pues aunque recientemente se ha observado un mayor grado de homogeneidad a favor del segundo criterio ( SS. 16 de junio de 2.000 , 30 de mayo de 2.005 , 29 de diciembre de 2.006 , 29 de junio y 23 de noviembre de 2.007 ), existían Sentencias, como la de 25 de julio de 2.002 , que seguían el primer criterio. Esta situación dio lugar a que las resoluciones de las Audiencias Provinciales mantengan una jurisprudencia contradictoria, y a la evidente necesidad, por consiguiente, de adoptar un criterio unificador. De ahí que se sometieran diversos asuntos al Pleno de la Sala que en su reunión de 17 de diciembre de 2.009 adoptó la decisión de aplicar la segunda orientación interpretativa, que se estima la más adecuada a la doctrina de la realización y a la naturaleza de los actos continuados y permanentes, y es, además, la que cuenta con un mayor apoyo doctrinal. En periodo de redacción de esta resolución se ha dictado la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, (BOE 31 de diciembre), que modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, estableciendo que 'las acciones de competencia desleal previstas en el art. 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta', inciso este último que otorga un respaldo a la postura adoptada mayoritariamente por la Sala.

Como consecuencia de lo expuesto procede estimar el único motivo del recurso de casación y anular la Sentencia recurrida, recogiendo como doctrina jurisprudencial la de que 'cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones prevista en el art. 21 LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita''.

QUINTO.- De todas maneras la demanda tampoco puede prosperar en cuanto al fondo dado el resultado desfavorable para el demandante del conjunto probatorio y en particular por los siguientes motivos:

1- La cuestión de si las máquinas adquiridas en 1998 por la demandada vulneraron la patente del demandante, hasta su pérdida de vigencia, se trata ante todo de una cuestión fáctica o probatoria sobre una materia técnica de ingeniería industrial y de ahí la importancia de la prueba pericial de los expertos al carecer el Tribunal de tales conocimientos especializados para tomar su decisión, presupuesto de las pretensiones ejercitadas en la demanda.

2- La carga de la prueba de la infracción de los derechos de propiedad industrial corresponde a la parte demandante que la alega y pretende de la demandada una indemnización dineraria, según se desprende del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

3- Al fin pretendido no basta solo con demostrar la titularidad (indiscutida) del demandante sobre la patente de invención nº 8.803.884 (publicación ES 2013385) y adición nº 9.201.745 (ES 2063719), hasta su pérdida de vigencia a fines de 2008, y la utilización por la demandada de la maquinaria adquirida en 1998 a COGAMA de la que, ciertamente, formaba parte como socio Don Eugenio , en unión de otros familiares, además de ser su administrador. Aparte de que, en lo referente a la acción indemnizatoria, la ley solo admite la reclamación de indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del ejercicio de la correspondiente acción (art. 71.2 LP).

4- Aunque el sobreseimiento provisional del procedimiento penal previo contra la demandada no impida el ejercicio de acciones civiles ni prejuzgue su resultado, sin embargo lo actuado en dicha investigación aportado al presente proceso es también valorable, y el fracaso de la misma un hecho en contra de la tesis del actor. Incluso en el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 9/2/2009 , confirmatorio de tal sobreseimiento, se consideró no acreditado que COGAMA hubiese vendido a la demandada otras máquinas que las amparadas en la licencia de la que era titular legítima desde 1997. Se refiere a la patente de invención registrada a nombre de Don Eugenio , solicitud nº 9702574 de 11/12/1997 y publicación de la concesión ES 2.142.739 B1 de 16/4/2000.

5- Aunque existe pleito entablado por el demandante pretendiendo la nulidad del registro de la patente ES 2.142.739, lo cierto es que tanto ésta como la del demandante ES 2.013.385 y su adición están bajo registros y titularidades diferentes, lo que significa que en principio se consideraron distintas y compatibles por el organismo especializado competente, la Oficina Española de Patentes y Marcas, que a su vez examinó en el informe sobre el Estado de la Técnica -IET- lo relacionado con la patente del Sr. Melchor , la novedad y actividad inventiva de las reivindicaciones de la patente del Sr. Eugenio , con opinión favorable, concediendo la patente.

6- El perito judicial Sr. Higinio en el presente proceso examinó las máquinas y comparó las patentes del Sr. Melchor y del Sr. Eugenio , el funcionamiento, principios técnicos, y el detalle de sus similitudes o de los aspectos exclusivos, con gráficos añadidos de una y otra, concluyendo en su dictamen que la maquinaria de las instalaciones de la demandada no se ajustan a los procedimientos o principios técnicos de la patente del actor, ni se trata de copia o imitación de ésta, sino de la patente nº 2.142.739 (o sea la del Sr. Eugenio ), sin que la existencia de algunos elementos comunes altere tal conclusión dada la gran cantidad de otros elementos y funcionamiento que se encuentran en la patente ES 2.142.739 y no en la ES 2.013.385 del demandante.

7- También en contra de la tesis defendida por el actor-apelante tenemos el informe del perito Sr. Mario en el proceso ordinario nº 144/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña, en el sentido de apreciar identidad plena de las máquinas existentes en las instalaciones de la demandada y la patente ES 2.142.739 referente a máquina lavadora de moluscos, la cual ya contemplaba el estado de la técnica de la patente del demandante, y no hay copia ni imitación de la de éste, sino que estamos ante una máquina fabricada bajo las prescripciones técnicas de la patente posterior del Sr. Eugenio .

8- Es verdad que el perito Sr. Romeo informó en el procedimiento de diligencias previas nº 326/2006 del Juzgado de Instrucción 1 de Vilagarcía en el sentido de coincidir las máquinas exactamente con las del modelo 600 fabricado por Alfogar (licenciataria de la patente del actor), considerando escasas las diferencias, siendo confundibles, y en fin verdaderas copias o imitación servil y exacta de dicho modelo, o calcos idénticos, por su identidad y no simple similitud, calificándolas de copias fraudulentas. Y es verdad también que este perito se ratificó, vía exhorto, en el presente proceso. Ahora bien: ya indicamos más arriba el fracaso de la investigación penal, que fue sobreseída por falta de indicios claros, pese a dicho informe, y entre otras razones por la ya comentada del auto de la Audiencia Provincial de no haber indicios bastantes de tratarse de máquinas fabricadas bajo la patente del demandante sino amparadas en la licencia posterior de 1997; a lo que se añade que en nuestro proceso, el propio perito Don. Romeo reconoció que su informe era favorable a Alfogar para cuya empresa había prestado servicios por cuenta ajena como ingeniero técnico hasta 2011, y asimismo que no vio en funcionamiento las máquinas (a diferencia del perito judicial del pleito que nos ocupa).

9- En cuanto al informe del perito Sr. Jose Pablo emitido en otras diligencias previas de un Juzgado de Instrucción de Lugo, compara las dos máquinas de las instalaciones de una empresa de Castro de Rey con la patente del Sr. Melchor y llega a una conclusión favorable para éste, pero no se indican en el informe datos para afirmar que se trataba de máquinas iguales a las de nuestro pleito o bajo la misma patente del Sr. Eugenio , por lo que mal podemos otorgarle fuerza probatoria frente a todo aquello otro.

10- Resulta ya innecesario, al no haberse demostrado en caso enjuiciado la infracción de la patente del demandante, entrar en la cuestión indemnizatoria. Aun así no nos importa aclarar que cuando este este Tribunal de apelación ha estimado probada la infracción en otros casos del mismo demandante contra otras empresas mejilloneras, el criterio indemnizatorio aplicado se cifró en la ganancia dejada de obtener por el titular en la suma de 3 mil euros por máquina, que es el canon fijado en el contrato de 18 de septiembre de 1997 para el modelo 600 de la licencia de fabricación y explotación concedida por el demandante a la mercantil Alfogar SL ( nuestras sentencias de 30/11/2012 , 13/2 y 22/7/2013 u 11/9/2014 ), incluso rechazándose el criterio del último inciso de la letra a) del artículo 66.2 de la Ley de Patentes que precisaría demostrar los beneficios obtenidos de explotación del infractor correspondientes a tales máquinas durante el periodo considerado, y no pudiéndose identificar los beneficios con el cálculo hipotético de ahorro de costes de personal a partir de bases carentes de sustento documental (así en la citada de 11/9/2014).

SEXTO.- Procede por todo lo dicho la desestimación del recurso de apelación, con la preceptiva imposición de las costas de la alzada a la parte apelante ( art. 398 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español,

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación y confirmamos la sentencia apelada, con imposición a la parte apelante de las costas de la alzada.

Esta sentencia no es firme y contra la misma solo cabe recurso de casación por interés casacional, y en su caso extraordinario por infracción procesal, para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, a interponer ante esta Sección 4ª mediante escrito de abogado y procurador en el plazo de 20 días, con los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Ley y su jurisprudencia.

Así, por esta nuestra sentencia de apelación, de la que se llevará al Rollo un testimonio uniéndose el original al Libro de sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, en el lugar y fecha arriba indicados.

PUBLICACION.-Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.