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Última revisión
03/02/2022
Sentencia CIVIL Nº 379/2021, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 463/2020 de 22 de Octubre de 2021
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Orden: Civil
Fecha: 22 de Octubre de 2021
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: PLAZA GONZALEZ, GREGORIO
Nº de sentencia: 379/2021
Núm. Cendoj: 28079370282021101229
Núm. Ecli: ES:APM:2021:13059
Núm. Roj: SAP M 13059:2021
Encabezamiento
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 51/2017.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
Parte recurrente: BAKERY DONUTS IBERIA, S.A.U.
Procuradora: Dª Rosa Sorribes Calle
Letrado: D. David Pellisé Urquiza
Parte recurrida: ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA, S.L.
Procuradora: Dª María José Bueno Ramírez
Letrado: D. Emilio Alonso Langle
En Madrid, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Alfonso Martínez Areso y D. Francisco de Borja Villena Cortés, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 51/2017 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día treinta de septiembre de dos mil diecinueve.
Ha comparecido en esta alzada BAKERY DONUTS IBERIA, S.A.U., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rosa Sorribes Calle y asistida del Letrado D. David Pellisé Urquiza, así como ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María José Bueno Ramírez y asistida del Letrado D. Emilio Alonso Langle.
Antecedentes
Las costas procesales se imponen a la parte actora.'
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.
Fundamentos
1.- La compañía demandada ATLANTA RESTAURACION TEMATICA, S.L. ha violado derechos de marca de BAKERY DONUTS IBERIA S.A., al ofrecer al Mercado rosquillas designadas con la marca REDONDOUGHTS.
2.- La compañía demandada ATLANTA RESTAURACION TEMATICA, S.L. ha violado derechos de marca de BAKERY DONUTS IBERIA S.A., al utilizar el signo DONUT aplicado a productos de bollería.
3.- La compañía demandada ATLANTA RESTAURACION TEMATICA, S.L. ha incurrido en actos de competencia desleal al desarrollar una estrategia de erosion y menoscabo de Ia distintividad de las marcas DONUTS y DOGHNUTS de BAKERY DONUTS IBERIA S.A.
Y la condena a la demandada a:
1.- Cesar en todo uso del elemento REDONDOUGHTS como signo distintivo en el ámbito de Ia bollería en Espana.
2.- Cesar en todo uso del signo DONUT y/o DONUTS en el ambito comercial de Ia bollería en Espana.
3.- Cesar en actos que comporten una erosión y menoscabo de Ia distintividad de las marcas DONUTS(r) y DOGHNUTS(r) de BAKERY DONUTS IBERIA S.A., cesando en particular de utilizar de manera combinada los signos REDONDOUGHTS y DONUT/S en relacion a rosquillas.
4.- A indemnizar a Ia demandante BAKERY DONUTS IBERIA, S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a Ia misma y por el enriquecimiento injusto producido por su actuacion ilicita de competencia desleal y violacion de derechos de exclusiva, en cuantia equivalente al cinco por ciento de Ia cifra de negocios realizado por Ia demandante con los productos ofrecidos o comercializados con utilización de los signos REDONDOUGHTS y/o DONUT/S.
5.- A abonar a Ia demandante BAKERY DONUTS IBERIA, S.A. Ia correspondiente indemnización coercitiva de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido a partir de Ia condena por violación de marca hasta que se produzca Ia cesacion efectiva de Ia violación de acuerdo con lo previsto en el articulo 44 de Ia Ley de marcas.
Con expresa imposición de costas.
BAKERY DONUTS IBERIA es titular de la marca española 399.563 DONUT (denominativa) solicitada el 21 de marzo de 1962 y concedida el 8 de septiembre del mismo año para designar productos pertenecientes a la clase 30 del Arreglo de Niza:
'Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería; azúcares, chocolates, cacao, tés, cafés y sucedáneos de estos productos; vainillas, esencias y productos preparados para la elaboración de flanes y pasteles, productos alimenticios a base de chocolate y azúcar, helados, caramelos, bombones, rosquillas, grajeas de goma para mascar, galletas'.
A este registro inicial le siguieron muchos otros, siempre para distinguir productos de la clase 30 (lo que incluye productos de bolleria), entre los que se reseñan los siguientes a modo ejemplificador:
- Marca nacional 643.273 DONUTS, mixta, solicitada el 24-05-1971
- Marca nacional 2.693.771 DONUTS, mixta, solicitada el 13-09-1995
- Marca nacional 2.518.530 DONUTS, mixta, solicitada el 19-12-2002
- Marca nacional 2.520.839 DONUTS, mixta, solicitada el 13-01-2003
- Marca nacional 2.576.684 DONUTS, mixta, solicitada el 21-01-2004
Tanto la notoriedad como el renombre de la marca DONUTS han sido repetidamente reconocidos de forma expresa por diversas autoridades e instancias, tanto administrativas como judiciales.
BAKERY DONUTS IBERIA es también titular de la marca nacional 1.288.926 DOGHNUTS (denominativa) solicitada el 5 de diciembre de 1988 y registrada el 18 de junio de 1994 para designar productos de la misma clase 30 y de la marca 2.469.650 '¿TE APETECE UN DIA REDONDO? DONUTS' (mixta), solicitada el 16 de abril de 2002 y registrada en Ia clase 30 para 'harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, productos de panadería, bollería, pastelería y confitería'.
Añade la demanda que la demandada ATLANTA RESTAURACION ha lanzado al mercado los productos que muestra en su pagina web (www.grupoatianta.es
Considera la demanda que el uso del signo 'Redondoughts' constituye un uso infractor de las tres marcas mancionadas del que es titular la demandante:
Señala que existe coincidencia plena en el ámbito aplicativo.
En relación a los signos, respecto a '¿TE APETECE UN DIA REDONDO? DONUTS', la marca de la demandada ya resulta de una similitud denominativa elevadisima.
Respecto a la marca DOGHNUTS, la similitud es tambien evidente, pues en efecto el termino REDONDOUGHTS incorpora todas las letras de la marca anterior DOGHNUTS.
Y en lo que respecta a la similitud con Ia marca notoria DONUTS, la marca designada por Ia demandada incorpora todas las letras de la marca anterior DONUTS -(RE)DON(Do)U(GH)TS-.
Conceptualmente las marcas de BAKERY DONUTS IBERIA carecen de significado propio alguno, y por ello constituyen marcas caprichosas dotadas de distintividad intrinseca.
La suma de una plena coincidencia aplicativa y la elevada similitud denominativa de los signos en liza, conlleva de manera ineludible un riesgo de confusion.
La decision de la EUIPO de conceder el registro de la marca 12.724.951 'REDONDOUGHTS' no es vinculante para la resolucion del presente litigio.
Por otra parte, respecto al uso del término 'donut' por la demandada - añade que el empleo de la denominacion DONUT o DONUTS por la demandada constituye una clara infracción de los derechos marcarios de BAKERY DONUTS IBERIA.
Por lo que se refiere a la competencia desleal sostiene la demanda que el uso combinado de los signos confusorios REDONDOUGHTS y DONUT genera el aprovechamiento del prestigio de Ia marca DONUTS e incrementa la confución.
Añade que el uso de ambos signos constituye un intento de vulgarizar o debilitar la distintividad de la familia de marcas de BAKERY DONUTS IBERIA, y muy en especial la distintividad de la marca DONUTS.
El ilícito concurrencial se sustenta en la existencia de actos de confusion - artículo 6 LCD - y en la cláusula general - artículo 4 LCD -.
La pretension indemnizatoria se sustenta en la regalia hipotética como criterio previsto en el art. 43.2.c) LM. Considera inadecuada toda indemnización inferior a un porcentaje del 5% de los ingresos brutos obtenidos por ATLANTA RESTAURACION con el producto infractor 'REDONDOUGHTS', según lo apreciado en otros casos para el sector de la alimentación.
Alega la excepción del artículo 41.2 LM por lo que la actora deberá probar que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca nº 1.288.926, DOGHNUTS, ha sido objeto de un uso efectivo y real para rosquillas o que existen causas justificativas de la falta de uso, y que la marca nº 2.469.650, ¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? DONUTS (mixta), ha sido objeto de un uso efectivo y real para productos de la clase 30 o que existen causas justificativas de la falta de uso.
Por lo que se refiere a las marcas DONUT o DONUTS, la marca de la demandada se compone de doce letras agrupadas en tres sílabas, RE - DON - DOUGHTS. Ni las sílabas iniciales ni las finales son las mismas, ni siquiera similares, sino visualmente muy distintas por ser muy distinta la forma de cada letra y de cada secuencia de letras: DO - NUT/NUTS por una parte y RE - DOUGHTS por otra; y entre la primera y la última, la marca de ATLANTA incluye otra sílaba, DON, ausente en las marcas adversas por la razón evidente de que sólo constan de dos sílabas. Todas estas divergencias hacen que, contempladas en conjunto, las marcas en conflicto sean visualmente diferentes.
Fonéticamente las diferencias son equiparables a las visuales. El sonido de la primera sílaba DO es claramente distinto del sonido de la primera sílaba RE y el sonido de la última sílaba NUT/NUTS es también claramente distinto del sonido de la última sílaba DOUGHTS, no sólo por la diferencia entre la N y la D, sino porque mientras que la vocal U de la última sílaba NUT/NUTS de las marcas de nuestra contraria se pronuncia tal cual, el diptongo OU de DOUGHTS se pronuncia o bien OU -o sea, como se escribe- o bien O -que es lo que parece que sostiene BAKERY en su alegación de que la marca de ATLANTA sugiere la palabra 'redondo'-, pero no U; además, la marca posterior comprende una sílaba intermedia DON ajena a las marcas de la actora. En consecuencia, las marcas de ambas partes también presentan diferencias sustanciales en su impresión auditiva global.
Las denominaciones de las marcas son de fantasía, por lo que no existe semejanza conceptual.
La falta de semejanza de las marcas imposibilita el riesgo de confusión por faltar uno de los factores imprescindibles para su existencia.
ATLANTA comercializa rosquillas congeladas vendidas a restaurantes, hoteles y empresas de catering. Por tanto el consumidor medio es profesional, y es imposible que confunda el producto REDONDOUGHTS de ATLANTA con el producto DONUTS de BAKERY (antes PANRICO) o que establezca algún tipo de asociación entre ambas empresas.
En segundo lugar, por lo que respecta a la marca DOGHNUTS, desde el punto de vista visual las diferencias entre DOGHNUTS y REDONDOUGHTS son muy claras. Aquélla se compone de ocho letras agrupadas en dos sílabas, DOGH - NUTS, mientras que la marca de ATALANTA se compone de doce letras agrupadas en tres sílabas, RE - DON - DOUGHTS. Ni las sílabas iniciales ni las finales son las mismas, ni siquiera similares, sino visualmente diferentes por completo por ser muy distinta la forma de cada letra y la de cada secuencia de letras: DOGH - NUTS por una parte y RE - DOUGHTS por otra; y entre la primera y la última, la marca REDONDOUGHTS incluye otra sílaba, DON, ausente en la marca adversa por la razón evidente de que sólo consta de dos sílabas. BAKERY realiza alguna breve afirmación acerca de la coincidencia de las letras G y H, la cual carece de trascendencia porque en DOGHNUTS dichas letras forman parte de la primera sílaba y van precedidas de la vocal O y seguidas de la consonante N, mientras que en REDONDOUGHTS forman parte de la tercera sílaba y van precedidas de la vocal U y seguidas de la consonante T; las letras O y N son gráficamente muy distintas de la letras U y T.
Fonéticamente el sonido de la primera sílaba DOGH es palpablemente diferente del sonido de la primera sílaba RE y el sonido de la última sílaba NUTS es también claramente distinto del sonido de la última sílaba DOUGHTS, no sólo por la diferencia entre la N y la D, sino porque mientras que la vocal U de la última sílaba NUTS de la marca de la actora se pronuncia tal cual, el diptongo OU de DOUGHTS se pronuncia o bien OU -o sea, como se escribe- o bien O -que es lo que parece que sostiene BAKERY en su alegación de que la marca REDONDOUGHTS de ATLANTA sugiere la palabra 'redondo'-, pero no U; además, la marca posterior comprende una sílaba intermedia DON ajena a las marcas de la actora. En consecuencia, las marcas de ambas partes también presentan patentes diferencias en su impresión auditiva global.
Al tratase de denominaciones de fantasía no existe semejanza conceptual. La falta de semejanza de las marcas imposibilita el riesgo de confusión. Además, en este caso, la marca DOGHNUTS carece de notoriedad.
El consumidor de los productos de ATLANTA es profesional.
En tercer lugar, por lo que respecta a la marca '¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? DONUT', visualmente las diferencias no pueden ser más contundentes. La marca de la actora es un signo cuadrado de color amarillo, en cuyo centro aparece la representación gráfica de una rosquilla de color marrón claro rodeada por la pregunta ¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? con letras negras; en la parte inferior figura la denominación DONUTS en marrón oscuro y con el tipo de letra característico de la marca. Visualmente DONUTS no destaca especialmente. En el conjunto gráfico-denominativo no hay ningún elemento que predomine. En cuanto a la marca REDONDOUGHTS, es denominativa y formada por un solo vocablo. Es imposible detectar la más mínima semejanza gráfica.
Las diferencias fonéticas son tan contundentes como las visuales, porque la lectura de la pregunta ¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? más la denominación DONUTS produce una impresión sonora que nada tiene que ver con la de REDONDUGHTS. Como sucede en la comparación visual, en la fonética no es posible destacar un elemento dominante en la marca prioritaria. Desde luego, la mera coincidencia de dos sílabas (REDON) de la quinta palabra de la pregunta y de la marca de mi patrocinada no tiene fuerza suficiente para dominar fonéticamente el conjunto; y para el caso de que se entendiera que el componente dominante de la marca de la actora fuera DONUTS, damos por reproducidas las consideraciones que hemos formulado anteriormente al comparar las marcas DONUT/DONUTS con REDONDOUGHTS, agregando a ellas que la pregunta ¿TE APETECE UN DÍA REDONDO?, aunque se la considerase fonéticamente menos relevante, contribuye a incrementar la diferenciación.
En la comparación conceptual las diferencias vuelven a ser nítidas. La marca de la demandante es un eslogan publicitario en el cual se utiliza la expresión 'día redondo' en un doble sentido, como buen día y como día en que se consume un bollo redondo, es decir, una rosquilla DONUTS. Nada de esto tiene que ver con REDONDOUGHTS que, según BAKERY, 'no tiene un significado determinado que resulte evidente para los consumidores' (hecho cuarto de la demanda).
La falta de semejanza de las marcas imposibilita el riesgo de confusión, unido al tipo de consumidor del producto de ATLANTA, que es profesional, puesto que se trata de rosquillas congeladas vendidas a restaurantes, hoteles y empresas de catering.
Respecto a las acciones por competencia desleal señala la contestación a la demanda que el uso simultáneo pero por separado -no combinado, es decir, no formando un único signo compuesto- de REDONDOUGHTS y DONUT constituiría, en su caso, dos infracciones de las marcas registradas de la demandante: infracción por el uso de REDONDOUGHTS e infracción por el uso de DONUT. Si por tratarse de un uso simultáneo se potenciara la confusión, según afirma la actora, estaríamos en presencia de un factor que incrementaría el riesgo de confusión, como por ejemplo sucede, en el ámbito del derecho de marcas, en los casos de las marcas notorias o cuando los respectivos productos o servicios son idénticos. Se trata, pues, del mismo comportamiento confusorio que la actora considera vulneración de sus marcas y por tanto la norma aplicable es la Ley de Marcas.
Y por lo que se refiere a la segunda conducta, la actora, en lugar de reclamar por la vía de la Ley de Marcas la protección específica de las marcas notorias y renombradas para su marca DONUTS al objeto de impedir el menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca, recurre a la Ley de Competencia Desleal para reclamar esa misma protección pero no sólo para su marca DONUTS sino también para toda su familia de marcas.
Finalmente, el Tribunal Supremo rechaza aplicar el art. 4 LCD para sancionar conductas que tienen su encaje en alguno de los tipos específicos contenidos en otros artículos del mismo texto legal si ello significa calificar de desleales conductas que no reúnen todos los requisitos que integran el tipo.
Respecto a la acción indemnizatoria, la jurisprudencia más reciente sostiene que el titular de la marca registrada anterior puede prohibir el uso de la marca registrada posterior sin necesidad de solicitar previa ni simultáneamente la nulidad de ésta, pero, en cuanto a la indemnización, se ha reconocido si simultáneamente se han ejercitado ambas acciones (nulidad e infracción).
En el caso de que se estimara la acción indemnizatoria, debe reducirse el canon o royalty a un 3%, que es el establecido para las marcas no notorias en la sentencia citada en la demanda de la Audiencia Provincial de La Rioja de 4 de octubre de 2010. Añade que la marca DOGHNUTS de la actora no es notoria y que, aunque la marca DONUT es notoria, ATALANTA ya ha cesado en su uso. Dicha denominación aparecía solamente en las descripciones de los productos, en las cuales la marca REDONDOUGHTS aparecía escrita en la parte superior y con unos caracteres muy destacados, mientras que la palabra Donut figuraba cuatro líneas más abajo, como descripción del producto.
Señala la sentencia que, al realizar la comparación de los signos, lo primero que debemos destacar es que la demandante es titular de varias marcas que utilizan la expresión DONUTS, siendo una de ellas tridimensional, pues refleja el envase y el producto. Entre estas marcas existe una primera diferencia visual ya que el diseño prevalece sobre el uso del término, debiendo valorarse en su conjunto y no teniendo en cuenta únicamente el elemento denominativo.
Existen diferencias fonéticas importantes entre las marcas. 'DONUTS' tiene cinco letras y dos sílabas, 'DOGHNUTS' tiene ocho letras y dos sílabas, y REDONDOUGHTS tiene doce letras y tres sílabas. La posición de las letras comunes no es la misma y las sílabas de comienzo y final son diferentes. Fonéticamente, también tienen sonidos distintos. Existen además grandes diferencias por los colores empleados, tamaño y distribución o diseño de las letras.
También, y en relación a la marca DOGHNUTS, destaca que la demandante la utiliza unida a la expresión 'especialidad DONUTS'.
En cuanto a la marca '¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? DONUTS' es distinta a la marca de la demandada ya que es una expresión, una oración completa, entre interrogaciones y no un término.
Finalmente, entre las marcas existen importantes diferencias conceptuales pues 'REDONDOUGHTS' no designa ningún objeto identificable por el público.
En relación a la excepción la falta de uso de la marca 'DOGHNUTS' para identificar rosquillas y falta de uso de la marca '¿TE APETECE UN DÍA REDONDO? DONUTS' para productos de la clase 30, señala que, de la prueba documental aportada con la demanda para acreditar el uso de las marcas de su titularidad, fundamentalmente del documento 23, no se deduce el uso de estas marcas para identificar rosquillas en el mercado. Sí se acredita con las pruebas practicadas que las marcas 'DONUTS' y 'REDONDOUGHTS' designan el mismo tipo de productos.
Añade que resulta relevante que los productos de la demandada identificados con la marca 'REDONDOUGHTS' son rosquillas congeladas, vendidas a restaurantes, hoteles y empresas de catering, siendo por tanto el consumidor un profesional que difícilmente va a confundir el producto con el de la demandante, pues la presentación y la forma de distribución es distinta.
Concluye que el uso que la demandada realiza del término 'REDONDOUGHTS' no implica infracción de los derechos de marcas de la parte actora, por existir diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales que hacen que las marcas sean suficientemente distintivas para que los consumidores a los que se dirigen identifiquen el origen empresarial del producto, sin que exista confusión.
Por otra parte, el uso del término 'Donut' en la página web de la demandada no se realiza a título de marca, sino como elemento descriptivo o definidor del producto.
Respecto a las acciones de competencia desleal señala la sentencia que no hay infracción de los derechos de marca de la demandante porque no se crea confusión en el destinatario de los productos sobre el origen empresarial de los mismos. No puede por ello admitirse ahora que, por vía de la acción de competencia desleal, se analice un supuesto aprovechamiento del prestigio de la marca 'DONUTS', pues ello, con cita de la STS STS 3278/2017, supondría otorgar '
El primero de los motivos del recurso se sustenta en que un mayor grado de conocimiento o renombre de la marca anterior (DONUT/S) conlleva un mayor riesgo de confusión y/o asociación y no se discute la notoriedad del signo DONUT/S. Dicha protección reforzada se produce en el ámbito del análisis de existencia de riesgo de confusión y/o asociación, y por ende es distinta e independiente de la protección reforzada que se concede a las marcas renombradas en relación con aquellos usos que se aprovechen, o dañen, el carácter distintivo o notoriedad del signo notorio.
El motivo del recurso no puede prosperar en cuanto prescinde de algo esencial, y es que la sentencia no ha apreciado semejanza entre los signos controvertidos, por lo que no puede predicarse dicha protección reforzada cuando se ha excluido la semejanza.
Cuando los signos en conflicto no son semejantes, ni siquiera un carácter distintivo elevado de las marcas anteriores basta para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. La semejanza de signos y la similitud de productos o servicios es condición
El renombre o alto carácter distintivo de la marca anterior no es factor determinante en el momento de establecer el análisis de la eventual semejanza entre los signos. Tal circunstancia solo debe valorarse a la hora de comprobar si entre los signos existe riesgo de confusión ( STJUE de 11 de junio de 2020, C- 115/19).
Se refiere al apartado de la sentencia recurrida en el que destaca que en las marcas DONUTS el 'diseño' prevalece sobre el uso del término, debiendo valorarse en su conjunto y no tener en cuenta únicamente el elemento denominativo.
Sostiene el recurso que 'el elemento denominativo de las marcas de BIMBO prevalece sobre el elemento gráfico o visual, y ello atendiendo: (i) tanto a la pauta general establecida por la doctrina jurisprudencial, como (ii) a la idiosincrasia del caso, que evidencia que en las marcas de BIMBO el elemento denominativo ostenta una distintividad intrínseca y extrínseca superiores a las de los elementos gráficos, lo que le otorga una prevalencia en el conjunto de tales marcas.'
El motivo del recurso no puede prosperar puesto que no conduce a extraer conclusión alguna contraria a la de la sentencia recurrida:
(i) En primer lugar, la sentencia no ha excluido ningún elemento (ni gráfico o figurativo ni denominativo) para efectuar el análisis, y ello es correcto, puesto que la comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Sólo en el caso de que todos los demás componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la semejanza basarse exclusivamente en el componente dominante (entre otras muchas, STJUE de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C193/06 P, apartado 42). La sentencia simplemente efectúa una consideración previa para, a continuación, efectuar la comparación.
(ii) El recurso prescinde de los factores que, según la sentencia recurrida, excluyen la semejanza de signos. Resulte uno u otro el elemento dominante, no se explica en el motivo del recurso de dónde resulta la semejanza. Pero, y esto es lo esencial, el recurso omite que la sentencia recurrida analiza los aspectos visual, fonético y conceptual (apartado 13).
(iii) Dejando al margen la marca eslogan, sobre la que también se pronuncia la sentencia, las marcas cuya protección servía de sustento a la demanda no eran las que se reseñaban a título ejemplificativo, sino las marcas 'DOGHNUTS' y 'DONUTS', ambas denominativas. Y la marca registrada por la demandada es también denominativa. Y esto se analiza en la sentencia, como acabamos de señalar.
Sostiene que existe un amplio conjunto documental (docs. 34, 35, 36 y 37) concordante con el doc. 23, que acredita (a través de facturas, certificaciones, etc.) el uso de la marca (para repostería, pastelería, dulcería y confitería, etc.).
El catálogo de productos de BIMBO incluía no sólo 'xuxos', y 'biris', sino también las llamadas 'berlinas' y 'bolas de chocolate' comercializadas bajo la marca DOGHNUTS. Las 'bolas de chocolate' y las 'berlinas' tienen forma redonda, de manera que lo único que las diferencia de las rosquillas es la existencia de un agujero en el centro. Añade que el mercado identifica como rosquillas determinados dulces con independencia de que tengan, o no, agujero.
Valoración del Tribunal.
La obligación de utilizar la Clasificación de Niza deriva del artículo 2, punto 3, del Arreglo de Niza, que dispone que las Administraciones competentes de los Estados de la Unión especial harán figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación de Niza a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.
La finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular, a los operadores económicos.
Por ello se exige que los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca sean identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección solicitada.
Como señala la STJUE de 19 de junio de 2012, C-307/2010, apartado 54,
En consecuencia, la claridad y concreción son esenciales para determinar el alcance de la protección conferida por el registro.
En este caso no existe falta de precisión en relación a los productos designados, que no se refieren a una categoría excesivamente genérica, como pueda ser 'productos alimenticios' sin más, sino los siguientes:
'Toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, dulcería y confitería; azúcares, chocolates, cacao, tés, cafés y sucedáneos de estos productos; vainillas, esencias y productos preparados para la elaboración de flanes y pasteles, productos alimenticios a base de chocolate y azúcar, helados, caramelos, bombones, rosquillas, grajeas de goma para mascar, galletas'.
Es evidente que la demandante está utilizando la marca DOGHNUTS para productos de pastelería y dulcería, por lo que carece de sentido - a estos efectos - determinar el alcance del término 'rosquilla', pues las rosquillas no son otra cosa que dulces. En relación al alcance de los productos de la clase 30 de Niza designados por la marca de la actora, el Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia de 7 de octubre de 2015, Panrico/OAMI - HDN Development, T-534/13, apdos. 36 y 37, señaló que 'la Sala de Recurso observó acertadamente [...], que los productos 'donuts, tortas, pasteles, brioches (bollos), rosquillas, café' de la clase 30 designados por la marca impugnada eran idénticos a los productos 'toda clase de productos y preparados de repostería, pastelería, cafés' de las marcas anteriores pertenecientes a esa misma clase. En definitiva, los productos designados amparan todo tipo de dulces (sean rosquillas o no). En este sentido el uso de la marca para productos incluidos en una categoría más general permite acreditar el uso de la marca anterior ( STJUE de 16 de julio de 2020, C-714/2018). Cuando la categoría tiene suficiente precisión no es posible establecer divisiones significativas y la prueba del uso cubre toda esa categoría (no se trata de un uso parcial). Desde luego, atendiendo a dicha jurisprudencia, la forma del dulce no permite establecer una subcategoría de productos dentro de los productos de pastelería o dulcería. Como señaló en ese caso el Tribunal General en su sentencia de 13 de septiembre de 2018, T-94/17:
En consecuencia, no existe falta de uso de la marca en relación a los productos designados, con independencia del tipo de dulce que elabore la recurrente.
No cabe confundir el análisis pertinente en relación a la excepción de falta de uso, que debe comparar los productos para los que la marca ha sido registrada con los productos comercializados por la actora, con el análisis a efectuar en relación al riesgo de confusión. En este último supuesto la comparación debe referirse a los productos para los que está registrada la marca cuya protección se invoca y aquellos a los que se aplica el signo controvertido.
No obstante ello no supone más que la necesidad de rechazar la excepción, no que exista riesgo de confusión, que independientemente de lo razonado a este respecto, la sentencia recurrida excluye.
Nos remitimos a lo expuesto en el fundamento precedente.
Se remite el recurso a los distintos canales publicitarios en los que se emplea la marca. Añade que según reconoció el representante de la recurrente, el eslogan se utilizó entre 2004 y 2009, a partir de 2010 se utilizó 'Disfruta del MOMENTO', 'el bizcochito REDONDO' y 'MOMENTO REDONDO'. Y considera que resulta admisible un uso de la marca en forma distinta a la registrada.
Debemos rechazar en primer lugar la objeción de la parte recurrida, que considera que se trata de una cuestión nueva. La excepción de falta de uso se alegó, como es obvio, en la contestación a la demanda. La actora presentó diversos medios de prueba sobre el uso, si bien reconoce que los términos utilizados no son coincidentes con la marca registrada. La apreciación de si ello puede o no incardinarse en el concepto de uso real y efectivo no supone introducir ninguna cuestión
En consecuencia, debemos referirnos a si el uso que reconoce la recurrente representa un uso de la marca en forma distinta a la registrada.
No es posible aceptar tal planteamiento.
Como señala la STJUE de 21 de enero de 2010, C-398/08, 'Audi', apdo. 45, en relación a la marca eslogan, la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo. Para apreciar el carácter distintivo de tales marcas, no procede aplicarles criterios más severos que los aplicables a otros signos ( STJUE de 12 de julio de 2012, 'Smart Technologies ULC', C-311/11, apdo. 25).
Como destaca la STS 200/20, de 28 de mayo, el art. 39.2.a) LM [en la actualidad se corresponde con el art. 39.3.a)] dispone que tendrá la consideración de uso:
'a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada'.
El art. 39 LM, en su redacción aplicable al caso, era una trasposición del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y su contenido se correspondía, a su vez, con el del art. 15 del Reglamento CE 40/1994, de 23 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria. De tal forma que resulta de aplicación la doctrina emanada del Tribunal de Justicia en la interpretación de estos preceptos.
Se remite la citada sentencia a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al transcrito art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12), asunto Specsavers:
Debemos destacar en primer lugar que en el propio recurso se remite precisamente a la respuesta a este respecto -
Es evidente que esto supone que la marca no se está utilizando en la forma registrada y que no se estaba utilizando en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, atendiendo al tenor de la pregunta.
Y a continuación se explica precisamente la evolución de las campañas publicitarias:
Por esta razón se intenta justificar el uso de la marca en forma diferente a la que ha sido registrada (p. 21 del recurso).
En el recurso se alude a tres anuncios de televisión relacionados con la marca registrada y a la difusión de esos anuncios en la web, sin que defina ningún elemento temporal preciso, lo que resulta imprescindible para acreditar el uso de la marca tal y como aparece registrada. A este aspecto de la falta de acreditación del uso en el momento pertinente se refiere el escrito de oposición al recurso (p. 9).
En consecuencia, debemos concluir que lo utilizado en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda es otro signo.
La variante que debemos examinar, dado que es la que pueda presentar mayor semejanza, es '#momentoredondo'.
El recurso se manifiesta con ambigüedad calculada, pues se introduce al tiempo el uso de la marca registrada - pero sin mayor precisión y refiriéndose además a las propias manifestaciones de parte que en realidad muestran la 'evolución' del eslogan -, y el uso en forma distinta a la registrada.
Dentro de esa ambigüedad se hace referencia a las etiquetas o hashtag '#momentoredondo', que por sí no representan un signo identificador de la procedencia empresarial. Debemos recordar, en relación a la marca eslogan, que el signo posee carácter distintivo únicamente en la medida en que sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Ni la mera función publicitaria ni la utilización de una etiqueta o hashtag convierten a dicha etiqueta en marca - como tampoco la publicidad en sí se considera una marca -, y a lo que se refiere el recurso es a una serie de hashtags.
Pero es que además, lo que distingue el eslogan que constituye marca registrada es una pregunta - inexistente en la supuesta variante - que contiene un juego de palabras sobre un día perfecto que se identifica con la rosquilla y a la que se responde con el elemento DONUTS. Los elementos 'momento redondo', teniendo en cuenta la escasa distintividad del segundo, no permiten afirmar que nos encontramos ante un uso de la misma marca en forma distinta a la registrada. Lo que tendría en común este 'signo' identificador de la procedencia empresarial - de ser tal, que no lo es - con la marca es una finalidad laudatoria. En un caso se identifica la rosquilla con un día perfecto y en otro se alude a la satisfacción de consumir la rosquilla, pero esto no supone que se trate de una variante de la marca.
El recurso igualmente prescinde de que nos encontramos ante una marca mixta y no analiza los distintos elementos de la misma sino que en realidad la descompone para, sin considerar tampoco los diferentes elementos denominativos de la misma, referirse a los términos 'momento redondo' como una 'variación'. La supresión del elemento figurativo, que debe también ser valorado, puesto que no resulta insignificante, impide apreciar que nos encontremos ante un uso de la marca en forma diferente.
En definitiva, el recurso no efectúa un análisis adecuado al respecto, por lo que difícilmente puede prosperar el motivo que examinamos, lo que permite apreciar la excepción alegada por la parte demandada en relación a la marca 2.469.650.
No obstante, tampoco cabría apreciar riesgo de confusión, puesto que la valoración que de este aspecto realiza la sentencia recurrida resulta correcta.
Al margen de que el motivo no conduce a nada, dado lo deslavazado de los argumentos que se van acumulando en el recurso, no es aceptable tal planteamiento.
El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [ STS 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las SSTS 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].
Entre esos factores se encuentra la comercialización del producto. En concreto, la comercialización del producto designado con el signo supuestamente infractor.
El criterio que sustenta el recurso resulta contrario a la mencionada jurisprudencia, a la que se añade la STS 151/2017, de 2 de marzo, en relación a los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, en todo caso, incluso ante la identidad de productos:
En este caso, la comercialización del servicio o producto ofertado por la demandada, un periódico digital (que también es uno de los amparados por la marca de la demandante), se hace a través de internet, pues se encuentra alojado en una página web, lo que hace preciso que el usuario escriba un concreto nombre de dominio en la barra del navegador o, más frecuentemente, una palabra en el motor de búsqueda. Por eso, es correcto considerar que el elemento dominante del signo utilizado por la demandada es la parte denominativa 'lainformación', al igual que en la marca de la demandante lo es la expresión 'la información'.
La comercialización o los canales de distribución tiene relación con otro factor a considerar para apreciar el riesgo de confusión, cual es el tipo de público al que se destinan los productos y su grado de atención.
El séptimo de los motivos del recurso incide en este aspecto para rechazar que la forma de distribución de los productos de actora y demandada sea distinta.
La actora BIMBO también opera en el sector de los productos congelados, con los mismos clientes, y utilizando presentaciones y canales de distribución que son plenamente coincidentes con los empleados por la demandada ATLANTA.
Sin embargo, la apreciación de la sentencia resulta correcta en cuanto es cierto que la demandada ATLANTA únicamente comercializa productos congelados dirigidos al canal HORECA y, por lo tanto, a profesionales, lo que no se ha puesto en duda. Y este es un factor pertinente para analizar el riesgo de confusión.
Considera que 'la sentencia recurrida dedica la friolera de cinco líneas a justificar que el uso del signo DONUTS por parte de la demandada ATLANTA no es infractor de las marcas de la actora, BIMBO (página 12, párrafo primero)'.
Lo que aprecia la sentencia recurrida es que el uso en la web de este término se realiza como elemento descriptivo o definidor del producto, con cita de la SAP de Barcelona, Sec. 15ª, de 16 de julio de 2008.
El motivo del recurso no puede prosperar si tenemos en cuenta que la propia demanda (p. 11) reconoce que la mención de ese término en la web tiene carácter descriptivo:
Si, según el recurso, la sentencia recurrida dedica la friolera de cinco líneas a justificar el uso del signo DONUTS podemos advertir que la demanda dedica menos de una línea a identificar la conducta supuestamente infractora - que considera término descriptivo sin efectuar ninguna alegación sobre este aspecto, eludiendo las consecuencias de su propia valoración, que ahora se pretende replantear en el recurso -.
El planteamiento de la demanda conducía necesariamente en este aspecto a su desestimación.
Como señala la STS 151/2017, antes citada:
Se reconozca o no por la demandada como actuación errónea, ello no obsta a que haya alegado dicho uso descriptivo, reconocido en la demanda. Sobre este aspecto viene el recurso a introducir nuevas alegaciones, de modo que, de un planteamiento inicial meramente infractor, a pesar de la consideración de uso descriptivo, ahora se viene a excluir la aplicación del límite basado en el uso descriptivo. La demanda parte de una mera infracción cuando debería haber alegado entonces por qué dicho uso descriptivo por la demandada no estaba amparado en la Ley de Marcas. Se viene a cambiar el planteamiento en la segunda instancia.
Finalmente hemos de señalar que la palabra 'dónut' se aplica a determinado tipo de rosquillas, según la definición del diccionario RAE:
'Pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate.'
Ciertamente se trata de la denominación utilizada para este tipo de rosquillas y la web de la actora va dirigida a profesionales, no al consumidor en general, de lo que prescinde el recurso, por lo que dicho uso - meramente descriptivo y no a título de marca - no resultaría apto para generar confusión alguna.
El hecho de que la forma de utilización de este término descriptivo en la página web no genera idea alguna de que nos encontramos ante un producto de la recurrente, sino todo lo contrario, es decir, que se trata de un producto de distinta procedencia, y el que se trate además de una página destinada a profesionales descarta cualquier uso desleal.
El recurso atribuye a la sentencia una serie de errores pero prescinde de las razones por las que la resolución no aprecia el riesgo de confusión, que excluye tras analizar los elementos gráfico fonético y conceptual en relación a la semejanza de signos.
Se refiere en primer lugar el recurso al ámbito aplicativo de las marcas de las que es titular, señalando que resulta coincidente.
Nos remitimos a lo expuesto en relación a la identidad en el ámbito aplicativo, si bien debemos reiterar que la apreciación del riesgo de confusión requiere presupuestos acumulativos y, entre ellos, la similitud entre los signos.
La Resolución de la Sala de recurso de la EUIPO de 31 de agosto de 2016 también partía de la identidad aplicativa al comparar la marca DOGHNUTS con la marca REDONDOUGHTS.
Para seguir un orden lógico, debemos comparar en primer lugar aquellas marcas con las que pueda existir un mayor grado de semejanza, en este caso las marcas DOGHNUTS y REDONDOUGHTS.
Sorprendentemente el recurso, al referirse a esta comparación se remite a la efectuada entre DONUTS y REDONDOUGHTS, considerando que la comparativa es trasladable en su mayor parte (apartado 107).
No alcanzamos a comprender cómo es posible trasladar una comparativa a otra sin considerar las evidentes diferencias existentes.
La Resolución de la EUIPO citada efectúa un análisis comparativo que debemos compartir, y que también aparece en la sentencia recurrida. Concluye que hay suficientes diferencias visuales y fonéticas para excluir el riesgo de confusión.
Visualmente, las letras de DOGHNUTS y REDONDOUGHTS aparecen en un orden distinto y se combinan de forma distinta. El signo REDONDOUGHTS es más extenso que el registrado por la recurrente y la combinación inicial RE no está presente en la marca previa DOGHNUTS. Las primeras combinaciones de REDONDOUGHTS (REDON) tampoco aparecen en la marca anterior.
Fonéticamente RE-DON-DOUGHTS se compone de tres sílabas y DOGH-NUTS de dos, por lo que la pronunciación de los signos en conflicto es diferente. Debemos añadir, como señalaba la SAP de Barcelona, Sec. 15ª, de 16 de julio de 2008, que la comparación fonética de las dos expresiones debe hacerse de conformidad con las reglas de la lengua española.
Conceptualmente los signos carecen de significado, salvo las primeras dos sílabas de REDONDOUGHTS. El público a lo sumo percibirá la combinación 'REDONDO', de REDONDOUGHTS, aunque dado que el signo se compone de un solo elemento denominativo y teniendo en cuenta su pronunciación completa tampoco puede afirmarse que sea común que el público lo identifique sin más separadamente (DO forma parte de una tercera sílaba del signo de la demandada). Este concepto en todo caso no tiene relación con el signo DOGHNUTS, que debe ser considerado de fantasía.
Destaca la Resolución de la EUIPO que el hecho de que el signo de la demandada sea REDONDOUGHTS en lugar de REDONDO
Teniendo en cuenta las escasas coincidencias existentes debemos concluir que no cabe apreciar la semejanza de signos y que debe excluirse el riesgo de confusión.
No debe confundirse el hecho de que determinados elementos puedan ser coincidentes (letras aisladas o sílabas parecidas) con la existencia de semejanza de signos. Para apreciar que la semejanza es baja es necesario primero constatar que existe semejanza, y para ello es necesario efectuar el análisis pertinente. Descartada ésta, la semejanza no puede ser ni baja, ni media, ni alta.
Si determinadas coincidencias sirvieran para apreciar sin más un grado bajo de semejanza en realidad estaríamos eludiendo el análisis pertinente sobre la existencia o no de semejanza.
Por lo que se refiere a la comparación con la marca DONUT las diferencias son aún mayores.
Visualmente, la única coincidencia es la combinación DON, que además aparece en distintas posiciones y en REDONDOUGHTS formando parte de un elemento identificable (REDONDO).
Fonéticamente un signo dispone de tres sílabas y el otro de dos, y la pronunciación es distinta. Reiteramos que debe apreciarse la pronunciación en español.
Conceptualmente, como hemos señalado, el público a lo sumo percibirá la combinación 'REDONDO', de REDONDOUGHTS, aunque dado que el signo se compone de un solo elemento denominativo y teniendo en cuenta su pronunciación completa tampoco puede afirmarse que sea común que el público lo identifique sin más separadamente (DO forma parte de una tercera sílaba del signo de la demandada). DONUT hará referencia a una rosquilla, al haberse generalizado su uso para un tipo de dulce.
Incluso si la marca previa resulta conocida entre el público, las diferencias son tan relevantes que excluyen el riesgo de confusión atendiendo a la impresión de conjunto. Como ya hemos señalado cuando los signos en conflicto no son semejantes, ni siquiera un carácter distintivo elevado de las marcas anteriores basta para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
Y los productos designados con el signo REDONDOUGHTS se dirigen exclusivamente a los profesionales del sector de hostelería.
Finalmente, aunque hemos apreciado la excepción de falta de uso respecto de la marca 2.469.650, los argumentos expuestos excluirían el riesgo de confusión con mayor motivo, debiendo añadir que no se puede excluir de la comparación el elemento figurativo - que no aparece en el signo controvertida - dado que no resulta insignificante, y que los elementos 'redondo' - referido al día - y 'donuts' - contestación - se encuentran separados, sin que el signo de la demandada utilice el elemento 'donut'. Tampoco se acredita que esta marca cuya protección se invoca goce de reconocimiento entre el público.
Sostiene que el uso combinado de ambos signos confusorios REDONDOUGHTS y DONUT tiene por efecto, perseguido y logrado por la demandada, una retroalimentación de confusionismos para potenciar la directa confusión con DONUTS.
Realmente la propia exposición del motivo evidencia el modo en que de manera artificiosa se están utilizando los mismos hechos para convertirlos en ilícito concurrencial amparándose en un 'uso combinado' que no es tal.
La protección de las marcas de la actora frente al riesgo de confusión tiene su ámbito específico de tutela en la normativa marcaria y no es lícito que se acuda a una pretendida 'combinación' inexistente para convertir el supuesto uso infractor de las marcas de la actora en acto de competencia desleal.
Combinar es unir cosas diversas, de manera que formen un compuesto, lo que aquí no sucede. Si verdaderamente existiera combinación nos encontraríamos igualmente ante otro signo.
No es admisible que el uso de los signos que no se aprecie como infracción marcaria se convierta en ilícito concurrencial 'acumulándolos', que es lo que hace el recurso.
Tan es así que lo que denunciaba la demanda es que el uso de ambos signos constituye un intento de 'vulgarizar o debilitar la distintividad' de la familia de marcas. Es decir, está trasladando el ámbito específico de la protección marcaria al objeto de las acciones de competencia desleal.
Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398LEC.
Fallo
Se decreta la pérdida del depósito en su caso constituido por la parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ.
Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.
La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ. De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.