Sentencia CIVIL Nº 38/2022, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 809/2021 de 14 de Enero de 2022

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 809 (U-8) 21

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 496/20

JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante

SENTENCIA Nº 38 /22

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a catorce de enero de dos mil veintidós

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca UE, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Europea con el número 496/20, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Custi Mikelo S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo y dirigida por el Letrado Dª. Sandra López Martínez; y como parte apelada la demandante The Polo/Lauren Company L.P., representada en este Tribunal por el Procurador D. José Luis Vidal Font y dirigida por el Letrado Dª. María Dolores Garayalde Niño, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juzgado de Marca UE número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 528/19, dictó Sentencia con fecha 31 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Vidal Font, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil The Polo/Lauren Company, L.P., contra la entidad mercantil Custi Mikelo, S.L., debo:

1) DECLARAR Y DECLARO:

1.1.- Que la entidad mercantil Custi Mikelo, S.L., ha llevado a cabo actos de infracción de las marcas de la Unión nº 4.049.201 y nº 11.953.578 de la entidad mercantil The Polo/Lauren Company, L.P.

1.2.- Que la entidad mercantil Custi Mikelo, S.L., ha llevado a cabo actos de infracción de la marca española nº 1.253.881 de la entidad mercantil The Polo/Lauren Company, L.P..

1.3.- La nulidad de la marca española no 2.973.339, en clase 25.

2) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Custi Mikelo, S.L.: 2.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2.-Aabstenerse de usar, y comercializar en el futuro productos que incluyan el signo distintivo infractor objeto de este procedimiento, bajo el apercibimiento de una indemnización coercitiva de, al menos, 600,00 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

2.3.- Aremover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado, y destruyendo, cualquier producto distinguido con el signo infractor objeto de este procedimiento.

2.4.- Al abono de la indemnización que determine el perito judicial en aplicación de las bases de cálculo descritas en el fundamento jurídico décimo de la demanda y que se designara, en su caso, en fase de ejecución de sentencia, donde se producirá la cuantificación de la citada indemnización, las cuales deberán determinar una indemnización de daños y perjuicios equivalente al mayor de los siguientes importes:

(i) Un 1 por 100 de la cifra de negocios obtenida por la entidad mercantil Custi Mikelo, S.L., por la venta o comercialización de los productos marcados con los signos infractores, hayan sido evidenciados de manera expresa en los hechos de la demanda o no, desde la fecha de inicio de la comercialización de productos marcados con el signo infractor hasta la fecha de presentación de la demanda.

(ii) Los beneficios obtenidos por la entidad mercantil Custi Mikelo, S.L., por la venta o comercialización de los productos marcados con los signos infractores, hayan sido evidenciados de manera expresa en los hechos de la demanda o no, desde la fecha de inicio de la comercialización de productos marcados con el signo infractor hasta la fecha de presentación de la demanda.

Del mismo modo, también se calculará en fase de ejecución de sentencia, el resarcimiento de los daños sufridos en relación a los costes de gestión prejudicial y los gastos de la aseguración de evidencias.

2.5.- Al abono de una indemnización, que será calculada en período de ejecución de sentencia conforme a las bases indicadas en el fundamento jurídico décimo, por las infracciones que se cometan desde la fecha de presentación de la demanda hasta la efectiva cesación de la infracción.

2.6.- A publicar a su costa, de forma solidaria, los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia en dos periódicos de tirada nacional

Todo ello con expresa condena en costas procesales derivadas de la demanda a la parte demandada, la entidad mercantil Custi Mikelo, S.L.'.

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 1 de junio de 2021 en el que, tras admitir la proposición de prueba (pericial) de la parte apelante por Auto de este Tribunal de fecha 28 de junio de 2021, se señaló deliberación, votación y fallo el día 13 de enero de 2022, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.-Invoca en su demanda la demandante, empresa de moda y complementos fundada a finales de los años sesenta por el diseñador de moda, Ralph Lauren, los siguientes registros marcarios que afirma que gozan de renombre:

Marca española nº 1.253.881 (figurativa): en vigor desde el día 1 de junio de 1991 para productos de la clase 25 y tiene la siguiente representación gráfica:

Marca de la Unión Europea nº 4.049.201 (figurativa): fue concedida el día 3 de noviembre de 2005 para productos de las clases 9, 18, 20, 21, 24 y 25 y tiene la siguiente representación gráfica:

Marca de la Unión Europea nº 11.943.578 (figurativa): fue concedida el día 19 de noviembre de 2013 para productos de las clases 18, 24 y 25 y tiene la siguiente representación gráfica:

La demanda, tras dos requerimientos previos de cese en el uso de los signos que se dirán, se dirige frente a la mercantil CUSTI MIKELO, constituida en agosto de 2016, cuyo objeto social es la ' confección de prendas de vestir, comercio mayor y menor de prendas de vestir', trayendo causa las pretensiones que deduce en el hecho de que la mercantil Custi Mikelo está comercializando productos textiles, en particular, camisetas, camisas y polos con un signo distintivo que entiende la actora es muy semejante, y por ende confundible, con las marcas propias -jugador de polo- con las que POLO/LAUREN distingue sus productos textiles de moda, dándose además la circunstancia de que la demandada solicitó en marzo de 2011 y obtuvo el registro de la marca española nº 2.973.339 (mixta), registrada para distinguir productos de la clase 25 y que tiene la siguiente representación gráfica:

Además, la demandada ha solicitado esta misma marca en julio de 2019, ante la EUIPO como marca de la Unión Europea nº 18.093.811 (mixta), para distinguir productos de la clase 25, a la que la demandante ha formulado oposición que ha determinado finalmente el rechazo de la solicitud formulada.

La Sentencia de instancia, haciendo propia la Resolución de la División de Oposición de la EUIPO de 3 de septiembre de 2020 dictada con ocasión de la oposición a la solicitud de la marca europea, estima las acciones declarativas de infracción de las marcas europeas y de la nacional, declara la nulidad de la marca nacional y condena la demandada al cese en el uso de los signos, a la remoción de efectos, a indemnizar daños y perjuicios y a publicar la Sentencia.

Crítico con esta resolución, formula recurso de apelación la demandada planteando vulneración del art. 51.1 LM y de la carga de la prueba del art. 217 LEC en relación a la mala fe en la solicitud de la marca nacional, con error en la valoración de la prueba, segundo, error en la valoración de la prueba en relación a la infracción marcaria del art. 34.2.b), con vulneración del art. 7 CC por ejercicio abusivo del derecho, tercero, y subsidiariamente a la no estimación de los motivos anteriores, infracción del art. 45.2 LM, cuarto, infracción del art. 41.1.f) LM respecto de la publiacción de la Sentencia y, finalmente, en relación a la prueba pericial inadmitida en la Audiencia Previa, infracción del art. 24 CE en relación a los artículos 459 y 337 LEC y el art. 119.2 Ley de Patentes.

Examinaremos por separado cada uno de los motivos formulados por la recurrente en los siguientes razonamientos.

SEGUNDO.-Alega en primer lugar vulneración del art. 51.1 LM y de la carga de la prueba - art 217 LEC- aduciendo inexistencia de mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional 2973339 'CUSTI MIKELO' y error en la valoración de la prueba en relación a la declaración de nulidad de la citada marca nacional.

Tras recordar que la única acción de nulidad ejercitada en la demanda es la referida a motivos absolutos del art. 51 LM señala que la mala fe ha de ser probada por quien la alega, no habiéndola por el solo hecho de solicitar el registro de una marca que pudiera entrar en colisión con otras registradas, siendo así que, en el caso, no ha tenido lugar esa prueba.

Afirma al respecto que ninguno de los documentos aportados por la actora está referido a dicha prueba de mala fe en la solicitud de 2011 ante la OEPM pues acompaña capturas de pantallas de redes sociales de Ralph Lauren que no existían en 2011, anuncios sin fecha, otros de 2017, 2018 y 2019 o con referencias a la denominación Ralph Lauren pero no a las marcas figurativas de la actora.

Que la actora no ha probado su renombre respecto de las marcas gráficas al tiempo de la solicitud de la marca nacional de la recurrente ni ha probado nada respecto del año de la solicitud -2011-. Pero que aun cuando pudieran -a los solos efectos dialécticos- considerarse que sus marcas figurativas son notorias, tal circunstancia no sería suficiente para apreciar la mala fe de la demandada al tiempo de la solicitud, confundiendo en todo caso la actora un uso malicioso no ajustado al registro con la mala fe concurrente al tiempo de la propia solicitud que es lo que, conforme al art. 51 LM, determina la nulidad.

La Sentencia de instancia -dice el recurrente- se limita a reproducir la resolución por la que se denegó por la División de Oposición de la EUIPO la solicitud de marca europea 18093811 solicitada el año 2019 a pesar de que el objeto de debate era otro -causa relativa por confusión del art. 8.1.b) RMUE- y no el de la mala fe, obviando en suma que, como resulta de la jurisprudencia -que se cita- la declaración de nulidad por mala fe se debe regir por los siguientes principios, a saber, primero, la mala fe no se presume sino que debe ser probada por quien la alega -y en el caso la actora no ha desplegado prueba alguna-, la mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud de la marca y no a su uso posterior, la mera semejanza entre los signos no es constitutiva de mala fe, tanto menos cuando, en el caso, se ha probado la existencia de multitud de signos similares que conviven pacíficamente en el mercado desde hace años y, finalmente, no basta el carácter notorio de una marca para apreciar la existencia de la mala fe si bien, en el caso, la Sentencia no considera acreditado el renombre invocado.

En suma, no se verifica por tanto la carga de la prueba del art. 217 LEC que le era exigible con lo que debería revocarse el pronunciamiento de la Sentencia sobre la nulidad declarada de la marca.

Posición del Tribunal.

Solicita el recurrente en el primero de los motivos que se revoque la declaración de nulidad de la marca nacional mixta nº 2973339 'CUSTI MIKELO'. Y aunque no hay en el recurso planteamiento de infracción procesal, debemos señalar que la exposición de la que parte el motivo no es sino la denuncia de un caso de incongruencia - art 218 LEC- extra petitumque tiene lugar, como recuerda el Tribunal Constitucional - STC 227/2000- 'cuando el órgano judicial(...)se pronuncia sobre(...) una causa de pedir que no fue oportunamente deducida por los litigantes', en este caso, la nulidad por causa relativa no obstante ser la causa de pedir la mala fe en la solicitud del registro.

No obstante, la parte recurrente no formula tal denuncia ni, obviamente, vincula pretensión alguna a tal denuncia, limitándose a utilizarla como llave para el examen de fondo, razón por la que este Tribunal llevará a cabo el juicio ex novode una cuestión no tratada en dicha resolución.

En esencia alega la representación de la demandada que no se ha demostrado por la actora, a pesar del gravamen probatorio que sobre ella pesaba, que hubiera al tiempo de la solicitud de la citada marca en el año 2011, mala fe, no habiéndose probado, ni resultado de la resolución de instancia, los elementos que conforme a la jurisprudencia podrían determinar la apreciación de la mala fe, en especial teniendo en cuenta que la mera semejanza entre los signos no es per seconstitutiva de mala fe y que no se ha acreditado la notoriedad de las marcas invocadas.

Pues bien, conforme al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley de Marcas, la nulidad de la marca se declarará cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe, concepto que dice la jurisprudencia - STJUE de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18, apartado 45 y jurisprudencia citada y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, apartado 7- debe ser entendido en el contexto marcario y, por tanto, teniendo en cuenta que la normativa marcaria tiene por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de mantener la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de que se registren como marcas los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible esos productos o servicios de los que tienen otra procedencia.

Es por ello que la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley de Marcas procede aplicarla en los casos en los que, como dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada, hay indicios de que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el mercado en libre competencia, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas honestas, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin pensar siquiera en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado anterior ( sentencias de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18, apartado 46, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, apartado 75).

Pero en particular, para los casos de solicitud de marca confusoria con una anterior, la STJUE de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07)- ha señalado que cuando queda acreditado que existe un uso por parte de un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares y dicho uso da lugar a confusión, es preciso examinar, en el contexto de la apreciación global de las circunstancias pertinentes del caso concreto, si el solicitante de la marca controvertida había tenido conocimiento de la misma.

En suma, en un caso como el que nos ocupa, en el que se propone nulidad por solicitud de mala fe por la preexistencia de un signo similar en el mercado que además se afirma notorio, solo puede apreciarse mala fe si es dable apreciar indicios objetivos, pertinentes y concordantes que demuestren que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca en cuestión, el demandado tenía la intención de menoscabar los intereses de la actora de modo no conforme con las prácticas honestas ni con las funciones propias de las marcas anteriores de dicha parte.

Esa relación causal entre el conocimiento de la posible incompatibilidad al tiempo de la solicitud y la mala fe conecta, en el caso, con la alegación relativa a la notoriedad de las marcas Ralph en tanto, como ha dicho el TJUE -Sentencia de 12 de septiembre de 2019, asunto C-104/18-, puede presumirse que el solicitante de una solicitud de marca que un tercero utilizaba, en al menos un Estado miembro, lo sabía ' cuando hay un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 39 y 53).'. No se trata, por tanto, de una cuestión baladí, sino todo lo contrario y para cuya determinación, dice la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07, Pago, debe tomarse en consideración ' todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad de la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para proporcionarla'-apart. 25.

Pues bien, la documental aportada acredita el conocimiento general de la marca Ralph en el sector textil de que se trata con anterioridad al momento de la solicitud.

Al efecto, una información relevante la aporta el informe pericial de la recurrente -Informe Cerviño- que describe a la actora como grupo corporativo que cuenta con unas 111 empresas, incluida su filial española Ralph Lauren España S.L., que opera a través de tres segmentos, mayorista, minorista y licencias dedicados, el mayorista consiste a ventas realizadas a grandes almacenes y tiendas especializadas de todo el mundo y, el minorista, a las ventas realizadas directamente a los consumidores a través del canal minorista, que incluye las tiendas minoristas de la Compañía, las tiendas dentro de las tiendas basadas en concesiones (Shop in the Shop y/o Corner shops) y las operaciones de comercio electrónico en todo el mundo, concretando por lo que hace a la filial española que se constituyó en 1996 y que, por lo que hace a sus resultados, cerró el año fiscal 2019 (marzo 2019) con una facturación de 35,3 millones de euros, con un EBITDA de 5,6 millones de euros, un EBIT de 2,1 millones de euros y obteniendo un resultado del ejercicio de 1,6 millones de euros contando con 400 empleados en España, señalando además el citado perito que la marca Ralph Lauren tiene una completa cobertura del mercado español en las principales ciudades en lo que a tiendas físicas se refiere, así como cobertura total a través de sus ventas online que sigue el modelo general que ha desarrollado en sus principales mercados mundiales, datos económicos y de proyección que si bien no son los de 2011 -cuando se solicita la marca por la demandada-, sí ponen de relieve, teniedo en cuenta el año de constitución de la filial -1996- y la propia transcendencia del grupo corporativo, que es empresa asentada, extendida e implantada desde mucho antes de aquella fecha lo que explica que ya cuatro Sentencias judiciales ( STS Contencioso de 4 de abril y de 21 de junio de 2007 y de 18 de diciembre de 2014 y STSJ Madrid de 24 de enero de 2004), unas anteriores al año 2011 y otras posteriores, hayan reconocido la notoriedad de la marca (con una referencia explícita en las Sentencias de 2007 a la marca del 'jugador de polo') entre dos periodos que incluyen el momento de la solicitud de la marca por Custi Mikelo, declaraciones que son relevantes, no como calificativo marcario de las marcas invocadas sino como factor demostrativo del conocimiento en el sector de tales marcas, tanto más por los profesionales del mismo de una marca que no se olvide, se registra en España, en noviembre de 1990, lo que también constituye un indicio, por la antigüedad de un signo cuyo uso no se cuestiona, de la implantación afirmada.

Y ese conocimiento general de las marcas que representan a un del jugador de polo a caballo sosteniendo su palo en alto preparado para golpear, constituye desde nuestro punto de vista un indicio objetivo y pertinente que demuestra que la intención de la demandada a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida no era sino la de lograr un derecho un escudo que ampararia su uso conforme a la doctrina vigente en aquél momento.

En efecto, el hecho de que la mercantil demandada registrara una marca con el fin de evitar un uso que fuera per seinfractor sin amparo legal, por riesgo de confusión con otra marca de la que ya era titular la actora es, como sostiene en esencia la demandante, una solicitud hecha con la intención de obtener un derecho exclusivo con fines de cobertura (en un momento en el que la concesión del título no permitía considerar como tercero infractor a su titular salvo la previa declaración de nulidad de la concesión) frente a las marcas anteriores para los mismos productos que gozan de alto reconocimiento en el mercado de que se trata parasitándolos, como claramente resulta de otro hecho que, desde nuestro punto de vista, es también indicio de la intención maliciosa del registro, a saber, el uso que de la marca se ha hecho por el demandado hurtando el contenido denominativo sobre muchos de sus productos aumentando la similitud con las marcas de la actora a terminos de cuasi-identidad.

El motivo queda en consecuencia desestimado.

TERCERO.-La segunda alegación del recurso se refiere al error en la valoración de la prueba respecto de la declaración de infracción del art. 34.2.b) LM, planteando subsidiariamente vulneración del art. 7 CC por ejercicio abusivo de derecho.

Señala el recurrente en relación al motivo principal que si se estimara el motivo anterior, la infracción quedaría en todo caso circunscrita a las prendas en las que se omitió el elemento denominativo 'CUSTI MIKELO' y no a la totalidad de prendas marcadas con el signo nacional nº 2973339.

Que la actora pretende la monopolización de un mero concepto -el deporte de polo- a pesar de tratarse de una idea ampliamente empleada en el sector textil por diferentes marcas -que reproduce-lo que contraría la jurisprudencia que cita.

Que en todo caso, no se puede apreciar infracción por la divergencia entre los signos y por la absoluta disparidad en los canales de venta y el público al que se dirigen los productos de una y otra compañía y porque las prendas comercializadas por la demandada están marcadas con el signo nacional 2973339 -salvo excepciones- y se comercializan siempre con indicadores de procedencia tales como etiquetas, envoltorios, bolsas, botones, etc donde consta Custi Mikelo, habiendo puesto de relieve el informe pericial de D. Virgilio, que aborda el riesgo de confusión con un estudio de mercado con amplia muestra que, primero, el grado de asociación de la marca Custi con Ralph es del 12,1% de los encuestados y, segundo, que los porcentajes de asociación revelan que la probabilidad de confusión y o asociación de logotipo y prendas es muy baja.

Posición del Tribunal.

Los razonamientos que en esencia emplea el recurrente para negar la violación de los signos de la actora con el uso que hace de los propios son cuatro, a saber, primero, porque la actora pretende monopolizar un concepto a través de la defensa de sus marcas, segundo, porque los signos en litigio son distintos, tercero, porque los canales de venta y el público son diferentes, cuarto, porque los productos de Custi Mikelo se comercializan con indicadores de procedencia y, finalmente, porque el informe pericial aportado pone de relieve que no hay riesgo de confusión.

Pues bien, respecto de la imposibilidad de proteger el monopolio sobre un concepto general, que debe estar a disposición del mercado, debemos recordar que toda marca concede un derecho de exclusiva que, materialmente, se traduce en un monopolio que es compatible en un sistema de mercado de libre competencia por razón de su objeto.

Como dice el TJUE ' Las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P , EU:C:2010:516 , apartado 38, y de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17 , EU:C:2019:317 , apartado 40).' -apart 45 STJUE 104/18, de 12 de septiembre de 2019-.

En consecuencia, la titularidad de las marcas invocadas por el actor lo que le confieren es un derecho de exclusiva equivalente a un monopolio, pero no sobre una actividad deportiva -que no se protege-, sino sobre un signo concreto dado para ' distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia', derecho que se protege incluso cuando, como es el caso, se puede detraer del signo concedido un concepto -como es el caso de las marcas figurativas- que en realidad, no constituye sino un parámetro para medir, junto al elemento visual, el ámbito de protección del propio signo respecto de terceros al efectuar el juicio comparativo desde la perspectiva del riesgo de confusión. Es el caso de las marcas figurativas.

Debemos por tanto rechazar la alegación de que con el ejercicio de las acciones el actor pretenda monopolizar un concepto -el deporte de polo- porque ni se desprende del contexto de las acciones ni responde al derecho que toda marca confiere que en este caso se ciñe a la representación -dibujada en negro con trazos gruesos- de un jugador de polo sobre su caballo en una determinada postura y desde una concreta perspectiva visual y que presenta, por eso, diferencias que hacen compatibles en el mercado otras marcas -como las que refiere el recurrente en su contestación a la demanda- que también representan escenas del polo, jinetes sobre caballos portando el mazo o taco de polo.

Lo que se plantea en si el signo como tal está infringido por otro que presenta similitudes desde un punto de vista visual y conceptual, lo que es tan evidente como obvio en el caso del uso del signo figurativo por parte del demandado prescindiendo de su contenido denominativo, a partir de un juicio comparativo que se proyecta en exclusiva sobre el signo puesto en el producto y no sobre otros elementos que no forman parte del mismo como embalajes o etiquetas que en todo caso, no diluyen la infracción del uso del signo similar sobre el producto.

No se olvide que para la apreciación global del riesgo de confusión debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz cuyo nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada sin que en el caso el recurrente cuestione fundadamente las valoraciones hechas en la Sentencia sobre estos aspectos que asume la conclusión de la División de Oposición donde se alude a que el público destinatario es el público general y el nivel de atención es medio.

Por otro lado, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. Y es aquí donde también pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate, siendo así que en el caso, la venta por ambos contendientes se efectúa en establecimientos abiertos al público en general y a través del comercio electrónico, no cuestionándose en todo caso por el recurrente, la similitud o identidad de los productos en sí mismos considerados que claramente son los mismos, a la postre, textiles de moda.

Por lo que hace a la comparación de los signos, el juicio debe efectuarse entre los signos figurativos de la actora y el signo mixto de la demandada. En consecuencia, es la comparación visual y la conceptual la que aportará la debida impresión de conjunto producida por los signos, teniendo en cuenta, en especial, sus elementos distintivos y dominantes sin obviar la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos, asumiendo que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

El recurrente alega que los signos son distintos. Pero, primero, hay una similitud elevada, tanto desde un punto de vista visual como conceptual, en el elemento figurativo que es común en ambas marcas y que representan desde una perspectiva muy similar -con algo más de perfil en el caso de la figura Custi Mikelo-, a un jugador de polo a caballo en postura de ataque y esgrimiendo sobre su cabeza el mazo, figura que es representada y dibujada en ambos casos en negro sin detalle interno de las figuras.

Esa similitud se impone en el marco del juicio comparativo de las marcas tal cual están registradas ya que, aunque la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca, no por ello se excluye que la impresión de conjunto que deje en la memoria del público pertinente una marca compuesta pueda estar dominada, en determinadas circunstancias, por uno o varios de sus componentes - STJUE de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, apartado 41 y jurisprudencia citada).

Y desde nuestro punto de vista, en el caso que examinamos, hay un elemento dominante en la marca de la demandada que es el figurativo dada su preponderancia y alto grado de distintividad que dicho elemento tiene en la marca anterior -que hemos calificado de notoria-, lo que hace que domine por sí solo la imagen de la marca de la demandada con un efecto que no neutraliza el elemento denominativo Custi Mikelo, lo que determina que sea el elemento figurativo el público pertinente guarda en la memoria.

Este criterio -valorar el dominio o preponderancia de un elemento figurativo frente al denominativo- está avalado por la jurisprudencia del TJUE que ha señalado que uno de los elementos que deben tenerse en cuenta en el contexto de la apreciación global del riesgo de confusión es el carácter distintivo de un elemento de una marca compleja a partir de la fase de apreciación de la similitud de los signos y el grado de distintividad de la marca anterior (véase, en este sentido, el auto de 27 de abril de 2006, L'Oréal / OAMI, C - 235/05, apartado 43, y la sentencia de 24 de marzo de 2011 , Ferrero / OAMI, C - 552/09, punto 58).

Pero es más, entendemos que la preponderancia del elemento figurativo, su relevancia en la identificación de los productos desde un punto de vista comercial, está asumido por el demandante cuando lo utiliza sobre las prendas sin el componente denominativo que también incorpora en otras ocasiones alterando la composición original para resaltar la figura del jugador de polo, huyendo sin embargo, al menos de manera fácilmente perceptible, del uso de solo el elemento denominativo, decisiones comerciales que entendemos están claramente motivadas por el hecho de que las marcas de la actora sean solo figurativas, conformadas exclusivamente por la figura del jugador de polo -en el modo ya descrito-.

Es por todo ello que en el caso debe excepcionarse la regla general de que cuando una marca está compuesta de elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca pues en el caso es evidente -y así lo hemos puesto de relieve al examinar la mala fe del registro- que hay una intención parasitaria que en el caso se traduce en el predominio del signo figurativo.

Existe por tanto riesgo de confusión entre las marcas controvertidas y el uso del jugador de polo que no queda desvirtuado por el informe pericial del Sr. Virgilio (porque parte de la existencia de un conflicto entre signos que no se corresponden con los litigados, y que niega la similitud entre signos -que nosotros afirmamos-). En primer lugar, porque se ha constatado que las marcas anteriores de la demandante tienen un carácter distintivo elevado, al punto de ser notorias. Y en segundo lugar, porque que hay elevada similitud visual y conceptual entre los elementos figurativos que son utilizados por la demandada al margen del contenido denominativo.

Y existe ese riesgo de confusión en el juicio entre las marcas tal cual están registradas porque hay -por causa del elemento figurativo- una similitud visual y conceptual al menos media y porque los productos son los mismos, lo que por razon del principio de interdependencia reduce la importancia de las diferencias entre dichos signos donde, como hemos afirmado, el elemento dominante o cuando menos, preponderante, es el figurativo.

Recuérdese que, como ha señalado la jurisprudencia -20 de noviembre de 2017, Stada Arzneimittel / EUIPO - Urgo research innovation and development (Immunostad), T-403/16, puntos 49 y 50 y jurisprudencia citada- a los efectos de apreciar riesgo de confusión, no es necesario constatar que ese riesgo existe para la totalidad del público objetivo, bastando para la declaración de riesgo de confusión que éste se produzca en una parte no despreciable del público pertinente lo que, desde nuestro punto de vista lo es incluso desde la información suministrada por el informe pericial que concluye de su encuesta que el casi un 30% del público encuestado identifica el signo de Custi Mikelo con el de Ralph Lauren en un contexto en el que más del 85% identifica el logo de Ralph Lauren, sin información sobre el porcentaje de quienes sí identifican el logo de la demandada con ella misma.

Debe por todo ello concluirse que, en el marco de una apreciación global del riesgo de confusión, y en el marco del juicio comparativo del signo figurativo de la actora con el mixto de la demandada, que es al que se refiere -aunque de manera inexacta- en exclusiva el informe del Sr. Virgilio, puede existir en el caso un riesgo de confusión para la parte del público pertinente.

Procede por todo lo anterior, desestimar el motivo formulado.

CUARTO.-Plantea la recurrente dentro del motivo anterior, y a modo de argumento subsidiario, el abuso de derecho y retraso desleal.

Señala la recurrente que se formuló por la actora requerimiento de cese de uso de la marca nacional e indemnización en agosto de 2015, requerimiento que se contestó sin que, desde entonces, hubiera respuesta de Ralph Lauren hasta julio de 2020 que se formula demanda, lo que constituye retraso desleal, habiendo abuso porque ha permitido el desarrollo del negocio de la recurrente y de su facturación, fruto del esfuerzo empresarial desarrollado en estos años.

Que por ello se debió apreciar el Juzgador, en virtud del principio iura novit curia,el abuso del derecho y el retraso desleal porque se dan los requisitos exigidos por la jurisprudencia -que cita- y que se pueden proyectar en el caso porque, primero, en el mes de agosto de 2015 Ralph Lauren tuvo conocimiento de la comercialización de productos textiles -camisetas, camisas y polos- por Custi Mikelo, incluyendo el signo, lo que genera un requerimiento donde se le indicaba que de no haber contestación o ser insatisfactoria se actuaría conforme a derecho. Segundo, dicho requerimiento fue contestado disistiendo de los motivos del mismo mostrándose, no obstante, abierta a negociar. Tercero, que tras dicha contestación, no ha habido actuación alguna de la demandante hasta cuatro años despues, octubre de 2019, en que remite nueva misiva. Cuarto, que el uso que está haciendo la demandada de su marca nacional lo ha sido en la convicción de que era un uso tolerado por Ralph Lauren que habría desistido de su reclamación tras la respuesta al requerimiento de 2015.

Posición del Tribunal.

Como ha puesto de relieve la entidad apelada, la cuestión formulada se plantea ex novoen el recurso de apelación pues no se formuló en la demanda, no se contestó en consecuencia en el la fase de alegaciones ni se ha resuelto sobre ella en la Sentencia de instancia.

En estos casos, como ha dicho el ATS de 2 de diciembre de 2014, que ' la razón esencial de la sentencia recurrida para desestimar el recurso de apelación de la parte demandada, ahora recurrente, es que lo que plantea en dicha sede es que se valoren hechos distintos de los que fueron objeto de controversia en primera instancia, no pudiendo introducirse en el litigio cuestiones nuevas a las planteadas en primera instancia, donde además, la ahora recurrente, fue declarada en rebeldía. En efecto, como ya señaló la sentencia que ahora se recurre, los argumentos o motivos aducidos por la apelante se fundan en unas razones de oposición nuevas que no fueron alegadas en la instancia, lo que impide que, en sede de casación vuelva a reiterarlo, olvidando además que sigue siendo cuestión nueva la que se introduce en tal fase, porque no ha sido objeto de debate desde un principio con la consiguiente indefensión para la contraparte (...) privándola de oportunidades de alegación y prueba, con trasgresión de los principios de igualdad, preclusión y oportunidad procesal de defensa, al verse sorprendida la contraparte por unas alegaciones que no fueron objeto del debate inicial ( SSTS 10-12-91 , 18-4-92 , 7-5-93 22-10-93 , 2-12-94 , 28-1-95 , 18-1-96 , 7-6-96 , 17-6-96 , 31-7-96 , 2-12-97 , 13-4- 98 , 6-7-98 , 29-9-98 , 1-6-99 y 23-5-2000 ), debiendo recordarse que la aplicación del principio 'iura novit curia', si bien autoriza a los Tribunales a aplicar las normas que estimen procedentes, así como a modificar el fundamento jurídico de las pretensiones, no les faculta, en cambio, para resolver la cuestión sometida a su decisión trasmutando la causa de pedir o sustituyendo las cuestiones debatidas por otras distintas, cuyo cambio o transmutación puede significar menoscabo del art. 24 CE , al desviarse de los términos en que viene planteado el debate forense, vulnerando el principio de contradicción ( SSTS 9-3-85 , 9-2-88 y 30- 12-93 , entre otras)'.

Y lo mismo resulta de la STS núm. 1010/2008, de 30 de octubre , refiriendo que el planteamiento en segunda instancia de cuestiones nuevas, antes que alegaciones extemporáneas, ' contradice los principios de preclusión y contradicción, generando indefensión para la contraparte, pues rige en nuestro ordenamiento un sistema de apelación limitada, no plena, en el que la regla general es que no cabe introducir cuestiones nuevas, pendente apellatione nihil innovetur'; en la STS de 2 de diciembre de 2003 refiriendo que la estimación de tales motivos supondría una incongruencia cualitativa con vulneración de principios básicos del proceso, como dicho lite pendente nihil innovetur , o ' iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium '; o en la STS 718/2014, de 18 de diciembre, que establece que 'La prohibición de introducción de cuestiones nuevas en la apelación es un principio fundamental del recurso de apelación. Se recoge en el art. 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone que en el recurso de apelación podrá perseguirse que se revoque una sentencia 'con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia', doctrina que no es sino la derivación del ámbito limitado del recurso, tal como viene establecido en el art. 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concuerda sistemáticamente con los principios de rogación y congruencia establecidos en los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Pero lo anterior no puede confundirse con las consecuencias que pueden derivarse de un determinado pronunciamiento, pero no van implícitas en el mismo. Por tal razón, necesitan de petición expresa por la parte. Si no son solicitadas, el acogimiento de la petición de la demanda no permite al tribunal acordar también esas otras consecuencias posibles, pues si lo hiciera incurriría en incongruencia.

El motivo queda desestimado.

QUINTO.-Plantea subsidiariamente a la desestimación de los motivos anteriores, confirmándose la infracción, la vulneración del art. 45.2 LM en relación con el dies a quo para fijar la indemnización, al generar el pronunciamiento judicial -desde el inicio de la comercialización de los productos- inseguridad jurídica para establecer un periodo cierto para determinar el quantum indemnizatorio.

Alega que el dies a quo debe computarse desde el requerimiento de 11 de octubre de 2019 pues se interpreta erróneamente el art. 43.5 LM porque no determina que la cifra haya de computarse desde el inicio de la comercialización, y el art. 45.2 LM, de donde no cabe colegir que la indemnización deba ser siempre la resultante de los cinco años anteriores.

Que la Sentencia interpreta erroneamente los artículos 43.5 y 45.2 LM dado que del contenido de estos preceptos no se deduce que hay de indemnizarse desde el inicio de la comercialización ni que tenga necesariamente que deba ser, en todo caso, la resultante de cinco años anteriores, tanto más cuando la demandada ha consentido el negocio desde al menos 2015.

En consecuencia, y si se mantuviera la infracción, el cálculo de la indemnización debería realizarse desde el requerimiento de 11 de octubre de 2019.

Posición del Tribunal.

Para responder al motivo formulado, que básicamente se dirige a reducir el periodo indemnizable, debemos tener en cuenta dos aspectos básicos de la razón de la estimación de la acción de indemnización, a saber, en primer lugar el hecho de que la misma cumple una función resarcitoria que, partiendo la producción de una lesión efectiva del derecho de exclusiva, se orienta a su reparación y, segundo, que la responsabilidad indemnizatoria es, en el caso, objetiva, al darse los presupuestos del art. 42.1 LM en particular, dice la Sentencia de instancia, el ser el demandado primer comercializador de los productos indebidamente marcados.

En consecuencia, la responsabilidad económica del daño producido es atribuible a Custi Mikelo no es la derivada del art. 42.2 LM, por advertencia sino la objetiva, atendida naturaleza infractora de la propia actividad -en este caso, colocación del signo infractor sobre los productos y primera comercialización-, que implica responsabilidad cualesquiera que fueran las circunstancias relativas al conocimiento de la existencia del derecho infringido -y en este caso no hay duda que se conocía al menos desde el requerimiento de 2015-.

Pues bien, partiendo de lo expuesto hemos de señalar que no solo no se interpreta erróneamente los artículos 43.5 y 45.2 LM respecto del periodo indemnizable -porque hay que reparar el daño total- sino que además, no hay inseguridad jurídica en la determinación del dies a quo del periodo indemnizable al concretarlo a partir del 'inicio de la comercialización de los productos' porque está probado en autos que la comercialización de productos incorporando sobre los mismos el signo infractor tiene lugar con anterioridad a agosto de 2015, que es el momento en que se produce el primero de los requerimientos de cese y que motiva -como aceptación de los hechos- la oferta por la demandada de negociación.

Por ello, como la demanda se presenta en julio de 2020 y la indemnización debida lo es por razón de la infracción desde el momento de su comisión, en tanto está probado que en agosto de 2015 se estaba produciendo, resulta claro que el periodo legal de reparación máximo de los cinco años anteriores al ejercicio de la acción - art 45.2 LM- está comprendido entre los parámetros temporales resultantes de la prueba lo que implica que cualquiera que fuera la fecha de inicio efectivo de la comercialización, resulta evidente que es dable retrotraer el periodo quinquenal sin vulnerar el periodo máximo indemnizable atendido el momento inicial de comercialización pues no solo es evidente que se estaba produciendo ya en agosto de 2015 sino que el demandado, que solicita su marca en marzo de 2011, reconoce al contestar la demanda que 'en lo que respecta a esta línea de negocio, mi cliente comenzó su andadura con ella en 2011, haciendo únicamente camisas de caballero. En 2013 realizó suprimer catálogo integral, compuesto por prendas de caballero, señora y de polos para niños...', todo lo cual demuestra que la comercialización de productos con la marca en cuestión se inicia al menos en 2011 y, de forma generalizada para el conjunto de prendas, en 2013.

El motivo queda en consecuencia, desestimado.

SEXTO.-Dedica la recurrente su siguiente motivo de apelación a criticar la estimación de la acción de publicación, en la consideración que infringe el art. 41.1.f) LM pues, afirma con base a la jurisprudencia que cita, debería el actor haber probado la utilidad resarcitoria de la publicación que solicita.

Que la Sentencia impone la publicacion como elemento sancionador pues no hay en el caso razones que justifiquen la condena a la publicación de la sentencia dado que la actividad de la demandada es prácticiamente local, no habiendo especificado por lo demás la actora porqué este remedio va a servir para la reparación del daño.

Posición del Tribunal.

La Sentencia de instancia fundamenta la estimación de la acción de publicación en ' la intensa labor comercial en redes sociales de CUSTI MIKELO, su diversificación comercial a través de Angustia, la existencia de múltiples tiendas físicas en distintas provincias de España, pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, la oferta de productos infractores en redes sociales y en Internet, aconsejan la condena a la publicación de la sentencia, como medio eficaz para remover los efectos de la infracción y prevenir la continuación en el tiempo de la citada infracción'.

El recurrente, no desvirtúa ninguno de estos argumentos, limitándose a afirmar, faltando a lo resultante de la prueba obrante en autos, que ' la actividad de mi representanda puede calificarse de prácticamente local', obviando cuando menos que la sola utilización del comercio electrónico destruye la localidad de cualquier mercado y del hecho, que constituye un claro indicio contrario a la localidad de un comercio, de que solicitara la marca nacional como marca europea.

Desde esta perspectiva, la conclusión que alcanzamos es que la publicación de la Sentencia cumple con aspectos que justifican esta acción, es decir, se justifica informativamente porque la infracción ha tenido una vertiente pública y, segundo, se justifica resarcitoriamente porque hay una parte del daño que nace de la publicitación del hecho infractor, en este caso, de los productos Custi Mikelo indebidamente marcados. Hay infracción, ha tenido una vertiente comunicativa de índole comercial indudable, conformando todo un uso comercial de promoción, publicidad y comunicación al mercado a través de la presentación de los productos con el signo infractor a través de diversas webs, en las redes sociales y con catálogos.

Presumir el daño derivado del hecho mismo de la comunicación extensa y efectiva dado los medios empleados, no solo es un hecho que encaja con el concepto de presunción judicial del art. 386 LEC sino que justifica establecer a su vez una conexión entre la publicación del fallo de una Sentencia y la condena a quien es público infractor, pues se trata de una consecuencia ineludiblemente vinculada a la naturaleza misma de la acción de publicidad que no cabe considerar para desestimar la pretensión cuando ésta está fundamentada en los fines misma de la acción, información y resarcimiento in natura como ya explicábamos.

Es por ello que desestimamos el motivo y confirmamos la resolución de instancia.

SÉPTIMO.-Plantea como último motivo la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva - art 24.2 CE, por vulneración de las garantías proceesales - art 459 LEC-, en relación a los artículos 337 LEC y 119.2 Ley Patentes, por lo que hace al rechazo en la instancia, del informe pericial elaborado por D. Virgilio, motivo que además fundamenta la petición probatoria ante esta alzada que quedó resuelta por Auto de este Tribunal de fecha 28 de junio de 2021, estimatorio.

Consecuentemente, siendo el cauce de resolución del motivo la propuesta de la prueba, y habiendose estimado en el momento procesal oportuno, no procede efectuar pronunciamiento distinto al que fundamenta nuestro Auto de conformidad con lo dispuesto en el art 460.2 LEC.

OCTAVO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino hacer expresa imposición de las costas a la parte apelante - art 398 LEC-.

NOVENO.-Habiéndose desestimado el recurso de apelación, procede acordar la pérdida al apelante de la totalidad del depósito hecho para recurrir - DA 15ª, número 9 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Custi Mikelo S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo contra la Sentencia dictada el día 31 de marzo de 2021 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europeo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas procesales a la apelante.

Se acuerda la pérdida del depósito efectuado para recurrir por el recurrente.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-