Sentencia Civil Nº 381/2010, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 656/2010 de 20 de Diciembre de 2010

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000656/2010

VTE

SENTENCIA NÚM.: 381/10

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

Dª ROSA MARIA ANDRES CUENCA

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

Dª MARIA ANTONIA GAITON REDONDO

En Valencia a veinte de diciembre de dos mil diez.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA MARIA ANTONIA GAITON REDONDO, el presente rollo de apelación número 000656/2010, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000249/2009, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a VISDEL INSTALACIONES ELECTRICAS SL, representado por el Procurador de los Tribunales JULIO ANTONIO JUST VILAPLANA, y asistido del Letrado don ALFONSO TRILLO FUENTES, y de otra, como apelados a OPTRON INGENIERIA SL, representado por el Procurador de los Tribunales JOSE LUIS QUIROS SECADES, y asistido del Letrado don ALVARO PEREZ LLUNA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por VISDEL INSTALACIONES ELECTRICAS SL.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA en fecha 15/7/10, contiene el siguiente FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por la mercantil VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L representada por el/la Procurador/a Sr/a. JUST VILAPLANA, JULIO ANTONIO , contra OPTRON INGENIERIA SL, representado/a por el/la Procurador/a Sr/a QUIROS SECADES, JOSE LUIS, y estimando la reconvención formulada de contrario, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad total de la patente de invención n° 200001299-X denominada " máquina acolchadora textil de dibujo cerrado " de la que es titular la demandante VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. , dejándola sin valor y efecto, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, debiéndose notificar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la parte dispositiva de esta sentencia, una vez gane firmeza, ABSOLVIENDO a la demandada de los pedimentos deducidos en el escrito de demanda principal. Todo ello haciendo expresa imposición a la demandante VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. de las costas causadas por motivo tanto de la desestimación de la demanda principal como de la estimación de la reconvención.

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por VISDEL INSTALACIONES ELECTRICAS SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- En autos de juicio ordinario se dictó sentencia por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia por la que se desestimaba la demanda formulada por la representación procesal de VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL y, a un tiempo, estimando la reconvención de contrario formulada por la mercantil OPTRON INGENIERIA SL, se declaraba la nulidad total de la patente de invención nº 200001299-X, denominada "máquina acolchadora textil de dibujo cerrado" de la que es titular la entidad VISDEL.

Interpone recurso de apelación contra dicha resolución ésta última en base a los motivos que seguidamente y de forma sucinta se indican: 1) Error en la apreciación de la prueba en relación a la nulidad de la patente por entender que falta el requisito de novedad. Infracción artículos 4 y 6 de la Ley de Patentes por entender la recurrente que dicha falta de novedad no ha sido probada, no fundamentando la sentencia cuales han sido los elementos probatorios que han llevado al Juzgador de la instancia a tal conclusión, dada la escasa e insuficiente motivación para acordar la misma. Indica que no es cierto que la novedad consista únicamente en la supuesta mayor velocidad del cabezal textil, sino que la principal novedad residía en la mayor velocidad de la máquina que pasó de 3000 a 4000 puntadas por minuto (ppm), lo que había sido posible gracias a una seri de avances y mejoras en las piezas y mecanismos y funcionamiento de la máquina y que habían quedado reflejados en la memoria de la patente. Alega que la máquina que se expuso en la Feria Textilhogar del año 2000 nada tiene que ver con la que luego fue patentada, siendo que sí se comunicó a la OEPM la exposición de la máquina que sería objeto de solicitud de patente cuatro meses después. No se realiza por el Juzgador el examen de todas y cada una de las reivindicaciones de la patentes en las que se pone de manifiesto la gran cantidad de elementos innovadores contenidos en las reivindicaciones y descripción de la memoria, describiendo a continuación las mejoras introducidas en la máquina de VISDEL, siendo que la primera y principal reivindicación describe cual es su principal novedad: "cabezal de costura de alta velocidad", pero existiendo otras muchas mejoras. La cita de las patentes señaladas de contrario poco o nada tiene que ver con la máquina patentada por VISDEL siendo que los supuestos elementos que tiene en común con la máquina patentada son en realidad muy distintos o simplemente se encuentran en la generalidad de las máquinas acolchadotas. Indica que la patente posee el requisito de la novedad, ya que las máquinas de la competencia no eran capaces de alcanzar la velocidad indicada ni disponían de las mismas características y funcionalidades de la patentada. La patente de la máquina aporta un progreso inventivo cual es la rapidez gracias a las mejoras introducidas. También concurre la actividad inventiva pues ninguna de las patentes que aparecen en el estado de la técnica contiene todas las características de la máquina patentada por VISDEL. 2) Infracción del artículo 112 Ley de Patentes y doctrina jurisprudencial, pues la OEPM no ha localizado documentos que puedan considerarse relevantes respecto de muchas de las reivindicaciones recogidas en la patente. Añade que aún de considerar la nulidad de alguna de las reivindicaciones, tampoco reportaría la nulidad completa y absoluta de la patente, considerando que el perito de la contraria no ha comparado, como debería haber hecho, cada una de las reivindicaciones de la patente, no siendo lícito pretender determinar la posible falta de novedad a partir de la combinación de varios elementos precedentes. 3) Error en la apreciación de la prueba por entender la sentencia que la redacción de la patente impugnada adolece de un defecto de redacción fundamental que provoca serios problemas de interpretación, siendo que la patente fue concedida por la OEPM sin plantear ningún problema al respecto. No concurriendo supuesto de nulidad de la patente, aborda a continuación la recurrente la infracción del derecho de patente por parte de OPTRON al fabricarse por ésta las mismas máquinas que son objeto de la patente, conforme al resultado de la prueba practicada, no habiéndose negado por la demandada tal circunstancia. 4) Error en la valoración de la prueba en relación a la prescripción de la acción de competencia desleal e infracción del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal y 1973 del Código Civil, siendo que de la documentación obrante en autos resultaba la existencia de actuaciones de VISDEL que interrumpían la prescripción. 5) Error en la valoración de la documental y testifical en orden al inicio del cómputo de los plazos de prescripción ya que la prima máquina del tipo de VISDEL que fue vendida por la entidad OPTRON a la mercantil CONFECCIONES BONESTIL SL fue en noviembre de 2006, fecha en la que ha de situarse el momento inicial en el que la recurrente podría tener conocimiento de los actos de competencia desleal. 6) Infracción de la jurisprudencia en relación a que las distintas infracciones, a salvo de los actos de confusión en el consumidor, participan de la naturaleza de tracto único, siendo que el plazo no puede correr mientras la situación jurídica no se restablezca. Aborda a continuación la recurrente la concurrencia de los actos de competencia desleal: actos contrarios a la buena fe y aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ofertándose por OPTRON un precio del 25% al 40% inferior al precio de VISDEL por el conocimiento que los trabajadores tenían por sus previos puestos de alta dirección en la recurrente, la sustracción del soporte informático para construir una máquina idéntica, pues en caso contrario no hubieran podido fabricar de forma tan rápida y exactas características; actos de confusión, dada la colocación de pegatinas en las máquinas para avisar en caso de avería; y actos de aprovechamiento se la reputación ajena, aprovechándose los integrantes de la entidad demandada de sus pasadas conexiones comerciales siendo que fueron en su día personal cualificado de VISDEL. Alega, finalmente, la procedencia del resarcimiento de los daños y perjuicios conforme al cálculo del monto indemnizatorio obtenido en base a presupuestos ofertados por VISDEL a empresas en las que han concurrido presupuestos de OPTRON y que finalmente fueron vendidas por esta última, barajando la aplicación de un beneficio en un porcentaje del 33%. Termina solicitando se dicte nueva resolución por la que se estime íntegramente la demanda de VISDEL.

La representación procesal de OPTRON INGENIERIA SL solicitó la confirmación de la sentencia dictada en la instancia, con arreglo a las alegaciones contenidas en su escrito de oposición al recurso de apelación que consta debidamente unido a los autos.

SEGUNDO.- La Sala, examinado que ha sido el contenido de las actuaciones y visionado el acto del juicio que por soporte de grabación audiovisual consta en las mismas, ha de desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de VISDEL si bien por las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen y por la que se da contestación a los distintos motivos del recurso de apelación (art. 465.4 LEC ).

Según resulta del contenido de los autos, la entidad VISDEL es titular de la patente de invención nº 200001299, concedida en fecha 2 de marzo de 2004 (fecha de solicitud 16 de mayo de 200) por la Oficina Española de Patentes y Marcas sin examen previo de la novedad, actividad inventiva y la suficiencia de la descripción del objeto de la solicitud de la patente, y sin que a la misma se asignase, pese a lo indicado en la demanda inicial, fecha de prioridad alguna como resulta del Informe al efecto remitido por la indicada Oficina, obrante al folio 570 de autos. El título de la patente es el de "acolchadora textil de dibujo cerrado" respondiendo su reivindicaciones primera y segunda a la siguiente descripción: "1. Acolchadora textil de dibujo cerrado, del tipo con control numérico de posición de tres ejes, constituida por una estructura mecánica de perfil de acero estructural que constituye el soporte o bancada (1) sobre el que se sustenta y se desplaza el puente (2) en una dirección Y, delimitando dicha estructura el perímetro de la máquina, incorporando un sistema informático controlador del diseño y gestión de los dibujos a acolchar, supervisión del funcionamiento y control de la producción, estando caracterizada por incorporar un conjunto de costura formado por un cabezal superior (3) de costura de alta velocidad y un cabezal inferior (5) formado por un grupo canillera horizontal, desplazándose dicho conjunto de costura a lo largo del puente en una dirección X. 2. Acolchadora textil de dibujo cerrado, según la reivindicación, caracterizado porque el cabezal superior (3) de costura de alta velocidad, es de reducido tamaño y peso, mecanizado en aluminio, siendo elástico el enlace del motor con el eje central del cabezal superior y disponiendo de engrase permanente por baño de aceite del mecanismo interior y engrase periódico automático por pulverización de aceite de las partes interiores accesibles". Necesario es hacer hincapié, ya en este momento, en la circunstancia de que la concreta velocidad de la máquina a que se refiere la recurrente como principal logro de la misma (4.000 puntadas por minuto), no viene contenida ni en las indicadas reivindicaciones, que han de tenerse por principales, ni en ninguna de las siguientes (hasta en número de 17), viniendo referido el dato referido a la velocidad tan solo en la línea 56 de la "descripción" de la patente al incluirse la expresión "permitiendo velocidades de costura de hasta 4.000 puntadas por minuto", debiendo tenerse en cuenta a tal efecto que, conforme a lo prevenido en el artículo 26 de la Ley de Patentes , las reivindicaciones son las que definen el objeto para el que se solicita la protección y que el artículo 60 de la citada Ley expresamente determina que la extensión de la protección conferida por la patente, o por la solicitud de patente, se determina por el contenido de las reivindicaciones, sirviendo la descripción y los dibujos para la interpretación de las mismas, supuesto este distinto a que los elementos y o características no reivindicados, por más que se integren en la descripción, deban considerarse reivindicados.

Pues bien, frente a la acción por violación de la patente indicada que se ejercitaba por la entidad demandante, se accionaba por la demandada - por vía reconvencional- la nulidad de la misma por falta de novedad y actividad inventiva, que es acogida en la instancia -por entender que carece de novedad- y que igualmente ha de mantenerse en esta alzada si bien en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Conforme a lo establecido en el artículo 112 1. a) de la Ley de Patentes , se declarará la nulidad de la patente cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad contenidos en el Titulo II de la citada Ley. En dicho Titulo II, regula el artículo 4.1 que son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, añadiendo el artículo 6 que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, estando constituido éste por "todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita y oral, por una utilización o por cualquier otro medio", y el artículo 8 que se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Del tenor de los artículos 4 y siguientes de la Ley de Patentes se colige la existencia de tres requisitos para la validez de una patente: 1) la novedad, que supone que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, entendiendo por tal el constituido por lo que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero en los términos que señala el artículo 6 , sin que se exija que sea conocido, bastando con que haya habido la posibilidad de conocerlo, aunque sea fuera de España, ya que las patentes exigen novedad a nivel mundial; 2) la actividad inventiva, que existe cuanto la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 8 LP ), de modo que no será nuevo lo que habiéndose hecho accesible al público, pueda ser deducido del estado de la técnica por un experto en la materia; y 3) ser susceptible de ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 9 LP ).

Se alegó en primer término por la mercantil OPTRON que la máquina objeto de la patente había sido divulgada por la propia entidad VISDEL en tanto la había comercializado desde el año 1998. Ciertamente, y como vino a ponerse de manifiesto por la parte actora, el contenido de la revista "El Periòdic Ontinyent" (f. 212 y ss), que se hace eco de la Feria TextilHogar 99 y en la que aparece una promoción de la entidad demandante correspondiente a una acolchadora plana de dibujo cerrado, no permite concluir que se trata de la misma máquina, no obstante lo cual dicho extremo ha venido a ser corroborado por la prueba de informe pericial de (f. 349 y siguientes de autos), ratificado en el acto de la vista, y por la testifical del Legal Representante de Bonestil. Así al folio 16 de dicho Informe, el Sr. Leonardo manifesta haber acudido a la empresa Confecciones Bonestil SL, donde el Gerente (Sr. Jesús María ) le exhibió presupuesto de VISDEL de 8 de noviembre de 1999 y Factura, del 23 del mismo mes y año, correspondiente a la máquina de acolchar Modelo VT-4500-MMI -máquina que el perito examina en su ubicación actual, Taller de Germán - , así como factura pro forma de fecha 4 de diciembre de 1998 correspondiente al modelo VT-4500-C -ubicada ahora en la empresa Soma Confort SL-, habiendo manifestado expresamente el testigo Don. Jesús María en el acto del juicio que las dos primeras máquinas que adquiere de Visdeltex (VISDEL), la primera en abril de 1999 y la segunda en marzo de 2000, alcanzaban la velocidad de 4.000 puntadas por minuto. Dicha circunstancia de comercialización de la máquina textil se hace extensible por el perito a las máquinas vendidas por VISDEL a Gonzalo Ferri SA en julio de 1999, Confecciones Paula SL en abril de 1999, y Decomur, empresa que tiene dos máquinas con placas identificativos VISDEL con año de fabricación de 1998, si bien respecto de las mismas dicho perito manifestó (f. 485) que tales máquinas, sin incluir entre ellas las vendidas a Confecciones Bonestil SL, eran de varios modelos con cabezal de costura diferente al que es objeto de la patente y que solo alcanzaban las 3000 puntadas por minuto; en todo caso, necesario es concluir que al menos las máquinas textiles vendidas a la entidad Bonestil SL si tenían la referida velocidad, con lo que cabría apreciar la concurrencia de la falta de novedad necesaria para mantener la validez de la patente registrada por VISDEL.

Pero es que, además de la previa divulgación de la máquina objeto de la patente en los términos que han sido indicados, abunda en la falta de concurrencia del requisito de falta de actividad inventiva, en atención al previo estado de la técnica, tanto el resultado de la pericial practicada a instancia de la demandante reconviniente, como el del perito de la parte demandante reconvenida, Sr. Romualdo (Técnico Textil con años de experiencia en el sector), quien en el acto de la vista, y a preguntas del Letrado de la parte contraria, admitió que el punto esencial de la mejora de la máquina patentada es la velocidad de puntado, concretamente un conjunto de modificaciones de pequeños detalles, aunque igualmente admitió que en la patente no se hace mención a esas pequeñas modificaciones. Añadió el perito de la parte hoy recurrente que la patente hace mención a muchas cosas pero que lo realmente importante es la velocidad, habiéndose introducido las modificaciones precisamente con la finalidad de obtener esa velocidad, lo que permite recordar, nuevamente, que la velocidad de la puntada (4.000) no está contenida como característica en ninguna de las reivindicaciones de la patente. Por su parte, el perito de la parte hoy apelada, Don. Leonardo , (Ingeniero Superior Industrial) realiza en su informe un examen comparativo de la máquina patentada con las siguientes patentes: Patente de Invención nº 536.746 de RESTA MECCANICA , s. d. f, de fecha 30 de septiembre de 1983, "máquina pespuntadora con carro portatela y cabezal cosedor, móviles entre sí en direcciones ortogonales"; Patente Italiana nº 1.187.407, solicitada por DUEFFE DEI con fecha 20 de diciembre de 1985, "Apparato di cucitura per macchine trasunta trici"; Patente Europea nº 90.106.809, solicitada por RESTA COMMERCIALE, S.r. l, con fecha 10 de abril de 1990 y prioridad de la patente italiana IT 343.889 de 21 de abril de 1989, "Máquina acolchadora con bastidor retienepaños estacionario y cabezas cosedoras móviles en direcciones ortogonales"; Patente Europea nº 99.100.308, solicitada por RESTA, S.r.l. con fecha 11 de enero de 1999 y prioridad de la Patente italiana IT. BO. 98. 0021, de 23 de enero de 1998, "Máquina para enguatar con cosedoras movidas por motores eléctricos lineales"; Patente americana nº US 4.350.105, solicitada por Marcos de Plaff Industriemaschinen GMBH con fecha 21 de septiembre de 1982, "Sewing machine with a device for lubricating the looper"; Patente nº 521.218 solicitada por Alexis con fecha 21 de marzo de 1983, "Sistema de accionamiento de los órganos de cosido de las máquinas de coser"; Patente americana nº US 4.993.337 solicitada por Claudio y titularidad de BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISA con fecha 19 de febrero de 1991, "Sewing machine with automatic thread control and thread breakage detecting devices"; Patente británica nºGB 2.288.612 por Eusebio en fecha 22 de febrero de 2004, "Portable industrial sewing machine lubricating system"; Patente Internacional nº PTC WO 99/58751 solicitada por Alfonso con fecha 8 de mayo de 1998, "Vertical stitching machine and method"; y Patente Europea n1 2.224.937, solicitada por RESTA S.r.l con fecha 14 de marzo de 200, "Máquina de acolchado con puntadas de separación variable"). Tras el examen comparativo de tales patentes con la de la parte actora concluye dicho perito indicando que las máquinas acolchadoras textiles de dibujo cerrado del tipo de control numérico, compuestas por un soporte o bancada y un puente que se desplaza sobre guías, controladas mediante un sistema informático para la gestión de los dibujos, son anteriores a la patente de VISDEL, existiendo numerosos títulos de Propiedad Industrial precedentes que acreditan mejoras y perfeccionamientos en dichas máquinas; que la utilización de conjuntos de costura formados por un cabezal de cosido superior y un grupo de garfio inferior, desplazables en el puente de dirección perpendicular u ortogonal al desplazamiento está anticipada en las patentes nº 536.746, italiana nº 1.187.407, Europea nº 90.106.809, y Europea nº 99.100.308, por lo que la reivindicación 1ª y principal de la patente de VISDEL carece de novedad; y que a diferencia de lo indicado en la Memoria Descriptiva de la patente de VISDEL donde se refiere que las mejoras afectan al proceso de diseño del dibujo, al sistema eléctrico/electrónico y a la mecánica empleada, en la patente no se reivindican ninguna de estas características, sino que se incorporan dispositivos ya protegidos en patentes precedentes y en su realización práctica se utilizan piezas de otros fabricantes, por lo que no pueden ser objeto de protección de la patente de VISDEL. Dicho perito ratificó su informe en el acto de la vista reiterando que la patente de la actora no era novedosa, coincidiendo con el perito de la contraria en que la velocidad de puntada (4000 puntadas por minuto) no se reivindica -como con claridad resulta de la mera lectura de las reivindicaciones de la patente- si bien se menciona en la memoria descriptiva con la expresión "de hasta 4000" lo que la incluiría en el rango de otras máquinas.

Cierto es que, como indicó la parte apelante, ninguna de las patentes que se relacionan por el perito Sr. Leonardo como expresivas del previo estado de la técnica contiene de forma conjunta "todas" las características de la máquina patentada por VISDEL, pero de lo que se trata es de que las características que configuran la patente de la demandante-apelante están anticipadas en el estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (artículo 8 LP ), ), pues se trata de patentes publicadas antes de la solicitud de la que es objeto de autos. En este sentido ya dijimos en sentencia de fecha 17 de diciembre de 2007 (R.A 472/07 ), con cita de la SAP Barcelona de 18 de enero de 2007 , que " Para valorar la existencia de una actividad inventiva, podemos seguir el criterio de la evidencia de la utilización de soluciones técnicas equivalentes a las ya conocidas en el estado de la técnica,.... En este sentido, la Cámara de recursos de la EPO considera que dos medios son equivalentes si a pesar de tener realizaciones diferentes, cumplen la misma función en relación con el mismo resultado. Ambos medios cumplen la misma función si comparten la misma idea básica; es decir, si aplican el mismo principio de la misma manera. El resultado es la totalidad de los efectos técnicos generados por los medios. Para que puedan considerarse como equivalentes, los medios tienen que alcanzar el mismo resultado en cuanto a tipo y calidad. Así, un medio no es equivalente si debido a su diferente realización, condujera a un resultado del mismo tipo pero de diferente calidad o grado de eficacia. Ni siquiera es necesario que el resultado sea mejor; bastaría con que fuera diferente, dado que no sería el resultado el que sería por sí patentable, sino los medios a través de los cuales se alcanzó (T 697/92 y T 818/93)" .

En el caso de autos, y según el resultado de la prueba pericial a que nos venimos refiriendo, en el estado de la técnica previo a la solicitud de la patente de la actora se dan por conocidas las máquinas acolchadoras textiles de dibujo cerrado que constan de un soporte o bancada sobre el que se mueve o desplaza un puente en un eje de coordenadas "Y", incorporando un control numérico y un sistema informático de gestión del diseño de dibujos, pretendiendo la invención de la actora incorporar dos cabezales de costura, superior e inferior, que forman un conjunto que se desplaza en el punte de una dirección de coordenadas "X" y éste último constituido con un grupo canillera horizontal (reivindicación 1ª), pero la patente nº 536.746 (RESTA MECCANICA, de 30 de septiembre de 1983), ya prevé un carro portatela y cabezales cosedores móviles en direcciones ortogonales al movimiento del carro; también la Patente Italiana nº 1.187.407 de DUEFFE del año 85 prevé un telar fijo o móvil formado por traviesa y montantes en el que se desplaza ortogonalmente un conjunto de cosido formado por cabezal superior e inferior; y en la Patente Europea ES 2.039.982 (RESTA COMERCIALE S.r.l, de 1990) se dispone de un bastidor y de un carro deslizante en el que sobre unas guías se mueven las cabezas cosederas de la misma manera que en la patente de VISDEL. Añade el informe que en la patente de RESTA nº 99.100.308 también se aprecia un bastidor en el que se desplaza un cabezal de cosido y un conjunto de gancho, equivalentes al cabezal superior y cabezal inferior de la patente de VISDEL y que el grupo de "canillera horizontal" no puede ser objeto de protección ya que se trata de un equipo convencional de la marca ADLER y despiece de la edición 06 del 1997 de DURKOPP ADELER AG. En lo que se refiere a las reivindicaciones dependientes 2º y 3º de la patente de VISDEL, la utilización de motores con enlace elástico y engrase permanente por baño de aceite y por pulverización está anticipada por la Patente GB 2.288.612, y la utilización de motores sincronizados eléctricamente está anticipada por la Patente nº 2.197.528 y por la Patente nº 521.218. También el sistema de detección de roturas que se protege en la reivindicación 10ª se encuentra anticipado por la Patente US 4.993.337, mientras que el sistema de guiado lineal sobre el que se desplaza el puente sobre la bancada -reivindicación 9ª- situado sobre los largueros (reivindicación 16ª y 17ª) son elementos convencionales de la marca INA.

La conclusión de todo ello es que las características protegidas en la reivindicación 1ª y principal de la patente de VISDEL y las restantes reivindicaciones dependientes o se encuentran anticipadas por patentes precedentes o se trata de la utilización de piezas convencionales ya preexistentes y de otros fabricantes, por lo que, conforme a la doctrina que ha sido expuesta, no cabe predicar la novedad de la patente de la entidad actora aún cuando ninguna de las que le anteceden reúna a la vez la totalidad de las características reivindicadas, a lo que es añadir la circunstancia, - admitida por el propio perito de la parte apelante-, relativa a que el punto esencial de la mejora que suponía la patente era la velocidad de 4000 puntadas por minuto sin que tal extremo, se ha de insistir, sea objeto de reivindicación alguna y resultando que las pequeñas modificaciones que se introducen para obtener esa velocidad no están reflejadas en la patente, por lo que no cabe si no mantener la declaración de nulidad de la patente sin que al caso pueda estimarse, como se pretende con carácter subsidiario en el escrito de interposición del recurso de apelación, la nulidad parcial de la patente en los términos que permite el artículo 112 de la Ley de Patentes dado el resultado probatorio que ha sido expuesto, pues no ha quedado demostrado que alguna de las reivindicaciones dependientes de la primera pueda constituir el objeto de una patente independiente. La declaración de nulidad de la patente de VISDEL, nº 200001299 hace innecesario entrar en el examen de la acción por violación de la patente que, al amparo del artículo 62 de la Ley de Patentes , ejercitaba la entidad actora.

TERCERO.- Se alegaba también como motivo del recurso de apelación el error de la valoración de la prueba en relación a la prescripción de la acción de competencia desleal con infracción del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal y 1973 del Código Civil.

La Sentencia dictada en la instancia estima la excepción de prescripción respecto de la totalidad de las conductas desleales que se imputan a la entidad demandada, a excepción de la relativa a los actos de confusión, por entender que aquéllas participan de la naturaleza de actos de tracto único y, en consecuencia, han de considerarse prescritas por haber trascurrido en exceso el plazo de tres años desde que ocurrieron los hechos hasta que se presentó la demanda sin que se hubiera justificado acto alguno de interrupción de la prescripción.

Sin embargo, y no obstante considerar la Sala que el escrito inicial de las actuaciones adolece tanto de cierta inconcreción como de falta de sistemática en la descripción de conductas y causas legales que se imputan a OPTRON en relación con la competencia desleal, siendo que entre las mismas venía relacionada la propia comercialización de la máquina de acolchar, circunstancia ésta que se entiende prolongada en el tiempo hasta la fecha de interposición de la demanda - se pedía en el suplico el cese inmediato en la práctica de los actos de competencia desleal-, ha de optarse por la desestimación de la excepción de prescripción de tal acción dada la interpretación jurisprudencial elaborada en torno al artículo 21 de la LCD , de la que es muestra, entre otras, la STS de 18 de enero de 2010 en la que se indica: "El día inicial del cómputo de los plazos que establece el artículo 21 de la Ley 3/1.991 y al que se refiere el motivo, es - en el de un año - aquel en que las acciones pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal. Y - en el de tres - el de dicha realización.

La norma responde a la idea de sancionar la inactividad del legitimado o, por decirlo con más detalle, que su actividad, siendo posible - para lo que se entiende necesario que sepa que persona cometió la infracción -, no hubiera tenido lugar.

Como se expuso, identificó el Tribunal de apelación el día inicial del cómputo de ese plazo con el inicio de lo que, supuestamente, constituiría una violación permanente.

Pero no es esa la única interpretación del artículo 21 respetuosa con la norma. Antes bien, para admitir que la misma no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, basta con admitir la existencia de una posibilidad de ejercicio de las correspondientes acciones mientras persista la infracción que las justifique.

Y, además, no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial.

La Ley 3/1.991 introdujo - según expresa su preámbulo - " un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal ", el cual dejó " de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado ", a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia " institución de la competencia ", que ha pasado a ser objeto directo de protección.

Y no hay que olvidar, con la sentencia de 12 de febrero de 1.981 - dictada en relación con unos daños causados por emanaciones de gas -, que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que " quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad ".

Finalmente no deja de ser significativo, aunque sólo sea relativamente - ya que no es norma aplicable al litigio -, el hecho de que el legislador haya querido en la Ley 29/2.009, de 30 de diciembre , por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios - promulgada durante el periodo de redacción de esta sentencia -, recoger aquella jurisprudencia en el artículo 35 , al disponer que el plazo de tres años empieza a correr " desde el momento de la finalización de la conducta ".

Habiendo de desestimarse la excepción de prescripción de la acción de competencia desleal, procede abordar a continuación el examen de las conductas "desleales" que se imputan a la demandada, debiendo ya en este momento indicarse la imposibilidad de alegar y estimar la existencia de actos contrarios a la buena fe, de conformidad con la cláusula general contenida en el artículo 5 LCD, cuando los mismos puedan configurar cualquiera de las conductas que expresamente regula dicha Ley. En relación con dicho precepto, que contiene la cláusula general de que "se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe", cabe traer a colación la STS de 24 de noviembre de 2006 , en tanto establece los necesarios criterios a tener en cuenta a los efectos de su aplicación. Así dicha sentencia indica: "... la cláusula general del artículo 5 LCD EDL no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, en las que van a ser tipificados los actos o comportamientos de competencia desleal en particular, sino que establece lo que la doctrina ha identificado como "una norma jurídica en sentido técnico", esto es, "una norma completa de la que se derivan deberes jurídicos precisos para los particulares, tal y como sucede con el artículo 7.1 del Código civil ". De este modo, cabe concluir que la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto.

Por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular. Y así, la comprobación de que la conducta enjuiciada se corresponde por entero con la tipificada en particular, como ha dicho la doctrina, "exime de examinarla a la luz de la cláusula general, esto es, impide que pueda considerarse asimismo contraria a la cláusula general". Consecuencia de todo ello es que el recurso al artículo 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta".

Por tanto, y con arreglo a tales consideraciones jurisprudenciales no resulta correcta la invocación del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal que realiza la parte demandante apelante en relación con todas las conductas que se imputan a la entidad demandada y que posteriormente también califica por vía de los artículos 6 y 12 de la LCD -no se mantiene en la alzada la imputación de conductas conforme al artículo 13 (violación de secretos)- , porque para acudir a dicha cláusula general es necesario, previamente, excluir la conducta de los demandados de los supuestos específicamente previstos en la LCD; es decir, la alegación de deslealtad al amparo del citado artículo 5 requiere que la conducta de que se trate -y que se denuncia- no tenga otra vía legal de reproche, pues como indica la STS de 24 de noviembre de 2006 "la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto"; por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma.

Pero es que, además de tales consideraciones, ha de tenerse en cuenta que la aplicación que se solicitaba del artículo 5 de la LCD no lo era en relación con la actuación de la mercantil OPTRON, si no en relación a la conducta de un grupo de trabajadores de la mercantil VISDEL que a finales del año 2004 constituyeron la entidad demandada, alegando la mala fe por razón de que tales trabajadores abandonaron voluntariamente la entidad demandante, constituyeron la sociedad demandada y empezaron a trabajar en la misma, trabajadores a los que igualmente imputaba la sustracción de información confidencial -extremo éste que por otra parte no puede considerarse acreditado por la sola testifical del Sr. Artemio (ex empleado de DISVEL y ex socio de OPTRON) -, tales como planos, programas informáticos de las máquinas acorchadotas, listado de clientes, tarifas, o listados de proveedores. Tales alegaciones, en tanto referidas a conductas de personas físicas -trabajadores- y no de la persona jurídica a la que se demanda, impiden igualmente estimar la acción de competencia desleal, pudiendo además añadirse que, como señala la SAP de Madrid de 14 de diciembre de 2006 (EDJ 2006/478245), "nada impide que tras el cese de una relación laboral pueda el cesante, en el plazo más breve posible, ejercer una actividad ya por cuenta propia, a través de una sociedad, o por cuenta de tercero. Es obvio que quien cesa en una actividad intentará desarrollar una nueva en el plazo más breve posible, entre otras, por evidentes razones de subsistencia; e incluso resultaría lícito que hubiese preparado su salida pensando en el inicio de su actividad por cuenta propia, siempre que no se hubiese valido para ello de medios del empresario" y que es "doctrina jurisprudencial consolidada ( sentencia del TS de 11 de octubre de 1999 ), que la posibilidad de cambiar de trabajo, o de dejarlo para constituir una sociedad, y de aprovechar en el nuevo el bagaje de experiencia y conocimiento profesional adquirido en el anterior empleo es un derecho del trabajador con anclaje constitucional en el artículo 35.1 de la Constitución (derecho a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo) y en el artículo 38 de la Constitución (libertad de empresa)".

Igual suerte desestimatoria ha de correr la imputación de actos de confusión del artículo 6 de la LCD , que se fundamentaban en la demanda en el hecho de que la máquina fabricada por OPTRON, viéndola en su conjunto, da la sensación de ser idéntica, siendo que en el folleto de la misma se describen las mismas características de la máquina original y sobre las que la parte actora ostentaba los derechos de propiedad intelectual, añadiendo como hecho acreditativo de tal conducta la circunstancia de que la entidad demandada hubiera superpuesto la rotulación en una de las máquinas vendidas. Como dice la STS de 12 de junio de 2007 , "El riesgo de asociación se contempla en el art. 6º LCD como causa más genérica y en el art. 11 de la propia Ley como una aplicación concreta ( S. 19 junio 2003 ), haciendo referencia el art. 11 a la imitación del producto y el art. 6º a la imitación de la presentación en el mercado ( SS. 11 mayo 2004 y 7 julio 2006 ). Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius"). Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente". Es evidente que el riesgo de error en el consumidor, en el caso de autos, queda evidentemente excluido por la propia naturaleza del producto a que nos estamos refiriendo, pues se trata de máquinas de utilización en un ámbito estrictamente industrial -ajeno por tanto al consumidor- en el que su adquisición viene determinada por las prestaciones y precios que en cada caso se ofertan a través de los correspondientes presupuestos que libremente han de concurrir en una economía de mercado.

Estas últimas consideraciones permiten, a su vez, desestimar la pretensión de estimación de la acción de competencia desleal basada en actos de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD ) que la parte actora justificaba en el hecho de que OPTRON había iniciado su actividad colocando en el mercado en el primer año de actividad máquinas acolchadoras sin ningún esfuerzo, aprovechándose de las inversiones I+D realizadas por VISDEL, del hecho de ser ésta una marca conocida en el mercado (VISDELTEX) y del reconocimiento que dicha entidad ha tenido, habiendo sido el único fabricante nacional hasta la aparición de OPTRON. Ninguna prueba practicada en los autos permite estimar el "inexistente" esfuerzo por parte de la mercantil demandada para entrar en el mercado, debiendo tenerse en cuenta, al hilo de las alegaciones de la entidad actora en relación con esta conducta, que la Ley de Competencia Desleal tiene como finalidad, tal y como indica su Exposición de Motivos, el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos y no la de evitar meras prácticas concurrenciales que puedan resultar incomodas para los competidores. Como dice la ya citada STS de 24 de noviembre de 2006 , la captación de clientela mediante la inducción a la terminación regular de un contrato es una conducta concurrencialmente lícita, salvo que los medios empleados revelen confusión, engaño, denigración, comparación, imitación, aprovechamiento de fama ajena, explotación de secretos, siendo que la oferta de precios más bajos, por sí misma, carece de entidad para dar relevancia a la conducta a efectos de concurrencia desleal, incluso si se trata de una venta a pérdidas, que también es en principio lícita.

Argumentaba también la parte demandante recurrente, en relación con el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, que si bien el hecho de ofertar un precio sensiblemente inferior no supone per se un acto de competencia desleal, si lo es el conocimiento que los trabajadores de OPTRON tenían del precio de las máquinas de VISDEL -al haber trabajado previamente para dicha mercantil-, pero como viene indicando nuestra Jurisprudencia, aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto no pueden tener la consideración de competencia desleal, como tampoco lo es el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador ( STS 24/11/2006 ).

CUARTO.- No obstante proceder la confirmación de la sentencia dictada en la instancia, habiéndose estimada el recurso de apelación en relación con la cuestión relativa a la prescripción de la acción de competencia desleal, y conforme a lo previsto en el artículo 398 de la LEC , no se hace expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad VISDEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS SL, contra la sentencia de fecha 15 de julio de 2010, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia en autos de juicio ordinario nº 249/09, se desestima la excepción de prescripción que en relación a la acción de competencia desleal había sido apreciada en la instancia, confirmando, no obstante, la totalidad de los pronunciamientos de dicha resolución y sin hacer expresa imposición de las costas causadas en la alzada.

Procédase a la devolución a la parte apelante del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.