Sentencia Civil Nº 383/2010, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 320/2010 de 24 de Septiembre de 2010

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 320-C14/10

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 330/06

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 383/10

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de septiembre de dos mil diez.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 330/06, sobre infracción de marca comunitaria, competencia desleal e incumplimiento contractual, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la codemanda GALAXY RESTAURACIÓN, S.L., representada por la Procuradora Doña Cristina Calvo Rubí, con la dirección del Letrado Don Juan José Burgos-Bosch Ortega y; como apelada, la parte actora, GEORGE V EATERTAINMENT SOCIÉTÉ ANONYME, representada por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección de la Letrada Doña Lara Foncillas Miralbés.

La codemandada RIWANCHA, S.L. fue declarada en situación de rebeldía.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 330/06 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil nueve , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:" Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procuradora Sr. Tormo Moratalla en nombre y representación de la Mercantil George V Restauratión Societe Anonyme (ahora GEORGE V EATERTAINMENT SOCIETA ANONYME ) y ;

DECLARO .

1) Que los usos llevados a cabo por GALAXY RESTARUATION S.L. de los signos de BKKHA BARCELONA, BUDA Barcelona , BUDA BARCELONA y la imagen de Buda sola o seguida de la denominación Barcelona o restaurante para distinguir el restaurante sito en calle PAU Clarís de Barcelona infringe las marcas comunitarias Nº 329.870 y 2.695.005.

2) Que el registro y explotación del nombre de dominio " budarestaurante .com" infringe las marcar comunitarias nº 329.870 y 2.695.005.

3) Que GALAXI RESTARUACION S.L. ha incumplido las obligaciones esenciales de acuerdo transaccional suscrito en fecha 10 de junio de 2004.

CONDENO a GALAXY RESTAURACION S.L. A. -

1)A cesar en cualquier uso en el tráfico económico de de los signos BUDDHA BARCELONA, BUDA Barcelona, BAUDA BARCELONA y la imagen de Buda sola o seguida de la denominación Barcelona o restaurante , para distinguir el restaurante sito en calle PAU Clarís de Barcelona.

2) A cesar en la explotación y eliminar el contenido de la página web www.budarestaruante. Com cancelando el nombre de dominio.

3) A retirar a su costa cualquier material publicitario en el que consten los signos infractores.

4) Con este pronunciamiento sobre infracción marcaria, se condena a GALAXY, RESTAURACION S.L. a dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el acuerdo transaccional de fecha 10 de junio de 2004.

5) Se condena a GALAXY RESTAURACION SL. a pagar a la actora la cantidad de 413.526,66 euros . A tal cantidad se aplicará el interés legal del dinero desde la fecha de esta resolución incrementando en dos puntos hasta su completo pago.

Se hace expreso apercibimiento de multa coercitiva no inferior a 600euros por cada dia de retraso en el cumplimiento efectivo de las cesaciones que aquí se acuerda, y cuyo importe y día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia. .

Se desestima la demanda en todos los pedimentos no expresamente recogidos en este fallo.

DESTIMO la demanda respecto de RIWANCHA SL

No se efectúa condena en costas respecto de la demanda interpuesta contra GLAXY RESTAURACION SL.

Se condena a la actora al pago de las costas generadas por su demanda contra RIWANCHA SL. , en rebeldía. "; rectificada mediante Auto de fecha once de mayo de dos mil diez , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:"Se rectifica la resolución SENTENCIA de fecha 9-12-09 dictada en los presentes autos en el sentido expuesto en el fundamento de derecho de esta resolución, quedando el resto invariable"

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la codemandada GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. y, tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la adversa que presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 320-C14/10, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veintidós de septiembre, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto el ejercicio de varias pretensiones acumuladas: A) acción de infracción de las marcas comunitarias de las que es titular la actora números 329.870 y 2.695.005, fundada en los apartados b) y c) del artículo 9.1 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre (en lo sucesivo RMC), aplicable ratio temporis al presente litigio; B) acción de competencia desleal fundada en los artículos 5, 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero y; C) acción de incumplimiento del acuerdo transaccional celebrado entre las partes el día 10 de junio de 2004 (documento número 41 de la demanda) e interesa los siguientes pronunciamientos:

1.-) declarar que las denominaciones y gráficos utilizados por las demandadas (BUDDHA BARCELONA, BUDA BAR, BUDA BARCELONA, BUDA RESTAURANTE, la imagen de BUDA junto con la denominación RESTAURANTE y la imagen de BUDA) para distinguir el restaurante sito en la calle Pau Claris número 92 de Barcelona, infringen las marcas comunitarias de la actora, así como también cualquier otra denominación, gráfico o signo similar;

2.-) declarar que el registro por las codemandadas del nombre de dominio "budarestaurante.com" infringe las marcas comunitarias de la actora;

3.-) declarar que la explotación por las demandadas de la página de Internet http://www.budarestaurante.com infringe las marcas comunitarias de la actora;

4.-) declarar la nulidad del nombre de dominio de las demandadas "budarestaurante.com";

5.-) declarar que la solicitud de marca nacional nº 2.679.266 por GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. está incursa en las prohibiciones de registro de los artículos 6.1.b y 8.1 de la Ley de Marcas ;

6.-) declarar que la actuación de las demandadas constituyen actos de competencia desleal;

7.-) declarar que las demandadas han incumplido las obligaciones esenciales del acuerdo transaccional celebrado el día 10 de junio de 2004;

8.-) condenar a GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. a cesar en el uso de las denominaciones y gráficos antes reseñados para distinguir el restaurante sito en la calle Pau Claris número 92 de Barcelona y para cualesquiera otros productos y servicios de restauración; a cesar en el uso del nombre de dominio "budarestaurante.com" y de la página Internet http://www.budarestaurante.com y a cesar en el uso de cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible o asociable con las marcas de la actora;

9.-) condenar a GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. a retirar a su costa toda la publicidad en la que conste el nombre de dominio "budarestaurante.com";

10.-) ordenar a las demandadas la cancelación del nombre de dominio "budarestaurante.com";

11.-) condenar a las demandadas al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el acuerdo transaccional de fecha 10 de junio de 2004;

12.-) condenar a las demandadas a la indemnización de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria, de competencia desleal y de infracción del acuerdo transaccional;

13.-) condenar a las demandadas al pago de las costas del proceso.

La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y, tras absolver a RIWANCHA, S.L. con imposición de las costas a la actora, adoptó frente a GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. únicamente los siguientes pronunciamientos declarativos y condenatorios sin efectuar especial imposición de costas a ninguna de las partes:

1.-) declara que los usos de los signos denominativos BUDDHA BARCELONA, BUDA Barcelona, BUDA BARCELONA y la imagen de BUDA sóla o acompañada de la denominación Barcelona o restaurante, para distinguir el Restaurante sito en la calle Pau Claris de Barcelona infringen las marcas comunitarias de la actora;

2.-) declara que el registro y explotación del nombre de dominio "budarestaurante.com" infringe las marcas comunitarias de la actora;

3.-) declara el incumplimiento de las obligaciones esenciales del acuerdo transaccional celebrado el día 10 de junio de 2004;

4.-) condena a cesar en el uso en el tráfico económico de los signos infractores para distinguir el restaurante sito en la calle Pau Claris de Barcelona, con expreso apercibimiento de multa coercitiva en caso de incumplimiento;

5.-) condena a cesar en la explotación y a eliminar el contenido de la página web www.budarestaurante.com, cancelando tal nombre de dominio;

6.-) condena al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el acuerdo transaccional de fecha 10 de junio de 2004;

7.-) condena al pago a la actora de la suma de 373.191,05.- €, más intereses legales

Frente a la Sentencia de instancia se ha alzado la codemandada GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. quien funda su recurso en las siguientes alegaciones: 1.-) infracción de las normas reguladoras del acuerdo transaccional; 2.-) inexistencia de infracción marcaria por falta de riesgo de confusión; 3.-) subsidiariamente, impugna la indemnización acordada.

Previamente, hemos de indicar que la actora es titular de las siguientes marcas comunitarias:

1.-) número 329.870, denominativa, "BUDA BAR", solicitada el día 23 de julio de 1996 y concedida el día 15 de mayo de 1998, para, entre otras clases, para la clase 42 (servicios de restauración-alimentación).

2.-) número 2.695.005, denominativa, "BUDDHA BAR", solicitada el día 13 de mayo de 2002 y concedida el día 8 de septiembre de 2003, para, entre otras clases, la clase 43 (servicios de restauración-alimentación).

SEGUNDO.- La primera alegación tiene por objeto la denuncia de la infracción de las normas que regulan el convenio transaccional, en especial, su eficacia de cosa juzgada entre las partes (artículo 1.816 del Código civil ).

Las partes suscribieron un convenio transaccional en fecha 10 de junio de 2004 con el que se puso fin a un litigio sobre infracción marcaria y competencia desleal (autos de Juicio Ordinario número 1010/03 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona) entre, de un lado, en calidad de actora, GEORGE V RESTAURATION, S.A. (denominación social de la actora en este proceso) y; de otro lado, en calidad de demandada, BUDDHA BARCELONA, S.L. (anterior denominación de la codemandada RIWANCHA, S.L.). También suscribió ese convenio transaccional, la mercantil GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. porque en el anterior procedimiento judicial se anunció el ejercicio de acciones judiciales contra ella por la utilización de signos denominativos infractores de las marcas comunitarias de la actora al identificar el restaurante que explotaba en la calle Pau Claris número 92 de Barcelona.

Hemos de dejar sentado desde el principio que en el acto de la audiencia previa se acordó, con el asentimiento de las partes, que el Juzgado tenía competencia objetiva para conocer de las tres acciones acumuladas: infracción marcaria, competencia desleal e incumplimiento contractual, por lo que debía entrar a examinar la concurrencia de los presupuestos de todas ellas.

En el recurso se sostiene que el efecto de cosa juzgada anudado al convenio transaccional produce dos consecuencias: 1.-) el incumplimiento del convenio transaccional impide examinar la concurrencia de la infracción marcaria; 2.-) permite a GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. la utilización de signos distintos de los que fueron objeto del referido convenio.

La primera consecuencia apuntada no es cierta porque el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio no impide que pueda ejercitarse la correspondiente acción por infracción marcaria, en atención a las siguientes razones:

En primer lugar, por una razón de orden procesal, ya destacada, consistente en que se admitió por las partes que el Juzgado tenía competencia objetiva para conocer de las tres acciones acumuladas.

En segundo lugar, los signos infractores delimitados en el convenio eran los siguientes: BUDDHA BARCELONA, BUDA BARcelona, BUDA BARCELONA, la imagen de Buda seguida de la denominación BUDA BARcelona. La utilización de otros signos distintos con posterioridad, por ejemplo, la imagen de Buda con el término restaurante, constituiría una infracción marcaria que no estaría dentro del ámbito del referido convenio y su persecución exigiría el ejercicio de una acción de infracción marcaria.

En tercer lugar, el convenio transaccional establece las obligaciones asumidas por las partes atendiendo al momento concreto en que se suscribió sin que pudiera prever las infracciones marcarias que se produjeran con posterioridad. Precisamente, la conducta infractora acaecida después del convenio exigía al titular de las marcas perjudicadas ejercitar la correspondiente acción de infracción marcaria.

En cuarto lugar, en el segundo párrafo del pacto primero del convenio se admitía que en el caso de incumplimiento por parte de GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. se podrían ejercitar acciones por infracción marcaria y así dice: "Asimismo, se compromete a no interponer contra GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. demanda alguna por los conceptos mencionados en la citada demanda [por infracción marcaria y competencia desleal]) así como en el expositivo III de este convenio, en tanto en cuanto el presente convenio sea objeto de cumplimiento."

En quinto lugar, las consecuencias prácticas, en todo caso, serían idénticas, bien se ejercite una acción de incumplimiento contractual (exigencia del cumplimiento de la obligación e indemnización de daños y perjuicios ex artículo 1.101 del Código civil ), bien se ejercite la acción de infracción marcaria (acciones civiles previstas en el artículo 41 de la Ley de Marcas ).

Tampoco puede prosperar la alegación referida a que el convenio transaccional habilitaba a GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. al uso de signos distintos de los que en el convenio se calificaron como infractores, es decir, lo que no se prohibía expresamente, se estaba autorizando implícitamente. Las razones que fundamentan el rechazo de esta alegación son las siguientes:

En primer lugar, en los pactos segundo, tercero y cuarto del convenio transaccional, GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. se obligaba a cesar en el uso no sólo de los signos infractores que allí se indican sino también en el uso de cualquier otra denominación que se pueda parecer o asemejar o ser confundible con las marcas de GEORGE V RESTAURATION. Quiere decirse con ello que la ahora apelante podía utilizar en el futuro cualquier signo distinto de los que hasta ese momento se habían considerado como infractores sin que fuesen confundibles con las marcas de la actora.

En segundo lugar, si la intención común de los contratantes es el criterio hermenéutico principal de los contratos (artículo 1.281 del Código civil ), es evidente que un convenio transaccional que pretende poner fin a la controversia sobre infracción marcaria imponiendo a los infractores la prohibición de uso de unos determinados signos necesariamente debe extenderse esa prohibición al uso de otros signos distintos que sigan siendo confundibles con los de la actora porque, de lo contrario, persistiría la controversia.

En tercer lugar, si la conducta de los contratantes es un criterio interpretativo de los contratos (artículo 1.282 del Código civil ), en nuestro caso resulta que la actora ha mantenido de manera continuada y generalizada una defensa de sus marcas frente a aquellos sujetos que utilizaban en el mercado el signo gráfico de Buda para destinarlo a la restauración. Quiere decirse con ello que la actora nunca pudo tener por intención autorizar a GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. el uso del signo gráfico de una figura de Buda con la denominación RESTAURANTE para distinguir su establecimiento cuando ha demostrado documentalmente la multitud de oposiciones, recursos y requerimientos que ha dirigido frente a otros infractores por el uso de un signo similar.

En cuarto lugar, ninguna trascendencia jurídica tiene que la actora hubiera tardado un año desde la firma del convenio transaccional para requerir a las demandadas por el incumplimiento del referido convenio (documentos números 63 y 64 de la demanda) porque no concurre el plazo de prescripción por infracción de las marcas (artículo 45.1 de la Ley de Marcas ) ni el plazo general de prescripción de las acciones personales para exigir el cumplimiento del convenio transaccional (1.964 del Código civil).

Todas las razones anteriormente expuestas sirven también para rechazar la tercera alegación del recurso relativa a que la apelante cumplió de buena fe con todos los extremos del convenio transaccional.

TERCERO.- En la segunda alegación se impugna la declaración de infracción marcaria al considerar que no existe riesgo de confusión, exponiendo cuatro motivos para sustentar su alegación.

El primer motivo se refiere a que no puede haber riesgo de confusión cuando se utiliza por GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. un signo universal e inapropiable como es el signo gráfico representativo de la imagen de Buda. Sobre esta cuestión ya nos pronunciamos en nuestra Sentencia número 48/09, de fecha 4 de febrero (Rollo número 399-C16/08 ) en la que también intervino la ahora actora frente a otros demandados alegando la infracción de las mismas marcas y rechazábamos tal alegación con los siguientes argumentos que son aplicables también al presente caso: "No puede acogerse este motivo por las razones siguientes: 1.-) de orden procesal, la alegación de una causa de prohibición absoluta que llevaría a la nulidad de las marcas comunitarias de la actora debe articularse a través de una demanda reconvencional (artículos 51.1ª, 92.d y 96 RMC) y, no habiéndolo hecho así, rige con todo su vigor la presunción de validez de las marcas comunitarias, prevista en el artículo 95 RMC (véase al documento número 106 de los aportados por la parte actora, cómo Don Marcelino sí articuló mediante solicitud reconvencional la nulidad de la marca de la actora por su falta de distintividad ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial); 2.-) la actora aportó en el acto de la audiencia previa y antes de la celebración del juicio abundante prueba documental (86, 87, 91 a 103) que acredita su diligente actitud al oponerse en vía administrativa frente a la solicitud del registro de signos similares a su marca que utilizan el vocablo Buda/Buddha y la presentación de requerimientos y la iniciación de procedimientos judiciales (documentos números 88 a 90 y 108 a 109) en defensa de su ius prohibendi; 3.-) aún admitiendo que pudiera tener el vocablo BUDA un alto carácter sugestivo que evocara el estilo de servicio (ambiente oriental, apacible, sereno) facilitado al cliente, lo cierto es que, como mantiene la Sentencia recurrida, el uso intensivo de la marca BUDA BAR por la actora con anterioridad al registro de las marcas utilizadas por las mercantiles demandadas le ha dotado de una elevada distintividad a su elemento dominante (BUDA)."

El segundo motivo tiene por objeto negar la existencia de confusión por parte de los consumidores en el sentido de que el público pertinente no confunde el establecimiento de la demandada con el establecimiento que la actora regenta en París.

Tampoco puede prosperar este motivo porque lo que se sanciona como infracción en el artículo 9.1.b RMC no es la efectiva confusión sino el riesgo de confusión y/o asociación atendiendo a la comparación entre la marca registrada y el signo infractor utilizado en el mercado por GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. A estos efectos damos por reproducido el análisis comparativo realizado en la Sentencia de instancia entre los signos en liza donde concluye que existe una evidente similitud por la identidad conceptual que evoca la figura de BUDA con la denominación utilizada en las marcas de la actora (BUDA - BUDDHA), la preponderancia del término o de la figura de BUDA en el signo complejo formado también por la expresión "Restaurante" pues este término carece de capacidad distintiva; se confirma la identidad aplicativa porque en ambos casos los signos se utilizan en el sector de la restauración y; el riesgo de confusión se acentúa más si cabe por la notoriedad de la marca de la actora que es reconocida por la ahora apelante en el exponiendo segundo del convenio transaccional.

Con independencia de lo anterior, también hemos de destacar que el riesgo de confusión se ha hecho efectivo como lo acredita que en la página 14 del suplemento del periódico "La Vanguardia" de fecha 4 de junio de 2006 (documento número 87 de la demanda), se siga identificando el establecimiento de GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. con la denominación "Buda Bar" con los siguientes términos: "Hemos de seguir buscando el glamour. En Barcelona tuvimos una muestra en el tercer aniversario de Buda Bar, que mantiene color y calor con una clientela hermosa y abundante."

El tercer motivo quiere resaltar la contradicción que presenta la Sentencia de instancia cuando rechaza la concurrencia del ilícito concurrencial previsto en el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal al decir que "El estilo decorativo oriental y la publicidad de un menú de "fusión" no pueden ser monopolizados por la actora siendo además como es notorio que es común en el sector de la restauración" y, sin embargo, después declara que existe infracción marcaria por riesgo de confusión entre los signos confrontados. No puede acogerse tampoco este motivo porque estamos en planos diferentes sometidos a regímenes normativos también diferentes: en el ámbito de la infracción marcaria se protege el signo distintivo registrado que identifica y diferencia los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores; por el contrario, en el ilícito concurrencial previsto en el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal se sanciona el aprovechamiento de la reputación de una prestación ofrecida por una empresa en el mercado.

El cuarto motivo quiere poner de manifiesto que la actora no viene usando en el mercado las marcas comunitarias que invoca en la demanda sino que viene utilizando otra marca mixta en la que sobre un fondo negro está grafiado un abanico abierto según el escrito presentado por esa parte el día 31 de julio de 2009.

Tampoco puede prosperar este último motivo porque si lo que pretende oponer la demandada es la caducidad de las marcas de la actora por falta de uso debió articularlo mediante una demanda reconvencional (artículos 50.1.a, 92.d y 96 RMC), trámite que había precluido y, al no haberlo hecho, prevalece la presunción de validez de las macas reconocida en el artículo 95.1 RMC .

CUARTO.- La tercera alegación del recurso, articulada de forma subsidiaria, tiene por objeto impugnar la cuantía fijada en la indemnización al considerarla errónea, injusta y desproporcionada.

En la Sentencia de instancia se acoge el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética y aplica el porcentaje del 4,5% a la cifra de negocio obtenida por la demandada en el período comprendido entre el mes de agosto de 2004 y el mes de agosto de 2009 (8.293.134,58.- €) que resulta la cantidad de 373.191,05.- €, cifra a la que, después de rectificar de oficio el Juzgado de instancia, condena a la codemandada. El porcentaje del 4,5% se obtenía del canon del 3% que la actora fijó en la licencia ya otorgada (documento número 90 de la demanda), aumentado en el 1,5% en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.3 de la Ley de Marcas (notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación).

Los motivos que sustentan esta alegación son los siguientes: 1.-) reducción de la indemnización a 40.000.- € en aplicación de lo ya acordado en el convenio transaccional; 2.-) supresión del 1,5 % como criterio corrector aumentativo de la indemnización porque en el 3% ya está comprendido el carácter notorio o renombrado de las marcas de la actora; 3.-) infracción del principio de igualdad porque en otro litigio anterior promovido también por la ahora demandante en defensa de las mismas marcas se acordó indemnizar en una cantidad equivalente al 2% de la cifra de negocio.

Se rechaza reducir el importe de la indemnización a 40.000.- € en aplicación proporcional de lo ya acordado en el convenio de transacción de 10 de junio de 2004 donde las ahora demandadas asumieron la obligación del pago de 20.000.- € porque los parámetros para cuantificar una indemnización en una transacción que pretende terminar con un conflicto son distintos de los que han de considerarse en el ámbito de un proceso por infracción que se ha promovido por segunda vez ante la persistente conducta infractora de GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. Es razonable pensar que con el fin de terminar rápidamente con la controversia, la titular de las marcas infringidas no reclamara la total indemnización a que tuviera derecho porque como define el artículo 1.809 del Código civil a la transacción, ésta siempre supone para las partes dar, prometer o retener alguna cosa. Sin embargo, ello no restringe el derecho a la indemnización que le corresponde según establece el artículo 43 de la Ley de Marcas en un posterior proceso de infracción marcaria.

Hemos de partir de que la indemnización mínima procedente es "en todo caso y sin necesidad de prueba" el 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor con los servicios ilícitamente marcados (artículo 43.5 de la Ley de Marcas ).

De entre los otros dos motivos que restan por examinar, la Sala estima el que mayor beneficio le supone a la ahora apelante, esto es, aplicar el porcentaje del 2% sobre la cifra de negocio que el mismo Juzgado ya aplicó en un procedimiento anterior promovido también por la actora por infracción de las mismas marcas (Juicio Ordinario número 112/07). En esa Sentencia se descartó la existencia de lucro cesante "por cuanto la mercantil demandante no realiza explotación de su negocio en España. No se ha acreditado que como consecuencia de la actividad de los demandados se haya producido disminución de facturación en sus establecimientos. No tiene relevancia el hecho de que se hayan realizado algunas actividades publicitarias en España" y condenó al pago de una indemnización equivalente al 2% de la cifra de negocio donde se incluía el 1% correspondiente a la indemnización mínima al que se añadió otro 1% en aplicación del criterio corrector del daño al prestigio de la marca, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

Si las circunstancias del actual proceso en relación con la actividad de la actora son idénticas a las que se tuvieron en cuenta en la Sentencia dictada anteriormente por el mismo Juzgado y no se realiza un esfuerzo argumentativo para justificar el trato diferente debe mantenerse el criterio declarado en la Sentencia anterior porque de lo contrario se infringiría el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución) y el principio de igualdad ante la Ley proclamado en el artículo 14 de la Constitución.

En consecuencia, se estima el recurso de apelación en este particular y se reduce el importe de la indemnización a la suma de 165.862,69.- €.

Resulta ya innecesario entrar a examinar la última alegación relativa a un error aritmético manifiesto que ya fue objeto de rectificación de oficio por el Juzgado de instancia mediante Auto de fecha 11 de mayo de 2010 .

QUINTO.- No cabe efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada al haberse acogido en parte el recurso de apelación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEXTO.- Al revocarse en parte la Sentencia de instancia se acuerda la devolución del depósito constituido para la preparación del recurso según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con estimación parcial del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, de fecha nueve de diciembre de dos mil nueve, rectificada de oficio mediante Auto de fecha once de mayo de dos mil diez , en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución en el particular siguiente: la indemnización fijada en el pronunciamiento condenatorio número 5 del Fallo se reduce a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (165.862,69.- €), manteniendo el resto de los pronunciamientos contenidos en la Sentencia de instancia; sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada y acordando la devolución del depósito constituido para la preparación del recurso de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales, compuestos por dos tomos, al Juzgado de procedencia junto con tres archivadores que contienen los documentos acompañados a la demanda, los documentos aportados por ambas partes en el acto de la audiencia previa y los documentos aportados por GALAXY RESTAURACIÓN, S.L. con su escrito presentado el día 31 de julio de 2009, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá prepararse el recurso de casación, en los términos establecidos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el recurso extraordinario por infracción procesal, respecto de aquellas resoluciones que sean susceptibles de casación.

Sólo podrá prepararse el segundo recurso, sin formular el de casación, en los supuestos en que este último sería admisible, en los casos previstos en los números 1º y 2º del apartado segundo del artículo 477 mencionado.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y deberán prepararse ante esta Sección en el término de cinco días siguientes a la notificación, constituyéndose previamente a la preparación del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección, sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre).

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Iltmo Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Publica . Doy fe.