Sentencia CIVIL Nº 384/2022, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 8, Rec 124/2021 de 01 de Junio de 2022

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549468 FAX: 935549568

E-MAIL: mercantil8.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120218001470

Procedimiento ordinario - 124/2021 -F

Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 4171000004012421

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Concepto: 4171000004012421

Parte demandante: VIVA MODEL MANAGEMENT BARCELONA, S.L., VIVA MODEL MANAGEMENT

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Maite Ferrándiz Avendaño Parte demandada: AZUVIL LINGERIE, S.L., Trinidad

Procurador/a: Jesus De Lara Cidoncha

Abogado/a: Manuel Jose Gomez-Reino Alonso

SENTENCIA Nº 384/2022

En Barcelona, a 1 de junio de 2022

Cristina Maestre Fuentes, jueza de lo Mercantil n.º 8 de esta ciudad, en nombre del Rey pronuncio la Sentencia siguiente:

Vistos por mí los presentes autos de juicio ordinario número 124/2021 sobre unas acciones de infracción marcaria y de competencia desleal resultan los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.-Las entidades VIVA MODEL MANAGEMENT y VIVA MODEL MANAGEMENT BARCELONA, SL, a través de su representante procesal, presentaron una demanda contra la sociedad AZUVIL LINGERIE, SL y la Sra. Trinidad. Admitida a trámite, se emplazó y se le dio traslado a la parte demandada.

La parte demandada compareció y contestó la demanda, y admitida la contestación se convocó a las partes para la celebración de la audiencia previa.

SEGUNDO.-En la fecha señalada para la audiencia previa, las partes comparecieron y manifestaron la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Fijados los hechos controvertidos, se acordó recibir el pleito a prueba.

La parte actora propuso la prueba documental y el interrogatorio de la Sra. Trinidad en su calidad de codemandada y como representante legal de AZUVIL LINGERIE, SL. La parte demandada propuso la documental aportada y el interrogatorio de la parte actora.

Admitidos todos los medios de prueba excepto el interrogatorio de la parte actora, señalé fecha para la celebración del juicio.

TERCERO.-En el día señalado, han comparecido las partes y se practicó el interrogatorio de la demandada. A continuación, las partes formularon sus conclusiones, y declaré los autos conclusos para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Acciones ejercitadas y objeto de la controversia

La parte actora ejercita acumuladamente unas acciones de contenido declarativo y de condena, por la violación de sus derechos marcarios y por la ejecución de actos de competencia desleal.

En concreto, solicita:

A) Que se declare:

1. Que, con el uso de los signos 'VIVA MODEL' y

para identificar en el tráfico su negocio de 'servicios de compañía', la demandada AZUVIL LINGERIE, S.L. ha infringido los derechos de exclusiva que ostenta VIVA MODEL MANAGEMENT en su condición de titular de la Marca internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' (clases 35 y 41).

2. Que, con la adopción y uso del nombre de dominio 'www.vivamodel.com', así como con el uso del nombre de dominio 'www.vivamodel.es', AZUVIL LINGERIE, S.L. ha infringido los derechos de exclusiva que ostenta VIVA MODEL MANAGEMENT en su condición de titular de la Marca internacional con efectos en España anterior nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' (clases 35 y 41).

3. Que, con la adopción y uso del nombre de dominio 'www.vivamodel.es', la demandada Dª Trinidad ha infringido los derechos de exclusiva que ostenta VIVA MODEL MANAGEMENT en su condición de titular de la Marca internacional con efectos en España anterior nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' (clases 35 y 41).

4. Que el hecho de que las demandadas utilicen el término 'MODEL' para identificar servicios de contenido sexual explícito, no prestados por modelos, es constitutivo de actos de engaño tipificados en el Art. 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal.

B) Que se condene a las codemandadas:

1) A la demandada AZUVIL LINGERIE, S.L., a cesar en cualquier acto de comercio, incluidos el mero ofrecimiento o promoción, en Internet, o de cualquier otro modo, de servicios identificados con los signos 'VIVA MODEL' o '' y/o cualquier otro signo que pudiere suponer un riesgo de confusión con la Marca Internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' de VIVA MODEL MANAGEMENT y/o la obtención de una ventaja desleal de la distintividad y/o renombre de la misma y/o perjudicar dicha distintividad y/o renombre.

2) A la demandada AZUVIL LINGERIE, S.L., a cancelar ante el organismo competente el nombre de dominio www.vivamodel.com de su titularidad.

3) A la demandada Dª Trinidad, a cancelar ante el organismo competente el nombre de dominio www.vivamodel.es.

4) A las dos demandadas, a retirar del mercado, a su costa, los catálogos y demás elementos publicitarios y/o materiales comerciales en los que aparezcan los signos 'VIVA MODEL' o ' (incluyendo entre éstos la publicidad que se ofrece a través de internet) y/o cualquier otro signo que pudiere suponer un riesgo de confusión con la Marca Internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' de VIVA MODEL MANAGEMENT y/o la obtención de una ventaja desleal de la distintividad y/o renombre de la misma y/o perjudicar dicha distintividad y/o renombre.

5) A las dos demandadas, a indemnizar a VIVA MODEL MANAGEMENT por la infracción de su Marca, en las cuantías que se determinen de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el Fundamento de Derecho VI de la demanda.

De forma sintética, las demandantes basan sus pretensiones en que la demandada utiliza unos signos prácticamente idénticos para identificar los servicios de contenido sexual explícito que ofrece on lineaprovechándose del renombre de su marca; y que induce a engaño a los consumidores sobre las verdaderas características de los servicios.

En contra, la parte demandada niega que haya infringido las marcas en cuestión, básicamente, porque ostenta el título de propiedad de la marca UE n.º 017964727 VIVA MODEL desde el año 2018, poco tiempo después del registro de las actoras. Entiende que si se le concedió el título es porque no infringía marca alguna ni incurría en competencia desleal, pues sus actividades nada tienen que ver y no se produce competencia entre las partes.

A la vista de las alegaciones formuladas por las partes, voy a examinar por separado las acciones ejercitadas.

SEGUNDO.- Infracción marcaria

En primer lugar, como he indicado, las empresas demandantes ejercitan una acción por infracción marcaria, y de forma esquemática aducen lo siguiente:

-Que conforman una agencia prestigiosa de modelos con sedes en París, Barcelona y Londres.

-Que son titulares de varios registros de la marca VIVA MODEL MANAGEMENT.

-Que la marca VIVA MODEL MANAGEMENT es renombrada.

-Que la parte demandada usa unos signos prácticamente idénticos o similares a su marca para identificar un negocio on linede servicios de compañía, con contenido sexual explícito. En concreto, usa los signos VIVA MODEL en su forma denominativa o gráfica .

- Que la sociedad demandada se aprovecha del renombre de la marca 'VIVA MODEL'

-Que este modo de actuar genera un riesgo de confusión en el público, y un riesgo objetivo para su reputación.

-Y que los usos infractores de su marca inducen a engaño a los consumidores respecto de las verdaderas características de los servicios que ofrecen bajo los signos controvertidos.

En contra, la parte demandada alega ser la titular registral de una marca comunitaria por lo que entiende que tiene un derecho exclusivo sobre esta.

Atendido el motivo opuesto, previamente a analizarlo creo conveniente aclarar que el hecho de que la demandada sea la titular de una marca registrada no impide que el titular de una marca anterior, como es el caso, pueda prohibirle que haga uso de la misma si los signos son idénticos o similares a su marca sin necesidad de solicitar la declaración de nulidad previa o simultáneamente. Criterio que es acorde con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), y con la del Tribunal Supremo.

El TJUE, al interpretar el artículo 9.1 del Reglamento sobre la marca comunitaria, entiende que "el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca." Argumenta que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria; y "que las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior [...] que en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar." (PTJUE de 21.02.2013, asunto C-561/2011, ROJ: PTJUE 24/2013, ECLI: EU:C:2013:91)

En aplicación de dicha doctrina, el Tribunal Supremo cambió su criterio anterior y pasó a admitir que "el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad - al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio-" ( STS n.º 520/2014, de 14 de octubre, ROJ: STS 5089/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5089)

Aclarado esto, procede examinar si la demandada ha lesionado los derechos marcarios de la demandante.

TERCERO.- Examen de la infracción marcaria

Antes de determinar si hay o no infracción de la marca anterior, creo conveniente exponer unas consideraciones doctrinales sobre esta materia.

A. Consideraciones doctrinales sobre los derechos marcarios

El artículo 34 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) confiere al titular registral de una marca un derecho de exclusiva sobre la misma, y la facultad de prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando concurran los presupuestos siguientes:

"a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

Para proteger su derecho, el titular de una marca registrada puede ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda ( art. 40 LM). El artículo 41 LM relaciona las acciones civiles que el titular de la marca puede ejercitar.

Dicho esto, voy a examinar el caso sometido a mi consideración.

B. Infracción denunciada

En este asunto, la demandante sostiene que la demandada lesiona sus derechos marcarios, básicamente, porque se aprovecha del renombre de su marca y porque su uso perjudica su reputación. Frente a ello, la demandada niega de forma genérica los hechos alegados en la demanda, y opone simplemente que no infringe los derechos de la actora porque "sus actividades nada tienen que ver y no se produce competencia entre ellas."

De estas alegaciones entiendo que es una cuestión indiscutida la semejanza entre las marcas en conflicto y que, por tanto, potencialmente pueden generar un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los servicios con ellas identificados. Sin embargo, aunque se discutiera la similitud, es evidente que los signos en liza son prácticamente idénticos.

Las marcas de la actora son denominativas. Está claro que el nombre "VIVA MODEL MANAGEMENT" es el elemento fundamental y no su presentación o imagen. Las de la demandada, una es denominativa "VIVA MODEL" y la otra es mixta . Como puede apreciarse a simple vista, todas tienen el mismo elemento denominativo predominante, "VIVA MODEL"; y los elementos accesorios que contienen, el término 'MANAGEMENT' del signo de la actora y el figurativo de la demandada (la elipse verde), carecen de fuerza suficiente para diferenciar las unas de otras.

En cuanto a las cuestiones controvertidas, prima facie,parece tener razón la parte demandada en que las actividades a las que se dedican las empresas litigantes son diferentes.

La actora es una agencia de modelos. La sociedad demandada, aunque tiene por objeto social "la venta de prendas de vestir y textil en general", según la nota registral (doc. n.º 4 de la demanda); publicita unos servicios de compañía con contenido sexual explícito -

Vista la descripción tan genérica de la clase para la cual está registrada la marca impugnada; pese a la gran diferencia de los servicios que las partes prestan -modelaje/prostitución-, y a los solos efectos de valorar el riesgo de confusión o de asociación, podría plantearse una cierta similitud entre las actividades. Ambas coinciden en que ofrecen sus servicios a través de sus webs cuyo nombre de dominio es similar; y lo hacen de forma parecida por medio de fotografías de unas personas cuya apariencia física y la imagen es relevante, y de quienes destacan su atractivo si bien, la demandada, con un añadido contenido sexual explícito.

De todas formas, la falta de similitud de los servicios es irrelevante porque lo que se denuncia es que la parte demandada se aprovecha del renombre de la marca de la actora y que dicho uso es perjudicial para esta. Así que de lo se trata es de determinar si es aplicable el artículo 34.2.c) LM. Entiendo que sí por las razones que más adelante diré.

El artículo 34.2.c) LM dice literalmente que "El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

De manera que, según el precepto transcrito, para otorgar la protección marcaria, por un lado, debo constatar que la marca de la demandante goza de renombre en España; por otro, he de comprobar que la demandada obtiene una ventaja desleal del renombre y/o dicho uso es perjudicial para dicho renombre.

Antes de analizar estas cuestiones, creo conveniente exponer unas consideraciones doctrinales sobre las marcas renombradas.

C. Consideraciones doctrinales sobre las marcas renombradas

Es sabido que determinadas marcas alcanzan un renombre o prestigio que le dan celebridad más allá del concreto sector al que pertenece el público al que se dirigen, lo que constituye un valor añadido a la marca que es el valor sugestivo de la marca en el mercado. En estos casos, la Ley otorga una protección reforzada al titular puesto que extiende la tutela de la marca renombrada sin ceñirse a la regla de la especialidad ( art. 8 LM).

De esta forma, el titular de la marca renombrada puede impedir que terceros usen el valor sugestivo de su marca para identificar productos o servicios aunque no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca renombrada. Con ello se evita el riesgo de que el valor de la marca se diluya.

La dilución de una marca se produce cuando esta pierde su carácter distintivo y/o prestigio como consecuencia de la puesta en el mercado por un tercero de productos o servicios muy diversos y de calidad desigual a los que la marca renombrada distingue, cuando esos productos o servicios se identifican con el signo renombrado, aprovechándose ese tercero de la reputación de tal signo.

Así pues, la protección de la marca renombrada no está supeditada a que exista un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas; sino que es suficiente que su grado de similitud produzca como efecto que el público las vincule; es decir, que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio.

Sin embargo, dicho vínculo es insuficiente por sí mismo para que pueda apreciarse la infracción marcaria. Según el artículo 34.2.c) LM es necesario, además, que con el uso se haya obtenido una ventaja desleal o que este sea perjudicial para la distintividad o el renombre.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona dice que "Para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores, sin que deban hacerlo todos ( STS 23 de julio de 2012 -RGJ STS 6110/2012 - con cita de las referidas SSTJCE)." ( SAP Barcelona, Sección 15.ª, n.º 183/2014, de 27 de mayo, ROJ: SAP B 15004/2014 - ECLI:ES:APB:2014:15004)

Visto el alcance de la tutela reforzada de las marcas renombradas, voy a analizar seguidamente su posible existencia e incidencia en este asunto.

D. Análisis del renombre de la marca anterior

En este caso, es una cuestión indiscutida que la marca "VIVA MODEL MANAGEMENT" goza de renombre en España. No obstante, aunque se discutiera, los documentos aportados con la demanda justifican de sobras dicho renombre en el mercado de la moda (docs. n.º 3, 9.1 a 9.10 de la demanda).

La relevancia internacional de sus modelos -Laetitia Casta, Eddie Campbell, Omar Sy, por citar algunos-; de sus clientes -Chanel, Burberry, Dior, Massimo Dutti, entre otras reconocidas firmas-; la multitud de seguidores en las redes sociales; y el volumen de negocios -6.470.767,83€ en el 2018- acreditan que la marca tiene una amplia cuota de mercado en el sector de la moda, y que se hace un uso intenso de la misma en Europa desde hace décadas. Así que los signos de la parte demandante gozan de renombre.

Si bien para darle la protección reforzada, queda por ver si la demandada se ha aprovechado de la reputación de la marca renombrada. Presumo que sí porque la parte demandada utiliza de forma injustificada el signo de "VIVAMODEL" para ofrecer unos servicios de compañía que nada tienen que ver con la moda ni con los modelos.

Deduzco que la demandada eligió el signo con la intención de obtener una ventaja del renombre de la marca anterior. Por un lado, porque el objeto de la sociedad demandada vinculado con la moda y el prestigio de la demandante permiten presuponer que conocía el signo. Por otro, porque la demandada ni siquiera explica el motivo por el cual escogió el signo.

El término anglosajón "MODEL" significa modelo y no compañía, y es notorio que las personas que trabajan como modelo se suelen caracterizar por tener un aspecto físico atractivo. Al incluir sin motivo dicha expresión en el signo sospecho que se pretende inducir al consumidor a creer que se van a contratar los servicios de este tipo de profesionales -es sabido que las personas atractivas tienen más éxito y su evocación, por tanto, sirve de reclamo para ofrecer unos servicios sexuales-. Y al incorporar, también sin motivo aparente, el prefijo "VIVA", vislumbro la intención de hacer creer a los internautas que dichos servicios los hacen los profesionales de la agencia demandante o que están vinculados a ella, para beneficiarse de su poder de atracción.

En definitiva, las circunstancias descritas me convencen de la tesis de la actora, sobre que la demandada escogió el signo ex profesopara inducir al público a creer que las personas cuyos servicios sexuales se ofrecen en su web son los supermodelos que representan las demandantes; con la finalidad de obtener un ventaja desleal.

Modo de actuar que, en términos del TJUE, puede calificarse de "parasitismo" o de "free-riding" porque "gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre" (PTJUE C-487/07, de 18 de junio de 2009, asunto LÓreal, ap. 41, ROJ: PTJUE 88/2009 - ECLI: EU:C:2009:378 ); y que, además, considero perjudicial para la distintividad y buena reputación de la marca renombrada por las razones que explica la actora.

Opino que el uso es perjudicial porque, atendida la similitud de los signos enfrentados, es lógico que las modelos actuales y potenciales desconfíen del verdadero negocio que gestionan las demandantes; y que los clientes actuales y potenciales teman que sus productos o servicios se puedan asociar con el negocio de la prostitución. Apreciación que me permite considerar probada la infracción de los derechos marcarios; y, además, el daño a la parte demandante a los efectos de estimar su pretensión resarcitoria a la que más tarde me referiré.

En definitiva, considero que concurren los presupuestos del artículo 34.2. c) LM; y por consiguiente, los signos y el dominio de la parte demandada infringen los derechos marcarios de la demandante. Estimada esta acción, corresponde analizar la relativa a la concurrencia de competencia desleal.

CUARTO.- Acción de competencia desleal: principio de complementariedad relativa

Como dije más arriba, la parte actora ejercita junto con las acciones en defensa de su derecho marcario la de competencia desleal. Sin embargo, creo que esta última no debe prosperar en virtud del principio de complementariedad relativa.

Según este principio, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance la primera, podrá actuar la segunda.

Con la aplicación de dicho principio de complementariedad relativa se evita duplicar la protección que la normativa de propiedad industrial y de diseño dispensa al titular de dichos derechos inmateriales. De manera que la mera infracción de estos no constituye de por sí un acto de competencia desleal; sino que para ello es preciso una conducta que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de la infracción marcaria.

En este sentido, el Tribunal Supremo sostiene que "la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendia favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales. No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios. La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa'. Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva. La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal. Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido." ( STS n.º 504/2017, de 15 de setiembre, ROJ: STS 3278/2017)

En este asunto no aprecio unos comportamientos concurrenciales específicos más allá de la infracción marcaria a los que he hecho alusión -la demandada obtiene una ventaja de una marca renombrada mediante una actividad engañosa-; por lo que la acción de competencia desleal no debe prosperar y, por ende, procede desestimar la petición de que se declare que el hecho de que las demandadas utilicen el término "MODEL" para identificar servicios de contenido sexual explícito, no prestados por modelos, es constitutivo de actos de engaño tipificados en el Art. 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal.

Estimada la acción de infracción marcaria, corresponde ahora analizar sus consecuencias.

QUINTO.- Consecuencias de la infracción marcaria

En este caso, constatada la infracción de la marca "VIVA MODEL MANAGEMENT", procede valorar si corresponde adoptar las medidas solicitadas por la parte demandante.

En cuanto a las medidas relativas al cese del uso de los signos en cuestión y del dominio así como de la publicidad, veo claro que procede adoptarlas; porque están expresamente previstas en el artículo 41 LM, y porque son necesarias, proporcionadas y adecuadas para proteger la marca de la parte demandante.

En cuanto a la pretensión indemnizatoria, antes de examinarla creo conveniente explicar sus presupuestos.

- Marco normativo y consideraciones doctrinales sobre la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por una infracción marcaria

El artículo 42 LM, bajo el título "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios", dice que:

"1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada."

La expresión "causados" del precepto transcrito significa que la infracción marcaria debe haber ocasionado unos daños, es decir, que estos no se presumen y, por tanto, se deben acreditar. No obstante, la jurisprudencia admite una excepción, la denominada ex rep ipsa(habla la cosa misma), que se da en aquellos supuestos en que la existencia del daño deriva del ilícito. Constatado el daño, es cuando corresponde aplicar las reglas del artículo 43 LM para calcular el importe indemnizatorio; el cual no tiene necesariamente que coincidir con el concreto perjuicio sufrido con la infracción.

Así, nuestro Alto Tribunal dice literalmente que:

"La infracción de una marca legitima a su titular para ejercitar las acciones civiles previstas en el art. 41 LM, entre las que se encuentra, en la letra b), la de 'indemnización de los daños y perjuicios sufridos'.

La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina 'presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios' del art. 42 y el 'cálculo de la indemnización de daños y perjuicios' del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo. Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio, en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente:

'la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que 'habla la cosa misma' (' ex re ipsa '), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella'.

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , 'una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba'. Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, 'la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia'.

3. El contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina 'indemnización de daños y perjuicios' trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM, porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida [ art. 43.2.a) LM ].

[...]

En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM, muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un 'perjuicio' para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM, aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción." ( STS n.º 516/2019, de 03 de octubre, ROJ: STS 3027/2019- ECLI:ES:TS:2019:3027)

Expuesta la doctrina, paso a examinar el asunto sometido a mi decisión.

- Análisis del caso

Como he dicho antes, en este asunto considero probado que la actuación ilícita ha causado un perjuicio a la distintividad y reputación de la marca renombrada de la parte actora. En definitiva, porque el uso de esta por la demandada denigra la imagen que proyecta la agencia de modelos demandante.

Al vincular la demandada sus signos casi idénticos a una actividad, la prostitución, que nada tiene que ver con la de la actora; y que es notorio que dicho negocio habitualmente está relacionado con unas conductas ilegales como son la explotación sexual y la corrupción de menores, su uso desprestigia la marca anterior. Por lo que procede estimar la pretensión de resarcimiento.

En cuanto a su cuantificación, la parte actora pide que se determine en ejecución de sentencia. Para su liquidación, ha optado por que se fije teniendo en cuenta los beneficios que la parte demandada haya obtenido como consecuencia de la infracción; y que se calculen mediante la operación matemática siguiente: ingresos obtenidos por las codemandadas con la prestación de servicios durante los últimos cinco años menos los costes directos asociados a la prestación de tales servicios (margen contributivo). Peticiones a las que procede acceder en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.2 LM.

SEXTO.- Decisión

En conclusión, procede declarar la infracción marcaria en los términos expresados en el suplico de la demanda; y condenar a:

1) A la demandada AZUVIL LINGERIE, SL, a cesar en cualquier acto de comercio, incluidos el mero ofrecimiento o promoción, en Internet, o de cualquier otro modo, de servicios identificados con los signos 'VIVA MODEL' o ' ' y/o cualquier otro signo que pudiere suponer un riesgo de confusión con la Marca Internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' de VIVA MODEL MANAGEMENT y/o la obtención de una ventaja desleal de la distintividad y/o renombre de la misma y/o perjudicar dicha distintividad y/o renombre.

2) A la demandada AZUVIL LINGERIE, S.L., a cancelar ante el organismo competente el nombre de dominio www.vivamodel.com de su titularidad.

3) A la demandada Dª Trinidad, a cancelar ante el organismo competente el nombre de dominio www.vivamodel.es.

4) A las dos demandadas, a retirar del mercado, a su costa, los catálogos y demás elementos publicitarios y/o materiales comerciales en los que aparezcan los signos 'VIVA MODEL' o ' (incluyendo entre éstos la publicidad que se ofrece a través de internet) y/o cualquier otro signo que pudiere suponer un riesgo de confusión con la Marca Internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' de VIVA MODEL MANAGEMENT y/o la obtención de una ventaja desleal de la distintividad y/o renombre de la misma y/o perjudicar dicha distintividad y/o renombre.

5) A las dos demandadas, a indemnizar los daños y perjuicios causados a VIVA MODEL MANAGEMENT por la infracción de su marca; cuyo importe deberá determinarse en ejecución de esta Sentencia.

Sin perjuicio de los acuerdos que puedan alcanzar las partes, el importe se calculará según los beneficios que haya obtenido la parte demandada como consecuencia de la infracción; mediante la operación matemática siguiente: ingresos obtenidos por las codemandadas con la prestación de servicios durante los últimos cinco años menos los costes directos asociados a la prestación de tales servicios (margen contributivo).

SÉPTIMO.- Costas procesales

Es apreciable una estimación sustancial, y no meramente parcial, de la demanda atendido el resultado práctico. Estimar la acción marcaria conlleva los efectos declarativos y de condena relacionados en el fundamento anterior, los cuales serían prácticamente idénticos a los de si la acción de competencia desleal también hubiera prosperado.

La única diferencia entre las pretensiones ejercitadas y las estimadas estriba en un pronunciamiento declarativo, que de estimarse creo que no variarían las consecuencias condenatorias; por lo que corresponde aplicar la doctrina de la estimación sustancial e imponer el pago de las costas procesales a la parte demandada.

En este sentido, el Tribunal Supremo dice que "para la aplicación del principio general del vencimiento ha de considerarse que el ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal sino sustancial, de modo que, si se entendiera que la desviación en aspectos meramente accesorios debería excluir la condena en costas, ello sería contrario a la equidad, como justicia del caso concreto, al determinar que tuvo necesidad de pagar una parte de las costas quien se vio obligado a seguir un proceso para ser realizado su derecho." ( SSTS n.º 715/2015, de 14 de diciembre; n.º 952/2003, de 21 de octubre)

Fallo

Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de las entidades VIVA MODEL MANAGEMENT y VIVA MODEL MANAGEMENT BARCELONA, SL, contra la sociedad AZUVIL LINGERIE, SL y la Sra. Trinidad; en los términos siguientes.

A) Declaro:

1. Que, con el uso de los signos 'VIVA MODEL' y

para identificar en el tráfico su negocio de 'servicios de compañía', la demandada AZUVIL LINGERIE, S.L. ha infringido los derechos de exclusiva que ostenta VIVA MODEL MANAGEMENT en su condición de titular de la Marca internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' (clases 35 y 41).

2. Que, con la adopción y uso del nombre de dominio 'www.vivamodel.com', así como con el uso del nombre de dominio 'www.vivamodel.es', AZUVIL LINGERIE, S.L. ha infringido los derechos de exclusiva que ostenta VIVA MODEL MANAGEMENT en su condición de titular de la Marca internacional con efectos en España anterior nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' (clases 35 y 41).

3. Que, con la adopción y uso del nombre de dominio 'www.vivamodel.es', la demandada Dª Trinidad ha infringido los derechos de exclusiva que ostenta VIVA MODEL MANAGEMENT en su condición de titular de la Marca internacional con efectos en España anterior nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' (clases 35 y 41).

B) Condeno:

1. A la demandada AZUVIL LINGERIE, S.L., a cesar en cualquier acto de comercio, incluidos el mero ofrecimiento o promoción, en Internet, o de cualquier otro modo, de servicios identificados con los signos 'VIVA MODEL' o ' ' y/o cualquier otro signo que pudiere suponer un riesgo de confusión con la Marca Internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' de VIVA MODEL MANAGEMENT y/o la obtención de una ventaja desleal de la distintividad y/o renombre de la misma y/o perjudicar dicha distintividad y/o renombre.

2. A la demandada AZUVIL LINGERIE, S.L., a cancelar ante el organismo competente el nombre de dominio www.vivamodel.com de su titularidad.

3. A la demandada Sra. Trinidad, a cancelar ante el organismo competente el nombre de dominio www.vivamodel.es.

4. A las dos demandadas, a retirar del mercado, a su costa, los catálogos y demás elementos publicitarios y/o materiales comerciales en los que aparezcan los signos 'VIVA MODEL' o ' (incluyendo entre éstos la publicidad que se ofrece a través de internet) y/o cualquier otro signo que pudiere suponer un riesgo de confusión con la Marca Internacional con efectos en España nº 0905203 'VIVA MODEL MANAGEMENT' de VIVA MODEL MANAGEMENT y/o la obtención de una ventaja desleal de la distintividad y/o renombre de la misma y/o perjudicar dicha distintividad y/o renombre.

5. A las dos demandadas, a indemnizar los daños y perjuicios causados a VIVA MODEL MANAGEMENT por la infracción de su marca; cuyo importe deberá determinarse en ejecución de esta Sentencia.

Sin perjuicio de los acuerdos que puedan alcanzar las partes, el importe se calculará según los beneficios que haya obtenido la parte demandada como consecuencia de la infracción; mediante la operación matemática siguiente: ingresos obtenidos por las codemandadas con la prestación de servicios durante los últimos cinco años menos los costes directos asociados a la prestación de tales servicios (margen contributivo).

6. E imponer las costas procesales a la parte demandada.

Modo de impugnación: Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓNdel que conocerá la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de su notificación, exponiendo las alegaciones en que se base tal impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna ( art. 458 LEC), previa constitución del depósito que prevé la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.

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