Sentencia CIVIL Nº 385/2017, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 284/2017 de 06 de Octubre de 2017

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 284-U25/17
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 654/14
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2
SENTENCIA NÚM. 385/17
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a seis de octubre de dos mil diecisiete.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al
margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número
654/14, sobre infracción de marca de la Unión Europea, infracción de propiedad intelectual y competencia
desleal, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado
de apelación en virtud del recurso principal entablado por la parte demandada, DOS-P INDUSTRIAS DEL
HERRAJE, S.L. (en lo sucesivo, DOS-P), representada por la Procuradora Doña Mercedes Aragonés Merino,
con la dirección del Letrado Don Francisco Javier Mora Rosado y; como apelada-impugnante, la parte actora,
la mercantil de nacionalidad austriaca JULIUS BLUM GmbH (en lo sucesivo, JULIUS), representada por la
Procuradora Doña María del Mar López Fanega, con la dirección del Letrado Don Marcos Jerónimo Andreu
Bleckmann.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 654/14 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta pordoña María del Mar López fanega, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil JULIUS BLUM GmbHcontra la mercantil DOS-P INDUSTRIAS DEL HERRAJE, S.L.en consecuencia: Declaro: - Que JULIUS BLUM GmbHostenta derechos exclusivos para la utilización de las marcas 'blum', 'BLUM', 'BLUMOTION' y 'BLUM SERVODRIVE' en virtud de los registros de Marca de la Unión Europea n.º 011695351, 007014053, 002332435 y 005391784 - Que la demandada ha infringido los derechos de exclusiva sobre las marcas 'blum', 'BLUM', 'BLUMOTION' y 'BLUM SERVODRIVE' debido a la eliminación de los números identificativos de las etiquetas de JULIUS BLUM GmbH.

- Que la demandada ha llevado a cabo actos de competencia desleal.

Condeno a DOS-P INDUSTRIAS DEL HERRAJE, S.L.

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro en la comercialización, venta y distribución de productos de origen empresarial de JULIUS BLUM GmbH cuyos números identificativos hayan sido eliminados, con apercibimiento de multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600 euros) diarios por cada día en que subsista la infracción - A indemnizar los daños y perjuicios causados atendiendo a los beneficios ilícitamente obtenidos y los costes de investigación en la cuantía que se liquide en ejecución de sentencia en los términos de Fundamento Cuarto de la presente resolución.

- Al pago de las costas.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado del mismo a la adversa quien presentó el escrito de oposición y de impugnación de la Sentencia. De la impugnación se dio traslado a la apelante principal quien formuló alegaciones frente a la misma.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 284-U25/17, en el que se señaló la deliberación, votación y fallo para el día tres de octubre, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.-Pretensiones deducidas en la demanda.

1) JULIUS, en cuanto titular de las siguientes marcas de la Unión: i) número 011695351, figurativa, solicitada el día 14 de marzo de 2013 y concedida el día 9 de agosto de 2013, para designar los productos de las clases 6, 7, 9 y 20, con la siguiente reproducción gráfica ii) número 007014053, denominativa, 'BLUM', solicitada el día 16 de junio de 2008 y concedida el día 13 de enero de 2009, para designar productos de las clases 6, 9, 11 y 20; iii) número 002332435, denominativa, 'BLUMOTION', solicitada el día 7 de agosto de 2001 y concedida el día 7 de octubre de 2010, para designar productos de las clases 6 y 20; iv) número 0059391784, denominativa, 'BLUM SERVODRIVE', solicitada el día 5 de octubre de 2006 y concedida el día 6, 7 y 20, para designar productos de las clases 6, 7 y 20; ejercita una acción de violación de sus marcas frente a DOS-P, antiguo distribuidor suyo en la zona de Málaga, fundada en los artículos 9.1 y 13.2 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (RMUE) en su redacción anterior a la reforma operada en virtud del Reglamento (UE) 2015/2424, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, en relación con el artículo 41 LM (Ley de Marcas ), porque la demandada a) ofrece en su establecimiento sito en Málaga productos de herraje de cocina de los fabricados y comercializados por la actora en cajas de cuyo exterior se han retirado los números y códigos de control que tienen por objeto identificar los productos que pueden presentar defectos y, además, con ello impide conocer si los referidos productos han sido introducidos en el Espacio Económico Europeo con autorización de la actora y; b) ofrece en su página web www.dos-p.com, en sus catálogos y en los calendarios publicitarios productos de la actora arrogándose la condición de distribuidor oficial de la actora cuando se le comunicó el cese de la relación comercial mediante burofax recibido el día 22 de octubre de 2013.

2) JULIUS, en cuanto titular de derecho de propiedad intelectual sobre determinadas fotografías que aparecen en sus catálogos en los que se exponen sus productos, ejercita la acción prevista en el artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 12 de abril (LPI), al reproducirlas la demandada en sus catálogos y en su página web sin haber obtenido su previa autorización.

3) JULIUS ejercita la acción de competencia desleal prevista en los artículos 4 (cláusula general), 6 (actos de confusión), 9 (actos de denigración) y 12 (explotación de reputación ajena) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD ) porque un cliente les remitió un correo en el mes de enero de 2014 (documento número 17 de la demanda) donde informaba que en el establecimiento de la demandada, quien se atribuye la condición de distribuidor, o no recomendaba sus productos o los desacreditaba, poniéndole inconvenientes en el pedido que les había hecho.

Las pretensiones deducidas como consecuencia de las acciones anteriores son las siguientes: i) declarativa de la infracción de sus derecho de exclusiva de sus marcas de la Unión al alterar los números y códigos de control y al anunciarse como distribuidor oficial de la actora; ii) declarativa de la infracción de los derechos de exclusiva sobre las fotografías que se muestran en sus catálogos y en su página web; iii) declarativa de la comisión de actos de competencia desleal; iv) condena de la demandada al cese inmediato en el uso no autorizado de las marcas de la actora retirando toda indicación de su condición de 'distribuidor oficial' tanto en su página web como en su publicidad y, al cese inmediato de la comercialización, venta y distribución de los productos de la actora con cajas cuyos números identificativos hayan sido eliminados, todo ello con apercibimiento de una indemnización coercitiva mínima de 600.- € por día en caso de desobediencia y a abstenerse de realizar la actividad infractora en el futuro; v) condena de la demanda al cese inmediato en el uso indebido de material fotográfico del que la actora es titular tanto de la página web como de su publicidad y de abstenerse de realizar la actividad infractora en el futuro; vi) condena de la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados a la actora atendiendo al criterio de los beneficios obtenidos por la demandada con la comercialización de los productos de la actora mediante la alteración de las etiquetas identificativas y, en todo caso, al pago de 1% de la cifra de negocio realizada con los citados productos, más la suma de 338,81.- € relativa a los gastos de investigación y gestión prejudicial; vii) condena de la demandada a la publicación de la Sentencia en un diario de información de tirada nacional elegido por la actora; viii) condena de la demandada al pago de las costas.



SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación principal y de la impugnación.

La Sentencia de instancia estima sustancialmente la demanda y parte de que entre los litigantes subsiste el contrato de distribución comercial, por lo que: i) estima la acción declarativa de la infracción de las marcas de la actora por haber eliminado los números de identificación; ii) estima la acción de competencia desleal fundada en el artículo 5 LCD ; iii) rechaza la acción de infracción de sus marcas por comercializar los productos de la actora arrogándose la condición de distribuidor oficial; iv) desestima la acción de infracción de sus derechos de exclusiva por la reproducción de sus fotografías; v) condena al cese de la conducta infractora de sus marcas consistente en la eliminación de los números de identificación; vi) condena a la indemnización de los daños y perjuicios en los términos interesados en la demanda aunque relegando la cuantificación a la fase de ejecución de Sentencia; vii) desestima la condena a la publicación de la Sentencia; viii) condena a la demandada al pago de las costas del juicio.

Frente a la misma se ha alzado la demandada mediante el recurso de apelación principal que formula las siguientes alegaciones: i) improcedencia de la acción declarativa de infracción de las marcas de la actora por la eliminación de los números de identificación; ii) improcedencia de la acción declarativa de actos de competencia desleal; iii) improcedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios; iv) improcedencia de la condena al pago de las costas.

También se ha alzado la parte actora contra la Sentencia de instancia mediante la articulación de la impugnación formulando las siguientes alegaciones: i) procede estimar la acción de violación de las marcas de la actora por comercializar la demandada sus productos arrogándose la condición de distribuidor comercial; ii) procede estimar la acción de violación del derecho de exclusiva de la actora sobre las fotografías.

Examinaremos previamente las alegaciones contenidas en la impugnación y, a continuación, las contenidas en el recurso de apelación principal.



TERCERO.-Alegaciones de la impugnación deducida por la actora, JULIUS.

Las alegaciones de la impugnación parten de que la Sentencia de instancia ha concluido erróneamente que entre los litigantes subsiste el contrato de distribución en exclusiva (el principal sería JULIUS y el distribuidor sería DOS-P) de los productos de la actora en la zona de Málaga, formalizado verbalmente, que inició su vigencia, aproximadamente, en el año 2000, sin que la comunicación del cese de la relación comercial dirigido por JULIUS a la demandada en el mes de octubre de 2013 (documento número 10 de la demanda) tuviera ningún efecto extintivo al no haber sido aceptada la resolución por el distribuidor. Frente a esta conclusión, a su juicio, errónea de la Sentencia, la impugnante mantiene que el contrato verbal de distribución se extinguió por desistimiento unilateral de JULIUS exteriorizado mediante el burofax de octubre de 2013 (documento número 10 de la demanda).

La cuestión controvertida ahora es si se produjo la resolución del contrato de distribución comercial en exclusiva formalizado verbalmente entre las partes por la mera remisión de un burofax en el mes de octubre de 2013 por parte de JULIUS sin necesidad de que DOS-P tenga que aceptarlo y si, en el caso de falta de aceptación, era necesario resolver el contrato mediante resolución judicial.

En primer lugar, hemos de destacar cuáles son las características del contrato de distribución comercial, calificación jurídica sobre la que las partes muestran su plena conformidad. La STS de 11 de diciembre de 2014 señala las siguientes: ' 1. Es pacífico que el contrato que une a las partes de 11 de mayo de 1988 (aportado por la demandada), es un contrato de distribución en exclusiva que, pese a ser atípico, por carecer de regulación propia, por su frecuente utilización ha permitido alcanzar una tipificación social, y la doctrina científica y jurisprudencial han destacado los elementos más relevantes, diferenciándolo de otros contratos de colaboración empresarial: (i) el distribuidor actúa en nombre y por cuenta propia, asumiendo el riesgo de la reventa lo que permite diferenciar este contrato y el de agencia ( SSTS de 31 de octubre de 2001 y 12 de junio de 1999 ); (ii) la retribución del distribuidor, a diferencia de la del agente, consiste en el margen de reventa de los productos que comercializa del proveedor o comitente ( STS 547/2013, de 2 de octubre ); (iii) el objeto del contrato consiste en promover la distribución o reventa de los productos, fomentando su colocación en el mercado, integrándose, por lo general, en la red distributiva del concedente; (iv) son contratos mercantiles de duración continuada y habitualmente de adhesión, con el fin de alcanzar una homogeneidad en todo el territorio nacional; (v) son contratos que habitualmente suponen una cesión de derechos sobre bienes inmateriales (marcas, logotipos, Know how, ...); (vi) son contratos basados en la confianza, en atención a las capacidades técnicas y profesionales del distribuidor; (vii) normalmente entre fabricante o proveedor y distribuidor rige una exclusividad recíproca, en relación a la zona asignada en la que no puede vender aquél y los productos de la competencia que no puede comercializar este último ( SSTS de 5 de octubre y 18 de diciembre de 1995 ).

Por todas las características apuntadas, y que acertadamente destaca la sentencia recurrida, no ha sido infrecuente que, dada la proximidad de esta figura a la del agente, la jurisprudencia haya aplicado, cuando existe identidad de razón , determinados preceptos de la Ley 12/1992 del Contrato de Agencia (LCA), especialmente en materia de causas de resolución o extinción del contrato y las consecuencias indemnizatorias ( SSTS 647/2013, de 5 de noviembre que sigue la 1041/2006, de 6 de noviembre , 647/2013, de 5 de noviembre , 547/2013, de 2 de octubre ), y todo ello sin perjuicio de la libertad de pactos y condiciones que el principio de autonomía de la voluntad inspira el contenido del contrato de distribución ( SSTS 88/2010, de 10 de marzo , 99/2009, de 4 de marzo y la de 22 de junio de 2007 , entre otras muchas). ' Si estas son las características específicas del contrato de distribución exclusiva, el desistimiento unilateral, incluso ad nutum , esto es, sin necesidad de justificación, constituye causa legítima de extinción del contrato de distribución exclusiva sin perjuicio de que la parte perjudicada pueda solicitar una indemnización de daños y perjuicios. Así, la STS de 16 de noviembre de 2016 declara: ' El Tribunal de apelación no niega el carácter de indefinido del contrato. Lo que sucede es que añade que, no obstante la redacción de esos acuerdos y la consecuencia que se infiere de ellos de una ausencia expresa de fijación de plazo, la jurisprudencia viene entendiendo que «los contratos para toda la vida son nulos y que en caso de contratos de duración, en principio indefinida, puede cualquiera de las partes desvincularse por su sola voluntad, si bien ateniéndose a determinadas obligaciones entre las que está asumir los daños y perjuicios que puedan originarse a la contraparte».

De ahí que la sentencia recurrida concluya que en contratos de plazo indefinido se admita la resolución «ad Nutum », es decir sin necesidad de causa justificada, para luego hacer una serie de consideraciones sobre las circunstancias del caso concreto a efectos de daños y perjuicios.

Por tanto la sentencia recurrida no es que infrinja las normas del Código Civil sobre la interpretación de los contratos, sino que niega, aún partiendo de que se pactase el plazo de duración del contrato como indefinido, que ello signifique, en contra de la jurisprudencia, que ese plazo pueda ser perpetuo, esto es «para toda la vida», como pretende la recurrente.

3.- La atribución del desistimiento ad Nutum, contemplada incluso legalmente en algunos supuestos, trae causa de la prohibición de que una vinculación obligatoria sea indefinida o perpetua ( art 1583 CC ), en aras, en última instancia, según autorizada doctrina, de la necesaria protección de la libertad individual.

Partiendo de la ratio que subyace a los supuestos que legalmente lo tienen previsto, la doctrina y la jurisprudencia aplican el desistimiento unilateral como principio general a supuestos no previstos ex lege , cuando se de relaciones duraderas o de tracto sucesivo, que carezcan de plazo de duración o éste se contemple como indefinido. Normalmente se prevé tal facultad en relaciones en las que existe un intuitu personae , o lo que es lo mismo, fundadas en la confianza que las partes se merecen recíprocamente, si ésta se frustra. Según recoge la STS de 9 de octubre de 1997 «[E]n estos supuestos de duración indeterminada las relaciones obligatorias creadas son válidas, pero conforme a nuestra tradición jurídica, doctrina científica y decir del Código Civil [... ] resulta que hay que admitir la imposibilidad de reputarlas perpetuas [...] por lo que le asiste a los contratantes facultad de liberación de las mismas, mediante su receso, producido por resolución unilateral, condicionada dentro de los parámetros de la buena fe, ya que las partes no deben permanecer indefinidamente vinculadas».

Ese condicionante a parámetros de la buena fe se encuentra estrechamente relacionado con la figura del preaviso, como término o plazo suspensivo de eficacia, para evitar una determinación por sorpresa de la relación, pudiendo la contraparte tomar medidas que protejan sus intereses.

«En este sentido la sentencia 130/2011, de 15 de marzo , reiterando la 1009/2005, de 16 de diciembre afirma que 'es, desde luego, innecesario el preaviso para resolver los contratos de duración indefinida, pero debe señalarse, como observa la, que, si bien ello es así sin embargo sucede que un ejercicio de la facultad resolutoria de una forma sorpresiva o inopinada, sin un margen de reacción en forma de un prudente preaviso, puede ser valorado como un ejercicio abusivo de derecho, o constitutiva de conducta desleal incursa en la mal a fe en el ejercicio de los derechos, que si bien no obsta a la extinción del vínculo, sí debe dar lugar a una indemnización cuando ocasione daños y perjuicios'.» Distinta de esa indemnización es la de los daños y perjuicios que puedan tener su origen en la frustración contractual que se causa con tal desistimiento.

La doctrina sienta que el derecho de la parte a la ruptura unilateral del contrato celebrado por tiempo indeterminado no contradice el artículo 1256 CC , y así lo ha reconocido la jurisprudencia ( STS de 11 de enero de 1984 y 19 de diciembre de 1985 ).

Finalmente, y por plantearlo así la recurrente en el desarrollo argumental del motivo, no empece lo expuesto el que el contrato, a juicio de la parte sea de colaboración en vez de arrendamiento de servicios, pues la sentencia 314/2004, de 13 de abril , en un contrato de colaboración que se otorgó por tiempo indefinido, admitió que conllevaba la rescisión unilateral libre, citando sentencias de esta Sala (26 de octubre de 1998 y 16 de diciembre de 1985 ) que impiden, salvo casos excepcionales, que no es el contemplado, la duración «a perpetuidad», «por ser opuesta a la naturaleza misma de la relación obligatoria, al constituir una limitación a la libertad que debe presidir la contratación, que merece ser calificada como atentatoria al orden jurídico».

El motivo se desestima. ' Así pues, a diferencia de lo declarado en la Sentencia de instancia, el contrato verbal de distribución en exclusiva puede extinguirse por desistimiento unilateral de una de las partes, en nuestro caso, del principal, JULIUS. Este desistimiento unilateral se exteriorizó mediante el burofax recibido por DOS-P el día 23 de octubre de 2013 (documento número 10 de la demanda) donde le comunicaba: '...de modo que en el futuro mi representada no desea seguir manteniendo ninguna relación comercial con su empresa. Consecuentemente, les requerimos para que se abstengan en el futuro de seguir utilizando la marca de Julius Blum GmbH en su tráfico comercial y de utilizar cualquier material protegido por derechos de propiedad industrial o comercial de Julius Blum Gmb. ' A idéntica conclusión ha llegado el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 19 de septiembre de 2013 (asunto C-661/11 ) cuando el titular de una marca que la explota conjuntamente con un tercero revoca su consentimiento para que ese tercero la siga utilizando: ' 61 Es cierto que, como lo confirma la remisión hecha por el sexto considerando de la Directiva 89/104 al Derecho nacional en materia de responsabilidad civil, un órgano jurisdiccional nacional puede condenar al titular de una marca a una sanción o a la reparación del perjuicio sufrido cuando comprueba que dicho titular ha revocado ilícitamente el consentimiento por el que permitía a un tercero hacer uso de signos idénticos a sus marcas. No obstante, como han observado el Gobierno polaco y la Comisión, al igual que el Abogado General en los puntos 78 a 83 de sus conclusiones, la comprobación de tal comportamiento no puede conducir a perpetuar, en virtud de una resolución judicial y por tiempo indefinido, la explotación compartida de dichas marcas cuando ya no existe voluntad común de las sociedades de que se trate para tal explotación.

62 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 5 de la Directiva 89/104 se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero. ' Si el contrato de distribución en exclusiva autorizaba a DOS-P a utilizar la marca de JULIUS y a anunciarse públicamente como su distribuidor oficial, una vez extinguido el contrato de distribución por desistimiento del principal, titular de la marca, el uso de la marca por el distribuidor ya no es consentido ni autorizado ni tampoco puede arrogarse a partir de ese momento la condición de distribuidor.

Significa que, después del desistimiento unilateral del contrato de distribución, el uso inconsentido de la marca por parte de DOS-P se opone a los derechos de exclusiva de la marca de la Unión de JULIUS 011695351 al amparo del artículo 9.1.a RMC y; de otro lado, tampoco puede invocar DOS-P en el límite del agotamiento de los derechos de marca porque renace el derecho de exclusiva de la marca según el artículo 13.2 RMC al anunciarse públicamente como distribuidor oficial cuando, en realidad, no lo es.

Así, la STJUE de 23 de febrero de 1999 (asunto C-63/97 ) declaró: ' 3) Los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104 no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos productos, a menos que se utilice la marca de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas. ' En conclusión, hemos de revocar la Sentencia de instancia en el sentido de declarar la infracción de los derechos de exclusiva de la marca de la Unión número 011695351 cuando anuncia DOS-P en su página web y en su publicidad que es 'distribuidor oficial' de esa marca y; consiguientemente, procede la condena de la demandada al cese inmediato del uso indebido de toda indicación de que es 'distribuidor oficial' de JULIUS tanto en su página web como en su publicidad, con apercibimiento de indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600,00.- €) diarios por cada día en que subsista la infracción.



CUARTO.- La segunda alegación del recurso se centra en la infracción del artículo 128 LPI porque la demandada, sin autorización de JULIUS, reproduce en su página web y en su material publicitario las fotografías de determinados productos cuyos derechos en exclusiva le pertenecen.

Esta pretensión fue desestimada en la Sentencia de instancia con el mismo argumento que en el caso anterior, esto es, como DOS-P seguía siendo distribuidor de JULIUS ningún obstáculo existía para que aquél reprodujera fotografías de productos de la actora en su publicidad y en su página web.

Una vez declarada la extinción del contrato de distribución por el mero desistimiento unilateral por parte de JULIUS, carece ya de justificación la demandada para seguir reproduciendo las fotografías cuyo derecho de exclusiva pertenece a la actora a la vista de la más documental aportada en el acto de la audiencia previa.

La reproducción de las fotografías de la actora no autorizada se comprueba con examinar la página web de la demandada (documento número 12 de la demanda) y el catálogo aportado como documento número 15 de la demanda.

La Sentencia de instancia declara que las fotografías carecerían en cualquier caso de altura creativa para ser protegidas en el ámbito de la LPI pero esta conclusión desconoce la protección más atenuada de las llamadas 'meras fotografías' en el artículo 128 LPI cuando las fotografías no pueden considerarse como 'obra protegida' según el Libro I de la misma Ley.

Así pues, procede revocar la Sentencia de instancia en el sentido de declarar que DOS-P ha infringido los derechos de exclusiva sobre las fotografías que se muestran en su página web y en el material publicitario y; consiguientemente, procede la condena de la demandada a cesar de inmediato en el uso indebido del material fotográfico perteneciente a la actora, debiendo retirarlo tanto de su página web como de su publicidad y abstenerse de realizar la actividad infractora en el futuro.

En conclusión, estimamos la impugnación de la Sentencia deducida por la actora, JULIUS.



QUINTO.- Alegaciones del recurso de apelación principal deducido por la demandada, DOS-P.

La primera alegación del recurso se centra en la improcedencia de la declaración de la infracción de las marcas de la actora por el hecho de que en las cajas con las que se comercializan los productos de la actora por parte de DOS-P en su establecimiento de Málaga se retiran los números de control y de identificación de los productos de su interior lo que impide comprobar los posibles defectos de calidad de los lotes o partidas.

Hemos de dar por cierto el modo habitual de proceder de la demandada: sin ser distribuidor oficial de JULIUS (hecho declarado probado al estimar la impugnación), vende en su establecimiento los productos de la actora cuando el cliente pide piezas de herraje de cocina que completan una caja (documentos números 7, 8 y 9 de la demanda y acta notarial aportada por la actora en el acto de la audiencia previa) de cuyo exterior se retiran las etiquetas que contienen el número de control y el código de identificación; no ha resultado probado si se utilizan estas cajas cuando el cliente solicita una cantidad de piezas inferior a las que caben en una de ellas.

La Sala confirma que esta conducta no está amparada en el límite del agotamiento de los derechos de las marcas de la actora porque de conformidad con el artículo 13.2 RMC la actora tiene motivos legítimos que justifican su oposición a la comercialización de sus productos en esas condiciones.

Los números de control y los códigos de identificación cumplen una función importante para la actora y es poder conocer, ante cualquier defecto del producto, cuál es la partida o lote que resulta afectado. La supresión deliberada y consciente de ese número de control por parte de la demandada perjudica la función de mantenimiento de la calidad de los productos de la actora después de su venta en beneficio de sus clientes, control de la calidad que está asociado a la marca.



SEXTO.- La siguiente alegación del recurso se dirige a impugnar el pronunciamiento declarativo de la realización de los actos de competencia desleal imputados a la demandada a la vista de la queja remitida por un cliente por correo electrónico (documento número 17 de la demanda) que la Sentencia de instancia subsume en el tipo del artículo 5 LCD .

En principio, el contenido del mensaje remitido por el cliente, cuya autenticidad no fue impugnada en el acto de la audiencia previa, difícilmente puede subsumirse en alguno de los ilícitos concurrenciales porque no viene más que a poner de manifiesto la queja de un cliente dirigida a la empresa principal por el deficiente servicio prestado por la empresa demandada, a quien creía distribuidor.

En cualquier caso, el examen de esta alegación viene condicionado por la estimación de la impugnación al declarar la infracción de las marcas de la actora al arrogarse la demandada en su página web y en su publicidad (catálogo y calendario publicitario) la condición de distribuidor oficial de los productos de JULIUS.

La queja del cliente se encabeza con el siguiente texto: 'Estamos instalando una cocina de diseño muy especial y cuando fuimos a vuestro distribuidor Blum en Málaga Dos-P, comenzaron los inconvenientes....', es decir, la queja se basa en el deficiente servicio prestado por quien se atribuye la condición de distribuidor de la actora.

La doctrina jurisprudencial sobre la concurrencia de las normas protectoras de la marca y de la competencia desleal ha venido consolidándose con el tiempo mediante el establecimiento del criterio de la llamada complementariedad relativa y, así, la reciente STS de 15 de septiembre de 2017 viene a compendiarla en los siguientes términos: ' 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa» ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : «[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez». ' En nuestro caso, la infracción marcaria consistente en comercializar productos del actor arrogándose la condición de distribuidor oficial ya agota todo el desvalor de la conducta que revela la queja del cliente, por lo que no procede duplicar la sanción de esa conducta con la aplicación de la LCD.

En conclusión, hemos de estimar esta alegación del recurso y dejar sin efecto el pronunciamiento declarativo de la realización por la demandada de actos de competencia desleal.

SÉPTIMO.- La tercera alegación del recurso de apelación principal impugna el pronunciamiento condenatorio a la indemnización de daños y perjuicios por varios motivos que pasamos a analizar.

Hemos de descartar que no proceda la indemnización por inexistencia de la infracción cuando ya hemos declarado la infracción marcaria.

De otro lado, es cierto que la aplicación del criterio indemnizatorio de los 'beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación' previsto en el artículo 43.2.a) LM 'con los productos de origen empresarial de Julius Blum GmbH, cuyas etiquetas identificativas son alteradas por la demandada' es de imposible ejecución práctica porque, ya hemos dicho más arriba, que algunos productos podían venderse a los clientes sin las cajas que carecían de los números o códigos de control cuando el número de piezas solicitadas por el cliente era inferior al que admitía el volumen de una de las cajas.

Ante esta imposibilidad práctica, debe estarse al criterio indemnizatorio subsidiario contenido en la súplica de la demanda: 'En todo caso, la demandada deberá pagar el 1% de la cifra de negocios realizada con los citados productos...' que está basado en el artículo 43.5 LM . Esta indemnización comprenderá todos los productos identificados con la marca de la actora vendidos por la demandada en el ejercicio de su actividad infractora al arrogarse la condición de distribuidor oficial.

Así pues, el pronunciamiento condenatorio a la indemnización de los daños y perjuicios se determinará en ejecución de Sentencia y comprenderá el 1% de la cifra de negocios ( artículo 35.2.II del Código de comercio ) realizada por DOS-P con la venta de los productos identificados con las marcas de la actora desde el día 23 de octubre de 2013 (fecha en que le fue comunicado el cese de su condición de distribuidor de la actora) hasta el cese de la actividad infractora.

OCTAVO.- La última alegación del recurso de apelación sobre la improcedencia de la condena al pago de las costas porque no se ha producido una estimación sustancial de la demanda sino, a lo sumo, una estimación parcial, no puede prosperar porque: i) se han acogido las pretensiones declarativas de la infracción de las marcas de la actora y del derecho de exclusiva sobre sus fotografías; solo se ha rechazado la declaración de la realización de actos de competencia desleal porque se ha considerado absorbida en la declaración de la infracción marcaria.

ii) se han acogido casi todas las pretensiones de condena incluidas en la súplica de la demanda, incluida la indemnizatoria porque se ha estimado la petición subsidiaria; sólo se ha rechazado la petición de condena a la publicación de la Sentencia que podemos considerar accesoria y de nivel secundario.

Así pues, hemos de confirmar el pronunciamiento que impone a la demandada las costas causadas en la instancia.

NOVENO.- Costas causadas en esta alzada.

Al haberse estimado en parte el recurso de apelación principal y al acogerse en su integridad la impugnación no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada según prevé el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

DÉCIMO.- Destino de los depósitos constituidos para la interposición del recurso y de la impugnación.

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda la devolución del depósito constituido por la apelante y por la impugnante al haberse estimado en alguna parte sus respectivas alegaciones.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con estimación parcial del recurso de apelación principal deducido por DOS-P INDUSTRIAS DEL HERRAJE, S.L. y con estimación de la impugnación deducida por JULIUS BLUM GmbH, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 2, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, 1) con estimación sustancial de la demanda promovida por la Procuradora Doña María del Mar López Fanega, en nombre y representación de JULIUS BLUM GmbH, contra DOS-P INDUSTRIAS DEL HERRAJE, S.L., a) debemos declarar y declaramos que JULIUS BLUM GmbH ostenta derechos exclusivos para la utilización de las marcas de la Unión números 011695351, 007014053, 002332435 y 005391784; b) debemos declarar y declaramos que la demandada ha infringido los derechos de exclusiva de las marcas de la Unión de la actora debido a la eliminación de los números identificativos de las etiquetas utilizadas por JULIUS BLUM GmbH; c) debemos declarar y declaramos que la demandada ha infringido los derechos de exclusiva sobre la marca de la Unión número 011695351 mediante el anuncio en su página web y en su publicidad como distribuidor oficial de la referida marca; d) debemos declarar y declaramos que la demandada ha infringido los derechos de exclusiva sobre las fotografías que se muestran en su página web y en el material publicitario; e) debemos de condenar y condenamos a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones; f) debemos de condenar y condenamos a la demandada a cesar de inmediato en el uso indebido de la marca 'BLUM' sin la previa autorización por escrito de JULIUS BLUM GmbH retirando toda indicación de que es 'distribuidor oficial' de la actora tanto en su página web como en su publicidad, con apercibimiento de indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600,00.- €) diarios, absteniéndose de realizar la conducta infractora en el futuro; g) debemos de condenar y condenamos a la demandada a cesar de inmediato en la comercialización, venta y distribución de los productos de origen empresarial de JULIUS BLUM GmbH cuyos números identificativos hayan sido eliminados, con apercibimiento de indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600,00.- €), diarios, absteniéndose de realizar la conducta infractora en el futuro; h) debemos de condenar y condenamos a la demandada a cesar de inmediato en el uso indebido de material fotográfico del que la actora es titular, retirando dicho material tanto de su página web como de su publicidad, debiendo abstenerse de realizar la actividad infractora en el futuro; i) debemos de condenar y condenamos a la demandada a que indemnice a la actora en: i) la cantidad que se determinará en ejecución de Sentencia que comprenderá el 1% de la cifra de negocios según el artículo 35.2.II del Código de comercio realizada por la demandada con la venta de los productos identificados con las marcas de la actora desde el día 23 de octubre de 2013 hasta el cese de la actividad infractora; ii) TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (338,81.- €) en concepto de los costes de la investigación y gestión prejudicial; j) debemos de condenar y condenamos a la demandada al pago de las costas causadas en la instancia.

2) No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada.

3) Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos para la interposición del recurso y de la impugnación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-