Sentencia CIVIL Nº 386/2021, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 8, Rec 116/2019 de 25 de Junio de 2021

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549468

FAX: 935549568

E-MAIL: mercantil8.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120198001345

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 116/2019 -F

Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 4171000004011619

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Concepto: 4171000004011619

Parte demandante: SURTI & BAR VALLÉS, S.L.

Procurador/a: Joan Josep Cucala Puig

Abogado/a: Pilar Gaspar Caro Parte demandada: SURTI & BAR BARCELONA, S.L.

Procurador/a: Marta Navarro Roset

Abogado/a: David Carrau Guitart

S E N T E N C I A núm. 386/2021

En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno.

SSª. Ilma. D. Roberto Niño Estébanez, Magistrado-Juez del juzgado de lo mercantil núm. 8 de Barcelona, ha conocido en la primera instancia del orden jurisdiccional civil, con audiencia oral y pública, el procedimiento de juicio ordinario núm. 116/2019-F, sobre derechos marcarios y competencia desleal, en el que han intervenido, con la postulación procesal arriba referenciada, como parte demandante la sociedad de capital 'SURTI & BAR VALLÉS, S.L.'; y como parte demandada la sociedad de capital 'SURTI & BAR BARCELONA, S.L.'.

Antecedentes

PRIMERO.- La sociedad mercantil 'SURTI & BAR VALLÉS, S.L.' ha Interpuesto demanda de juicio ordinario contra la sociedad mercantil 'SURTI & BAR BARCELONA, S.L.' en la que ha deducido pretensiones materiales amparadas en la legislación marcaria y de competencia desleal; y en la que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, concluía solicitando que

'(...) SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentada esta demanda junto con sus documentos, se sirva admitirla y tenerme por personada y parte en la representación que ostento y por formulada demanda de JUICIO ORDINARIO sobre infracción de marca y subsidiaria reclamación por competencia desleal contra la entidad SURTI & BAR BARCELONA, S.L., a quien deberá dársele traslado de la misma y documentos para que dentro del plazo legal pueda contestarla si así le conviniera, y previos los trámites legales se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:

Que DECLARE que el uso realizado por la demandada del término 'SURTI & BAR' y los signos distintivos asociados constituye una violación de los derechos marcarios que ostenta SURTI & BAR VALLÈS, S.L. sobre el registro de marca española nº 2.755.761 y el registro de nombre comercial nº 0.272.307.

Y, EN CONSECUENCIA, QUE SE CONDENE A LA DEMANDADA A:

1.- Estar y pasar por el anterior pronunciamiento.

2.- Cesar y abstenerse en el futuro de los actos de violación de los derechos marcarios de SURTI & BAR VALLÈS, S.L. sobre el registro de marca española nº 1238820 y el registro de nombre comercial nº 0.272.307.

3.- Adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular:

(i) a cesar cualquier uso de la denominación y el registro de nombre comercial nº 0386795 y la eliminación de los perfiles y contenido de las páginas web que utilicen la citada denominación o similar, a cesar cualquier uso de la denominación y el registro de nombre comercial nº 0.272.307 y de la marca española 2.755.761.

(ii) a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y a destruirlos a costa de la demandada.

(iii) a eliminar totalmente la rotulación de los vehículos de la empresa destinados a identificar tales vehículos con la marca y nombre registrado, en particular las bandas idénticas alrededor de los mismos por su vistosidad y mayor capacidad de generar confusión.

4.- Indemnizar a SURTI & VALLES, S.L. por los daños y perjuicios sufridos desde la fecha del requerimiento remitido por burofax notarial, 27 de septiembre de 2018. De conformidad con el artículo art. 43.2 de la LM, para fijar la indemnización por daños y perjuicios mi representada opta por el criterio contenido en el punto a) del citado artículo, esto es, las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, cuya cuantificación se habrá que determinar en el periodo probatorio, teniendo esta parte, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios obtenida por la demandada con la comercialización de los artículos objeto de la litis, cantidad a la que expresamente nos acogemos según dispone el artículo 43.5 de la LM, en el caso de que esta parte, en la fase probatoria del presente procedimiento, no consiguiera probar que se le han ocasionado daños y perjuicios superiores.

5.- Pagar los gastos de investigación incurridos por mi mandante para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial y que ascienden a 2.783 Euros, de conformidad con el artículo 43.1 de la LM.

6.- Pagar una indemnización por cuantía no inferior a 600 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca una cesación efectiva en la vulneración de la marca protegida, de conformidad al artículo 44 de la LM.

7.- Publicar la sentencia en un periódico de difusión nacional a costa de la demandada.

8.- Pagar las costas del procedimiento, así como los intereses legales pertinentes.

Con carácter subsidiario y para el improbable caso de que la demanda no resultase estimada en los términos anteriores, SUPLICO AL TRIBUNAL que tenga por presentado este escrito con los documentos acompañados y copias simples, lo admita, teniéndome por personado y parte en la representación acreditada de SURTI & BAR VALLÈS, S.L. y, por formulada la demanda en materia de competencia desleal por actos de confusión, denigración e inducción a la infracción contractual, acordando que se sustancie por los trámites del juicio ordinario, dictándose en su día, por el tribunal, previa la pertinente tramitación, sentencia por la que:

Primero: Declare que la demandada SURTI & BAR BARCELONA, S.L. ha cometido un acto o conjunto de actos de competencia desleal.

Segundo: Condene a la demandada a cesar en la práctica de tales actos y evitar su prosecución, en particular:

1. a cesar cualquier uso de la denominación y el registro de nombre comercial nº 0386795 ordenado y la eliminación de los perfiles y contenido de las páginas web que utilicen la citada denominación o similar a cesar cualquier uso de la denominación y el registro de nombre comercial nº 0.272.307 como de la marca nacional española nº 1238820.

2. a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la competencia desleal y confusión a terceros, y a destruirlos a costa de la demandada.

3. a eliminar absolutamente la rotulación de los vehículos de la empresa destinados a identificar tales vehículos con la marca y nombre registrado por la actora, en particular las bandas idénticas alrededor de los mismos.

4. a cesar en los actos de inducción a la infracción contractual en trabajadores y clientes relacionados con la actora.

5. a cesar en los actos de denigración sobre la empresa de la actora.

Tercero: Indemnizar a SURTI&VALLÈS, S.L. por los daños y perjuicios sufridos desde la fecha del requerimiento remitido por burofax notarial, 27 de septiembre de 2018.

Cuarto: Condene a la compañía demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

Quinto: Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada (...)'.

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite y la parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, mediante la que se opuso expresamente a la totalidad de las pretensiones materiales deducidas en su contra en este juicio y solicitó la desestimación de la demanda y la imposición de las costas procesales a la parte demandante. La audiencia previa tuvo lugar en fechas de veintisiete de noviembre y dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. El acto del juicio oral tuvo lugar el pasado cuatro de mayo.

TERCERO.- En la presente sentencia se han empleado las siguientes siglas:

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LM, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

STS, sentencia del Tribunal Supremo.

ATS, auto del Tribunal Supremo.

SAP, sentencia de Audiencia Provincial.

STJUE, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

núm., número.

Secc., sección.

Fundamentos

PRIMERO.- Resumen de hechos relevantes

Los hechos más relevantes para contextualizar la presente controversia se pueden resumir como sigue:

- La sociedad demandante, 'SURTI & BAR VALLÉS, S.L.', es una sociedad mercantil de nacionalidad española, con domicilio social en Sabadell, constituida por tiempo indefinido en fecha de 15-1-2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Su administrador único es, desde el día 23-12-2015, D. Ceferino y tiene por objeto social la distribución y comercio de productos alimenticios destinados principalmente a bares, cafeterías y restaurantes.

- La sociedad demandada, 'SURTI & BAR BARCELONA, S.L.' es una sociedad mercantil de nacionalidad española, constituida por tiempo indefinido en fecha de 16-12-2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene por objeto social la distribución y comercio al por mayor y por menor de productos alimenticios. Su administrador único es D. Emiliano desde el día 23-12-2015.

- La sociedad demandante es titular registral de la marca española mixta núm. 2.755.761, 'SURTI & BAR', registrada para las clases 29 (carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidos; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles), 30 (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo); y 31 (productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos; no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta). Una copia del título de la renovación de esta marca obra al documento núm. 3 de la demanda. Su representación gráfica es la que sigue:

- La sociedad demandante es titular registral del nombre comercial mixto núm. 0.272.307, registrado para la clase 35 (publicidad. gestión de negocios comerciales. administración comercial. trabajos de oficina). Una copia del título de renovación del mismo obra al documento núm. 4 de la demanda. Su representación gráfica es la que sigue:

- La sociedad demandada es titular registral del nombre comercial mixto 'SBB' núm. 386.974, solicitado el 3-7-2018 y concedido el día 23-1-2019, registrado para la clase 32 (bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas; granizados) y con reivindicación de los colores azul y amarillo. Es asimismo titular registral del nombre comercial mixto 'SBB', núm. 387.011, solicitado el día 4-7-2018 y concedido el día 7-2-2019, con reivindicación de los colores azul y amarillo. Registrado para las clases 29, 30 y 31 -antes descritas-. La representación gráfica de ambos nombres comerciales -en el procedimiento sólo constan en blanco y negro- es la que sigue:

- La sociedad demandada es también titular registral del nombre comercial núm. 386.975, solicitado en fecha de 3-7-2018 y concedido el día 25-2-2019. Con reivindicación de colores azul, amarillo y naranja. Registrado para la clase 32 -antes descrita-. Su representación gráfica es la que sigue:

- En fecha de 5 de junio de 2018, la sociedad demandante, representada por D. Ceferino, y la sociedad demandada, representada por D. Emiliano, suscribieron en documento privado un contrato con arreglo al cual (documento núm. 2 de la demanda), entre otras cosas, se acordó, con efectos desde la fecha de 12 de septiembre de 2018: la resolución de la cesión de uso de la marca y nombre comerciales de la demandante, antes referidos, que existió hasta este momento a favor de la demandada, la cual, desde la referida fecha, debía abstenerse de utilizar en toda su actividad empresarial los signos distintivos de la demandante, incluido el dominio de internet surtibar.com y las direcciones de correo electrónico asociadas al mismo; y que ambas compañías podrían desarrollar su objeto social sin limitación territorial alguna; y hasta el día 11-9-2018 la demandada podía seguir distribuyendo sus productos con los signos distintivos de la demandante dentro de la demarcación territorial que hasta esta fecha tenía asignada.

SEDUNDO.- Objeto del juicio

2.1 La demandante ejercita con carácter principal, de forma acumulada, diversas acciones marcarias que podemos enunciar de la siguiente forma: (i) una acción declarativa de su exclusivo derecho marcario -como manifestación de su derecho de prohibición- ( art. 34 LM), también entendida como 'acción de infracción marcaria'; (ii) una acción de cesación del comportamiento infractor, que lleva anudada una petición de indemnización coercitiva del artículo 44 LM y una petición de retirada de cualquier referencia pública a la marca infractora; (iii) una acción indemnizatoria de daños y perjuicios; y (iv) una acción informativa o de publicación de la sentencia (en su caso) estimatoria de la demanda. Con carácter subsidiario ejercita acciones de competencia desleal que fundamenta jurídicamente en, entre otros, los artículos 6, 9 y 14 de la Ley de competencia desleal.

2.2 La demandante sostiene, en resumida síntesis, que la demandada habría incumplido el referido contrato de 5 de junio de 2018 y habría infringido sus derechos marcarios al haber seguido utilizando, para la distribución de sus productos, los signos distintivos de la demandante, a lo que anuda la presunta realización por la demandada de diversos ilícitos anti concurrenciales. La demandada se ha opuesto expresamente a la totalidad de las pretensiones materiales que se han deducido en este juicio en su contra y ha alegado en su descargo, también en síntesis, que inmediatamente después de la firma del contrato de 5 de junio de 2018, que entiende sí ha respetado, solicitó el registro de tres nombres comerciales, que le fueron concedidos, y encargó la realización de diversos elementos distintivos -como tarjetas, rotulación de los vehículos, indumentaria profesional y catálogos- para diferenciarse empresarialmente de la demandante. Ha negado asimismo cualquier acto de aprovechamiento indebido de la reputación de la demandante o cualquier acto de denigración anticompetitiva.

2.3 Para concluir este primer fundamento jurídico debemos referirnos sucintamente a la prejudicialidad penal que fue opuesta por la demandada en su escrito de contestación a la demanda. Esta cuestión ya fue resulta oralmente en sentido desestimatorio en la segunda sesión de la audiencia previa celebrada en fecha de 18-12-2019 y a dicha resolución oral se aquietó la demandada que no formuló recurso de reposición ni protesta ( art 41.1LEC). Tampoco se refirió la demandada a esta cuestión en el acto del juicio oral. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 207.4LEC, queremos añadir aquí que no apreciamos la concurrencia de ninguno de los requisitos determinantes de la suspensión a que se refiere el artículo 40.2LEC, que además son acumulativos, esto es: no apreciamos que los hechos denunciados por la demandada contra la demandante, que dieron lugar a la incoación del procedimiento de diligencias previas de procedimiento abreviado núm. 62/2019 del juzgado de instrucción núm. 3 de Cerdanyola del Vallés constituyan el fundamento de las pretensiones materiales deducidas en la demanda, ni apreciamos que la decisión que se adopte en su caso en la jurisdicción penal pueda tener una influencia decisiva para la resolución del presente juicio mercantil. Sea como fuere no nos ha pasado desapercibido el informe emitido por la Fiscalía Provincial de Barcelona en dicha investigación penal, que fue aportado al presente juicio, de 2 de octubre de 2019, cuyo último párrafo se refiere a una '(...) posible existencia de móviles espurios en la interposición de la presente querella al haberse tenido conocimiento de que el querellado había interpuesto demanda de juicio ordinario contra el querellante de forma previa al presente procedimiento, siendo que se solicitó la suspensión de dicho procedimiento por prejudicialidad penal (...)'. Sobre este punto basta añadir que la demanda de la que trae causa la incoación de este juicio fue registrada formalmente en fecha de 16-1-2019, la demandada fue emplazada en fecha de 13-2-2019 y la querella fue interpuesta por la demandada en fecha de 19-2-2019.

TERCERO.- Acciones marcarias

3.1 La primera acción marcaria, que lo es también principal, que ejercita la demandante, es la de infracción, como manifestación del exclusivo derecho de prohibición que le confiere el registro de la marca. Como antes hemos indicado la demandante es legítima titular registral de la marca española mixta núm. 2.755.761, 'SURTI & BAR' y del nombre comercial mixto núm. 0.272.307.

3.2 Establece el artículo 34 LM en la redacción que consideramos aplicable al presente caso que:

'1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada 'notoriamente conocida' en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2'.

3.3 Como nos enseña la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 191/2017, de 5 de mayo, FJ 4º (rollo de apelación núm. 675/2015; declarada firme por ATS, Sala de lo Civil, de 26 de junio de 2019; recurso núm. 2622/2017), los presupuestos para apreciar la existencia de riesgo de confusión con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM son los mismos que exige la acción por infracción marcaria del artículo 34.2 LM, es decir: (i) identidad o similitud de los productos o servicios; (ii) identidad o similitud de los signos en liza; y (iii) riesgo de confusión.

El riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que tales marcas designen. Son requisitos acumulativos (STGUE de 1 de diciembre de 2016, Cotización de trabajadores agrarios por cuenta ajena durante períodos de actividad año 2021/2015). Por tal motivo, antes de realizar el juicio de confusión debemos examinar la concurrencia de la semejanza o identidad entre los productos o servicios y entre los signos.

3.4 Sentado todo lo anterior, en primer lugar debemos tratar de identificar los concretos actos de infracción marcaria que la demandante atribuye a la demandada. A nuestro juicio los podemos agrupar en dos categorías: (i) el registro y uso de los tres nombres comerciales de la demandada, que fueron solicitados después del contrato suscrito entras las litigantes en fecha de 5 de junio de 2018; y (ii) los hechos que fueron objeto de investigación por la agencia de investigación privada 'COSMOPOLITAN DETECTIVES, S.L.' durante los días 15 y 16 de octubre de 2018, a instancia de la demandante.

3.5 Por lo que se refiere a la semejanza o identidad entre los signos en liza, como antes indicamos, la representación gráfica de los signos distintivos registrados de las litigantes es la siguiente:

El análisis comparativo del elemento gráfico o figurativo de los signos de las litigantes revela con facilidad la ausencia de identidad o similitud entre ellos. En cuanto al elemento denominativo sólo hay coincidencia de la palabra 'SURTI' en el tercero de los nombres comerciales de la demandada, y la fuerza distintiva de esta palabra estaría a lo más en un plano de igualdad con la palabra 'GRANIZADOS', que creemos es el elemento denominativo más destacado en cuanto que identifica un tipo de producto y es la primera palabra en el conjunto de la denominación. Respecto del elemento figurativo en los dos primeros nombres comerciales mixtos registrados de la demandada no hay similitud alguna dado que es un diseño de fantasía que fonéticamente se pronunciaría 'esebebe' en el que una letra 'B' mayúscula del revés va seguida de una letra 'B' mayúscula en sentido normal y ambas a su vez están atravesadas por una letra 'S' mayúscula, estando todas las letras dentro de dos paréntesis abiertos. Y respecto del tercer nombre comercial de la demandada la única similitud vendría determinada por la inclusión de la palabra 'SURTI', siendo todos los demás aspectos gráficos diferentes. Es cierto que existe una semejanza aplicativa de grado medio en la medida en que ambas empresas, que en el pasado mantuvieron estrechos vínculos comerciales y personales, desarrollan el mismo objeto social, consistente en la distribución de productos alimenticios a bares, restaurantes y cafeterías. Pero esta semejanza aplicativa no es suficiente, a nuestro juicio, para apreciar riesgo de confusión, dado el débil grado de semejanza -visual, fonética y conceptual- de los signos en liza.

3.6 Tampoco hemos podido apreciar ningún acto de infracción de los derechos marcarios de la demandante atribuibles a la demandada en la investigación desarrollada por el despacho de investigación privada 'COSMPOLITAN DETECTIVES, S.L.', que realizó una investigación a instancia de la demandante. En esta investigación el factor temporal es muy relevante, pues la investigación fue realizada durante los días 15 y 16 de octubre de 2018, es decir, cuando apenas había transcurrido un mes desde comenzara la eficacia del contrato de 5 de junio de 2018 (con efectos desde el día 12 de septiembre de 2018), y por tanto no cabe descartar racionalmente que aún hubiera elementos distintivos (como bandejas y expositores de cartón) de la demandante en los establecimientos que fueron objeto de investigación, amén de no haber resultado probados que dichos elementos hayan sido entregados o dispuestos por la demandada. Otro tanto resulta predicable del presunto uso ilícito por la demandada del catálogo de productos de la demandante. Por el contrario, creemos que el comportamiento observado por la demandada desde la firma del contrato de 5 de junio de 2018 ha estado precisamente dirigido a evitar ser confundida con la demandante y con los signos distintivos de ésta, y, así, en particular, los documentos 3 a 19 del escrito de contestación a la demanda, cuya autenticidad no fue impugnada por la demandante ( arts. 319.1 y 326.1LEC), que además son temporalmente congruentes, prueban de modo suficiente el esfuerzo realizado por la demandada para diseñar todo un conjunto de nuevos elementos distintivos de la compañía, incluyendo la creación de un nuevo logotipo, expositores, rotulación de furgonetas -que sintomáticamente aparece el informe de investigación privada de la demandante, documento núm. 8 de la demanda-, nuevos diseños de cajas de galletas y vinos, etiquetas, talonarios, tarjetas de visita, latas de aceitunas, cajas de azúcar y de tartas, un nuevo catálogo de productos -que por su fisionomía y colores no guarda relación alguna con el de la demandante-, nuevo diseño de albaranes y nuevo vestuario para los empleados de la demandada. Por último creemos igualmente relevante que los signos distintivos de las litigantes están principalmente orientados a ser identificados por profesionales de la hostelería respecto de los que prima el aspecto de la relación personal con los comerciales que distribuyen los productos, por lo que la función marcaria clásica, dirigida a facilitar al consumidor medio la identificación en el mercado del origen empresarial de un producto o servicio debe ser contextualizada en el marco de relaciones entre profesionales.

3.7 Es por lo que venimos de exponer por lo que, no habiéndose constatado la existencia de actos de infracción de los derechos marcarios de la demandante atribuibles a la demandada, y no habiéndose ejercitado por la demandante ninguna acción de nulidad marcaria, procede la desestimación de la totalidad de las acciones marcarias ejercitadas en la demanda.

CUARTO.- Acciones de competencia desleal

4.1 Por lo que se refiere a las acciones de competencia desleal que también ejercita la parte demandante, frente a presunto ilícitos anti concurrenciales cometidos por las demandada, en la actualidad resulta pacíficamente admitido, tanto en la jurisdicción como en la doctrina científica, el principio de complementariedad relativa entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc.) y la normativa represora de la competencia desleal. Atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la ley de competencia desleal, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad, etc.), la Ley de competencia desleal tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial. La Ley de competencia desleal no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala que es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal, según la cual la Ley de competencia desleal puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva.

4.2 Por ello, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Sólo donde no alcance la primera, podrá actuar la segunda. Así se pronuncia la STS, Sala 1ª, núm. 586/2012, 17 de octubre. La STS, Sala 1ª, núm. 95/2014, de 11 de marzo, matiza las expresiones de esta última resolución en el sentido siguiente:

- Mantiene el principio de complementariedad relativa.

- Recuerda la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas. La ley de marcas protege el derecho sobre un bien inmaterial, normalmente, previo a su registro. De igual modo, la protección lo es tal como está registrado, no tal como es usado.

- La Ley de competencia desleal tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado. Su destinatario no es el titular de la marca sino todos los que participan en el mercado.

- La infracción de los derechos marcarios no constituye un acto de competencia desleal. Tampoco puede afirmarse, sin más, que el hecho de que exista un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares, impide el conocimiento a través de la Ley de competencia desleal.

- Establece que no puede acudirse a la Ley de competencia desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la normativa de marcas.

- Procede la aplicación de la Ley de competencia desleal a las conductas relacionadas con la explotación del signo que presente una faceta o dimensión anti concurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.

- Como conclusión, la aplicación complementaria no puede entrañar una contracción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. No cabe por esta vía, generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido.

- La procedencia de aplicar una u otra legislación o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y cual su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o de ambas a la vez.

En igual sentido se pronuncia la más reciente STS, Sala de lo Civil, núm. 94/2017, de 15 de febrero (recurso núm. 1475/2014), que con cita de otras muchas anteriores de la misma Sala concluye en el fundamento jurídico sexto in fine que:

'(...) Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria'.

4.3 En el caso presente los hechos controvertidos objeto de este juicio sí están dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Marcas. Tales hechos, en que se fundamentan todas las acciones ejercitadas por la parte demandante, son los mismos y por lo tanto el examen de la licitud del componente fáctico esencial desde la perspectiva de la normativa marcaria permite formular un juicio de equivalencia en cuanto a su licitud desde la óptica de la legislación de competencia desleal. No resulta procedente, por tanto, aplicar la Ley de competencia desleal para enjuiciar unos hechos que se hallan plenamente comprendidos en la esfera de la LM y que además superan el control que es propio de ésta. En definitiva, no podemos analizar -y además deviene innecesario- la acción de competencia desleal ejercitada por la parte demandante, pues los presuntos actos infractores que aquí nos ocupan no presentan facetas de desvalor o efectos anti concurrenciales distintos de los ya considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

QUINTO.- Costas procesales de primera instancia

5.1 La íntegra desestimación de las pretensiones materiales deducidas en la demanda determina que las costas procesales de primera instancia se hayan de imponer expresamente a la parte demandante.

Fallo

DESESTIMO las pretensiones materiales deducidas en la demanda interpuesta por la sociedad mercantil 'SURTI & BAR VALLÉS, S.L.'.

Las costas procesales de la primera instancia de este juicio se imponen expresamente a la parte demandante.

Notifíquese la presente sentencia haciéndose saber que la misma no es firme en Derecho y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en el plazo de veinte días hábiles, previa constitución y pago de las tasas y depósitos que en su caso resulten legalmente exigibles.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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